7 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso: 52-1P-2016 Asunto 8 Interpretación Prejudicial Consultante B Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante E 2014-00015 Referencia E Marcas involucradas COLOSAL (mixta) y COLOSAL (mixta) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0209 del 27 de enero de 2016, recibido vía correo electrónico el 28 de enero de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136, del Artículo 148, del Artículo 150, del Literal a) del Artículo 155 y del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2014-00015; y, El Auto del 15 de marzo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante 5 Jorge Enrique Delgado Duarte 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Proceso 52-1P-2016 Demandado 8 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Tercero Interesado: Julio Enrique Botero Gómez Hechos relevantes. El 25 de abril de 2011, Julio Enrique Botero Gómez (en adelante, el señor Botero) presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) una solicitud de registro del signo COLOSAL (mixta) para distinguir productos de la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza!.
El extracto de la solicitud fue publicado el 20 de junio de 2011 en la Gaceta de Propiedad Industrial N* 629, Mediante Resolución 53173 del 29 de septiembre de 2011, la SIC concedió el registro del signo solicitada. Jorge Enrique Delgado Duarte (en adelante, el señor Delgado) presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de anular la Resolución 53173 del 29 de septiembre de 2011, aduciendo que la marca COLOSAL (mixta) ya estaba registrada a su favor en la misma Clase 30 y su renovación se encontraba aún en trámite.
Colosal Mediante Auto de fecha 28 de abril de 2014 la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda, Clase 30: café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales. 2 2.6. 2.7. 3.2. 3.3. 3,4, 3.5. 4.2. Proceso 52-1P-2016 ordenó notificar a la SIC, al Procurador Delegado para la Conciliación Administrativa y al tercero interesado el señor Botero.
El 24 de julio de 2014, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda. Mediante Auto del 7 de abril de 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. Argumentos de la demanda del señor Delgado.
La SIC no aplicó o aplicó indebidamente el Literal a) del Artículo 136 y el Artículo 150 de la Decisión 486, al no haber realizado el examen de registrabilidad. Las marcas en conflicto son exactamente iguales y amparan el mismo género de productos. Permitir el registro de una marca confundible con una marca ya registrada afecta simultáneamente los derechos del empresario y de los consumidores.
La SIC debió tener en cuenta, de oficio, la existencia y previo registro de la marca COLOSAL. El examen de registrabilidad es obligatorio y debe llevarse a cabo aún si no se hubiesen presentado oposiciones contra la solicitud. Argumentos de la contestación de la SIC. La SIC no violó la normativa andina pues los actos acusados fueron expedidos por la autoridad competente observando los trámites y formalidades exigidas en la ley y con el único fin de mantener el orden jurídico.
No se evidencia ningún error que ponga en tela de juicio la legalidad de los actos acusados. Los actos administrativos acusados fueron expedidos como resultado de un análisis serio e imparcial de la registrabilidad de la marca solicitada.. Durante el procedimiento administrativo se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa de los posibles terceros que vieran afectados sus derechos con la solicitud elevada por el señor Botero.
No se presentaron oposiciones a la solicitud de registro de marca. 44. 4,5. 4.6. 4.7. Proceso 52-1P-2016 En cuanto al signo solicitado por el señor Botero, el elemento gráfico consiste en un tipo de letra particular de la cual se desprenden rayos y dos monedas, en cuanto a los colores utilizados las letras de la expresión “COLOSAL"” se encuentran escritas en color gris y su primera “O” se encuentra debajo del pie de un muñeco que al parecer se encuentra saltando que tiene como fondo una hoja, la expresión “COMERCIALIZADORA” está escrita con un color negro, y la expresión “mayorista en calidad” se encuentra en la parte de abajo de la expresión “COLOSAL”.
Ahora bien, en cuanto a la marca sustento de la demanda del señor Delgado, la marca "COLOSAL” se observa que su elemento figurativo y el tipo de letra utilizado es particular y totalmente diferente a la marca de la cual se pretende la declaratoria de nulidad en cuanto a su parte figurativa, en la parte posterior se denotan unas líneas que dan la impresión de ser unas montañas, en cuanto a la expresión “CAFÉ” se entiende que será el producto que se pretende comercializar con la utilización de la marca.
Los signos confrontados permitirán al consumidor diferenciar quién es el productor de cada uno de los productos, en razón a que cuentan con elementos conceptuales suficientes para desvirtuar cualquier posibilidad de riesgo de asociación. El criterio conceptual hace que una marca registrada se fije con más fuerza sin que se asocie con una denominación carente de contenido.
El criterio conceptual es un criterio primario de comparación de los signos debido a que el significado de las palabras puede ser un elemento lo suficiente diferenciador. Argumentos de la contestación del señor Botero No consta en el expediente que el tercero interesado haya contestado la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículo 136, Artículo 148, Artículo 150, Literal a) del Artículo 155 y Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.2 m Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de lercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o 4 Proceso 52-1P-2016 Procede la Interpretación Prejudicial del Literal a) del Artículos 136, del Artículo 150 y del Artículo 172 de la Decisión 486.
No procede la interpretación del Artículo 148, toda vez que en el presente caso no se presentaron oposiciones al registro. Tampoco procede la interpretación del Articulo 155, ya que el mismo versa sobre las acciones por infracción y el presente proceso sobre una acción de nulidad de registro marca. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca.
Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (.J” “Artículo 148.- Si se hubiere presentado oposición, la oficina nacional competente notificará al solicitante para que dentro de los treinta días siguientes haga valer sus argumentaciones y presente pruebas, si lo estima conveniente.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez, un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la contestación.” “Articulo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o si no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad.
En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución.” “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales está se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos;
(-J” “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional compelente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad solo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la m arca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca". 5 >0w 1.1. 1.2. 1.3. 2.1. Proceso 52-1P-2016 Comparación entre marcas mixtas. Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos.
ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La nulidad de registro de marca El señor Delgado solicitó la nulidad de la marca COLOSAL (mixta), por la presunta confusión de dicha marca con la marca COLOSAL (mixta), registrada con anterioridad; en consecuencia, resulta pertinente analizar este tema. El Artículo 172 de la Decisión 486 distingue entre nulidad absoluta y nulidad relativa de registro: - — La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier momento.
Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el primer párrafo del Artículo 134 o del Artículo 135 de la Decisión 486. - La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque puede ser ejercida por cualquier persona.
Para que se configure esta nulidad, el registro debe haberse concedido en contravención de alguna de las causales establecidas en el Artículo 136 de la Decisión 486 o cuando este hubiera sido efectuado de mala fe. En estos casos, el plazo de prescripción de la acción es de 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
De acuerdo con lo expuesto, se deberá analizar si el acto administrativo que concedió el registro de la marca COLOSAL (mixta), incurre o no en las causales de nulidad relativa contempladas en el Literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486, conforme lo dispone el Artículo 172 de la misma norma. Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca materia de nulidad COLOSAL (mixta) y la marca previamente registrada COLOSAL (mixta), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad 6 2.2. 2.3.
Proceso 52-1P-2016 Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..)" Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.3 a) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:* a) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de ta! similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-IP-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. Ibidem. 6 2.4. b) d) Proceso 52-1P-2016 también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:5 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 5 Ibidem. 2.5. 3.1. 3.2. 3.3. 3,4. 3.5. Proceso 52-1P-2016 Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas Como un extremo de la controversia radica en la presunta confusión entre la marca solicitada COLOSAL (mixta) y la marca registrada con anterioridad COLOSAL (mixta) es necesario compararlas teniendo en cuenta que están conformadas por un elemento denominativo y uno gráfico.
Los signos mixtos se componen de un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes). La combinación de estos elementos al ser apreciados en su conjunto produce en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de los demás existentes en el mercado. De acuerdo con la jurisprudencia especializada de este Tribunal, “en el análisis de una marca mixta hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que, por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores”.$ Si bien el elemento denominativo suele ser el preponderante en los signos mixtos, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este, sino el gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño u otras características, pueda causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.” En el análisis de signos mixtos se deberá determinar qué elemento, sea denominativo o gráfico, penetra con mayor profundidad en la mente del consumidor.
Así, la autoridad competente deberá determinar en el caso concreto si el elemento denominativo del signo mixto es el más característico, o si lo es el elemento gráfico, o ambos, teniendo en cuenta, la capacidad expresiva de las palabras y el tamaño, color y colocación de los elementos gráficos, y también si estos últimos son Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 46-IP-2008, marca "PAN AMERICAN ASSISTANCE" (mixta), de fecha 14 de mayo de 2008.
Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 9 3.6. Proceso 52-1P-2016 susceptibles de evocar conceptos o si se trata de elementos abstractos. Al realizar el cotejo entre signos mixtos, se debe tomar en cuenta lo siguiente?: a) Si en los signos mixtos predomina el elemento denominativo, deberá realizarse el cotejo de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos:10 (i) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. (ii) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella. y cuyo significado se encuenta en el diccionario*!. Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición.*?2 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016 y 418-1P-2015 de fecha 13 de junio de 2016.
Ibidem. Ibidem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo terr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de "morfema": Unidad mínima aislable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 10 Proceso 52-1P-2016. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto.
(li) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. (iv) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. (v) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. b) Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabrast3, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto de la marca, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros:11 (i) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. (ii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. E) Dentro de los signos denominativos están los signos denominativos compuestos, que son aquellos que se componen de dos o más palabras.
Ly Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 472-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 11 Proceso 52-1P-2016 (iii) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra, esta podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. (iv) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. (v) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. (vi) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone el signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable de una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad para, de esta manera, determinar la relevancia en el conjunto. c) Si resultare que el elemento característico de los signos mixtos es el gráfico, se deben utilizar las reglas de comparación para los signos puramente gráficos o figurativos, según sea el caso: (1) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. (ii) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.
(iii) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro*5, En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que iS Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 12 3.7. 4.2. 4.3.
Proceso 52-1P-2016 evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. Sobre la base de los criterios expuestos, se deberá determinar el elemento característico de los signos mixtos y, posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre la marca cuya nulidad se pretende COLOSAL (mixta) y la marca previamente registrada COLOSAL (mixta).
Examen de registrabilidad y debida motivación de los actos. El señor Delgado manifestó que la SIC debió tener en cuenta, de oficio, la existencia y previo registro de la marca COLOSAL (mixta), precisando que el examen de registrabilidad es obligatorio y debe llevarse a cabo aún si no se hubieran presentado oposiciones contra la solicitud.
El Artículo 150 de la Decisión 486 determina lo siguiente: “Artículo 150.- Vencido el plazo establecido en el artículo 148, o sí no se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad. En caso se hubiesen presentado oposiciones, la oficina nacional competente se pronunciará sobre éstas y sobre la concesión o denegatoria del registro de la marca mediante resolución”.
A la oficina nacional competente le corresponde realizar el examen de registrabilidad, el que es obligatorio y debe llevarse a cabo aun cuando no se presenten oposiciones. La autoridad competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. Asimismo, el examen de registrabilidad, de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 150 de la referida Decisión, comprende el análisis de todas las exigencias que aquella impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos fijados por el Artículo 134 y, tomando en consideración las prohibiciones de los Artículos 135 y 136 de la Decisión 486.*8 Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 242-1P-2013 del 20 de febrero de 2014, p.12. 13 4.4. 4.5. 4.6. 4.7.
Proceso 52-1P-2016 El acto de concesión o de denegación del registro debe estar respaldado en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que le sirvieron de base para tomar su decisión. El funcionario debe aplicar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido con esa finalidad. La aplicación que de estas se realice en el examen comparativo dependerá, en cada caso, de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.
La oficina nacional competente realiza el examen de oficio, integral y motivado, pero también autónomo, tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro en materia de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina. Esto en razón a que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares.
Lo señalado no supone que la oficina no tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite. La resolución que emita la oficina nacional competente tiene que ser motivada y expresar los fundamentos en los que se basó. Acerca de los actos administrativos referentes a la concesión o a la denegación de registros de marcas, este Tribunal ha manifestado que dichos actos requieren de motivación para su validez y además la resolución que los contenga podría quedar afectada de nulidad absoluta si por falta de motivación se lesiona el derecho de defensa de los administrados. 1? En consecuencia, el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Es decir, la oficina nacional no puede mantener en secreto el mismo y, en consecuencia, la resolución que concede el registro de marcas, que en definitiva es la que se notifica al solicitante, debe dar razón de dicho examen y, por lo tanto, cumplir con un principio básico de la actuación pública como es el de la motivación de los actos. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2014-00015, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 7 Ibidem. 14 Proceso 52-1P-2016 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, 0 A AS Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Ma Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Gu FBrito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15