TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 17 de febrero de 2017 Proceso E 107 AP-2016 Asunto E Interpretación Prejudicial Consultante 5 Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 114/2009 Referencia y Marcas involucradas NATURA (denominativa) y NATURA (denominativa) Magistrado Ponente E Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 0074/2016 del 25 de enero de 2016, recibido vía courrier el 1 de marzo de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 135, 136, 146, 147, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 114/2009; y, El Auto del 10 de mayo de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante 6 Lloreda S.A. Demandado B Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. Proceso 107-1IP-2016 Tercero Interesado: A.D.M. Sao S.A. Hechos relevantes. El 5 de diciembre de 2005, A.D.M. Sao S.A. (en adelante, ADM) presentó ante el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (en adelante, el SENAPI) una solicitud para el registro de la marca NATURA (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza.! El 23 de febrero de 2006, se publicó la solicitud de registro en la Gaceta Oficial de Bolivia N* 2864.
El 10 de abril de 2006, Lloreda S.A. (en adelante, Lloreda) formuló oposición sobre la base de lo dispuesto en los Artículos 146 y 147 de la Decisión 486, contra el registro del signo NATURA (denominativo) alegando ser titular de la marca NATURA (denominativa) registrada en Colombia, en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, con la cual resulta confundible e invocando la notoriedad de su marca.
El 29 de marzo de 2006, Lloreda solicitó al SENAPI el registro de la marca NATURA para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza para acreditar el interés real, en cumplimiento de lo establecido en el! Artículo 147 de la Decisión 486. El 12 de marzo de 2007, mediante Resolución Administrativa 075/07, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI, declaró improbada la oposición formulada y concedió el registro de la marca, al considerar que no se habían cumplido los requisitos de una oposición andina toda vez que Lloreda no había demostrado que su marca era notoriamente conocida.
El 10 de junio de 2008, Lloreda interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución Administrativa 075/07, El 9 de julio de 2008, la Dirección de Propiedad industrial del SENAPI emitió Resolución Administrativa REV 114/2008, rechazando el recurso de revocatoria, sobre la base de las mismas consideraciones de la resolución recurrida. El 8 de agosto de 2008, Lloreda interpuso recurso jerárquico contra la Resolución Administrativa REV 114/2008.
El 12 de diciembre de 2008, mediante Resolución Administrativa DGE/J-113-2008, el Director Ejecutivo del SENAPI rechazó el recurso Clase 29: carne, pescado, aves y caza; extractos de carne; frutas, legumbres en conserva, secas y cocidas; jaleas, mermeladas, compolas; huevos, leche y productos lácteos; aceiles y grasas comestibles. (Expediente 5020-2005.) 2 Proceso 107-1P-2016 jerárquico interpuesto por Lloreda, considerando que no se había planteado la oposición andina sobre la base del Artículo 147 de la Decisión 486 y que no se había presentado la declaración de marca notoria por parte de la autoridad competente en Colombia. 2.10.El 6 de marzo de 2009, Lloreda interpuso demanda contenciosa administrativa ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional! de Bolivia. 2.11.El 13 de mayo de 2010 el SENAPI presentó contestación de la demanda. 2.12.El 31 de agosto de 2015, la Sala Plena del Tribunal Supremo de 3.2. 3.3, 3.4, Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, a través de Resolución 227-2015 resolvió remitir los antecedentes del proceso para que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina emita la correspondiente Interpretación Prejudicial y, en consecuencia, ordenó suspender el plazo para la resolución del proceso.
Argumentos de la demanda de Lloreda. Es titular en Colombia de la marca “NATURA” (denominativa) para distinguir productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. La oposición presentada en contra de la solicitud del registro de la marca NATURA solicitada por la empresa ADM ha sido efectuada no sólo al amparo de lo establecido en el Artículo 146 de la Decisión 486, como erróneamente se sostiene en las Resoluciones 075/07, 114/2008 y J-113/2008 sino también por lo señalado en el Artículo 147 de dicho cuerpo legal, por ello no es posible sostener, como en forma errónea lo han señalado las autoridades del SENAPI, que el proceso se ha basado exclusivamente en lo que se conoce como “Oposición Andina”.
En todas las instancias del proceso ha alegado su titularidad sobre la marca NATURA en Colombia y en Perú y la notoriedad de dicha marca, así como los evidentes perjuicios que se le generan si se permitiría al solicitante obtener el registro de la marca NATURA, la cual como lo ha reconocido la Directora de Propiedad Industrial del SENAPI, es idéntica a sus marcas registradas y protege los mismos productos, por lo que constituye una imitación de su marca siendo clara expresión de pretender aprovecharse de la fama y el prestigio ganado por sus marcas.
La notoriedad de una marca no se da exclusivamente por la declaración efectuada por la autoridad, sea en el país del registro o en el país del uso, como lo considera la vasta doctrina, sino que se configura por la existencia de situaciones claras y concretas, aunque 3 3.5. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. Proceso 107-IP-2016 solamente se presenten en el país del registro de la marca notoria, incluso si tal registro no existe, pero la marca es usada de manera continua y es conocida en determinado mercado.
En el caso concreto, se ha demostrado que en Colombia se comercializan de modo amplio productos protegidos con la marca “NATURA” (denominativa), habiendo alcanzado notoriedad. No resulta necesario presentar la declaratoria de notoriedad por parte de la autoridad colombiana; basta que se pruebe que la marca es notoriamente conocida en el sector pertinente.
Argumentos de la contestación del SENAPI. El signo solicitado para registro “NATURA” (denominativo) reúne los requisitos de representación gráfica, en tanto puede representarse mediante una palabra, la cual puede ser captada por el público consumidor, gozando de aptitud distintiva suficiente para ser registrado como marca. Si bien Lloreda menciona que posee en Colombia el registro de la marca “NATURA” (denominativa), dicho registro debidamente documentado y legalizado no fue presentado en calidad de prueba preconstituida.
Solo se presentaron copias simples respecto de la renovación del registro en Colombia, con fecha caduca, debido a que su vigencia era hasta el 4 de diciembre del 2000. Lloreda presentó el certificado de registro al momento de plantearse el recurso de revocatoria, presentando una copia simple, sin cumplir las exigencias formales. La normativa nacional exige que los documentos celebrados en el extranjero tienen que estar debidamente legalizados para que tengan validez legal.
No se ha demostrado el requisito del interés real, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, por no haberse presentado de manera simultánea, tanto la oposición como la solicitud del registro de la marca para acreditar el interés real. La oposición fue presentada el 10 de abril de 2006, mientras que la solicitud de registro que acredita el interés real fue presentada el 29 de marzo de 2006.
La firma opositora solicitó el registro 7 días hábiles anteriores a la presentación de la oposición. El reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de prueba hábil ante el juez o el administrador, según sea el caso. La parte opositora no demostró que su marca sea notoria, lo que tampoco ha sido reconocido por la autoridad competente de Colombia. 4.6. 4.7. 4.8. 4.9.
Proceso 107-1P-2016 Lloreda ha presentado extemporáneamente medios de prueba con el fin de acreditar la notoriedad de su marca; sin embargo, dichos medios de prueba no acreditan la notoriedad invocada. La demandante presentó los documentos en fechas posteriores a la emisión de la resolución ahora recurrida. Asimismo, la parte opositora, al momento de presentar la demanda de oposición, no solicitó ampliación de plazo probatorio de acuerdo con lo establecido en el Artículo 146 de la Decisión 486.
Al haberse establecido claramente que no corresponde una oposición andina y que los documentos no son idóneos para el efecto, se procedió a realizar la comparación de las marcas como solicitudes realizadas en Bolivia. Existe una prioridad del registro por parte de A.D.M., ya que esta empresa habría obtenido el registro 61314-C para la marca NATURA en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza el 24 de junio de 1996, el cual fue renovado, siendo que el nuevo registro simplemente consistiría en una ampliación de los productos a ser protegidos.
Argumentos de la contestación de A.D.M. No consta en el expediente que el tercero interesado haya contestado la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135, 136, 146, 147, 224, 228 y 229 de la Decisión 488 de la Comisión de la Comunidad Andina. No procede la Interpretación Prejudicial del Artículo 135 de la Decisión 486?, puesto que regula la irregistrabilidad de la marca por causales Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) no puedan constituir marca conforme al primer párrafo del artículo anterior; b) carezcan de distintividad; c) consistan exclusivamente en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naluraleza o la función de dicho producto o del servicio de que se trate; d) consistan exclusivamente en formas u otros elementos que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican; e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, ta procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios 5 Proceso 107-1P-2016 absolutas de registro; y el presente caso, versa sobre la irregistrabilidad de una marca sobre la base de una marca notoria (causales relativas) siendo de aplicación los Literales a) y h) del Artículo 136 de la Decisión 486.
En consecuencia, solo se interpretarán los Literales a) y h) del Artículo 136, el Artículo 146, 147, 224, 228 y 229 de la Decisión 4865, toda vez para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudalorias referidas a esos productos o servicios; f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o fécnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals; h) consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica; í) puedan engañar a tos medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; j) reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen prolegida para los mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad; k) contengan una denominación de origen protegida para vinos y bebidas espirituosas; ) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; m) reproduzcan o imiten, sin permiso de las autoridades competentes, bien sea como marcas, bien como elementos de las referidas marcas, los escudos de armas, banderas, emblemas, signos y punzones oficiales de control y de garantia de los Estados y toda imitación desde el punto de vista heráldico, así como los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones de cualquier organización internacional; n) reproduzcan o imiten signos de conformidad con normas técnicas, a menos que su registro sea solicitado por el organismo nacional competente en normas y calidades en los Países Miembros; 0) reproduzcan, imiten o incluyan la denominación de una variedad vegelal protegida en un País Miembro o en el extranjero, si el signo se destinara a productos o servicios relativos a esa variedad o su uso fuere susceptible de causar confusión o asociación con la variedad; o p) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;
No obstante lo previsto en los literales b), e), 1), g) y h), un signo podrá ser registrado como marca si quien solicita el registro o su causante lo hubiese estado usando constantemente en el País Miembro y, por efecto de tal uso, el signo ha adquirido aptitud distintiva respecto de los productos o servicios a los cuales se aplica” Decisión 486 de la Comisión de ta Comunidad Andina. - “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: aj sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro O registrada por un lercero, para los mismos productos o servicios, o para productos O servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión O de asociación;
(-.-) h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese fercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” 6 SS Proceso 107-1P-2016 “Artículo _146.- Dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de la publicación, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez, oposición fundamentada que pueda desvirtuar el registro de la marca.
A solicitud de parte, la oficina nacional competente otorgará, por una sola vez un plazo adicional de treinta días para presentar las pruebas que sustenten la oposición. Las oposiciones temerarias podrán ser sancionadas si así lo disponen las normas nacionales. No procederán oposiciones contra la solicitud presentada, dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia a que se refiere el Artículo 153, si tales oposiciones se basan en marcas que hubieren coexistido con la solicitada.” “Artículo 147.- A efectos de lo previsto en el Artículo anterior, se entenderá que también tienen tegítimo interés para presentar oposiciones en los demás Palses Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Palses Miembros.
En ambos casos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del País Miembro donde interponga la oposición, debiendo a tal efecto solicitar el registro de la marca al momento de interponerla. La interposición de una oposición con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este Artículo, facullará a la oficina nacional competente a denegar el registro de la segunda marca.
La interposición de una oposición con base en una solicitud de registro de marca previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros de conformidad con lo dispuesto en este Artículo, acarreará la suspensión del registro de la segunda marca, hasta lanto el registro de la primera sea conferido. En tal evento será de aplicación lo dispuesto en el párrafo precedente.” “Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.” “Artículo _228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de fos productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; dj el valor de toda inversión efectuada para promoverio, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en oblener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, í) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el litular del signo en el País Miembro en que se busca prolección; ) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigdedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero.” “Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero; ra Pon 1.1. 1.2.
Proceso 107-1P-2016 que el presente caso versa sobre una oposición andina interpuesta sobre la base de una marca supuestamente notoria. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos.
Comparación entre marcas denominativas. La marca notoriamente conocida. La oposición andina. El interés real en el mercado. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, ideológica y gráfica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada NATURA (denominativa) y ¡a marca NATURA (denominativa), son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, específicamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo _136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro; o, €) no sea notoriamente conocido en el extranjero.” 8 1,3.
Proceso 107-1P-2016 puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.* a) b) El riesgo de confusión, puede ser directo e indirecto. El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá verificar si entre los signos confrontados se observa la existencia de identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:$ a) b) Fonética: se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.
La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Ver Interpretaciones Prejudiciates recaldas en los Procesos 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junio de 2016. Ibidem. 1.4. 1.5. 2.1. Proceso 107-1P-2016 d) Gráfica (o figurativa): se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al verificar el cotejo de los signos en conflicto, se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:$ a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Alrealizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.
El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Conforme a las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá verificar que el examen de los signos en conflicto se haya practicado tomando en consideración los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas denominativas Como la controversia radica en la presunta confusión entre el signo solicitado NATURA (denominativo) y la marca registrada NATURA (denominativa), es necesario que se verifique la comparación teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por una o más palabras pronunciables dotadas o no de un significado o concepto.? Ibídem.
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 529-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016 y 466-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 10 2.2. 2.3. Proceso 107-1P-2016 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, utilizan expresiones acústicas o fonéticas, formadas por una o varias letras, palabras o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no tener significado o concepto.
Este tipo de signos se subdividen en: sugestivos, que son los que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; y, arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. Estos elementos, al ser apreciados en su conjunto, producen en el consumidor una idea sobre el signo que le permite diferenciarlo de otros existentes en el mercado.8 En consecuencia, al realizar la comparación entre marcas denominativas se deberá realizar el cotejo siguiendo las siguientes reglas:? a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario*% Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport- ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición. ** Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Ibidem.
Ibídem. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “lexema”: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales, por ejemplo sol; o que poseyéndolos prescinde de ellos por proceso de segmentación, por ejemplo ferr, en enterráis. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA (RAE). Diccionario de la RAE. Definición de “morfema”: Unidad minima aislable en análisis morfológico.
La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es, Poroposición a lexema, morfema gramatical; p. ej. de, no, yo, el, ar, -s, -ero. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 31 2.4, 3.1. Proceso 107-IP-2016 e Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto..
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica.. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, pues si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que si se encuentran en el mismo orden asumirán una importancia decisiva para fijar la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá verificar la realización del cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre el signo solicitado NATURA (denominativo) y la marca registrada NATURA (denominativa). La marca notoriamente conocida En el caso concreto, se ha alegado que en Colombia se comercializaría de modo amplio productos protegidos con la marca “NATURA” (denominativa), habiendo alcanzado supuesta notoriedad.
Sobre el particular, el SENAPI señaló que el reconocimiento de la notoriedad de la marca es un hecho que debe ser probado por quien lo alega, a través de la prueba hábil ante el juez o el administrador, según sea el caso y, la parte opositora no habría demostrado que su marca sea notoria, lo que tampoco habria sido reconocido por la autoridad competente de Colombia. 12 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
Proceso 107-1P-2016 En ese sentido, resulta pertinente tener en cuenta el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal h), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (.) h constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.” Como se advierte de la disposición citada, no es registrable un signo que reproduzca, imite, traduzca, translitere o transcriba un signo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso pueda causar un riesgo de confusión o de asociación, aprovechamiento injusto del prestigio del signo o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial.
El Artículo 224 de la Decisión 486 entiende como signo distintivo notoriamente conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier país miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. El Artículo 228 de la misma Decisión analiza algunos factores que se deberán tomar en cuenta para determinar la notoriedad de una marca.
La protección especial que se otorga a la marca notoriamente conocida se extiende, en caso de haber riesgo de confusión por similitud con un signo pendiente de registro, con independencia de la clase a que pertenezca el producto o servicio de que se trate y del territorio en que haya sido registrada, pues se busca prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la fuerza distintiva o a la reputación de aquella!?, concluyéndose que la protección de la marca notoria va más allá de los principios básicos de la especialidad y territorialidad.
Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la 12 Ibídem. 13 3.7. 3.8. Proceso 107-1P-2016 cual sustenta figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el Literal b) del Artículo 229 de la Decisión 486 dispone que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el pais miembro. 13 La notoriedad de una marca no se presume, debe ser probada por quien alega esa condición?*, El reconocimiento de la notoriedad le corresponde a la autoridad nacional competente, de conformidad con lo establecido en el Artículo 228 de la Decisión 486.
En ese sentido, para determinar si una marca es notoriamente conocida se deben tener en cuenta los criterios establecidos en forma no taxativa en el artículo previamente citado.15 Resulta esencial que se determine el momento a partir del cual la marca notoriamente conocida tiene tal calidad, ya sea que se trate de una impugnación sobre la base de la marca notoria contra un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca.16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 17-1P-2014 del 1 de octubre de 2014, pp. 22-23.
Ibidem. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, los siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pals Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) fa duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial;
A) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca prolección; $) los aspectos del comercio internacional, o, k) fa existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero.” Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015 del 19 de mayo de 2016. 14 Y S Proceso 107-1P-2016 3.9.
En relación con la protección de los signos notoriamente conocidos, la autoridad competente al resolver la controversia deberá tomar en cuenta los cuatro riesgos de los que se les debe resguardar de conformidad con el Literal h) del Artículo 136 y los Literales a), b), y c) del Artículo 226 de la Decisión 486. Estos son: el riesgo de confusión, el de asociación, el de dilución y el de uso parasitario:*? a) b) d) El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).
El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. El riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares cause el debilitamiento de la altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Sobre el riesgo de dilución, que por lo general ha estado ligado con la protección de la marca renombrada, la doctrina ha dicho lo siguiente: “En efecto, la protección frente al riesgo de dilución se proyecta sobre las conductas adhesivas respecto a las marcas de alto renombre susceptibles de perjudicar la posición competitiva de su legítimo titular mediante el debilitamiento de su extraordinaria capacidad distintiva ganada a través de la propia eficiencia”.
Es importante tener en cuenta que en el actual régimen comunitario andino de propiedad intelectual no se diferencia entre marca renombrada y marca notoria a efectos de su protección contra los diferentes riesgos en el mercado. 12 El riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor parasitario se aproveche injustamente del prestigio de 19 Ibidem.
MONTEAGUDO, Montiano. La Protección de la Marca Renombrada. Civitas, Madrid, 1995, p. 283. Ver interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 66-1P-2015, p. 19. 15 Proceso 107-1P-2016 los signos notoriamente conocidos, aunque la acción se realice sobre productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.
Este supuesto se diferencia del riesgo de dilución en que la finalidad del competidor parasitario es únicamente un aprovechamiento de la reputación, sin necesidad de presentar un debilitamiento de la capacidad distintiva de la marca notoriamente conocida.?0 3.10. En relación con el riesgo de dilución y uso parasitario, es necesario que 3.11. 4.2. se establezca la exposición del signo teniendo en cuenta su grado de notoriedad.
La determinación de ciertos escenarios de conflicto puede ser guiada de la mano de la fuerza de implantación que el signo notorio tenga en el público consumidor, ya que el hecho de que un signo tenga recordación y suficiente inserción en sectores diferentes podría estar más expuesto a un riesgo de uso parasitario o de dilución. Un ejemplo son las marcas que presentan publicidad en eventos masivos, como los deportivos, en canales y horarios de alto rating, o que promocionan eventos de diferente naturaleza, así como las que sustentan su publicidad en objetos y sujetos de alto impacto de atención como equipos deportivos, deportistas, artistas, etc.?1 Por lo expuesto, se deberá hacer un análisis muy minucioso del escenario en el que se desenvuelve el signo notorio, ya que de ninguna manera la normativa comunitaria podría tolerar conductas parasitarias, la afectación del desarrollo empresarial, y la generación de error al público consumidor.
Consecuentemente, se deben analizar todos los elementos posibles de los signos en conflicto, su naturaleza, sus componentes y elementos, para determinar si se configura el riesgo de confusión, asociación, dilución y uso parasitario. La oposición andina. El interés real en el mercado En el presente caso, se discute si Lloreda cumplió o no con los requisitos necesarios a efectos de determinar la procedencia de la oposición andina que presentó contra la inscripción de la marca NATURA.
Por tal motivo, a continuación, se desarrollará los alcances de la oposición andina y del interés real necesario para su procedencia. Conforme al Artículo 146 de la Decisión 486, dentro del plazo de treinta días siguientes a la fecha de publicación de la solicitud de registro de marca, quien tenga legítimo interés, podrá presentar, por una sola vez oposición fundamentada contra dicha solicitud. 21 Ibidem.
Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 151-IP-2014 del 2 de enero de 2015, p. 26. 16 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 4.7. 4.8 Proceso 107-1P-2016 En adición a ello, el Artículo 147 de la misma norma amplía el interés legítimo para presentar oposiciones, matizando el principio de territorialidad en el derecho de marcas. A partir de ello, se habilita la posibilidad de presentar oposición a la inscripción de una marca en un país miembro de la Comunidad Andina sobre la base de solicitudes o registros de marcas concedidos en los demás países miembros.
Esta figura se conoce con el nombre de “oposición andina”. Del enunciado del Artículo 147 de la Decisión 486 se desprende que, para el ejercicio de la oposición andina, es necesario que el opositor: (i) haya solicitado con anterioridad el registro del signo fundamento de su oposición en alguno de los paises miembros; o, (li) sea titular de una marca previamente registrada en alguno de los paises miembros.
En efecto, tienen legítimo interés para presentar oposiciones en los demás países miembros de la Comunidad Andina, tanto el solicitante como el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, cuyo uso pueda inducir a error al público consumidor. En cualquiera de los casos referidos, el opositor deberá acreditar su interés real en el mercado del país miembro en el que formula la oposición andina a través de la presentación de una solicitud de inscripción de marca??, respecto de la cual sea titular o solicitante previo en otro país miembro.
Para determinar los efectos de la oposición formulada sobre la base del registro de una marca o de solicitudes de registro en otros países miembros, se debe tener en cuenta dos situaciones:23 a) La oposición formulada sobre la base de una marca que previamente ha sido registrada en cualquiera de los Países Miembros tiene como efecto la posibilidad de impedir el registro del signo solicitado, en virtud del trámite previsto en los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) La oposición formulada sobre la base de una solicitud de registro previamente presentada en cualquiera de los Países Miembros, además de tener la posibilidad de obstaculizar el registro del signo solicitado, tiene como efecto la suspensión del trámite de registro hasta que la oficina naciona! del país miembro donde previamente se solicitó el registro haya resuelto tal solicitud.
En consecuencia, si se concede el registro del signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional 23 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 140-1P-2014 de 20 de noviembre de 2014, p. 6. Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 2-1P-2015 de 20 de julio de 2015, p. 7. 17 XK 4.9 Proceso 107-1P-2016 competente donde se formuló la oposición puede, sobre la base de dicho registro, declarar fundada la oposición, de ser pertinente, y denegar el registro del signo solicitado.
Por el contrario, si se deniega el registro dei signo previamente solicitado por el opositor en otro país miembro, la oficina nacional competente donde se formuló la oposición debe continuar el trámite y decidir la concesión o denegación del signo solicitado. Dicho examen ya no se regirá por lo dispuesto en el Artículo 147 de la Decisión 486, sino que se fundamentará en el cumplimiento de los requisitos de registrabilidad. 4.10 De lo anterior, se puede deducir lo siguiente: 4.11 a) El hecho de que se conceda el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no quiere decir que se deba rechazar el signo opuesto, ya que la oficina nacional competente deberá realizar el examen de registrabilidad siguiendo el trámite de los Artículos 148 a 150 de la Decisión 486. b) El hecho de que se deniegue el registro del signo previamente solicitado en otro país miembro, no significa que se deba conceder el registro del signo respecto del cual se presentó la oposición, ya que la oficina nacional competente deberá analizar si cumple o no con todos los requisitos de registrabilidad.
Por otra parte, según lo enunciado en el primer párrafo del Artículo 147 de la Decisión 486, los sujetos legitimados para presentar una oposición andina son los siguientes:24 a) El titular de una marca registrada con anterioridad en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, idéntica o similar al signo que se pretende registrar en el país miembro donde se formula la oposición. Ello, siempre que este último pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formula la oposición (que se solicite el registro de la marca al momento de formular dicha oposición). b) Quien haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros de la Comunidad Andina, el registro de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el país miembro en donde se plantea la oposición. Ello, siempre que dicho signo pueda inducir a error al público consumidor y se acredite el interés real en el mercado del país miembro donde se formule la oposición. 24 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 152-1P-2012 de 6 de marzo de 2013, p. 13, 18 Proceso 107-1P-2016 4.12 Cuando el Artículo 147 de la Decisión 486 se refiere a “quien primero solicitó el registro de esa marca", el sujeto legitimado debe ser entendido como aquel que haya solicitado con anterioridad, en cualquiera de los otros países miembros, el registro de una marca idéntica o similar a la que se pretende registrar en el país en donde formula la oposición. 4.13 En consecuencia, es posible afirmar que existen dos requisitos para formular una oposición andina: a) Contar con un derecho previamente adquirido o un derecho expectaticio en otro país miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición debe ser titular de una marca registrada o solicitada con anterioridad, que resulte idéntica o similar para productos o servicios respecto de los cuales el uso del signo solicitado pueda inducir a error al público consumidor, b) Acreditar el interés real a través de la presentación de la solicitud de registro del signo previamente solicitado o registrado en otro país miembro de la Comunidad Andina.
La persona que formule oposición andina debe acreditar su interés real de ingresar en el mercado del país miembro de la Comunidad Andina mediante la presentación de una solicitud de registro del signo?". 4.14 Cabe indicar que uno de los cambios que introdujo el Artículo 147 de la Decisión 486 fue la exigencia de la acreditación del interés real en el mercado del país miembro en donde se plantea la oposición andina.
Ello se acredita a través de la presentación de la solicitud del registro de la marca opositora al momento de formular la oposición andina. De no cumplirse dicho requisito, se procedería al rechazo de la referida oposición andina por no haberse acreditado el interés real en el mercado. 4.15 La acreditación del interés real precitada tiene el objetivo de evitar el abuso del derecho de oposición, así como la indebida obstaculización del registro de signos en el mercado nacional bajo la justificación de la defensa de signos que no tendrian penetración clara en el mercado relevante.
La premisa es la siguiente: quien presente oposición andina debe demostrar que el mercado de dicho país miembro realmente es de su interés. 4.16 Cabe precisar que para acreditar el interés real no necesariamente debe solicitarse el registro de una marca “idéntica” a la anteriormente solicitada o registrada en otro país miembro, sino que bastaría con presentar la solicitud de registro de la marca con modificaciones no 25 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 107-1P-2015 de 20 de jutio de 2015 y 202-1P-2014 de 20 de febrero de 2015, p. 10. 19 Proceso 107-1P-2016 sustanciales o secundarias, respecto de la marca que sirve de base para la oposición andina. 4.17 En efecto, el requisito relativo a la presentación de la solicitud para el registro de marca en el país miembro donde se formula oposición no hace referencia a que el signo solicitado sea necesariamente idéntico, sino que basta con que conserve las características esenciales y distintivas del signo solicitado o registrado en otro país miembro. 4.18 Los aspectos esenciales que debe preservar el signo con el cual se pretende acreditar el interés real no sólo se limitan a la descripción de sus elementos distintivos, sino que también debe existir coincidencia respecto de los productos y/o servicios que se protegen; es decir, deben pertenecer a la misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. 4.19 En ese sentido, el hecho de que el signo con el cual se pretende acreditar el interés real sea presentado en una clase y para productos distintos a aquellos que distingue el signo solicitado o registrado base de la oposición andina constituye una modificación que involucra el cambio de aspectos sustantivos de los signos referidos. 4.20 Conforme a lo expuesto, se debe determinar si el signo solicitado para registro difiere en los elementos prevalentes y distintivos del signo previamente solicitado o registrado en otro País Miembro, así como en cuanto a los productos y/o servicios que pretende distinguir.
Todo ello, con la finalidad de establecer si efectivamente se cumple con el requisito de acreditación del interés real en el mercado del país miembro donde se interpone la oposición, materializado a través de la solicitud de registro presentada en el país miembro al momento de interponer la oposición. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 114/2009, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. 20 Proceso 107-IP-2016 2h Cecilia Lisa ñ Quinteros MAGISTRADA Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro MAGISTRADO pac De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Su e bl A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21