Año XXXIV – Número 2981 Lima, 28 de marzo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 150-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú). Expediente interno del Consultante: 005316-2012-0-1801-JR-CA17.
Referencia: Derechos de los usuarios de los servicios de transporte aéreo en la Comunidad Andina PROCESO 224-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2009-00627-00. Referencia: Marcas involucradas signo denominativo Q´HUBO y marca mixta Q´HUBO PROCESO 227-IP-2015 Interpretación Prejudicial.
Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 08002-2013-0-1801-JR-CA-25. Referencia: Signos STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL y VENEZIA Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 28/03/2017 2 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 150-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima (Perú) Expediente interno del Consultante: Referencia: 005316-2012-0-1801-JR-CA-17 Derechos de los usuarios de los seiv1c1os de transporte aéreo en la Comunidad Andina Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 5316-2012-0/StaSECA-CSJLI-PJ del 8 de abril de 2015, recibido en este Tribunal en la misma fecha, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 19 de la Decisión 619 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N º 005316-2012-0-1801-JR-CA-17; y, El auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: LAN PERÚ S.A. Proceso 150-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandado: Litisconsorte: 2. 28/03/2017 3 de 47 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ. JEAN CARLO COSTA GÁLVEZ. Hechos Relevantes: 2.1. El 24 de septiembre de 2010, JEAN CARLO COSTA GÁLVEZ compró dos boletos con destino a Miami en el vuelo LA 2514 para el 17 de octubre del mismo año; dichos boletos serían utilizados por su abuela y madre. 2.2.
El 18 de octubre de 2010, JEAN CARLO COSTA GÁLVEZ interpuso denuncia ante la Comisión de Protección al Consumidor, Sede Lima Sur del INDECOPI, por infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor, en contra de la sociedad LAN PERÚ S.A. (en adelante LAN PERÚ). Argumentó que dicha aerolínea no cuenta con formularios ni permite dejar constancia de los artículos de valor que llevan los viajeros.
Por tal motivo, su madre no pudo declarar la laptop que llevaba en el equipaje de bodega. 2.3. El 27 de enero de 2011 se llevó a cabo una diligencia de inspección en el counter de LAN PERÚ, verificándose que tal aerolínea "no contaba con formularios ni permitía dejar constancia de los artículos de valor que pudiese llevar un pasajero. Durante la diligencia, la encargada del counter indicó que los bienes de valor debían ser declarados ante Aduanas y que si un pasajero llevaba en su equipaje esta clase de bienes, Lan no se responsabilizaba por su pérdida".
2.4. LAN PERÚ tuvo la oportunidad de presentar sus descargos, manifestando que no le asistía la obligación de recepcionar las declaraciones de los objetos de valor que se guardaban en los equipajes, de conformidad con la normativa internacional, comunitaria y nacional. Indicó que a través de cartillas informativas que se encontraban en los counter de atención, cumplia con informar a sus usuarios los objetos que no podían ser transportados. 2.5.
El 17 de junio de 2011, mediante la Resolución 1546-2011/CPC INOECOPI, la Comisión de Protección al Consumidor-Sede Lima Sur del INDECOPI, declaró fundada la denuncia y, en consecuencia, ordenó a LAN PERÚ, como medida correctiva que "en lo sucesivo permitiera a sus pasajeros suscribir declaraciones de valor, debiendo implementar mecanismos que permitieran su recepción, asl como la verificación de los artículos que eran declarados".
Asimismo, sancionó a LAN PERÚ con una amonestación y la condenó al pago de las costas y costos del procedimiento. 2.6. El 4 de julio de 2011, LAN PERÚ presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2 Proceso 150-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 4 de 47 2.7. El 11 de abril de 2012, la Sala de Defensa de la Competencia No. 2 del INDECOPI, mediante Resolución 1045-2012JSC2-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación, confirmando en todos sus extremos la Resolución 1546-2011/CPC-INDECOPI.
2.8. LAN PERÚ interpuso demanda contencioso administrativa contra la anterior resolución, pretendiendo que no sólo se declare su nulidad total, sino también que se declare que la demandante no ha incurrido en ninguna infracción administrativa. 2.9. El 19 de junio de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada con Resolución Número Catorce, declaró infundada la demanda. 2.1O.
El 15 de julio de 2014, LAN PERÚ presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.11. El 20 de enero de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, Subespecialidad en Temas de Mercado, Lima, República del Perú, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la Demanda presentados por LAN PERÚ: 3.1. Alegó que el denunciante carecía de legitimación activa, ya que él no era el consumidor final del servicio, sino su señora abuela y madre, y que por lo tanto se ha vulnerado el derecho al debido proceso de la demandante. 3.2. De otra parte, adujo que si bien el Convenio de Montreal, el Código Civil peruano, la Ley de Aeronáutica Civil y su Reglamento y la Decisión 619 de la Comisión de la Comunidad Andina, reconocían la existencia de las declaraciones de valor, no obstante, dichas normas no establecían de manera expresa la obligación de las aerolíneas de contar con estas declaraciones.
Asimismo, indicó que la Decisión 619 de la Comisión de la Comunidad Andina en su artículo 19 prohibe transportar en el equipaje facturado artículos valiosos, frágiles o perecederos, como computadoras. 3.3. Agrega que, de conformidad con lo anterior, la normativa citada tiene carácter de "disponibilidad" tanto para el pasajero como para el transportista; es decir, el pasajero puede optar por solicitarlo o no, y el transportista puede optar por aceptar o no dicha declaración. 3.4.
Además, que aun cuando pudiera desprenderse de dicha normativa que existe la obligación para las aerolíneas de implementar un sistema de declaración de valor de los bienes que constituyen el equipaje facturado, la doctrina especializada en Derecho Aeronáutico considera 3 Proceso 150-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 5 de 47 que existe la limitación de responsabilidad para el caso de transporte de equipajes.
Por lo tanto, al estar en presencia de un régimen objetivo o sin culpa de responsabilidad, no cabe obligar a las aerolíneas a implementar un sistema de declaraciones de valor por bienes que serán repuestos en el caso de pérdida, conforme a las reglas de la normativa internacional, comunitaria y nacional. 3.5. Argumenta que de obligarse a las aerolíneas a implementar un sistema de declaración de objetos de valor (por el que todos los pasajeros optarían), se afectaría el mercado aerocomercial, puesto que pondría una carga de servicio adicional que implicaría un nuevo procedimiento en el chequeo de pasajeros.
Por lo tanto, se afectaría lo que se denomina el proceso de facilitación, que consiste en el chequeo rápido, seguro y efectivo de los pasajeros y equipajes; de ser asi, se incrementarían los costos de los bienes ofertados, obligando a los explotadores aéreos a contar con pólizas de seguros más onerosas, que terminarían afectando a los propios pasajeros, puesto que los valores se trasladarían a estos. 3.6.
Igualmente, que se ha vulnerado el derecho a la libertad contractual de la que es titular, porque como consta en el Contrato de Transporte Aéreo que suscribieron los pasajeros, se desprende que la laptop que se deseaba embarcar como equipaje facturado de bodega, se debía llevar en la cabina, bajo la responsabilidad y cuidado de estos. Por lo tanto, no existe ningún tipo de incumplimiento contractual, ya que la demandada se encontraba amparada en el legítimo derecho de rechazo de dicho embarque y por lo tanto no tenia la obligación de emitir una declaración de valor sobre dicho bien. 3.7.
Repara en que no se puede argumentar que, al no contar con un sistema de declaración de objetos de valor, las aerolíneas dejen al consumidor y/o usuario en una situación de vulnerabilidad, ya que éste puede optar por contratar una cobertura especializada en transportar dichos bienes, como pueden ser aseguradoras o empresas especializadas en el transporte de encomiendas o bultos. 3.8.
De otra parte que la autoridad nacional es incongruente al momento de manifestar en la Resolución1546-2011/CPC-INDECOPI, por un lado, que los pasajeros tienen derecho a declarar sus objetos de valor y, por el otro lado, que "una declaración de valor no obliga a las aerolineas a hacerse responsable por tales obietos ( )", deviniendo por lo tanto la medida correctiva que se adoptó en discriminatoria, porque según lo indica sólo se le está imponiendo a la demandante y no a las demás aerolíneas, vulnerándose además el principio de igualdad. 3.9.
Finalmente, que de la inspección realizada por la autoridad nacional se desprende que la demandante cumplió con informar lo dispuesto por la Decisión 619 de la Comisión de la Comunidad Andina, en el sentido de indicar que determinados bienes no pueden ingresar a la bodega del avión. 4 Proceso 150-IP-2015 GACETA OFICIAL 4. 28/06/2017 6 de 47 Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI: 4.1.
Aduce que la demandante se equivocó al afirmar que al señor JEAN CARLO COSTA GÁLVEZ no le asistía legitimidad para presentar la denuncia, por cuanto es el propio Código de Protección y Defensa del Consumidor el que ha dispuesto que la responsabilidad administrativa de los proveedores por incumplir con su obligación de brindar u ofrecer un producto o un servicio idóneo y de calidad en el mercado, tiene un carácter meramente objetivo.
Por lo tanto, una vez acreditado el defecto por el consumidor, la carga de la prueba se invierte, correspondiéndole al proveedor sustentar y acreditar que no es responsable por la falta de idoneidad del servicio prestado (teoría de la carga dinámica de la prueba). 4.2. Agrega que el fundamento del reg1men de responsabilidad objetiva para el proveedor radica en la teoría del riesgo, según la cual debe asumir los costos de los daños ocasionados quien se beneficia económicamente con la actividad que genera, tal y como lo ha sostenido el Tribunal Constitucional. 4.3.
Resalta que tal como lo reconoció la demandante, el señor JEAN CARLO COSTA GÁLVEZ fue el que adquirió los boletos de avión, por lo que ostenta la calidad de consumidor y en tal virtud podía accionar para formular la denuncia respectiva en razón de la relación de consumo que se configuró. Además, la falta de legitimación no fue alegada en sede administrativa a través del recurso de apelación, por lo que ahora no es de recibo dicha fundamentación. Reitera que se ha vulnerado el principio de la congruencia procesal, ya que el juzgador en sede judicial, al igual que el órgano que resuelve la apelación en sede administrativa, tan sólo puede pronunciarse sobre tos extremos resueltos por la autoridad administrativa a través de su Resolución de última instancia. 4.4.
Expuso que es un hecho objetivo y no negado, que la demandante no permitió que la madre del denunciante elaborara una declaración de valor respecto de la laptop que transportaba en su equipaje. Por lo tanto, no se constató ninguna circunstancia de exoneración de responsabilidad, tales como caso fortuito, fuerza mayor, hecho de un tercero y/o culpa exclusiva de la victima. 4.5.
Igualmente, que de conformidad con la normativa internacional, comunitaria y nacional, le asistía a la demandante la obligación de contar con un mecanismo de declaración de objetos de valor (sin especificar cuál), que no sólo se traduce en un derecho de los usuarios del transporte aéreo, sino también en un mecanismo para delimitar los alcances de la responsabilidad del transportista. 5 ¿, Proceso 150-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 7 de 47 4.6.
Reitera que a pesar de que la Decisión 619 contempla algunos artículos que no son susceptibles de ser transportados en bodega y, por lo tanto, deben transportarse como equipaje de mano o a través de una compañía especializada, la misma disposición normativa establece la posibilidad de utilizar el mecanismo para declarar objetos de valor, siempre y cuando el consumidor acepte las condiciones fijadas por el transportador; caso contrario, el proveedor sólo responderá por los montos indemnizatorios fijados normatívamente para el extravío de equipaje.
Por lo tanto, la existencia de otros mecanismos para que el consumidor pueda transportar sus objetos de valor no enerva el derecho que a todas luces le asiste. 4.7. Estima que, si a la demandante le asistían dudas sobre la implementación de dicho mecanismo consagrado en la normativa internacional, comunitaria y nacional, debió operar conforme al principio pro consumidor, ya que de lo contrario debe ceñirse a los montos indemnizatorios fijados por la normativa internacional y/o nacional para los casos de pérdida de equipaje.
Por lo cual reafirma que la existencia de dicho mecanismo, donde el proveedor puede aceptar o rechazar los objetos que se declaran, es un derecho del consumidor que no puede ser desconocido y, de esta manera, no se incurre en ningún tipo de contradicción argumentativa. 4.8. Señala que el hecho de que se haya afirmado que a la demandante no le asistía la obligación de contar con un mecanismo de declaración de objetos de valor, dicha afirmación sólo apuntaba a señalar que no debía contar con formatos preexistentes, porque el deber de contar con el mecanismo, independientemente de cual fuera, se da por descontado. 4.9.
Indica que mal obra la demandante al argumentar que a la autoridad nacional no le asistía la facultad de emitir una medida correctiva, ya que ésta se dictó en virtud de evitar que la actuación de la accionante se produjera nuevamente. Por lo tanto, no se ha desconocido el principio de igualdad, ya que si LAN PERÚ fue la entidad denunciada, debía ordenársele el respectivo correctivo. 5.
Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: 5.1. El Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de Lima, República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Catorce de 19 de junio de 2014, declaró infundada la demanda, argumentando que: "( ) el propio Lan señalaba que si los consumidores querían que la aerolínea sea responsable por sus bienes debían efectuar una declaración de valor, ( ) Asimismo, este Juzgado ha revisado el Portal Web de Lan Perú a efectos de verificar si actualmente ofrece el mecanismo de declaración de valor, en dicho portal se presenta dentro de la opción servicios figura Información de Equipajes ( ) en consecuencia, el demandante actualmente ofrece la posibilidad a sus pasajeros de realizar una declaración de valor sobre su equipaje, por la que na tiene 6 Proceso 150-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 8 de 47 asidero alguno que base su defensa en el hecho de que la medida correctiva implica un nuevo procedimiento en el chequeo de pasajeros que afecta el proceso de facilitación ( ); por lo tanto, el lndecopi no ha invadido competencias de otras autoridades, sino sobre la base de una garantía legal ha determinado que el servicio de transporte aéreo brindado por Lan no es idóneo, ello responde la pregunta planteada en el octavo considerando respecto a (sic) si la resolución impugnada habla vulnerado el principio de libertad contractual, cuya respuesta es que el lndecopi no vulneró principio alguno en tanto una garantía legal desplaza /o establecido en /os términos y condiciones de un contrato de servicio por constituir una garantía explícita ( )
UNDÉCIMO: Que en atención a lo señalado en los considerandos precedentes, este Juzgado considera que la resolución impugnada ha sido expedida cumpliendo con /os requisitos de validez del acto administrativo( )". 6. Argumentos del Recurso de Apelación propuestos por LAN PERÚ En este escrito la parte reiteró los argumentos expuestos en la demanda y agregó: 6.1.
Que la legislación en materia de protección al consumidor establece un orden de prelación respecto de la aplicación de las garantías reguladas por el Código de Consumo, así las garantias legales excluyen a las garantías explícitas e implícitas y, por su parte, las garantías explícitas excluyen a las implícitas, éstas últimas sólo son de aplicación ante la ausencia de las dos anteriores. 6.2.
Que no existe una garantía legal respecto de la obligación de los proveedores de transporte aéreo de contar con un mecanismo de declaración de objetos de valor; por lo que el a quo hizo una incorrecta interpretación de la normativa internacional, comunitaria y nacional, transgrediendo lo dicho por algunas autoridades del sector aeronáutico sobre este particular. 6.3.
Que la demandante si cumplió con el deber de idoneidad que se desprende únicamente de las garantías implícitas y/o explícitas derivadas del contrato de transporte aéreo, ya que, de la información proporcionada para efectos de la contratación, un consumidor razonable no podría haber tenido la expectativa de que iba a poder realizar dicha declaración. 6.4.
Que la autoridad nacional se desbordó en el ámbito de su competencia, la cual le correspondería a la Dirección General de la Aeronáutica Civil, ya que la demandante no está obligada legalmente a implementar ningún mecanismo de declaración. 7 Proceso 150-IP-2015 GACETA OFICIAL B. 28/03/2017 9 de 47 NORMA A SER INTERPRETADA La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 191 de la Decisión 619 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente.
Delimitó su solicitud de la siguiente manera: "Si la prohibición al usuario de incluir en su equipaje facturado, artículos frágiles o perecederos, faculta a las aerolíneas a no permitir se deje constancia del transporte de /os mismos, a pesar de que el segundo párrafo del articulo 19 de la Decisión 619, prevé la obligación de transportarse bajo manifestación de valor declarado".
C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Preeminencia del Derecho Comunitario Andino. 2. El transporte de artículos frágiles, perecederos y valiosos en el equipaje facturado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Decisión 619 de la Comisión de la Comunidad Andina. Características del transporte por el sistema de valor declarado y régimen de responsabilidad. 3.
Pregunta formulada por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Preeminencia del Derecho Comunitario Andino 1.1. Respecto de las materias transferidas para la regulación de la Comunidad Andina, la normativa subregional goza de prevalencia en relación con los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y las normas de Derecho Internacional.
En consecuencia, en caso de presentarse antinomias entre el Derecho Comunitario Andino y el derecho interno de los Países Miembros, prevalece el primero, al igual que cuando se presente la misma situación entre el Derecho Comunitario Andino y las normas de Derecho Internacional. Artículo 19. Equipaje facturado.- El usuario no debe incluir en su equipaje facturado, articulas frágiles o perecederos, tales como, dinero, Joyas, piedras o metales preciosos, platería, documentos negociables, titulas u otros valores; dinero en efectivo, pasaportes, cámaras fotográficas o de video, filmadoras, computadoras, calculadoras, walkman (o radio casete portátil), lentes, o botellas con licor, equipos médicos, teléfonos móviles, o cualquier otro objeto de valor o frágil, respecto de los cuales el transportista aéreo no se responsabiliza si se transporta en esas condiciones.
Los objetos valiosos deben transportase bajo manifeslación de valor declarado. SI dicho valor es aceptado por el transportista aéreo y se ha pagado una suma complementaria, éste responde hasta el límite de ese valor. No obstanle, en estos casos, el transportista aéreo puede exigir al pasajero condiciones o medidas de seguridad adicionales para dicho transporte. 8 Proceso 150-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 10 de 47 1.2.
Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que en virtud del principio de complemento indispensable, la norma nacional podría regular temas que no se encuentren abordados por la norma comunitaria andina, con el objetivo de lograr una correcta aplicación de esta última. 1.3. De conformidad con lo anterior, la normativa prevalente en temas de los derechos y obligaciones de los usuarios, transportistas y operadores de los servicios de transporte aéreo en la Comunidad Andina, es la normativa comunitaria andina.
Esto quiere decir que cualquier antinomia entre ésta y la normativa nacional, internacional o contractual, siempre se resuelve a favor de la primera. 2. El transporte de artículos frágiles, perecederos y valiosos en el equipaje facturado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Decisión 619 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Características del transporte por el sistema de valor declarado y régimen de responsabilidad. 2.1. Como el proceso interno se discute cuáles son las obligaciones a cargo de una aerolínea frente a la precitada disposición, es necesario que primeramente el Tribunal precise varios de los aspectos comprendidos en esta normativa contenida en la Decisión 619 del 15 de julio de 2005 que regula la Armonización de los Derechos y Obligaciones de los Usuarios Transportistas y Operadores de los Servicios Aéreos de la Comunidad Andina. 2.2.
En el Capítulo V de la referida Decisión, titulado uEQUIPAJE", se encuentra establecido el régimen de responsabilidad del transportista aéreo en relación con el equipaje trasportado por los pasajeros. Para esto diferencia dos tipos de equipaje, a saber: 2.2.1. Equipaje de mano: es aquel que el pasajero transporta consigo en la cabina. Por su peso, características y tamaño es perfectamente transportable al interior de la aeronave.
Tiene las siguientes características: a) No puede incluir elementos prohibidos o peligrosos por la normativa nacional o internacional (Artículo 20 de la Decisión 619). b) El peso y el volumen debe permitir que sea ubicado en los compartimientos superiores o debajo del asiento. c) Su peso no se suma dentro del peso máximo permitido a cada pasajero en bodega. d) Su custodia es de exclusiva responsabilidad del pasajero (Artículo 17 de la Decisión 619).
De todas formas, el transportista será responsable si el equipaje sufre algún tipo de daño por su culpa, o de sus agentes o dependientes. 9 Proceso 150-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 11 de 47 En relación con la responsabilidad anotada en precedencia, el Convenio de Montreal establece: ''Articulo 17 Muerte y lesiones de los pasajeros - Daño del equipaje.
(...) 2. 2.2.2. El transportista es responsable del daño causado en caso de destrucción, pérdida o avería del equipaje facturado por la sola razón de que el hecho que causó la destrucción, pérdida o averla se haya producido a bordo de la aeronave o durante cualquier periodo en que el equipaje facturado se hallase bajo la custodia del transportista.
Sin embargo, el transportista no será responsable en la medida en que el daño se deba a la naturaleza, a un defecto o a un vicio propio del equipaje. En el caso de equipaje no facturado, incluyendo /os objetos personales, el transportista es responsable si el daño se debe a su culpa o a la de sus dependientes o agentes". Equipaje facturado: es aquel que se lleva en la bodega de la aeronave.
El Artículo 3 de la Decisión 619 lo define exactamente como "aquel equipaje de cuya custodia se hace cargo exclusivo el transportista y por el que se ha emitido un talón de equipaje"2• Esto quiere decir que cualquier daño o pérdida que le ocurra al equipaje es de responsabilidad del transportista. En estos eventos se plantea una responsabilidad objetiva.
A nivel internacional se encuentra soportada en el Artículo 17.2 del Convenio de Montreal, arriba citado. 2.3. El párrafo primero del artículo 19 de la Decisión 619, como norma general, prevé que en el equipaje facturado el pasajero no debe incluir artículos frágiles o perecederos3. Incluye una lista ejemplificativa de ciertos artículos frágiles como joyas, lentes, botellas de licor, teléfonos celulares, etc. 2 3 El artículo 18 establece la función de talón de equipaje y las normas básicas de su funcionamiento: Articulo 18.
Talón de equipaje. El transportista aéreo deberá entregar al pasajero como constancia de recibo del equipaje facturado o registrado para bodega o equipaje de mano que se traslade a bodega en el momento del embarque, un talón o talones que permitan delerminar el número de bullas o plazas, su peso y desuno. Dichos documentos se anexarán al billete y al bulto a que corresponda.
La entrega del equipaje se hará contra presentación del talón. La falta de tal presentación da derecho al transportisla a verificar la identidad del reclamante pudiendo diferir la entrega hasta cuando ello se verifique. Para estos casos, el pasajero deberá marcar adecuadamente su equipaje con su nombre, país, ciudad y número de teléfono. Son aquellos que en razón de su composición, caracteristicas fisico-quimicas y biológicas, pueda experimentar alteración de diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento y expendio. 10 ó Proceso 150-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 12 de 47 Si llegare a transportar dichos artículos en el equipaje facturado, la compañía aérea no sería responsable por su pérdida o destrucción, ya que esta acción se realizó por cuenta y riesgo del pasajero. 2.4.
Sin embargo, de una lectura del párrafo segundo del mencionado articulo 19, se evidencia una excepción a la regla general: el transportista aéreo debe implementar un mecanismo para que los pasajeros puedan llevar artículos valiosos, bajo ciertas condiciones especiales y la aquiescencia del transportista. Dichos elementos pueden transportarse bajo la manifestación de valor declarado, lo que implica necesariamente que las empresas de transporte aéreo deben poner a disposición de sus usuarios un sistema para declarar, valorar y asegurar el transporte de dichos objetos.
Para esto deben prever condiciones y reglas claras de seguridad para ser acatadas por los usuarios. 2.5. Si bien este segundo apartado de la norma alude a "objetos valiosos", esta referencia debe ser interpretada en armonía con el párrafo primero, pues al contemplar entre los "frágiles y perecederos" a una serie de artículos, tales como dinero, joyas, piedras preciosas, computadoras, botellas de licor, no está desconociendo por ello la calidad representativa de valiosos que puedan tener y la posibilidad de ser transportados bajo el sistema de valor declarado. 2.6.
Para la correcta interpretación del artículo 19, se hace necesario precisar el tipo de artículos sobre los que recaen los supuestos de hecho mencionados: 2.6.1. Artículos frágiles: son aquellos débiles, que con facilidad pueden romperse o quebrarse.4 Como ejemplo podemos citar un piano, un florete para practicar esgima, una lámpara de vidrio, entre otros. 2.6.2.
Artículos perecederos: Son aquellos que en razón de su composición, características físico-químicas y biológicas, pueda experimentar alteración de diversa naturaleza en un tiempo determinado y que, por lo tanto, exige condiciones especiales de proceso, conservación, almacenamiento y expendio. Como ejemplo podemos citar las carnes, las frutas, los lácteos, entre otros. 2.6.3.
Artículos valiosos: son aquellos que para su propietario tienen una gran estimación económica o sentimental. Como ejemplo podemos citar una colección de monedas antiguas, una obra de arte o un objeto antiguo perteneciente a la familia, entre otros. 4 El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define frágil de la siguiente manera: ·1. adj.
Quebradizo, y que con facilidad se hace pedazos. 2. adj. Débil, que puede deteriorarse con facilidad..." 11 ó Proceso 150·1P·2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 13 de 47 Para una correcta interpretación de la norma estudiada, es importante advertir que un artículo valioso podría, a su vez, ser frágil o perecedero siempre y cuando asf lo estime su dueño. Un instrumento musical dañado y viejo podría ser considerado valioso para un músico por ser el primero que tocó al iniciar su carrera.
Esto quiere decir que la calificación de valioso o no dependerá de la relación objeto-propietario o de su costo comercial. 2. 7. Aclarado lo anterior y analizando el artículo estudiado, se encuentran las siguientes caracterfsticas para que opere un sistema de valor declarado para los objetos considerados como valiosos, que como se dijo pueden ser también frágiles o perecederos: 2.7.1.
La implementación de un mecanismo para declarar la mercancía y el valor. La aerolfnea debe implementar un mecanismo para que el usuario pueda declarar y valorar la mercancia valiosa que desee transportar. Puede realizarse mediante formularios físicos, en línea, declaración plasmada en un archivo multimedia, etc. 2. 7.2. Aceptación por parte de la aerolínea.
Previa verificación al momento de facturar, la aerolínea podrá aceptar o no el transporte, bajo dos supuestos: 2. 7.3. a) Artículos de prohibido transporte aéreo. Si los artículos no se pueden transportar por prohibición de normas de seguridad, medio-ambientales, agrícolas, culturales, entre otras, la aerolínea podrá negarse previa explicación al pasajero. b) Que la aerolínea no esté de acuerdo con el valor declarado.
Esta facultad de la aerolínea es fundamental, ya que bajo este supuesto puede controlar el monto de su responsabilidad por pérdida o destrucción del articulo que se pretende transportar. Establecimiento de condiciones para el transporte. La aerolínea puede determinar ciertas reglas y condiciones para el transporte de artículos valiosos. El articulo 19 prevé dos: a) 5 El pago de una suma complementaria.
Si la aerolínea presta un servicio especial, puede cobrar una suma adicional para su ejecución. Transportar artículos valiosos, sobre todo si son frágiles o perecederos, puede implicar un tratamiento especial del equipaje, lo que se traduce en costos para el transportista y un valor adicional a pagar por el pasajero. s Sobre el pago de una suma suplementaria en relación sobre la declaración especial de valor y la responsabilidad del transportista, el Convenio de Montreal en el Artículo 22.2 dice lo siguiente: •Articulo 22 Limites de responsabilidad respecto al retraso, et equipaje y ta carga. 12 Proceso 150-IP-2015 GACETA OFICIAL b) 28/03/2017 14 de 47 Cumplimiento de condiciones de seguridad.
La aerolínea puede establecer normas para embalar, proteger o guardar los artículos valiosos de conformidad con su naturaleza, es decir, de acuerdo al tipo de articulo que se desee transportar. El usuario deberá cumplir con estas normas, ya que podría rechazarse su pedido de transporte especial. El costo en que se incurra por cumplir con las medidas de seguridad correrán por cuenta del usuario.
Si no se cumplen con las normas de seguridad que previamente determinó el transportista, es un eximente de responsabilidad en caso de pérdida o destrucción de la mercadería. 3. Pregunta formulada por la Corte consultante "SI la prohibición al usuario de incluir en su equipaje facturado, artículos frágiles o perecederos, faculta a las aerolíneas a no permitir se deje constancia del transporte de los mismos, a pesar de que el segundo párrafo del artículo 19 de la Decisión 619, prevé la obligación de transportarse bajo manifestación de valor declarado" 3.1.
Aunque el Artículo 19 de la Decisión 619, atrás analizada, prevea en su párrafo primero que la aerolínea no se hace responsable de los artículos perecederos o frágiles transportados en el equipaje facturado sin su autorización, le corresponde poner a disposición del usuario, de acuerdo con lo establecido en el párrafo segundo de la misma disposición, un sistema o mecanismo que le permita a los usuarios solicitar el transporte en bodega de los artículos valiosos, que podrían ser frágiles o perecederos, previo el cumplimiento de las normas de seguridad y la aceptación por parte de la aerolínea del valor declarado, de conformidad con los fundamentos tratados y desarrollados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 05316-2012-0-1801-JR CA-17, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del ( ) 2.
En el transporte de equipaje, la responsabilidad del transportista en caso de destrucción, pérdida, averia o retraso se limita a 1.000 derechos especiales de giro por pasajero a menos que el pasajero haya hecho af transportista, al entregarle el equipaje facturado, una declaración especial del valor de la entrega de éste en ef lugar de destino, y haya pagado una suma suplementaria, si hay fugar a eflo.
En este caso, ef transportista estará obflgado a pagar una suma que no excederá def importe de la suma declarada, a menos que pruebe que este importe es superior al valor real de la entrega en el lugar de destino para el pasajero.· 13 e 1· � $ Proceso 150-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 15 de 47 Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. { ''/ \, ( (� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA afael Vergara Quintero MAGIST DO ' Hugo Ramiro z Apac MAGISTRADO cfférdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
L/ A( Cecilia Luisa Aylló�teros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 150-IP-2015 ! 14 GACETA OFICIAL 28/03/2017 16 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 224-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2009-00627-00 Marcas involucradas signo denominativo Q.HUBO y marca mixta Q.HUBO Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1401 de 11 de mayo de 2015 recibido en este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a), en concordancia con los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º 2009-00627-00; y, El Auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INTERCOM COLOMBIA LTOA. Demandada: COLOMBIANA LA NACIÓN SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA COMERCIO (SIC) Y PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL Tercero Interesado: 2. 28/03/2017 17 de 47 GRUPO NACIONAL DE MEDIOS S.A. Hechos Relevantes: 2.1. El 8 de julio de 2005, NUBIA VILLAVICENCIO DE ERAZO, presentó solicitud de registro del signo denominativo Q'HUBO, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza1 (Expediente Administrativo 05 067112). 2.2.
Mediante escrito del 26 de julio de 2005, NUBIA VILLAVICENCIO DE ERAZO solicitó tener en cuenta la transferencia de la solicitud de registro del signo denominativo Q'HUBO a la sociedad EL PAÍS S.A. (en adelante EL PAIS).2 2.3 Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, INTERCOM COLOMBIA LTDA (en adelante INTERCOM) y NUEVO DIARIO DE OCCIDENTE S.A. (en adelante NUEVO DIARIO DE OCCIDENTE), formularon oposiciones.
La primera sobre la base de su marca mixta Q'HUBO, registrada bajo el Certificado 216395, para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza3, y la segunda manifestando que lanzó al mercado un suplemento de su periódico, la que denominaron QUIUBO NUEVO DIARIO OCCIDENTE. 2 3 Clase 16: Periódicos, revistas, suplementos y toda clase de articulas impresos, fotografías, adhesivos para papelerla; y material de Instrucción o enseñanza.
La sociedad El PAÍS S.A., traspasó los derechos de esta marca a la sociedad GRUPO NACIONAL DE MEDIOS S.A., cuya actividad principal es "las actividades relacionadas con el periodismo y con la administración, edición, impresión, difusión y distribución de periódicos·. Clase 38: Prestación, operación, explotación, organización, y gestión de servlclos telefónicos, fax, bipper, correo de voz y todo lo relacionado con las comunlcacíones.
Representación de empresas dedicadas al mismo ramo de las comunicaclones. Posteriormente fue cancelada parcialmente (Resolución 9564 de 30 de marzo de 2007), quedando restringida a prestación, operación, explotación, organización y gestión de servicios telefónicos. 2 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 18 de 47 2.4. El 7 de abril de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante la Resolución 10692, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro solicitado. 2.5.
INTERCOM y NUEVO DIARIO DE OCCIDENTE, interpusieron recursos de reposición y en subsidio de apelación contra dicho acto administrativo. 2.6. El 16 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante la Resolución 24378, resolvió los recursos de reposición confirmado el acto administrativo impugnado y concedió los recursos de apelación y negó el registro del signo solicitado. 2.7.
El 20 de agosto de 2008, la Superintendenta Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 29606, resolvió los recursos de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 2.8. INTERCOM presentó demanda de nulidad contra la SIC, indicando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos. 2.9.
El 1 de marzo de 2012, el GRUPO NACIONAL DE MEDIOS S.A., en su calidad de tercero interesado, presentó escrito de contestación a la demanda de nulidad interpuesta por INTERCOM. 2.1O. El 9 de marzo de 2012, la SIC presentó escrito de contestación a la demanda de nulidad interpuesta por INTERCOM. 2.11.Mediante providencia de 12 de agosto de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda presentada por INTERCOM: 3.1. Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista visual, conceptual y fonético. 3.2. Adujo que la solicitud de la marca denominativa Q'HUBO se presentó para realizar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión. 3.3. Agregó que los productos y servicios amparados por los signos en conflicto tienen conexión competitiva. 3.4.
Manifestó que la autoridad nacional incurrió en una evidente falta de motivación. Además, desconoció elementos probatorios relevantes. 3 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 4. 28/03/2017 19 de 47 Argumentos de la contestación presentada por la SIC: 4.1. Indicó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a la normativa comunitaria y nacional, ya que no se configura ninguno de los supuestos para acreditar actos de competencia desleal, de riesgo de confusión indirecta y mucho menos de conexión competitiva. 4.2.
Señaló que no se aportaron pruebas tendientes a demostrar el supuesto acto directo de competencia desleal. 4.3. Sostuvo que los signos en conflicto distinguen productos y servicios disímiles. Por lo tanto, su coexistencia en el mercado está amparada bajo el principio de especialidad. 5. Argumentos de la contestación presentada por el Tercero Interesado, GRUPO NACIONAL DE MEDIOS: 5.1.
Indicó que no existe riesgo de confusión, ya que los signos en conflicto son suficientemente distintivos. 5.2. Manifestó que los signos en conflicto identifican productos y servicios que satisfacen necesidades diferentes y, por lo tanto, no existe conexión competitiva. 5.3. Agregó que la similitud de los signos no constituye en sí un acto de competencia desleal y de mala fe. 5.4.
Argumentó que el examen de registrabilidad de marcas realizado por la autoridad competente, estuvo ajustado a los principios de autonomía y legalidad. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Sólo se interpretará el Artículo 136 Literal a). No se interpretarán los Artículos 154 y 155 porque no se está resolviendo un caso de infracción de marcas. De oficio, se interpretará el Artículo 137 de la misma normativa, en concordancia con los Artículos 258 y 259 por referirse a aspectos relacionados con la competencia desleal relacionada con la Propiedad lndustriaJ.4 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• ( ) #Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercia afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 4 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 20 de 47 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada (Arts. 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 200 de la Comisión de la Comunidad Andina).
La conexión competitiva (Clases 16 y 38). El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autónomo e integral. 2. 3. 4. 5. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por Identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos 1.1.
Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo "Q'HUBO" es confundible con la marca mixta "Q'HUBO", es pertinente referirnos previamente al Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) ( ) sean fdéntfcos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o regfstrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecta de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
Artículo 137.• Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitada para perpetrar, facilitar o consolidar un acta de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (...) Articulo 258.- Se considera desleal toda acto vinculada a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contraria a las usos y prácticas honestos.
Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad Industrial, entre otros, los siguientes: a) cuafquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el estabfeclmiento, los productos o la actividad Industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir af público a error sabre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterlsticas, la aptitud en el emplea o la cantidad de los productos� ( )". s PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 21 de 47 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )". 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico5 o semejanteª a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos 5 6 Los signos Idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.
Contienen diíerencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 6 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 22 de 47 confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos7: 1.8.1. 7 La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 7 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 28/03/2017 23 de 47 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y, consecuencialmente, para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos denominativos y mixtos 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo denominativo Q'HUBO con el signo mixto Q'HUBO, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado, mientras que los mixtos se compone de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc. 2.2.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya que su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas pueden causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas6 para el cotejo: 2.3.1. 8 Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. Estas reglas han sido adopladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múlliples providencias, enlre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. 8 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 2.3.2. 28/03/2017 24 de 47 SI el elemento denominativo es preponderante.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación de signos denominativos: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. s Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deportistas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo y deport-istas.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado, y que unido a un lexema modifica su definición. 10 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 9 10 RAE: Unidad mlnima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sof, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., te", en ente"áls.
RAE: m. Gram. Unidad mlnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene 1. dos morfemas: mujer y - es 2. 3. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramalical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, ero. m Gram. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 9 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 25 de 47 ii.
Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4.
De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá verificar si se realizó el cotejo entre el signo denominativo Q'HUBO y el mixto Q'HUBO, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 3. La solicitud de registro de marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Competencia desleal por confusión con una marca registrada (Arts. 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina) 3.1. Como en el proceso interno la demandante argumentó que la marca denominativa Q'HUBO se presentó para realizar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión, se abordará el tema planteado. 3.2.
El Artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 3.3. Esta norma consagra tres verbos rectores sobre la conducta de competencia desleal allí descrita, a saber: 3.3.1.
Perpetrar: se realiza cuando la solicitud de registro, por sí misma, se configura como un acto de competencia desleal. 10 PROCESO 224-1 P-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 26 de 47 3.3.2. Facilitar: se presenta cuando la solicitud de registro da pie para la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas diferentes al registro.
Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para el cometimiento del acto desleal bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcario. 3.3.3. Consolidar: se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario. 3.4.
De conformidad con el asunto debatido en el proceso interno, la Corte consultante deberá determinar si el registro del signo Q'HUBO fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 3.5. Ante la hipótesis de aplicación del Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario referirse a los actos de competencia desleal relacionados con la propiedad industrial, ya que es en este marco donde el juez puede catalogar la conducta vinculada al registro solicitado.
En efecto, el Artículo 258 contiene el concepto aplicable para un correcto análisis: MSe considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos". De la anterior definición se pueden extraer los siguientes elementos que caracterizan la materialidad de la conducta11: 11 6 3.5.1.
Que la conducta sea vinculada a la propiedad industrial. Para que sea aplicable la acción tiene que ver con los bienes intelectuales protegidos por el derecho de propiedad industrial: marcas, lemas comerciales, enseñas comerciales, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, etc. 3.5.2. Que la conducta se realice en el ámbito empresarial.
Cuando la norma se refiere al "ámbito empresarial", hace relación al empresario dentro del mercado, es decir, en el marco de la Mefectiva" competencia. Por lo tanto, para que se debe un acto de competencia desleal, los sujetos implicados El Tribunal reitera la linea jurisprudencia! que ha trazado sobre la materia. Se destaca la Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2008;
Interpretación de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013. 11 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 27 de 47 (actor - perjudicado), deben operar en el mismo mercado y tener una situación de rivalidad competitiva. 3.5.3. Que la conducta sea contraria a los usos y prácticas honestos. Quiere decir que la conducta se realiza con el ánimo causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a un competidor o al desenvolvimiento del mercado como ta1 12 • 3.6.
Por su parte el Artículo 259 enuncia, de manera no taxativa, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial: 3.6.1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.6.2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.6.3.
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 3.7. El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", tiene una gran relevancia para el caso particular, ya que se deberá establecer si el registro solicitado tenía como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal por confusión, lo que implica que se cumplan las siguientes características: 3. 7.1. 12 El acto se dirija a perpetrar, facilitar o consolidar confusión sobre el establecimiento, los productos y la actividad comercial de un competidor.
La acción desleal pretende, en últimas, inducir en error a los partícipes del mercado en relación con el escenario de operación de un competidor, lo que podría incluir el uso y goce de sus bienes industriales protegibles: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes etc. Sobre los usos y prácUcas honestas, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, expedida en el Proceso 38-IP-98.
Sobre la finalidad de la restricción a la compelencia desleal, se puede ver GACHARNÁ, Maria Consuelo. "LA COMPETENCIA DESLEAL". Edllorial Temls, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrfan resultar vulnerados por et comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(Publicidad engañosa, por ejemplo)". é 12 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 28 de 47 Para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, la labor del consultante no se enmarcaría en realizar un simple análisis de confundibilidad de los signos distintivos que pudiesen estar implicados, sino en determinar si el registro, en relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado.13 4. 3.7.2.
Los competidores deben concurrir en mismo mercado físico o electrónico 14• Si el supuesto y posiblemente afectado con la solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia deslea1.1s 3. 7.3. Se debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de manera desleal, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro del signo figurativo se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión con los productos y la actividad comercial del demandante.
Al efecto, dentro de estos indicios razonables podría incluirse la forma de utilizar la marca en el mercado, siempre y cuando se encuentre probada en el expediente. La conexión competitiva (Clases 16 y 38) 4.1. Teniendo en cuenta que los signos en conflicto amparan productos y servicios de las Clases 16 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, 13 14 15 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, expedida en el marco del Proceso 116-IP-2014.
Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquler parte del globo terráqueo. Sobre esto se puede consultar FLINT BLANCK, Pinkas: 'Tratado de defensa de la fibre competencia';
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115. "En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, fas productos o /a actividad Industria/ o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea Incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.... para que el sistema competitivo funcione hay que oblfgar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en si( )". 13 PROCESO 224-lP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 29 de 47 se abordará el tema considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales se ha tratado el tema 1s. 4.2.
En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos y/o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos 17 • 4.3.
Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 4.4.
Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del Artículo 151 de la Decisión 486 1ª ). 4.5.
Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 4.5.1. La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas 16 17 18 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudlclal del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003;
Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parametro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que Indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios.
Sobre el principio de especialidad se puede consultar la lnterprelación Prejudicial de 19 de oclubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. Articulo 151 "( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinaran la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." 14 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 30 de 47 similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 4.5.2.
Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendria poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.
En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 4.5.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.
Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 4.5.4.
Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 4.5.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementarledad de los productos y/o servicios.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos y/o servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos y/o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 15 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 31 de 47 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podrfa decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 19 • Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.6. 19 cbf De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos y/o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva20. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robln Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA. MICROECONOMIA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela) Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "él efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ecJbooks?ld=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia +efecto+suslitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjOmbyUus3MAhX1HR4KHRXZAXcQ6AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomia%20efecto%20sustituclon&f=false> {visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 I PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 5. 28/03/2017 32 de 47 El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autónomo e integral 5.1. Como la demandante sostuvo que la autoridad nacional incurrió en una evidente falta de motivación, el Tribunal se referirá al tema reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos21. 5.2.
El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente debe reunir las siguientes caracterlsticas: 5.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan limites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tienen la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus características y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el limite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países Miembros. 5.2.2. Es de oficio: se debe realizar, aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Este examen implica que la oficina de registro debe revisar todas las bases de datos e información pertinente para hacer un correcto análisis de registrabilidad.
Esto incluye tener en cuenta las anotaciones y limitaciones al derecho exclusivo sobre la marca que consten en el registro, entre las que se encuentran 21 \ Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-IP-2004; Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005.
Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013, en el Proceso 17-IP-2013. 17 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 33 de 47 las medidas cautelares que dicten los jueces nacionales en materia penal y civil. 5.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los Artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2.4.
Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas. Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00627-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artlcu\o 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el ArUculo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. t(I � { Cecilia\Luisa Ayl�eros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRAD. 18 PROCESO 224-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 34 de 47 ------� De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Ji!� { Cecilia Luisa Ayll�os PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 1 PROCESO 224-IP-2015 f 19 GACETA OFICIAL 28/03/2017 35 de 47 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 227-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: Referencia: 08002-2013-0-1801-JR-CA-25 Signos STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL yVENEZIA Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 08002-2013-0-1801-JR-CA-25 del 11 de mayo de 2015, recibido el mismo dla, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del segundo párrafo del Articulo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º 08002-2013-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO PROCESO 227-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandados: 28/03/2017 36 de 47 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA INDECOPI. PROPIEDAD INTELECTUAL REPÚBLICA DEL PERÚ DEQUIVAL S.A.C. 2. Hechos Relevantes:
2.1. FRANCISCO PÉREZ Al VARADO es titular de la marca STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL (mixta), registrada en Perú bajo el Certificado 165589, para amparar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza 1. (Expediente administrativo 418751 2010) STEAKKNIFE 2.2. El 8 de septiembre de 2011, DEQUIVAL $.A.C. (en adelante DEQUIVAL), presentó acción de nulidad contra el registro de la mencionada marca, argumentando violación de los Artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Indicó que FRANCISCO PÉREZ ALVARADO obtuvo el registro de mala fe, puesto que al solicitarlo tenía conocimiento de que productos amparados con la marca VENEZIA eran importados desde China, lo cual se pudo constatar mediante los DUA 140945-00 de 24 de septiembre de 2005, 225944-00 y 298779-00 de 5 de diciembre de 2006. 2.3. El 23 de abril de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante la Resolución 1404-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada la acción de nulidad. 2.4.
El 23 de mayo de 2012, FRANCISCO PÉREZ ALVARADO presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. Clase 8: "Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; artículos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar" 2 PROCESO 227-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 37 de 47 2.5.
El 21 de junio de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad intelectual (en adelante el INDECOPI) mediante Resolución 2173-2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 2.6. El 2 de octubre de 2013 FRANCISCO PÉREZ ALVARADO interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo 2.7.
El 10 de noviembre de 2013, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda planteada por FRANCISCO PÉREZ ALVARADO. 2.8. El 9 de diciembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante sentencia signada como Resolución Número Cuatro declaró infundada la demanda. 2.9.
El 20 de diciembre de 2014 FRANCISCO PÉREZ ALVARADO presentó recurso de apelación contra la anterior providencia. 2.1O. Mediante Auto signado como Resolución Número 2, de 27 de abril de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda presentada por FRANCISCO PÉREZ AL VARADO: 3.1. Adujo que ha obrado en todo momento de buena fe. Realizó una búsqueda de antecedentes en el INDECOPI y pudo evidenciar que en la Clase 8 de la Clasificación Internacional Niza existió el registro ya caducado de la marca MORO DI VENEZIA a favor de la empresa IRVEL SRL.
Agregó, además, que lo anterior no fue tenido en cuenta por la autoridad nacional. 3.2. Sostuvo que la marca mixta STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL es arbitraria y fue analizada por el INDECOPI. 3.3. Manifestó que la marca VENEZIA se encontraba registrada en otras clases. Indicó, además, que los documentos presentados como prueba no acreditan el uso de la marca en el mercado peruano; lo único que demuestran es su ingreso al país. 4.
Argumentos de la Contestación presentada por el INDECOPI: 4.1. Señaló que se encuentra acreditado que el demandante actuó de mala fe al solicitar la marca mixta STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS 3 PROCESO 227-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 38 de 47 STEEL. Esto por cuanto la denominación VENEZIA es un signo arbitrario en relación con los productos que identifica, era conocido con anterioridad por el demandante y fue solicitado con el fin de obtener un provecho illcito y un perjuicio desleal a DEQUIVAL. 4.2.
Indicó que las pruebas obrantes en el expediente acreditan la importación de productos identificados con la marca VENEZIA, lo que permite deducir que la marca fue utilizada en el mercado peruano con anterioridad a su registro. El demandante quiere hacer creer que los productos importados no se comercializaron, lo que sería un argumento que carece de todo sentido lógico y razonabilidad. 4.3.
Manifestó que la existencia previa del registro de una marca compuesta por la denominación VENEZIA, no demuestra la buena fe del demandante. 5. Participación de DEQUIVAL: 5.1. Fue declarada en rebeldía mediante Resolución Dos del 5 de marzo de 2014. 6. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia: 6.1. El 9 de diciembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cuatro declaró infundada la demanda, argumentando que: w(•••) teniendo en cuenta que el señor Francisco Pérez A/varado obtuvo el registro de la marca STEAK KNlFE VENEZIA STAINLESS STEEL y empaque para distinguir productos de la Clase 8 de Clasificación Internacional de Niza, con fecha de 20 de julio de 2010 (certificación No 00165589), se verifica que con anterioridad a dicha fecha el accionante y el señor Apaza ya hablan importado al mercado peruano productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza identificados con la marca VENEZ/A el mismo que forma parte de la marca registrada, por lo que resulta razonable asumir que el accionante tenia conocimiento de la marca VENEZ/A mucho antes de solicitar su registro ante la autoridad administrativa.
"(...) Que, teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento administrativo sustantivo el acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según co"esponda, como expresamente se ha prescrito en el Artículo 9 de la ley No. 27444; co"espondiéndole, en principio, al recurrente destruir tal presunción de legalidad, lo cual no ha sucedido en el presente proceso incumpliendo de esta forma su carga procesal; razón por la cual se debe desestimar la presente demanda, habiendo este Despacho, sacado elementos de convicción de los autos y de los hechos alegados y probados en el expediente administrativo( r 4 PROCESO 227-IP-2015 GACETA OFICIAL 7. 28/03/2017 39 de 47 Argumentos del Recurso de Apelación:
7.1. FRANCISCO PÉREZ AlVARADO reiteró los argumentos expuestos en la demanda. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se realizará la interpretación solicitada. De oficio, se interpretará el Artículo 137 de la misma normativa, en concordancia con los Artículos 258 y 259 por referirse a aspectos de la competencia desleal relacionada con la propiedad industrial2.
Además, la Corte consultante formuló las siguientes preguntas: "¿Cómo podría demostrarse que el solicitante del registro de una marca lo hace actuando de mala fe o en todo caso?, ¿cuáles serian las causales que demostrarían esa actuación?". ¿De acreditarse tal situación (la mala fe) se estarian consolidando actos de competencia desleal?" C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
El registro de marca solicitado de mala fe. 2. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artfcu/o 137.- Cuando fa oficina nacional competente tenga Indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicha registro.
( ) Articulo 172. ( ) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de la dispuesto en el Articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción presaibirá a los cinco años cantados desde la fecha de concesión del registro impugnado".
( ) Articulo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad Industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Articulo 259.• Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a} cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier media que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al púbflco a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterlsticas, la aptitud en el empleo o la cantidad de las productos" ( ) 5 PROCESO 227-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 3.
Preguntas formuladas por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El registro de marca solicitado de mala fe 40 de 47 1.1. Como en el proceso interno se debate si el signo mixto STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL fue solicitado de mala fe, se abordará el tema planteado reiterando la línea jurisprudencia! que ha trazado sobre la materia. 3 1.2.
El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, consagra como causal de nulidad relativa que el registro se hubiese obtenido de mala fe. 1.3. Ante todo, conviene observar que la "buena fe" se ha establecido como un principio general, fundamental y básico de los sistemas jurídicos y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico comunitario andino no es ajeno a dicho principio, pues lo incorpora como un postulado llamado a regir todas las actuaciones. 4 1.4.
En consecuencia, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilice de mala fe el mecanismo de registro. 1.5.
La causal de mala fe se encuentra establecida para proscribir cualquier conducta que pretenda, a través del registro de una marca, falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinados. 1.6. La causal nos brinda un supuesto de amplio espectro, es decir, cubre una gran cantidad de eventos que podrían contener mala fe al solicitar u obtener un registro de marcas.
Por tal motivo, el discernimiento que acometa la Corte consultante debe partir del análisis de los "indicios 3 4 5 t5 Se destacan las Interpretaciones Prejudiciales de 24 de julio de 2013 y 25 de septiembre de 2013, expedidas en el marco de los procesos 54-IP-2013 y 87-IP-2013. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 30 de junio de 2004, donde se dijo lo siguiente: "En el régimen de marcas andino el principio de la buena re debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro·.
Existen otras causales de irregistrabilidad que están lnlimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el Articulo 136 Literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabllldad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el Ulular de un signo idéntico o similar al que se prelende registrar en el país miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-lP2012.
Otra causal estrechamente ligada con la mala re es la consagrada en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 6 PROCESO 227-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 41 de 47 razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro obró o no de mala fe. 1.7.
Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de afectar la competencia en general, las condiciones del mercado o a algún competidor o posible interesado en el comercio subregional.
Existen una gran cantidad de hipótesis que podrían encajar en la causal de mala fe, lo que deberá ser probado por quien alegue la mencionada mala fe; sin embargo, de conformidad con los supuestos que se desprenden del proceso interno, el Tribunal encuentra necesario referirse a dos de ellas: 1.7.1. Solicitud de registro con el ánimo de aprovecharse del prestigio obtenido por una marca notoria extracomunitaria.
El ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe el posicionamiento de un signo ajeno, con el argumento de que no sea notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si ese proceder de mala fe conlleva el indebido aprovechamiento de la alta penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios.
Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí deben estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario economrco que podría arrastrar una marca notoria extracomunitaria. 1.7.2.
Solicitud de registro de marcas que amparan productos importados, con el ánimo de aprovecharse de su posicionamiento en el mercado. Un típico acto de mala fe podría ser solicitar el registro de un signo que ya circula en el mercado amparando productos importados, pero que no se encuentra registrado en ninguno de los países miembros, sobre todo si el solicitante pretende aprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dicho signo en el círculo de consumidores de que se trate.
Lo anterior porque la importación del producto con anterioridad al registro del signo idéntico o similar, si el solicitante es comerciante en el mismo rubro, podría considerarse como un indicio razonable de la existencia de mala fe. 7 PROCESO 227-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 42 de 47 1.8. En relación con las dos hipótesis planteadas, será de gran utilidad analizar. entre otros factores, el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podria concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive, este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un campeonato mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios, en este escenario, es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no han ingresado empresarialmente. 1.9. En consecuencia, el Tribunal advierte que aunque el signo no esté registrado, en un escenario de "conocimiento" como el planteado, generaría solicitudes de registro improcedentes, ya que si el solicitante conocía la aptitud distintiva, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que se pretende registrar, se configuraría un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 1.1 O. En este orden de ideas, se deberá examinar las pruebas reunidas en el proceso, entre ellas los indicios razonables que le permitan establecer si el registro del signo mixto STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL se presentó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo denominativo VENEZIA. en perjuicio de los otros competidores y del público consumidor. 2.
La solicitud de registro de marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada 2.1. Como en el proceso interno el INDECOPI sostuvo que la marca mixta STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL se solicitó con el fin de obtener un provecho ilícito y causarle un perjuicio desleal a DEQUIVAL, se abordará el tema planteado. 2.2.
El Artfculo 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: "Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro". 2.3. Esta norma consagra tres verbos rectores sobre la conducta de competencia desleal allí descrita, a saber: 8 PROCESO 227-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 43 de 47 2.3.1.
Perpetrar: se realiza cuando la solicitud de registro, por sí misma, se configura como un acto de competencia desleal. 2.3.2. Facilitar: se presenta cuando la solicitud de registro da pie para la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas diferentes al registro. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para el cometimiento del acto desleal bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcaría. 2.3.3.
Consolidar: se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario. 2.4.
De conformidad con el asunto debatido en el proceso interno, la Corte consultante deberá determinar si el registro del signo STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. 2.5. Ante la hipótesis de aplicación del Artfculo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario referirse a los actos de competencia desleal relacionados con la propiedad industrial, ya que es en este marco donde el juez puede catalogar la conducta vinculada al registro solicitado.
En efecto, el Articulo 258 contiene el concepto aplicable para un correcto análisis: "Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos". De la anterior definición se pueden extraer los siguientes elementos que caracterizan la materialidad de la conducta6: 6 2.5.1.
Que fa conducta sea vinculada a fa propiedad industrial. Para que sea aplicable la acción tiene que ver con los bienes intelectuales protegidos por el derecho de propiedad industrial: marcas, lemas comerciales, enseñas comerciales, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, etc. 2.5.2. Que la conducta se realice en el ámbito empresarial.
Cuando la norma se refiere al "ámbito empresarial", hace relación al empresario dentro del mercado, es decir, en el marco de la "efectiva" competencia. Por lo tanto, para que se debe un acto de competencia desleal, los sujetos implicados El Tribunal reitera la línea jurisprudencia! que ha trazado sobre la materia. Se destaca la Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida en el marco del Proceso 26-IP2008; lnlerprelación de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013. 9 PROCESO 227-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 44 de 47 (actor - perjudicado), deben operar en el mismo mercado y tener una situación de rivalidad competitiva. 2.5.3.
Que la conducta sea contraria a los usos y prácticas honestos. Quiere decir que la conducta se realiza con el ánimo causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a un competidor o al desenvolvimiento del mercado como taF. 2.6. Por su parte el Artículo 259 enuncia, de manera no taxativa, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial: 2.6.1.
Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.6.2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.6.3.
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 2.7. El primer grupo, "actos de competencia desleal por confusión", tiene una gran relevancia para el caso particular, ya que se deberá establecer si el registro solicitado tenia como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal por confusión, lo que implica que se cumplan las siguientes características: 2. 7.1.
El acto se dirija a perpetrar, facilitar o consolidar confusión sobre el establecimiento, los productos y la actividad comercial de un competidor. La acción desleal pretende, en últimas, inducir en error a los participes del mercado en relación con el escenario de operación de un competidor, lo que podría incluir el uso y goce de sus bienes industriales protegibles: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes etc.
Para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, la labor del consultante no se enmarcaría en realizar un simple análisis de confundibilidad de los signos 7 Sobre los usos y práclicas honestas, se puede consullar la Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, expedida en el Proceso 38-IP-98. Sobre la finalidad de la restricción a la competencia desleal, se puede ver GACHARNÁ, Maria Consuelo.
"LA COMPETENCIA DESLEAL". Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47: "de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrlan resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(Publicidad engañosa, por ejemplo)". 10 PROCESO 227-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 45 de 47 distintivos que pudiesen estar implicados, sino en determinar si el registro, en relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado.8 Como quiera que no se trata de signos idénticos, se deberá comparar los signos enfrentados, de conformidad con las reglas para el cotejo de los signos mixtos y denominativos 9, con el objeto de determinar, como punto de partida del análisis, si el público consumidor caería en riesgo de confusión 10• e 9 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, expedida en el marco del Proceso 116-IP-2014.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya que su tamaño, color, diseño y otras caracterlstlcas pueden causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reg1as9 para el cotejo: Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habrla riesgo de confusión. SI el elemento denominativo es p reponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación de signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto: es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta 1a silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podrla ser evidente. - Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el dlccionario.9 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-lvo, deport-istas, deport-ólogo, deport e, deport-ivo y deport-Jstas.
Los segundos, son fragmentos mlnimos capaces de expresar un significado, y que unido a un lexema modifica su definición.9 Si los signos en conflicto comparten un lexema o rafz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto.
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. - Se debe observar el orden de las vocales, lada vez que esto índica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que Impacta de una manera más fuerte en la mente del consu midor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. 10 - Se debe determinar si e xiste un elemento común p reponderante o relevante en ambos signos. Ver la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-IP-2012. 11 PROCESO 227-IP-2015 GACETA OFICIAL 2.7.2. 28/03/2017 46 de 47 Los competidores deben concurrir en mismo mercado físico o electrónico11.
Si el supuesto y posiblemente afectado con la solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia desleal. 12 2.8. Se debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de manera desleal, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vfa de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro del signo se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión con los productos y la actividad comercial de DEQUIVAL.
Al efecto, dentro de estos indicios razonables podría incluirse la forma de utilizar la marca en el mercado, siempre y cuando se encuentre probada en el expediente. 3. Preguntas formuladas por la Corte consultante 3.1. ¿Cómo podria demostrarse que el solicitante del registro de una marca lo hace actuando de mala fe o en todo caso, ¿cuáles serían las causales que demostrarian esa actuación? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el acápite 1 de la presente Interpretación Prejudicial. 3.2.
¿De acreditarse tal situación (la mala fe) se estaría consolidando actos de competencia desleal? Las causales de mala fe (segundo párrafo del Artículo 172) y de competencia desleal (Articulo 137), son independientes, es decir, que prevén supuestos de hecho diferenciados. De todas maneras, es importante advertir que los actos de competencia desleal están soportados sobre acciones de mala fe.
En otras palabras, no toda acción de mala fe consolida un acto de competencia desleal, pero todo acto de competencia desleal siempre se sustenta en la mala fe de quien lo ejecuta. Los presupuestos de la 11 12 Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo.
Sobre esto se puede consultar FLINT BLANCK, Pinkas: 'Tratado de defensa de la libre competencia'; Pontificia Universidad Católica del Perú, Uma, 2002, p. 115. "En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces da crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
En la doctrina se ha dicho sobre el pal1icular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.... para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en si(.••)".. 12 PROCESO 227-IP-2015 GACETA OFICIAL 28/03/2017 47 de 47 causal de competencia desleal se establecieron en el acápite 2 de la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 08002-2013-0-1801-JR CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. �ll A{ \._ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA uis Rafael Vergara MAGISTRA Apac Hugo Ram1 MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejud)cial la Presidenta y el Secretario.
Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretarf a General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 227-IP-2015