k A TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 227-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de Lima de la República del Perú Expediente interno del Consultante: 08002-2013-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL y VENEZIA Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 08002-2013-0-1801-JR-CA-25 del 11 de mayo de 2015, recibido el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicita Interpretación Prejudicial del segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 08002-2013-0-1801-JR-CA-25; y, El Auto de 12 de noviembre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. PROCESO 227-IP-2015 Demandados: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL -— INDECOPI. REPÚBLICA DEL PERÚ DEQUIVAL S.A.C. Hechos Relevantes: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO es titular de la marca STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL (mixta), registrada en Perú bajo el Certificado 165589, para amparar productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza!.
(Expediente administrativo 418751 2010), qe Po mn El 8 de septiembre de 2011, DEQUIVAL S.A.C. (en adelante DEQUIVAL), presentó acción de nulidad contra el registro de la mencionada marca, argumentando violación de los Artículos 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Indicó que FRANCISCO PÉREZ ALVARADO obtuvo el registro de mala fe, puesto que al solicitarlo tenía comocimiento de que productos amparados con la marca VENEZIA eran importados desde China, lo cual se pudo constatar mediante los DUA 140945-00 de 24 de septiembre de 2005, 225944-00 y 298779-00 de 5 de diciembre de 2006.
El 23 de abril de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante la Resolución 1404-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada la acción de nulidad. El 23 de mayo de 2012, FRANCISCO PÉREZ ALVARADO presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. Clase 8: “Herramientas e instrumentos de mano accionados manualmente; articulos de cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas; maquinillas de afeitar” 2 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
PROCESO 227-IP-2015 El 21 de junio de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad intelectual (en adelante el INDECOPI) mediante Resolución 2173-2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado.
El 2 de octubre de 2013 FRANCISCO PÉREZ ALVARADO interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo El 10 de noviembre de 2013, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda planteada por FRANCISCO PEREZ ALVARADO. El 9 de diciembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, mediante sentencia signada como Resolución Número Cuatro declaró infundada la demanda.
El 20 de diciembre de 2014 FRANCISCO PÉREZ ALVARADO presentó recurso de apelación contra la anterior providencia. 2.10. Mediante Auto signado como Resolución Número 2, de 27 de abril de 3.1. 3.2. 3.3. 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por FRANCISCO PÉREZ ALVARADO: Adujo que ha obrado en todo momento de buena fe. Realizó una búsqueda de antecedentes en el INDECOPI y pudo evidenciar que en la Clase 8 de la Clasificación Internacional Niza existió el registro ya caducado de la marca MORO DI VENEZIA a favor de la empresa IRVEL SRL. Agregó, además, que lo anterior no fue tenido en cuenta por la autoridad nacional.
Sostuvo que la marca mixta STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL es arbitraria y fue analizada por el INDECOPI. Manifestó que la marca VENEZIA se encontraba registrada en otras clases. Indicó, además, que los documentos presentados como prueba no acreditan el uso de la marca en el mercado peruano; lo único que demuestran es su ingreso al país. Argumentos de la Contestación presentada por el INDECOP!I:.
Señaló que se encuentra acreditado que el demandante actuó de mala fe al solicitar la marca mixta STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS 3 L 4.2. 4.3. PROCESO 227-1P-2015 STEEL. Esto por cuanto la denominación VENEZIA es un signo arbitrario en relación con los productos que identifica, era conocido con anterioridad por el demandante y fue solicitado con el fin de obtener un provecho ilícito y un perjuicio desleal a DEQUIVAL.
Indicó que las pruebas obrantes en el expediente acreditan la importación de productos identificados con la marca VENEZIA, lo que permite deducir que la marca fue utilizada en el mercado peruano con anterioridad a su registro. El demandante quiere hacer creer que los productos importados no se comercializaron, lo que sería un argumento que carece de todo sentido lógico y razonabilidad.
Manifestó que la existencia previa del registro de una marca compuesta por la denominación VENEZIA, no demuestra la buena fe del demandante. Participación de DEQUIVAL:. Fue declarada en rebeldía mediante Resolución Dos del 5 de marzo de 2014. Fundamentos de la Sentencia de Primera Instancia:. El 9 de diciembre de 2014, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Cuatro declaró infundada la demanda, argumentando que: “( ) teniendo en cuenta que el señor Francisco Pérez Alvarado obtuvo el registro de la marca STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL y empaque para distinguir productos de la Clase 8 de Clasificación Internacional de Niza, con fecha de 20 de julio de 2010 (certificación No 00165589), se verifica que con anterioridad a dicha fecha el accionante y el señor Apaza ya habian importado al mercado peruano productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza identificados con la marca VENEZIA el mismo que forma parte de la marca registrada, por lo que resulta razonable asumir que el accionante tenía conocimiento de la marca VENEZIA mucho antes de solicitar su registro ante la autoridad administrativa.
“( ) Que, teniendo en cuenta que en nuestro ordenamiento administrativo sustantivo el acto administrativo se considera válido en tanto su pretendida nulidad no sea declarada por autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda, como expresamente se ha prescrito en el Artículo 9 de la ley No. 27444; correspondiéndole, en principio, al recurrente destruir tal presunción de legalidad, lo cual no ha sucedido en el presente proceso incumpliendo de esta forma su carga procesal; razón por la cual se debe desestimar la presente demanda, habiendo este Despacho, sacado elementos de convicción de los autos y de los hechos alegados y probados en el expediente administrativo( )".
PROCESO 227-IP-2015 Argumentos del Recurso de Apelación: FRANCISCO PÉREZ ALVARADO reiteró los argumentos expuestos en la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial del segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Se realizará la interpretación solicitada.
De oficio, se interpretará el Artículo 137 de la misma normativa, en concordancia con los Artículos 258 y 259 por referirse a aspectos de la competencia desleal relacionada con la propiedad industrial?. Además, la Corte consultante formuló las siguientes preguntas: “¿Cómo podría demostrarse que el solicitante del registro de una marca lo hace actuando de mala fe o en todo caso?, ¿cuáles serían las causales que demostrarían esa actuación?”.
¿De acreditarse tal situación (la mala fe) se estarían consolidando actos de competencia desleal?” TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El registro de marca solicitado de mala fe. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada.
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. (..) Artículo 172.- (..-) La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado". ( ) Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos. Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de tos productos” (a) 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6.
PROCESO 227-IP-2015 Preguntas formuladas por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El registro de marca solicitado de mala fe Como en el proceso interno se debate si el signo mixto STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL fue solicitado de mala fe, se abordará el tema planteado reiterando la linea jurisprudencial que ha trazado sobre la materia.? El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, consagra como causal de nulidad relativa que el registro se hubiese obtenido de mala fe.
Ante todo, conviene observar que la “buena fe” se ha establecido como un principio general, fundamental y básico de los sistemas jurídicos y, por lo tanto, el ordenamiento jurídico comunitario andino no es ajeno a dicho principio, pues lo incorpora como un postulado llamado a regir todas las actuaciones.?* En consecuencia, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marcas debe estar atenta para impedir que se utilice de mala fe el mecanismo de registro. La causal de mala fe se encuentra establecida para proscribir cualquier conducta que pretenda, a través del registro de una marca, falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinados, La causal nos brinda un supuesto de amplio espectro, es decir, cubre una gran cantidad de eventos que podrían contener mala fe al solicitar u obtener un registro de marcas.
Por tal motivo, el discernimiento que acometa la Corte consultante debe partir del análisis de los “indicios Se destacan las Interpretaciones Prejudiciales de 24 de julio de 2013 y 25 de septiembre de 2013, expedidas en el marco de los procesos 54-1P-2013 y B7-1P-2013. Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 30 de junio de 2004, donde se dijo lo siguiente: “En el régimen de marcas andino el principio de la buena fe debe regir las actuaciones tanto de quienes solicitan el registro de las marcas como de quienes las impugnan o formulan observaciones a dicho registro”.
Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el Articulo 136 Literal d) de la Decisión 486, que plantea ta irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada par el titular de un signo idéntico o simitar al que se pretende registrar en el pais miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP- 2012.
Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 1.7. PROCESO 227-1P-2015 razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro obró o no de mala fe.
Por “indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro cuestionado se solicitó con el ánimo de afectar la competencia en general, las condiciones del mercado o a algún competidor o posible interesado en el comercio subregional.
Existen una gran cantidad de hipótesis que podrían encajar en la causal de mala fe, lo que deberá ser probado por quien alegue la mencionada mala fe; sin embargo, de conformidad con los supuestos que se desprenden del proceso interno, el Tribunal encuentra necesario referirse a dos de ellas: 1.7.1. Solicitud de registro con el ánimo de aprovecharse del prestigio obtenido por una marca notoria extracomunitaria.
El ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe el posicionamiento de un signo ajeno, con el argumento de que no sea notorio en cualquiera de los países miembros, sobre todo si ese proceder de mala fe conlleva el indebido aprovechamiento de la alta penetración que tendría en el mercado una marca que es considerada como notoria en países extracomunitarios.
Con el auge del comercio electrónico, los medios tecnológicos de información masiva que rompen fronteras, y la posibilidad virtual que tienen los empresarios de captar clientes de cualquier parte del mundo, es muy fácil predecir que un signo notorio extracomunitario pueda tener éxito, gran recordación y altísimo grado de distintividad en el comercio subregional andino. Por tal razón, las marcas notorias aun cuando no sean consideradas como tales en cualquiera de los países miembros, sí deben estar protegidas contra actuaciones de mala fe que las involucren, lo que incluye, por su puesto, una solicitud de registro para aprovecharse de todo el escenario económico que podria arrastrar uma marca notoria extracomunitaria. 1.7.2.
Solicitud de registro de marcas que amparan productos importados, con el ánimo de aprovecharse de su posicionamiento en el mercado. Un típico acto de mala fe podría ser solicitar el registro de un signo que ya circula en el mercado amparando productos importados, pero que no se encuentra registrado en ninguno de los países miembros, sobre todo si el solicitante pretende aprovecharse del grado de penetración que tiene o podría tener dicho signo en el círculo de consumidores de que se trate.
Lo anterior porque la importación del producto con anterioridad al registro del signo idéntico o similar, si el solicitante es comerciante en el mismo rubro, podría considerarse como un indicio razonable de la existencia de mala fe. 1.8. 1.9. PROCESO 227-IP-2015 En relación con las dos hipótesis planteadas, será de gran utilidad analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tuviera el solicitante del signo idéntico o similar, lo que se podría concretar con compras realizadas del producto, importaciones, o visitas a los sitios web de la marca; inclusive, este conocimiento previo podría inferirse de la participación de los productos amparados por esa marca en espectáculos de alto impacto masivo mundial, como un campeonato mundial de fútbol, unos juegos olímpicos, conciertos televisados, entre otros.
Esto tiene su razón de ser en la facilidad con que el mundo de la información genera datos al instante y al detalle para la generalidad de la población y, por lo tanto, el conocimiento de los productos y servicios, en este escenario, es de muy fácil acceso, inclusive en países donde no han ingresado empresarialmente. En consecuencia, el Tribunal advierte que aunque el signo no esté registrado, en un escenario de “conocimiento” como el planteado, generaría solicitudes de registro improcedentes, ya que si el solicitante conocía la aptitud distintiva, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo que se pretende registrar, se configuraria un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 1.10.
En este orden de ideas, se deberá examinar las pruebas reunidas en el 2.1. 2.2. 2.3. proceso, entre ellas los indicios razonables que le permitan establecer si el registro del signo mixto STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL se presentó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo denominativo VENEZIA, en perjuicio de los otros competidores y del público consumidor.
La solicitud de registro de marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada Como en el proceso interno el INDECOPI sostuvo que la marca mixta STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL se solicitó con el fin de obtener un provecho ilícito y causarle un perjuicio desleal a DEQUIVAL, se abordará el tema planteado.
El Artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. Esta norma consagra tres verbos rectores sobre la conducta de competencia desleal allí descrita, a saber: 2.4. 2.5.
PROCESO 227-IP-2015 2.3.1. Perpetrar: se realiza cuando la solicitud de registro, por sí misma, se configura como un acto de competencia desleal. 2.3.2. Facilitar: se presenta cuando la solicitud de registro da pie para la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas diferentes al registro. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para el cometimiento del acto desleal bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcario. 2.3.3.
Consolidar: se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario.
De conformidad con el asunto debatido en el proceso interno, la Corte consultante deberá determinar si el registro del signo STEAK KNIFE VENEZIA STAINLESS STEEL fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Ante la hipótesis de aplicación del Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario referirse a los actos de competencia desleal relacionados con la propiedad industrial, ya que es en este marco donde el juez puede catalogar la conducta vinculada al registro solicitado.
En efecto, el Artículo 258 contiene el concepto aplicable para un correcto análisis: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De la anterior definición se pueden extraer los siguientes elementos que caracterizan la materialidad de la conducta?: 2.5.1.
Que la conducta sea vinculada a la propiedad industrial. Para que sea aplicable la acción tiene que ver con los bienes intelectuales protegidos por el derecho de propiedad industrial: marcas, lemas comerciales, enseñas comerciales, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, etc. 2.5.2. Que la conducta se realice en el ámbito empresarial.
Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, hace relación al empresario dentro del mercado, es decir, en el marco de la “efectiva” competencia. Por lo tanto, para que se debe un acto de competencia desleal, los sujetos implicados El Tribunal reitera la línea jurisprudencial que ha trazado sobre la materia. Se destaca la Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida en el marco del Proceso 26-IP- 2008;
Interpretación de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-1P-2013. 9 2.6. 2.7. PROCESO 227-IP-2015 (actor — perjudicado), deben operar en el mismo mercado y tener una situación de rivalidad competitiva. 2.5.3. Que la conducta sea contraria a los usos y prácticas honestos. Quiere decir que la conducta se realiza con el ánimo causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a un competidor o al desenvolvimiento del mercado como tal”.
Por su parte el Artículo 259 enuncia, de manera no taxativa, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial: 2.6.1. Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercia! de un competidor. 2.6.2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 2.6.3.
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, tiene Una gran relevancia para el caso particular, ya que se deberá establecer si el registro solicitado tenía como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal por confusión, lo que implica que se cumplan las siguientes características: 2.7.1.
El acto se dirija a perpetrar, facilitar o consolidar confusión sobre el establecimiento, los productos y la actividad comercial de un competidor. La acción desleal pretende, en últimas, inducir en error a los partícipes del mercado en relación con el escenario de operación de un competidor, lo que podría incluir el uso y goce de sus bienes industriales protegibles: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes etc.
Para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, la labor del consultante no se enmarcaría en realizar un simple análisis de confundibilidad de los signos Sobre los usos y prácticas honestas, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, expedida en el Proceso 38-1P-98. Sobre la finalidad de la restricción a la competencia desleal, se puede ver GACHARNÁ, María Consuelo.
“LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47: “de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(Publicidad engañosa, por ejemplo)”, 10 PROCESO 227-1P-2015 distintivos que pudiesen estar implicados, sino en determinar si el registro, en relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado.* Como quiera que no se trata de signos idénticos, se deberá comparar los signos enfrentados, de conformidad con las reglas para el cotejo de los signos mixtos y denominativos?, con el objeto de determinar, como punto de partida del análisis, si el público consumidor caería en riesgo de confusión!'. 10 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, expedida en el marco del Proceso 116-1P-2014, Aunque el elemento denominativo del signo mixto suelte ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya que su tamaño, color, diseño y otras características pueden causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo: Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusión. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación de signos denominativos: - Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. - Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport- e, deport-ivo y deport-istas.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado, y que unido a un lexema modifica su definición.? Si los signos en conflicto comparten un fexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: - Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, to que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto, - Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un texemna, podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra, Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. - Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado. - Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. Ver la Interpretación Prejudicial de 6 de febrero de 2013, expedida en el marco del proceso 164-1P-2012. 11 2.8. 3.1. 3.2.
PROCESO 227-IP-2015 2.7.2. Los competidores deben concurrir en mismo mercado físico o electrónico!!. Si el supuesto y posiblemente afectado con ta solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia desleal.!? Se debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de manera desleal, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro del signo se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión con los productos y la actividad comercial de DEQUIVAL.
Al efecto, dentro de estos indicios razonables podría incluirse la forma de utilizar la marca en el mercado, siempre y cuando se encuentre probada en el expediente. Preguntas formuladas por la Corte consultante ¿Cómo podría demostrarse que el solicitante del registro de una marca lo hace actuando de mala fe o en todo caso, ¿cuáles serian las causales que demostrarían esa actuación? La respuesta a esta pregunta se encuentra en el acápite 1 de la presente Interpretación Prejudicial.
¿De acreditarse tal situación (la mala fe) se estaría consolidando actos de competencia desieal? Las causales de mala fe (segundo párrafo del Artículo 172) y de competencia desleal (Artículo 137), son independientes, es decir, que prevén supuestos de hecho diferenciados. De todas maneras, es importante advertir que los actos de competencia desleal están soportados sobre acciones de mala fe.
En otras palabras, no toda acción de mala fe consolida un acto de competencia desleal, pero todo acto de competencia desleal siempre se sustenta en la mala fe de quien lo ejecuta. Los presupuestos de la Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios. Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo.
Sobre esto se puede consultar FLINT BLANCK, Pinkas: Tratado de defensa de la libre competencia"; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115. “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado.
En la doctrina se ha dicho sobre el particular que 'para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, 0 pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema compelilivo. para que el sistema compelitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en si ( )”. 12 PROCESO 227-1P-2015 causal de competencia desleal se establecieron en el acápite 2 de la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 08002-2013-0-1801-JR- CA-25, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA Hugo Rami ó Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. si p Cecilia Ltiisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 227-IP-2015 | 13