TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 224-A1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consuitante: 2009-00627-00 Referencia: Marcas involucradas signo denominativo Q'HUBO y marca mixta Q"HUBO Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 1401 de 11 de mayo de 2015 recibido en este Tribunal el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República del Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a), en concordancia con los artículos 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2009-00627-00; y, El Auto de 27 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: INTERCOM COLOMBIA LTDA. Demandada: LA NACIÓN COLOMBIANA S SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC) 2.2. 2.3 PROCESO 224-1P-2015 Tercero Interesado: GRUPO NACIONAL DE MEDIOS S.A. Hechos Relevantes: - El 8 de julio de 2005, NUBIA VILLAVICENCIO DE ERAZO, presentó solicitud de registro del signo denominativo Q'HUBO, para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación internacional de Niza! (Expediente Administrativo 05 067112).
Mediante escrito del 26 de julio de 2005, NUBIA VILLAVICENCIO DE ERAZO solicitó tener en cuenta la transferencia de la solicitud de registro del signo denominativo Q'HUBO a la sociedad EL PAÍS S.A. (en adelante EL PAIS).?2 Una vez publicada la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, INTERCOM COLOMBIA LTDA (en adelante INTERCOM) y NUEVO DIARIO DE OCCIDENTE S.A. (en adelante NUEVO DIARIO DE OCCIDENTE), formularon oposiciones.
La primera sobre la base de su marca mixta Q'HUBO, registrada bajo el Certificado 216395, para identificar servicios de la Clase 38 de la Clasificación Internacional de Niza?, y la segunda manifestando que lanzó al mercado un suplemento de su periódico, la que denominaron QUIUBO NUEVO DIARIO OCCIDENTE. Clase 16: Periódicos, revistas, suplementos y toda clase de artículos impresos, fotografías, adhesivos para papeleria; y material de instrucción o enseñanza.
La sociedad EL PAÍS S.A., traspasó los derechos de esta marca a la sociedad GRUPO NACIONAL, DE MEDIOS S.A., cuya actividad principal es "las actividades relacionadas con el periodismo y con la administración, edición, impresión, difusión y distribución de pertódicos". Clase 38: Prestación, operación, explotación, organización, y gestión de servicios telefónicos, fax, bipper, correo de voz y todo lo relacionado con tas comunicaciones.
Representación de empresas dedicadas al mismo ramo de las comunicaciones. Posteriormente fue cancelada parcialmente (Resolución 9564 de 30 de marzo de 2007), quedando restringida a prestación, operación, explotación, organización y gestión de servicios telefónicos. ty 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. PROCESO 224-1P-2015 El 7 de abril de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante la Resolución 10692, declaró infundadas las oposiciones y concedió el registro solicitado.
INTERCOM y NUEVO DIARIO DE OCCIDENTE, interpusieron recursos de reposición y en subsidio de apelación contra dicho acto administrativo. El 16 de julio de 2008, la División de Signos Distintivos de la SIC mediante la Resolución 24378, resolvió los recursos de reposición confirmado el acto administrativo impugnado y concedió los recursos de apelación y negó el registro del signo solicitado.
El 20 de agosto de 2008, la Superintendenta Delegada para la Propiedad Industrial, mediante Resolución 29606, resolvió los recursos de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. INTERCOM presentó demanda de nulidad contra la SIC, indicando como pretensión principal la nulidad de los anteriores actos administrativos. El 1 de marzo de 2012, el GRUPO NACIONAL DE MEDIOS S.A., en su calidad de tercero interesado, presentó escrito de contestación a la demanda de nulidad interpuesta por INTERCOM. 2.10.El 9 de marzo de 2012, la SIC presentó escrito de contestación a la 2.11. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. demanda de nulidad interpuesta por INTERCOM.
Mediante providencia de 12 de agosto de 2013, la Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por INTERCOM: Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles desde el punto de vista visual, conceptual y fonético.
Adujo que la solicitud de la marca denominativa Q'HUBO se presentó para realizar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión. Agregó que los productos y servicios amparados por los signos en conflicto tienen conexión competitiva. Manifestó que la autoridad nacional incurrió en una evidente falta de motivación. Además, desconoció elementos probatorios relevantes. 4.1. 4.2. 4.3. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4.
PROCESO 224-1P-2015 Argumentos de la contestación presentada por la SIC: Indicó que los actos administrativos acusados se encuentran ajustados a la normativa comunitaria y nacional, ya que no se configura ninguno de los supuestos para acreditar actos de competencia desleal, de riesgo de confusión indirecta y mucho menos de conexión competitiva.
Señaló que no se aportaron pruebas tendientes a demostrar el supuesto acto directo de competencia desleal. Sostuvo que los signos en conflicto distinguen productos y servicios disímiles. Por lo tanto, su coexistencia en el mercado está amparada bajo el principio de especialidad. Argumentos de la contestación presentada por el Tercero Interesado, GRUPO NACIONAL DE MEDIOS: Indicó que no existe riesgo de confusión, ya que los signos en conflicto son suficientemente distintivos.
Manifestó que los signos en conflicto identifican productos y servicios que satisfacen necesidades diferentes y, por lo tanto, no existe conexión competitiva. Agregó que la similitud de los signos no constituye en sí un acto de competencia desleal y de mala fe. Argumentó que el examen de registrabilidad de marcas realizado por la autoridad competente, estuvo ajustado a los principios de autonomía y legalidad.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 Literal a), 154 y 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Sólo se interpretará el Artículo 136 Literal a). No se interpretarán los Artículos 154 y 155 porque no se está resolviendo un caso de infracción de marcas.
De oficio, se interpretará el Artículo 137 de la misma normativa, en concordancia con los Artículos 258 y 259 por referirse a aspectos relacionados con la competencia desleal relacionada con la Propiedad Industrial, 1 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- (..) “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 1.1.
PROCESO 224-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos. Comparación entre signos denominativos y mixtos. La solicitud de registro de marcas para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal.
Competencia desleal por confusión con una marca registrada (Aris. 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 200 de la Comisión de la Comunidad Andina). La conexión competitiva (Clases 16 y 38). El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autónomo e integral. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.
Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo denominativo “Q'HUBO" es confundible con la marca mixta “Q'HUBO”, es pertinente referirnos previamente al Artículo 136 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente a la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(..-) Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro. Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.
Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; b) las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; o, c) las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos”.
(..)" 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. PROCESO 224-1P-2015 a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (.)J” El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.
Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor, 1.7. 1.8. PROCESO 224-1P-2015 confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos”: 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.
Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. O 2.1. 2.2. 2.3. PROCESO 224-1P-2015 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y, consecuencialmente, para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos denominativos y mixtos Como la controversia informa de la presunta confusión entre el signo denominativo Q'"HUBO con el signo mixto Q'HUBO, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado, mientras que los mixtos se compone de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya que su tamaño, color, diseño y otras características pueden causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre tas cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014, PROCESO 224-1P-2015 2.3.2.
Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para la comparación de signos denominativos: a) b) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son ta base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.2 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo y deport-istas.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado, y que unido a un lexema modifica su definición. 10 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. y RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej., sol, o que, poseyéndolos, prescinde de ellos por un proceso de segmentación; p. ej., terr, en enterráis.
Ly RAE: 1. m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a texema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, - ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 2.4. 3.1. 3.2. 3.3.
PROCESO 224-1P-2015 ii. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. ili. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá verificar si se realizó el cotejo entre el signo denominativo Q'HUBO y el mixto Q'HUBO, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor.
La solicitud de registro de marca para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Competencia desleal por confusión con una marca registrada (Árts. 137, 258 y 259 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina) Como en el proceso interno la demandante argumentó que la marca denominativa Q"HUBO se presentó para realizar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión, se abordará el tema planteado.
El Artículo 137 de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina establece que: “Cuando la oficina macional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal, podrá denegar dicho registro”. Esta norma consagra tres verbos rectores sobre la conducta de competencia desleal allí descrita, a saber: 3.3.1.
Perpetrar: se realiza cuando la solicitud de registro, por si misma, se configura como un acto de competencia desleal. 10 3.4. 3.5. PROCESO 224-1P-2015 3.3.2. Facilitar: se presenta cuando la solicitud de registro da pie para la realización de un acto de competencia desleal mediante otras plataformas fácticas diferentes al registro. Es decir, si la solicitud genera el escenario propicio para el cometimiento del acto desleal bajo el soporte de la posible obtención de un registro marcario. 3.3.3.
Consolidar: se realiza cuando la solicitud complementa y perfecciona el acto de competencia desleal; esto quiere decir que estamos ante un acto complejo, compuesto de múltiples acciones que tienen como fin realizar un acto de competencia desleal y que, por supuesto, no está completo o consolidado sin la solicitud de un determinado registro marcario.
De conformidad con el asunto debatido en el proceso interno, la Corte consultante deberá determinar si el registro del signo Q'HUBO fue solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal. Ante la hipótesis de aplicación del Artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, es necesario referirse a los actos de competencia desleal relacionados con la propiedad industrial, ya que es en este marco donde el juez puede catalogar la conducta vinculada al registro solicitado.
En efecto, el Artículo 258 contiene el concepto aplicable para un correcto análisis: “Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos”. De la anterior definición se pueden extraer los siguientes elementos que caracterizan la materialidad de la conductaí!: 3.5.1.
Que la conducta sea vinculada a la propiedad industrial. Para que sea aplicable la acción tiene que ver con los bienes intelectuales protegidos por el derecho de propiedad industrial: marcas, lemas comerciales, enseñas comerciales, nombres comerciales, patentes, modelos de utilidad, etc. 3.5.2, Que la conducta se realice en el ámbito empresarial.
Cuando la norma se refiere al “ámbito empresarial”, hace relación al empresario dentro del mercado, es decir, en el marco de la “efectiva” competencia. Por lo tanto, para que se debe un acto de competencia desleal, los sujetos implicados El Tribunal reitera la línea jurisprudencial que ha trazado sobre la materia. Se destaca la Interpretación Prejudicial de 17 de abril de 2008, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2008;
Interpretación de 24 de julio de 2013, expedida en el marco del Proceso 54-IP-2013, 11 3.6. 3.7. PROCESO 224-1P-2015 (actor — perjudicado), deben operar en el mismo mercado y tener una situación de rivalidad competitiva. 3.5.3, Que la conducta sea contraria a los usos y prácticas honestos. Quiere decir que la conducta se realiza con el ánimo causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar a un competidor o al desenvolvimiento del mercado como tal12, Por su parte el Artículo 259 enuncia, de manera no taxativa, tres actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial: 3.6.1.
Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.6.2. Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. 3.6.3.
Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. El primer grupo, “actos de competencia desleal por confusión”, tiene una gran relevancia para el caso particular, ya que se deberá establecer si el registro solicitado tenía como finalidad perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal por confusión, lo que implica que se cumplan las siguientes caracteristicas: 3.7.1.
El acto se dirija a perpetrar, facilitar o consolidar confusión sobre el establecimiento, los productos y la actividad comercial de un competidor. La acción desleal pretende, en últimas, inducir en error a los partícipes del mercado en relación con el escenario de operación de un competidor, lo que podría incluir el uso y goce de sus bienes industriales protegibles: marcas, lemas comerciales, nombres comerciales, patentes etc.
Sobre los usos y prácticas honestas, se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 22 de enero de 1999, expedida en el Proceso 38-IP-98. Sobre la finalidad de la restricción a la competencia desleal, se puede ver GACHARNA, Maria Consuelo. “LA COMPETENCIA DESLEAL”. Editorial Temis, Bogotá, Colombia, 1892, pág. 47: “de un lado se trala de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desteal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas.
(Publicidad engañosa, por ejemploY. PROCESO 224-1P-2015 Para analizar si una solicitud de registro podría catalogarse como desleal, la labor del consultante no se enmarcaría en realizar un simple análisis de confundibilidad de los signos distintivos que pudiesen estar implicados, sino en determinar si el registro, en relación con un competidor determinado, se dirigió, de manera deshonesta, a perpetrar, consolidar o facilitar un estado de confusión respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor determinado. 13 3.7.2.
Los competidores deben concurrir en mismo mercado físico o electrónico*?. Si el supuesto y posiblemente afectado con la solicitud de registro no actúa en una relación de competencia con el solicitante de la marca, no se podría hablar de competencia desleal.?5 3.7.3. Se debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de manera desleal, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro del signo figurativo se solicitó con el ánimo de perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal en la modalidad de confusión con los productos y la actividad comercial del demandante.
Al efecto, dentro de estos indicios razonables podría incluirse la forma de utilizar la marca en el mercado, siempre y cuando se encuentre probada en el expediente. La conexión competitiva (Clases 16 y 38) Teniendo en cuenta que los signos en conflicto amparan productos y servicios de las Clases 16 y 38 de la Clasificación Internacional de Niza, 14 15 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, expedida en el marco del Proceso 116-1P-2014.
Los mercados electrónicos actualmente transan una gran cantidad de bienes y servicios, Además, con el auge del comercio electrónico los consumidores pueden tener acceso a productos y servicios producidos y prestados en cualquier parte del globo terráqueo. Sobre esto se puede consultar FLINT BLANCK, Pinkas: 'Tratado de defensa de la libre competencia”;
Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115. “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la desleallad de fos actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo. para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en si ( )”. 13 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.
PROCESO 224-1P-2015 se abordará el tema considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales se ha tratado el tema!S. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos y/o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidosí”, Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del Artículo 151 de la Decisión 48619).
Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 4.5.1. La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003;
Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-1P-2014, El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.
El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la ctase a la cual corresponden los productos o servicios.
Sobre el principio de especialidad se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005. Artículo 151 “( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud mi la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 14 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4. 4.5.5.
PROCESO 224-1P-2015 similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla (que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios.
Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos O supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios. En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad.
Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.
Mismo género de los productos y/o servicios. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos ylo servicios son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos y/o servicios deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro. 15 3 PROCESO 224-1P-2015 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro*?.
Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 4.6. De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y/o servicios que distinguen los signos confrontados.
Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos y/o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.
Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva?0. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA”. [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de tn cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books7?id=IdBl68bW3eoC8pg=PA2478:dq=microeconomia +efecto+sustitucionahl=esása=X8ved=0ahUKEwj¡QmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOBAEIJTA Citv=onepageB.q=microeconamia%20efecto%20sustituciongf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 16 5.1. 5.2. PROCESO 224-1P-2015 El examen de registrabilidad que debe realizar la oficina de registro de marcas. De oficio, motivado, autónomo e integral Como la demandante sostuvo que la autoridad nacional incurrió en una evidente falta de motivación, el Tribunal se referirá al tema reiterando lo que ha sostenido sobre el particular en múltiples asuntos?1.
El examen de registrabilidad que realiza la entidad competente debe reunir las siguientes características: 5.2.1. Es autónomo: sus decisiones son independientes, tanto en relación con las decisiones emitidas por otras entidades de registro de marcas, como en relación con las emitidas por la propia oficina. Significa esto que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.
Lo anterior no tiene el alcance de afirmar que las oficinas de registro de marcas no tengan límites en sus actuaciones, o que no pueda referirse a sus propios precedentes en el desarrollo de sus funciones, sino que tienen la obligación al hacer el análisis de registrabilidad, de estudiar cada caso en particular, considerando todas sus caracteristicas y teniendo en cuenta las pruebas que obren en el respectivo trámite, y desde luego las Normas Comunitarias aplicables.
Por lo mismo, el límite de sus actuaciones está dado por el Derecho Comunitario, en concordancia con las garantías procesales consagradas en las respectivas legislaciones de los Países Miembros. 5.2.2. Es de oficio: se debe realizar, aunque no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. Este examen implica que la oficina de registro debe revisar todas las bases de datos e información pertinente para hacer un correcto análisis de registrabilidad.
Esto incluye tener en cuenta las anotaciones y limitaciones al derecho exclusivo sobre la marca que consten en el registro, entre las que se encuentran 21 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales sobre la materia: Interpretación Prejudicial de 7 de julio de 2004, dentro del proceso 40-1P-2004; Interpretación Prejudicial del 9 de marzo de 2005 en el Proceso 03-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 16 de noviembre de 2005, en el proceso 167-IP-2005.
Interpretación Prejudicial del 10 de abril de 2013, en el Proceso 17-1P-2013. 17 PROCESO 224-1P-2015 las medidas cautelares que dicten los jueces nacionales en materia penal y civil. 5.2.3. Es integral: Se debe hacer un examen total del signo solicitado para registro, lo cual implica analizar si incurre en las causales de irregistrabilidad absolutas y relativas previstas en los Artículos 134, 135, 136, 137 y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 5.2.4, Es motivado: debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marcas.
Esto quiere decir que la oficina nacional debe fundamentarlo y no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2009-00627-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRAD, Hugo Í ámez|Apac MAGISTRADO 18 PROCESO 224-1P-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. e es a Ze Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Glstavó Garc/4 Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. | PROCESO 224-1P-2015 | 19