Año XXXIV – Número 3003 Lima, 26 de abril de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 375-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 044842014-0-1801-JR-CA-25.

Referencia: Signos involucrados: TOTALDENT (denominativo) y DENTO, DENTITO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX y DENTODRIN (denominativos) PROCESO 376-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia.

Expediente interno del Consultante: 317/2015-CA. Referencia: Signos involucrados: INFINITI (mixto) e INFINITE (denominativo) PROCESO 378-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-7411. Referencia: Marca involucrada SCOTCH (denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/04/2017 �­.. 2 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017� Proceso: 375-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialida d en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 04484-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos involucrados: TOTALDENT (denominativo) y DENTO, OENTITO, DENTOGOLO, DENTOFILM, DENTODEX DENTODRIN DENTOAFTA, y (denominativos) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 4484-2014--0/StaSECA-CSJLI-PJ, recibido el 30 de Junio de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal e) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 04484--2014--0-1801JR-CA-25; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. ' 1.

Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso Interno 3 de 45 Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EN ADELANTE, INDECOPI) Tercero interesado:ALBIS S.A. 2. Hechos relevantes 2.1. El 18 de mayo de 2012, ALBIS S.A. (en adelante ALBIS), solicitó el registro del signo TOTALDENT (denominativo) 1 para proteger productos comprendidos en la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). n 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial "El Peruano INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., (en adelante INTRADEVCO) presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de sus marcas; MARCA DENTO(denominativa) DENTO (denominativa) DENTO (denominativa} DENTITO (denominativa) CERTIFICADO 91804 136186 79135 79134 CLASE 21 3 034 035 038 Expediente No. 4939B4-2012/DSD. 2 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para llmpiar, pulir, desengrasar y raspar: Jabones; productos de peñumerla, aceites esenciales, cosméUcos, lociones capilares; dentífricos. 3 Utensilios y recipientes para uso doméstico y cullnarlo; peines y esponjas: cepillos: materiales para fabricar cepillos; material de llmpleza; lana de acero; vidrio en bruto o semlelaborado (excepto el vidrio de construcción); artfculos de crlstalerla, porcelana y loza no comprendidos en otras clases. 4 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar: jabones; productos de peñumerla, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; denlifricos Preparaciones para blanquear y otras suslanclas para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de peñumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; denlfírlcos 2 t Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL DENTOAFTA (denominativa) DENTODEX (denominativa) DENTODRIN (denominativa) DENTOGOLD (denominativa} DENTOFILM (denominativa} 26/04/2017 106906 057 106851 106905 058 059 113779 0310 113212 0311 4 de 45 2.3.

El 24 de abril de 2013, mediante Resolución 1179-2013/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la oposición interpuesta por INTRADEVCO y concedió el registro de la marca solicitada TOTALDENT (denominativa). 2.4. El 8 de mayo de 2013, INTRADEVCO, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 1179-2013-CSD-INDECOPI. 2.5.

El 8 de mayo de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 0777-2014/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 1179-2013/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgar el registro de la marca denominativa TOTALDENT. 6 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

Jabones; productos de peñumerla, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentlfricos. 7 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; malerial para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 8 Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; malerial para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. g Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas. 10 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar;

Jabones; productos de peñumerla, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos. 11 Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; Jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; denllfrlcos. 3 { Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 5 de 45 2.6.

El 27 de mayo de 2014, INTRADEVCO, presentó demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución 0777-2014/TPI­ INDECOPI. 2.7. El 14 de julio de 2014, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa. 2.8. El 31 de julio de 2014 ALBIS, contestó la demanda contencioso administrativa. 2.9. El 22 de marzo de 2016, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho, resolvió declarar infundada la demanda contenciosa administrativa. 2.10.EI 15 de abril de 2016, INTRADEVCO, presentó recurso de apelación, en contra de la sentencia signada como Resolución Número Ocho. 2.11.

El 27 de junio 2016 mediante Auto signado con Resolución Número Doce, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el trámite interno y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal e) y 136 literal a) de la Decisión 486. 3.

Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa INTRADEVCO en su demanda manifestó que: 3.1. Los signos en conflicto son semejantes fonética y gráficamente, al grado de generar confusión. Evidentemente cuando visualizamos los signos TOTALDENT y DENTO, no podemos sino relacionarlos como si provinieran de un mismo origen empresarial, dejando notar lo que conocemos como confusión indirecta. 3.2.

El signo solicitado no cuenta con elementos gráficos adicionales que le doten de distintividad, por lo que el consumidor medio caerá en riesgo de confusión. 3.3. El hecho de que el signo solicitado haya agregado el término "TOTAL" al inicio, no basta para dotar a dicho signo de distintividad. 3.4. El término DENT va a estar siempre presente por ser la de mayor fuerza y estar presente en todas las marcas DENTO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX y DENTODRIN. 4 Proceso 375-IP�2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 6 de 45 3.5.

El término TOTAL es a todas luces débil y más la palabra DENT, que como ya se analizó se confundiría con la marca DENTO, por lo que no alcanza la aptitud distintiva necesaria para que sea registrada, encontrándose dentro de las prohibiciones del derecho marcaría. 4. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por INDECOPI El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: 4.1.

Los signos confrontados no son confundibles. 4.2. Las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto establecen que sea posible la coexistencia pacifica de los signos en el mercado, sin que haya riesgo de confusión. 4.3. En el presente caso el consumidor o usuario, analizará el signo solicitado que tiene frente a él, cotejándola con el vago recuerdo que posee de las marcas registradas, dejándose llevar por la impresión general de las marcas. 4.4.

La inclusión del término DENT en los signos confrontados no es determinante para establecer válidamente semejanzas entre los signos. 4.5. El signo solicitado TOTALDENT cuenta con elementos particulares que lo diferencian de las marcas de titularidad de la demandante. 4.6. Se aprecian diferencias fonéticas y gráficas que determinan una impresión en conjunto distinta. 5.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por ALBIS ALBIS en su contestación a la demanda presentada señaló que: 5.1. INTRADEVCO no tiene derechos de exclusividad sobre el término DENT en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues existen varias marcas registradas que contienen dicho término en su composición, como DENT-CAR (Registro. 119021), DENTAFORT (Registro. 124771), DENTAID (Registro. 163939) registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de distintos titulares. 5.2.

Las diferencias gráficas originan que no exista riesgo de confusión que pueda lesionar los intereses de los consumidores, por lo que podrían coexistir pacíficamente. 5 Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 7 de 45 5.3. Desde el punto de vista gráfico, si bien comparten el término DENT, tienen un distinto impacto visual, debido a la presencia de la denominación TOTAL en el signo solicitado y las letras finales en las marcas registradas O I OGOLD / OFILM / OAFTA / ODEX / ODRIN, lo que determina que su diferenciación a nivel gráfico resulte distinta en cada caso. 5.4.

Desde el punto de vista fonético, la presencia de los elementos adicionales al término DENT en los signos analizados genera que exista una distinta secuencia de vocales (O-A-E/ E-0) y consonantes (T-T-L-0N-T / D-N-T), lo cual determina que la pronunciación y entonación sea distinta. 6. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que: 6.1.

El objeto de la discusión es establecer si los signos son idénticos o semejantes, de tal modo que causen riesgo de confusión directa o indirecta en el público consumidor. 6.2. El término DENT es de uso común en la conformación de marcas que protegen productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.3. La demandante no puede oponerse a que terceras person·as puedan utilizar el término DENT en combinación con otros elementos en la conformación de signos marcarios, tal como ocurre con el signo solicitado, debiendo resaltarse que términos de uso común no son apropiables. 6.4.

No resulta amparable la pretendida semejanza fonética y gráfica de los signos en cuestión, solamente en el término DENT, al ser una palabra de uso común y débil. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal e) y 136 literal a)12. No procede la interpretación del literal e) del 12 Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e} Consistan exclusivamente en un signo o Indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción y otros datos, caracteristlcas o Informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en partlcular cuando: 6 t Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 8 de 45 Artículo 135, toda vez que en el presente caso no cabe referirse al carácter descriptivo de los signos, ni a los términos laudatorios. 2.

De oficio se interpretará el Articulo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para analizar el tema de las palabras de uso común; así como, el Artículo 151 de la misma Decisión, toda vez que los signos en conflicto están destinados a proteger productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación de signos denominativos. Palabras de uso común en la conformación de un signo. La marca débil. Signos evocativos. Conexión competitiva (clases 3 y 5). Preguntas de la consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo TOTALDENT (denominativo) y las marcas DENTO, DENTITO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX, DENTODRIN (denominativas), de propiedad de INTRADEVCO, detalladas en el punto 2.2. del apartado A, son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente so/fe/lada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;, r 7 Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 9 de 45 respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( r 1.2. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales13. 1.3.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.4. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirir/o asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.5.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser. 13 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de Junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e lnter prelaclón de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 8 Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 10 de 45 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos dfstintivos 14: 1.6.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.6.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.6.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.6.4.

Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categorla de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vla de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de JusUcia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: lnlerpretaclón Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedlda en el marco del Proceso 148-IP-2005: e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-IP-2009. 9 Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 11 de 45 consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc. 16 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 1 ª 1.7. Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. 1.8.

Sin embargo, no seria suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto. 1.9. En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado. 2.

Comparación entre signos denominativos 2.1. Como la controversia discutida en el proceso interno radica, en parte, en la posibilidad de confusión entre el signo TOTALDENT (denominativo), solicitado, con las marcas denominativas registradas DENTO, DENTITO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX y DENTODRIN es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto 11.

IS Ver Interpretación Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. 16 Ver Interpretación Prejudicial 473-IP-2015 de 10 de junio de 2016. 17 Véase, por ejemplo, la Interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-IP-2015 de 19 de mayo de 2016. 10 ( Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 12 de 45 2.2. Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingüísticas o gramatlcales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en: 18 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; O, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. 2.3. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la SIC debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas19: 2.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo 18 lbldem. 19 Estas reglas han sido adopladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-IP-2013. 11 r:¡ •I1 " 1 ¡] 11 Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 13 de 45 º significado se encuentra en el diccionario. 2 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mm1mos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 21 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.4.1.1.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.4.1.2. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. 2.4.1.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 22 3. Palabras de uso común en la conformación de un signo. La marca débil 3.1. Uno de los temas que se discuten en este caso específico, es que los términos "TOTAL" y "DENT" son términos de uso común. En el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras comunes en la conformación de marcas. 3.2.

El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: ''Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del productos o servicios de que se trate en el lenguaje corriente en la usanza del país;

( )" 2D RAE: unidad mlnlma que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.; Terr. en Enterráis. 21 Proceso 308-IP-2015. 22 lbldem. 12 Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 14 de 45 3.3. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.23 3.4. Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.24. 3.5. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 21, 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 4.

Signos evocativos 4.1. INTRADEVCO, argumentó que los términos TOTAL y DENT son términos evocativos respecto de los productos que protege. 4.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo2s. 23 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-IP-2015 de íecha 23 de junio de 2016.

Proceso 31-IP-2003, publlcado en la G.O.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003, marca: & MIXTA. De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 de íecha 19 de mayo de 2016, p. 12. 13 (' Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 15 de 45 4.3. Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendrfa que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.26 4.4. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte. v 4.5.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los términos TOTAL DENT y DENTO que forman parte de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 5. 1 11 1 l 1;1 " 1 1 '' 1 Conexión competitiva entre las clases 3 y 5 5.1. En la controversia planteada se advierte que los signos en conflicto están destinados a proteger productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. 5.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Articulo 151 de la Decisión 486. 28 5.3. Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda 26 lbfdem. 27 lbldem. 28 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. ·Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a tos cuales se aplican tas marcas, los Paises Miembros utilfzarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicfos para et Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Níza def 15 de Junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el pá"afo anterior no determinarán la similitud ni la dislm/1/tud de los productos o servicios Indicados expresamente.• (Subrayado agregado) 14 1u Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 16 de 45 establecer la posibilidad de error en el público consumidor: es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.29 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o serv1c1os, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a} Si los productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza30 Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comerciallzaclón, así como los medios de publicidad empleados para tales fines31, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud. 29 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de Junio de 2016. 30 El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la Identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenclátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-IP-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-IP-2015 de 4 de febrero de 2016, pp. 12-13. 31 Véase, por ejemplo, Interpretación prejudlclal pronunciada dentro del Proceso 441-IP-2015, ya citada, pp. 12-13. 15 (' 1 1 1l 1 11 1 ¡, ¡I 1 1 i 11 Proceso 375-IP-2016 GACETA OFICIAL e) El grado de 26/04/2017 sustitución (o complementariedad de los productos. 32 17 de 45 intercambiabilidad) o En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.ªª Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro 34 • Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.5.

Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre si para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o 32 Esto es, tomando en cuenta las caracterlstlcas, finalidad, slmllltucles de género y et precio de los productos o servicios. 33 De modo referencial ver, Proceso 68-IP-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamenlos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss.

Citado a su vez en: AAW. Testimonio Comunitario. Doctrina - Legisfacfón - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustib.Jclón de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOMIA. MICROECONOMIA". [Versión espaoola traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el senlldo de que: "El efecto sustitución de un cambio en ef precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por ef bien que se ha vuefto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books?ld=ld8168bW3eoC&og=PA247&dq=microeconomla+ef ecto+sustituclon&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwiOmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXc06AEIJTAC#v=on epaqe&g=mlcroeconomia%2Qefecto%20suslltuclon&f=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 16 1 u t Proceso 375--IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 18 de 45 servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad.

Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva. Js 6. Preguntas de la consultante 6.1. ¿Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos denominativos, con partículas compuestas por un término débil? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en los Punto 3 y 4 de la presente interpretación. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o particulas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partlculas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.36 Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracteristica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los términos TOTAL DENT y DENTO que forman parte de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 6.2.

¿Riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma clase? De acuerdo con lo que señala el literal a) del Articulo 136, no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de 35 Ver Interpretaciones Prejudiciales recafdas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 36 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 536-IP-2015 de fecha 23 de Junio de 2016. 17;

Proceso 37S..IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 19 de 45 asociación. En el caso de que los signos sean idénticos o similares y que además protejan los mismos productos o seivicios, el riesgo de confusión se presume Mabsoluto". los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de De acuerdo con la normativa, jurisprudencia y doctrina aplicable, al momento de decidir sobre la concesión o negación de un signo, se deberá tomar en cuenta si los signos son similares, al grado de crear riesgo de confusión en el consumidor, y si los productos y/o seivicios que protegen son relacionados o existe conexión competitiva.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 04484-2014-0-1801-JR-CA-25 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. s Magistrados que en el último párrafo Hugo, lmiro Gó:ez Ap c AGISTRADO 18 Proceso 375-JP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 20 de 45 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19 GACETA OFICIAL 26/04/2017 21 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017 Proceso: 376-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia Expediente interno del Consultante: 317/2015-CA Referencia: Signos involucrados: INFINITI (mixto) e INFINITE (denominativo) Magistrada Ponente: Cecilia luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 67/2016, recibido el 30 de junio de 2016, mediante el cual la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia solicita Interpretación Prejudicial del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 317/2015-CA; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA 1 h GACETA OFICIAL 26/04/2017 22 de 45 (NISSAN MOTOR CO., LTD). DEMANDADO:

2. SERVICIO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL (En adelante SENAPI) DEL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA. Hechos relevantes 2.1. El 2 de julio de 2012, NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (en adelante, NISSAN), solicitó el registro del signo INFINITI (mixta)1 para distinguir servicios comprendidos en la Clase 362 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza).

INt=INlilil 2.2. Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta Oficial de Bolivia, no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3. El 5 de enero de 2015, mediante Resolución Administrativa DPI/SD/Denegatoria - Nº 4/2015, la Dirección de Propiedad Industrial del SENAPI resolvió denegar de oficio el signo solicitado, por la existencia previa del registro de la marca INFINITE (denominativa)3 Clase 364 de la Clasificación Internacional de Niza perteneciente a Visa lnternational Service Association.

INFINITE 2.4. El 26 de enero de 2015, NISSAN, dentro del término legal presentó recurso de revocatoria contra la Resolución 4/2015. Expediente administrativo 156051. 2 Servicios financieros incluyendo servicios de finanzas relacionados con automóviles, prestamos, arriendos, para contratar compras a comisión, prestamos de hipoteca de casas, prestamos de capital operativo, arriendo de equipo, compra y venta de fianzas de bienes respaldados (abs) e ingresos de conlabilidad; ventas y avalar seguros; lodos los servicios antes mencionados excluyen servicios de tarjetas de crédito, servicios de tarjetas de crédito, y servicios relacionados con pagos. 3 Titulo 74062·C Servicios Financieros 2 t GACETA OFICIAL 26/04/2017 23 de 45 2.5.

El 26 de febrero de 2015, mediante Resolución REV-SD-N º 28/2015, la Dirección de Propiedad Industrial resolvió rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y en consecuencia confirmar la resolución DPl/50/DENEGATORIA No. 4/2015. 2.6. El 23 de marzo de 2015, NISSAN presento recurso jerárquico en contra de la resolución REV-SD-N º28/2015. 2.7.

El 21 de julio de 2015, mediante resolución administrativa DGE/DEN/J160/2015, la Directora General Ejecutiva del SENAPI resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por NISSAN y en consecuencia confirmar la resolución REV-SD-N º 28/2015. 2.8. El 3 de noviembre de 2015, NISSAN presentó demanda Contencioso Administrativa pidiendo la revocatoria de la resolución DGE/DEN/J160/2015. 2.9.

El SENAPI presenta escrito de contestación a la demanda interpuesta por NISSAN.5 2.1O. El 8 de junio de 2016, la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional cte Bolivia, mediante Auto Supremo 17 4, resolvió suspender la tramitación y el plazo para la resolución del proceso y solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial del Articulo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda formulada por NISSAN: 3.1. La resolución emitida lesiona los derechos de NISSAN. 3.2. El SENAPI no consideró el hecho de que, en Colombia y Ecuador, la marca INFINITI Clase 36, coexiste pacíficamente con la marca INFINITE en la misma Clase. 3.3. Existe una carta de consentimiento exclusiva para Bolivia, donde los titulares de los signos confrontados, se comprometen a crear acciones para evitar confusión en el público consumidor y manifiestan expresamente la coexistencia pacífica entre ambas marcas, ya que, en los hechos, es lo que ocurre en el mundo entero. 3.4.

Que si bien, los servicios que los signos en conflicto se encuentran en la misma clase internacional, los mismos no comparten los mismos canales de comercialización. De la revisión del expediente no es posible evidenciar la fecha de presentación del escrito. e 3 GACETA OFICIAL 26/04/2017 24 de 45 3.5. Los signos confrontados no compartirían los mismos medios de publicidad al brindar seivicios totalmente diferentes. 3.6.

En consecuencia, entre los signos en conflicto, no existe riesgo de confusión directa. 4. Argumentos de la contestación a la demanda por parte del SENAPI: 4.1. La ausencia de distintividad de un signo, en relación con una marca ya existente con anterioridad en el mercado, o con un signo previamente solicitado, puede provocar error entre los consumidores; por tal circunstancia la norma comunitaria ha determinado que la sola posibilidad de confusión, basta para negar el registro. 4.2.

Respecto al argumento de la coexistencia de los signos en conflicto en el extranjero, es importante que el examen de registrabilidad que realizan las Oficinas Nacionales debe ser integral, motivado y autónomo, por lo que, en el presente caso, la resolución objeto de la demanda, concluyó que el signo solicitado INIFINITI y la marca registrada INFINITE tienen elementos comunes ortográficos y fonéticos, y que pueden ser asociados por el consumidor, quien, además puede relacionar las semejanzas a un origen empresarial común. 4.3.

La carta de consentimiento, suscrita entre las partes procesales, no cuenta con las legalizaciones y traducciones respectivas, que le otorguen validez plena, por lo que no puede ser tomada en cuenta al no ser un documento idóneo en el presente caso. 4.4. Los seivicios que identifican los signos en conflicto dentro de la Clase 36 de la Clasificación Internacional de Niza, son vinculados y existe conexión entre los mismos, los seivicios que protegen y pretenden proteger los signos confrontados, pueden ser prestados de manera conjunta y complementaria. 4.5.

Los signos en conflicto tienen elementos comunes y pueden ser asociados por el consumidor y resultan suficientes y significativas para genera riesgo de confusión en el público consumidor. 4 GACETA OFICIAL 26/04/2017 25 de 45 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. El Tribunal consultante solicita la interpretación prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 4866 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la interpretación solicitada. El Tribunal interpretará de oficio el Articulo 159 de la Decisión 486, toda vez que, el solicitante argumentó la existencia de un acuerdo de coexistencia suscrito con el titular de la marca registrada INFINITE. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre signos mixtos y denominativos. Coexistencia de hecho en materia de marcas. Acuerdos de coexistencia. Preguntas de la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por Identidad o similitud.

Similitud gráfica, ortográfica, fonética e ideológica. Reglas para realizar el cotejo de signos 1.1. Se abordará el tema en virtud a que en el proceso interno se debate el posible riesgo de confusión o asociación entre el signo INFINITI (mixto), solicitado por NISSAN y ta marca INFINITE (denominativa), registrada a favor de VISA INTERNATIONAL SERVICE ASSOCIATION, sobre la base de la cual se denegó de oficio la referida solicitud. 1.2.

En consecuencia, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente, la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 6 Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio arectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para produclos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )" t 5 GACETA OFICIAL a) 26/04/2017 26 de 45 sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; (...)". 1.3.

Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor7• a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.

El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.4.

Al resolver la controversia, se debe examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados8• Véase, a modo referencial, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 325-IP2015, pp. 9-10. 8 Véase, por ejemplo, las Interpretaciones prejudiciales expedidas dentro de los Procesos 15-IP2013, p. 5; y 519-IP-2015, p. 6. 6 l f GACETA OFICIAL 26/04/2017 27 de 45 b) Ortográfica (gramatical): Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras. el número de sílabas, las ralees, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia9. e) Gráfica (figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan 10 • d) Conceptual (ideológica): Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante 11• 1.5.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, se debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 12 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica y conceptual. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d} Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: 9 Ibídem. 10 Asi, la interprelación prejudicial emitida dentro del Proceso 519-iP-2015, pp. 11-12. 11 lbldem. 12 Véase, por ejemplo, la i nterpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 178-IP-2015, p.8. 7 e GACETA OFICIAL 26/04/2017 28 de 45 a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de De acuerdo con las máximas de la confundibilidad. experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente.

El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de articulas cosméticos, de limpieza, etc. 13 a) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 14 1.6. En relación con esta última regla para el cotejo de marcas, relativa al consumidor medio, es preciso indicar que se espera que este confiará en la imagen imperfecta que conserva en la memoria 15• Asimismo, se entiende que este percibe la marca como un todo, sin detenerse a 13 Ver lnterprelaclón Prejudicial 411-IP-2015 de 1 de septiembre de 2016. 14 Ver lnterprelación Prejudicial 473-IP-2015 de 1O de Junio de 2016.

Véase, por ejemplo, las interprelaciones prejudiciales pronunciadas en el Proceso 129-IP-2014, p. 12; Proceso 14-IP-2009, p. 6; Proceso 92-IP-2004, p. 6; las cuales toman como referencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (T JCE) de 25 de septiembre de 2002, asunlo T-136/00. 8 f' GACETA OFICIAL 26/04/2017 29 de 45 examinar los diferentes detalles 16.

Adicionalmente, su nivel de atención puede variar en función de la categoría de productos contemplada, sin embargo, en general, se considera que se trata de un consumidor normalmente informado y razonablemente atento 17. 1.7. Finalmente, cabe precisar que un signo es idéntico a una marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca; mientras que un signo será semejante cuando, considerado en su conjunto, contenga diferencias tan insignificantes que puedan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor 1a. 1.8.

Al respecto, el Tribunal advierte la prolijidad que se debe tener al momento de analizar la confundibilidad entre dos signos, debiendo en un primer momento determinar la existencia de su identidad o similitud, y en un segundo momento la correspondencia entre los productos o servicios que cada uno distingue o pretende distinguir 19. De tratarse de una simple similitud, el examen requiere de mayor profundidad, con el objeto de contar con fundamentos claros para denegar o conceder un registro.

En cambio, de existir dos signos idénticos en su composición pero que identifican productos o servicios en clases distintas, como regla general, podrán ser perfectamente registrables20. 16 Véase, en ese sentido, la Interpretación prejudicial emitida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de Julio de 2016, p. 8, la cual loma como reíerencla la Sentencia del TJCE de 12 de junio de 2007, OAMI e/ Shaker, asunto C-334/05 P. apartado 35; citada en la Sentencia del TJUE de 3 de mayo de 2016, Aranynektar Termékgyártó és Kereskedelmi KFT r:J Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), asunto T-503/15, apartado 26. 17 Véase, en ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 475-IP-2015 de 14 de julio de 2016, p. 8, la cual toma como reíerencia la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 23 de marzo de 2012, Sarilla el OHMI - Brauerel Schlosser (ALIXIR), asunto T-157/10, apartado 18; cllada en la Sentencia del TJUE de 28 de abril de 2016, Gervals Danone cJ EUIPO - Mahou (B'lue), asunto T-803/14, apartado 18.

Véase también la Sentencia del TJCE de 6 de julio de 1995, caso "Mars·, asunto C-470/93, apartado 24; citada en la Sentencia del TJCE de 16 de sepliembre de 1999, Estée Lauder Cosmelics cJ Lancaster Group, asunto C-220/98, apartado 27. Véase asimismo la Sentencia del TJCE de 20 de mayo de 1992, Comisión de las Comunidades Europeas el República Federal de Alemania, asunto C-290/90, relativo a la interpretación de los Artlculos 30 y 36 del Tratado CEE y al concepto de "medicamento", en el cual el TJCE desestimó el recurso interpuesto por la Comisión, apartado 11: "El Gobierno alemán considera que fas soluciones controvertidas son asimismo medicamentos por su presentación debido a la siguiente razón: dado que las soluciones deben utilizarse cuando el ojo ya se encuentra afectado, el consumidor normalmente informado debe deducir de elfo que se trata de un producto con propiedades preventivas o curativa�. 18 Véase, en ese senUdo, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 316-IP-2015. 19 En ese sentido, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 512-IP-2014 de 15 de julio de 2015. 20 Así, la Interpretación Prejudicial pronunciada dentro del Proceso 316-IP-2015, ya citado. 9 GACETA OFICIAL 26/04/2017 30 de 45 1.9.

De acuerdo con las reglas y pautas antes expuestas, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2. Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1.

Como la controversia versa respecto a la presunta confusión entre signos mixtos y denominativos, se abordará en este acápite este tema. 2.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras caracterlsticas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez que se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo21 entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habrla riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 2.3.2.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2.2. Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 21 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las sigulenles providencias: Interpretación Prejudicial de 15 de agosto de 2007, expedida en el marco del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014, expedida en el marco del Proceso 26-IP-2014. 10 ( GACETA OFICIAL 26/04/2017 31 de 45 2.3.2.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.2.4. Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. 2.4. Se debe analizar cada signo en su conjunto, es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las sílabas o letras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, ya que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.4.1. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 22 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ó/ogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. 23 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.4.1.1.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.4.1.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 2.4.1.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para 22 RAE: unidad mlnima que significa léxico que no presenta moñemas gramaticales: p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.: Terr. en Enterráis. 23 Proceso 308-IP-2015. 11 e GACETA OFICIAL 26/04/2017 32 de 45 determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 24 2.5.

En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre los signos confrontados. 3. Coexistencia de hecho en materia de marcas 3.1. Como la demandante NISSAN, alega la coexistencia de hecho entre los signos en conflicto en Colombia y Ecuador, se abordará el tema propuesto, siguiendo la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha plasmado al respecto2s. 3.2.

La figura de la "coexistencia de hecho" se produce cuando dos signos distintivos posiblemente confundibles, pese a identificar productos o servicios idénticos o similares, han tenido una presencia simultánea de facto en un determinado mercado. 3.3. Sin embargo, la mencionada "coexistencia de hecho" no genera derechos. Tampoco comporta una prueba irrefutable de la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación, ni vuelve innecesario el correspondiente análisis de registrabilidad. 3.4.

Aun cuando se verifique la coexistencia de hecho de los signos en conflicto, deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en la presente providencia respecto a la ineficacia jurídica de la figura de la "coexistencia de hecho". 3.5. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 3.6.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 24 25 Ibídem.

Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial expedida el 12 de marzo de 2003 dentro del Proceso 15-IP-2013, y la emitida el 29 de septiembre de 201O dentro del Proceso 97-IP-201 O. 12 GACETA OFICIAL 26/04/2017 33 de 45 3. 7. Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro.

Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 3.8. La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podrfa tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 3.9.

En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otros, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) 3.1 O. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: 26 3.10.1.

Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. 3.10.2. La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacífica. 3.10.3.

Debe darse por un periodo prolongado de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor. El lapso debe ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que en relación con productos 28 Véase, por ejemplo, la Interpretación Prejudicial expedida dentro del Proceso 302-IP-2015 de 13 de octubre de 2016. 13 ( GACETA OFICIAL 26/04/2017 34 de 45 estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que en productos suntuarios. 3.10.4.

La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. 3.10.5. La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 3.11. En consecuencia, se deberá establecer si los signos ANDITEL (mixto) y ANDINATEL (mixto y denominativo), coexisten pacíficamente en el mercado de conformidad con los parámetros vertidos en esta providencia con el fin de evaluar si esta circunstancia, junto con los demás elementos de juicio obrantes en el proceso, conducen a determinar la existencia o no de riesgo de confusión o de asociación. 4.

Acuerdos de coexistencia 4.1. El solicitante, argumentó la existencia de un acuerdo de coexistencia suscrito con el titular de la marca registrada INFINITE. 4.2. En lo referente a los acuerdos de coexistencia pacifica, el segundo párrafo del Artículo 159 establece que; "( ) En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar todas las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate ( )" 4.3.

Si bien existe un acuerdo suscrito en el presente caso, se debe tomar en cuenta que lo que debe primar es el evitar la posibilidad de riesgo de confusión en el público consumidor, y está en manos de la autoridad determinar la existencia o no de este riesgo, poniendo el interés general del público consumidor por sobre el interés particular de las partes. 4.4.

Tales acuerdos, sin embargo, aunque resuelven el conflicto entre los particulares de los signos, deben, para que tengan eficacia y aceptación por parte de las oficinas nacionales competentes, dejar a salvo el interés general de los consumidores, respecto de los cuales deberán eliminar el riesgo de confusión derivado de la identidad o semejanza. 27 l_' é 27 Proceso 57-IP-2002. 14 GACETA OFICIAL 26/04/2017 35 de 45 4.5.

El Tribunal ha precisado, además que "La suscripción de acuerdos privados no constituye un presupuesto automático para que se admita la coexistencia de marcas, puesto que la autoridad administrativa o judicial deberá en todo momento salvaguardar el interés general evitando que el consumidor se vea inducido a error. 2a 4.6. En el marco de la norma referida, se entiende que "los llamados Acuerdos de Coexistencia que acostumbran celebrar los empresarios, como instrumentos de carácter netamente privado, y cuyo objeto es el de permitir la comercialización de productos o mercancías de empresas que tienen el registro de una marca igual o similar, se subordinan, en todo caso, a que las partes contratantes adopten las previsiones necesarias para evitar la confusión. 29 4.7.

De igual manera reiterando lo expresado en la Interpretación Prejudicial 96-IP-2011, se puede afirmar que: ( ) De esta manera los acuerdos de coexistencia de marcas, aunque son actos de la autonomía de la voluntad privada, tienen ciertos requisitos de orden público, de los cuales depende su eficacia. Son los siguientes: 30 4.7.1. Que adopten las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancías o productos. 4.7.2.

Que respeten las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia. 4.7.3. Que sean inscritos en las oficinas nacionales competentes. En el presente caso, se deberá analizar si entre los signos INFINITI (denominativo) e INFINITE (denominativo), el riesgo de confusión en el público consumidor persiste, pese a la suscripción de un acuerdo de coexistencia pacífica entre las partes. 5.

Preguntas de la consultante 5.1. ¿Es posible que pacíficamente? dos marcas similares puedan coexistir La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Punto 3 de la presente interpretación. 2s Proceso 104-IP-2003. 29 Proceso 104-IP-2002. 30 Proceso 62-IP-2014. 15 t GACETA OFICIAL 26/04/2017 36 de 45 La mencionada "coexistencia de hecho" no genera derechos.

Tampoco comporta una prueba irrefutable de la inexistencia de un riesgo de confusión o de asociación, ni vuelve innecesario el correspondiente análisis de registrabilidad. Aun cuando se verifique la coexistencia de hecho de los signos en conflicto, se deberá realizar el respectivo examen de registrabilidad, teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en la presente providencia respecto a la ineficacia juridica de la figura de la "coexistencia de hecho". 5.2.

¿Es posible que un acuerdo privado de coexistencia de marcas celebrado entre las firmas de la marca registrada y solicitante, haga viable el registro de esta última? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en el Punto 4 de la presente Interpretación Prejudicial. 5.3. ¿Cuáles son los elementos que deben tomarse en cuenta para evitar confusión en el registro de marcas? De acuerdo a lo que señala el literal a) del Artículo 136, no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. De igual manera, se debe tomar cuenta lo expuesto en los numerales 1.2 y 1.3. de la presente interpretación. 5.4.

¿Para evitar confusión debe prevalecer el derecho del titular o el derecho del consumidor? La respuesta a esta pregunta, se encuentra en el punto 4 de la presente Interpretación Prejudicial, se deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar confusión en el público consumidor respecto del origen de las mercancias o productos, respetar las normas sobre prácticas desleales y promoción de la competencia, y que el acuerdo sea inscrito en las oficinas nacionales competentes.

Es decir se deberá tener en cuenta los derechos tanto de consumidores, como de los titulares de los signos. 5.5. ¿La marca registrada INFINITE con la solicitada INFINITI, ambos signos se hallan en la clase 36, servicios financieros, por similitud existente entre las marcas, existe riesgo de confusión? ¿hace irregistrable el signo solicitado INFINITI? De acuerdo con la normativa, jurisprudencia y doctrina aplicable, al momento de decidir sobre la concesión o negación de un signo, se deberá tomar en cuenta si los signos son similares, al grado de crear 16 l GACETA OFICIAL 26/04/2017 37 de 45 riesgo de confusión en el consumidor, y si los productos y/o servicios que protegen son relacionados o existe conexión competitiva.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 317/2015-CA, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artf culo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispues · en el último párrafo o del Tribunal. del Artlcul 90 del Es: z Cecilia L�t.� ���eros GISTRAD Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo R ira Gómez Ap e M GISTRADO 1 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente ln ci::r icial la Presidenla y el Secret ria.

Tii r Cecilia Luisa Ayl?ouinteros PRESIDENTA Notiflquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 17 GACETA OFICIAL 26/04/2017 38 de 45 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de marzo de 2017 Proceso 378-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Tribunal Distrítal de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante 17811-2013-7411 Referencia Marca involucrada SCOTCH (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac.

VISTOS El Oficio 7581-2016-TDCA-DQ del 27 de junio de 2016, recibido físicamente el 30 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N º 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 81, Literal e) del Artículo 82, y del Articulo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-7 411.

El Auto del 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Minnesota Company Demandados Ministerio de Industrias, Integración y Pesca Mining and Manufacturing Comercio, Proceso 378-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 39 de 45 Procuraduría General del Estado Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual 2. Hechos relevantes 2.1. El 19 de junio de 1995, MINNESOTA MINING ANO MANUFACTURING COMPANY (en adelante, Minnesota) solicitó al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca el registro del signo denominativo SCOTCH {denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 16 1 de la Clasificación Internacional de Niza2• 2.2.

Publicado el extracto de ·1a solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Intelectual, no se presentaron observaciones en su contra. 2.3. Mediante Resolución 019552 del 17 de septiembre de 19963, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca denegó de oficio la solicitud antes mencionada al considerar que la misma estaba conformada por una palabra de uso común para el tipo de productos que pretende distinguir, incurriendo así en la prohibición de registro establecida en Literal e) del Articulo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.4.

El 31 de enero de 1997, Minnesota presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito, a fin de anular la Resolución 019552. 2.5. La Directora Nacional de Propiedad Industrial y el Presidente del IEPI presentaron, en término legal, escritos de contestación a la demanda interpuesta por Minnesota. 2.6.

El 30 de abril de 1997, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito admitió la demanda y ordenó notificar al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; a la Procuradurfa General del Estado, al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual {en adelante, el IEPI). 2.7. El 17 de enero de 2013, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitó la Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articulas de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papelería o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artlculos de oficina (excepto muebles); malerial de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. 2 Expediente administrativo 58203-95. 3 En el expediente enviado a este Tribunal no hay información respecto a la publicación de la referida solicitud. 2 Proceso 378-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 40 de 45 Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda de Minnesota 3.1. La denominación SCOTCH no se ha convertido en una palabra de uso común, por el contrario es una marca famosa y notoriamente conocida, que el público consumidor a nivel mundial identifica con los productos de Minnesota. 3.2. La marca SCOTCH tiene más de 300 registros a nivel mundial, inclusive en países miembros del Pacto Andino, como son Colombia, Bolivia y Perú. 3.3.

La afirmación del Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI implicaría reconocer que marcas tales como COCA COLA, ASPIRINA, GILLETE, SINGER, PIX, BAYGON han dejado de ser famosas, para convertirse en términos comunes. 3.4. Es absurdo considerar que la denominación SCOTCH pueda ser genérica, descriptiva, pues no lo es en inglés, ya que en dicho idioma es tan solo el gentilicio de los habitantes de Escocia. 4.

Escrito presentado por el Procurador General del Estado Señala domicilio legal para notificaciones. 5. Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI 5.1. Al momento de solicitarse el registro de la marca SCOTCH {denominativa) se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 5.2.

De conformidad con el Literal e) del Articulo 82 de la la Decisión 344, la denominación SCOTCH no es susceptible de registro al estar constituida por una palabra de uso común para los productos que pretende distinguir. 6. Argumentos de contestación del Presidente del IEPI Reitera los argumentos expuestos por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI. 3 Proceso 378-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 41 de 45 B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

El Tribunal consultante solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 81, Literal e) del Artículo 82, y del Artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 4 2. No procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81 y 96 de la citada Decisión, debido a que no es materia controvertida la capacidad del signo SCOTCH (denominativa) para constituirse como marca (Articulo 81 ), ni la obligación que tiene la autoridad nacional para realizar de oficio el examen de registrabilidad del mencionado signo (Articulo 96 ). 3.

En tal sentido, solo procede la interpretación del Literal e) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que es en base a dicho dispositivo que se ha denegado de oficio el registro del signo solicitado. C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Marcas conformadas por palabras de uso común. Marca débil.

Signos en idioma extranjero. D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Marcas conformadas por palabras de uso común. Marca débil. Signos en Idioma extranjero 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada SCOTCH (denominativa) está constituida por una palabra de uso común para el tipo de productos que pretende distinguir, resulta 4 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.• "Articulo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.• Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercia/izados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona. ·Articulo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;, r "Articulo 96.- Vencido el plazo establecido en el articulo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. • 4 Proceso 378-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 42 de 45 pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. 1.2. El Literal e) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponía: "Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (...) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de /os productos o servicios de que se trate;

(...)" 1.3 En el marco del Literal e) del Artículo 82 de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar o describir los productos o servicios de que se trate. 1.4 En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. 1.5 La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico. 1.6 En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que "habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias.

Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son /as palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos". 5 1.7 En cuanto a la prohibición establecida en el Literal e) del Artículo 82 de la Decisión citada, el Tribunal ha declarado que " se refiere a marcas que ya se encuentran registradas y que posteriormente se han convertido en usuales o comunes perdiendo de esa forma la 5 OTAMENDI, Jorge.

Derecho de Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 71. 5 Proceso 378-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 43 de 45 capacidad distintiva y por lo tanto la función individualizadora que debe tener toda marca para que pueda ser registrada".6 1.8 La circunstancia de que la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto exclusivamente por indicaciones que hayan devenido en habituales, autoriza a interpretar que, si una indicación distintiva forma parte de dicho signo, este pueda ser registrado como marca, lo que no significa que el solicitante pueda reivindicar el uso exclusivo de la indicación habitual. 1.9 En el caso de autos, se deberá juzgar, si fuere el caso, sobre la distintividad del signo solicitado para registro como marca y, en particular, si la denominación SCOTCH es de uso común para amparar los productos integrantes de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Signos en idioma extranjero 1.1 O Uno de los argumentos de la demanda es que el signo SCOTCH no podría ser genérico, descriptivo, pues no lo es en inglés, ya que en dicho idioma es tan solo el gentilicio de los habitantes de Escocia. 1.11 Si bien la razón por la que se ha denegado el signo es debido a que seria de uso común y no genérico o descriptivo, corresponde abordar el tema de las palabras en idioma extranjero. 1.12 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasia y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.7 1.13 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables. s 1.14 Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Asi, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma 6 Sentencia dictada en el expediente Nº 16-IP-98, del 20 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre del mismo año, caso "SALTIN mixta. T Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 57-IP-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12. 8 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 6 Proceso 378-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 44 de 45 extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español. 9 1.15 Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 1.16 En tal sentido, se deberá establecer si la marca solicitada a registro SCOTCH (denominativa) está constituida exclusivamente por un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del pais, sea una designación común o usual de los productos que pretende distinguir.

En los t�rminos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-7411, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. ¿ tlll � t\ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 9 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 69-IP-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, citada en la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 24-IP-2015 de fecha 9 de setiembre de 2015. 7 Proceso 378-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/04/2017 45 de 45 Hugo Ramiro Gómez MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Ui� Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 8