PROCESO: 375-IP-2016 — Comunidad Andina

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 9 de marzo de 2017” Proceso: 375-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 04484-2014-0-1801-JR-CA-25 Referencia: Signos involucrados: TOTALDENT (denominativo) y DENTO, —DENTITO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX y DENTODRIN (denominativos) Magistrada Ponente: Cecilia Luisa Ayllón Quinteros VISTOS: El Oficio 4484-2014-0/5taSECA-CSJLI-PJ, recibido el 30 de junio de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 Literal e) y 136 Literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 04484-2014-0-1801- JR-CA-25; y, El Auto de 13 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial., Proceso 375-1P-2016 ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCION DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (EN ADELANTE, INDECOPI) Tercero interesado: ALBIS S.A. 2.

Hechos relevantes 2.1. El 18 de mayo de 2012, ALBIS S.A. (en adelante ALBIS), solicitó el registro del signo TOTALDENT (denominativo)! para proteger productos comprendidos en la Clase 3? del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas (en adelante, Clasificación Internacional de Niza). 2.2.

Publicado el extracto de la solicitud en el Diario Oficial “El Peruano” INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A., (en adelante INTRADEVCO) presentó oposición al registro con fundamento en la existencia previa de sus marcas; MARCA CERTIFICADO CLASE DENTO(denominativa) 91804 213 DENTO (denominativa) 136186 034 DENTO (denominativa) 79135 035 DENTITO (denominativa) 79134 038 Expediente No. 493984-2012/DSD.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos. Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto o semielaborado (excepto el vidrio de construcción); articulos de cristalería, porcelana y loza no comprendidos en otras clases.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos Proceso 375-1P-2016 DENTOAFTA 106906 05 (denominativa) | DENTODEX (denominativa) 106851 05$ DENTODRIN 106905 059 | (denominativa) DENTOGOLD 113779 0310 (denominativa) | DENTOFILM 113212 03 (denominativa)_ 2.3. 2.4. 2.5.

El 24 de abril de 2013, mediante Resolución 1179-2013/CSD-INDECOP!I, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, declaró infundada la oposición interpuesta por INTRADEVCO y concedió el registro de la marca solicitada TOTALDENT (denominativa). El 8 de mayo de 2013, INTRADEVCO, interpuso recurso de apelación en contra de la Resolución 1179-2013-CSD-INDECOPI.

El 8 de mayo de 2014, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, emitió la Resolución 0777-2014/TPI-INDECOPI, por la cual resolvió confirmar la Resolución 1179-2013/CSD-INDECOPI y, en consecuencia, otorgar el registro de la marca denominativa TOTALDENT. 10 “ Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico oO veterinario, afimentos para bebés; complementos alimenticios para personas y animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos. Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar, jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos, 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.

Proceso 375-1P-2016 El 27 de mayo de 2014, INTRADEVCO, presentó demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad de la Resolución 0777-2014/TPI- INDECOPI. El 14 de julio de 2014, el INDECOPI contestó la demanda contencioso administrativa. El 31 de julio de 2014 ALBIS, contestó la demanda contencioso administrativa. El 22 de marzo de 2016, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Ocho, resolvió declarar infundada la demanda contenciosa administrativa. 2.10.El 15 de abril de 2016, INTRADEVCO, presentó recurso de apelación, en 2.11 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, contra de la sentencia signada como Resolución Número Ocho. -El 27 de junio 2016 mediante Auto signado con Resolución Número Doce, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, de la Corte Superior de Justicia de Lima, suspendió el trámite interno y solicitó a este Tribunal la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal e) y 136 literal a) de la Decisión 486.

Argumentos de fa Demanda Contencioso Administrativa INTRADEVCO en su demanda manifestó que: Los signos en conflicto son semejantes fonética y gráficamente, al grado de generar confusión. Evidentemente cuando visualizamos los signos TOTALDENT y DENTO, no podemos sino relacionarlos como si provinieran de un mismo origen empresarial, dejando notar lo que conocemos como confusión indirecta.

El signo solicitado no cuenta con elementos gráficos adicionales que le doten de distintividad, por lo que el consumidor medio caerá en riesgo de confusión. El hecho de que el signo solicitado haya agregado el término “TOTAL” al inicio, no basta para dotar a dicho signo de distintividad. El término DENT va a estar siempre presente por ser la de mayor fuerza y estar presente en todas las marcas DENTO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX y DENTODRIN. 3.5. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5. 4.6. 5.1. 5.2.

Proceso 375-1P-2016 El término TOTAL es a todas luces débil y más la palabra DENT, que como ya se analizó se confundiría con la marca DENTO, por lo que no alcanza la aptitud distintiva necesaria para que sea registrada, encontrándose dentro de las prohibiciones del derecho marcario. Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por INDECOP! El INDECOPI en su contestación a la demanda señaló que: Los signos confrontados no son confundibles.

Las diferencias fonéticas y gráficas existentes entre los signos en conflicto establecen que sea posible la coexistencia pacifica de los signos en el mercado, sin que haya riesgo de confusión. En el presente caso el consumidor o usuario, analizará el signo solicitado que tiene frente a él, cotejándola con el vago recuerdo que posee de las marcas registradas, dejándose llevar por la impresión general de las marcas.

La inclusión del término DENT en los signos confrontados no es determinante para establecer válidamente semejanzas entre los signos. El signo solicitado TOTALDENT cuenta con elementos particulares que lo diferencian de las marcas de titularidad de la demandante. Se aprecian diferencias fonéticas y gráficas que determinan una impresión en conjunto distinta.

Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentada por ALBIS ALBIS en su contestación a la demanda presentada señaló que: INTRADEVCO no tiene derechos de exclusividad sobre el término DENT en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, pues existen varias marcas registradas que contienen dicho término en su composición, como DENT-CAR (Registro. 119021) DENTAFORT (Registro. 124771), DENTAID (Registro. 163939) registradas en la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza, a nombre de distintos titulares.

Las diferencias gráficas originan que no exista riesgo de confusión que pueda lesionar los intereses de los consumidores, por lo que podrían coexistir pacificamente. Ts 5.3. 5.4. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. Proceso 375-1P-2016 Desde el punto de vista gráfico, si bien comparten el término DENT, tienen un distinto impacto visual, debido a la presencia de la denominación TOTAL en el signo solicitado y las letras finales en las marcas registradas O / OGOLD / OFILM / OAFTA / ODEX / ODRIN, lo que determina que su diferenciación a nivel gráfico resulte distinta en cada caso.

Desde el punto de vista fonético, la presencia de los elementos adicionales al término DENT en los signos analizados genera que exista una distinta secuencia de vocales (O-A-E / E-O) y consonantes (T-T-L-D- N-T / D-N-T), lo cual determina que la pronunciación y entonación sea distinta. Argumentos de la Sentencia de Primera Instancia El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Sub Especialidad de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, resolvió que: El objeto de la discusión es establecer si los signos son idénticos o semejantes, de tal modo que causen riesgo de confusión directa o indirecta en el público consumidor.

El término DENT es de uso común en la conformación de marcas que protegen productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza. La demandante no puede oponerse a que terceras personas puedan utilizar el término DENT en combinación con otros elementos en la conformación de signos marcarios, tal como ocurre con el signo solicitado, debiendo resaltarse que términos de uso común no son apropiables.

No resulta amparable la pretendida semejanza fonética y gráfica de los signos en cuestión, solamente en el término DENT, al ser una palabra de uso común y débil. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los artículos 135 literal e) y 136 literal a)12, No procede la interpretación del literal e) del Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir ta calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción y otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios.

Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: 6 DO PRAPN 1.1. Proceso 375-1P-2016 Artículo 135, toda vez que en el presente caso no cabe referirse al carácter descriptivo de los signos, ni a los términos laudatorios. De oficio se interpretará el Artículo 135 literal g) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, para analizar el tema de las palabras de uso común; así como, el Artículo 151 de la misma Decisión, toda vez que los signos en conflicto están destinados a proteger productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación de signos denominativos. Palabras de uso común en la conformación de un signo. La marca débil. Signos evocativos.

Conexión competitiva (clases 3 y 5). Preguntas de la consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética e ideológica. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos Como en el proceso interno se discute si el signo TOTALDENT (denominativo) y las marcas DENTO, DENTITO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX, DENTODRIN (denominativas), de propiedad de INTRADEVCO, detalladas en el punto 2.2. del apartado A, son confundibles, es pertinente revisar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su literal a), manifiesta que: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

(..J” 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Proceso 375-1P-2016 respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; ( )”. Conforme se desprende de esta disposición, no es registrable un signo confundible porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando pueden generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor, como así lo ha precisado el Tribunal en múltiples Interpretaciones Prejudiciales*3, En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.

El primero frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicio y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.

Por lo tanto, para resolver la controversia se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.5.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.5.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.5.3.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 31 de abril de 2006, expedida en el marco del Proceso 34-IP-2006; Interpretación Prejudicial de 19 de junio de 2007, expedida en el marco del Proceso 60-IP-2007; e Interpretación de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 8 Proceso 375-1P-2016 1.6.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*!: 1.6.1. 1.6.2. 1.6.3. 1.6.4. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues en éstas es donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos es importante colocarse en el lugar del consumidor, y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate, bajo los siguientes criterios: a) Criterio del consumidor medio: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo masivo, el criterio del consumidor medio debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos, lo que deber ser analizado y ponderado por la autoridad nacional competente. El grado de atención del consumidor medio es un parámetro importante para el análisis de confundibilidad de signos que diferencien productos o servicios de consumo masivo, bajo el entendido que el mismo puede variar o graduarse según el tipo del producto del cual se trate, pues por vía de ejemplo no se presta el mismo nivel de atención al adquirir productos cosméticos que al comprar pasabocas para fiestas.

Para el caso particular, ya que se trata de signos que amparan productos de la Clase 3, es importante que se establezca el nivel o grado de atención del Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida en el marco del Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial de 28 de mayo de 2009, expedida en el marco del Proceso 24-1P-2009. 9 1.7. 1.8. 1.9. 2.1.

Proceso 375-1P-2016 consumidor medio al enfrentarse a la escogencia de artículos cosméticos, de limpieza, etc. 15 b) Criterio del consumidor especializado: si estamos en frente de productos y/o servicios de consumo selectivo, es decir, de aquellos adquiridos únicamente por un fragmento de la población bajo ciertas características técnicas, de estatus, funcionales o prácticas, como los dirigidos a ciertos profesionales especializados, el criterio del consumidor especializado debe ser el soporte del análisis de confundibilidad.

Dicho consumidor hace una evaluación más prolija del bien o servicios que desea adquirir, lo que debe ser tomado en cuenta por la autoridad nacional competente al realizar el respectivo análisis de confundibilidad. 16 Una vez señaladas las reglas y pautas expuestas en precedencia, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o asociación. Sin embargo, no sería suficiente basar la posible confundibilidad únicamente en las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas, pues el análisis debe comprender todos los aspectos que sean necesarios, incluidos sobre los productos amparados por los signos en conflicto.

En conclusión, deberá en el caso en análisis verificarse si existe confusión respecto del signo solicitado, de acuerdo con lo antes desarrollado. Comparación entre signos denominativos Como la controversia discutida en el proceso interno radica, en parte, en la posibilidad de confusión entre el signo TOTALDENT (denominativo), solicitado, con las marcas denominativas registradas DENTO, DENTITO, DENTOGOLD, DENTOFILM, DENTOAFTA, DENTODEX y DENTODRIN es necesario que se proceda a compararlos, teniendo en cuenta que están conformados únicamente por elementos denominativos, los cuales están representados por palabras pronunciables, dotadas o no de un significado o concepto??.

Ver Interpretación Prejudicial 411-1P-2015 de 1 de septiembre de 2016. Ver Interpretación Prejudicial 473-1P-2015 de 10 de junio de 2016. Véase, por ejemplo, la interpretación prejudicial expedida dentro del Proceso 529-1P-2015 de 19 de mayo de 2016. 10 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 375-1P-2016 Los signos denominativos, llamados también nominales o verbales, se encuentran conformados por secuencias lingúísticas o gramaticales, formadas por una o varias letras, palabras y/o números, individual o conjuntamente estructurados, que integran un conjunto o un todo legible, que puede o no tener significado o concepto.

Este tipo de signos se subdividen en:18 a) Sugestivos, que tienen una connotación conceptual que evoca ciertas cualidades o funciones del producto identificado por el signo; o, b) Arbitrarios, que no manifiestan conexión alguna entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que va a identificar. En consideración a que la controversia informa de la presunta confusión entre dos signos denominativos, la SIC debe proceder a compararlos teniendo en cuenta las siguientes reglas1*: 2.3.1.

Se debe analizar cada signo en su conjunto, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 2.3.2, Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. 2.3.3.

Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 2.3.4, Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo 18 Ibidem.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 del Proceso 156-IP-2005; y la Interpretación Prejudicial del 22 de enero de 2014 dentro del Proceso 200-1P-2013, 11 3.1. 3.2. Proceso 375-1P-2016 significado se encuentra en el diccionario.22 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport-e, deport-ivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a lun lexema modifica su definición. ?1 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente; 2.4.1.1.

Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hace un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.4.1.2. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. 2.4.1.3. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra, Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 22 Palabras de uso común en la conformación de un signo. La marca débil Uno de los temas que se discuten en este caso específico, es que los términos “TOTAL” y “DENT” son términos de uso común. En el presente caso, es pertinente analizar el tema de las palabras comunes en la conformación de marcas.

El literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: “Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del productos o servicios de que se trate en el lenguaje corriente en la usanza del pais;

( )” 20 21 RAE: unidad mínima que significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación. P. ej.; Terr. en Enterráis. Proceso 308-1P-2015. Ibidem. 12 IS 3.3. 3.4. 3.5. 4.2. Proceso 375-1P-2016 Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.23 Una marca que contenga una partícula de uso común no puede impedir su inclusión en marcas de terceros y fundar, en esa sola circunstancia, la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando a su titular un privilegio inusitado sobre una partícula de uso común. El titular de una marca con un elemento de uso común sabe que tendrá que coexistir con las marcas anteriores y con las que se han de solicitar en el futuro.

Esta realidad, necesariamente, tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo, por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son necesariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente.za. En tal virtud, se deberá establecer si existe algún elemento de uso común en las denominaciones de los signos en conflicto en la Clase 21, 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza para de esta manera establecer su carácter distintivo y, posteriormente, deberá realizar el cotejo excluyendo los elementos de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se encuentre provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente.

Signos evocativos INTRADEVCO, argumentó que los términos TOTAL y DENT son términos evocativos respecto de los productos que protege. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en e) consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo?*, 23 24 25 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016.

Proceso 31-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. 965 de 8 de agosto de 2003, marca: £ MIXTA. De modo referencial, ver Proceso 327-1P-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, p. 12, 13 4.3. 4.4. 4.5. 5.1. 5.2. 5.3. Proceso 375-1P-2016 Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.?6 Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.2? En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los términos TOTAL DENT y DENTO que forman parte de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

Conexión competitiva entre las clases 3 y 5 En la controversia planteada se advierte que los signos en conflicto están destinados a proteger productos de las clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, por lo que es preciso analizar este tema. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.28 Se deberá matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda 26 z 28 Ibidem.

Ibidem. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. - “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud nl la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) 14 5.4. Proceso 375-1P-2016 establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.22 Para apreciar la conexión competitiva, entre productos o servicios, se suelen tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) Silos productos o servicios pertenecen a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza? Sin embargo, es preciso recordar que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la similitud entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. b) Los canales de aprovisionamiento, distribución y de comercialización, así como los medios de publicidad empleados para tales fines?!, la tecnología empleada, la finalidad o función, el mismo género, la misma naturaleza de los productos o servicios, la utilización de estos, entre otros indicios o criterios Respecto del criterio relativo a los mismos canales de distribución, los grandes distribuidores no pueden ser tomados como referencia por cuanto disponen de una oferta muy variada.

Es posible considerar la venta de productos dentro de tiendas especializadas en combinación con otros criterios. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. De igual manera, los canales de distribución independientes o diferentes indican la existencia de un know-how de fabricación diferente y, generalmente, de ausencia de similitud.

Ver Interpretaciones Prejudiciales recaldas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. El Tribunal ha sostenido que, a fin de verificar la semejanza entre los productos en comparación, se deberá tomar en cuenta, en razón de la regla de la especialidad, la identificación de dichos productos en las solicitudes correspondientes y su ubicación en el nomenciátor.

Véase, por ejemplo, Proceso 67-1P-2002 de 15 de noviembre de 2002, p. 8; Proceso 441-1P-2015 de 4 de febrero de 2018, pp. 12-13, Véase, por ejemplo, interpretación prejudicial pronunciada dentro del Proceso 441-1P-2015, ya citada, pp. 12-13. 15 Proceso 375-1P-2016 c) El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.3? En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro,33 Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro*.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento oO de distribución oO de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 5.5. Conforme los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados.

Sin embargo, a objeto de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios. Dependiendo de la naturaleza de los productos o 32 3 Esto es, tomando en cuenta las caracteristicas, finalidad, similitudes de género y el precio de los productos o servicios.

De modo referencial ver, Proceso 68-1P-2002, p. 28 (en el que se cita a FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos. Fundamentos de Derecho de Marcas. Madrid, Editorial Montecorvo, 1984, pp. 242 y ss. Citado a su vez en: AAVV, Tesfimonío Comunitario. Doctrina - Legislación - Jurisprudencia. Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Quito, 2004, p. 400. En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. — Barcelona, 2007, p. 247). en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución, Véase:<httos://books.gooale.com.ec/books?id=Id8/68bWIegC8pa=PA2478dq=microecon mia+tef ecto+sustilucion£hl=esésa=sX8ved=0ahUKEw/ ¡OmbyUus3MAhXIHR4KHRxZAXCOBAELJTACiv=on epagesa=microeconomia%20efecto%2Osustituciongf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016). 16 6.1. 6.2.

Proceso 375-1P-2016 servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva.35 Preguntas de la consultante ¿Análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos denominativos, con partículas compuestas por un término débil? La respuesta a esta pregunta se encuentra desarrollada en los Punto 3 y 4 de la presente interpretación. Si bien la norma transcrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello, significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, ya que las partículas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.36 Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo de los términos TOTAL DENT y DENTO que forman parte de los signos en conflicto y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad.

¿Riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma clase? De acuerdo con lo que señala el literal a) del Artículo 136, no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de 35 ts Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016.

Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 536-1P-2015 de fecha 23 de junio de 2016. 17 Proceso 375-1P-2016 los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. En el caso de que los signos sean idénticos o similares y que además protejan los mismos productos o servicios, el riesgo de confusión se presume “absoluto”.

De acuerdo con la normativa, jurisprudencia y doctrina aplicable, al momento de decidir sobre ta concesión o negación de un signo, se deberá tomar en cuenta si los signos son similares, al grado de crear riesgo de confusión en el consumidor, y si los productos y/o servicios que protegen son relacionados o existe conexión competitiva. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el proceso interno 04484-2014-0-1801-JR-CA-25 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por participaron de su adopción de acuerdo con lo dispues del Artículo 90 del Estatutó del Tribunal. U Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MA RADA s Magistrados que en el último párrafo Y Hernán/Aomel rano => ¡TRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ta presente Interpretación Prejydicial la Presidenta y el Secretari l Ml, Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA 18 Proceso 375-1P-2016 Notifíquese a la Corte Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19