TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 09 de marzo de 2017 Proceso E 378-1P-2016 Asunto B Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante E 17811-2013-7411 Referencia E Marca involucrada SCOTCH (denominativa) Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac.

VISTOS El Oficio 7581-2016-TDCA-DQ del 27 de junio de 2016, recibido físicamente el 30 de junio de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N” 1 de Quito de la República del Ecuador solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 81, Literal e) del Artículo 82, y del Artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 17811-2013-7411.

El Auto del 5 de septiembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante B Minnesota Mining and Manufacturing Company Demandados B Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Proceso 378-1P-2016 Procuraduría General del Estado Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual Hechos relevantes. El 19 de junio de 1995, MINNESOTA MINING AND MANUFACTURING COMPANY (en adelante, Minnesota) solicitó al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca el registro del signo denominativo SCOTCH (denominativa), para distinguir productos comprendidos en la Clase 161 de la Clasificación Internacional de Niza?.

Publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Intelectual, no se presentaron observaciones en su contra. Mediante Resolución 019552 del 17 de septiembre de 19963, el Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca denegó de oficio la solicitud antes mencionada al considerar que la misma estaba conformada por una palabra de uso común para el tipo de productos que pretende distinguir, incurriendo así en la prohibición de registro establecida en Literal e) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El 31 de enero de 1997, Minnesota presentó recurso subjetivo o de plena jurisdicción ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito, a fin de anular la Resolución 019552. La Directora Nacional de Propiedad Industrial y el Presidente del IEPI presentaron, en término legal, escritos de contestación a la demanda interpuesta por Minnesota.

El 30 de abril de 1997, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito admitió la demanda y ordenó notificar al Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca; a la Procuraduría General del Estado, al Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, el EPI). El 17 de enero de 2013, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N* 1 de Quito decidió suspender el proceso y solicitó la Clase 16: Papel, cartón y artículos de estas materias, no comprendidos en otras clases; productos de imprenta; articulos de encuadernación; fotografías; papelería; adhesivos (pegamentos) para la papeleria o la casa; material para artistas; pinceles; máquinas de escribir y artículos de oficina (excepto muebles); material de instrucción o de enseñanza (excepto aparatos); materias plásticas para embalaje (no comprendidos en otras clases); naipes; caracteres de imprenta; clichés. Expediente administrativo 58203-95, En el expediente enviado a este Tribunal no hay información respecto a la publicación de la referida solicitud. 2 3.1. 3.2. 3.3. 3.4, 5.1. 5.2.

Proceso 378-1P-2016 Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda de Minnesota La denominación SCOTCH no se ha convertido en una palabra de uso común, por el contrario es una marca famosa y notoriamente conocida, que el público consumidor a nivel mundial identifica con los productos de Minnesota.

La marca SCOTCH tiene más de 300 registros a nivel mundial, inclusive en países miembros del Pacto Andino, como son Colombia, Bolivia y Perú. La afirmación del Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI implicaría reconocer que marcas tales como COCA COLA, ASPIRINA, GILLETE, SINGER, PIX, BAYGON han dejado de ser famosas, para convertirse en términos comunes.

Es absurdo considerar que la denominación SCOTCH pueda ser genérica, descriptiva, pues no lo es en inglés, ya que en dicho idioma es tan solo el gentilicio de los habitantes de Escocia. Escrito presentado por el Procurador General del Estado Señala domicilio legal para notificaciones. Argumentos de la contestación de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del lEPI Al momento de solicitarse el registro de la marca SCOTCH (denominativa) se encontraba vigente la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

De conformidad con el Literal e) del Artículo 82 de la la Decisión 344, la denominación SCOTCH no es susceptible de registro al estar constituida por una palabra de uso común para los productos que pretende distinguir. Argumentos de contestación del Presidente del lEPI Reitera los argumentos expuestos por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial del IEPI. 1.1.

Proceso 378-1P-2016 NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 81, Literal e) del Artículo 82, y del Artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.* No procede la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81 y 96 de la citada Decisión, debido a que no es materia controvertida la capacidad del signo SCOTCH (denominativa) para constituirse como marca (Artículo 81), ni la obligación que tiene la autoridad nacional para realizar de oficio el examen de registrabilidad del mencionado signo (Artículo 96).

En tal sentido, solo procede la interpretación del Literal e) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que es en base a dicho dispositivo que se ha denegado de oficio el registro del signo solicitado. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Marcas conformadas por palabras de uso común. Marca débil. Signos en idioma extranjero.

ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Marcas conformadas por palabras de uso común. Marca débil. Signos en idioma extranjero En vista de que en el proceso interno se discute si la marca solicitada SCOTCH (denominativa) está constituida por una palabra de uso común para el tipo de productos que pretende distinguir, resulta Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.- “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.” Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) e) Consístan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate; (.J” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” 4 1.2. 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Proceso 378-1P-2016 pertinente analizar el tema de las palabras de uso común en la conformación de marcas y la marca débil. El Literal e) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena disponía: “Artículo 82.- No podrán registrarse corno marcas los signos que: ( ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;

En el marco del Literal e) del Artículo 82 de la Decisión 344, se entiende por signo común o usual aquel que se encuentra integrado exclusivamente por uno o más vocablos o indicaciones de los que se utilizan en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país en que se ha solicitado el registro del signo, para identificar o describir los productos o servicios de que se trate.

En este caso, el signo no será suficientemente distintivo y no podrá otorgarse a su titular el derecho al uso exclusivo de las indicaciones comunes o usuales que lo integren. La prohibición alcanza tanto a los signos denominativos como a los gráficos: en efecto, cuando la disposición alude a la indicación que se utiliza en el lenguaje corriente, cabe interpretar que se refiere al signo denominativo, y cuando trata de la indicación común en el uso comercial, cabe considerar que la prohibición se refiere también al signo gráfico.

En la doctrina, Otamendi ha señalado que las designaciones usuales son las que “habitualmente se utilizan para un producto, además de las necesarias. Es aquí donde se incorporan las palabras extranjeras, el lunfardo y otras palabras inventadas que adquieran una cierta popularidad en su uso. Son las palabras que no encontraremos en los diccionarios con las acepciones que éstos les atribuyen, pero sí, en el lenguaje de todos los días, tal vez de mucha gente, tal vez de unos pocos cuando se trata de términos técnicos”.5 En cuanto a la prohibición establecida en el Literal e) del Artículo 82 de la Decisión citada, el Tribunal ha declarado que “ se refiere a marcas que ya se encuentran registradas y que posteriormente se han convertido en usuales o comunes perdiendo de esa forma la OTAMENDI, Jorge.

Derecho de Marcas. Editorial LexisNexis Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 2002, p. 71. 5 Proceso 378-1P-2016 capacidad distintiva y por lo tanto la función individualizadora que debe tener toda marca para que pueda ser registrada”.S 1.8 La circunstancia de que la prohibición de registro haya de configurarse cuando el signo se encuentre compuesto exclusivamente por indicaciones que hayan devenido en habituales, autoriza a interpretar que, si una indicación distintiva forma parte de dicho signo, este pueda ser registrado como marca, lo que no significa que el solicitante pueda reivindicar el uso exclusivo de la indicación habitual. 1.9 En el caso de autos, se deberá juzgar, si fuere el caso, sobre la distintividad del signo solicitado para registro como marca y, en particular, si la denominación SCOTCH es de uso común para amparar los productos integrantes de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza.

Signos en idioma extranjero 1.10 Uno de los argumentos de la demanda es que el signo SCOTCH no podría ser genérico, descriptivo, pues no lo es en inglés, ya que en dicho idioma es tan solo el gentilicio de los habitantes de Escocia. 1.11 Si bien la razón por la que se ha denegado el signo es debido a que sería de uso común y no genérico o descriptivo, corresponde abordar el tema de las palabras en idioma extranjero. 1.12 Al respecto, las palabras que no sean parte del conocimiento común son consideradas signos de fantasía y, en consecuencia, es procedente su registro como marcas.” 1.13 Por el contrario, si el significado conceptual de las palabras en idioma extranjero se ha hecho del conocimiento de la mayoría del público consumidor o usuario y, además, se trata exclusivamente de vocablos de uso común en relación con los productos o servicios que se pretende identificar, dichos signos no serán registrables.8 1.14 Ahora bien, en el caso de que una denominación que conforma una marca se exprese en un idioma extranjero que sirva de raíz equivalente en la lengua española, el grado de uso común deberá medirse como si se tratara de una expresión local.

Así, no podrán acceder a registro aquellas denominaciones que a pesar de pertenecer al idioma 0 Sentencia dictada en el expediente N* 16-1P-98, del 20 de septiembre de 1998, publicada en la G.O.A.C. N* 398, del 22 de diciembre del mismo año, caso “SALTIN mixta. u Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 57-1P-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, p. 12.

E Ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 146-IP-2013, de fecha 25 de septiembre de 2013, p. 12. 6 Proceso 378-1P-2016 extranjero son de uso común en los países de la Comunidad Andina o son comprensibles para el consumidor medio del país en el que se ha solicitado la marca por su raíz común o por su similitud fonética con la correspondiente traducción al español.? 1.15 Es importante tener presente que el derecho de la propiedad industrial toma en consideración lo que realmente ocurre en el mercado, de modo que es aplicable a esta disciplina jurídica el llamado principio de primacía de la realidad.

En este sentido, tratándose de palabras en un idioma extranjero, la autoridad nacional competente debe examinar si los consumidores medios destinatarios del producto o servicio que pretende ser distinguido por el signo solicitado comprenden o no dichas palabras. Si tales consumidores entienden perfectamente el significado de tales palabras, el tratamiento será similar al que se da al idioma castellano. 1.16 En tal sentido, se deberá establecer si la marca solicitada a registro SCOTCH (denominativa) está constituida exclusivamente por un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos que pretende distinguir.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-7411, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ¿A NE Ll Ma Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Ver interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 69-1P-2001, de fecha 12 de diciembre de 2001, citada en la interpretación prejudicial recaída en el Proceso 24-1P-2015 de fecha 9 de setiembre de 2015. 7 Proceso 378-1P-2016 Hugo Ramiro Gómez Ápac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

IES Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.