Año XXXIV – Número 3014 Lima, 4 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 688-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 5346-2013-01801-JR-CA-08.

Referencia: Signos: NEDENTO (mixto) / DENTITO (denominativo); DENTO (denominativo); DENTOFILM (denominativo); DENTOGOLD (denominativo); DENTODEX (denominativo); DENTODRIN (denominativo); DENTOAFTA (denominativo); y DENTO (denominativo) PROCESO 13-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 049912013-0-1801-JR-CA-10.

Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca TORIN y Logotipo (marca mixta) PROCESO 29-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima. Expediente interno del Consultante: 00984-2013-0-1801-JR-CA-15.

Referencia: Signos involucrados A UNIAMERICA Y LOGOTIPO (marca mixta) / UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS (marca mixta) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 04/05/2017 2 de 51 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 688-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: Referencia: 5346-2013-0-1801-JR-CA-08 Signos: NEDENTO (mixto) / DENTITO (denominativo);

DENTO (denominativo); DENTOFILM (denominativo); DENTODEX (denominativo); DENTOGOLD (denominativo); DENTODRIN (denominativo); (denominativo); DENTO DENTOAFTA y (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero. VISTOS El Oficio 5346-2013-0/5taSECA-CSJLI-PJ, del 15 de diciembre de 2015, recibido en el Tribunal el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Articulo 136 Literal a) la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 5346-2013-0-1801-JR-CA-08; y l� El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: 2. 04/05/2017 3 de 51 Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA -INDECOPI-, INTELECTUAL PROPIEDAD REPÚBLICA DEL PERÚ. Hechos Relevantes: 2.1. El 11 de marzo de 2011, RADIANT BLISS PHARMA MÉXICO S.A. de C.V. (en adelante, RADIANT BLISS), solicitó el registro multiclase de la marca mixta NEDENTO, para identificar los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza 1; y para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza2, (Expediente administrativo 449240-2011/DSD). z m e m z -1 o 2.2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial el Peruano el 9 de mayo de 2011, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (en adelante, INTRADEVCO), se opuso a la solicitud de registro argumentando riesgo de confusión con sus marcas denominativas Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumerla, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; enjuague bucal, colutorio, gel gingival y pasta dental que no sean para uso médico.

Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; enjuague bucal, colutorio, gel gingival y pasta dental que sean para uso médico" 2 PROCESO 688-lP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 4 de 51 registradas: DENTITO (Certificado 79134), DENTO (Certificado 79135), DENTO (Certificado 136186), DENTOFILM (Certificado 113212), y DENTOGOLD (Certificado 113779), para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza3;

DENTODEX (Certificado 106851 ), DENTODRIN (Certificado 106905), y DENTOAFTA (Certificado 106906), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza4; y DENTO (Certificado 91804), para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Nizas. 2.3. El 30 de enero de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 330-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición presentada con relación a la Clase 3 e infundada en relación con la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, concedió el registro solicitado para la Clase 5. 2.4.

El 17 de febrero de 2012, INTRADEVCO interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo en el extremo en el que se declara infundada su oposición. 2.5. El 6 de mayo de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 1499-2013ffPI-INDECOPI, confirmó la resolución apelada. 2.6.

El 4 de julio de 2013, INTRADEVCO interpuso demanda contencioso administrativa solicitando como pretensión principal la nulidad de la Resolución 1499-2013ffPI-INDECOPI. 2.7. El 20 de marzo de 2014, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda planteada. 2.8. El 3 de julio de 2015, el Juzgado Vigésimo Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia signada como Resolución Número Diez, declaró infundada la demanda presentada. 2.9.

El 21 de julio de 2015, INTRADEVCO interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.1 O. El 13 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, 3 4 5 Clase 3: Dentlírlcos; enjuagues bucales, con expresa exclusión de denllfricos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.

Clase 5: Producto farmacéutico: anlisarro, antiséptico, colutorlo de la Clase 5; producto farmacéutico: anlinflamatorio, analgésico, bucofaringeo, colutorlo de la Clase 5; producto farmacéutico: anestésico, antiséptico bucal de la Clase 5. Clase 21: Cepillos de dientes. 3 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 5 de 51 mediante la Resolución Número Dos dispone suspender el proceso y, en consecuencia, solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentada por INTRADEVCO: 3.1. Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico y fonético. La expresión relevante DENTO es la que evidencia el riesgo de confusión. 3.2. Indicó que entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva, ya que son consumidos en forma conjunta y complementaria. 4.

Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI: 4.1. Adujo que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético y gráfico y que el hecho de que exista otra marca conformada por la misma expresión DENTO en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es un tercero, evidenciaría la coexistencia pacífica en el mercado entre los signos confrontados. 4.2.

Por último, sostuvo que, si bien los signos confrontados distinguen algunos de los mismos productos, las diferencias expuestas demostrarían que su coexistencia en el mercado sí es posible. 5. Sentencia de primera instancia: 5.1. El Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante Sentencia signada como Resolución Número Diez del 3 de julio de 2015, declaró infundada la demanda, argumentando que: "(...) la marca DENTO deviene en débil por ser evocativa de /os productos (productos dentales u orales) que distingue y estar en gran manera próxima a ellos.

Por otra parte, conforme se advierte en el Informe de Antecedentes de la resolución impugnada, se encuentra registrada a favor de tercero otra marca que contiene la particu/a DENTO: DENTOQUINOLIN (Certificado 132542); por lo cual, es incorrecta la afirmación de la demandante acerca de la supuesta exclusividad en el uso de la partícula DENTO.

Al efectuar el cotejo marcario de /os signos en cuestión desde el plano fonético, se advierte que los signos presentan impresiones fonéticas diferentes; toda vez que /os signos contienen diferentes secuencias de vocales y de consonantes, todo lo cual determina una diferente pronunciación y entonación. Asimismo, de la comparación desde el aspecto gráfico de /os signos, se advierte que al presentar la marca solicitada una figura y otros elementos gráficos, de /os cuales carecen 4 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 6 de 51 las marcas registradas de la parte demandante por ser meramente denominativos, aunado a ello las diferentes silabas iniciales y terminaciones; se concluye que estos signos confrontados suscitan diferentes impresiones visuales.

En el caso de autos, se aprecia que a pesar de la identidad y conexión competitiva entre los productos distinguidos por las marcas sub litis; es posible la coexistencia pacífica en el mercado de las marcas cotejadas sin que genere riesgo de confusión en el consumidor( ). Acerca de que la presencia de la denominación DENTO en el signo solicitado generaría que el consumidor medio piense que existe alguna vinculación empresarial entre las titulares de las marcas cotejadas; hay que señalar que dicho argumento no resulta co"ecto, por cuanto en la clase 5 se encuentra registrada a favor de tercero otra marca que contiene la partícula DENTO, además la marca DENTO es débil por ser evocativa y debe apreciarse de manera conjunta la marca solicitada, en la cual, la partfcu/a DENTO se encuentra dentro de una nueva palabra de fantasfa perdiendo su individualidad en ella.

En consecuencia, el público consumidor no atribuirá a las titulares de /as marcas confrontadas vinculaciones empresariales u organizativas. Por los fundamentos glosados precedentemente (...) éste Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, administrando justicia a nombre de la Nación FALLA: Declarando INFUNDADA la demanda( )". 6.

Argumentos del INTRADEVCO: recurso de apelación presentado por 6.1. En el escrito de recurso de apelación se reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y, adicionalmente, se agregó que: i) los elementos gráficos adicionales con los que cuenta el signo solicitado no tienen relevancia suficiente como para evitar un riesgo de confusión por parte del público consumidor; ii) el hecho de que el signo solicitado haya agregado el término NE al inicio, no significa que los signos sean distintos, por cuanto la partícula DENT es la que cuenta con mayor fuerza y prevalece en ambos signos; iii) la marca registrada DENTO no es un signo débil, pues cuenta con suficiente distintividad y reconocimiento dentro del mercado de las pastas en el territorio peruano. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente, ya que prevé el riesgo de confusión y asociación. De oficio, se interpretará el literal g) del Artículo 135 de la misma normativa, ya que se indica que la partícula DENTO 5 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 7 de 51 forma parte de otra marca registrada y además la Corte consultante hace una pregunta en relación con las partículas de uso común.6 La Corte consultante solicitó que se aborden las siguientes cuestiones: "Criterios para determinar el riesgo de confusión entre un signo solicitado a registro (NEDENTO) y /as marcas registradas (DENTO, DENTOFILM, DENTOGOLD, DENTODEX, DENTODRIN y DENTOAFTA) teniendo en cuenta que el signo solicitado incluye en su integridad la partícula DENTO la cual conforma también a las marcas registradas (en clases 3 y 5) y cuyos productos tienen conexión competitiva.

¿La existencia de una marca registrada en una de las clases (clase 5) a favor de un tercero (DENTOQU/NOLIN) que contenga el término que comparten /os signos en conflicto (DENTO) eliminaría el riesgo de confusión entre ellos?". C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. 2.

Comparación entre signos mixtos y denominativos. 3. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común. 4. Los signos evocativos y su poder de oposición. 5. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. Su relación con los signos que amparan productos de la Clase 3. 6. La conexión competitiva (Clases 5, 3 y 21 ). 6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• "( ) Articulo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) ( ) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del pr oducto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país";

Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. ( )". 6 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 8 de 51 7.

Pregunta formulada por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo NEDENTO (mixto) es confundible con las marcas denominativas DENTITO, DENTO, DENTODEX, DENTOFILM, DENTOGOLD, DENTODRIN, DENTOAFTA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina7, del siguiente tenor literal: "Artículo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;( )': 1.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de ta Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela juridica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico8 o semejante9 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder 7 8 9 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes lnlerpretaclón Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e lnlerprelación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elementos que constlluyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 7 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 9 de 51 a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.

Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se 8 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 10 de 51 identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos10: 2. 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.

Comparación entre signos mixtos y denominativos 2.1. Como la controversia trata de la presunta confusión entre el signo mixto NEDENTO y los denominativos DENTITO. DENTO, DENTOFILM, DENTOGOLD, DENTODEX, DENTODRIN y DENTOAFTA. es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles 10 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 9 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 11 de 51 visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras caracteristicas puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas11 para el cotejo: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 12 Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport­ e, deport-iva, deport-istas Los segundos, son fragmentos mmrmos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 13. 11 12 13 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en multiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014.

RAE: unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: 10 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 12 de 51 Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. ii. iii.

Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Si los signos en conflicto comparten un lexema podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra.

Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podria ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto NEDENTO y los signos denominativos DENTITO, DENTO, DENTOFILM, DENTOGOLD, DENTODEX, DENTODRIN y DENTOAFTA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta Interpretación Prejudicial, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, 1. 2. 3. m. Gram.

Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, moñema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. ero. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 11 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 13 de 51 conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. 3.

Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común 3.1. Como la Corte consultante realizó una pregunta relacionada con partículas de uso común, se abordará el tema planteado. 3.2. El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 3.3.

De ahí que el Literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohiba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país". 3.4.

Si bien la norma trascrita prohíbe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, esta prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a representar una designación de uso común. 3.5. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.

En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluirse del cotejo de marcas. 3.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas características (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo 12 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 14 de 51 considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto. 3.7.

Es importante resaltar que los elementos de uso común en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 3.8. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación Prejudicial, se deberá determinar si la expresión DENTO es de uso común, para establecer si deben ser excluidas del cotejo marcaría teniendo en cuenta las reglas plasmadas en esta providencia. 4.

Los signos evocativos y su poder de oposición 4.1. Considerando que el Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, argumentó que la palabra DENTO es evocativa y débil, el Tribunal analizará el tema en referencia siguiendo en lo pertinente el desarrollo de su jurisprudencia sobre este particular14. 4.2.

Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio. 4.3.

Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, rafees o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 4.4.

En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el 14 Se deslacan las siguientes providencias: lnlerpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 dentro del Proceso 4-IP-95;

Interpretación Prejudicial del 16 de Julio de 2013 dentro del Proceso 112-IP-2013 y la Interpretación Prejudlcial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 13 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 15 de 51 producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos. 4.5.

Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte. 4.6.

Considerando los productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se deberá analizar la partícula DENTO tiene carácter de evocativo. Además, deberá determinar su proximidad con los productos que ampara para llegar a deducir si tiene un poder de oposición fuerte o si por el contrario le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y los productos que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos y que evoque el mismo concepto. 5.

Análisis de reglstrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos de la Clase 5. Su relación con los signos que amparan productos de la Clase 3 5.1. Como el signo solicitado pretende distinguir productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y los signos opositores amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado. 5.2.

Para orientar este análisis, el Tribunal habrá de referirse a las directrices que sobre la misma clase de productos ha considerado procedente tener en cuenta con la explicación que lo justifica 15, pues ha sostenido que el análisis de confundibilidad en esta clase de signos debe ser muy esmerado con el fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud entre los mismos podría llegar a causar potenciales daños en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas). 5.3.

En efecto, si bien en principio los productos de las Clases 3 y 5 tienen canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, el uso y la manipulación de los mismos podría generar error en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior 15 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 25 de septiembre de 2015 dentro del Proceso 33-IP-2015. 14 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 16 de 51 consumo de productos de la Clase 3 y 5 en el hogar, casas de recreo o fincas de funcionalidad variada, ya que los mismos están al fácil acceso del consumidor, que bien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal. 5.4.

Es muy posible por vía de ejemplo, que al ser confundible una marca que ampara productos como champús, desinfectantes, jabones, blanqueadores, entre otros, con otra que ampara un fármaco, un pesticida o un plaguicida, el consumidor al alcance de estos productos incurra en error, lo cual podría ser fatal para su salud si ingiere el componente equivocado o para la salud los animales o plantas si se les aplica una sustancia equivocada. 5.5.

Además, puede suceder que los productos de las Clases 3 y 5, identificados con marcas aparentemente confundibles, se guarden o almacenen en el mismo lugar y hasta ser manipulados por personas que carecen del adecuado discernimiento para distinguir un producto de otro, como los adultos mayores (ancianos) o los niños o personas de baja escolaridad que trabajan en los hogares y que asisten a sus familias, incluso proporcionándoles medicinas y manipulando productos de limpieza. 5.6.

De otra parte, debe considerarse a la población más vulnerable, de nivel educativo apenas elemental o los casos de analfabetismo, los bajos ingresos en los hogares que limita la atención médica necesaria, todo lo cual estimula la inclinación a auto-formularse y a la adquisición de medicinas sin la debida prescripción médica, cuyas sustancias que no alcanzan a consumirse en su totalidad posiblemente se acumulan en el hogar, "por si se necesitan en el futuro" y hasta compartirse estos medicamentos entre vecinos, familiares y amigos que padecen de alguna afección. 5.7.

Ante eventuales hipótesis como las señaladas, es necesario que el examinador se coloque en el lugar del consumidor medio 16, que para el caso es la población consumidora de productos farmacéuticos, quienes pueden utilizar el producto en el ámbito de su hogar sin asistencia técnica con graves consecuencias para su salud en caso de ser confundibles. 5.8.

En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes, considerados los productos que amparan los signos en conflicto y su posible incidencia en el incremento del riesgo de confusión con carácter más esmerado y preventivo. 16 Este criterio se explicó en el punto 1.8.4. de la página 1 O de la presente providencia. 15 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 17 de 51 5.9.

Finalmente, es de observar que aun cuando el Tribunal ha adoptado algunos criterios para apreciar si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva 17, no obstante tratándose de productos de las Clases 3 y 5, dichos parámetros deben complementarse con un análisis mucho más minucioso, incluida la posible casuística y atendiendo a directrices como las tratadas. 6.

La conexión competitiva (Clases 5, 3 y 21) 6.1. El signo mixto NEDENTO se solicitó para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la opositora tiene registras las marcas DENTITO, DENTO, DENTOFILM, DENTOGOLD, DENTODEX, DENTODRIN, DENTOAFTA, y DENTO, para identificar productos de las Clase 5, 3 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.2.

La Corte consultante solicitó al Tribunal que aborde Jo siguiente: Criterios para determinar el riesgo de confusión entre un signo solicitado a registro (NEDENTO) y las marcas registradas (DENTO, DENTOFILM, DENTOGOLD, DENTODEX, DENTODRIN y DENTOAFTA) teniendo en cuenta que el signo solicitado incluye en su integridad la partícula DENTO la cual conforma también a las marcas registradas (en Clases 3 y 5) y cuyos productos tienen conexión competitiva. 6.3.

De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado, teniendo como soporte las relaciones entre las Clases 3 y 5 que fueron determinadas en el acápite anterior. Por lo tanto, se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales se ha tratado el tema18, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican. 6.4.

En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos 19• 17 18 19 Los criterios de conexión compeUUva se encuentran en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2013;

Interpretación del 16 de octubre de 2013 en el proceso 111-IP-2013. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; lnlerpretación Prejudicial del 15 de Julio de 2015 en el Proceso 324IP-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servlcíos determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. 16 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 18 de 51 6.5.

Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 6.6.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del articulo 151 de la Decisión 4862º). 6.7.

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 20 6. 7.1. La inclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 6.7.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénUcas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.

Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el articulo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la lnlerpretación Prejudiclal de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005. Articulo 151 ·( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los produclos o servicios indicados expresamente.w 17 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 19 de 51 pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 6.7.3.

Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva seria mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 6.7.4.

Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 6. 7.5. El grado de sustitución (o lntercambiabilidad) o complementariedad de los productos.

En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor, es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro21 • Para 21 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A lA ECONOMIA.

MICROECONOMIA". [Versión española lraducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: "El efecto sustitución de un cambia en el precio de un bien es la variacfón en la cantfdad consumida de dicha bien como resultada de que el consumidor sustituye el bfen que ya se ha vuelto más caro en térmfnas relativos por el bien que se ha vuelta más barato en términos relativos·.

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un erecto sustitución. 18 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 20 de 51 apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 6.8.

De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva22. 7.

Preguntas formuladas por la Core consultante. ¿La existencia de una marca registrada en una de las clases (Clase 5) a favor de un tercero (DENTOQUINOLIN) que contenga el término que comparten los signos en conflicto (DENTO) eliminaría el riesgo de confusión entre ellos? 7.1. Como Tribunal no puede resolver el asunto concreto, resolverá la pregunta indicándole al Juez Consultante ciertos parámetros interpretativos. 7.2.

La simple existencia de una marca registrada a nombre de un tercero que contenga el término que comparten los signos en conflicto, no es un factor que inexorablemente elimine el riesgo de confusión. Cuando hay partículas o palabras que se encuentran en varias marcas registradas, el consultante deberá determinar si son de uso común para excluirla de cotejo de marcas2J. 23 Véase:<https://books.google.com.ec/books?ld=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomla +eíecto+sustitucion&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRüA'XcQ6AEIJTA C#v=onepage&q=mlcroeconomla%20eíecto%20suslituclon&í=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).

Ver Interpretaciones Prejudiciales en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. Se pueden ver las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-IP-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-IP-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 19 PROCESO 688-IP-2015 GACETA OFICIAL 04/05/2017 21 de 51 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 5346-2013-0-1801-JR-CA-08, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.:•z La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que de acuerdo con lo di uesto en el último párrafo participaron de su ado ��fo, o del Trtbunal. del Arllcul;,7¡ Cecilia Lu\ta Aylló�ros MAGISTRADA Apac O uerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la resente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia LM�f. PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 688-IP-2015 1 20 GACETA OFICIAL 04/05/2017 22 de 51 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 13-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: Referencia: 04991-2013-0-1801-JR-CA-10 Cancelación por falta de uso de la marca TORIN y Logotipo (marca mixta) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 4991-2013-0/ Sta SECA-CSILI-PJ, del 19 de enero de 2016, recibido el mismo día mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º 049912013-0-1801-JR-CA-10; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROCESO 13-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 23 de 51 PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ Litisconsorte:

2. INVERSIONES MUSIC & TOOLS E.I.R.L. Hechos Relevantes: 2.1. El 1O de marzo de 2008, la sociedad INVERSIONES MUSIC & TOOLS E.l.R.L. (en adelante INVERSIONES MUSIC & TOOLS) solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI), la cancelación por falta de uso de la marca mixta TORIN, registrada bajo Certificado 98906 a nombre de ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ para distinguir productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza 1 • 2.2.

El 5 de junio del 2009, mediante Resolución 1359-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la solicitud de cancelación interpuesta por INVERSIONES MUSIC & TOOLS. 2.3. El 3 de julio de 2009, el señor ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ interpuso recurso de reconsideración en contra del anterior acto administrativo. 2.4.

El 3 de junio de 2011, mediante Resolución 1241-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. 2.5. El 30 de junio de 2011, el señor ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ interpuso recurso de apelación en contra del anterior acto administrativo. 2.6. El 19 de marzo de 2013, mediante Resolución 0950-2013/TPI­ INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 1539-2009/CSD-INDECOPI de 5 de junio de 2009, que dispuso cancelar el registro de la marca mixta TORIN.

"herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; gatas hidráulicas impulsadas manualmente; cuchitleria, tenedores y cucharas; annas blancas, maquinillas de afeitar". 2 PROCESO 13-IP+2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 24 de 51 2.7. El 21 de junio de 2013, el señor ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ demandó ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo, la nulidad de la Resolución 0950-2013/TPI-INDECOPI de 19 de marzo de 2013. 2.8.

El 9 de enero de 2014, el INDECOPI contestó la demanda interpuesta por el señor ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ. 2.9. El 28 de mayo de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Once, declaró infundada la demanda interpuesta por el señor ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ contra el INDECOPI. 2.1O.

El 15 de junio de 2015, el señor ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.11. Mediante Auto, signado como Resolución Número Cuatro de 22 de diciembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentados por el señor ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ: 3.1. Señala que la acreditación del uso no debe estar encaminada hacia la prueba de un uso efectivo y continuo durante los 3 años anteriores a la interposición de la acción de cancelación, sino hacia la constatación del uso durante un periodo relevante, en función de la naturaleza del producto. 3.2.

Afirma que para demostrar que la marca mixta fue usada en el mercado de la misma forma como se encuentra registrada, adjuntó como prueba facturas en las que consta el nombre del producto TORIN. Éstas deben ser analizadas en conjunto con la publicidad que también se presentó como prueba, donde sí consta el signo mixto. 4. Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI: 4.1.

En resumen, argumenta que el demandante no demostró el uso de la marca mixta TORIN de la misma forma como se encuentra registrada, puesto que demostró el uso del elemento denominativo y que en la marca registrada son relevantes los elementos denominativo y gráfico y, en consecuencia, el uso mencionado constituye una variación sustancial que altera el carácter distintivo del signo. 3 PROCESO 13-IP-2016 GACETA OFICIAL 5. 04/05/2017 25 de 51 Fundamentos de la sentencia de Primera Instancia: 5.1.

Indica que en la marca registrada son relevantes el elemento denominativo y gráfico que la componen y, de igual manera que existen diferencias entre la marca registrada y el signo denominativo TORIN usado, por lo que no se ha acreditado el uso de la marca registrada de la forma que lo señala la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 6.

Argume�tos del recurso de apelación presentados por el señor ALDO CESAR GALEAZZI GUTIERREZ: 6.1. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, los cuales se interpretarán por ser procedentes. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ ( ) Articulo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo Justificado la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Par ses Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falla de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición Interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de I a resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la via administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito. Articulo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Palses Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Articulo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facluras comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoria que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre olros. 4 PROCESO 13-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 26 de 51 La Corte consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie sobre lo siguiente: "Respecto a la cancelación de registro de una marca, ¿cuándo y cómo se cumple la obligación de uso de la marca? y ¿cómo se acredita el uso efectivo de la marca en el mercado?".

C. TEMA OBJETO DE INTERPRETACI ÓN 1. Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. La marca usada de una manera diferente en el mercado. El régimen probatorio. 2. Pregunta formulada por la Corte consultante. D. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486.

Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio 1.1. La demandante sostuvo que se acreditó el uso real y efectivo de la marca mixta TORIN, mientras que el INDECOPI argumentó que no se probó el uso de la marca tal como fue registrada, es decir, con sus elementos denominativo y figurativo, que resultan relevantes para demostrar el uso real y efectivo. 1.2.

En razón del asunto controvertido en el proceso interno, y en consideración al tema objeto de la consulta elevada por la Corte solicitante, el Tribunal habrá de precisar las características, los presupuestos procesales, así como los elementos probatorios para que proceda la cancelación por no uso de la marca, y de otra parte, habrá de referirse al punto consultado sobre la demostración del uso de la marca.

Para el efecto se seguirá la linea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia3 • Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 1.3. Los Artículos 165 a 170, salvo el 1694 de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de 3 4 Se destacan las siguientes I nterpretaclones Prejudiciales: 1OO·IP-2013 de 25 de Junio de 2013, 53-1 P·2013 de 19 de junio de 2013; y 104-IP·2014 de 20 de noviembre de 2014.

El articulo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distinlividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. 5 PROCESO 13-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 27 de 51 la cancelación por no uso de la marca. En ese marco, las características principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite 1.4.

De conformidad con el Artfculo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente. 1.5. Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva.

Dicha legitimación se presenta cuando: 1.5.1. El solicitante pretende utilizar el signo cancelado o uno similar sin cambios sustanciales en el mercado. En este evento la entidad competente deberá analizar la documentación presentada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo idéntico o similar, al giro ordinario de los negocios del solicitante, o documentos que demuestren la proyección económica del solicitante en este campo.

Es importante aclarar que no presentar la solicitud no es sinónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un tiempo bastante amplio para invocar el derecho preferente, que lo es, a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación (Articulo 168 de la Decisión 486).

En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice concienzudamente y en su total dimensión los argumentos y documentos que demuestran la legitimación. 1.5.2. El solicitante pretende salvaguardar un derecho o un interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de la cancelación. Esto también debe ser evaluado por la entidad competente con los documentos e información que se presente.

Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: a) Defensa en el trámite de oposición. b) Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se usa. 6 PROCESO 13-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 28 de 51 c) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular de cualquier signo distintivo que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y no usada. d) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular o tenga claro interés sobre cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa.

Oportunidad para adelantar el trámite 1.6. El segundo párrafo del Articulo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Al efecto dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Falta de uso de la marca 1.7. Para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. 1.8.

El Articulo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca. El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la mismas. s Una de las expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que Uene su Ulular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el poslulado de la autonomla de la voluntad privada, se puede manifeslar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias tienen una función económica muy imporlante en el comercio de bienes y servicios.

Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el litular de dicha marca puede aulorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capitulo IV del titulo VI de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El Instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licencianle cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalia.

El licenciante conserva la titularidad sobre la marca. La normativa comunilaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero si impone una limitación del mismo. El articulo 163 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capilales extranjeros, licencias y regallas, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la aclividad del comercio subregional andino, debe 7 PROCESO 13-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 29 de 51 1.9.

El titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma en cualquier momento del periodo de evaluación. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización6 • 1.1 O. Como en el caso particular se discute la cancelación de una marca mixta, es decir, aquella compuesta por un elemento gráfico y otro denominativo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 1.11.

El párrafo tercero del artículo 166 la Decisión 486, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo. En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirían los supuestos de hecho para su cancelación por no uso.

Para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad. Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto 6 ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se sollcila el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el articulo 162 de la Decisión 486.

SI no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros. Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vínculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre la misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media llcenciamiento de la marca. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrafo del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de la marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca.

La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan. No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. 8 PROCESO 13-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 30 de 51 gráfico serían irrelevantes para el análisis del uso en el mercado.

Si el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serían sustanciales. Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: 1.11.1. Si el elemento relevante es el gráfico. Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto. 7 Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrían afectar claramente su distinlividad y, por lo tanto, no probarían el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado.

Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado. Esto debe ser evaluado con gran cuidado 1.11.2. SI el elemento relevante es el denominativo.

Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Variación en la sílaba tónica: una variación en la sílaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. b) Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancia que afectaría el uso en el mercado. c) Variación en el orden de las vocales.

Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. d) Si la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar la palabra o palabras relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que afectaría en uso en el mercado.

Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: i. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. 7 El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 9 PROCESO 13-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 31 de 51 ii.

Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. iii.lmpacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. iv.Anallzar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendria relevancia en el conjunto marcaría. v. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcaría. vi.Analizar el grado de distintivldad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario.

Carga de la prueba. La prueba del uso 1.12. La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.13.

El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: "El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros". 10 PROCESO 13-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 32 de 51 1.14.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 1.15. Las pruebas presentadas por el titular de la marca objeto de cancelación, deben ser analizadas en su conjunto y de conformidad con la naturaleza de los productos amparados.

Las facturas, si bien son una prueba importante, deberán considerarse en el marco de todos los documentos obrantes en el expediente: archivos contables, portafolios de publicidad, fotos de comercialización, entre otras muchas pruebas que podrían esgrimirse para probar el uso real y efectivo de la marca, las cuales deben ser valoradas por la Autoridad Judicial Competente. 1.16.

De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca mixta TORIN es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos. 2. Pregunta formulada por la Corte consultante ¿Cuándo y. cómo se cumple la obligación de uso de la marca? y ¿cómo se acredita el uso efectivo de la marca en el mercado?" En primer lugar, para probar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado -que ofreció a los consumidores-- los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.

Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artf culo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Articulo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del Articulo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue 11 PROCESO 13-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 33 de 51 han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado baio esa marca.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoria prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un uno" inflexible, pues ello significarla desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.

Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, seria absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, 12 PROCESO 13-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 34 de 51 sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana critica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 04991-2013-0-1801-JR­ CA-1 O, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. �I � Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 13 PROCESO 13-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 35 de 51 De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. 0;UJ Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 13-IP-2016 14 GACETA OFICIAL 04/05/2017 36 de 51 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 29-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con subespecialidad en temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima.

Expediente interno del Consultante: Referencia: 00984-2013-0-1801-JR-CA-15 Signos involucrados A UNIAMERICA Y LOGOTIPO (marca mixta) / UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS (marca mixta) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 984-2013-D /STA SECA-CSJLI-PJ, recibido el 25 de enero de 2016, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 00984-2013-0-1801-JR-CA-15; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: UNIVERSIDAD PERUANA AMÉRICAS S.A.C. DE LAS PROCESO 29-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 04/05/2017 37 de 51 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. Litisconsorte: CENTRO EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS LTDA. Hechos relevantes 2.1.

El 30 de junio de 201 O, la sociedad CENTRO EDUCACIONAL DAS AMÉRICAS LTOA (en adelante CENTRO EDUCACIONAL), solicitó el registro del signo A UNIAMERICA (mixto), para identificar productos de la Clase 16 de la Clasificación Internacional de Niza 1 (Expediente Administrativo 425130-201O). 2.2. El 20 de septiembre de 201O, la UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS S.A.C. (en adelante UNIVERSIDAD PERUANA), presentó oposición argumentando ser titular de la marca mixta y notoria A UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS, inscrita con el Certificado 34919 para proteger servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza2 • (Expediente Administrativo 4251302010).

A UNIVEllSID�O l'fl\UA�A DE Ll\5 AMfRlCA5 2.3. El 8 de junio de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 001282-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición y concedió el registro del signo solicitado. 2.4. El 11 de julio de 201O, UNIVERSIDAD PERUANA interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.5.

El 24 de octubre de 2012, la Sala de Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del 1 2 ·periódicos, revistas y publicacfones·. "educación; formación; servicios de entretenimiento; actividades deportivas y culturales". 2 PROCESO 29-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 38 de 51 INDECOPI, mediante Resolución 1974-2012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 2.6.

El 5 de febrero de 2013, UNIVERSIDAD PERUANA interpuso demanda contencioso administrativa solicitando la nulidad del anterior acto administrativo. 2.7. El 29 de mayo de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce, declaró infundada la demanda interpuesta por UNIVERSIDAD PERUANA. 2.8.

El 25 de junio de 2015, UNIVERSIDAD PERUANA interpuso recurso de apelación en contra de la anterior Resolución. 2.9. Mediante Auto, signado como Resolución Número 3, de 19 de enero de 2016, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la Demanda presentados por UNIVERSIDAD PERUANA: 3.1. Señala que existe riesgo de confusión entre la marca solicitada y la marca previamente registrada, además que entre los productos (Clase 16) y servicios (Clase 41), existe conexión competitiva. Asimismo, destaca que el elemento figurativo es muy similar en las marcas cotejadas, y es el predominante en ambos signos, 4.

Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI: 4.1. En resumen, aduce que los signos en conflicto no son confundibles, puesto que presentan diferencias gráficas, fonéticas y cromáticas, y que tanto el aspecto denominativo como el gráfico son relevantes, y una vez realizado el cotejo marcaría no existen semejanzas capaces de producir confusión en el público consumidor. 4.2.

Además, indica que varias marcas de la Clase 41 incluyen en sus características la letra A. 5. Fundamentos de la sentencia de Primera Instancia: 5.1. Se anuncia en la misma, que se omite el análisis de la conexión competitiva entre los productos de la Clase 16 y los servicios de la Clase 41 de la Clasificación Internacional de Niza, porque según se señala, este punto no fue materia de controversia entre las partes, pese haberse 3 PROCESO 29-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 39 de 51 determinado por el INDECOPI que existe conexión competitiva entre algunos de los productos y servicios por ser complementarios. 5.2.

De igual manera aduce que el elemento denominativo es el preponderante en los signos en conflicto, y que a pesar de que ambos incluyen el término AMERICA en su parte denominativa, esto no es suficiente para determinar la confundibilidad porque tienen otros elementos que otorgan distintividad. 5.3. Finalmente, señala que en el aspecto gráfico, a pesar de no ser el elemento predominante, también se presentan diferencias, debido a la presencia de elementos gráficos y cromáticos que los distinguen entre si. 6.

Argumentos del Recurso UNIVERSIDAD PERUANA: de Apelación presentados por 6.1. Ratifica todos los argumentos presentados en la demanda, además de agregar que la partf cula UNI que forma parte del signo solicitado, hace referencia a UNIVERSIDAD y no a UNIDAD como lo señala la sentencia impugnada. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 135 y 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretará por ser procedente para el caso a resolver el Articulo 136 literal a)3• En lo que respecta al Artículo 135 no procederá su interpretación porque el primero corresponde a las causales de lrregistrabilidad absoluta y en el presente caso se refiere a causales de lrregistrabilidad relativa.

Además, la Corte consultante, solicita que el Tribunal se pronuncie sobre lo siguiente: "1. ¿Qué elementos y/o componentes deben tomarse en cuenta para detectar el riesgo de confusión o de asociación entre productos y servicios de las Clases 16 y 41, distinguidos por denominaciones parecidas? 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ "( ) Articulo 136.• No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio arectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) Sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;

( )". 4 PROCESO 29-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 40 de 51 2. ¿ Qué criterios o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar, establecer y/o determinar que existe vinculación o conexión competitiva entre productos de las Clases 16 y 41?". C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud.

Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta. Conexión competitiva (Clases 16 / 41). D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos 1.1.

Como en en el proceso interno se discute si el signo mixto A UNIAMERICA es confundible con la marca mixta UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMERICAS, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina4, del siguiente tenor literal: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de /os cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. ( )". 1.2.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 4 Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Interpretación Prejudicial 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-IP-2013, del 29 de agosto de 2013. 5 PROCESO 29-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 41 de 51 1.3.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico5 o semejante6 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecer(a de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.

La Corte consultante al respecto pregunta u¿Qué elementos y/o componentes deben tomarse en cuenta para detectar el riesgo de confusión o de asociación entre productos de las Clases 16 y 41, distinguidos por denominaciones parecidas?" 1.5. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.6.

En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1. 7. Por lo tanto, con el fin de apreciar el posible riego de confusión entre el signo solicitado A UNIAMERICA y el signo previamente registrado UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS, se deberá establecer si entre los mismos existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 5 6 1. 7.1.

Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1. 7.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales.

Contienen todos los elemenlos que constituyen los signos en connicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente íguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarlas o Insignificantes, que podrlan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 6 PROCESO 29-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 42 de 51 esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1. 7.3.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.7.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.8. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que, inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.9.

En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos7: 7 1.9.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.9.2.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.9.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.9.4.

Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 7 PROCESO 29-lP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 43 de 51 consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos. 1.1 O. En resumen, para determinar el riesgo de confusión o de asociación se deberá analizar la identidad o semejanza entre los signos en conflicto, tomando en cuenta que la semejanza puede darse en el campo fonético, ortográfico, figurativo o conceptual, y que el cotejo marcario se debe realizar conforme las reglas anunciadas anteriormente.

Además, se deberá establecer si existe conexión competitiva entre los productos de la Clase 16 que ampara el signo solicitado y los servicios de la Clase 41 que protege el signo previamente registrado, pues la sola semejanza no es suficiente para determinar la existencia de riesgo de confusión o de asociación. 2. Comparación entre signos mixtos con parte denominativa compuesta 2.1.

Como la controversia trata de la presunta confusión entre los signos mixtos A UNIAMERICA y UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos mixtos se componen de un elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 2.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, se deberá tener en cuenta las siguientes reglasª para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. 8 Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso B4-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. 8 PROCESO 29-IP-2016 GACETA OFICIAL 2.3.2. 04/05/2017 44 de 51 Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: - El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. - El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. - Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro9• En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión. 2.3.3. 9 Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 9 PROCESO 29-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 45 de 51 el diccionario. 10 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport­ ólogo.

Los segundos, son fragmentos mm1mos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición 11. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente:,o 11 i. Por lo general el lexema es el elemento que más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii.

Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. iii. Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. e) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado.

RAE: unídad mlnlma con significa léxico que no presenta moñemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres 1. contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical: p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. 2. ero. m Gram.

Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos 3. morfemas: persona, primera y número, plural. 10 PROCESO 29-lP-2016 GACETA OFICIAL f) 2.3.4. 46 de 51 Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. En el presente asunto, como en ambos signos, el elemento denominativo es compuesto, es decir, conformado por dos o más palabras, sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros12: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocatlva y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. e) f) 12 04/05/2017 Analizar el grado de dlstlntividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: Adoplados, entre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de jutio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP·2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250.IP-2015. 11 PROCESO 29-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 47 de 51 1.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. 2. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. 3. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 2.4.

De acuerdo con las reglas que se han explicado, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos A UNIAMERICA y UNIVERSIDAD PERUANA DE LAS AMÉRICAS, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos con el fin de resolver el recurso de apelación en cuyo marco se solicita esta interpretación. 3.

Conexión competitiva (Clases 16 / 41) 3.1. Los signos en conflicto amparan productos y servicios de las Clases 16 y 41 de la Clasificación Internacional de Niza y la Corte consultante especificamente pregunta: "¿Qué criterios o reglas fundamentales se debe tener en cuenta para comprobar, establecer y/o determinar que existe vinculación o conexión competitiva entre productos de las Clases 16 y 41?". 3.2.

Por lo tanto, se abordará el tema objeto de la consulta, sobre el cual este Tribunal ha trazado los criterios relevantes para determinarlo13 y que en lo pertinente habrá de reiterar a continuación. 3.3. En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases internacionales.

La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones especificas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos14 • 13 14 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-IP-2003; Interpretación Prejudicial del 15 de julfo de 2015 en el Proceso 324IP-2014 El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza.

El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de coníusi6n, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénlicas o similares a las previamente registradas, para amparar produclos o servicios también idénticos o similares. Para garantizar esto al solicilante, de conformidad con el articulo 139 lileral f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. 12 PROCESO 29-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 48 de 51 3.4.

Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases, es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor. 3.5.

Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del Articulo 151 de la Decisión 48615). 3.6.

Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, se debe de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 15 3.6.1. La inclusión de productos y/o servicios diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuarla -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 3.6.2.

Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.

En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. 3.6.3. Similares medios de publicidad. Si los productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), Sobre el principio de especialidad se puede consultar la inlerpretación prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-IP-2005.

Articulo 151 "( ) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la simililud ni la disimilllud de los productos o servicios Indicados expresamente." 13 PROCESO 29-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 49 de 51 la incidencia de conex1on competitiva sería mayor. Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva seria menor.

Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aisladamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto. 3.6.4. Mismo género de los productos y/o servicios.

Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. 3.6.5. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos y/o servicios. En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.

Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro16.

Para apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de 16 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en "INTRODUCCIÓN A LA ECONOM/A. MICROECONOM/A". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Edilorlal Reverté S.A. - Barcelona, 2007, p. 247), en el sentldo de que: "El efecto sustitución de un cambfo en el precfo de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bfen como resultado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en térmfnos relativos".

Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. Véase:<https://books.google.com.ec/books7id=ld8168bW3eoC&pg=PA247&dq=microeconomia +eíecto+sustituclon&hl=es&sa=X&ved=OahUKEwjQmbyUus3MAhXIHR4KHRXZAXcQ6AEIJTA C#v=onepage&q=microeconomla%20efecto%20sustilucion&f=íalse> (visitado el 9 de mayo de 2016). 14 PROCESO 29-IP·2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 50 de 51 aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc. 3.7.

De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos y servicios que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos y servicios amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos y/o servicios que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.

Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva 17• En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 00984-2013-0-1801.JR­ CA-15, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispues en el último párrafo del Articulo 90 del Estat el Tribunal. Dll� z Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA 17 Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Ver Interpretaciones Prejudiciales en los Procesos 472-lP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 15 PROCESO 29-IP-2016 GACETA OFICIAL 04/05/2017 51 de 51 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Cecilia Luisa Ayllón Quintero PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remUase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 29-IP-2016 16