TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: 688-1P-2015 Interpretación Prejudicial Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Lima de la República del Perú. 5346-2013-0-1801-JR-CA-08 Signos: NEDENTO (mixto) / DENTITO (denominativo);
DENTO (denominativo); DENTOFILM (denominativo); DENTOGOLD (denominativo); DENTODEX (denominativo); DENTODRIN (denominativo); DENTOAFTA (denominativo); y DENTO (denominativo) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero. VISTOS El Oficio 5346-2013-0/5*SECA-CSJLI-PJ, del 15 de diciembre de 2015, recibido en el Tribunal el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literal a) la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 5346-2013-0-1801-JR-CA-08; y El Auto de 20 de octubre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. 2.1. 2.2.
PROCESO 688-1P-2015 ANTECEDENTES Partes en el Proceso Interno: Demandante: INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD — INTELECTUAL -INDECOPI-, REPÚBLICA DEL PERU. Hechos Relevantes: El 11 de marzo de 2011, RADIANT BLISS PHARMA MÉXICO S.A. de C.V. (en adelante, RADIANT BLISS), solicitó el registro multiclase de la marca mixta NEDENTO, para identificar los productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza?; y para distinguir los siguientes productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza?, (Expediente administrativo 449240-2011/DSD).
OLNJOIN Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en el Diario Oficial el Peruano el 9 de mayo de 2011, INTRADEVCO INDUSTRIAL S.A. (en adelante, INTRADEVCO), se opuso a la solicitud de registro argumentando riesgo de confusión con sus marcas denominativas Clase 3: Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; productos de perfumeria, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos; enjuague bucal, colutorio, gel gingival y pasta dental que no sean para uso médico.
Clase 5: Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; enjuague bucal, colutorio, gel gingival y pasta dental que sean para uso médico” 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9.
PROCESO 688-P-2015 registradas: DENTITO (Certificado 79134), DENTO (Certificado 79135), DENTO (Certificado 136186), DENTOFILM (Certificado 113212), y DENTOGOLD (Certificado 113779), para distinguir productos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza? DENTODEX (Certificado 106851) DENTODRIN (Certificado 106905) y DENTOAFTA (Certificado 106906), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza“, y DENTO (Certificado 91804), para distinguir productos de la Clase 21 de la Clasificación Internacional de Niza.
El 30 de enero de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 330-2012/CSD-INDECOPI, declaró fundada la oposición presentada con relación a la Clase 3 e infundada en relación con la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y, en consecuencia, concedió el registro solicitado para la Clase 5. El 17 de febrero de 2012, INTRADEVCO interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo en el extremo en el que se declara infundada su oposición. El 6 de mayo de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI mediante Resolución 1499-2013/TPI-INDECOPI, confirmó la resolución apelada.
El 4 de julio de 2013, INTRADEVCO interpuso demanda contencioso administrativa solicitando como pretensión principal la nulidad de la Resolución 1499-2013/TP!-INDECOPI. El 20 de marzo de 2014, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda planteada. El 3 de julio de 2015, el Juzgado Vigésimo Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima, mediante Sentencia signada como Resolución Número Diez, declaró infundada la demanda presentada.
El 21 de julio de 2015, INTRADEVCO interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2,10.El 13 de noviembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, Clase 3: Dentífricos; enjuagues bucales, con expresa exclusión de dentífricos de la Clase 3 de la Clasificación Internacional de Niza.
Clase 5: Producto farmacéutico: antisarro, antiséptico, colutorio de la Clase 5; producto farmacéutico: antinflamatorio, analgésico, bucofaríngeo, colutorio de la Clase 5; producto farmacéutico: anestésico, antiséptico bucal de la Clase 5. Clase 21: Cepillos de dientes. 3.1. 3.2. 4.2. 5.1. PROCESO 688-1P-2015 mediante la Resolución Número Dos dispone suspender el proceso y, en consecuencia, solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos de la demanda presentada por INTRADEVCO: Sostuvo que los signos en conflicto son confundibles en los aspectos gráfico y fonético. La expresión relevante DENTO es la que evidencia el riesgo de confusión. Indicó que entre los productos que amparan los signos en conflicto existe conexión competitiva, ya que son consumidos en forma conjunta y complementaria.
Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI:. Adujo que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos fonético y gráfico y que el hecho de que exista otra marca conformada por la misma expresión DENTO en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, cuyo titular es un tercero, evidenciaria la coexistencia pacifica en el mercado entre los signos confrontados.
Por último, sostuvo que, si bien los signos confrontados distinguen algunos de los mismos productos, las diferencias expuestas demostrarian que su coexistencia en el mercado sí es posible. Sentencia de primera instancia: El Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante Sentencia signada como Resolución Número Diez del 3 de julio de 2015, declaró infundada la demanda, argumentando que: *( ) la marca DENTO deviene en débil por ser evocativa de los productos (productos dentales u orales) que distingue y estar en gran manera próxima a ellos.
Por otra parte, conforme se advierte en el Informe de Antecedentes de la resolución impugnada, se encuentra registrada a favor de tercero otra marca que contiene la partícula DENTO: DENTOQUINOLIN (Certificado 132542); por lo cual, es incorrecta la afirmación de la demandante acerca de la supuesta exclusividad en el uso de la partícula DENTO.
Al efectuar el cotejo marcario de los signos en cuestión desde el plano fonético, se advierte que los signos presentan impresiones fonéticas diferentes; toda vez que los signos contienen diferentes secuencias de vocales y de consonantes, todo lo cual determina una diferente pronunciación y entonación. Asimismo, de la comparación desde el aspecto gráfico de los signos, se advierte que al presentar la marca solicitada una figura y otros elementos gráficos, de los cuales carecen 6.1.
PROCESO 688-IP-2015 las marcas registradas de la parte demandante por ser meramente denominativos, aunado a ello las diferentes silabas iniciales y terminaciones; se concluye que estos signos confrontados suscitan diferentes impresiones visuales. En el caso de autos, se aprecia que a pesar de la identidad y conexión competitiva entre los productos distinguidos por las marcas sub litis; es posible la coexistencia pacífica en el mercado de las marcas cotejadas sin que genere riesgo de confusión en el consumidor ( ).
Acerca de que la presencia de la denominación DENTO en el signo solicitado generaría que el consumidor medio piense que existe alguna vinculación empresarial entre las titulares de las marcas cotejadas; hay que señalar que dicho argumento no resulta correcto, por cuanto en la clase 5 se encuentra registrada a favor de tercero otra marca que contiene la partícula DENTO, además la marca DENTO es débil por ser evocativa y debe apreciarse de manera conjunta la marca solicitada, en la cual, la partícula DENTO se encuentra dentro de una nueva palabra de fantasía perdiendo su individualidad en ella.
En consecuencia, el público consumidor no atribuirá a las titulares de las marcas confrontadas vinculaciones empresariales u organizativas. Por los fundamentos glosados precedentemente ( ) éste Vigésimo Sexto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado, administrando justicia a nombre de la Nación FALLA: Declarando INFUNDADA la demanda ( )”.
Argumentos del recurso de apelación presentado por INTRADEVCO: En el escrito de recurso de apelación se reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y, adicionalmente, se agregó que: i) los elementos gráficos adicionales con los que cuenta el signo solicitado no tienen relevancia suficiente como para evitar un riesgo de confusión por parte del público consumidor, ii) el hecho de que el signo solicitado haya agregado el término NE al inicio, no significa que los signos sean distintos, por cuanto la partícula DENT es la que cuenta con mayor fuerza y prevalece en ambos signos; iii) la marca registrada DENTO no es un signo débil, pues cuenta con suficiente distintividad y reconocimiento dentro del mercado de las pastas en el territorio peruano. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpretará por ser procedente, ya que prevé el riesgo de confusión y asociación. De oficio, se interpretará el literal g) del Artículo 135 de la misma normativa, ya que se indica que la partícula DENTO PROCESO 688-1P-2015 forma parte de otra marca registrada y además la Corte consultante hace una pregunta en relación con las partículas de uso común.f La Corte consultante solicitó que se aborden las siguientes cuestiones: “Criterios para determinar el riesgo de confusión entre un signo solicitado a registro (NEDENTO) y las marcas registradas (DENTO, DENTOFILM, DENTOGOLD, DENTODEX, DENTODRIN y DENTOAFTA) teniendo en cuenta que el signo solicitado incluye en su integridad la partícula DENTO la cual conforma también a las marcas registradas (en clases 3 y 5) y cuyos productos tienen conexión competitiva.
¿La existencia de una marca registrada en una de las clases (clase 5) a favor de un tercero (DENTOQUINOLIN) que contenga el término que comparten los signos en conflicto (DENTO) eliminaría el riesgo de confusión entre ellos?”. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
Comparación entre signos mixtos y denominativos. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común. Los signos evocativos y su poder de oposición. Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos. Su relación con los signos que amparan productos de la Clase 3. La conexión competitiva (Clases 5, 3 y 21).
Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “( ) Artículo 135 No podrán registrarse como marcas los signos que: (---) g. consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”; Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación. (.)”. 1.1. 1.2. 1.3.
PROCESO 688-IP-2015 Pregunta formulada por la Corte consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos Como en el proceso interno se discute si el signo NEDENTO (mixto) es confundible con las marcas denominativas DENTITO, DENTO, DENTOFILM, DENTOGOLD, DENTODEX, DENTODRIN, DENTOAFTA, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”, del siguiente tenor literal: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idéntico? o semejante? a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder Sobre este tema se pueden consultar las siguientes Intespretación Prejudicial 55-1P-2013, del 8 de mayo de 2013 e Interpretación Prejudicial 114-1P-2013, del 29 de agosto de 2013.
Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrian pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7.
PROCESO 688-1P-2015 a su registro como marca, sino que además aparejaria la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto.
El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta Interpretación Prejudicial, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se 1.8. 2.1.
PROCESO 688-1P-2015 identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos': 1.8.1.
La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2. En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos y denominativos Como la controversia trata de la presunta confusión entre el signo mixto NEDENTO y los denominativos DENTITO, DENTO, DENTOFILM, DENTOGOLD, DENTODEX, DENTODRIN y DENTOAFTA, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles 10 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-1P-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 2.2. 2.3.
PROCESO 688-1P-2015 visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, Íconos, etc. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas! para el cotejo: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.*? Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo, deport- e, deportivo, deport-istas Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición!3, 31 n 1 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudictal del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014.
RAE: unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: 10 PROCESO 688-1P-2015 Silos signos en conflicto comparten un lexema o raiz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii. — Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. iii.
Silos signos en conflicto comparten un lexema podría generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 2.4.
De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre el signo mixto NEDENTO y los signos denominativos DENTITO, DENTO, DENTOFILM, DENTOGOLD, DENTODEX, DENTODRIN y DENTOAFTA, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos, con el fin de proveer sobre la legalidad de los actos demandados en cuyo proceso se solicita esta Interpretación Prejudicial, además de tener en cuenta con el mismo fin, las pautas de interpretación sobre los elementos específicos que han sido controvertidos en el mismo asunto, 1. m. Gram.
Unidad minima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -S, - ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 11 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6.
PROCESO 688-1P-2015 conforme habrán de desprenderse de los temas que se desarrollaran a continuación en esta providencia. Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común Como la Corte consultante realizó una pregunta relacionada con partículas de uso común, se abordará el tema planteado. El creador de una marca al conformaria puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común en relación con el tipo de producto o servicio de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna.
De ahí que el Literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en los siguientes términos: “No podrán registrarse como marcas los signos que: (.) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país”.
Si bien la norma trascrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales del producto o servicio, esta prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los signos denominativos, pues los elementos gráficos también pueden llegar a representar una designación de uso común. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o particulas de uso común se deben excluirse del cotejo de marcas. No obstante, si la exclusión de los componentes de esas caracteristicas (de uso común) llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo 12 3.7. 3.8. 4,2. 4.3. 4.4.
PROCESO 688-IP-2015 considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.
Es importante resaltar que los elementos de uso común en una clase determinada pueden no ser asi en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta Interpretación Prejudicial, se deberá determinar si la expresión DENTO es de uso común, para establecer si deben ser excluidas del cotejo marcario teniendo en cuenta las reglas plasmadas en esta providencia. Los signos evocativos y su poder de oposición Considerando que el Vigésimo Sexto Juzgado de lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima de ta República del Perú, argumentó que la palabra DENTO es evocativa y débil, el Tribunal analizará el tema en referencia siguiendo en lo pertinente el desarrollo de su jurisprudencia sobre este particular!4.
Un signo se predica evocativo si alguno de sus elementos tiene dicha característica. Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.
Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.
En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el 14 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de diciembre de 1996 dentro del Proceso 4-1P-95;
Interpretación Prejudicial del 16 de julio de 2013 dentro del Proceso 112-1P-2013 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-1P-2015. 13 4.5. 4.6. 5.1. 5.2. 5.3. PROCESO 688-1P-2015 producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte.
Considerando los productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se deberá analizar la partícula DENTO tiene carácter de evocativo. Además, deberá determinar su proximidad con los productos que ampara para llegar a deducir si tiene un poder de oposición fuerte o si por el contrario le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y los productos que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos y que evoque el mismo concepto.
Análisis de registrabilidad de signos que amparan productos farmacéuticos de la Clase 5. Su relación con los signos que amparan productos de la Clase 3 Como el signo solicitado pretende distinguir productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y los signos opositores amparan productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, se abordará el tema planteado.
Para orientar este análisis, el Tribunal habrá de referirse a las directrices que sobre la misma clase de productos ha considerado procedente tener en cuenta con la explicación que lo justifica*5, pues ha sostenido que el análisis de confundibilidad en esta clase de signos debe ser muy esmerado con el fin de evitar cualquier riesgo de confusión en el público consumidor, ya que de encontrarse similitud entre los mismos podría llegar a causar potenciales daños en la salud de todos los seres vivos (hombre, animales y plantas).
En efecto, si bien en principio los productos de las Clases 3 y 5 tienen canales de comercialización diferentes y expendedores calificados, el uso y la manipulación de los mismos podría generar error en el público consumidor, tal como sería el caso del almacenamiento y el posterior 15 Se destaca la siguiente providencia: Interpretación Prejudicial del 25 de septiembre de 2015 dentro del Proceso 33-1P-2015, 14 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.
PROCESO 688-1P-2015 consumo de productos de la Clase 3 y 5 en el hogar, casas de recreo o fincas de funcionalidad variada, ya que los mismos están al fácil acceso del consumidor, que bien puede confundirse y aplicar un producto de la Clase 3 pensando que está usando un medicamento para uso animal o vegetal. Es muy posible por vía de ejemplo, que al ser confundible una marca que ampara productos como champús, desinfectantes, jabones, blanqueadores, entre otros, con otra que ampara un fármaco, un pesticida o un plaguicida, el consumidor al alcance de estos productos incurra en error, lo cual podría ser fatal para su salud si ingiere el componente equivocado o para la salud los animales o plantas si se les aplica una sustancia equivocada.
Además, puede suceder que los productos de las Clases 3 y 5, identificados con marcas aparentemente confundibles, se guarden o almacenen en el mismo lugar y hasta ser manipulados por personas que carecen del adecuado discernimiento para distinguir un producto de otro, como los adultos mayores (ancianos) o los niños o personas de baja escolaridad que trabajan en los hogares y que asisten a sus familias, incluso proporcionándoles medicinas y manipulando productos de limpieza.
De otra parte, debe considerarse a la población más vuinerable, de nivel educativo apenas elemental o los casos de analfabetismo, los bajos ingresos en los hogares que limita la atención médica necesaria, todo lo cual estimula la inclinación a auto-formularse y a la adquisición de medicinas sin la debida prescripción médica, cuyas sustancias que no alcanzan a consumirse en su totalidad posiblemente se acumulan en el hogar, “por si se necesitan en el futuro” y hasta compartirse estos medicamentos entre vecinos, familiares y amigos que padecen de alguna afección. Ante eventuales hipótesis como las señaladas, es necesario que el examinador se coloque en el lugar del consumidor medio1$, que para el caso es la población consumidora de productos farmacéuticos, quienes pueden utilizar el producto en el ámbito de su hogar sin asistencia técnica con graves consecuencias para su salud en caso de ser confundibles.
En este escenario, se deberá realizar un análisis de registrabilidad completo y adecuado, tratando de colocarse en la posición del consumidor y sus hábitos culturales, lo cual será un complemento útil para aplicar las reglas y parámetros desarrollados en los capítulos precedentes, considerados los productos que amparan los signos en conflicto y su posible incidencia en el incremento del riesgo de confusión con carácter más esmerado y preventivo.
Este criterio se explicó en el punto 1.8.4. de la página 10 de la presente providencia. 15 5.9. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. PROCESO 688-|P-2015 Finalmente, es de observar que aun cuando el Tribunal ha adoptado algunos criterios para apreciar si entre dos tipos de productos puede presentarse conexión o conexidad competitiva!”, no obstante tratándose de productos de las Clases 3 y 5, dichos parámetros deben complementarse con un análisis mucho más minucioso, incluida la posible casuística y atendiendo a directrices como las tratadas.
La conexión competitiva (Clases 5, 3 y 21) El signo mixto NEDENTO se solicitó para identificar productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza y la opositora tiene registras las marcas |DENTITO, DENTO, DENTOFILM, DENTOGOLD, DENTODEX, DENTODRIN, DENTOAFTA, y DENTO, para identificar productos de las Clase 5, 3 y 21 de la Clasificación Internacional de Niza.
La Corte consultante solicitó al Tribunal que aborde lo siguiente: Criterios para determinar el riesgo de confusión entre un signo solicitado a registro (NEDENTO) y las marcas registradas (DENTO, DENTOFILM, DENTOGOLD, DENTODEX, DENTODRIN y DENTOAFTA) teniendo en cuenta que el signo solicitado incluye en su integridad la partícula DENTO la cual conforma también a las marcas registradas (en Clases 3 y 5) y cuyos productos tienen conexión competitiva.
De conformidad con lo anterior se abordará el tema planteado, teniendo como soporte las relaciones entre las Clases 3 y 5 que fueron determinadas en el acápite anterior. Por lo tanto, se deberá proceder a analizar la conexión competitiva en el presente asunto, considerando los referentes jurisprudenciales en los cuales se ha tratado el tema??, pues al efecto ha señalado algunos criterios y factores que contribuyen a establecerlo como seguidamente se explican.
En principio, pueden existir en el mercado marcas idénticas o similares que pertenezcan a distintos titulares, siempre y cuando se encuentren amparando productos o servicios ubicados en diferentes clases. La regla de la especialidad se ha matizado y se han generado excepciones específicas en el campo de la conexión competitiva y la protección de los signos notoriamente conocidos?*.
Los criterios de conexión competitiva se encuentran en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2013; Interpretación del 16 de octubre de 2013 en el proceso 111-1P-2013. Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003;
Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324- 1P-2014. El principio de especialidad se puede enunciar de la siguiente manera: el derecho al uso exclusivo de una marca se circunscribe a los productos y servicios determinados en el registro respectivo, los cuales hacen parte de una misma clase en relación con la Clasificación Internacional de Niza. 16 6.5. 6.6. 6.7.
PROCESO 688-1P-2015 Si estamos en frente de productos y/o servicios registrados en diferentes clases es preciso que se matice la regla de la especialidad y, en consecuencia, que se analice el grado de vinculación o relación competitiva de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto, para de esta manera poder establecer la posibilidad de error en el público consumidor.
Para el efecto, se deberá analizar la naturaleza o uso de los productos y/o servicios identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios de éstos a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza no demuestra su semejanza, ni la ubicación de los mismos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes (párrafo segundo del artículo 151 de la Decisión 48620), Por lo tanto, para apreciar la conexión competitiva entre productos y/o servicios, es de tener en cuenta entre otros criterios, los siguientes: 6.7.1.
Lainclusión de productos diferentes en una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. En esta hipótesis se está frente a registros restringidos, es decir, solamente para ciertos productos y/o servicios diferentes de una misma clase, que en caso de figurar registrados en marcas similares o idénticas, la vinculación o relación entre productos y/o servicios se presume y consecuencialmente se presume también la conexidad competitiva, en cuyo evento la prueba para desvirtuaria -(que no existe conexidad)- le corresponderá al titular de la marca a la cual se le atribuya dicha presunción. 6.7.2.
Canales de comercialización. Para determinar la conexión competitiva se deben analizar los canales de comercialización de los productos y/o servicios. Por ejemplo, la comercialización en grandes cadenas y tiendas por departamentos o supermercados, tendría poca incidencia en la conexión competitiva, ya que en dichos sitios se venden y se prestan todo tipo de productos y servicios.
En cambio, habría mayor incidencia en tiendas o almacenes especializados, así como en 20 El objetivo de la regla de especialidad consiste establecer un parámetro inicial para evitar el riesgo de confusión, prohibiendo el registro de marcas que posean denominaciones idénticas o similares a las previamente registradas, para amparar productos o servicios también idénticos o similares.
Para garantizar esto al solicitante, de conformidad con el artículo 139 literal f), se le pide que indique la clase a la cual corresponden los productos o servicios. Sobre el principio de especialidad se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 19 de octubre de 2005, expedida dentro del Proceso 148-1P-2005. Artículo 151 Y.) Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” 17 6.7.3. 6.7.4. 6.7.5.
PROCESO 688-1P-2015 pequeños sitios de expendio, donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud o relación. Similares medios de publicidad. Silos productos y/o servicios se difunden por la publicidad general (radio, televisión y prensa), la incidencia de conexión competitiva sería mayor.
Por el contrario, si la difusión se da mediante comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor. Si comparten los mismos medios de publicidad especializados, también podríamos encontrar una incidencia mayor de conexión competitiva, teniendo en cuenta, en todo caso, que este criterio no puede ser considerado aistadamente para orientar este análisis, pues se requiere de la concurrencia de otros para el efecto.
Mismo género de los productos. Pese a que puedan encontrarse en diferentes clases y cumplir distintas funciones o finalidades, si pertenecen al mismo género habrá mayor incidencia de conexión competitiva. Por ejemplo, las medias de deporte y medias de vestir. El grado de sustitución (o intercambiabilidad) o complementariedad de los productos.
En efecto, para analizar la conexión competitiva es pertinente tener en cuenta otros criterios como la intercambiabilidad, relativo al hecho de que los consumidores consideren que los productos son sustituibles entre sí para las mismas finalidades, o la complementariedad, relativo al hecho de que los consumidores juzguen que los productos deben utilizarse en conjunto, o que el uso de uno de ellos presupone el del otro, o que uno no puede utilizarse sin el otro.
Respecto del criterio de sustituibilidad o intercambiabilidad, se debe tener en consideración que existe conexión competitiva cuando los productos o servicios en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto origina una mayor demanda en el otro?!.
Para 21 En lo que concierne a la sustitución de productos o servicios, se debe tener en cuenta lo señalado por Paul Krugman y Robin Wells (en “INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA. MICROECONOMÍA". [Versión española traducida por Sonia Benito Muela] Editorial Reverté S.A, — Barcelona, 2007, p. 247), en el sentido de que: “El efecto sustitución de un cambio en el precio de un bien es la variación en la cantidad consumida de dicho bien como resullado de que el consumidor sustituye el bien que ya se ha vuelto más caro en términos relativos por el bien que se ha vuelto más barato en términos relativos”.
Es decir, al aumentar el precio de un bien, el consumidor sustituirá el consumo de este por otro que sea relativamente más barato, ocurriendo por tanto un efecto sustitución. 18 6.8. 7.4. 7.2. PROCESO 688-1P-2015 apreciar la conexión competitiva, o sustitución, entre productos, se deberá tener en consideración los precios de dichos bienes, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, los medios de publicidad utilizados, etc.
De conformidad con los criterios señalados, se deberá determinar la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos confrontados. Sin embargo, con el fin de verificar la conexidad entre los productos amparados, resulta necesario precisar que habrá circunstancias en las que uno o dos criterios serán suficientes para establecer la conexión competitiva, tal es el caso de los productos que son sustituibles entre sí para las mismas finalidades y/o son complementarios.
Dependiendo de la naturaleza de los productos o servicios, en algunos casos un criterio, aisladamente considerado, no será suficiente para establecer la conexión competitiva, como ocurre por ejemplo con los productos o servicios que únicamente comparten los mismos medios de publicidad. Bajo este último supuesto, se requerirá la concurrencia de otros criterios para la consecución del propósito de establecer la conexión competitiva”.
Preguntas formuladas por la Core consultante. ¿La existencia de una marca registrada en una de las clases (Clase 5) a favor de un tercero (DENTOQUINOLIN) que contenga el término que comparten los signos en conflicto (DENTO) eliminaría el riesgo de confusión entre ellos? Como Tribunal no puede resolver el asunto concreto, resolverá la pregunta indicándole al Juez Consultante ciertos parámetros interpretativos.
La simple existencia de una marca registrada a nombre de un tercero que contenga el término que comparten los signos en conflicto, no es un factor que inexorablemente elimine el riesgo de confusión. Cuando hay partículas o palabras que se encuentran en varias marcas registradas, el consultante deberá determinar si son de uso común para excluiria de cotejo de marcas”, a 23 Véase:<https://books.google.com.ec/books?id=Id8l68bW3eoC8pg=PA2478dq=microeconomia +efecto+sustitucion8hl=esf:sa=X8ved=0ahUKEwW¡QmbyUus3MAhXIHRAKHRxZAXCOBAENJTA Cify=onepagegq=microeconomia%20efecto%20Osustituciongf=false> (visitado el 9 de mayo de 2016).
Ver Interpretaciones Prejudiciales en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 del 10 de junto de 2016. Se pueden ver las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-1P-2006; Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-1P-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-1P-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015, 19 | PROCESO 688-I1P-2015 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 5346-2013-0-1801-JR-CA-08, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dipuesto en el último párrafo del Artículo 90 y Estatuto del Tribunal. I[[ mb Cecilia Lula Ayllón Quinteros afael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO E Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. ' / A Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA PROCESO 688-IP-2015 | 20