A TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 16 de marzo de 2017 Proceso: 13-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 04991-2013-0-1801-JR-CA-10 Referencia: Cancelación por falta de uso de la marca TORIN y Logotipo (marca mixta) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 4991-2013-0/ 5ta SECA-CSILI-PJ, del 19 de enero de 2016, recibido el mismo día mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N* 04991- 2013-0-1801-JR-CA-10; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. PROCESO 13-1P-2016 PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERU Litisconsorte: INVERSIONES MUSIC 8 TOOLS E.I.R.L. Hechos Relevantes: El 10 de marzo de 2008, la sociedad INVERSIONES MUSIC 8, TOOLS E.I.R.L. (en adelante INVERSIONES MUSIC 8.

TOOLS) solicitó ante la Oficina de Signos Distintivos del Instituto Nacional de la Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOP!), la cancelación por falta de uso de la marca mixta TORIN, registrada bajo Certificado 98906 a nombre de ALDO CESAR GALEAZZI GUTIERREZ para distinguir productos de la Clase 8 de la Clasificación Internacional de Niza!, El 5 de junio del 2009, mediante Resolución 1359-2009/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró fundada la solicitud de cancelación interpuesta por INVERSIONES MUSIC 2 TOOLS.

El 3 de julio de 2009, el señor ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ interpuso recurso de reconsideración en contra del anterior acto administrativo. El 3 de junio de 2011, mediante Resolución 1241-2011/CSD-INDECOPI, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI declaró infundado el recurso de reconsideración interpuesto. El 30 de junio de 2011, el señor ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ interpuso recurso de apelación en contra del anterior acto administrativo.

El 19 de marzo de 2013, mediante Resolución 0950-2013/TPl- INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI resolvió el recurso de apelación, confirmando la Resolución 1539-2009/CSD-INDECOPI de 5 de junio de 2009, que dispuso cancelar el registro de la marca mixta TORIN. “herramientas e instrumentos de mano impulsados manualmente; gatas hidráulicas impulsadas manualmente; cuchillería, tenedores y cucharas; armas blancas, maquinillas de afeitar”. 2.7. 2.8. 2.9.

PROCESO 13-1P-2016 El 21 de junio de 2013, el señor ALDO CÉSAR GALEAZZ! GUTIÉRREZ demandó ante el Juez Especializado en lo Contencioso Administrativo, la nulidad de la Resolución 0950-2013/TPIINDECOPI de 19 de marzo de 2013. El 9 de enero de 2014, el INDECOPI contestó la demanda interpuesta por el señor ALDO CESAR GALEAZZ! GUTIERREZ. El 28 de mayo de 2015, el Vigésimo Cuarto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Lima, mediante sentencia signada como Resolución Once, declaró infundada la demanda interpuesta por el señor ALDO CESAR GALEAZZ! GUTIÉRREZ contra el INDECOPI. 2.10.

El 15 de junio de 2015, el señor ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIÉRREZ 2.11 3.1. 3.2. 41. interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia..Mediante Auto, signado como Resolución Número Cuatro de 22 de diciembre de 2015, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, decidió suspender el proceso interno y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Argumentos de la Demanda presentados por el señor ALDO CÉSAR GALEAZZI GUTIERREZ: Señala que la acreditación del uso no debe estar encaminada hacia la prueba de un uso efectivo y continuo durante los 3 años anteriores a la interposición de la acción de cancelación, sino hacia la constatación del uso durante un periodo relevante, en función de la naturaleza del producto.

Afirma que para demostrar que la marca mixta fue usada en el mercado de la misma forma como se encuentra registrada, adjuntó como prueba facturas en las que consta el nombre del producto TORIN. Estas deben ser analizadas en conjunto con la publicidad que también se presentó como prueba, donde sí consta el signo mixto. Argumentos de la Contestación presentados por el INDECOPI: En resumen, argumenta que el demandante no demostró el uso de la marca mixta TORIN de ta misma forma como se encuentra registrada, puesto que demostró el uso del elemento denominativo y que en la marca registrada son relevantes los elementos denominativo y gráfico y, en consecuencia, el uso mencionado constituye una variación sustancial que altera el carácter distintivo del signo. 5.1.

PROCESO 13-1P-2016 Fundamentos de la sentencia de Primera Instancia: Indica que en la marca registrada son relevantes el elemento denominativo y gráfico que la componen y, de igual manera que existen diferencias entre la marca registrada y el signo denominativo TORIN usado, por lo que no se ha acreditado el uso de la marca registrada de la forma que lo señala la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Argumentos del recurso de apelación presentados por el señor ALDO CESAR GALEAZZ] GUTIÉRREZ: Reiteró los argumentos expuestos en la demanda. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 165, 166 y 167 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, los cuales se interpretarán por ser procedentes.

Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 165.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado ta marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Paises Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de oposición interpuestos con base en la marca no usada.

No obstante lo previsto en el párrafo anterior, no podrá iniciarse la acción de cancelación antes de transcurridos tres años contados a partir de la fecha de notificación de la resolución que agote el procedimiento de registro de la marca respectiva en la vía administrativa. Cuando la falta de uso de una marca sólo afectara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales estuviese registrada la marca, se ordenará una reducción o limitación de la lista de los productos o servicios comprendidos en el registro de la marca, eliminando aquéllos respecto de los cuales la marca no se hubiese usado; para ello se tomará en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios.

El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió, entre otros, a fuerza mayor o caso fortuito, Artículo 166.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

También se considerará usada una marca, cuando distinga exclusivamente productos que son exportados desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

Artículo 167.- La carga de la prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros. 1.1. 1.2. 1.3.

PROCESO 13-1P-2016 La Corte consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie sobre lo siguiente: “Respecto a la cancelación de registro de una marca, ¿cuándo y cómo se cumple la obligación de uso de la marca? y ¿cómo se acredita el uso efectivo de la marca en el mercado”?”. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486.

Su procedencia y requisitos. La marca usada de una manera diferente en el mercado. El régimen probatorio. Pregunta formulada por la Corte consultante. ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN Cancelación por falta de uso en el marco de la Decisión 486. Su procedencia y requisitos. El régimen probatorio La demandante sostuvo que se acreditó el uso real y efectivo de la marca mixta TORIN, mientras que el INDECOPI argumentó que no se probó el uso de la marca tal como fue registrada, es decir, con sus elementos denominativo y figurativo, que resultan relevantes para demostrar el uso real y efectivo.

En razón del asunto controvertido en el proceso interno, y en consideración al tema objeto de la consuita elevada por la Corte solicitante, el Tribunal habrá de precisar las características, los presupuestos procesales, así como los elementos probatorios para que proceda la cancelación por no uso de la marca, y de otra parte, habrá de referirse al punto consultado sobre la demostración del uso de la marca.

Para el efecto se seguirá la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia, Características de la figura de la cancelación por no uso en el régimen de la Decisión 486 Los Artículos 165 a 170, salvo el 169* de la Decisión 486, establecen las características, los presupuestos procesales y probatorios de la figura de Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 100-1P-2013 de 25 de junio de 2013, 53-1P-2013 de 19 de junio de 2013; y 104-IP-2014 de 20 de noviembre de 2014.

El artículo 169 soporta la cancelación del registro de marcas en la pérdida de distintividad del signo que se ha tornado en común o genérico, en relación con uno o varios de los productos o servicios que ampara. > 1.4. 1.5. PROCESO 13-IP-2016 la cancelación por no uso de la marca. En ese marco, las caracteristicas principales de dicha figura son las siguientes: Legitimación para adelantar el trámite De conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el trámite se inicia a solicitud de parte, es decir, que no puede adelantarse de manera oficiosa por la Oficina Nacional Competente.

Cualquier persona interesada puede adelantar el trámite. Lo anterior quiere decir que el solicitante deberá demostrar un interés en la cancelación de la marca respectiva. Dicha legitimación se presenta cuando: 1.5.1. El solicitante pretende utilizar el signo cancelado o uno similar sin cambios sustanciales en el mercado. En este evento la entidad competente deberá analizar la documentación presentada, que podría ser una solicitud ya radicada del signo idéntico o similar, al giro ordinario de los negocios del solicitante, o documentos que demuestren la proyección económica del solicitante en este campo.

Es importante aclarar que no presentar la solicitud no es sinónimo de falta de interés, ya que la norma otorga un tiempo bastante amplio para invocar el derecho preferente, que lo es, a partir de la presentación de la solicitud de cancelación, y hasta dentro del plazo de tres meses siguientes a la fecha en la que quede firme la resolución de cancelación (Artículo 168 de la Decisión 486).

En consecuencia, es muy importante que la entidad competente analice concienzudamente y en su total dimensión los argumentos y documentos que demuestran la legitimación. 1.5.2. El solicitante pretende salvaguardar un derecho o un interés propio que pudiera verse conculcado con el registro objeto de la cancelación. Esto también debe ser evaluado por la entidad competente con los documentos e información que se presente.

Como ejemplo tenemos, entre otros, los siguientes: a) Defensa en el trámite de oposición. b) Cuando el solicitante de la cancelación solicitó o tiene registrada una marca que pudiera presentar riesgo de confusión o asociación con la marca registrada y que no se Usa. 1.6. 1.7. 1.8. PROCESO 13-1P-2016 c) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular de cualquier signo distintivo que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y no usada. d) Cuando el solicitante de la cancelación sea titular o tenga claro interés sobre cualquier objeto protegible por la propiedad intelectual: obras, patentes, modelos de utilidad, etc., que pudiera entrar en conflicto con la marca registrada y que no se usa.

Oportunidad para adelantar el trámite El segundo párrafo del Artículo 165 establece la oportunidad para iniciar el trámite de la acción de cancelación por no uso. Al efecto dispone que dicha acción sólo puede iniciarse después de tres años contados a partir de la notificación de la resolución que agota la vía gubernativa en el trámite de concesión de registro de marca.

Falta de uso de la marca Para que opere la cancelación del registro de marca de conformidad con el Artículo 165 de la Decisión 486, es necesario que la marca no haya sido utilizada por su titular, por el licenciatario de éste, o por otra persona autorizada para ello en al menos uno de los Países Miembros, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. El Artículo 165 habla de licenciatario u otra persona autorizada para utilizar la marca.

El primero es aquel que utiliza la marca teniendo como soporte un contrato de licencia, mientras que el segundo lo hace sobre la base de otra forma de vinculación económica que no conlleva un licenciamiento de la misma?. Una de tas expresiones del derecho de uso exclusivo de la marca es la facultad que tiene su titular de disponer de la misma.

Dicha potestad de disposición, de conformidad con el postulado de la autonomía de la voluntad privada, se puede manifestar a través de la transferencia o cesión de la marca a otra u otras personas, o mediante el otorgamiento de una licencia para la explotación de la misma. Las licencias tienen una función económica muy importante en el comercio de bienes y servicios.

Para ampliar el campo de acción de una marca determinada, o para la penetración de mercados determinados, el titular de dicha marca puede autorizar su uso a otra persona para que pueda explotarla. La licencia de la marca se encuentra regulada en capítulo IV del título V] de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. El instrumento en el que se plasma la licencia es el contrato de licencia, mediante el cual una persona llamada licenciante cede el derecho de uso de su marca a otra denominada licenciatario; este último obliga al pago de una remuneración: la regalía. El licenciante conserva la titularidad sobre ta marca.

La normativa comunitaria andina no regula el contenido del contrato de licencia, pero sí impone una limitación del mismo. El artículo 163 prohibe contratos de licencia restrictivos del comercio y contrarios a las normas comunitarias andinas sobre propiedad industrial, tratamiento a capitales extranjeros, licencias y regalías, y prácticas comerciales restrictivas de la competencia. Como ésta es una limitación de gran importancia en la actividad del comercio subregional andino, debe 1.9.

PROCESO 13-1P-2016 El titular de la marca objeto de la cancelación debe probar el uso real y efectivo de la misma en cualquier momento del periodo de evaluación. El uso es real cuando se presenta de facto en el mercado, es decir, en la práctica misma del mercado. Y es efectivo cuando corresponde a la naturaleza del producto y su modalidad de comercialización£. 1.10.

Como en el caso particular se discute la cancelación de una marca mixta, 1.11. es decir, aquella compuesta por un elemento gráfico y otro denominativo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: El párrafo tercero del artículo 166 la Decisión 486, advierte que si una marca es usada de manera diferente a la forma en que fue registrada no podrá ser cancelada por falta de uso o disminuirse la protección que corresponda, si dicha diferencia es sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo.

En consecuencia, si el signo usado en el mercado mantiene las características sustanciales de la marca registrada y su poder diferenciador, aunque se presente modificado por la adición o sustracción de ciertos elementos accesorios, no se cumplirian los supuestos de hecho para su cancelación por no uso. Para determinar si la variación del signo mixto es sustancial, es decir, aquella que afecte su carácter distintivo, se deberá determinar cuál es elemento preponderante del signo, es decir, el que le otorga distintividad.

Si el elemento relevante es el denominativo, los cambios en el aspecto ser controlada por la Oficina Nacional Competente, en el momento en que se solicita el registro de un contrato de licencia. El contrato de licencia deberá plasmarse por escrito y registrarse en la Oficina Nacional respectiva, de acuerdo con el artículo 162 de la Decisión 486.

Si no se cumple con estos requisitos, la licencia no surtirá efectos frente a terceros, Cosa distinta ocurre con la simple autorización para la utilización de la marca, ya que en este evento no se debe anexar la prueba del registro del contrato en la oficina de registro de marcas, sino una prueba que indique la relación o el vinculo económico con el titular de la marca.

No es una licencia porque el titular no cede las facultades del uso exclusivo de su marca, sino que simplemente autoriza de manera escueta su utilización, esto es, sin desprenderse del uso exclusivo sobre ta misma. Un ejemplo clásico lo tenemos en los contratos de distribución donde no media licenciamiento de la marca. El principio del uso efectivo de la marca se consagra positivamente en el primer párrato del artículo 166 de la Decisión 486, que contiene parámetros en relación con las cantidades de los productos y servicios comercializados, y que deben tener en cuenta para determinar si una marca efectiva y realmente ha sido usada o no: - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del modo en que normalmente corresponde con la naturaleza de los productos o servicios.

Este punto es fundamental para determinar el uso real, ya que unas pocas cantidades de un producto que se comercializa masivamente no es prueba del uso real y efectivo de ta marca. En este sentido, la Oficina Nacional Competente o el Juez Competente, en su caso, deberá determinar si las cantidades vendidas de conformidad con la naturaleza del producto son meramente simbólicas y no demuestran el uso real de la marca. - La cantidad del producto o servicio puesto en el mercado del mado en que normalmente corresponde con las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización. Para determinar el uso real y efectivo de la marca se debe tener en cuenta cómo se comercializan los productos y servicios que amparan.

No es lo mismo el producto cuya modalidad de comercialización son los supermercados en cadena, que el producto para sectores especializados y que se comercializan en tiendas especializadas, o bajo catálogo, etc. PROCESO 13-1P-2016 gráfico serian irrelevantes para el análisis del uso en el mercado. Si el elemento relevante es el gráfico, las variaciones denominativas no serian sustanciales.

Ahora bien, una vez encontrado el elemento relevante se deberán seguir los siguientes parámetros para establecer si existe variación sustancial: 1.11.1. 1.11.2. Si el elemento relevante es el gráfico. Se deberá establecer qué elemento prevalece: el trazado o el concepto.” Si es el trazado, las variaciones en este aspecto podrian afectar claramente su distintividad y, por lo tanto, no probarían el uso de la marca; esto debe ser evaluado con gran cuidado.

Si es el concepto, cualquier variación gráfica que afecte el contenido ideológico del signo, es decir, la idea que genera en la mente de consumidor, sería considerado como una afectación a la distintividad del mismo y, en consecuencia, no podría probarse el uso en el mercado. Esto debe ser evaluado con gran cuidado. Si el elemento relevante es el denominativo.

Se deberá hacer un análisis del aspecto denominativo, teniendo en cuenta lo siguiente: a) Variación en la sílaba tónica: una variación en la silaba tónica implicaría una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. b) Variación en las sílabas o letras que cumplen una función diferenciadora: si se afectan dichos elementos, implicaría una variación sustancia que afectaría el uso en el mercado.

Cc) Variación en el orden de las vocales. Esto implicaría un cambio sustancial en la sonoridad del signo, lo que implica una variación sustancial que afectaría el uso en el mercado. d) Si la parte denominativa es compuesta. Se debe determinar la palabra o palabras relevantes el conjunto. Si hay un cambio en estos elementos relevantes habría una variación sustancial que afectaría en uso en el mercado.

Para establecer esto deberá tener en cuenta lo siguiente: i. Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera más poder de recordación en el público consumidor. El trazado: son tos trazos del dibujo que forman el signo. El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa.

PROCESO 13-1P-2016 il. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. iii.Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. iv.Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los signos que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto marcario. v. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común no determinan la distintividad del conjunto marcario. vi.Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.

Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto marcario.

Carga de la prueba. La prueba del uso 1.12.La carga de la prueba en el trámite de cancelación de la marca por no Uso corresponde al titular del registro y no al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 167 de la Decisión 486. Es decir, corresponde al titular de la marca probar su uso real y efectivo, so pena que se cancele dicha marca. 1.13.El mismo artículo enuncia algunos de los medios de prueba para demostrar el uso de la marca: “El uso de la marca podrá demostrarse mediante facturas comerciales, documentos contables o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de las mercancías identificadas con la marca, entre otros”. 10 PROCESO 13-1P-2016 1.14.

Como es un listado enunciativo y no taxativo, el uso de la marca se podrá probar con todos los medios de prueba permitidos en la legislación nacional. Por tal motivo, la Oficina Nacional Competente o el Juez Nacional, en su caso, deberá evaluar todas las pruebas aportadas de conformidad con el régimen probatorio aplicable. 1.15. Las pruebas presentadas por el titular de la marca objeto de cancelación, deben ser analizadas en su conjunto y de conformidad con la naturaleza de los productos amparados.

Las facturas, si bien son una prueba importante, deberán considerarse en el marco de todos los documentos obrantes en el expediente: archivos contables, portafolios de publicidad, fotos de comercialización, entre otras muchas pruebas que podrian esgrimirse para probar el uso real y efectivo de la marca, las cuales deben ser valoradas por la Autoridad Judicial Competente. 1.16.De conformidad con lo expuesto, se deberá establecer mediante un análisis de las pruebas recaudadas durante el proceso interno, si la marca mixta TORIN es usada en el mercado de una forma real y efectiva, o si por el contrario procede su cancelación por no uso, teniendo en cuenta para el efecto todos los parámetros expuestos. 2.

Pregunta formulada por la Corte consultante ¿Cuándo y cómo se cumple la obligación de uso de la marca? y ¿cómo se acredita el uso efectivo de la marca en el mercado?” En primer lugar, para probar el uso real, sustancial y efectivo de una marca, el titular de esta debe acreditar con pruebas directas o indirectas que ofertó al mercado —que ofreció a los consumidores— los bienes o servicios (en adelante, productos) identificados con su marca.

Así, por ejemplo, que tiene un establecimiento abierto al público, que contrató publicidad y, de ser el caso, las ventas o transacciones que hubiera realizado. Debe tenerse presente que el sentido de lo establecido en el Artículo 165 de la Decisión 486 no es castigar al titular de una marca que, si bien diligentemente publicita, promociona y pone a disposición de potenciales clientes o consumidores sus productos en el mercado, no obtiene los resultados esperados; es decir, que su esfuerzo no se ve reflejado en una gran cantidad de productos comercializados.

Y ello es así puesto que no es intención del Artículo 165 de la Decisión 486 que el titular de la marca tenga que probar haber tenido éxito comercial en su negocio para acreditar el uso de la marca. Lo señalado encuentra sustento cuando nos detenemos a analizar el primer párrafo del eN Artículo 166 de la Decisión 486, norma que señala que se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos que ella distingue 11 fr 4 PROCESO 13-1P-2016 han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca.

Como puede apreciarse, la norma comunitaria es clara al reconocer como uno de los dos supuestos de acreditación del uso de la marca el hecho de que el titular ha puesto a disposición del mercado los productos identificados con su marca, no dependiendo de él! si dicha oferta tiene o no la aceptación esperada por parte de clientes o consumidores.

En consecuencia, así como los contratos, comprobantes de pago, documentos contables y certificaciones de auditoría prueban el uso de la marca en cuanto acreditan la comercialización del producto identificado con ella, también la existencia misma de un establecimiento abierto al público, la publicidad a través de distintos medios (televisión, radio, prensa escrita, internet, redes sociales, folletería, etc.) y la oferta de contratar (mediante la remisión de cartas, correos electrónicos, etc.) prueban el uso de la marca en cuanto acreditan que el producto se encuentra disponible en el mercado bajo esa marca.

En ambos casos, tanto en lo relativo a la puesta en el comercio del producto como en lo referido a que el producto se encuentra disponible en el mercado, el primer párrafo del Artículo 166 de la Decisión 486 establece que la prueba de uso de la marca va a depender de la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza del producto y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

Así, hay productos que son ofertados de manera intermitente o estacional. Piénsese en los productos propios del verano, de aquellos que corresponde a fechas festivas tradicionales de los países de la Comunidad Andina (navidad, año nuevo, semana santa, carnavales, entre otros). En estos casos, es evidente que hay espacios de tiempo en los que hay ausencia de oferta y demanda del producto en cuestión. ¿Puede haber pausas en la comercialización, incluso tratándose de ventas intermitentes o estacionales? La respuesta no puede ser un “no” inflexible, pues ello significaría desconocer las vicisitudes, circunstancias y particularidades que el fenómeno comercial presenta en la realidad.

Procesos inflacionarios, la introducción de nuevos impuestos, casos fortuitos o de fuerza mayor, pueden alterar las condiciones de oferta y demanda, de modo que la autoridad debe analizar con prudencia caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Lo que es inadmisible es exigir un uso ininterrumpido incluso afectando la rentabilidad del negocio.

En efecto, seria absurdo que el empresario, con tal de probar el uso de la marca, se vea obligado a perder dinero al ofertar el producto en un escenario que le es adverso. Por tal razón, corresponde que la autoridad de propiedad industrial pondere adecuadamente los factores existentes y, 12 PROCESO 13-IP-2016 sobre la base de una apreciación lógica, racional y de la sana crítica, analice caso por caso si las pausas resultan justificadas o no. Resta señalar que se desprende de lo establecido en el primer párrafo del artículo 165 de la Decisión 486, que para que proceda la cancelación de la marca por falta de uso, la ausencia de uso tiene que darse de manera ininterrumpida en los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. Por tanto, para frustrar dicha acción, basta que el titular de la marca acredite que en cualquier momento dentro de dicho periodo usó la marca en los términos explicados anteriormente, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 04991-2013-0-1801-JR- CA-10, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Ñ ¡YM Cecilia Luisa Ayllón Quinteros Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Hernán 13 PROCESO 13-IP-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

GusBtawe-Garetr Cecilia Luisa Ayllón Quinteros a: PRESIDENTA SECRETA! Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 13-1P-2016 | 14