Año XXXIV – Número 3032 Lima, 31 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 490-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2010-00451. Referencia: Signos involucrados, marca “PUERTO PEÑALISA” denominativa) y nombre comercial mixto “PUERTO PEÑALISA”.

PROCESO 528-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sala Única del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con Sede en el Cantón Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 175102015-00160. Referencia: Pago Indebido de Tributos PROCESO 591-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: 075702013-0-1801-JR-CA-25.

Referencia: Signos: SALCHICHERÍA ALEMANA (marca mixta y nombre comercial denominativo) / SALCHICHERÍA ALEMANA (signo mixto) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 31/05/2017 2 de 61 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso: 490-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: Referencia: 2010-00451 Signos involucrados, marca "PUERTO PEÑALISA" denominativa) y nombre comercial mixto "PUERTO PEÑALISA".

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 3154, del 25 de septiembre de 2015 recibido via correo electrónico el 28 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales b), d) y e), y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N º 2010-0451.

El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. ü A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA. Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandada: 31/05/2017 3 de 61 Y DE INDUSTRIA SUPERINTENDENCIA COMERCIO, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. 2. Hechos Relevantes: 2.1. La sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., el 9 de octubre de 2009 solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro del signo denominativo PUERTO PEÑALISA como marca para identificar servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza 1. 2.2.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 610 del 30 de noviembre de 2009, sin que se hayan presentado oposiciones. 2.3. La División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 18621 del 13 de abril de 201 O, concedió el registro del signo solicitado. 2.4. La sociedad CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, presentó el 27 de septiembre de 201 O, demanda de nulidad contra la anterior Resolución, por la cual se confirió el registro de la marca denominativa PUERTO PEÑALISA, como ha sido antes indicado. 2.5.

Mediante Auto de 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos de la demanda presentada por la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA: 3.1.

Afirmó que el signo solicitado a registro afecta la identidad y el prestigio de la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, incurriendo así en la causal contenida en el Artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.2. Sostuvo que el signo solicitado para registro es confundible con el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA de propiedad de la sociedad CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA.

Dicho nombre comercial se 1 "Construcción; reparación; servicios de instalación". 2 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 4 de 61 usa desde 1993 y, por lo tanto, se incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486. 3.3. Indicó que los servicios que identifica el signo solicitado están relacionados con la actividad de la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, cuya actividad consiste, conforme rezan sus estatutos, en "servir de centro de reunión social, cultural, deportiva recreacional no competitiva, así como la conservación del medio ambiente y la promoción de los valores familiares". 3.4.

Expresó que el registro del signo "PUERTO PEÑALISA" se solicitó de mala fe, incurriendo en la causal contenida en el Artículo 172 de la Decisión 486. 4. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC: 4.1. Indicó que no se presentaron oposiciones dentro del trámite de registro y, por lo tanto, no hay interés para ser parte del presente proceso. 4.2.

Afirmó que, si bien existen similitudes entre los signos en conflicto, no se presenta conexión com_petitiva en los servicios que amparan. El nombre comercial PUERTO PENALISA tiene relación con actividades de club social a nivel cultural, recreativo y deportivo; sus servicios se orientan al esparcimiento de sus socios, o por personas que son invitadas por los mismos.

La marca solicitada identifica servicios de "construcción; reparación; servicios de instalación." En consecuencia, no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto. 4.3. Expresó que no existe violación del literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que no existe relación entre la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA y la CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. 4.4.

Expresó que no existe violación del literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, ya que la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA no es una institución ampliamente conocida. 3 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 5. 31/05/2017 5 de 61 Argumentos de la contestación a la demanda presentada por CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. 5.1. Mediante Auto de 19 de septiembre de 2012, el Consejo de Estado manifestó que: "no se tiene por contestada la demanda por la CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., por cuanto no allegó escrito de contestación': B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales b), d) y e), y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la Interpretación solicitada, salvo la del literal d) del Artículo 136, ya que la argumentación de la demanda no da cuenta de la violación de dicho artículo y de los hechos no aparece la vinculación entre los implicados como para poder aplicar dicho Artículo al caso particular. De oficio, por corresponder a los temas controvertidos en el presente caso, se interpretarán los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa2 al referirse al nombre comercial y su protección. 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.­ ·(...) Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación: ( ) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurldicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocoristico, seudónimo, imagen. retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

( ) Articulo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Articulas 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. ( ) 4 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 6 de 61 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3.

La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales. Ámbito de protección del nombre comercial. La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud con un nombre comercial. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta. La conexión competitiva. lrregistrabilidad por la afectación de la identidad o el prestigio de las personas jurídicas.

La solicitud realizada de mala fe. El examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional competente. Examen de oficio, autónomo, motivado e integral. 4. 5. 6. 7. 8. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales 1.1. En el caso objeto de la presente Interpretación Prejudicial, se ha debatido sobre la anulación de la marca "PUERTO PEÑALISA", y la legitimación para demandar tal nulidad. 1.2.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar el tema de la figura de la acción de nulidad conforme a lo previsto en el Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que contempla las diferencias entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Articulo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurldlcas. pudiendo ambas coexistir.

Articulo 191.• El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento Injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Articulo 193.• Conforme a la legislación interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Articulo 191·. 5 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 7 de 61 1.3. La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 1.4.

La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 1.5. Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden declarar de oficio por la autoridad nacional competente.

Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso. 1.6. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Articulo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro. 2.

Ámbito de protección del nombre comercial 2.1. Como en el asunto sub examine se debate la validez del registro de una marca por ser posiblemente confundible con un nombre comercial anterior, el Tribunal considera apropiado abordar el tema planteado con fundamento en lo establecido en reiterada jurisprudencia. 2.2. El Articulo 136 literal b) de la Decisión 486, junto con las demás disposiciones contenidas en el Título X ibfdem, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Es así como la primera de las disposiciones citadas establece: "Artfculo 136. - No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: (...) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. (... )" (negrillas fuera de texto). -� 6 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 8 de 61 Por su parte, el Artículo 190 de la misma Decisión 486, postula el siguiente entendimiento sobre el nombre comercial: "Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir." 2.3.

De acuerdo con el concepto que sobre el nombre comercial estatuye la norma precedente, se desprenden las siguientes características: El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado3 • Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales.

El nombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella. El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social. 2.4.

Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera 2.4.1. En cuanto al sistema de protección del nombre comercial, este se encuentra específicamente regulado en los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486, cuyas normas respectivamente determinan: 3 Si bíen la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial. cuyo tratamiento se da el titulo XI de la Decisión 486. 7 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 9 de 61 "Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa" (negrillas fuera de texto).

"Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial Jo dispuesto en los Artfculos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda". "Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Articulo 191" (negrillas fuera de texto). 2.4.2.

De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explicitamente en ellas se determina y, por lo tanto, puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez así lo precisa el Articulo 191 arriba citado. 2.4.3.

Por lo mismo, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así lo deja en claro por su parte el Artículo 193 que, a la vez se transcribió, al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo y que ello sólo tiene carácter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el mismo, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es 8 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 10 de 61 decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino exclusivamente con su primer uso.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 2.4.4.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales,4 y constante que su uso sea permanente5• La prueba del uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a ese registro si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, tal como lo previene el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, el cual se transcribió en el numeral 2.2. de esta providencia. Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación, tal como, a su vez, lo previene el Articulo 192 ibídem. 2.5.

Prueba del uso del nombre comercial 2.5.1. 4 5 En relación con lo anterior, las pruebas que bien pueden resultar válidas para demostrar el uso real, sustancial y constante del nombre comercial serían las facturas comerciales, documentos contables, o Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generarla ninguna clase de derecho.

Es decir, el nombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario no cabria ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendrfa relación con el público consumidor. Sobre el uso real y constante se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-lP-98. 9 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 11 de 61 certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 3. 2.5.2.

Igualmente pueden constituir prueba de uso de un signo en el comercio, la demostración entre otros de los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.5.3.

En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá, al momento en que la marca "PUERTO PEÑALISA" fue solicitada para registro, determinar si el nombre comercial mixto "PUERTO PEÑALISA" era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante, para determinar si es objeto de protección de acuerdo con lo establecido por el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud con un nombre comercial 3.1.

Como en el proceso interno se discute si la marca "PUERTO PEÑALISA" es confundible con el nombre comercial mixto "PUERTO PEÑALISA", el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el arriba citado literal b) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 3.3.

De ahí que la norma prohiba el acceso al registro de algún signo idéntico6 o semejante7 a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo 6 Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. 10 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 12 de 61 de confusión o de asoc1ac1on en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 3.4.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o contratar un servicio, crea que está recibiendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 3.5.

En cuanto al riesgo de asociación, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto o prestador del servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.6. Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto.

Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 7 Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales.

Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrlan pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 11 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 13 de 61 3.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto, y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal. 3.8.

En efecto, al proceder a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivosª: La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o servicios. 8 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicta de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005: e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 12 Proceso 490-lP-2015 GACETA OFICIAL 4. 31/05/2017 14 de 61 Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta 4.1.

Como la controversia informa de la presunta confusión entre la marca "PUERTO PEÑALISA" y el nombre comercial mixto u PUERTO PEÑALISA", es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc. 4.2.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 4.3.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas9 para el cotejo: Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusión. Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite anterior. 4.4.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre la marca denominativa compuesta "PUERTO PEÑALISA" y el nombre comercial mixto "PUERTO PEÑALISA", para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos. 5. La conexión competitiva 5.1. Como uno de los signos en conflicto ampara servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza ("construcción; reparación; servicios de instalación"), y el otro representa una actividad económica consistente en "servir de centro de reunión social, cultural, deportiva recreacional no competitiva, así como la conservación del medio ambiente y la promoción de 9 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Juslicía de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. 13 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 15 de 61 los valores familiares", se abordará el tema planteado siguiendo los antecedentes jurisprudenciales que ha adoptado el Tribunal.1 º 5.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.U 5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 12 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios. Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre si.

La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. 10 11 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial de119 de noviembre de 2003 en el Proceso114-IP-2003;

Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.�Artlculo 151.- Para clasificar /os productos y los servicios a /os cuales se aplican las marcas, los Pafses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación lnlemacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente." (Subrayado agregado) lZ Ver Interpretaciones Prejudiciales recaidas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 16 de 61 La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. 15 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 17 de 61 Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De alli que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 6. lrregistrabilidad por la afectación de la identidad o el prestigio de las personas jurídicas 6.1.

En el presente caso, CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA señaló que el registro de la marca denominativa compuesta "PUERTO PEÑALISA" constituye una afectación a su identidad y prestigio como persona jurídica, toda vez que, dada la historia y reconocimiento de la persona juridica que identifica el nombre comercial mixto "PUERTO PEÑALISA", aquella marca sólo será asociada a ella y de ninguna manera con persona distinta.

Por lo anterior, el Tribunal desarrollará este tema siguiendo los antecedentes jurisprudenciales adoptados en el proceso 353-IP-2015, del 19 de febrero de 2016, marca PUERTO PEÑALISA (denominativa). 6.2. El Artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando "consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos". 6.3.

La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca un signo que afecte la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica, y cuando no se cuente con la autorización correspondiente. Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio, de cumplirse con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante y no cuente con el consentimiento debido. 16 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 18 de 61 6.4.

De la aplicación del argumento a contrario, así como de una interpretación sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre de una persona natural o jurídica, siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva y no genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor. Además de esta prohibición de carácter general, en el caso de los nombres de personas jurídicas o naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona, jurídica o natural, totalmente distinta a la que el nombre identifica.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. 6.5. El nombre de una persona natural o jurídica puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: i) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos. 6.6.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: "Sf, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del pafs para el que solicite la protección considere que es "distintivo". En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente"13• En consecuencia, sobre la base de los factores señalados por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por lo tanto, registrables.

Por ejemplo, los nombres propios de localidades, para distinguir bares o restaurantes que se encuentran dentro de la localidad pertinente. 13 OMPI. •¿Es posible registrar un nombre web:http://www.wioo.int/smeles/faq/tm fags g4.html. como marca?" Disponible en 17 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 19 de 61 6.7. Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre comercial de una persona jurídica reconocida en un mercado determinado, es motivo suficiente para que la solicitud de registro pueda ser denegada.

Empero, el registro podrá concederse cuando la empresa que es titular del nombre comercial de que se trate consienta el registro de tal marca. 6.8. Adicionalmente, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos.14 6.9.

De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de una persona jurídica o natural, para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona jurídica o natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 6.1 O. Por último, es preciso señalar que, en la jurisprudencia europea, esta causal quedaría subsumida en la prohibición general de afectación de la imagen de la marca o a la reputación de una sociedad.

Generalmente, la "afectación a la imagen de marca de personas jurídicas" ("L'atteinte l'image de marque des personnes morales") es frecuentemente invocada de manera accesoria a las pretensiones principales en demandas por infracción de derechos de propiedad intelectual como medio para reclamar indemnizaciones15• a 6.11. La doctrina europea distingue entre actos dirigidos a afectar la imagen de marca de una persona moral y actos que afecten la imagen de marca de un producto o servicios de una sociedad en particular.

En el presente caso, la clasificación pertinente es aquella referida a actos que afecten la imagen de marca una persona moral. De esta manera, la doctrina enseña que dichos actos comprenden, a su vez, actos que suponen la existencia de: i) afectación por actos de contrabando de la marca de la sociedad; ii) afectación por el uso de otros signos distintivos de la sociedad; iii) afectación por actos de competencia desleal contra la sociedad; y, iv) afectación por actos de denigración o de difamación cometidos por una persona física o moral que no es competidora de la sociedad afectada16• 14 15 16 Véase, por ejemplo, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sala Primera) de 12 de enero de 2006 (*), caso Picasso c. Picara, asunto C-361/04 P, Marca denominativa PICARO Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria PICASSO.

ISGOUR, Marc. "L'atteinte a l'image de marque des personnes morales". En: Auteurs & Media 2007/3, Doctrine, Droit des médias, Larcier, 2007, pp. 214-234. Ibídem. 18 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 20 de 61 6.12. En el caso concreto, la causal pertinente es aquella de afectación por el uso de otros signos distintivos de la sociedad.

En virtud de dicha causal, se podrían sancionar el uso de otros signos distintivos de titularidad de la sociedad afectada, como el nombre comercial -especie de nombre propio de la sociedad por cuanto sirve para identificarla en el tráfico mercantil-. Para tal efecto, es preciso recordar que: "La coincidencia del nombre o imagen con el signo que pretende registrarse como marca es suficiente para demostrar que con ésta se afecta la identidad de la persona a quien corresponde ese nombre o imagen".11 6.13.

En consecuencia, por "afectación a la identidad" de una persona jurídica debe entenderse la posibilidad de generar riesgo de confusión o asociación a través del uso o registro de signos distintivos de la sociedad correspondiente. Debiendo diferenciarse esta prohibición de la protección, más amplia, otorgada a los signos notorios, así como de aquellos otros supuestos que suponen la configuración de actos de competencia desleal o de casos de lesión al honor, la intimidad o la imagen de una persona moral. 18 6.14.

La "afectación al prestigio" de una persona jurídica debe entenderse como la "pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito",19 constituyendo en consecuencia, un criterio objetivo, al igual que el honor o la notoriedad. Sin embargo, el "prestigio" abarca un concepto más objetivo, por ejemplo, una marca con prestigio es aquella que es considerada loable, positiva y de gran valor por su público, mientras que la notoriedad de una marca se refiere su "conocimiento generalizado en el sector pertinente del público".2 Por su parte, el honor es una condición más interna, comprende aquel derecho que tenemos a la imagen y la intimidad personal y familiar abarcando conceptos como el de la protección de datos. º 6.15.

En consecuencia, el "prestigio" de una determinada persona jurídica se refiere a la percepción favorable o positiva ("pública estima") de ésta por parte del público consumidor pertinente, la cual, a su vez, es resultado del mérito propio de la correspondiente persona jurídica. Por lo tanto, a diferencia del criterio de notoriedad, que refiere al grado de conocimiento generalizado en el sector pertinente, el "prestigio" supone una valoración positiva, por parte del público consumidor, de la actividad desarrollada por la persona jurídica. 17 18 19 20 METKE, Ricardo.

"Lecciones de Propiedad Industrial m·. Baker & McKenzie, 2006, p. 104. Véase, por ejemplo, RIVERA. Julio César; GIATII, Gustavo y Juan Ignacio ALONSO. "La cuantificación del daño moral en los casos de lesión al honor, la intimidad y la imagen·. En: Revista Latinoamericana de Derecho, año IV, número 7-8. enero-diciembre de 2007, pp. 371-398.

Cfr. Real Academia Española. "Diccionario de la lengua española·. Edición de Tricentenario. "Prestigio": Del lal Praestigium. 1. m. Pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito. Véase, en ese sentido, GONZÁLEZ-BUENO CATALAN DE OCÓN, Carlos. "Marcas notorias y renombradas en la ley y la jurisprudencia". La Ley, Madrid, 2005, p. 110. 19 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 21 de 61 6.16.

Finalmente, cabe precisar que, si bien los conceptos de "prestigio" y "honor'' se intersecan, no todo ataque al prestigio se considerará una vulneración del derecho al honor, sino que habrá que ver si ese ataque va más allá de la simple crítica.21 6.17. En el presente caso, se deberá, en primer lugar, determinar la existencia de un signo de titularidad de la sociedad que alega la afectación a su identidad o prestigio, como el nombre comercial, que puedan ser usados por parte de terceros.

En segundo lugar, en caso de similitud y no de identidad, es preciso evaluar el grado de prestigio, reputación o imagen del signo distintivo en el mercado relevante, lo cual determinará a su vez la posibilidad de que la existencia de un riesgo de confusión o asociación con dicho signo pueda afectar también la propia identidad de la sociedad. 7.

La solicitud realizada de mala fe 7.1. La demandante argumentó que el registro de la marca "PUERTO PEÑALISA" se solicitó de mala fe. En este escenario, se abordará el tema propuesto. 7.2. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 establece como causal de nulidad relativa que el registro de marcas se hubiese solicitado de mala fe.

Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico. El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra sobre dicho principio. 7.3.

El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.22 21 22 GÓMEZ GARRIDO, Javier.

"Derecho al honor y persona jurldico-privada", En: REDUR Nº 8, diciembre de 2010, pp. 205-225, especialmente p. 214. Proceso 65-IP-2004. Marca "TAPA ROJA". Sentencia de 30 de junio de 2004. 20 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 22 de 61 7.4. En cuanto a la "mala fe", este Tribunal ha establecido que: ''para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal': 23 7.5.

Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada. Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marca debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas. 7.6.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento juridico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado24 • 7.7. El aprovechamiento injusto del esfuerzo y la creatividad empresarial ajena puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el arrojo empresarial que conlleva posicionar un signo en el mercado, sobre todo si dicho signo tiene un alto poder de penetración y recordación. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca presentada de mala fe, el posicionamiento obtenido de un signo ajeno, o su valor creativo. 7.8.

Ahora bien, el análisis que se haga debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro es de mala fe. 7.9. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro. 7.10.

En consecuencia, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenia el solicitante del signo idéntico o similar. Tal conocimiento previo incluso se podría inferir del porcentaje de participación en el mercado 23 24 Proceso 3-IP-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". Existen otras causales de lrregistrabllidad que están lntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el Articulo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el pais miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el Articulo 137 de la Decisión 486, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 21 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 23 de 61 relevante -de centros de veraneo en el presente caso- por parte de la empresa titular del signo notoriamente conocido.

Esto tiene su razón de ser en lo reducido de ciertos mercados relevantes y la posibilidad de que el público consumidor pertinente asocie signos similares al signo notorio a un mismo origen empresarial. 7.11. Finalmente, cabe recordar que la parte final del segundo párrafo del Articulo 172 de la Decisión 486 dispone, por otro lado, que "Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado", lo cual equivale a decir que se trata de opciones judiciales con un plazo de prescripción limitado en el tiempo y por lo tanto el derecho para su interposición caduca. 7.12.

El Tribunal advierte que la Oficina Nacional Competente no se puede escudar en que la oposición no fue oportunamente presentada, en virtud de su obligación de realizar de oficio el correspondiente examen de confundibilidad, así como de la necesidad de evitar un aprovechamiento indebido de signos notoriamente conocidos y un eventual riesgo de asociación, en aras de proteger al público consumidor.

De lo contrario, podría configurarse un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. 7.13. Se debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente providencia y, en consecuencia, analizar la situación concreta a los efectos de determinar si en el contenido del segundo párrafo del Articulo 172 de la Decisión 486, cabe la conducta realizada por el agente o si esta es susceptible de incluirse en otras acciones que constituyan el ejercicio también de una conducta realizada con mala fe. 8.

El examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional competente. Examen de oficio, autónomo, motivado e integral 8.1. El Tribunal se referirá al tema en virtud a que en el proceso interno la SIC afirma que la resolución demandada es conforme a derecho por cuanto no se presentaron oposiciones dentro del plazo legal previsto para ello.

En este sentido, la referida entidad manifestó que no se presentaron oposiciones dentro del trámite de registro y por lo tanto, no hay interés para ser parte del proceso. 8.2. El Artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el Artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 22 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 24 de 61 8.3. El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el presente caso, la SIC realizó un análisis de registrabilidad de oficio.

Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas. 8.4. El Título II de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad, determinándose como características de dicho examen: 8.4.1.

El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 8.4.2. El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de Artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los Artículos 135 y 136 de la misma norma. 8.4.3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con signos de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro de los supuestos de irregistrabilidad contemplado en el Articulo 136. Adicionalmente, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias 23 {) Proceso 490·1P·2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 25 de 61 actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los Hmites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos25• En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00451, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO Criterios jurisprudenciales adoptados por el Tribunal en los proceso 353·1P-2015, de 19 de febrero de 2016, (marca PUERTO PEÑALISA); proceso 17-IP·2013 de 10 de abril de 2013, proceso 40-IP·2004 de 7 de julio de 2004. proceso 03·1P·2005 de 9 de marzo de 2005, proceso 167·1P-2005 de 16 de noviembre de 2005. 24 Proceso 490-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 26 de 61 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. t V)- Cecilia Luisa Ayll�os PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

PROCESO 490-IP-2015 25 GACETA OFICIAL 31/05/2017 27 de 61 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito. 16 de marzo de 2017 Proceso: 528-JP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sala Única del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con Sede en el Cantón Quito de la República del Ecuador Expediente interno del Consultante: 17510-2015-00160 Referencia: Pago Indebido de Tributos Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio SUTDN1CT-2353-2015 del 8 de octubre del 2015, recibido vía correo el 13 de octubre de 2015, mediante el cual la Sala Única del Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con Sede en el Cantón Quito de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 6 y 14 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 17510-2015-00160; y, El Auto del 25 de julio del 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: TELLUS PERÚ S.A.C. Demandado: DIRECTOR GENERAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR. Proceso 528-IP-2015 GACETA OFICIAL Tercero interesado: 2. 31/05/2017 28 de 61 CONECEL S.A. Hechos Relevantes 2.1. El 27 de abril del 2015, TELLUS PERÚ $.A.C. (en adelante, TELLUS), compañía peruana sin establecimiento permanente, filial o sucursal en Ecuador demandó 1 a la Directora General del Servicio de Rentas Internas (en adelante, el SRI) ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con Sede en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha de la República del Ecuador ( en adelante, el Tribunal Distrital), dentro del juicio signado con el Nº 17510-201500160, mediante la cual se impugna la Resolución 917012015RREV0001822 que negó la solicitud de pago indebido presentada por TELLUS en sede administrativa3. 2.2.

El 25 de septiembre del 2015, TELLUS solicita a la Sala Única del Tribunal Distrital No. 1 de lo Contencioso Tributario con Sede en el Cantón Quito, provincia de Pichincha 4 que ordene la suspensión del Juicio Nº 17510-2015-00160 y solicite a Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la pertinente Interpretación Prejudicial. 2.3. Mediante providencia de 2 de octubre de 2015, el Tribunal Oistrital decidió suspender el procedimiento y solicitar la Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Resumen de los argumentos Contencioso Tributarla contenidos en la demanda TELLUS en su escrito presentado5 ante el Tribunal Distrital manifestó lo siguiente: 3.1. "( ) Según el Art.14 de la "DECISIÓN 578: RÉGIMEN PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTAC/ON Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL" de la Comunidad Andina de Naciones, las rentas obtenidas por servicios 1 SI bien en el expediente no consta la fecha presentación de la demanda, para incluir esta información la hemos tomado de la página cosultas.funcionjudicial.gob.ec/informacionjudiciaVpubliclinfonnación.jsf. 2 En el expediente no consta fecha en ta que la Directora General del Servicio de Rentas Internas remitió la Resolución 917012015RREV000182. 3 La referida solicitud de pago Indebido presentada ante la Autoridad Tributaria Ecuatoriana, tenla como finalidad que se devuelva a TELLUS el valor del Impuesto retenido por la empresa ecuatoriana CONECEL S. A. en los pagos realizados por el servicio denominado "cal/ cante,� durante los ejercicios económicos 2009, 2010 y 2011, pues la solicitante considera que dicho servicio es tributable solo en el pals de la residencia (Oficio SUTDN1CT-2353-201 5 del 8 de octubre del 2015, n. 1 del expediente). 4 En la revisión del Expediente, no se ha encontrado escrito de la demanda presentada por TELLUS PERÚ S.A.C en contra del Servicio de Rentas Internas.

Tampoco se ha encontrado el escrito referente a ta contestación a la demanda, por lo cual no es posible exponer los argumentos que presenta cada parte. 5 Dentro del Juicio No. 17510-2015-00160. con fecha 25 de septiembre del 2015. 2 Proceso 528-JP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 29 de 61 técnicos serán gravables sólo en el País Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios". 3.2.

"( ) Debido a que el servicio prestado por TELLUS (i) no es un servicio técnico, sino solamente un servicio de cal/ center y (ii) el beneficio o renta de los servicios es atribuible a la empresa peruana, entonces el ingreso será gravable solo en el Perú". 3.3. "(...) El Servicio de Rentas Internas (SRI) resolvió rechazar la petición de pago indebido, por cuanto consideró (a) que el servicio de cal/ center si es un servicio técnico y (b) que el beneficio es para la compañía telefónica CLARO en Ecuador, confundiendo "beneficio" con "beneficiario" que es una situación sustentablemente diferente". 3.4.

"(...) Finalmente, vale decir que la República del Ecuador forma parte íntegramente de la Comunidad Andina de Naciones y por lo tanto la normativa comunitaria también forma parle del ordenamiento jurídico ecuatoriano, con jerarquía normativa superior a las leyes orgánicas". 4. Argumentos de la contestación a la demanda Contencioso Tributaria Conforme consta en el Oficio SUTDN1CT-2353-00160 del 8 de octubre del 2015, el SRI manifestó, en lo principal, que: "(... ) la parte demandada al contestar la demanda alega la legitimidad de la resolución dictada; y, que considera que se trata de un servicio técnico que se grava en el país donde se produce "el beneficio" y en ese sentido no cabe pago indebido a las retenciones realizadas a la empresa con domicilio en el Perú".

NORMAS A SER INTERPRETADAS B. El Tribunal Consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 6 y 14 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina6, los cuales se interpretarán por ser procedentes. 6 "Attfculo 6: Beneficios de las empresas.- Los beneficios resultantes de las actividades empresaria/es sólo serán gravables por el Pafs Miembro donde éstas se hubieren efectuado.

Se considerará, entre otros casos, que una empresa realiza actividades en el territorio de un País Miembro cuando tiene en éste: a) Una oficina o lugar de administración o dirección de negocios: b) Una fábrica, pfanta o tafler industrial o de montaje; c) Una obra de construcción; d} Un lugar o instalación donde se extraen o explotan recursos naturales, tales como una mina, pozo, cantera. plantación o barco pesquero; e) Una agencia o local de ventas: () Una agencia o local de compras: Proceso 528-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 30 de 61 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.

Gravamen sobre los beneficios de las actividades empresariales. El principio general consagrado en el Articulo 6 de la Decisión 578. 2. Gravamen sobre los beneficios obtenidos por las empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Gravamen sobre los beneficios de las actividades empresariales.

El principio general consagrado en el Artículo 6 de la Decisión 578 1.1. El Consultante ha solicitado la interpretación del Artículo 6 de la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, por lo que se tratará el tema del gravamen sobre los beneficios de las empresas7 • 1.2. El Articulo 6 de la Decisión 578 desarrolla el principio de la fuente productora en relación con las empresas.

Establece que los beneficios de las empresas sólo serán gravables por el Pafs Miembro en donde éstas se hubieren efectuado. La renta tiene su fuente productora en la actividad desarrollada por la empresa y, por lo tanto, el País en donde se realizaron dichas actividades es el que tiene jurisdicción para gravarlas. 1.3. El artfculo mencionado contiene una lista no taxativa de situaciones mediante las cuales se entiende que una empresa desarrolla actividades en el territorio de un País Miembro, cuando se trata de: g) Un depósito, almacén, bodega o establecimiento similar destinado a la recepción, almacenamiento o entrega de productos; h) Cualquier otro local, oficina o instalación cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar de las actividades de la empresa; i) Un agente o representante.

Cuando una empresa efectúe actividades en dos o más Pafses Miembros, cada uno de ellos podrá gravar las rentas que se generen en su territorio, aplicando para ello cada Pals sus disposiciones internas en cuanto a la detenninación de la base gravab/e como si se tratara de una empresa distinta, independiente y separada, pero evitando la causación de doble tributación de acuerdo con fas reglas de esta Decisión. Si fas actividades se realizaran por medio de representantes o utilizando instalaciones como las indicadas en el párrafo anterior, se atribuirán a dichas personas o instalaciones los beneficios que hubieren obtenido si fueren totalmente independientes de la empresa.

( ) Articulo 14.· Beneficios empresaria/es por la prestación de servicios, servicios técnicos, asistencia técnica y consu"orfa. - Las rentas obtenidas por empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consuNorla, serán gravables sólo en el Pals Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios.

Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el benef,cio es aquél en el que se imputa y registra el correspondiente gasto� 7 El literal g) del artículo 2 de la Decisión 578 establece que la expresión "actividades empresariales· se refiere a las aclividades desarrolladas por las empresas. 4 t J Proceso 528-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 31 de 61 "(... ) a) Una oficina o lugar de administración o dirección de negocios; b) Una fábrica, planta o taller industrial o de montaje; c) Una obra de construcción; d) Un Jugar o instalación donde se extraen o explotan recursos naturales, tales como una mina, pozo, cantera, plantación o barco pesquero; e) Una agencia o local de ventas; f) Una agencia o local de compras; g) Un depósito, almacén, bodega o establecimiento similar destinado a la recepción, almacenamiento o entrega de productos; h) Cualquier otro local, oficina o instalación cuyo objeto sea preparatorio o auxiliar de las actividades de la empresa; i) Un agente o representante." 1.4.

El último párrafo del mencionado Artículo, establece una regla de concurrencia en relación con la actividad de una empresa realizada en dos o más Países Miembros: se puede gravar la renta de conformidad con la actividad generada en cada país, aplicando para el efecto las normas internas para la determinación de la base gravable, como si se tratara de una empresa diferente, independiente y separada, evitando la doble tributación de acuerdo con lo previsto en la Decisión 578. 2.

Gravamen sobre los beneficios obtenidos por las empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoría 2.1. En el proceso interno, TELLUS afirmó en su demanda que "( ) Según el Art.14 de la "DECISIÓN 578: RÉGIMEN PARA EVITAR LA DOBLE TRIBUTACION Y PREVENIR LA EVASIÓN FISCAL" de la Comunidad Andina de Naciones, las rentas obtenidas por servicios técnicos serán gravables sólo en el País Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios': mientras que al contestar la demanda, el SRI afirma que "( ) con la Resolución acusada, proferida por el Director General del Servicio de Rentas Internas (SRI), no se ha incurrido en violación alguna de las normas contenidas en la Decisión 578 de la Comisión de la Comunidad Andina, por el contrario, las decisiones atacadas se fundamentaron en la normativa vigente, en la jurisprudencia y en la doctrina reconocida y aplicable'� 2.2.

El Artículo 14 de la Decisión 578 constituye una excepción al principio de la fuente productora8• La norma se basa en el principio del beneficio 8 "El Miculo 3 de la Decisión 578, titulado ·Jurisdicción tributaria: en relación con el impuesto a la renta, consagra el principio estroctural de aplicación de la fuente productora de la renta.

Este principio ya fue acogido en la ariigua Decisión 40 de la ComiSión del Acuerdo de Cartagena y excluye la opción de gravar la renta con base en el principio de residencia o domicilio. A saber. 5 Proceso 528-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 32 de 61 efectivo y prevé que "( ) las rentas obtenidas por las empresas de servicios profesionales, técnicos, de asistencia técnica y consultoria, serán gravables sólo en el Pais Miembro en cuyo territorio se produzca el beneficio de tales servicios.

Salvo prueba en contrario, se presume que el lugar donde se produce el beneficio es aquél en el que se imputa y registra el correspondiente gasto". 2.3. Al respecto, se ha manifestado que no es determinante dónde se realizó la actividad empresarial que genera la renta, sino el lugar donde se produce el beneficio del servicio prestado, que se presume localizado en donde se imputa y registra el gasto en que se incurre para acceder al servicio.

El beneficio en este caso es el efecto de la prestación del servicio. En un mundo globalizado e interconectado con redes de información sofisticadas, es muy común que una empresa del país A preste un servicio en el pafs B; el beneficio o resultado de tal servicio puede darse en el propio pais B o en un país C, y el pago por el servicio (el gasto) puede darse en el propio país B. Por lo tanto, pueden darse muchas variables, pero lo importante es que el País Miembro con jurisdicción para gravar la renta es aquel en donde se produce el beneficio por la prestación del servicio9• 2.4.

Lo primero que se observa es que no es relevante el país donde se presta el servicio, sino donde se obtiene el beneficio por el mismo. Un ejemplo puede ayudar a aclarar el asunto. Una empresa de salud ubicada en un pais A puede contratar los servicios de consultas médicas en línea con una empresa de un país B. El servicio se presta en el país B, pero el beneficio se obtiene en el país A. 10 2.5.

Una vez aclarado esto, es importante precisar los demás conceptos que contiene la disposición estudiada, ya que este vacío puede generar grandes problemas en la aplicación uniforme de la normativa comunitaria andina. 2.6. Este Tribunal al interpretar las normas de la Decisión 40 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, definió lo que debe entenderse por empresas de servicios profesionales, esto es, "( ) una organización "Independientemente de la naciOnalidad o domicilio de las personas, las rentas de cualquier naturaleza que éstas obtuvieren, sólo serán gravables an al Pals Miembro en el qua tales rentas tengan su fuente productora, salvo los casos de excepción previstos en esta Decisión� Por su parte el articulo 2 del mismo anexo de la Decisión 578, en su literal f) define a la fuente productora como la actividad, derecho o bien que genera o puede generar una renta.

Al respecto al Tribunal ha manifestado expresamente que "( } el principio de la fuente productora ampara al Pais Miembro donde se genere la riqueza. es decir pretende que sólo el pais donde se den los medios para producir la renta sea el que tenga jurisdicción para gravarlas� (Proceso 125-IP-2010). 9 Ver a modo de rererencla la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 125-IP-2010, de fecha 7 de abril del 2011, caso: Doble Tributación incoada por CITIBANK N.A. SUCURSAL ECUADOR. 10 Ibídem. 6 e, Proceso 528-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 33 de 61 conformada por uno o más profesionales, los cuales ofrecen servicios profesionales con una finalidad lucrativa': 11 2.7.

Asimismo, los conceptos de profesional, empresas de serv1c1os técnicos y empresas de servicios de consultarla fueron aclarados por este Tribunal dentro del Proceso 125-IP-201O, donde se sostuvo: "Se debe entender que, en el ámbito de la norma, "profesional" se refiere a personas que han cursado como mínimo estudios de tercer nivel o de pregrado universitario, y cuya actividad se centra en los temas de dichos estudios.

Por lo tanto, la empresa de servicios profesionales presta servicios en el ámbito de esos mismos. El Articulo 2, literal g), define actividades empresaria/es de la siguiente manera: "actividades desarrolladas por empresas". Las empresas de servicios técnicos son aquellas que aplican conocimientos tecnológicos por medio del ejercicio de un arte o una técnica, lo que no implica transferencia de los citados conocimientos.

Las empresas de asistencia técnica tienen las mismas caracterfsticas de la de servicios técnicos, pero pueden incluir la transferencia de conocimientos para el ejercicio de arte o la técnica. Las empresas de servicios de consultoría son aquellas que se encuentran especializadas en un área profesional especifica, y cuya función primordial es la asesoría en dicha área específica. 12 2.8.

De conformidad con lo anteriormente anotado, se deberá determinar si las actividades que prestó la sociedad TELLUS PERÚ S.A.C. corresponden a uno de los tipos de actividades empresariales especificados en el Articulo 14 de la Decisión 578, teniendo en cuenta las definiciones adoptadas en la presente providencia, para posteriormente analizar la legalidad del acto administrativo demandado.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el Proceso Interno 17510-2015-00160, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 11 Proceso 190-IP-2006, publicado en la G.O.A.C. N" 1510 de 19de junio de 2007, caso: Doble tributación. 12 Proceso 125-IP-2010, ya citado. 7 Proceso 528-IP-2015 GACETA OFICIAL ·i[ J 31/05/2017 34 de 61 I Cecilia L�a A llón Quinteros MAGISTRADA afael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. iuM¿ Cecilia Luisa AyH n Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Entidad Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 8 GACETA OFICIAL 31/05/2017 35 de 61 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso: 591-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú. Expediente interno del Consultante: Referencia: 07570-2013-0-1801-JR-CA-25 Signos: SALCHICHERÍA ALEMANA (marca mixta y nombre comercial denominativo) / SALCHICHERÍA ALEMANA (signo mixto) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 7570-2013-0/STASECA-CSJLI-PJ, del 5 de noviembre de 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 155, 191, 193 y 195 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno N º 07570-2013-0-1801-JR-CA-25; y El Auto de 28 de noviembre de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: FÁBRICA DE EMBUTIDOS LA ALEMANA S.A.C. Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL Demandados: 31/05/2017 36 de 61 INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL INDECOPI, REPÚBLICA DEL PERÚ. SALCHICHERÍA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A. 2. Hechos Relevantes: 2.1.

El 19 de mayo de 2011, SALCHICHERÍA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A. (en adelante, SALCHICHERÍA ALEMANA), presentó denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial y por competencia desleal en contra de FÁBRICA DE EMBUTIDOS LA ALEMANA S.A.C. (en adelante, EMBUTIDOS LA ALEMANA) argumentando infracción de su nombre comercial denominativo y su marca mixta SALCHICHERÍA ALEMANA 1, esta última registrada para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza2, (Certificado 37518). 2.2.

Indicó que EMBUTIDOS LA ALEMANA presentó en sus locales un panel con la denominación SALCHICHERÍA ALEMANA, cometiendo actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión y explotación indebida de la reputación ajena. De las pruebas actuadas en el procedimiento administrativo se determinó que la denunciada usa los siguientes signos para distinguir productos de las Clases 29 y 30, así como servicios de la Clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza:, 2 Expediente Administrativo 455974-2011 Comercialización de embutidos en general y similares. 2 Proceso 591·1P·2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 37 de 61 2.3.

El 16 de septiembre de 2011, EMBUTIDOS LA ALEMANA contestó la denuncia interpuesta alegando ser titular de la marca mixta FÁBRICA DE EMBUTIDOS LA ALEMANA S.A., registrada para amparar productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza3, (Certificado Nº 98202). PRODUCTO AREQUIPEAO DE CALIDAD $ fAal!JCA ae OIIUTIOOS LA ALEMANA: 2.4.

El 9 de febrero de 2012, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI mediante Resolución 446-2012/CSD-INDECOPI, declaró infundada la denuncia por infracción de derechos de propiedad industrial e improcedente la denuncia por competencia desleal en las modalidades de actos de confusión y de explotación indebida de la reputación ajena. 2.5.

El 23 de febrero de 2012, SALCHICHERÍA ALEMANA presentó recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.6. El 24 de julio de 2013, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, mediante Resolución 2532-2013/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación revocando parcialmente el acto administrativo impugnado y, en consecuencia, declaró fundada la acción por infracción de los Derechos de Propiedad Industrial contra EMBUTIDOS LA ALEMANA. 2.7.

El 21 de octubre de 2013, EMBUTIDOS LA ALEMANA interpuso demanda contencioso administrativa contra el anterior acto administrativo, cuya pretensión principal consistió en que se declarara la nulidad del anterior acto administrativo. 2.8. El 3 de junio de 2014, el INDECOPI presentó escrito de contestación a la demanda. 2.9. El 16 de junio de 2014, SALCHICHERÍA ALEMANA presentó escrito de contestación a la demanda. 2.1 O. El 26 de diciembre de 2014, la Fiscalía del Ministerio Público de la República del Perú presentó dictamen indicando que la demanda debía ser declarada infundada. 3 Carne, embutidos, paté de hígado, jamones, salchichas, tocino y chuleta ahumada. 3 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 38 de 61 2.11.

El 16 de julio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante Sentencia signada como Resolución Número Doce, declaró infundada la demanda. 2.12. El 7 de agosto de 2015, EMBUTIDOS LA ALEMANA presentó recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.13.

Por auto de fecha 2 de noviembre de 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso y solicitar la correspondiente Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.

Argumentos de la demanda presentada por EMBUTIDOS LA ALEMANA: 3.1. Manifestó que es titular de la marca mixta FÁBRICA DE EMBUTIDOS LA ALEMANA S.A. En consecuencia, se encuentra ejerciendo de manera legítima su derecho. 3.2. Sostuvo que el uso del signo SALCHICHERÍA ALEMANA para distinguir sus productos de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza, no infringe los derechos de propiedad industrial de SALCHICHERÍA ALEMANA, debido a que estaría ejerciendo un uso regular de su derecho al haberse fusionado con la empresa SALCHICHERÍA ALEMANA SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA, quien habría utilizado dicha denominación desde 1972. 3.3.

Indicó además que la denunciante no tiene presencia comercial en Arequipa, que es donde su empresa desarrolla sus actividades comerciales. 3.4. Expresó que SALCHICHERÍA ALEMANA no requirió a la administración la prohibición del uso de la marca mixta LA ALEMANA. Sin embargo, la administración prohibió el uso de signos compuestos por dicha marca, la que no tiene ninguna similitud con la marca registrada del denunciante. 3.5.

Adujo que si bien se determinó que no existía competencia desleal, tampoco era procedente pensar en la existencia de infracción de los derechos de propiedad industrial. 4. Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI: 4.1. Sostuvo que entre los productos y/o servicios de las Clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza existe conexión competitiva. 4 Proceso 591·1P·2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 39 de 61 4.2.

Manifestó que los signos de SALCHICHERÍA ALEMANA y los que usa EMBUTIDOS LA ALEMANA, desde el punto de vista fonético son idénticos. 4.3. Expresó que la utilización de signos que incluyen la denominación SALCHICHERÍA ALEMANA, constituyen actos que transgreden los Derechos de Propiedad Industrial de SALCHICHERÍ A ALEMANA. 4.4. Señaló que para determinar la existencia de algún tipo de infracción a los derechos de propiedad industrial, a la administración no le correspondía analizar acuerdos de fusión realizados con anterioridad. 5.

Argumentos de la contestación presentada por SALCHICHERÍA ALEMANA: 5.1. Sostuvo que desde 1917 se ha utilizado el nombre comercial SALCHICHERÍA ALEMANA para el expendio de productos de la Clase 29. Agregó que se presentaron pruebas que demuestran dicha afirmación. 5.2. Adujo que la administración ha considerado la existencia de conexión competitiva entre los productos que distinguen los signos en cuestión. 5.3.

Señaló que existe confusión entre los signos cotejados desde el punto de vista fonético. 5.4. Concluyó alegando que en el proceso se ha logrado acreditar que si existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto. 6. Sentencia de primera instancia: 6.1. El Vigésimo Quinto Juzgado Especializado Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número Doce de 16 de julio de 2015, declaró infundada la demanda, argumentando que: "(...) la demandante cuestiona la legalidad de la resolución impugnada y en principio sostiene que el lndecopi le otorgó el registro de la marca de producto "fábrica de Embutidos la Alemana S.A. c·: la que viene utilizando en ejercicio legitimo de su derecho, por lo que no habría afectación a /os derechos de Propiedad industrial (...) al respecto, ( ) la denunciante SALCHICHERÍA ALEMANA WILDE Y KUHN S.A. C es titular de la marca de producto constituida por la denominación SALCHICHERÍA ALEMANA y logotipo ( ) (...) se puede advertir que los signos utilizados por la demandante son manifiestamente distintos a su marca registrada, por lo que no resulta 5 Proceso 591·1P·2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 40 de 61 cierto que utiliza dichos signos en ejercicio legítimo de su derecho inscrito.

Más bien los signos utilizados SALCHICHERÍA ALEMANA son idénticos en su aspecto fonético a la denominación de la marca SALCHICHERÍA ALEMANA y logotipo registrada a favor de la denunciante, lo cual puede causar un riesgo de confusión a los consumidores en cuanto al origen empresarial de los productos de que se trata( ) Por ende, resulta claro que la utilización de los signos con la denominación SALCHICHERÍA ALEMANA constituye un acto que vulnera los derechos de Propiedad industrial de la denunciante.

( ) la demandante sostiene que además del uso de la denominación SALCHICHERÍA ALEMANA es legítimo por cuanto utiliza la misma a partir de la fusión por absorción realizado con la empresa SALCHICHERÍA ALEMANA S.A.C que viene utilizando dicha denominación desde 1972, ( ) cabe señalar que el eventual uso de dicha denominación en virtud de una fusión no enerva el hecho que la demandante utilizaba signos idénticos a una marca registrada a favor de la denunciante, siendo ello que genera un riesgo de confusión en el público consumidor y por tanto infringe los derechos de Propiedad Intelectual (...) cabe señalar, que el hecho de que el Tribunal del lndecopi haya declarado improcedente la denuncia por competencia desleal en la modalidad de acto de confusión no implica que no haya existido Infracción a los Derechos de Propiedad Industrial, por cuanto la finalidad de protección de ambos regímenes son distintos, pues mientras que el primero dispensa una protección amplia a los competidores y al interés del público consumidor, la segunda brinda una protección particular al titular de una marca registrada ( ) Por tanto, no resultan amparables los argumentos sobre el particular (...) en consecuencia, se concluye que la resolución No 2532-2013/TPI-INDECOPI del 24 de julio de 2013 ha sido emitida de acuerdo a las normas sobre propiedad industrial, na habiendo incurrido en causal alguna de nulidad( ) por las consideraciones precedentes la señora juez, EL VIGÉSIMO QUINTO JUZGADO ESPECIALIZADO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LIMA CON SUBESPECIALIDAD EN TEMAS DE MERCADO, FALLA: declarando infundada la demanda interpuesta por la Fábrica de Embutidos la Alemana S.A. C.'� 7. ó Argumentos de la apelación presentada por EMBUTIDOS LA ALEMANA: 7.1.

En el escrito de recurso de apelación se reiteraron los argumentos expuestos en la demanda y, adicionalmente, se agregó que: i) la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del INDECOPI ha incurrido en error al prohibir la utilización de algunos de sus signos mixtos, ya que no fueron objeto evaluación en el procedimiento administrativo; ii) asimismo, reitera que le asiste el derecho de utilizar el signo SALCHICHERÍA ALEMANA, pues no existe norma que establezca que una empresa formada mediante fusión de dos empresas, no pueda hacer uso de su propio nombre comercial; y iii) finalmente indica que el 6 �j Proceso 591-lP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 41 de 61 derecho del demandado para accionar contra su empresa ha prescrito, según lo establece el Artículo 11 O Decreto Legislativo N º 1078, que aprueba Disposiciones Complementarias a la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a), 155, 191, 193, 195 de la Decisión 4864 de la Comisión de la Comunidad Andina, de los cuales se interpretarán por ser procedentes los Artículos 155 restringido únicamente a su literal d), 191 y 193. En lo que respecta al Artículo 136 literal a) no se desarrollará porque no estamos ante un caso de registro de marcas; tampoco se interpretará el Articulo 195 porque no existe ningún problema relacionado con el registro de un nombre comercial.

De oficio, se interpretarán los Articulas 154 porque nos referimos al derecho exclusivo de la marca y el 192 de la Decisión 4865 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que mediante dicha norma se regulan algunos parámetros para la protección del nombre comercial. La Corte consultante le solicitó al Tribunal pronunciarse sobre los siguientes aspectos: 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• ( ) Articulo 154.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

Articulo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: ( ) ( ) ( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. 5 Articulo 193.- Conforme a la legislación interna de cada Pals Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Artículo 191. Articulo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Articulas 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. 7 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL "1. 2. 3. 31/05/2017 42 de 61 Al análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos mixtos, con denominaciones compuestas por más de un término, que distinguen servicios inmersos en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial, con énfasis en la predominancia de una denominación sobre las otras y el uso de términos genéricos.

Al riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma e/ase. Al uso del nombre comercial y formas de competencia deslear. En relación con este último aspecto, el Tribunal encuentra que como la litis se trabó únicamente en relación con la infracción de derechos de propiedad industrial, no se abordará lo relacionado con la competencia desleal.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 5. El derecho al uso exclusivo de la marca. La acción por infracción y su prescripción. El derecho exclusivo sobre un nombre comercial. La prueba del uso. Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos mixtos.

Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a un nombre comercial protegido. Comparación entre signos mixtos y denominativos. La conexión competitiva. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. El derecho al uso exclusivo de la marca. La acción por infracción y su prescripción 2. 3. 4. 1.1.

Como el proceso interno se adelantó en el marco de una acción por infracción de derechos de propiedad industrial y como quiera que EMBUTIDOS LA ALEMANA sostuvo que la acción prescribió, se abordará el tema propuesto, siguiendo los precedentes jurisprudenciales pertinentess. 1.2. El Articulo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establece: "El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la oficina nacional competente". 6 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 15-IP-2015 de 12 de noviembre de 2015. 8 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 43 de 61 1.3.

Consagra esta disposición el principio "registra!", de acuerdo con el cual "el derecho exclusivo sobre las marcas nace del acto de registro". 1.4. Se afirma de derecho exclusivo, porque el registro de la marca le confiere a su titular la potestad de utilizarla o de explotarla comercialmente en relación con los productos o servicios que identifica, así como la facultad de impedir por regla general que terceros realicen determinados actos sin su consentimiento.

De ahí que al titular de la marca se le reconozcan dos tipos de facultades: 1.4.1. Positiva: es la facultad de explotar la marca y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre la misma, tales como usarla, licenciarla o cederla. 1.4.2. Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado. a) En el campo registra!: el titular de la marca tiene la facultad de impedir que terceros registren una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a la suya. b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen determinados actos con su marca.

La acción por infracción de derechos de propiedad industrial y sus características 1.5. Para realizar la facultad negativa o ius prohibendi, se consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, que se encuentra regulada en el titulo XV de la Decisión 486 y cuenta con las siguientes características: 1.5.1. Sujetos activos.7 Pueden entablar dicha acción los siguientes sujetos: a) 7 El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. Igualmente, la facultad de ejercer la acción pasará a cabeza de los causahabientes del titular. Sobre los sujetos activos y pasivos de la acción por Infracción de derechos de propiedad industrial, el Tribunal se ha manifestado en varias oportunidades, de las cuales se destaca la Interpretación Prejudicial de 13 de enero de 2005, emitida en el proceso Nº 116-IP-2004.

Publlcada en Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1172, de 7 de ma120 de 2005. 9 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 44 de 61 Si existen varios titulares, salvo pacto en contrario, cualquiera de ellos puede iniciar la acción sin el consentimiento de los demás. (párrafo 3 del Articulo 238). b) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los Países Miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial.

(párrafo 2 del Artículo 238). 1.5.2. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: a) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial. b) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. Esta es una disposición preventiva, ya que no es necesario que la infracción se dé efectivamente, sino que exista la posibilidad inminente de una infracción a los derechos de propiedad industrial. 1.5.3.

Medidas cautelares: Los Artículos 245 a 249, regulan las medidas cautelares en el trámite de infracción de derechos de propiedad industrial. El titular de los derechos infringidos puede solicitar antes, en el momento, o después de iniciar la acción, medidas cautelares. Las cuales tienen como objeto lo siguiente: a) Impedir la comisión de la infracción. b) Evitar las consecuencias que esta infracción pueda generar. e) Obtener y conservar las pruebas, para adelantar el trámite por infracción de derechos de propiedad industrial. d) Asegurar que la acción sea efectiva para proteger los derechos de propiedad industrial. e) Asegurar el resarcimiento de daños y perjuicios.

El Artículo 246 de la Decisión 486, consagra una lista no taxativa de medidas cautelares que van desde el cese inmediato de los actos que constituyen la infracción, hasta el cierre del establecimiento de comercio vinculado con la infracción. La autoridad nacional competente puede requerir una garantía antes de ordenar las mencionadas medidas.

(Artículo 247) También, si la norma interna lo permite, puede, de oficio, decretar las medidas cautelares que considere necesarias para salvaguardar los derechos de propiedad industrial supuestamente infringidos. (Último párrafo del Artículo 246). 10 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 45 de 61 1.5.4. Medidas de frontera.

El reg1men de medidas de frontera se encuentra regulado en los Artículos 250 a 256 de la Decisión 486. Estas medidas están instituidas para evitar que se importen o exporten productos que infrinjan los derechos marcarios y, en consecuencia, se busca con ellas suspender la respectiva operación aduanera. El titular de un registro de marca, esgrimiendo motivos justificados y dando la información necesaria y suficiente, puede solicitarlas antes de iniciar la acción por infracción de derechos y, de esta manera, precautelar sus derechos mientras se adelanta la respectiva acción. 1.5.5.

Objeto de la acción. El objeto de la acc1on es precautelar los derechos de propiedad industrial y, en consecuencia, obtener de la autoridad nacional competente un pronunciamiento en este sentido, así como la adopción de ciertas medidas para el efecto. El Artículo 241 estableció una lista no taxativa de medidas, que el denunciante puede solicitar a la autoridad nacional competente; incluyen el cese de las acciones infractoras, la indemnización de daños y perjuicios, el retiro de los elementos que configuraron la infracción, entre otras. 1.5.6.

Indemnización de daños y perjuicios. Además del cese de las acciones infractoras, el titular del derecho infringido podrá solicitar que se le indemnice por los daños y perjuicios sufridos. El Articulo 243 estableció ciertos parámetros que debe tener en cuenta la autoridad nacional competente para tasar la indemnización. Estos criterios no excluyen otros que pueden utilizarse para establecer la cuantía de la indemnización.ª 8 Sobre esto el Tribunal ha dicho lo siguiente: "Ef Articulo 243 de la Decisión enuncia, en forma no exhaustiva, fas criterios que deberán tomarse en cuenta para el cálculo de la indemnización de los daños y perjuicios sufridos, cuya existencia haya sido oportunamente probada en el cursa del proceso por el actor.

Éste deberá aportar, igualmente, la cuantla de las dañas y perjuicios en referencia o, al menos, fas bases para lijarla. Se entiende que será lndemnlzabfe ef daño que, sufrida por el titular, se encuentre causa/mente enlazado con la conducta del infractor. En este marca, será indemnizable el daño emergente, es decir, la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por el titular coma consecuencia de Ja vulneración del derecho al uso exclusivo de su marca.

La pérdida en referencia deberá ser estimada tomando en cuenta, en la principal, el grado de comercialización de los productos amparadas por el signa que na ha respetado la exclusividad de la marca. Sin embarga, si et actor ha demandada también la adjudicación en propiedad de las productos resultantes de la infracción, asi como de los medios y materiales que hubiesen sido utilizadas predominantemente para cometerla, deberá imputarse el valor de tales bienes al monto de la indemnización que se acuerde (Articulo 241, lileral e}.

Será igualmente indemnizable el lucro cesante, es decir, las ganancias que el titular de la marca protegida habría obtenido mediante la camerclaflzación normal de sus productos, de no haber tenido lugar la competencia desleal del infractor. En este caso, las ganancias a considerar serán las que habrlan sida obtenidas en el perlada que medie entre la ocurrencia efectiva del daño y el paga de la indemnización. La norma autoriza, además, que se adopten, como criterios de cálculo del daño indemnizable, el monto de las beneficias obtenidas por el infractor como consecuencia de sus actas de infracción, y el precio que habría tenido que pagar por la concesión a su favor de una licencia contractual de explotación de la marca, tomando en cuenta para ella el valar comercial del 11 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 46 de 61 1.5. 7.

Prescripción. La acc1on estudiada, tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez. (Artfculo 244 de la Decisión 486). De lo anterior, se desprende lo siguiente: 2. a) Si el término de prescripción depende del conocimiento del titular del derecho, en el trámite adelantado se puede debatir o demostrar tal circunstancia para acreditar la prescripción de ta acción. b) El término de prescripción no puede sobrepasar de 5 años desde que se cometió la infracción por última vez, aun en el caso de que el titular hubiere tenido conocimiento un año o seis meses antes de que se venciera dicho término".

El derecho exclusivo sobre un nombre comercial. La prueba del uso 2.1. Como el caso particular tiene que ver con la protección del nombre comercial SALCHICHERiA ALEMANA y teniendo en cuenta que la Corte consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie sobre el uso del nombre comercial, se abordará el asunto planteado. 2.2. Los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina establecen el sistema de protección del nombre comercial.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas, en el que el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción, registro o depósito, sino con su primer uso. Además, para que subsista el derecho, dicho uso debe ser real9, sustancial 1° y constante 11. 2.3.

Una vez se obtiene el derecho sobre un nombre comercial, su titular también tiene dos tipos de facultades: 2.3.1. 9 10 11 Positiva: es la facultad de explotar el nombre comercial y, por lo tanto, de ejercer actos de disposición sobre el mismo, tales como usarlo, licenciarlo o cederlo. derecho infringido y las licencias contractuales ya concedidas.

En este marco, habrfa que tomar en cuenta el periodo de vigencia del derecho de explotación de la marca, el momento de inicio de la infracción y el número y clase de las licencias concedidas". (Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2007, expedida en el Proceso 128-IP-2007, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N º 1588, de 20 de íebrero de 2008;

Caso: "Infracción de derechos marcarios por utilización de un signo similar)". Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que eíectlvamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial quiere decir que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales. Constante quiere decir que su uso sea permanente. 12 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 2.3.2. 31/05/2017 47 de 61 Negativa (ius prohibendi): esta facultad envuelve dos aspectos de acuerdo a si se está en el campo registra! o en el campo del mercado. a) En el campo registral: el titular de un nombre comercial tiene la facultad de impedir que terceros registren un nombre comercial o una marca idéntica o similarmente confundible o asociable a su nombre comercial.

Para esto debe demostrar que el primer uso de su nombre comercial fue anterior a la fecha de la solicitud de registro. b) En el campo del mercado: el titular tiene la facultad de impedir que terceros sin su consentimiento realicen determinados actos con su nombre comercial. Para esto debe demostrar que el primero uso de su nombre comercial fue anterior al acto infractor. 2.4.

Como en el proceso interno se argumentó que el denunciante no tiene presencia comercial en Arequipa, el Tribunal considera de suma importancia referirse al ámbito de protección territorial del nombre comercial. 2.5. La protección del nombre comercial no está limitada a una fracción o localidad del territorio nacional, y tampoco se restringe a un área de influencia, pues si se prueba el uso del nombre comercial debe protegerse en la integridad del pais así haya sido registrado o no, como así ha razonado el Tribunal al respecto 12, en congruencia con las siguientes consideraciones: 2.6.

Como se advirtió, las figuras de protección de la propiedad industrial se soportan e11 dos principios básicos: a) la protección de la actividad empresarial y b) protección al consumidor. 2.7. Por lo tanto, al ser la actividad empresarial tan cambiante y mutante en relación con el movimiento del mercado, un signo como el nombre comercial conectado con dicha realidad, no puede protegerse de manera fraccionada argumentando que no tiene difusión nacional; hoy en día es muy común que en periodos cortos los empresarios penetren mercados y accedan a consumidores de diferentes territorios.

El manejo de los canales tecnológicos, el desarrollo turístico, e inclusive la imbricación de 12 Sobre este asunto el Tribunal ha generado una línea Jurisprudenclal bien definida: Interpretación Prejudicial de 11 de febrero de 2009, expedida en el marco del proceso 114-IP-2008; Interpretación Prejudicial de 14 de octubre de 2010, expedida en el marco del proceso 109-IP2010;

Interpretación Prejudicial de 17 de septiembre de 2014, expedida en el marco del proceso 99-IP-2014; Interpretación Prejudicial de 20 de mayo de 2015 expedida en el proceso 192-IP2014; Interpretación Prejudicial de 15 de julio de 2015, expedida en el marco del proceso 324IP-2014, entre otras. 13 Proceso 591-IP�2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 48 de 61 actores en el mercado, hace que los productos y servicios tengan una gran movilidad empresarial. 2.8.

En este sentido, limitar el nombre comercial a su ámbito de difusión es atentar contra el principio de protección de la actividad empresarial, ya que dicho escenario no se presenta de manera estática. Por lo general, lo que pretenden los empresarios es expandir su actividad comercial; no piensan en quedarse congelados en una localidad de territorio.

Es evidente, entonces, que el nombre comercial debe tener una protección en todo el territorio del pais miembro respectivo y no sólo en una parte del mismo. 2.9. Es importante tener en cuenta que las micro, pequeñas e inclusive algunas de las medianas empresas entran al mercado bajo el esquema del mercado real. Es decir, primero se lanzan al comercio y posteriormente buscan la protección de sus bienes intelectuales.

Es por esta razón que la figura del nombre comercial es importante para el desarrollo de las MIPYMES en países emergentes como los de la Comunidad Andina. Impedir la expansión de estas industrias que entran al mercado mediante nombres comerciales, sería una barrera para el desarrollo comercial de la Región. Prueba del uso 2.1 O. Ahora bien, para proteger un nombre comercial se debe demostrar su uso real, sustancial y constante al momento de la infracción, lo que podrá probarse mediante facturas comerciales, documentos contables, o certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.11.

Asimismo, constituirán uso de un signo en el comercio, los siguientes actos entre otros: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.12.

Desde luego si el nombre comercial deja de usarse, su titular pierde el derecho en exclusiva, a no ser que pueda demostrar una causal de justificación atendible y suficiente de conformidad con la normativa nacional interna. 2.13. Expresado de otro modo, no seria jurídicamente procedente, con fundamento en los presupuestos que se han desarrollado en esta Interpretación Prejudicial que el derecho al nombre comercial se 14 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 49 de 61 protegiera per se simplemente por su primer uso, esto es, sin que tuviera demostración en el proceso que a partir de ese primer uso, el mismo siguió siendo constante o permanente hasta cuando se solicita su protección 13• 2.14.

Por esta misma hermenéutica de interpretación, ante la hipótesis de vacíos en relación con el uso del nombre comercial, el derecho sobre el mismo debe comenzar a contarse desde el primer uso continuo, prescindiéndose de considerar aquellos usos que se evidencien esporádicos sin ninguna aproximación de continuidad en el tiempo. 2.15. Sin embargo, resulta muy importante tener en cuenta que algunas casuísticas pueden llegar a presentar períodos intermitentes de uso en el nombre comercial, con plena aptitud para ser protegido jurídicamente si la naturaleza de los bienes, productos o servicios a los cuales corresponda la actividad según se trate, corresponden o se inscriben en esta especie de dinámica, pues esta hipótesis sería diferente a la de un uso meramente casual, ocasional o esporádico. 2.16.

Por vía de ejemplo o como pautas que permitirían orientar la labor del juez en tomo a esta valoración, de acuerdo con la naturaleza de ciertos productos o servicios relacionados con la actividad que ampare un nombre comercial, es posible apreciar las siguientes constantes o variables de mercado: a) 13 Bienes o servicios de consumo masivo y uso permanente.

Se caracterizan porque no hay espacios de tiempo donde haya ausencia de oferta y demanda del producto o servicio, es decir, la compra y venta se mantiene estable durante todo el año. Por lo tanto, en estos casos el uso del nombre comercial debe ser de manera constante desde el primer uso, ya que el público consumidor permanentemente e ininterrumpidamente estaría adquiriendo dichos productos o servicios para satisfacer sus necesidades14• Piénsese, por ejemplo, en el producto huevos.

Durante todo el año hay necesidad de consumir dicho producto en el mercado y, en consecuencia, los productores e intermediarios los comercializan permanentemente y en unas cantidades adecuadas con la densidad de población y cálculos estimados de consumo per cápita. Sobre este tema se puede ver la Interpretación Prejudicial 245-IP-2015 de 26 de agosto de 2016.

Al referirse a los cigarrillos, el Tribunal dijo lo siguiente: "En caso de tratarse de cigarrillos comunes de consumo masivo, el periodo de prueba para demostrar el uso de la marca, de tres años consecutivos precedentes a la interposición de la acción de cancelación, se refiere a la necesidad de demostrar el uso continuo e ininterrumpido de la marca durante el período completo de los tres años precedentes.

Con mayor razón cuando el Artículo 165 de la Decisión 486 exige que se debe probar el uso de la marca durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación� (Interpretación de 20 de noviembre de 2014, expedida en el marco del proceso 104-IP-2014). 15 Proceso 591-1 P-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 50 de 61 b) Bienes o servicios de uso masivo y estacional.

Se caracterizan porque la oferta y demanda del producto o servicio se da en ciertos períodos de año, bien por fenómenos naturales como las estaciones, períodos de cosecha, o por fenómenos sociales como las fiestas, carnavales, celebraciones, etc. Para estos productos o servicios la evaluación del uso efectivo debe ser muy diferente. Se deberá establecer los períodos de consumo y producción, para asf determinar el uso real y constante del nombre comercial.

Por ejemplo, si los meses de octubre, noviembre y diciembre son el único espacio del año donde se insertan en el mercado árboles de navidad, el uso de un nombre comercial relacionado con árboles y adornos de navidad quedaría plenamente demostrado si se usó ampliamente en dicho espacio del año, de conformidad con la composición socio económica y los estudios de consumo per cápita. c) Bienes o servicios suntuarios y de alto valor económico.

Son aquellos que adquiere la población con altos ingresos económicos, o que son muy costosos y se venden u ofrecen bajo ciertas condiciones y situaciones especiales. Pensemos en la compra de aviones de guerra; durante todo el año no se venden permanentemente ese tipo de aeronaves. Por lo tanto, las ventas de pocas unidades probarían el uso de un nombre comercial relacionado con su venta.

O pensemos en automóviles de gama alta; de conformidad con el poder adquisitivo de la población se podrían vender más o menos vehículos de este tipo. 2.17. En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá determinar si el nombre comercial denominativo SALCHICHERÍA ALEMANA era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante, al momento en que se cometió el supuesto acto de infracción de derechos de propiedad industrial, para determinar si es objeto de protección de acuerdo con lo establecido por el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. 3.

Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a una marca registrada. Comparación entre signos mixtos y figurativos. Comparación entre signos mixtos 3.1. Como en el proceso interno se discute si EMBUTIDOS LA ALEMANA se encuentra usando sin autorización la marca mixta SALCHICHERÍA ALEMANA, se abordará este tema siguiendo los precedentes jurisprudenciales sobre la materia15• 3.2.

Como ya se advirtió, el Régimen Comunitario consagra la acción por infracción de derechos de propiedad industrial, la cual se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486 de la Comisión de la 15 Se destacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: del 25 de íebrero de 2016 dentro del Proceso 263-lP-2015; y la del 19 de mayo de 2016 en el Proceso 367-lP-2015. 16 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 51 de 61 Comunidad Andina, a través de cuyo medio procesal se hace efectivo el ius prohibendi en el ámbito marcario y, por lo tanto, se investigan las conductas infractoras de estos derechos, que a su vez se encuentran contempladas en el Artículo 155 ibídem. 3.3.

En efecto, éste último determina las conductas infractoras en el ámbito del derecho de marcas, las cuales precisamente corresponden a aquellos actos que no pueden realizar los terceros sin el consentimiento del titular de la marca. Para el caso particular, y de conformidad con la conducta investigada en el procedimiento administrativo interno, el Tribunal habrá de referirse a la misma prevista en el literal d) del mencionado Artículo 155 en los siguientes términos: "Artículo 155 El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: (...) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión". d) ( )". 3.4. Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular de la respectiva marca, un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio identificado con la marca, bajo la condición de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza (Lit d) Art. 155 Decisión 486): 3.4.1. El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. Se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. 17 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 52 de 61 b) La conducta se debe realizar en el comercio.

Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. c) Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada, siempre y cuando se genere riesgo de confusión o asociación, situación que deberá ser analizada teniendo en cuenta múltiples aspectos. 3.4.2.

Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado16• 3.4.3. Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Comparación entre signos mixtos y figurativos 3.5.

Como en el proceso interno se discute una acción de infracción de un signo mixto mediante la utilización de un signo figurativo, se abordará el tema planteado. 3.6. Para comparar dos signos figurativos, se deberán tener en cuenta los elementos que componen un signo figurativo: 3.6.1. El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. 3.6.2.

El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. 3.6.3. Los colores: si el signo solicitado reivindica colores especificas como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que 16 Sobre el riesgo de coníusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilfdad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa}, o que piense que dicha producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirla piense que el productor de dicha producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica� (lnlerpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida denlro del trámite 70.IP-2008). 18 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 53 de 61 este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 11• En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan o en los colores que contienen, asf como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.

Comparación entre signos mixtos 3.7. En este acápite se abordarán dos temas solicitados por la Corte consultante: Al análisis e interpretación del riesgo de confusión entre dos signos mixtos, con denominaciones compuestas por más de un término, que distinguen servicios inmersos en diferentes clases de la Nomenclatura Oficial, con énfasis en la predominancia de una denominación sobre las otras y el uso de términos genéricos Al riesgo de confusión entre marcas que distinguen productos de la misma clase 3.8.

Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación, se deberá realizar la comparación entre el signo registrado como marca y los supuestamente infractores, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los siguientes parámetros para la comparación de los signos mixtos: 3.9. Deberá establecerse cuál es el elemento predominante de los signos mixtos, aplicando posteriormente las siguientes reglas18 de comparación: 17 18 3.9.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 3.9.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, atrás mencionadas.

Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-JP-2015 del 27 de octubre de 2015. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudlcial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84IP-2007; e Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 19 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 3.9.3. 31/05/2017 54 de 61 SI el elemento denominativo es preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.

Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en confllcto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas.

Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario19• Como ejemplo tenemos el lexema deporten: deport-e, deport-ivo, deport-istas. Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición20.

Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 19 20 i) Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii) Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. iii) Si los signos en conflicto comparten un lexema, podría generarse riesgo de confusión ideológica.

Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para RAE: unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis.

RAE: m. Gram. Unidad mínima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres 1. contiene dos morfemas: mujer y- es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. ero. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos 3. morfemas: persona, primera y número, plural. 20 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 55 de 61 determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. 3.9.4. 21 e) Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. En el presente asunto, como el elemento denominativo de los signos confrontados es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros21: a) Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.

La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. b) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. c) Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.

Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. d) Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor Adoplados, enlre olras en las siguienles providencias: lnlerprelación Prejudicial del 24 de julio de 2013 denlro del Proceso 54-IP-2013, lnlerprelación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 denlro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250-IP-2015. 21 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 56 de 61 grado de debilidad.

En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 4. e) Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcaría. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. f) Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.

Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: i) Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. ii) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. iii) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.

Acción por infracción de derechos de propiedad industrial por usar un signo idéntico o similar a un nombre comercial protegido. Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.1. En el campo de los nombres comerciales y de conformidad con el caso particular, el Tribunal habrá de referirse a conducta prevista en el Artículo 192 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina: "Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. (...r. 4.2. Como puede apreciarse, la norma estructura como conducta infractora el que un tercero utilice en el comercio sin el consentimiento del titular del respectivo nombre comercial, un signo idéntico o similar, bajo la condición 22 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 57 de 61 de que tal uso pudiere generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Elementos para calificar la conducta contenida en la norma que se analiza: 4.2.1. 4.2.2. El uso en el comercio del signo idéntico o similar. Se debe tener en cuenta lo siguiente: a) La conducta se califica mediante el verbo "usar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice el nombre comercial infringido: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. b) La conducta se debe realizar en el comercio.

Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado22 • Comparación entre signos mixtos y denominativos 4.3.

Desde luego, previo al análisis de la existencia de riesgo de confusión o asociación, se deberá realizar la comparación entre el signo protegido como nombre comercial y los supuestamente infractores, teniendo en cuenta su naturaleza, es decir, siguiendo los parámetros para la comparación de los signos mixtos y denominativos. 4.4. Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas 23 para el cotejo entre los mismos: 22 23 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha maniíestado lo siguiente: "El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que esta adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión Indirecta).

El riesgo de asociación es la posibilldad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica". (Interpretación Prejudicial de 2 de julio de 2008, expedida dentro del trámite 70-IP-2008).

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina enlre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-IP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 23 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 58 de 61 4.4.1.

Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión, salvo que los signos en conflicto puedan suscitar una misma idea o concepto. 4.4.2. SI el elemento denominativo es preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. 5. La conexión competitiva 5.1.

Teniendo en cuenta que los signos supuestamente infractores fueron usados en relación con productos y servicios de las Clases 29, 30 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza y con el ánimo de establecer el riesgo de confusión y calificar las conductas descritas en los Artículos 155 literal d) y 192 de la Decisión 486, se deberá establecer la conexión competitiva entre los mencionados productos y/o servicios, aplicando los siguientes parámetros: 5.2.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.24 5.3. Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, asi como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.2s 5.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 24 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.• ·Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, estabfecida por el Arregfo de Niza def 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación lntemaclanal referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de fas productos o servicios indicadas expresamente.· (Subrayado agregado) 25 Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 de fecha 1 O de junio de 2016. 24 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL a) El grado de sustitución productos o servicios. 31/05/2017 (intercambiabilidad) entre 59 de 61 los Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor: es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementarledad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de 25 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 60 de 61 conex1on competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 5.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 07570-2013·0-1801-JR-CA25 la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. El señor Magistrado Hugo Ramiro Gómez Apac disiente de la posición mayoritaria y, en consecuencia, no participa de esta adopción 26. 26 Las razones de su dlsentimlento constan en un documento explicativo que se encuentra anexo al Acta N ª 06-J-TJCA-2017. 26 Proceso 591-IP-2015 GACETA OFICIAL 31/05/2017 61 de 61 uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 591-IP-2015 27