¡ S TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 5 de abril de 2017 Proceso: Asunto: Consultante: Expediente interno del Consultante: Referencia: 490-1P-2015 Interpretación Prejudicial Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia 2010-00451 Signos involucrados, marca “PUERTO PEÑALISA” denominativa) y nombre comercial mixto “PUERTO PENALISA”.

Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 3154, del 25 de septiembre de 2015 recibido vía correo electrónico el 28 de septiembre de 2015, mediante el cual la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales b), d) y e), y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, con el fin de resolver el Proceso Interno N* 2010-0451.

El Auto de 10 de junio de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA. 0 2.1. 2.2. 2.3. 2.4, 2.5. 3.1. 3.2. Proceso 490-IP-2015 Demandada: SUPERINTENDENCIA — DE INDUSTRIA Y COMERCIO, DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA. Tercero Interesado: CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. Hechos Relevantes: La sociedad CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., el 9 de octubre de 2009 solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), el registro del signo denominativo PUERTO PENÑALISA como marca para identificar servicios comprendidos en la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza!.

La solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial número 610 del 30 de noviembre de 2009, sin que se hayan presentado oposiciones. La División de Signos Distintivos de la SIC, mediante Resolución 18621 del 13 de abril de 2010, concedió el registro del signo solicitado. La sociedad CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, presentó el 27 de septiembre de 2010, demanda de nulidad contra la anterior Resolución, por la cual se confirió el registro de la marca denominativa PUERTO PENALISA, como ha sido antes indicado.

Mediante Auto de 1 de diciembre de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia suspendió el proceso a fin de solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Argumentos de la demanda presentada por la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA: Afirmó que el signo solicitado a registro afecta la identidad y el prestigio de la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, incurriendo así en la causal contenida en el Artículo 136 literal e) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Sostuvo que el signo solicitado para registro es confundible con el nombre comercial mixto PUERTO PEÑALISA de propiedad de la sociedad CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA. Dicho nombre comercial se “Construcción; reparación; servicios de instalación”. 3.3. 3,4. 4.2. 4.3. 4,4, Proceso 490-1P-2015 usa desde 1993 y, por lo tanto, se incurre en la causal de irregistrabilidad contenida en el Artículo 136 literal b) de la Decisión 486.

Indicó que los servicios que identifica el signo solicitado están relacionados con la actividad de la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA, cuya actividad consiste, conforme rezan sus estatutos, en "servir de centro de reunión social, cultural, deportiva recreacional no competitiva, así como la conservación del medio ambiente y la promoción de los valores familiares”.

Expresó que el registro del signo “PUERTO PEÑALISA” se solicitó de mala fe, incurriendo en la causal contenida en el Artículo 172 de la Decisión 486. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por la SIC:. Indicó que no se presentaron oposiciones dentro del trámite de registro y, por lo tanto, no hay interés para ser parte del presente proceso.

Afirmó que, si bien existen similitudes entre los signos en conflicto, no se presenta conexión competitiva en los servicios que amparan. El nombre comercial PUERTO PEÑALISA tiene relación con actividades de club social a nivel cultural, recreativo y deportivo; sus servicios se orientan al esparcimiento de sus socios, o por personas que son invitadas por los mismos.

La marca solicitada identifica servicios de “construcción; reparación; servicios de instalación.” En consecuencia, no existe riesgo de confusión entre los signos en conflicto. Expresó que no existe violación del literal d) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, ya que no existe relación entre la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA y la CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. Expresó que no existe violación del literal e) del Artículo 136 de la Decisión 486, ya que la CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA no es una institución ampliamente conocida.

Proceso 490-IP-2015 Argumentos de la contestación a la demanda presentada por CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A. Mediante Auto de 19 de septiembre de 2012, el Consejo de Estado manifestó que: “no se tiene por contestada la demanda por la CONSTRUCTORA FERNANDO MAZUERA S.A., por cuanto no allegó escrito de contestación”. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales b), d) y e), y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Procede la Interpretación solicitada, salvo la del literal d) del Artículo 136, ya que la argumentación de la demanda no da cuenta de la violación de dicho artículo y de los hechos no aparece la vinculación entre los implicados como para poder aplicar dicho Artículo al caso particular. De oficio, por corresponder a los temas controvertidos en el presente caso, se interpretarán los Artículos 190, 191, 192 y 193 de la misma normativa? al referirse al nombre comercial y su protección. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: b) sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación;

(.) e) consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, titulo, hipocoristico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

(.-) Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135. La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el Artículo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.

Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación intema. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.

Cuando una causal de nulidad sólo se aplicara a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca. (..) 2 >. e.n> on So 1.1. 1.2. Proceso 490-1P-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486.

Causales. Ámbito de protección del nombre comercial. La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud con un nombre comercial. Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta. La conexión competitiva. Irregistrabilidad por la afectación de la identidad o el prestigio de las personas jurídicas.

La solicitud realizada de mala fe. El examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional competente. Examen de oficio, autónomo, motivado e integral. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN La acción de nulidad en el marco de la Decisión 486. Causales En el caso objeto de la presente Interpretación Prejudicial, se ha debatido sobre la anulación de la marca “PUERTO PEÑALISA”, y la legitimación para demandar tal nulidad.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal considera necesario abordar el tema de la figura de la acción de nulidad conforme a lo previsto en el Artículo 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que contempla las diferencias entre nulidad absoluta y nulidad relativa. Artículo 190.- Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil.

Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.

Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa. Artículo 192.- El titular de un nombre comercia! podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios.

En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular. Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda. Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrado o depositarlo ante la oficina nacional competente.

El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Artículo 191”, > A o 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2.2. Proceso 490-1P-2015 La nulidad absoluta está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo.

La nulidad relativa tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Tanto la nulidad absoluta como la relativa se pueden declarar de oficio por la autoridad nacional competente.

Lo anterior impone una carga procesal especial para la entidad respectiva: realizar un proceso salvaguardando el derecho fundamental del debido proceso. Tal como lo prevé el tercer párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, las acciones de nulidad absoluta o relativa antes descritas, no afectan las que pudieran corresponder por concepto de resarcimiento de daños y perjuicios conforme lo contemple la legislación nacional de cada País Miembro.

Ámbito de protección del nombre comercial. Como en el asunto sub examine se debate la validez del registro de una marca por ser posiblemente confundible con un nombre comercial anterior, el Tribunal considera apropiado abordar el tema planteado con fundamento en lo establecido en reiterada jurisprudencia. El Artículo 136 literal b) de la Decisión 486, junto con las demás disposiciones contenidas en el Título X ¡bídem, se encargan de regular la protección del nombre comercial, el cual, junto con las marcas y demás signos distintivos, constituye un derecho igualmente tutelado por el Sistema de Propiedad Industrial del Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. Es así como la primera de las disposiciones citadas establece: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, o, de ser el caso, a un rótulo o enseña, siempre que dadas las circunstancias, su uso pudiera originar un riesgo de confusión o de asociación. ( )” (negrillas fuera de texto).

Proceso 490-IP-2015 Por su parte, el Artículo 190 de la misma Decisión 486, postula el siguiente entendimiento sobre el nombre comercial: “Se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa, o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial.

Puede constituir nombre comercial de una empresa O establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en un registro de personas o sociedades mercantiles. Los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pudiendo ambas coexistir.” De acuerdo con el concepto que sobre el nombre comercial estatuye la norma precedente, se desprenden las siguientes características: - El objetivo del nombre comercial es diferenciar la actividad empresarial de un comerciante determinado?. — Un comerciante puede utilizar más de un nombre comercial, es decir, identificar sus diferentes actividades empresariales con diversos nombres comerciales. - El nmombre comercial es independiente de la razón social de la persona jurídica, pudiendo coincidir con ella; es decir, un comerciante puede tener una razón social y un nombre comercial idéntico a ésta, o tener una razón social y uno o varios nombres comerciales diferentes de ella. —- El nombre comercial puede ser múltiple, mientras que la razón o denominación social es única; es decir, un comerciante puede tener varios nombres comerciales, pero sólo una razón social.

Presupuestos para la protección del nombre comercial y momento a partir del cual se genera 2.4.1. En cuanto al sistema de protección del nombre comercial, este se encuentra específicamente regulado en los Artículos 191 a 193 de la Decisión 486, cuyas normas respectivamente determinan: Dd Si bien la norma hace referencia a los establecimientos de comercio, esto se debe a un problema conceptual.

El signo distintivo que identifica los establecimientos de comercio es la enseña comercial, cuyo tratamiento se da el título XI de la Decisión 486. 7 L— Y 2.4.2. 2.4.3. Proceso 490-IP-2015 “Artículo 191.- El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio y termina cuando cesa el uso del nombre o cesan las actividades de la empresa o del establecimiento que lo usa” (negrillas fuera de texto).

“Artículo 192.- El titular de un nombre comercial podrá impedir a cualquier tercero usar en el comercio un signo distintivo idéntico o similar, cuando ello pudiere causar confusión o un riesgo de asociación con la empresa del titular o con sus productos o servicios. En el caso de nombres comerciales notoriamente conocidos, cuando asimismo pudiera causarle un daño económico o comercial injusto, o implicara un aprovechamiento injusto del prestigio del nombre o de la empresa del titular.

Será aplicable al nombre comercial lo dispuesto en los Artículos 155, 156, 157 y 158 en cuanto corresponda”. “Artículo 193.- Conforme a la legislación interna de cada País Miembro, el titular de un nombre comercial podrá registrarlo o depositarlo ante la oficina nacional competente. El registro o depósito tendrá carácter declarativo. El derecho a su uso exclusivo solamente se adquirirá en los términos previstos en el Artículo 191” (negrillas fuera de texto).

De acuerdo con estas disposiciones, el derecho exclusivo sobre un nombre comercial únicamente se adquiere por el uso como explícitamente en ellas se determina y, por lo tanto, puede afirmarse que la protección jurídica del mismo consagrada en este ordenamiento está inescindiblemente vinculada a la materialidad real de este presupuesto, cuyo derecho sobre el nombre comercial se adquiere a partir de su primer uso en el comercio, como a la vez así lo precisa el Artículo 191 arriba citado.

Por lo mismo, el depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre este, como así lo deja en claro por su parte el Artículo 193 que, a la vez se transcribió, al puntualizar que le es optativo al titular del mismo registrarlo o depositarlo y que ello sólo tiene carácter declarativo, de donde el registro de un nombre comercial puede ser un indicio del uso, pero no es el medio a través del cual se consolida el derecho sobre el mismo, ni constituye plena prueba sobre la exigencia efectiva del uso.

A diferencia de lo que sucede con el sistema atributivo del registro de marcas donde el derecho surge del registro, el de protección del nombre comercial se basa en un sistema declarativo de derechos. Es 2.5. Proceso 490-1P-2015 decir, el derecho sobre el nombre comercial no se adquiere por la inscripción o depósito, sino exclusivamente con su primer uso.

La función de un sistema de registro de nombres comerciales es, por un lado, informativo en relación con el público consumidor y, por otro, una herramienta para que la Oficina de Registro de Marcas haga su análisis de registrabilidad de oficio e integral. Lo anterior quiere decir que de existir un sistema de registro de nombres comerciales, la oficina de registro al realizar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tener en cuenta los nombres comerciales ya registrados y usados con anterioridad. 2.4.4.

De conformidad con lo anterior, quien alegue derechos sobre un nombre comercial deberá probar su uso real, sustancial y constante. Real quiere decir que se use materialmente en el mercado, es decir, que efectivamente identifique un comerciante determinado en el mercado. Sustancial, que su uso en el mercado mantenga los elementos esenciales,* y constante que su uso sea permanentes, La prueba dei uso en las condiciones mencionadas tiene dos efectos: — Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad a la solicitud de registro de un signo idéntico o similar, podrá oponerse a ese registro si dicho signo puede causar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, tal como lo previene el literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486, el cual se transcribió en el numeral 2.2. de esta providencia. — Quien alegue y pruebe el uso real, sustancial y constante de un nombre comercial con anterioridad al uso de un signo idéntico o similar, podrá impedir dicho uso si éste puede causar riesgo de confusión o de asociación, tal como, a su vez, lo previene el Artículo 192 ibídem.

Prueba del uso del nombre comercial 2.5.1. En relación con lo anterior, las pruebas que bien pueden resultar válidas para demostrar el uso real, sustancial y constante del nombre comercial serían las facturas comerciales, documentos contables, o a Un nombre comercial registrado de una manera y usado sustancialmente de otra, no generaría ninguna clase de derecho.

Es decir, el mombre comercial registrado debe ser el mismo real y constantemente usado en el mercado, ya que de lo contrario mo cabría ningún derecho sobre el primero. Lo anterior, por cuanto dicho signo, aunque registrado, no tendría relación con el público consumidor. Sobre el uso real y constante se puede consultar la Interpretación Prejudicial de 31 de mayo de 2000, expedida en el marco del Proceso 45-IP-98. 3.1. 3.2. 3.3.

Proceso 490-IP-2015 certificaciones de auditoría que demuestren la regularidad y la cantidad de la comercialización de los servicios identificados con el nombre comercial, entre otros. 2.5.2. Igualmente pueden constituir prueba de uso de un signo en el comercio, la demostración entre otros de los siguientes actos: introducir en el comercio, vender, ofrecer en venta o distribuir productos o servicios con ese signo; importar, exportar, almacenar o transportar productos con ese signo; o, emplear el signo en publicidad, publicaciones, documentos comerciales o comunicaciones escritas u orales, independientemente del medio de comunicación empleado y sin perjuicio de las normas sobre publicidad que fuesen aplicables. 2.5.3.

En conclusión, como el uso es el elemento esencial para la protección de un nombre comercial, se deberá, al momento en que la marca “PUERTO PEÑALISA” fue solicitada para registro, determinar si el nombre comercial mixto “PUERTO PEÑALISA” era usado en el mercado de modo real, sustancial y constante, para determinar si es objeto de protección de acuerdo con lo establecido por el Ordenamiento Jurídico Comunitario Andino. La irregistrabilidad de los signos por identidad o similitud con un nombre comercial Como en el proceso interno se discute si la marca “PUERTO PEÑALISA” es confundible con el nombre comercial mixto “PUERTO PEÑALISA”, el Tribunal habrá de analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el arriba citado literal b) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del signo marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios que puedan generar esta clase de riesgos, conforme se desprende de la disposición que se analiza.

De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idénticoS o semejante” a un nombre comercial protegido, cuyo uso pueda causar riesgo Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que constituyen los signos en conflicto. 10 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 490-1P-2015 de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor y, en esa medida, con capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca.

En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o contratar un servicio, crea que está recibiendo otro, y el segundo cuando el consumidor crea que dicho producto o servicio tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee.

En cuanto al riesgo de asociación, este acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto o servicio, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto o prestador del servicio y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. Por lo tanto, con el fin de resolver la controversia en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberá establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: —- Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. — Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. —- Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. — Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante.

Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 11 tp” 0 3.7. 3.8. Proceso 490-1P-2015 Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de este factor, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se identifican con los signos en conflicto, y haciendo la comparación con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas tiene adoptadas este Tribunal.

En efecto, al proceder a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos*: - La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. — Enla comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. —- El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. - Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y consecuencialmente para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoría de bienes o servicios.

Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-1P-2009. 12 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 490-1P-2015 Comparación entre signos denominativos compuestos y mixtos con parte denominativa compuesta Como la controversia informa de la presunta confusión entre la marca “PUERTO PEÑALISA” y el nombre comercial mixto “PUERTO PEÑALISA”, es necesario que se proceda a compararlos teniendo en cuenta que los signos denominativos pueden estar conformados por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual, mientras que los mixtos se componen de este elemento denominativo y de otro gráfico representado por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, íconos, etc.

Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.

En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, se deberán tener en cuenta las siguientes reglas? para el cotejo: — Siel elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. —- Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas para el cotejo de signos denominativos determinadas en el acápite anterior.

De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre la marca denominativa compuesta “PUERTO PEÑALISA” y el nombre comercial mixto “PUERTO PEÑALISA”, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación entre los mismos. La conexión competitiva Como uno de los signos en conflicto ampara servicios de la Clase 37 de la Clasificación Internacional de Niza (“construcción; reparación; servicios de instalación”), y el otro representa una actividad económica consistente en “servir de centro de reunión social, cultural, deportiva recreacional no competitiva, así como la conservación del medio ambiente y la promoción de Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudictal del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014. 13 5.2. 5.3. 5.4.

Proceso 490-1P-2015 los valores familiares", se abordará el tema planteado siguiendo los antecedentes jurisprudenciales que ha adoptado el Tribunal.10 Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486." Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.*? Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus caracteristicas, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. 10 “4 Se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 19 de noviembre de 2003 en el Proceso 114-1P-2003;

Interpretación Prejudicial del 15 de julio de 2015 en el Proceso 324-IP-2014, Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Países Miembros utilizarán la Clasificación internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la similitud ni fa disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 14 Y Ll > SS b) d) Proceso 490-1P-2015 La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios.

Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios. Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.

De lo contrario, sí habrá conexión competitiva. 15 Ml 5.5. 6.1. 6.2. 6.3. Proceso 490-I1P-2015 Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.

De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva. Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos o servicios sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

Irregistrabilidad por la afectación de la identidad o el prestigio de las personas jurídicas En el presente caso, CORPORACIÓN CLUB PUERTO PEÑALISA señaló que el registro de la marca denominativa compuesta “PUERTO PEÑALISA” constituye una afectación a su identidad y prestigio como persona jurídica, toda vez que, dada la historia y reconocimiento de la persona jurídica que identifica el nombre comercial mixto “PUERTO PEÑALISA”, aquella marca sólo será asociada a ella y de ninguna manera con persona distinta.

Por lo anterior, el Tribunal desarrollará este tema siguiendo los antecedentes jurisprudenciales adoptados en el proceso 353-IP-2015, del 19 de febrero de 2016, marca PUERTO PEÑALISA (denominativa). El Artículo 136 literal e) de la Decisión 486 señala que no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente el derecho de un tercero, en particular cuando “consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose del nombre, apellido, firma, título, hipocorístico, seudónimo, imagen, retrato o caricatura de una persona distinta del solicitante o identificada por el sector pertinente del público como una persona distinta del solicitante, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos”.

La norma contemplada permite advertir que no es registrable como marca un signo que afecte la identidad o prestigio de una persona natural o jurídica, y cuando no se cuente con la autorización correspondiente. Por lo tanto, no se podrá registrar un nombre propio, de cumplirse con los siguientes requisitos: i) cuando afecte indebidamente el derecho de un tercero, ii) cuando afecte la identidad o el prestigio de personas jurídicas o naturales, iii) que sea una persona diferente del solicitante y no cuente con el consentimiento debido. 16 6.4. 6.5. 6.6.

Proceso 490-IP-2015 De la aplicación del argumento a contrario, así como de una interpretación sistemática de la norma, se puede advertir que podrá registrarse como marca el nombre de una persona natural o jurídica, siempre y cuando sea lo suficientemente distintiva y no genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Además de esta prohibición de carácter general, en el caso de los nombres de personas jurídicas o naturales, la norma comunitaria contempla como único supuesto de prohibición el hecho de que se afecte la identidad o prestigio de un tercero. Esto supone que quien solicite el registro sea una persona, jurídica o natural, totalmente distinta a la que el nombre identifica.

Sin embargo, esta prohibición no es absoluta, pues de contar con la autorización del titular del nombre o, en su defecto, de sus herederos, podrá solicitar y obtener el registro de ese nombre como marca. El nombre de una persona natural o jurídica puede ser registrado como marca en el marco de la normativa comunitaria, siempre y cuando cumpla con los siguientes requisitos: ¡) sea lo suficientemente distintivo; ii) su uso en el mercado no genere confusión o riesgo de confusión en el público consumidor; iii) no afecte la identidad o prestigio de personas ajenas al titular, salvo se cuente con el consentimiento de esa persona o, si hubiese fallecido, el de quienes fueran declarados sus herederos.

Según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), ante la interrogante ¿Es posible registrar el nombre como marca?, señala lo siguiente: “Sí, es posible registrar el nombre como marca, siempre y cuando la oficina de marcas de su país o del país para el que solicite la protección considere que es “distintivo”. En cuanto a determinar si un nombre es distintivo, esto depende de varios factores.

Por regla general, cuanto más común sea el nombre, menos probabilidades tendrá de ser considerado distintivo, ya que cabe la posibilidad de que existan otros muchos con el mismo nombre. Igualmente, cuanto más singular sea el nombre, más distintivo será, y mayor será la posibilidad de que se conceda el registro. En cualquier caso, incluso cuando se haya denegado el registro del nombre como marca por no haber sido considerado distintivo o porque ya lo había registrado otra persona, no se impide la utilización del nombre en el curso de las actividades comerciales que se desempeñan habitualmente”, En consecuencia, sobre la base de los factores señalados por la OMPI, es necesario tener en cuenta que, en el caso de los nombres comunes, éstos también pueden ser distintivos y, por lo tanto, registrables.

Por ejemplo, los nombres propios de localidades, para distinguir bares o restaurantes que se encuentran dentro de la localidad pertinente. e OMPI. “¿Es posible registrar un nombre como marca?” Disponible en web:http://www.wipo.int/'sme/esffag/tm_fags q4.html. 17 6.7. 6.8. 6.9. Proceso 490-1P-2015 Ahora bien, este Tribunal considera que la presencia de conflicto entre una marca y el nombre comercial de una persona jurídica reconocida en un mercado determinado, es motivo suficiente para que la solicitud de registro pueda ser denegada.

Empero, el registro podrá concederse cuando la empresa que es titular del nombre comercial de que se trate consienta el registro de tal marca. Adicionalmente, es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia han señalado acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por la utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc.; estableciendo que quienes ostentan ese derecho son los titulares del nombre o sus herederos. 14 De esta manera, la titularidad de los derechos para oponerse al registro de un nombre de una persona jurídica o natural, para solicitar su anulación, en caso de que se haya concedido, reside en la persona jurídica o natural portadora del nombre o del apellido protegido o, en su defecto, en sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 6.10.

Por último, es preciso señalar que, en la jurisprudencia europea, esta causal 6.11. quedaría subsumida en la prohibición general de afectación de la imagen de la marca o a la reputación de una sociedad. Generalmente, la "afectación a la imagen de marca de personas jurídicas” ("L'atteinte á l'image de marque des personnes morales”) es frecuentemente invocada de manera accesoria a las pretensiones principales en demandas por infracción de derechos de propiedad intelectual como medio para reclamar indemnizaciones?".

La doctrina europea distingue entre actos dirigidos a afectar la imagen de marca de una persona moral y actos que afecten la imagen de marca de un producto o servicios de una sociedad en particular. En el presente caso, la clasificación pertinente es aquella referida a actos que afecten la imagen de marca una persona moral. De esta manera, la doctrina enseña que dichos actos comprenden, a su vez, actos que suponen la existencia de: i) afectación por actos de contrabando de la marca de la sociedad; ii) afectación por el uso de otros signos distintivos de la sociedad; iii) afectación por actos de competencia desleal contra la sociedad; y, iv) afectación por actos de denigración o de difamación cometidos por una persona fisica o moral que no es competidora de la sociedad afectada!*. 14 15 16 Véase, por ejemplo, Sentencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea (Sala Primera) de 12 de enero de 2006 (*), caso Picasso c. Picaro, asunto C-361/04 P, Marca denominativa PICARO — Oposición del titular de la marca denominativa comunitaria PICASSO.

ISGOUR, Marc. “L'atteinte á image de marque des personnes morales”. En: Auteurs 8 Media 2007/3, Doctrine, Droit des médias, Larcier, 2007, pp. 214-234, Ibídem. 18 yl Proceso 490-1P-2015 6.12. En el caso concreto, la causal pertinente es aquella de afectación por el uso de otros signos distintivos de la sociedad. En virtud de dicha causal, se podrían sancionar el uso de otros signos distintivos de titularidad de la sociedad afectada, como el nombre comercial —especie de nombre propio de la sociedad por cuanto sirve para identificarla en el tráfico mercantil—.

Para tal efecto, es preciso recordar que: “La coincidencia del nombre o imagen con el signo que pretende registrarse corno marca es suficiente para demostrar que con ésta se afecta la identidad de la persona a quien corresponde ese nombre o imagen".1? 6.13. En consecuencia, por “afectación a la identidad” de una persona jurídica debe entenderse la posibilidad de generar riesgo de confusión o asociación a través del uso o registro de signos distintivos de la sociedad correspondiente.

Debiendo diferenciarse esta prohibición de la protección, más amplia, otorgada a los signos notorios, así como de aquellos otros supuestos que suponen la configuración de actos de competencia desleal o de casos de lesión al honor, la intimidad o la imagen de una persona moral. 1? 6.14. La “afectación al prestigio” de una persona jurídica debe entenderse como la “pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito”,** constituyendo en consecuencia, un criterio objetivo, al igual que el honor o la notoriedad.

Sin embargo, el “prestigio” abarca un concepto más objetivo, por ejemplo, una marca con prestigio es aquella que es considerada loable, positiva y de gran valor por su público, mientras que la notoriedad de una marca se refiere su “conocimiento generalizado en el sector pertinente del público”.?% Por su parte, el honor es una condición más interna, comprende aquel derecho que tenemos a la imagen y la intimidad personal y familiar abarcando conceptos como el de la protección de datos. 6.15.En consecuencia, el “prestigio” de una determinada persona jurídica se refiere a la percepción favorable o positiva (“pública estima”) de ésta por parte del público consumidor pertinente, la cual, a su vez, es resultado del mérito propio de la correspondiente persona jurídica.

Por lo tanto, a diferencia del criterio de notoriedad, que refiere al grado de conocimiento generalizado en el sector pertinente, el “prestigio” supone una valoración positiva, por parte del público consumidor, de la actividad desarrollada por la persona jurídica. LS 18 METKE, Ricardo. “Lecciones de Propiedad Industrial 111”. Baker 8 McKenzie, 2006, p. 104.

Véase, por ejemplo, RIVERA, Julio César, GIATTI, Gustavo y Juan Ignacio ALONSO. "La cuantificación del daño moral en los casos de lesión al honor, la intimidad y la imagen”. En: Revista Latinoamericana de Derecho, año IV, número 7-8, enero-diciembre de 2007, pp. 371-398. Cfr. Real Academia Española. "Diccionario de la lengua española”. Edición de Tricentenario.

“Prestigio”: Del lat. Praestigium. 1. m. Pública estima de alguien o de algo, fruto de su mérito. Véase, en ese sentido, GONZÁLEZ-BUENO CATALÁN DE OCÓN, Carlos. "Marcas notorias y renombradas en la ley y la jurisprudencia”. La Ley, Madrid, 2005, p. 110. 19 Proceso 490-1P-2015 6.16. Finalmente, cabe precisar que, si bien los conceptos de “prestigio” y “honor” se intersecan, no todo ataque al prestigio se considerará una vulneración del derecho al honor, sino que habrá que ver si ese ataque va más allá de la simple crítica.? 6.17.

En el presente caso, se deberá, en primer lugar, determinar la existencia de 7.1. 7.2. 7.3. un signo de titularidad de la sociedad que alega la afectación a su identidad o prestigio, como el nombre comercial, que puedan ser usados por parte de terceros. En segundo lugar, en caso de similitud y no de identidad, es preciso evaluar el grado de prestigio, reputación o imagen del signo distintivo en el mercado relevante, lo cual determinará a su vez la posibilidad de que la existencia de un riesgo de confusión o asociación con dicho signo pueda afectar también la propia identidad de la sociedad.

La solicitud realizada de mala fe La demandante argumentó que el registro de la marca “PUERTO PEÑALISA” se solicitó de mala fe. En este escenario, se abordará el tema propuesto. El segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 establece como causal de nulidad relativa que el registro de marcas se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que permea todo el sistema jurídico.

El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se encuentra sobre dicho principio. El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.

Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno.?2 GÓMEZ GARRIDO, Javier.

“Derecho al honor y persona jurídico-privada”, En: REDUR N? 8, diciembre de 2010, pp. 205-225, especialmente p. 214. Proceso 65-1P-2004. Marca “TAPA ROJA". Sentencia de 30 de junio de 2004. 20 7.4. 7.5. 7.6. 7.7. 7.8. 7.9. 7.10. Proceso 490-IP-2015 En cuanto a la “mala fe", este Tribunal ha establecido que: “para determinar sí una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal”.23 Ahora bien, una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.

Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro de marca debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de marcas.

La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado”, El aprovechamiento injusto del esfuerzo y la creatividad empresarial ajena puede ser el soporte del acto de mala fe. En este escenario entra en juego todo el arrojo empresarial que conlleva posicionar un signo en el mercado, sobre todo si dicho signo tiene un alto poder de penetración y recordación. En este sentido, el ordenamiento jurídico comunitario no puede validar que se usurpe, mediante una solicitud de registro de marca presentada de mala fe, el posicionamiento obtenido de un signo ajeno, o su valor creativo.

Ahora bien, el análisis que se haga debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro es de mala fe. Por "indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del que, por vía de inferencia, pueda generar una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de aprovechar toda la carga económica, de penetración en el mercado y de calidad de los productos y servicios que conlleva el signo solicitado para registro.

En consecuencia, se deberá analizar, entre otros factores, el conocimiento previo que tenía el solicitante del signo idéntico o similar. Tal conocimiento previo incluso se podría inferir del porcentaje de participación en el mercado Proceso 3-1P-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". Existen otras causales de irregistrabilidad que están íntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el Artículo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titutar de un signo idéntico o simitar al que se pretende registrar en el pals miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.

Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-1P-2012. Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el Articulo 137 de la Decisión 486, que se realiza cuando se solicita el registro de marcas para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 21 7.11. 7.12. 7.13, 8.1.

Proceso 490-IP-2015 relevante —de centros de veraneo en el presente caso- por parte de la empresa titular del signo notoriamente conocido. Esto tiene su razón de ser en lo reducido de ciertos mercados relevantes y la posibilidad de que el público consumidor pertinente asocie signos similares al signo notorio a un mismo origen empresarial.

Finalmente, cabe recordar que la parte final del segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 dispone, por otro lado, que “Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado”, lo cual equivale a decir que se trata de opciones judiciales con un plazo de prescripción limitado en el tiempo y por lo tanto el derecho para su interposición caduca.

El Tribunal advierte que la Oficina Nacional Competente no se puede escudar en que la oposición no fue oportunamente presentada, en virtud de su obligación de realizar de oficio el correspondiente examen de confundibilidad, así como de la necesidad de evitar un aprovechamiento indebido de signos notoriamente conocidos y un eventual riesgo de asociación, en aras de proteger al público consumidor.

De lo contrario, podría configurarse un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia. Se debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado en la presente providencia y, en consecuencia, analizar la situación concreta a los efectos de determinar si en el contenido del segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486, cabe la conducta realizada por el agente o si esta es susceptible de incluirse en otras acciones que constituyan el ejercicio también de una conducta realizada con mala fe.

El examen de registrabilidad que realiza la oficina nacional competente. Examen de oficio, autónomo, motivado e integral El Tribunal se referirá al tema en virtud a que en el proceso interno la SIC afirma que la resolución demandada es conforme a derecho por cuanto no se presentaron oposiciones dentro del plazo legal previsto para ello. En este sentido, la referida entidad manifestó que no se presentaron oposiciones dentro del trámite de registro y por lo tanto, no hay interés para ser parte del proceso.

El Artículo 150 de la Decisión 486 dispone que vencidos los 30 días otorgados por el Artículo 148 si no se hubiesen presentado oposiciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad, de donde resulta que el mismo es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en el caso de que no se hubiesen presentado oposiciones.

Por lo tanto, la Oficina Nacional Competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o negar el registro. 22 8.3. 8.4. Proceso 490-1P-2015 El examen de fondo sobre la registrabilidad del signo tiene carácter obligatorio y, en el presente caso, la SIC realizó un análisis de registrabilidad de oficio. Por lo anterior, se hace necesario tratar el tema del análisis de la autonomía de la oficina de registro de marcas.

El Título Il de la Decisión 486 regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las Oficinas Nacionales Competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad, determinándose como características de dicho examen: 8.4.1. El examen de registrabilidad se realiza de oficio. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad así no se hubieren presentado oposiciones, o no hubiere solicitud expresa de un tercero. 8.4.2.

El examen de registrabilidad es integral. La Oficina Nacional Competente al analizar si un signo puede ser registrado como marca debe revisar si cumple con todos los requisitos de Artículo 134 de la Decisión 486, y luego determinar si el signo solicitado encaja o no dentro de alguna de las causales de irregistrabilidad consagradas en los Artículos 135 y 136 de la misma norma. 8.4.3.

En consecuencia con lo anterior y en relación con signos de terceros, la Oficina Nacional Competente, así hubiera o no oposiciones, deberá revisar si el signo solicitado no encuadra dentro de los supuestos de irregistrabilidad contempiado en el Artículo 136. Adicionalmente, es necesario precisar que el examen de registrabilidad debe ser plasmado en la Resolución que concede o deniega el registro de marca.

Esto quiere decir que la Oficina Nacional Competente no puede mantener en secreto dicho examen y, en consecuencia, la resolución respectiva, que en últimas es la que se notifica al solicitante, debe dar razón del análisis efectuado. Con lo mencionado, se estaría cumpliendo con el principio básico de la motivación de los actos. Por demás, se debe agregar otro requisito: que este examen de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo, tanto en relación con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como con las decisiones emitidas por la propia Oficina; esto significa, que se debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para el procedimiento en cuestión, independiente del análisis efectuado ya sobre signos idénticos o similares.

No se está afirmando que la Oficina Nacional Competente no tenga límites a su actuación, o que no puede utilizar como precedentes sus propias 23 Proceso 490-IP-2015 actuaciones, sino que ésta tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Además, los límites a la actuación de dichas oficinas se encuentran marcados por la propia norma comunitaria, y por las respectivas acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos?5, En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2010-00451, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ' 3 Cecilia Lis Ayllón Quinteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRADO | Á ( Á Y A ez Hernán ro Za ño > Hugo Ramiro Gómez Apac ¡AG DO MAGISTRADO a Criterios jurisprudenciales adoptados por el Tribunal en los proceso 353-1P-2015, de 19 de febrero de 2016, (marca PUERTO PEÑALISA); proceso 17-1P-2013 de 10 de abril de 2013, proceso 40-1P-2004 de 7 de julio de 2004, proceso 03-IP-2005 de 9 de marzo de 2005, proceso 167-IP-2005 de 16 de noviembre de 2005. 24 Proceso 490-IP-2015 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Y! Cecilia Lisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 490-1P-2015 25