Año XXXIV – Número 3033 Lima, 31 de mayo de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 12-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador. Expediente interno del Consultante: 17811-2013-1733. Referencia: Signos involucrados, “POROLINE” y “PEROLAYNE” (denominativos).
PROCESO 47-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00379. Referencia: Signos involucrados: FAJITEX (mixto) y FAJATE (mixto) PROCESO 60-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Comercio de la Corte Superior de Justicia de Lima.
Expediente interno del Consultante: 00034-2013-0-1801-JR-CA-03. Referencia: MERKAT (marca mixta) / MERCK (marcas denominativas y mixtas) MERCK SERONO (marca denominativa) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 31/05/2017 2 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso: 12-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador.
Expediente interno del Consultante: Referencia: 17811-2013-1733 Signos involucrados, (denominativos). "POROLINE" y "PEROLAYNE" Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio No. 0059-TDCA-GF, del 11 de enero de 2016, recibido físicamente el 19 de enero de 2016, mediante el cual el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con el fin de resolver el Proceso Interno No. 17811-2013-1733.
El Auto de 3 de abril de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial. A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: VULCAN MATERIAL PLÁSTICO S.A. Proceso 12-IP-2016 GACETA OFICIAL Demandados: 31/05/2017 3 de 55 INSTITUTO ECUATORIANO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL, IEPI REPÚBLICA DEL ECUADOR. NACIONAL DIRECTOR INDUSTRIAL DEL IEPI. DE PROPIEDAD PROCURADOR GENERAL DEL ESTADO. Tercero interesado:
2. CIPATEX IMPREGNADORA TECIDOS LTOA. DE PAPEIS E Hechos Relevantes: 2.1. El 14 de febrero de 1997 CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTOA. solicitó ante el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (en adelante, IEPI), el registro del signo POROLINE (denominativo) para distinguir todos los productos de la Clase 24 de la Clasificación Internacional de Niza.1 2.2.
Una vez publicada la solicitud referida en la Gaceta de Propiedad Intelectual, dentro del término correspondiente, el 27 de febrero de 1998, VULCAN MATERIAL PLÁSTICO S.A. presentó observación a la indicada solicitud, con base en su marca notoria PEROLAYNE (denominativa), que distingue productos de la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza, 2 registrada en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay. 2.3.
El 26 de marzo de 1999, mediante Resolución 969430, el IEPI resolvió rechazar la observación y conceder el registro de la marca PAROLINE 2.4. El 30 de julio de 1999, VULCAN MATERIAL PLÁSTICO S.A. presentó demanda contencioso administrativa con el objeto de que se declare ilegal la referida Resolución 969430. 2.5. El 13, 14 y 21 de septiembre de 1999, la Procuraduría General del Estado, el Presidente del IEPI y el Director Nacional de Propiedad Industrial encargado del IEPI, respectivamente, presentaron sus contestaciones a la demanda.
El 7 de enero de 2000, CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS L TOA. hizo lo propio. 2.6. Mediante providencia del 12 de junio de 2014, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 1 de Quito de la República del Ecuador, • Clase 24: NTejidos y sustitutivos de tejidos; ropa de cama; ropa de mesa". Clase 17: ucaucho, gutapercha, goma, amianto y mica en bruto o semielaborados, asl como sucedáneos de estos materiales; productos de materias plásticas semielaborados; materiales para calafatear, estopar y aislar; tubos flexibles no metálicos". 21 - 2 Proceso 12-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 4 de 55 decidió suspender el procedimiento y solicitar Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda presentada por VULCAN MATERIAL PLÁSTICO S.A. 3.1. Señaló que la marca solicitada intenta aprovecharse del prestigio que gozan los productos protegidos por la marca PEROLAYNE, por lo que la marca POROLINE induciría al público consumidor a error y a confusión. 3.2. Indicó que la marca POROLINE tiene una extremada semejanza auditiva, fonética y visual con la marca PEROLAYNE. 3.3.
Sostuvo que la marca PEROLAYNE es una marca notoriamente conocida cuya protección va más allá de los límites de la clase internacional. 3.4. Manifestó que en la etapa probatoria demostrará que los productos protegidos por las marcas sí tienen afinidad, por lo que dada la similitud de las marcas se presentaría riesgo de confusión 4. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el Presidente del IEPI 4.1.
Se ratificó la Resolución No. 969430 por guardar conformidad con la legislación andina y nacional. 5. Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el Director Nacional de Propiedad Industrial del IEPI 5.1. Expresó que el registro de la marca POROLINE no produciría riesgo de confusión o error para los consumidores, respecto del origen empresarial de los productos, por lo que el otorgamiento de su registro no contraviene la Decisión 344. 6.
Argumentos de la contestación a la demanda presentada por el Procurador General del Estado 6.1. Planteó que este litigio es de competencia del IEPI. 7. Argumentos por parte del tercero interesado, IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA. CIPATEX 7.1. Manifestó que no es cierto que la marca PEROLAYNE sea una marca notoria, no habiéndose presentado en el trámite administrativo, documentación alguna que demuestre la supuesta notoriedad. 3 Proceso 12-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 5 de 55 7.2.
Señaló que la marca PEROLAYNE no está registrada en el Ecuador ni en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, por lo que no puede gozar del derecho exclusivo que se obtiene por medio del registro. 7.3. Sostuvo que la marca POROLINE es suficientemente distintiva, y que las marcas en conflicto, en su conjunto, son gráfica, visual y auditivamente distintas, por lo que no causarían confusión en el consumidor.
Una prueba fehaciente de la distintividad de la marca POROLINE frente a la marca PEROLAYNE es la coexistencia pacífica de las mismas en los países en que está registrada la marca de la actora (Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay). 7.4. Indicó que no existe ninguna relación entre los productos que protege la Clase 17 de la Clasificación Internacional de Niza con los que protege la Clase 24, por lo que son productos distintos.
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS El Tribunal consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. No procede la interpretación de los Artículos 81 y 82, literales a) y h), por no corresponder a temas objeto de la controversia que origina la presente consulta.
Únicamente procede la Interpretación del Artículo 83 literales a) y d). De oficio se interpretarán los Artículos 83 literal e), 84, 93 y 102 ibídem.3 3 Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. �( ) Articulo 83.· Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca a) anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error ( ) d) e) ( ) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distinUvo notoriamente conocido en el pals en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios disUntos.
Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el leglUmo titular de la marca notoriamente conocida; Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;
Articulo 84.· Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: 4 Proceso 12-IP-2016 GACETA OFICIAL c. 1. 31/05/2017 6 de 55 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 2. 3. 4. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba. El procedimiento de observación al registro de marca solicitada. El derecho al uso exclusivo de la marca D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. La irregistrabilidad de signos por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos. 1.1.
En el proceso interno se discute la registrabilidad del signo POROLINE ya que se afirma que es confundible con la marca PEROLAYNE (ambos denominativos), razón por la cual es pertinente referirse a la irregistrabilidad de signos por identidad o similitud y las reglas para el cotejo de signos distintivos. Para esto se reitera lo expresado por el Tribunal en la Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 299-IP-2014 del 15 de julio de 2015. 1.2.
El literal a) del Artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, consagra una causal de irregistrabilidad que tiene que ver específicamente con el requisito de distintividad. Establece que no son registrables como marcas, signos que sean idénticos o similares a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios relacionados, de manera tal que pueda producir error en el público consumidor. 1.3.
Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se estaría atentando contra el interés del titular de la marca que haya sido registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a a) b) c) d) (...) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; La antigüedad de la marca y su uso constante; El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. MArtículo 93.· Dentro de los treinta dlas hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado.
A los efectos del presente articulo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros.
( ) Artículo 102.· El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente". ( r. 5 Proceso 12-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 7 de 55 que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y, como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de los productos o servicios que desea adquirir. 1.4.
De conformidad con lo expuesto, la Autoridad Nacional Competente debe observar y establecer si entre los signos en conflicto existe identidad o semejanza, para determinar luego si esto es capaz de generar confusión entre los consumidores. De la conclusión a que se arribe, dependerá la registrabilidad o no del signo. 1.5. La similitud entre dos signos puede darse desde diferentes ámbitos: La similitud ortográfica.
Se da por la semejanza de las letras entre los signos a compararse. La sucesión de vocales, la longitud de la palabra o palabras, el número de sílabas, las raíces o las terminaciones iguales, pueden incrementar la confusión. La similitud fonética. Se da por la coincidencia en las raíces o terminaciones, y cuando la sílaba tónica en las denominaciones comparadas es idéntica o muy difícil de distinguir.
Sin embargo, se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso para determinar una posible confusión. La similitud ideológica. Se configura entre signos que evocan una idea idéntica o semejante. 1.6. Reglas para el cotejo de signos distintivos 1.6.1. Se deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, aplicando para ello los siguientes parámetros: a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto, es decir, cada signo debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente hacerlo de manera simultánea, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes momentos. c) Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, pues en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de asociación. 6 Proceso 12-IP-2016 GACETA OFICIAL d) 31/05/2017 8 de 55 Al realizar la comparación es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, siendo un elemento importante para el examinador determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. 1.7.
Para establecer la similitud entre dos signos distintivos, se deberá proceder al cotejo de los signos en conflicto, para luego determinar si existe o no riesgo de confusión o de asociación, acorde con las reglas establecidas en la presente providencia. Se debe tener en cuenta, que basta con la posibilidad de riesgo de confusión o de asociación para que opere la prohibición de registro. 1.8.
Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos en frente de productos que se dirigen a la población en general. 2.
La marca notoriamente conocida. Su protección y prueba 2.1. Se ha indicado en el proceso interno que da curso a la presente Interpretación Prejudicial, que la marca PEROLAYNE es una marca notoriamente conocida, por lo que se abordará el tema con base en reiterada jurisprudencia del Tribunal. 4 2.2. La marca notoriamente conocida o simplemente marca notoria, es aquella conocida y difundida en una colectividad de individuos pertenecientes a un grupo determinado de consumidores de cierto tipo de bienes o servicios. 2.3.
La marca notoria es la que goza de difusión t es decir que es conocida por los consumidores o usuarios del tipo de productos o servicios que la marca ampara, la marca no es notoria desde su nacimiento y alcanzar esta calidad dependerá de circunstancias de desarrollo comercial, de tal modo que con el transcurso del tiempo y el cumplimiento de ciertas condiciones una marca común puede llegar a convertirse en notoria. 2.4.
Una marca no es notoria desde su aparición en el mercado, y tal condición constituye un estatus superior al que han llegado ciertas marcas en virtud de la calidad de los productos que distinguen, permanencia en el mercado, aceptación y conocimiento entre los consumidores, entre otros factores. 2.5. La notoriedad de la marca se construye a través del esfuerzo, trabajo, e inversión de su titular, quien ha difundido el signo distintivo en el mercado y 4 Entre otras. ver las Interpretaciones Prejudiciales emítfdas en los procesos 299-IP-2014 ya referida; 106-IP-2010 del a de abril de 2011; 114-IP-2003 del 19 de noviembre de 2003; 26-IP-2007 del 11 de abril de 2007. 7 Proceso 12-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 9 de 55 ha establecido ciertos parámetros de calidad en sus productos; por esto, esta circunstancia requiere una protección especial a fin de evitar que terceros pretendan aprovechar maliciosamente el prestigio ajeno. 2.6.
La Normativa Comunitaria protege a la marca notoriamente conocida de una manera especial y reforzada. Esta protección se puede abordar de dos maneras: en relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas y en relación con los diferentes tipos de riesgos a los que se exponen los signos distintivos en el mercado. 2.7. En relación con los principios que gobiernan el derecho de marcas y su relación con las marcas notorias, cabe señalar Jo siguiente: 2. 7.1.
El principio de especialidad Los literales d) y e) del Artículo 83 de la Decisión 344, advierten que la marca notoriamente conocida será protegida independientemente de la clase para la que fue registrada. En consecuencia, no solamente será protegida en relación con productos o servicios idénticos, similares o conexos, sino en relación con cualquier clase de productos o servicios. 2. 7.2.
El principio de territorialidad Este principio determina la protección de la marca notoriamente conocida en el país donde se solicita la protección: el literal d) del Artículo 83 de la Decisión 344 establece una protección de los signos notoriamente conocidos más allá del principio de territorialidad. Ya no solo se protegen a los signos notorios en el País Miembro donde se solicita la protección, sino que se protegen en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.
Ahora bien, ¿Qué significa que sea notorio en el "comercio subregional" y "comercio internacional sujeto a reciprocidad"? Que sea notorio en el comercio subregional significa que el signo debe ser notoriamente conocido en por lo menos uno de los Países de la subregión. Que sea notorio en el comercio internacional sujeto a reciprocidad, o que sea una marca notoria extracomunitaria, significa que el signo sea notoriamente conocido en un país o grupo de países no pertenecientes a la Comunidad Andina, siempre y cuando dichos países otorguen igual protección a los signos notoriamente conocidos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, de conformidad con el principio de la reciprocidad. 8 Proceso 12-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 10 de 55 2.8.
En el ámbito de la Decisión 344 el signo notoriamente conocido tanto en el mercado como tal, como en el ámbito registra!, se encuentra protegido contra el riesgo de confusión, asociación y dilución, de conformidad con el Artículo 83 literal a) de la Decisión 344, que habla de "error'' y, por lo tanto, se deben hacer las siguientes precisiones: 2.8.1.
Los consumidores pueden caer en error por confusión o por asociación, pues podrían pensar que están obteniendo un producto diferente al que están comprando (confusión directa), y/o que el producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta), y/o pensar que empresas que comercializan productos con diferentes marcas tienen relación o vinculación entre sí (riesgo de asociación).
Por lo tanto, el error puede ser por confusión o asociación y, en consecuencia, las marcas se encuentran protegidas contra dichos riesgos. 2.8.2. Si bien el literal mencionado se refiere a las marcas ordinarias, la protección contra el riesgo de asociación también es extensiva a las marcas notoriamente conocidas, dado que éstas gozan de mayor protección. Por lo tanto, en este escenario no puede pensarse que mientras las marcas ordinarias se protegen contra el riesgo de asociación, las notoriamente conocidas no. 2.8.3.
Aunque el literal e) del Artículo 83 de la Decisión 344 sólo se refiera al término confusión, como se mostró anteriormente, la marca notoriamente conocida también es protegida contra el riesgo de asociación. 2.9. La prueba de la notoriedad 2.9.1. La notoriedad de una marca es un hecho que se prueba, bien sea ante el Organismo Administrativo o ante el Juez Competente, según sea el caso.
Por tanto, no basta con alegar la supuesta notoriedad de una marca sino que es imprescindible que dicha notoriedad sea probada. 2.9.2. De acuerdo con el Artículo 84 de la Decisión 344, para que se pueda determinar si una marca es notoriamente conocida se debe tener en cuenta, entre otros: a) b) c) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; La antigüedad de la marca y su uso constante; 9 Proceso 12-IP-2016 GACETA OFICIAL d) 31/05/2017 11 de 55 El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. 2.1 O. El examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido 2.10.1.
Con los efectos mencionados, el examen de registrabilidad de un signo notoriamente conocido debería ser diferente al examen que se haría de un signo ordinario. Lo anterior no quiere decir que una marca por ser notoria tenga indefectiblemente derecho a su registro, ya que el registro de toda marca, aún en el caso de ser notoria, deberá atender al respectivo análisis de registrabilidad que practica la oficina nacional competente. 2.10.2.
Lo que se está afirmando es que dicho análisis debe ser diferencial y complejo, es decir, debe darse atendiendo al hecho de que la marca notoria ya es distintiva en el comercio subregional o en un país sujeto a reciprocidad y, por lo tanto, el análisis de confundibilidad debe ser, por un lado, más distendido teniendo en cuenta el gran prestigio que ha sido ganado por la marca notoriamente conocida, y por el otro, muy riguroso a fin de evitar la confusión en el público consumidor, teniendo en cuenta las características de la marca opositora, es decir, teniendo en cuenta factores como la notoriedad de la marca opositora, la clase de productos que se pretende registrar, 5 etc. 3.
El procedimiento de observaciones al registro de marca solicitado 3.1. En el caso objeto de la presente Interpretación Prejudicial se ha indicado que VULCAN MATERIAL PLÁSTICO S.A. presentó observaciones a la solicitud de registro de la marca POROLINE, fundamentándose principalmente en ser titular de la marca PEROLAYNE, registrada en Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay.
Por tanto, el Tribunal estima adecuado referirse a este tema conforme a lo manifestado en reiterada jurisprudencia.6 3.2. El Artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, disciplina un procedimiento previo, según el cual, una vez admitida la solicitud de registro, la oficina nacional competente deberá proceder a su publicación. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, cualquier persona, provista de interés legítimo, podrá presentar observaciones al registro solicitado.
Se ha considerado que, ante la petición de registro de un signo idéntico o similar, el titular de un signo ya registrado, o ya solicitado para registro, tiene interés legítimo para hacer observaciones, del mismo modo que el titular de una marca notoriamente conocida por los sectores 5 No es lo mismo un análisis en relación con marcas que protegen productos farmacéuticos que con otro tipo de marcas.
Entre otros, ver los criterios sentados en la Interpretación Prejudicial emitida en el proceso 12-lP-2006, del 19 de abril de 2006. 10 Proceso 12-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 12 de 55 interesados en el país en el que se solicita el registro del signo del tercero, o en el comercio subregional, o en el internacional sujeto a reciprocidad. 3.3.
La oficina nacional competente podrá admitir las observaciones a trámite, o rechazarlas por extemporáneas, o porque se fundamenten en una solicitud posterior, o en tratados no vigentes en el País Miembro en que se haya solicitado el registro, o porque el observante no haya pagado las tasas de tramitación correspondientes. 4. El derecho al uso exclusivo de la marca 4.1.
En la causa que da origen a la presente consulta, el tercero interesado, CIPATEX IMPREGNADORA DE PAPEIS E TECIDOS LTDA., ha señalado que la marca PEROLAYNE no está registrada en el Ecuador ni en los demás Países Miembros de la Comunidad Andina, por lo que no puede gozar del derecho exclusivo que se obtiene por medio del registro. Por tanto, se estima adecuado desarrollar este tema, regulado en el Artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, conforme a reiterada jurisprudencia de este Organismo. 7 4.2.
El registro del signo como marca, en la oficina competente de uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina, configura el único acto constitutivo del derecho de su titular al uso exclusivo del signo. Este derecho le confiere la posibilidad de ejercer acciones positivas a su respecto, así como de obrar contra los terceros que, sin su consentimiento, realicen cualquier acto de aprovechamiento de la marca, prohibido por la Decisión 344. 4.3.
Sobre la posibilidad de obrar contra cualquier tercero, el titular tendrá el derecho de oponerse, de presentar observaciones al registro de otra marca solicitada, tanto en el país de registro como en los demás Países Miembros, cuando quiera que con ellos se afecte su interés legítimo. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el proceso interno 17811-2013-1733, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
Ibídem. Asimismo, ver la Interpretación emitida en el proceso 09-IP-98, del 15 de mayo de 1998. 11 Proceso 12-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 13 de 55 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. iu� l Cecilia Luisa �uinteros MAGISTRADA Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Cecilia tti:linteros PRESIDENTA Notifíquese al Tribunal consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. PROCESO 12-IP-2016 12 GACETA OFICIAL 31/05/2017 14 de 55 Quito, 03 de abril de 2017 Proceso: 47-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00379 Referencia: Signos involucrados: FAJITEX (mixto) y FAJATE (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0203, de 27 de enero de 2016, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00379; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. 1 Ce Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 15 de 55 Tercero interesado: INVERSIONES FAJITEX S.A.S. 2. Hechos relevantes 2.1. El 4 de marzo de 2011, la sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A.S., solicitó1 ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo FAJITEX (mixto) que pretende distinguir productos de la Clase 25 2 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). 2.2.
El 2 de junio de 2013, Marlene Prada Bautista, cedente de la marca FAJATE a la sociedad INVERSIONES MAGEN S.A.S., presentó oposición a la solicitud de registro como marca del signo FAJITEX (mixto), por ser similar y confundible con las marcas notorias de su propiedad, FÁJATE (mixtas). �11e.unn1 2.3. El 31 de octubre de 2011, mediante Resolución 60645, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y concedió el registro como marca del signo FAJITEX (mixto). 2.4.
El 2 de diciembre de 2012, INVERSIONES MAGEN S.A.S., presentó Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación contra la Resolución 60645; los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones 27949 de Expediente Administrativo N" 11- 218102. Clase 25: Prendas de vestir. calzado. art,cu/os de sombrerería. 2 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 16 de 55 30 de abril de 2012 y 10262 de 18 de marzo de 2013, ambas confirmando la decisión inicial.
2.5. INVERSIONES MAGEN S.A.S. presentó3 Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones 60645, 27949 y 10262. 2.6. El 19 de septiembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, admitió la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por la sociedad INVERSIONES MAGEN S.A.S., contra las Resoluciones 60645, 27949 y 10262. 2.7.
El 17 de enero de 2014, la SIC dio contestación a la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. 2.8. El 4 de febrero de 2014, INVERSIONES FAJITEX S.A.S., dio contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho como tercero interesado. 2.9. Mediante Auto de 23 de junio del 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad INVERSIONES MAGEN S.A.S., en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "( ) Se transgredió el literal h) del artículo 136, por cuanto la Superintendencia, dentro de la Resolución desconoció el carácter notorio de la marca FAJA TE para el periodo comprendido entre el año 2011 y octubre 2012, y en consecuencia dejo de aplicar el literal h), y ello desconociendo que esa misma entidad ya tenla por probado tal hecho en el expediente donde se discutía dicha notoriedad". 3.2.
"( ) Tal sustentación carece de validez, si tenemos en cuenta que la misma Superintendencia de Industria y Comercio, se pronunció nuevamente sobre la notoriedad de la marca FAJA TE, mediante Resolución No. 2535 del 30 de enero de 2014 dentro del expediente 12120206, por virtud de la cual se reconoció la notoriedad de la marca FAJA TE para distinguir fajas moldeadoras y post- quirúrgicas, productos comprendidos en la clase 1O internacional': 3 De la revisión del Expediente no es posible determinar la facha de presentación de la demanda, 3 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 17 de 55 3.3.
"( ) Igualmente, es preciso advertir que el reconocimiento de notoriedad no se limita a la clase de nomenclátor internacional en la que fuere reconocida una marca, sino que tal carácter se extiende a los productos que si bien no pertenecen a la misma clase están estrechamente relacionados, como sucede en el presente caso, en donde se reconoció la notoriedad de la marca FAJATE para identificar fajas moldeadoras y post-quirúrgicas, productos comprendidos en la clase 10 internacional, los cuales están estrechamente relacionados con /os productos que pretende distinguir el signo FAJITEX': 3.4.
"( ) Al encontrarse en presencia de una marca notoria como FAJA TE, la Superintendencia de Industria y Comercio debió realizar un análisis más riguroso de los signos en cotejo, evidenciando así /as similitudes existentes que generan en la mente del consumidor un riesgo de confusión no so/o respecto de los productos así marcados sino respecto al origen empresarial de /os mismos·: 3.5.
"( ) Igualmente, al analizar el campo ortográfico o visual de los signos en comparación se evidencia que los mismos presentan similitud en las palabras que lo conforman pues contienen prácticamente la misma sucesión de vocales colocadas en el mismo orden, FÁJATE vs FAJITEX a excepción de la letra I intermedia, además tiene exactamente la misma sucesión de consonantes, FAJA TE vs FAJITEX, contienen igual número de silabas, contiene exactamente las mismas raíces y muy parecidas terminaciones, que indiscutiblemente incrementan el grado de confusión entre las marcas en disputa, la única diferencia en las consonantes radica en la letra x al final': 3.6.
"( ) bajo estos parámetros, visual u ortográfico y fonéticamente los signos FAJA TE y FAJITEX tienen una semejanza tal que le impide a este último ser una marca distintiva respecto de los productos de la case 25 internacional, tales similitudes generan en la mente del consumidor un riesgo de confusión no solo respecto de los productos así marcados sino respecto el origen empresarial de los mismos·: 3.7.
"( ) Si bien el signo FAJITEX cuenta con características figurativas, estas no resultan suficientemente distintivas para superar las similitudes existentes con los signos previamente registrados y solicitados por mi representada generando error y confusión en el consumidor': 3.8. "( ) al identificar los mismos productos, /os signos en cotejo comparten los mismos medios de publicidad y tienen la misma naturaleza y finalidad, por lo cual los productos pueden ser de uso conjunto o complementario". 3.9.
"(...) se encuentra plenamente demostrado que el presente caso se cumple a cabalidad los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en 4 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 18 de 55 los literales a y h del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, toda vez que el signo FAJITEX presenta similitudes con las marcas notorias FAJA TE previamente registradas y/o solicitadas por INVERSIONES MAGEN S.A.S. y además pretende identificar los mismos productos, respecto de los cuales el uso del signo FAJITEX puede causar riesgo de confusión o de asociación sobre el origen". 4.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1. "( ) la Dirección de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidieron legal y válidamente las resoluciones acusadas, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca "FAJITEX" (Mixta), solicitada por la sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza'� 4.2.
"( ) La SIC, señaló que las semejanzas se fundan en particu/as evocativas que son débiles para identificar productos comprendidos en la clase 25 Internacional, asf pues, los signos cuentan con elementos adicionales que los hacen diferenciab/es para los consumidores en general". 4.3. "( ) los signos confrontados comparten una partícula débil para los productos de la clase 25 Internacional, toda vez que es indicativa de la expresión faja, el cual es uno de los productos que se comercializan bajo las marcas en cuestión. Así pues, cada uno de los signos cuenta con elementos adiciona/es que permiten diferenciar/os en el mercado". 4.4.
"(...) el componente predominante es el vocablo "FAJITEX': no sólo por la fuerza de que están dotadas las palabras (que le permiten al consumidor acceder al producto solicitado por su nombre), sino además por cuanto sus componentes visuales no añaden algún concepto diferente a /os que se extraen de la lectura del componente verbal, y por su tamaño y ubicación dentro del conjunto'� 4.5.
"( ) la marca mixta FAJITEX concedida cuenta con elementos adicionales que la hicieron registrable, pues sumado a la diferencia verbal que presentan los registros invocados por la demandante, está dotado de características gráficas que lo hacen novedoso, por la representación de un tipo especial de grafía de trazo delgado, acompañado de la imagen de una mariposa'� 5 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 19 de 55 4.6.
"( ) se tiene que las marcas FAJITEXIFÁJATE no existen semejanzas que generen confusión, por Jo que puede el consumidor fácilmente diferenciarlas en el mercado, en la clase 25 concedidas". 4.7. "(...) Los signos poseen evidentes distinciones de carácter gráfico y ortográfico, para el caso en concreto la etiqueta FAJITEX tiene un elemento gráfico preponderante y las letras se encuentran con un tipo especial de grafía de trazo delgado, acompañado de una imagen de una mariposa': 5.
Argumentos del tercero interesado INVERSIONES FAJITEX S.A.S., en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 5.1. "( ) la marca solicitada FAJITEX (mixta) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabílidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina·: 5.2.
"( ) Las marcas si bien es cierto comparten la inicial FAJ evocativa de faja, las terminaciones ITEX y A TE le otorgan a cada una la distintividad requerida para coexistir en el mercado. Respecto de la marca opositora F FAJA TE existe aún mayor diferencia, toda vez que ésta cuenta con la consonante F adicional': 5.3. "( ) Es importante reiterar que la inicial FAJA/FAJI es evocativa de la palabra FAJA y por lo tanto es una expresión débil para identificar productos de la clase 25 internacional, en consecuencia, no es una expresión apropiable por ningún empresario ni mucho menos es un factor de similitud ni de identificación de marcas en el mercado, en consecuencia, el hecho de compartir la expresión FAJA / FAJI no es ningún fundamento para negar la solicitud de registro de la marca FAJITEX (mixta)". 5.4.
"( ) Desde el punto de vista fonético, tampoco existen semejanzas entre /os signos, en primer lugar, por las diferencias ortográficas ya anotadas, que conllevan a diferencias claras en la pronunciación de las marcas". 5.5. "( ) la marca solicitada FAJITEX (mixta) es evocativa de faja y textil o textiles, es decir, estamos frente la combinación de elementos genéricos, descriptivos o comunes que confirman un signo que resulte distintivo considerando en su conjunto, y por lo tanto registrable". 5.6.
"(...) nos encontramos frente a una marca lo suficientemente distintiva, por estar compuesta no solamente en su parte denominativa de un 6 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 20 de 55 conjunto de expresiones evocativas que dan como resultado una expresión ingeniosa FAJITEX, sino por sus elementos gráficos adiciona/es ya descritos". 5. 7.
"( ) existen muchas marcas que cuentan con la expresión FAJA que identifican diferentes orígenes empresaria/es para el mercado de las fajas y textil que actualmente se encuentran vigentes y registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio'� B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artfculo 136 Literales a)4 y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpreta por ser aplicable a la controversia.
De oficio se interpretarán los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 486 5 por cuanto se discute la presunta notoriedad de un signo distintivo. ' Artfculo 136.- Na podrán registrarse como marcas aquellas signas cuyo uso en el comercia afectara indebidamente un derecha de tercero, en partíeular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro a registrada por un tercero, para los mismos productos a servicios, o para productos o servicios respecta de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripcíón, total o parcial, de un signa distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean las productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación can ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusta del prestigio del signa; a la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercia/ o publicitario.
Articulo 224.- Se entiende por signa distintiva notoriamente conocida el que fuese reconocido como tal en cualquier Pafs Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio par el cual se hubiese hecho conocido. Articulo 228.· Para detenninar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, las siguientes lactares: a) et grado de su conocimiento entre fas miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su ull1ización, dentro a fuera de cualquier Pais Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a las que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a las que se aplique: e} las cifras de ventas y de ingresas de la empresa titular en lo que respecta al signa cuya notoriedad se alega, tanta en el plana internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente a adquirida del signo; g} el valar contable del signo como activo empresarial; h) el valumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o líeencia del signo en determinado territorio; o, 1J la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento par el titular del signa en el Pals Miembro en que se busca protección;
JJ /os aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signa distintivo en el Pats Miembro o en el extranjero. Articulo 229.- No se negará la calidad de notario a un signo par el solo hecha que: a} no esté registrada o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero: b) no haya sida usada a na se esté usando para distinguirproductos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro; o, 7 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 21 de 55 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 4. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud.
Similitud ortográfica, fonética, conceptual, figurativa o gráfica e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. La comparación entre signos mixtos Las expresiones evocativas en la conformación de marcas (FAJA y FAJI). La marca notoriamente conocida, su protección y prueba.
D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual, figurativa o gráfica e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 2. 3. 1.1. En vista de que en el proceso interno se discute si los signos "FAJITEX" (mixto) y "FAJATE" (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artfculo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136. • No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para /os mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación". 1.2.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 6 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la e) no sea notoriamente conocido en el e)(/ranjero. 6 Procesos 691·/P-2015 de fecha 21 de juliO de 2016, 648-IP-2015 y 668-fP-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 8 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 22 de 55 posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. 1.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca. 1.5.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 7 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las ralees o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. lbldem. 9 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL d) 31/05/2017 23 de 55 Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas: 8 • a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, si es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población). lbidem. 10 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 24 de 55 Para el caso de los denominados productos de consumo selecUvo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería 9• 1.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 2.
La comparación entre signos mixtos 2.1. El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que tanto el signo solicitado FAJITEX, como la marca opositora FAJATE, son mixtas. 2.2. Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.
En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habria riesgo de confusión 10; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2.
Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: 11 a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. Proceso 9·1P·2001 del 27 de abril de 2001. 'º lf Proceso 129./P·2015de 20dejulio de 2015.
Proceso 81./P,2015 de 20 de julio de 2015. 11 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 25 de 55 b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. e) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro 12.
En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 13 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. 12 IJ Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161·1P·2015 del 27 de octubre de 2015.
Procesos 1·1P·2005 de 9 de ma120 de 2005; 12·1P·2014 de 14 de marzo de 2014. 12 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 26 de 55 d} Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. e} Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema.
Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 14 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport istas, deport-ólogo, depert e; deporl ivo, deporfw.istas.
Los segundos, son fragmentos m[nimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición15. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 1. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.
Por lo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. 2.4. Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos FAJITEX (mixto), solicitado por INVERSIONES FAJITEX S.A.S., y FAJATE (mixto), registrada a favor de INVERSIONES MAGEN S.A.S. 3.
Las expresiones evocativas en la conformación de marcas (FAJA y FAJI} 3.1. La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que los signos confrontados comparten una particula débil para los productos de la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, toda vez que es indicativa de la expresión faja. Asi mismo la parte demandada argumentó 14 " RAE: unidad mfnima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr.
En enterráis. RAE: 1. 2. 3. m. Gram. Unidad mfnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s. -ero. m Gram. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mas contiene dos morfemas: persona, primera y número. plural. 13 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 27 de 55 que si bien es cierto la inicial FAJ/FAJI es evocativa de la palabra FAJA, ésta no es apropiable por cualquier empresario ni tampoco pueden ser monopolio de un solo empresario, por lo cual, el hecho de que ambas marcas FAJITEX y FAJATE evoquen una idea similar no puede ser el único fundamento para impedir el registro de una marca por supuestamente inducir a error al público consumidor, más aún cuando se ha determinado que las marcas no se perciben igual debido a que tienen estructura ortográfica diferente y producen sonido diferente al ser pronunciadas por ser denominaciones distintas. 3.2.
Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio. 3.3.
Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrian configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, ralees o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 3.4.
En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos. 3.5.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte. 3.6.
En consecuencia, se deberá establecer si existe algún grado evocativo en la partícula FAJI/FAJA, contenida en las marcas en conflicto, y si cada una puede tener su propia fuerza distintiva para coexistir en el mercado, considerando los productos de la clase internacional que identifican 14 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 28 de 55 (Clase 25), o si por el contrario no existe proximidad entre "signo producto", para llegar a deducir que la marca previamente registrada tiene un poder de oposición fuerte, o si en cambio le resulta evidente un elevado grado de cercania entre esta marca y el producto que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos. 4.
La marca notoriamente conocida, su protección y prueba 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca FAJATE (mixta) es notoriamente conocida para el periodo comprendido entre el año, 2011 y octubre 2012. Por lo que se abordará el tema propuesto de conformidad con la linea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición de marca notoria 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Articules 224 a 236. 4.3. El Artículo 224 de la Decisión 486, establece: nse entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 4.4.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes caracteri sticas: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son 1ª: Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. Las personas que participan en los canales de distribución o td Articulo 230.· Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) fas personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o, c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 15 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 29 de 55 comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique.
Los clrculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 4.4.2. Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. 4.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1.
En relación con el Principio de Especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 4.5.2.
En relación con el Principio de Territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros. 17 4.5.3. En relación con el Principio Registra!: La protección del signo notorio rompe el principio registra!, ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero1ª; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro. 4.5.4.
En relación con el Principio de Uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté 17 Articulo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pais Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. ra Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; 16 e Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 30 de 55 usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro19.
La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado.
En relación con los diferentes riesgos en el mercado 4.6. Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los siguientes cuatro riegos: 4.6.1. Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. 4.6.2.
Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3. Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altisima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.20 4.6.4.
Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público Articulo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no haya sido usado o (1(1 se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pals Miembro Sobre es/e tipo de nesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN Dé LA MARCA RENOMBRADA". éd. Civilas, Madrid España, 1995, Pág. 283. 17 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 31 de 55 consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido". Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.7.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9.
El Articulo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en la que respecta al signa cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor cantable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 18 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 32 de 55 i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 4.1 O. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 4.11.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca FAJATE (mixta) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo FAJITEX (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la Presente Interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribunal consultante al resolver el Proceso Interno 2013-00379, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. 0Jl� L Cecilia Luisa A n Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Górñei Apac MAGISTRADO 19 Proceso 47-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 33 de 55 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20 GACETA OFICIAL 31/05/2017 34 de 55 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de abril de 2017 Proceso: 60-IP-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Comercio de la Corte Superior de Justicia de Lima Expediente interno del Consultante: Referencia: 00034-2013-0-1801-JR-CA-03 MERKAT {marca mixta) / MERCK {marcas denominativas y mixtas) MERCK SERONO (marca denominativa) Magistrado Ponente: Dr. Luis Rafael Vergara Quintero VISTOS El Oficio 34-2013-0/5ta SECA-CSJLI-PJ del 2 de febrero de 2016 recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literales a) y h) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina con el fin de resolver el Proceso Interno 00034-2013-01801-JR-CA-03; y El Auto de 17 de febrero 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno: Demandante: MERCKKGaA. 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 31/05/2017 35 de 55 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA INDECOPI, PROPIEDAD INTELECTUAL REPÚBLICA DEL PERÚ. Litisconsorte: INVERSIONES PACUCHA S.A.C. Hechos Relevantes: 2.1. El 8 de septiembre de 2010, INVERSIONES PACUCHA S.A.C. (en adelante INVERSIONES PACUCHA), solicitó el registro del signo mixto MERKAT (reivindica colores), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.1 (Expediente 431172-201O).
Merkat 2.2. El 19 de noviembre de 2010, MERCK KGaA presentó oposición sobre la base de las siguientes marcas registradas en Perú: 2.2.1. Denominativa MERCK (certificado 15644), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.2 "productos farmacéuticos". 2.2.2. Mixta MERCK (certificado 109585), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3 ',MERCK 11 } Clase 5: Preparaciones rarmacéuUcas y veterinarias; preparaciones sanitarias para uso médico; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico; alimento para bebés; material de curacíones (apósitos y vendas): material para tapar dientes, cera dental; deslníectantes; preparaciones para la destrucción de animales dañinos; fungicidas: herbícldas.
Clase 5: Productos íarmacéutlcos, especiales o no, objetos para vendajes, desiníectantes, productos veterinarios, preparaciones para destruir malas hierbas y animales dañinos Clase 5: Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; productos hlgiénlcos para propósito médicos; sustancias dietéticas adaptadas para uso médico, emplastos; materiales para vendaje; desiníectantes; productos medicinales (pertenecientes a esta clase). 2 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 36 de 55 2.2.3.
Denominativa MERCK SERONO (certificado 144760), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.4 2.2.4. Mixta MERCK (certificado 77786), para distinguir productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza.5 1 1 11 1MERCK 11 1 2.3. También sostuvo que es titular de marcas que incluyen la palabra MERCK, registradas en Bolivia, Colombia y Ecuador. 2.4.
El 1 O de agosto de 2011, la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI, mediante Resolución 1909-2011/CSD-INDECOPI, declaró infundada la oposición formulada y otorgó el registro del signo solicitado. 2.5. El 7 de septiembre de 2011, MERCK KGaA interpuso recurso de apelación contra el anterior acto administrativo. 2.6. El 26 de septiembre de 2012, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal del INDECOPI, mediante Resolución 17832012/TPI-INDECOPI, resolvió el recurso de apelación confirmando el acto administrativo impugnado. 2.7.
El 3 de enero de 2012, MERCK KGaA presentó demanda contenciosa administrativa contra el INDECOPI, cuya pretensión principal radicó en que se declare la nulidad del anterior acto administrativo. 2.8. El 5 de febrero de 2013, el INDECOPI contestó la demanda interpuesta por MERCK KGaA. 2.9. El 15 de febrero de 2013, INVERSIONES PACHUCA contestó la demanda interpuesta por MERCK KGaA. 4 5 Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelerla y confilerla, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura: polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
Productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos; sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas y herbicidas. 3 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 37 de 55 2.1 O. El 5 de junio de 2015, el Vigésimo Quinto Juzgado Contencioso Administrativo con Subespecialidad en temas de Mercado de la República del Perú, mediante sentencia signada como Resolución Número DIECIOCHO, declaró infundada la demanda en todos sus extremos. 2.11.
El 24 de junio de 2015, MERCK KGaA interpuso recurso de apelación contra la anterior sentencia. 2.12. El 2 de febrero de 2016, mediante Oficio 34-2013-0/ 5ta SECA-CSJLI PJ, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la demanda presentada por MERCK KGaA: 3.1. Sostuvo que las marcas MERCK son notoriamente conocidas. Con el registro solicitado hay aprovechamiento del prestigio ajeno y dilución de las marcas notorias MERCK. 3.2. Indicó que los signos en conflicto son confundibles. Comparten la misma silaba inicial. De las seis letras que conforman la marca solicitada, cuatro de ellas se encuentran en igual posición en la marca MERCK. 3.3.
Expresó que los signos en conflicto distinguen los mismos productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Argumentos de la contestación presentada por el INDECOPI: 4.1. Sostuvo que los signos en conflicto no son confundibles. Tienen distinta pronunciación y entonación y, por lo tanto, un impacto sonoro diferente. 4.2.
Argumentó que no se probó la notoriedad de las marcas MERCK. 4.3. Indicó que si bien los signos en conflicto distinguen los mismos o vinculados productos, las diferencias fonéticas y gráficas que existen entre ellos generan una impresión distinta. 4.4. Expresó que la partícula MER es de uso frecuente en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.
Argumentos de la contestación presentada por INVERSIONES PACHUCA: 5.1. Manifiesta que los signos en conflicto no son confundibles en los aspectos gráfico y fonético. 4 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 38 de 55 5.2. Indica que la particula MERC se encuentra incluida en una diversidad de marcas en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 5.3.
Expresa que no se probó que la marca MERCK sea notoria en el Perú o en la Comunidad Andina. 6. Fundamentos de la sentencia de primera Instancia: 6.1. Manifestó que los signos en conflicto no son confundibles, ya que son diferentes desde el punto de vista gráfico y fonético. 6.2. Indicó que no se probó la notoriedad de las marcas MERCK. 6.3.
Argumentó que si bien los signos en conflicto comparten el término MER, esto no es suficiente para determinar la similitud, pues dicho término es de uso común para los productos de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 7. Recurso de apelación interpuesto por MERCK KGaA: 7.1. Reiteró los argumentos expuestos en la demanda.
Indicó diferentes fallos judiciales y resoluciones administrativas de diferentes países, donde se reconoce la notoriedad de las marcas MERCK. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 136 literal a) y h) y 224 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales se interpretarán por ser procedentes.
De oficio, el Tribunal interpretará los Artículos 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que tratan sobre los signos notoriamente conocidos.6 6 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. • Articulo 136 MNo podrán registrarse como marcas aquellos sfgnos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean Idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) h) constituyan una reproduccfón, Imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servfcios a los que se aplique el sfgno, cuando su uso fuese suscepllble de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o selVfclos; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
( ) Articulo 224 ·se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier Pa/s Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. 5 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 39 de 55 Adicionalmente, se pronunciará sobre los temas que han sido solicitados por el Juez consultante: "La familia de marcas (MERCK).
El análisis del riesgo de confusión entre tos signos mixtos y los denominativos, y entre los mixtos. Las marcas notoriamente conocidas El reconocimiento de una marca como notoriamente conocida por parte de otro País Miembro." c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de los signos distintivos.
Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos. La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad. 2. 3. 4. ( ) Artículo 228 "Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, /os siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pafs Miembro; la duración, amplitud y extensión geografica de su utilización, dentro o fuera de cualquier b) Pais Miembro; la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de e) cualquier Pais Miembro, incluyendo fa publicidad y fa presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a /os que se aplique; el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover et d) establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya e) notoriedad se alega, tanto en el plano Internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; f) g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pais Miembro en que se busca protección; los aspectos del comercio Internacional; o, j) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo k) en el Pais Miembro o en el extranjero.
Artículo 229 "No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: no esté registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero; a) b} no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro; o, e) no sea notoriamente conocido en el extranjero.·, r. 6 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 40 de 55 6.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común. La familia de marcas. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrreglstrabllidad de un signo por identidad o similitud. Riesgo de confusión. Riesgo de asociación. Reglas generales para el cotejo de signos distintivos 5. 1.1. Como en el proceso interno se discute si el signo MERKAT (mixto) es confundible con las marcas MERCK (mixtas y denominativas) y MERCK SENORO (denominativa), este Tribunal considera pertinente analizar la causal de irregistrabilidad prevista en el literal a) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina7, cuyo tenor es el siguiente: "Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en parlicular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( r 1.2. El Ordenamiento Jurídico Comunitario protege la función distintiva del sígno marcario, a través del cual se identifican los productos o servicios en el mercado y, por lo tanto, entre la pluralidad de normas consagradas al efecto en el Régimen de Propiedad Industrial codificado en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, extiende su tutela jurídica a precaver eventuales riesgos de confusión o de asociación en el mercado, inadmitiendo la coexistencia de signos idénticos o similares para identificar los mismos productos o servicios, conforme se desprende de la disposición que se analiza. 1.3.
De ahí que la norma prohíba el acceso al registro de algún signo idénticoª o semejante9 a una marca anteriormente registrada o ya en proceso de registro, cuyo uso pueda causar riesgo de confusión o de asociación en el mercado, puesto que dadas dichas condiciones en el signo solicitado, no solo el mismo carecería de fuerza distintiva propia para poder acceder 7 8 9 Sobre este tema se pueden consu ltar las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 55-IP-2013, del 8 de mayo de 2013; y 114-IP-2013 del 29 de agosto de 2013.
Los signos idénticos son aquellos que son absolutamente iguales. Contienen todos los elementos que conslituyen los signos en conflicto. Los signos semejantes son aquellos que no son absolutamente iguales, pero comparten rasgos esenciales. Contienen diferencias secundarias o Insignificantes, que podrían pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor. 7 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 41 de 55 a su registro como marca, sino que además aparejaría la gran posibilidad de inducir a error al público consumidor, y en esa medida tendria capacidad de generar riesgo de confusión o de asociación en la selección de los productos o servicios identificados con la marca. 1.4.
En cuanto al riesgo de confusión, el mismo puede ser directo e indirecto. El primero, frente a la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto crea que está adquiriendo otro y, el segundo, cuando el consumidor crea que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee. 1.5. En cuanto al riesgo de asociación, éste acontece cuando el consumidor, aunque diferencie los signos en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo asuma que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 1.6.
Por lo tanto, con el fin de resolver la nulidad en cuyo proceso se origina esta interpretación, se deberé establecer si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si ello es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 1.6.1.
Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. Puede darse en la estructura silábica, vocal, consonante o tónica de las palabras, por lo que para determinar un posible riesgo de confusión se debe tener en cuenta las particularidades de cada caso concreto. 1.6.2. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración, esto es, tomando en cuenta la impresión visual de los signos en conflicto. 1.6.3.
Figurativa o gráfica: Se refiere a la semejanza de elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 1.6.4. Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1.7. Sin embargo, no es suficiente basar ni descartar la posible confundibilidad únicamente en la apreciación de estos factores, pues las similitudes o semejanzas en cualquiera de sus formas con capacidad o potencialidad de generar riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor, debe corresponder al resultado de un análisis integral conforme lo requiera cada caso particular según sus propias especificidades, además de considerar los productos o servicios que se 8 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 42 de 55 identifican con la marca o que se pretendan amparar, y comparando los signos en conflicto con sujeción a las reglas de cotejo que inspiradas en el sistema del Derecho de Marcas, tiene adoptadas este Tribunal. 1.8.
En efecto, al procederse a cotejar los signos en conflicto, deben ser observadas las siguientes reglas para el cotejo entre signos distintivos1°: 2. 1.8.1. La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, figurativa y conceptual. 1.8.2.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, ya que Jo hará en momentos diferentes. 1.8.3. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en estas donde se puede percibir el riesgo de confusión o de asociación. 1.8.4.
Al efectuar la comparación en estos casos, es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, el cual sirve para advertir cómo el producto o servicio es percibido por el público consumidor en general, y, consecuencialmente, para inferir la posible incursión del mismo en riesgo de confusión o de asociación. De acuerdo con las máximas de la experiencia, al consumidor medio se le presume normalmente informado y razonablemente atento, cuyo nivel de percepción es variable en relación con la categoria de bienes o productos.
Comparación entre signos mixtos. La reivindicación de colores. 2.1. Como la controversia informa de la presunta confusión entre los signos mixtos MERKAT y MERCK, debe tenerse en cuenta al compararlos que este tipo de signos se componen de un elemento denominativo, que a su vez puede ser simple o compuesto, y de uno gráfico. El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual.
El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas como emblemas, logotipos, iconos, etc.,o Estas reglas han sido adopladas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, enlre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 19 de octubre de 2005 en el Proceso 148-IP-2005; e Interpretación Prejudicial del 28 de mayo de 2009 en el Proceso 24-IP-2009. 9 60-lP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 43 de 55 2.2.
Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante sea el gráfico, ya que su tamaño, color, diseño y otras características pueden causar un mayor impacto en el consumidor de acuerdo con las particularidades de cada caso. 2.3.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas 11 para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión. 2.3.2. Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, se debe tener en cuenta las reglas de comparación entre signos figurativos, en relación con los cuales se pueden distinguir tres elementos: a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. e) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro12• En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta, en todo caso, que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer.
Este último caso puede presentarse ya que a pesar de que puedan existir diferencias en los rasgos, en su conjunto pueden suscitar una misma idea o concepto e incurrir en el riesgo de confusión.,, 12 Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007; e lnterprelación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP2014.
Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-IP-2015 del 27 de octubre de 2015. 10 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 2.3.3. 31/05/2017 44 de 55 Si por el contrario el elemento denominativo es el preponderante en los dos signos, el cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas aplicables al cotejo de signos denominativos, a saber: a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética.
Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudarla a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y moñemas.
Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario. 13 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo. Los segundos, son fragmentos m1mmos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición14.
Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 13 14 i. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. ii. Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica.
RAE: unidad mlnima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej.. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. RAE: m. Gram. Unidad minlma alslable en análisis morfológico. La palabra mujeres 1. contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram. Por oposición a lexema, morfema gramalical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, ero. m Gram.
Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos 3. morfemas: persona, primera y número, plural 11 60-IP-2016 GACETA OFICIAL iii. 31/05/2017 45 de 55 Si los signos en conflicto comparten un lexema, podrla generarse riesgo de confusión ideológica. Los lexemas imprimen de significado a la palabra. Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. c) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy dificil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. d) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. e) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. f) Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos 2.4.
De acuerdo con las reglas que vienen de explicarse, se deberá realizar el cotejo entre los signos mixtos MERKAT y MERCK, para poder determinar o descartar el probable riesgo de confusión y/o de asociación en el público consumidor. 3. Comparación entre signos mixtos y denominativos compuestos 3.1. Como la controversia también informa sobre la supuesta confusión entre el signo mixto MERKAT y los denominativos MERCK y MERCK SERONO, es necesario que se proceda a compararlos. 3.2.
Cuando se haya determinado cuál es el elemento característico y predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas 15 para el cotejo entre los mismos: 3.2.1. 15 SI el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina entre las cuales se destacan las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 dentro del Proceso 84-lP-2007; e Interpretación Prejudicial de 29 de mayo de 2014 dentro del Proceso 26-IP-2014. 12 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 3.2.2. 31/05/2017 46 de 55 Si el elemento denominativo es preponderante.
El cotejo deberá realizarse de conformidad con las reglas establecidas en el acápite precedente. 3.3. Como el elemento denominativo de uno de los signos en conflicto es compuesto (conformado por dos o más palabras), sin perjuicio de las reglas ya expuestas, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras y su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros 16: 3.3.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra, por lo general, genera mayor poder de recordación en el público consumidor. 3.3.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas, por lo general, tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.3.
Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 3.3.4. Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 3.3.5. Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo marcario. En consecuencia, dichas palabras no pueden ser consideradas como relevantes o preponderantes. 3.3.6. Analizar el grado de distintlvidad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados del mismo titular.
Se debe identificar la palabra dominante, de mayor aptitud distintiva, teniendo en cuenta lo siguiente: a) 16 º e � / Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Adoptados, enlre otras en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 24 de julio de 2013 dentro del Proceso 54-IP-2013, Interpretación Prejudicial del 21 de agosto de 2015 dentro del Proceso 26-IP-2015 e Interpretación Prejudicial del 4 de febrero de 2016 dentro del Proceso 250.IP-2015. 13 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 47 de 55 b) Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. c) Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 3.4.
En congruencia con el desarrollo de esta Interpretación Prejudicial, al resolver el recurso de apelación se deberá proceder a realizar el cotejo de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o de asociación que pudiera existir entre tos signos MERKAT (mixto) y MERCK y MERCK SENORO (denominativos). 4.
La protección del signo notoriamente conocido. La prueba de su notoriedad 4.1. Como en el proceso interno se argumentó que la marca MERCK es notoriamente conocida a nivel mundial, se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencia! que el Tribunal ha trazado sobre la materia 11. Definición 4.2. La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina le dedica al tema de los signos notoriamente conocidos un acápite especial distinguido en el Título XII, bajo el cual los Artículos 224 a 236 establece la regulación de los signos notoriamente conocidos. 4.3.
En efecto, el Articulo 224 determina el entendimiento que debe dársela al signo distintivo notoriamente conocido en los siguientes términos: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido". 4.4.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. 17 Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Se destacan las siguientes providencias: Interpretaciones Prejudiciales de 21 de mayo de 2014 dentro del Proceso 256-IP-2013, y de 30 de noviembre de 2011 en el Proceso 124-IP-2011.
Sobre la marca notoria en palses extracomunitarios se puede ver la Interpretación Prejudicial 29-IP-2013 de 25 de abril de 2013. 14 ó f 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 48 de 55 El Artículo 230 establece una lista no taxativa de sectores pertinentes de referencia, a saber: a) Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. b) Las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. c) Los circules empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a tos que se aplique. 4.4.2.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. 4.4.3. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. En relación con los principios de especialidad, territorialidad, registra! y uso real y efectivo. 4.5. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registra! y de uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1.
En relación con el principio de especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido. 4.5.2.
En relación con el principio de territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros (Artículo 224 de la Decisión 486). 4.5.3.
En relación con el principio registral: La protección del signo notorio rompe el principio registra!. Ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el Pais Miembro o en el extranjero (Artículo 229, literal a) de la Decisión 486). Por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro y, en 1S 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 49 de 55 consecuencia, se brinda protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se encuentren registrados en el territorio determinado. 4.5.4.
En relación con el principio de uso real y efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro (Artículo 229 literal b) de la Decisión 486).
Esto quiere decir que un nombre comercial notorio en cualquiera de los países miembros debe protegerse en los demás, aunque no se encuentre en uso. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado, y de esta forma dar cumplimiento a lo indicado en el Artículo 228 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. En relación con los diferentes riesgos en el mercado. 4.6. La Decisión 486 protege a los signos notoriamente conocidos de los riesgos de confusión, asociación, dilución y de uso parasitario, de conformidad con los Artículos 136, literal h), y 226 literales a), b), y e), de la Decisión 486 1 8.
Esto implica que para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los cuatro riegos mencionados de conformidad con lo siguiente: 18 4.6.1. En relación con el riesgo de confusión: el público consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido.
Para determinar este tipo de riesgo se deben aplicar las reglas para el cotejo de signos distintivos determinadas en la presente providencia. 4.6.2. En relación con el riesgo de asociación: el riesgo de asociación se presenta en estos casos cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial Sobre el tratamiento que la Decisión 486 le otorga a la marca notoria, puede verse VARGAS MENDOZA, Marcelo.
"LA MARCA RENOMBRADA EN EL ACTUAL RÉGIMEN COMUNITARIO ANDINO DE PROPIEDAD INTELECTUAL". Revista Foro No. 6, 11 semestre, 2006, Universidad Andina Simón Bolívar, Quilo, Ecuador. 16 � o f 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 50 de 55 del producto. al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica. 4.6.3.
En relación con el riesgo de dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de la altlsima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido. 19 4.6.4.
En relación con el riesgo de uso parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos. El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido.
Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido20. Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. 4.7.
Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal h) del Articulo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Prueba de la notoriedad 4.8. La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. 4.9.
El Articulo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: 19 20 Sobre este tipo de riesgo pueden verse: MONTEAGUOO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA". Ed. Clvitas, Madrid España, 1995. Pág. 283. Ibídem. Pág. 247. 17 e GO·IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 51 de 55 "a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier Pais Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro; c) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pals Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el Pals Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigüedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pals Miembro o en el extranjero:" 4.1 O. En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna.
Reconocimiento de la notoriedad. Certificado o resolución de reconocimiento 4.11. El Juez consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie sobre el reconocimiento de una marca como notoriamente conocida por parte de otro País Miembro, por lo que se abordará este tema. 4.12. El estatus de notorio puede variar con el tiempo, es decir, un signo que hoy se repute notoriamente conocido puede perder dicho estatus si su titular no realiza acciones conducentes a conservarlo: calidad, difusión, 18 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 52 de 55 volumen de ventas, publicidad, entro otros.
En este orden de ideas, para probar la notoriedad no basta con esgrimir un acto administrativo o judicial donde se haya reconocido dicha condición, sino que se deben esgrimir todos los medios de prueba pertinentes para demostrar el carácter de notorio caso a caso. Esto quiere decir, que la notoriedad reconocida por la autoridad administrativa o judicial es válida para dicho caso particular.21 4.13.
La resolución de una autoridad de otro pais miembro mediante la cual se reconoce la notoriedad, de conformidad con lo manifestado lineas arriba, podría tomarse como un elemento más y no determinante para probar dicho estatus, lo que quiere decir que necesariamente deberá acompañarse con otros medios de prueba pertinentes y admitidos por la normativa procesal nacional. 4.14.
Ahora bien, la incorporación de pruebas en la segunda instancia judicial es una cuestión que debe ser regulada por la normativa procesal nacional, de conformidad con el principio de complemento indispensable. En consecuencia, depende de dicho marco normativo determinar si es factible tomar como pruebas un reconocimiento de notoriedad como el planteado en la pregunta. 4.15.
En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, con el fin de resolver el recurso de apelación se deberá determinar si las marcas MERCK y MERCK SERONO eran notoriamente conocidas en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo mixto MERKAT, de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configure alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. 5.
Análisis de registrabilidad de signos compuestos por partículas de uso común 5.1. Como se argumentó en el proceso interno que las partículas MER y MERC son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, el Tribunal abordará este tema siguiendo su linea jurisprudencia! al respecto 22 y teniendo en cuenta las disposiciones pertinentes del Régimen de Propiedad Industrial de la Comunidad Andina. 5.2.
El creador de una marca al conformarla puede valerse de toda clase de elementos como gráficos, palabras, expresiones o partículas, y alguno o varios de estos componentes pueden catalogarse como de uso común 21 22 Sobre esto se puede ver la Interpretación Prejudicial 460-IP-2015 de 7 de julio de 2016. Entre otras, en las siguientes providencias: Interpretación Prejudicial del 4 de diciembre de 2006 dentro del Proceso 151-IP-2006;
Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2010 dentro del Proceso 22-lp-2010, Interpretación Prejudicial del 20 de mayo de 2015 del Proceso 184-IP-2014 y la Interpretación Prejudicial del 19 de mayo de 2016 del Proceso 327-IP-2015. 19 e 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 53 de 55 en relación con el tipo de productos o servicios de que se trate, razón por la cual no pueden ser objeto de monopolio o dominio absoluto por persona alguna. 5.3.
De ahf que el literal g) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, prohíba el registro de signos de uso común en tos siguientes términos: "No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje co"iente o en la usanza del país''. 5.4.
La norma transcrita prohibe et registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, esta prohibición no debe comprenderse referida únicamente a los elementos denominativos, pues tos elementos gráficos también pueden llegar a representar una designación común. 5.5. Sin embargo, es posible que palabras, expresiones o partículas de uso común al ser empleadas en combinación con otras, tengan la aptitud de llegar a concretar ciertos rasgos particulares o innovadores que permitan apreciar en su conjunto la configuración de un signo con capacidad distintiva autónoma, en cuyo caso puede accederse a su registro como marca.
En todo caso debe tenerse en cuenta que el titular de la misma no podría impedir que las expresiones propiamente de uso común sean utilizadas por otros empresarios, de donde su marca podría considerarse débil, de limitada fuerza de oposición, porque las palabras o partículas de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 5.6. No obstante, si la exclusión de los componentes de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes bajo la premisa que el signo que tos contenga tendría un grado de distintitividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor y cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintitividad de los signos en conflicto. 5.7.
Para finalizar el tema comprendido en este punto, los elementos de uso común en una clase determinada pueden no ser así en otra. Por vía de ejemplo, los vocablos de esta connotación para la clase de servicios mecánicos, pueden no serlo en servicios de restaurantes o comida, y a la inversa. 20 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 54 de 55 5.8.
De acuerdo con los fundamentos ofrecidos en esta interpretación y con el fin de resolver el recurso de apelación, se deberá determinar si las partículas MER y MERC son de uso común en la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza, y seguidamente realizar la comparación excluyendo los elementos de uso común que hubiere llegado a determinar, considerando, de ser pertinente y dependiendo del resultado de su análisis, la excepción que al respecto se consignó en el párrafo 5.6. 6.
La familia de marcas 6.1. Como el Juez consultante solicitó que el Tribunal se pronuncie sobre la familia de marcas, se abordará el tema planteado siguiendo los referentes jurisprudenciales sobre la materia23 • 6.2. Una familia de marcas corresponde a un conjunto de marcas pertenecientes a un mismo titular que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual el público consumidor las relaciona entre si y las asocia con un mismo origen empresarial. 6.3.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula o elemento de uso común, ya que en éstas se suele incluir un elemento de usanza general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos, y en esas condiciones sus titulares no pueden impedir que otros usen el elemento de uso común en la conformación de otro signo distintivo. 6.4.
En cambio, en la familia de marcas, su titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, que no sea genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, por cuanto dicho elemento distintivo es el que identifica plenamente los productos o servicios que comercializa y, además, genera en el consumidor la impresión de que dichos productos o servicios tienen un origen común. 6.5.
Por lo tanto, se deberá establecer la existencia de una familia de marcas en relación con las marcas MERCK y MERCK SERONO, para así determinar el posible riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, de conformidad con lo expresado en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 00034-2013-0-1801.JR CA-03, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 23 Dentro de la linea se deslacan las siguientes Interpretaciones Prejudiciales: 96-IP-2002 del 25 de marzo de 2003; 23-lP-2013 del 15 de mayo de 2013: y 32-IP-2014 del 21 de mayo de 2014. 21 ó 60-IP-2016 GACETA OFICIAL 31/05/2017 55 de 55 La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. )tt �i Cecilia �sa A�eros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Articulo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �t¡_J Cecilia Luisa Ayllón Quinteros PRESIDENTA Notifiquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.
PROCESO 60-IP-2016 22