TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 03 de abril de 2017 Proceso: 47-1P-2016 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2013-00379 Referencia: Signos involucrados: FAJITEX (mixto) y FAJATE (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0203, de 27 de enero de 2016, recibido vía correo electrónico en la misma fecha, mediante el cual, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 literales a) y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00379; y, El Auto de 26 de agosto de 2016, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno Demandante: INVERSIONES MAGEN S.A.S. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO (SIC), REPÚBLICA DE COLOMBIA. 1 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. Proceso 47-1P-2016 Tercero interesado: INVERSIONES FAJITEX S.A.S. Hechos relevantes El 4 de marzo de 2011, la sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A.S., solicitó? ante la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC) el registro como marca del signo FAJITEX (mixto) que pretende distinguir productos de la Clase 25? del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza). fajteda El 2 de junio de 2013, Marlene Prada Bautista, cedente de la marca FAJATE a la sociedad INVERSIONES MAGEN S.A.S., presentó oposición a la solicitud de registro como marca del signo FAJITEX (mixto), por ser similar y confundible con las marcas notorias de su propiedad, FÁJATE (mixtas).
Marcas Registradas A; NA Ja LE fCartificago Ne 331343 ¡Carrificado Ne 137110) El 31 de octubre de 2011, mediante Resolución 60645, la Directora de Signos Distintivos de la SIC, declaró infundada la oposición y concedió el registro como marca del signo FAJITEX (mixto). El 2 de diciembre de 2012, INVERSIONES MAGEN S.A.S., presentó Recurso de Reposición y en subsidio de Apelación contra la Resolución 60645; los cuales fueron resueltos mediante las Resoluciones 27949 de Expediente Administrativo N* 11- 218102, Clase 25: Prendas de vestir, calzado, articulos de sombrereria. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 3.1. 3.2.
Proceso 47-1P-2016 30 de abril de 2012 y 10262 de 18 de marzo de 2013, ambas confirmando la decisión inicial. INVERSIONES MAGEN S.A.S. presentó Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho contra las Resoluciones 60645, 27949 y 10262. El 19 de septiembre de 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, República de Colombia, admitió la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho presentada por la sociedad INVERSIONES MAGEN S.A.S., contra las Resoluciones 60645, 27949 y 10262.
El 17 de enero de 2014, la SIC dio contestación a la demanda de Nulidad y Restablecimiento del Derecho. El 4 de febrero de 2014, INVERSIONES FAJITEX S.A.S., dio contestación a la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho como tercero interesado. Mediante Auto de 23 de junio del 2015, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos contenidos en la Acción de Nulidad INVERSIONES MAGEN S.A.S., en su escrito de demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) Se transgredió el literal h) del artículo 136, por cuanto la Superintendencia, dentro de la Resolución desconoció el carácter notorio de la marca FAJATE para el periodo comprendido entre el año 2011 y octubre 2012, y en consecuencia dejo de aplicar el literal h), y ello desconociendo que esa misma entidad ya tenía por probado tal hecho en el expediente donde se discutía dicha notoriedad”.
“( ) Tal sustentación carece de validez, si tenemos en cuenta que la misma Superintendencia de Industria y Comercio, se pronunció nuevamente sobre la notoriedad de la marca FAJATE, mediante Resolución No. 2535 del 30 de enero de 2014 dentro del expediente 12- 120206, por virtud de la cual se reconoció la notoriedad de la marca FAJATE para distinguir fajas moldeadoras y post- quirúrgicas, productos comprendidos en la clase 10 internacional”.
Da la revisión del Expediente no es posible determinar la fecha de presentación de la demanda, 3 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.9. Proceso 47-IP-2016 “( ) Igualmente, es preciso advertir que el reconocimiento de notoriedad no se limita a la clase de nomenclátor internacional en la que fuere reconocida una marca, sino que tal carácter se extiende a los productos que si bien no pertenecen a la misma clase están estrechamente relacionados, como sucede en el presente caso, en donde se reconoció la notoriedad de la marca FAJATE para identificar fajas moldeadoras y post-quirúrgicas, productos comprendidos en la clase 10 internacional, los cuales están estrechamente relacionados con los productos que pretende distinguir el signo FAJITEX”.
“( ) Al encontrarse en presencia de una marca notoria como FAJATE, la Superintendencia de Industria y Comercio debió realizar un análisis más riguroso de los signos en cotejo, evidenciando asi las similitudes existentes que generan en la mente del consumidor un riesgo de confusión no solo respecto de los productos así marcados sino respecto al origen empresarial de los mismos”.
“( ) Igualmente, al analizar el campo ortográfico o visual de los signos en comparación se evidencia que los mismos presentan similitud en las palabras que lo conforman pues contienen prácticamente la misma sucesión de vocales colocadas en el mismo orden, FAJATE vs FAJITEX a excepción de la letra | intermedia, además tiene exactamente la misma sucesión de consonantes, FÁJATE vs FAJITEX, contienen igual número de silabas, contiene exactamente las mismas raíces y muy parecidas terminaciones, que indiscutiblemente incrementan el grado de confusión entre las marcas en disputa, la única diferencia en las consonantes radica en la letra x al final”.
“( ) bajo estos parámetros, visual u ortográfico y fonéticamente los signos FAJATE y FAJITEX tienen una semejanza tal que le impide a este último ser una marca distintiva respecto de los productos de la case 25 internacional, tales similitudes generan en la mente del consumidor un riesgo de confusión no solo respecto de los productos así marcados sino respecto el origen empresarial de los mismos”. *( ) Si bien el signo FAJITEX cuenta con características figurativas, estas no resultan suficientemente distintivas para superar las similitudes existentes con los signos previamente registrados y solicitados por mi representada generando error y confusión en el consumidor”. - “( ) al identificar los mismos productos, los signos en cotejo comparten los mismos medios de publicidad y tienen la misma naturaleza y finalidad, por lo cual los productos pueden ser de uso conjunto o complementario”.
“( ) se encuentra plenamente demostrado que el presente caso se cumple a cabalidad los presupuestos de irregistrabilidad establecidos en 4 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 47-IP-2016 los literales a y h del artículo 136 de la decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, toda vez que el signo FAJITEX presenta similitudes con las marcas notorias FAJATE previamente registradas y/o solicitadas por INVERSIONES MAGEN S.A.S. y además pretende identificar los mismos productos, respecto de los cuales el uso del signo FAJITEX puede causar riesgo de confusión o de asociación sobre el origen”.
Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad La SIC, en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: “( ) la Dirección de Signos Distintivos y el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial expidieron legal y válidamente las resoluciones acusadas, por medio de las cuales se concedió el registro de la marca “FAJITEX” (Mixta), solicitada por la sociedad INVERSIONES FAJITEX S.A.S., para distinguir productos comprendidos en la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza”.
“( ) La SIC, señaló que las semejanzas se fundan en partículas evocalivas que son débiles para identificar productos comprendidos en la clase 25 Internacional, así pues, los signos cuentan con elementos adicionales que los hacen diferenciables para los consumidores en general”. “( ) los signos confrontados comparten una partícula débil para los productos de la clase 25 Internacional, toda vez que es indicativa de la expresión faja, el cual es uno de los productos que se comercializan bajo las marcas en cuestión. Así pues, cada uno de los signos cuenta con elementos adicionales que permiten diferenciarlos en el mercado”.
“( ) el componente predominante es el vocablo “FAJITEX”, no sólo por la fuerza de que están dotadas las palabras (que le permiten al consumidor acceder al producto solicitado por su nombre), sino además por cuanto sus componentes visuales no añaden algún concepto diferente a los que se extraen de la lectura del componente verbal, y por su tamaño y ubicación dentro del conjunto”.. *( ) la marca mixta FAJITEX concedida cuenta con elementos adicionales que la hicieron registrable, pues sumado a la diferencia verbal que presentan los registros invocados por la demandante, está dotado de características gráficas que lo hacen novedoso, por la representación de un tipo especial de grafía de trazo delgado, acompañado de la imagen de una mariposa”. 4.6. 4.7. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6.
Proceso 47-IP-2016 “( ) se tiene que las marcas FAJITEX/FÁJATE no existen semejanzas que generen confusión, por lo que puede el consumidor fácilmente diferenciarlas en el mercado, en la clase 25 concedidas”. “( ) Los signos poseen evidentes distinciones de carácter gráfico y ortográfico, para el caso en concreto la etiqueta FAJITEX tiene un elemento gráfico preponderante y las letras se encuentran con un tipo especial de grafía de trazo delgado, acompañado de una imagen de una mariposa”.
Argumentos del tercero interesado INVERSIONES FAJITEX S.A.S., en su escrito de contestación expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: *( ) la marca solicitada FAJITEX (mixta) cumple con los requisitos del artículo 134 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, y no se encuentra incursa dentro de las causales de irregistrabilidad consagradas en los artículos 135 y 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.
“( ) Las marcas si bien es cierto comparten la inicial FAJ evocativa de faja, las terminaciones ITEX y ATE le otorgan a cada una la distintividad requerida para coexistir en el mercado. Respecto de la marca opositora F FAJATE existe aún mayor diferencia, toda vez que ésta cuenta con la consonante F adicional”. “( ) Es importante reiterar que la inicial FAJA/FAJI es evocativa de la palabra FAJA y por lo tanto es una expresión débil para identificar productos de la clase 25 internacional, en consecuencia, no es una expresión apropiable por ningún empresario ni mucho menos es un factor de similitud ni de identificación de marcas en el mercado, en consecuencia, el hecho de compartir la expresión FAJA / FAJI no es ningún fundamento para negar la solicitud de registro de la marca FAJITEX (mixta)”.
“( ) Desde el punto de vista fonético, tampoco existen semejanzas entre los signos, en primer lugar, por las diferencias ortográficas ya anotadas, que conllevan a diferencias claras en la pronunciación de las marcas”. “( ) la marca solicitada FAJITEX (mixta) es evocativa de faja y textil o textiles, es decir, estamos frente la combinación de elementos genéricos, descriptivos o comunes que confirman un signo que resulte distintivo considerando en su conjunto, y por lo tanto registrable”.
“( ) nos encontramos frente a una marca lo suficientemente distintiva, por estar compuesta no solamente en su parte denominativa de un 6 5.7. Proceso 47-1P-2016 conjunto de expresiones evocativas que dan como resultado una expresión ingeniosa FAJITEX, sino por sus elementos gráficos adicionales ya descritos”. “( ) existen muchas marcas que cuentan con la expresión FAJA que identifican diferentes orígenes empresariales para el mercado de las fajas y textil que actualmente se encuentran vigentes y registrados ante la Superintendencia de Industria y Comercio”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante solicita la Interpretación Prejudicial del Artículo 136 Literales a)? y h) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, el cual se interpreta por ser aplicable a la controversia. De oficio se interpretarán los Artículos 224, 228 y 229 de la Decisión 4865 por cuanto se discute la presunta notoriedad de un signo distintivo.
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación; h) constituyan una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese susceptible de causar un nesgo de confusión o de asociación con ese tercero o con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido. Artículo 228.- Para determinar la notoriedad de un signo distintivo, se tomará en consideración entre otros, fos siguientes factores: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier Pals Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; a) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del Pais Miembro en el que se pretende la protección; 1) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; 9) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 1) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección;
J) tos aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigúedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el Pais Miembro o en el extranjero. Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; b) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro;
O, 7 pp go >» 1.1 1.2. Proceso 47-1P-2016 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual, figurativa o gráfica e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. La comparación entre signos mixtos Las expresiones evocativas en la conformación de marcas (FAJA y FAJI).
La marca notoriamente conocida, su protección y prueba. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Irregistrabilidad de un signo por identidad o similitud. Similitud ortográfica, fonética, conceptual, figurativa o gráfica e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En vista de que en el proceso interno se discute si los signos “FAJITEX” (mixto) y “FAJATE” (mixto) son confundibles o no, es pertinente analizar el Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”.
Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrinsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor.6 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la €) no sea notoriamente conocido en el extranjero. Procesos 691-(P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 8 1.3. 1.4. 1.5. b) Proceso 47-1P-2016 posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:? a) b) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados.
Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio.
Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 7 ibídem. 1.6. d) Proceso 47-1P-2016 Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:? a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).
Ibidem. 10 1.7. 2.2. 2.3. Proceso 47-1P-2016 Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercadería?, Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. La comparación entre signos mixtos El Tribunal analizará el presente tema en virtud de que tanto el signo solicitado FAJITEX, como la marca opositora FAJATE, son mixtas.
Si bien el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, puede suceder que el elemento predominante no sea este sino el elemento gráfico, ya sea que, por su tamaño, color, diseño y otras características que puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez determinado cuál es el elemento característico del signo mixto, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas para el cotejo entre los mismos: 2.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante en un signo y en el otro no, en principio no habría riesgo de confusión?%; salvo que pueda suscitar una misma idea o concepto. 2.3.2, Si el elemento gráfico es preponderante en los dos signos en conflicto, debe tener en cuenta para la comparación de los signos figurativos, que en estos se pueden distinguir dos elementos: *! a) El trazado: son los trazos del dibujo que forman el signo. Proceso 9-1P-2001 del 27 de abril de 2001.
Proceso 129-1P-2015 de 20 de julio de 2015. Proceso 81-1P-2015 de 20 de julio de 2015, 11 e Proceso 47-1P-2016 b) El concepto: es la idea o concepto que el dibujo suscita en la mente de quien la observa. Cabe precisar que el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo o en el concepto que evocan, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. c) Los colores: si el signo solicitado reivindica colores específicos como parte del componente gráfico, al efectuar el respectivo análisis de registrabilidad deberá tenerse en cuenta la combinación de colores y el gráfico que la contiene, puesto que este elemento podría generar capacidad de diferenciación del signo solicitado a registro12, En el cotejo de dos signos figurativos deberá atender a la distinción de los elementos mencionados, pues la confusión bien puede presentarse en los trazos del dibujo, en el concepto que evocan o en los colores que contienen, así como en la disposición de los mismos en el conjunto marcario, teniendo en cuenta en todo caso que la parte conceptual o ideológica suele prevalecer. 2.3.3.
Si el elemento denominativo es preponderante en los dos signos distintivos. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 13 a) Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. b) Se debe tener en cuenta la sílaba tónica de los signos a comparar, ya que, si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. c) Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. E Sobre esto se puede consultar la Interpretación Prejudicial 161-1P-2015 del 27 de octubre de 2015. 2 Procesos 1-1P-2005 de 9 de marzo de 2005; 12-1P-2014 de 14 de marzo de 2014. 12 2.4. 3.1.
Proceso 47-1P-2016 d) Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. e) Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.!* Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport- istas, deport-ólogo, depert-e; deport-ivo; deportistas: Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?5, Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 1. — Porlo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. 2.
Porlo general en el lexema está ubicada la silaba tónica. Se debe proceder a realizar el cotejo de los signos mixtos en conflicto, de conformidad con las reglas ya expuestas, con el fin de establecer el riesgo de confusión y/o asociación que pudiera existir entre los signos FAJITEX (mixto), solicitado por INVERSIONES FAJITEX S.A.S., y FAJATE (mixto), registrada a favor de INVERSIONES MAGEN S.A.S. Las expresiones evocativas en la conformación de marcas (FAJA y FAJI) La Superintendencia de Industria y Comercio argumentó que los signos confrontados comparten una partícula débil para los productos de la Clase 25 de ta Clasificación Internacional de Niza, toda vez que es indicativa de la expresión faja.
Así mismo la parte demandada argumentó RAE: unidad mínima con significa léxico que no presenta morfemas gramaticales; p.ej. sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráls. RAE: L m. Gram. Unidad mínima aístable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2 m. Gram.
Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -S, -ero. 3. m Gram. Unidad minima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural. 13 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. Proceso 47-1P-2016 que si bien es cierto la inicial FAJ/FAJi es evocativa de la palabra FAJA, ésta no es apropiable por cualquier empresario ni tampoco pueden ser monopolio de un solo empresario, por lo cual, el hecho de que ambas marcas FAJITEX y FAJATE evoquen una idea similar no puede ser el único fundamento para impedir el registro de una marca por supuestamente inducir a error al público consumidor, más aún cuando se ha determinado que las marcas no se perciben igual debido a que tienen estructura ortográfica diferente y producen sonido diferente al ser pronunciadas por ser denominaciones distintas.
Los signos evocativos tienen la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia. En tal sentido, no transmiten de manera directa una especial característica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que medie en el consumidor un esfuerzo intelectivo, de donde a través de un proceso deductivo pueda llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto o servicio.
Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva.
En este orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte.
En consecuencia, se deberá establecer si existe algún grado evocativo en la partícula FAJIFAJA, contenida en las marcas en conflicto, y si cada una puede tener su propia fuerza distintiva para coexistir en el mercado, considerando los productos de la clase internacional que identifican 14 4.2. 4.3. 4.4. Proceso 47-1P-2016 (Clase 25), o si por el contrario no existe proximidad entre “sígno- producto”, para llegar a deducir que la marca previamente registrada tiene un poder de oposición fuerte, o si en cambio le resulta evidente un elevado grado de cercanía entre esta marca y el producto que ampara, para poder concluir válidamente que la misma es débil y que por esa condición le comporta tolerar el registro de otra marca con ciertos rasgos parecidos.
La marca notoriamente conocida, su protección y prueba Como en el proceso interno se argumentó que la marca FAJATE (mixta) es notoriamente conocida para el periodo comprendido entre el año, 2011 y octubre 2012. Por lo que se abordará el tema propuesto de conformidad con la línea jurisprudencial que el Tribunal ha trazado sobre la materia.
Definición de marca notoria La Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula los signos notoriamente conocidos en un acápite especial, contenido en el Título XII, Artículos 224 a 236. El Artículo 224 de la Decisión 486, establece: "Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido”.
De la anterior definición se pueden desprender las siguientes características: 4.4.1. Para que un signo se considere como notorio debe ser conocido por el sector pertinente. Los sectores pertinentes de referencia son'6: - Los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Las personas que participan en los canales de distribución o Artículo 230.- Se considerarán como sectores pertinentes de referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los siguientes: a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a los que se aplique; b) las personas que participan en los canales de distribución o comercialización del tipo de productos O servicios a los que se aplique;
O, c) tos círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique. 15 4.5. 4.4.2. 4.4.3. Proceso 47-1P-2016 comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique. - Los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Debe haber ganado notoriedad en cualquiera de los Países Miembros. La notoriedad se puede haber ganado por cualquier medio. La protección de los signos notoriamente conocidos se da de una manera amplia, es decir, más allá de los principios de especialidad, territorialidad, registral y uso real y efectivo, de la siguiente manera: 4.5.1. 4.5.2. 4.5.3. 4.5.4.
En relación con el Principio de Especialidad: la protección del signo notorio rompe el principio de especialidad. Ello implica que el examinador, en caso de presentarse conflicto entre el signo a registrar y uno notoriamente conocido, establecerá el riesgo de confusión, asociación, de uso parasitario y el de dilución, independientemente de la clase en la que se pretenda registrar el signo idéntico o similar al signo notoriamente conocido.
En relación con el Principio de Territorialidad: La protección del signo notorio rompe el principio de territorialidad. Ello implica que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en cualquiera de los Países Miembros.?? En relación con el Principio Registral: La protección del signo notorio rompe el principio registral, ello implica que no se negará la calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero?8; por lo tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre registrado en el respectivo País Miembro.
En relación con el Principio de Uso Real y Efectivo: La protección del signo notorio rompe el principio de uso real y efectivo. Ello implica que no se negará el carácter de notorio de un signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté Artículo 224.- Se entiende por signo distintivo notoriamente conocido el que fuese reconocido como tal en cualquier País Miembro por el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se hubiese hecho conocido.
Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: 8) no esté registrado o en trámite de registro en el Pals Miembro o en el extranjero; 16 e 4.6. Proceso 47-IP-2016 usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el País Miembro?*. La finalidad de dicha disposición es evitar que los competidores se aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria, usufructúen el prestigio ganado por un signo notorio que, aunque no se haya usado o no esté siendo usado en el respectivo País Miembro, continúe siendo notorio en otros Países.
Se advierte, sin embargo, que la prueba de la notoriedad del signo en estos casos, deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo en el mercado. En relación con los diferentes riesgos en el mercado Para que una marca notoria sea protegida, es necesario que se demuestra la ocurrencia de alguno de los siguientes cuatro riegos: 4.6.1. 4.6.2. 4.6.3. 4.6.4.
Riesgo de Confusión: es aquel en el que un consumidor puede incurrir en riesgo de confusión por la reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo notoriamente conocido. Riesgo de Asociación: es la posibilidad de que cuando el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el generador o creador de dicho producto y la empresa titular del signo notoriamente conocido, tienen una relación o vinculación económica.
Riesgo de Dilución: el riesgo de dilución es la posibilidad de que el uso de otros signos idénticos o similares, cause el debilitamiento de ta altísima capacidad distintiva que el signo notoriamente conocido ha ganado en el mercado, aunque se use para productos que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido.?0 Riesgo de Uso Parasitario: el riesgo de uso parasitario es la posibilidad de que un competidor se aproveche injustamente del prestigio de los signos notoriamente conocidos.
El competidor parasitario es aquel que utiliza el prestigio de un signo notorio para lanzar sus productos al mercado, captar la atención del público pd Artículo 229.- No se negará la calidad de notorio a un signo por el solo hecho que: a) no haya sido usado o no se esté usando para distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o establecimientos en el Pais Miembro Sobre este tipo de nesgo pueden verse: MONTEAGUDO, MONTIANO, "LA PROTECCIÓN DE LA MARCA RENOMBRADA”" Ed. Civitas, Madnd España, 1995.
Pág. 283. 17 4.7. 4.8. 4.9. Proceso 47-IP-2016 consumidor, o indicar que los productos y servicios que ofrece están, de alguna manera, relacionados con la calidad y características de los productos o servicios que ampara un signo notoriamente conocido. Esta conducta se podría presentar en relación con productos o servicios que no tengan ningún grado de conexidad con los que ampara el signo notoriamente conocido".
Para calificar este riesgo es muy importante tener en cuenta que la acción de aprovechar, es decir, de utilizar en su beneficio el prestigio ajeno, es lo que genera el riesgo, ya que esto genera un deterioro sistemático de la posición empresarial. Resulta pertinente mencionar que basta que se configure alguno de los riesgos antes mencionados para que se determine que el signo solicitado se encuentra incurso en la causal de irregistabilidad contenida en el literal h) del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Prueba de la notoriedad La notoriedad es un hecho que debe ser probado por quien lo alega a través de prueba hábil ante el Juez o la Oficina Nacional Competente, según sea el caso. El Artículo 228 de la Decisión 486 establece una lista no taxativa de parámetros para probar la notoriedad, a saber: a) el grado de su conocimiento entre los miembros del sector pertinente dentro de cualquier País Miembro; b) la duración, amplitud y extensión geográfica de su utilización, dentro o fuera de cualquier País Miembro;
Cc) la duración, amplitud y extensión geográfica de su promoción, dentro o fuera de cualquier País Miembro, incluyendo la publicidad y la presentación en ferias, exposiciones u otros eventos de los productos o servicios, del establecimiento o de la actividad a los que se aplique; d) el valor de toda inversión efectuada para promoverlo, o para promover el establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique; e) las cifras de ventas y de ingresos de la empresa titular en lo que respecta al signo cuya notoriedad se alega, tanto en el plano internacional como en el del País Miembro en el que se pretende la protección; f) el grado de distintividad inherente o adquirida del signo; g) el valor contable del signo como activo empresarial; h) el volumen de pedidos de personas interesadas en obtener una franquicia o licencia del signo en determinado territorio; o, 18 Proceso 47-1P-2016 i) la existencia de actividades significativas de fabricación, compras o almacenamiento por el titular del signo en el País Miembro en que se busca protección; j) los aspectos del comercio internacional; o, k) la existencia y antigiiedad de cualquier registro o solicitud de registro del signo distintivo en el País Miembro o en el extranjero. 4.10.En consecuencia, la notoriedad puede ser probada utilizando los anteriores factores y en el marco de cualquier medio probatorio regulado por la normativa procesal interna. 4.11.En concordancia con todo lo manifestado anteriormente, se deberá determinar si la marca FAJATE (mixta) era notoriamente conocida en la Comunidad Andina al momento de la solicitud del signo FAJITEX (mixto), de conformidad con las pruebas obrantes en el proceso, para posteriormente determinar si el signo solicitado para registro configura alguno de los riesgos determinados en la presente providencia. En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la Presente Interpretación prejudicial para ser aplicada por el Tribuna! consultante al resolver el Proceso Interno 2013-00379, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. Cecilia Luisa Ayllón Quinteros MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 19 Proceso 47-1P-2016 De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ) Y lá Cecilia Luis A Eirteros ——Gust do PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 20