Año XXXIV – Número 3045 Lima, 26 de junio de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 136-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2012-00270-00. Referencia: Signo involucrado: ALPINA CAMEMBERT (mixto).
PROCESO 154-IP-2015 Interpretación Prejudicial. Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú. Expediente Interno del Consultante: 00474-2012-01801-JR-CA-04. Referencia: Infracción al derecho patrimonial de comunicación pública PROCESO 259-IP-2015 Interpretación Prejudicial.
Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2007-0326. Referencia: Registro del signo ALPINA VITALIS (mixto) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/06/2017 2 de 59 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 136-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2012-00270-00 Referencia: Signo involucrado: ALPINA CAMEMBERT (mixto).
Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 0914 del 26 de marzo de 2015, recibido ese mismo dia via correo electrónico, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, solicita Interpretación Prejudicial del Artículo 135 Literales i) y 1) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 201200270-00; y, El Auto de 8 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 1 Proceso 136-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 2. 3 de 59 Hechos Relevantes 2.1. El 23 de octubre del 2007, Alpina Productos Alimenticios S.A. (en adelante, ALPINA) presentó la solicitud de registro como marca del signo ALPINA CAMEMBERT (mixto)1 para distinguir productos comprendidos en la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza2• (WZ) I:.,._¡ •, !_-'"ti. --.�- �-- ·-$!:1 I (-,� � i./(II/L'IJ//-l'I - \.. / 2.2.
El 31 de diciembre del 2007, se publicó el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta 584 de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio (en adelante, la SIC), sin que se hayan presentado oposiciones. 2.3. El 28 de enero del 2011, mediante Resolución 3131, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó de oficio el registro como marca del signo ALPINA CAMEMBERT (mixto), al considerar que además de ser Camembert un pueblo Francés, corresponde a una denominación de origen protegida en Europa para identificar "( ) queso de origen francés, de pasta blanda, untuosa y suave", asimismo afirma que el signo solicitado puede engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica de los productos que pretende identificar, por lo que concluye que el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de irregistrabilidad establecida en el Artículo 135 Literal i) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina. 2.4.
ALPINA interpuso los recursos de Reposición y en subsidio de Apelación en contra de la Resolución 3131 de 28 de enero de 2011. 2.5. El 25 de marzo del 2011, mediante Resolución 14405 la Directora de Signos Distintivos de la SIC resolvió el Recurso de Reposición interpuesto por ALPINA, confirmando la Resolución 3131 de 28 de enero de 2011 y denegando el registro solicitado. 2.6.
El 14 de marzo del 2012, mediante Resolución 14034 el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la SIC resolvió el Recurso de Apelación interpuesto por ALPINA, confirmando la Resolución 3131 de 28 de enero de 2011 y denegando el registro solicitado. z Expediente Administrativo 07111448. "( } lecha y productos lácteos, quesos, grasas comestibles� 2 Proceso 136-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 4 de 59 2.7.
El 31 de julio del 2012, ALPINA planteó Acción de Nulidad en contra de las Resoluciones 3131 de 28 de enero de 2011, 14405 de 23 de marzo del 2011 y 14034 de 14 de marzo del 2012. 2.8. El 30 de julio del 2013, la SIC contestó la demanda. 2.9. Mediante providencia de 19 de noviembre del 2013, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitando se pronuncie respecto del Artículo 135 Literales i) y 1) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.
Argumentos de la Demanda Contencioso Administrativa de ALPINA ALPINA en su demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 3.1. "( ) la distintividad de la marca Alpina Camembert mixta, radica en la combinación de sus dos palabras, además están registradas como marca a favor de Alpina Productos Alimenticios desde hace más de dos décadas·: 3.2.
"( ) ALPINA es titular desde hace varias décadas, de /os siguientes registros de marca ALPINA (NOMINATIVA y MIXTA) en Colombia, entre otros: Marca ALPINA Clase Certificado Validez 29 141717 15-julio-2023 29 129076 18-diciembre2024 29 279507 26-febrero-2014 29 279506 26-febrero-2014 29 279508 26-febrero-2014 29 289590 25-noviembre2014 3 Proceso 136-f P-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL e 5 de 59 29 311395 8.marzo-2026 29 360794 26-agosto-2018 9i 29 444811 28-febrero-2022 - "- 30 112981 ALPINA 30 86745 12-diciembre2020 30-enero-2021 8-marzo-2026 30 311396 32 264367 12-julío-2022 29 446879 27-marzo-2022 ALPINA 32 86746 30-enero-2021 - " J 32 415375 30-novimebre2020;- �- � J 1y ",I�� " e- -� lvl� !"""'1T,,.__ a. ··* "ALPINA además es titular de numerosos registros de marca en Colombia que conforman la familia de marcas ALPINA, entre los cuales, para efectos ilustrativos, se mencionan los siguientes: Marca ALPINA ALPIN ALPINA ALPINITO Clase Certificado Validez 29 399844 13-abril-2009 29 364315 1 O-noviembre2018 4 Proceso 136-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 6 de 59 29 324231 30-junio-2006 29 372846 26-enero-2019 29 288442 29-octubre-2014 29 415137 25-noviembre2020 29 359169 22-julio-2018 29 279503 26-febrero-2014 29 359411 31-julio-2018 29 385314 20-agosto-2019 29 392603 16-diciembre2019 29 278896 ALPINA AREQUIPE ALPINA ARTESANO ALPINA AZUL nlP.i"ª • 1 /1 \) • ALPINA BABY ALPINA BOGGY NUTRIMIX FRESA lt ALPINA BON YURT • � ALPINA CARDIOVITA ·.
ALPINA CUCHAREABLE 29-enero-2014 ALPINA DOBLE 5.e � e Proceso 136-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 7 de 59 CREMA 29 280327 26-febrero-2014 29 288441 29-octubre-2014 ALPINA FINESSE ALPINA FONDUE 3.3. "( ) Alpina Productos Alimenticios S.A. es una empresa colombiana y /os consumidores se han familiarizado con esta marca, por lo que de ninguna manera es engañoso y no existe el riesgo de confusión entre /os consumidores': 3.4.
"( ) la presencia de la palabra Camembert no inducirá a confusión entre los consumidores ya que no se trata de un producto de consumo masivo, y éste es comercializado entre consumidores especializados que tienen un gran conocimiento sobre este tipo de productos y poseen un nivel de capacidad adquisitiva superior a la del promedio". 3.5. "(...) el signo Alpina Camembert mixta evoca algunas características del producto lo cual es aceptable en una marca, más su interacción con la marca Alpina le aclaran al consumidor de dónde provienen dichas cualidades': 3.6.
"( ) la visión en conjunto del signo Alpina Camembert mixto indica a los consumidores con precisión el origen geográfico del producto que con él se comercia/iza, tanto en su sentido literal como en el que a sus características y propiedades se refiere". 4. Argumentos de la contestación de la SIC a la Acción de Nulidad La SIC en su contestación a la demanda expresó, en lo principal, los siguientes argumentos: 4.1.
"(...) la expresión Camembert es susceptible de inducir a error al consumidor al llevarlo a pensar que /os productos que está adquiriendo están acreditados por una procedencia geográfica diferente a /a que realmente ostenta". 4.2. "( ) no es cierto ni lo probó la accionante que la expresión Camembert fuese ampliamente conocida o de uso común en territorio comunitario y 6 Proceso 136-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 8 de 59 mucho menos que esta expresión no tenga relación con Francia, por lo que resulta claro que se ha incu"ido en la prohibición de usar información de procedencia por parte de un tercero': 4.3.
"( ) es de común conocimiento que CAMEMBERT, además de ser el nombre de un pueblo francés, identifica un tipo particular de queso de pasta blanda y suave desde 1983, objeto de protección en Europa, por lo que el consumidor debido al auge gastronómico que actualmente vive la Comunidad Andina y Colombia, podría encontrar que dicha expresión dentro del conjunto marcaría, un falso convencimiento de que dicho queso cuenta con las mismas características de este queso francés que es mundialmente conocido·� B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial del Articulo 135 Literales i) y 1) de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 3, el cual se interpretará por ser aplicable al caso concreto.
De oficio se interpretará el Articulo 201 de la citada Decisión 4864 para analizar las diferencias entre denominación de origen e indicación geográfica. c. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 2. 3. 4. 5. lrregistrabilidad de un signo por contener una indicación geográfica nacional o extranjera. Los signos engañosos. La familia de marcas. Los signos evocativos.
Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones., Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 1. Artlculo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) i) puedan enganar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfíca, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterlslicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
( ) J) consistan en una Indicación geográfíca nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique; ( )" Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Articulo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicaeión geográf,ca constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un pa/s, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calídad, reputación u olras caracterlstícas se deban exclusíva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos: 7 í t Proceso 136-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 9 de 59 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. lrregistrabilidad de un signo por contener una indicación geográfica nacional o extranjera 1.1.
En el procedimiento administrativo consta que mediante Resolución 3131, la Directora de Signos Distintivos de la SIC denegó de oficio el registro de la marca Alpina Camembert (mixta), al considerar que Camembert además de ser un pueblo Francés, corresponde a una denominación de origen protegida en Europa para identificar"(...) queso de origen francés, de pasta blanda, untuosa y suave", asimismo afirma que el signo solicitado puede engañar a los medios comerciales o al público consumidor, en particular sobre la procedencia geográfica de los productos que pretende identificar5. 1.2.
En efecto, en caso de que se produzca un engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia de un producto, se debe tener en consideración la prohibición del Artfculo 135 de la Decisión 486: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: I) consistan en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducir a confusión respecto a /os productos o servicios a /os cuales se aplique". 1.3.
La Decisión 486 no enuncia un concepto de lo que se entiende por indicación geográfica. En efecto, en su Título XII se señala como tema general las Indicaciones Geográficas, para luego subdividir el título en dos capítulos que son: 1) las Denominaciones de Origen y 11) las Indicaciones de Procedencia. 1.4. Por tanto, se puede enunciar que el género son las Indicaciones Geográficas que pueden ser de dos tipos, Denominaciones de Origen e Indicaciones de Procedencia. 1.5.
A su vez el Artículo 201 de la Decisión 486, al describir qué se entiende por Denominación de Origen enuncia que: ''Artículo 201.- Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban exclusiva o., Al desarrollar el presenta tema se observará como precedente y para conservar la linea jurisprvdencial trazada por aste Tribunal, la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 120.IP-2015, de fecha 3 de Junio de 2015, marca: ALPINA EMMENTAL (mixta). 8 Proceso 136-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 10 de 59 esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores naturales y humanos'� 1.6.
Las Denominaciones de Origen poseen las siguientes características: 1.6.1. Están constituidas por la denominación de un pafs, región o de un lugar determinado; 1.6.2. Pueden ser también una denominación que sin ser la de un paf s, región o lugar determinado, se refiere a una zona geográfica determinada; 1.6.3. Designan un producto como originario de la zona geográfica; 1.6.4.
La calidad, reputación exclusivamente a: u otras características se deben a) Medio geográfico; b) Factores naturales; c) Factores humanos. 1.7. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (en adelante, la OMPI) ha manifestado que: "Una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen.
Por lo general, la indicación geográfica consiste en el nombre del lugar de origen de los productos. Un ejemplo tlpico son los productos agrícolas que poseen cualidades derivadas de su Jugar de producción y están sometidos a factores geográficos espec/ficos, como el clima y el te"eno. '6 1.8. De igual manera, la OMPI ha enunciado la diferencia que existe entre una Denominación de Origen y una Indicación Geográfica en el siguiente sentido: "Las denominaciones de origen son un tipo especial de indicación geográfica.
Las indicaciones geográficas y las denominaciones de origen requieren la existencia de un vinculo cualitativo entre el producto al que se refieren y su lugar de origen. Ambas informan a los consumidores sobre el origen geográfico de un producto y una cualidad o característica de/ producto vincul ada a su lugar de origen. La diferencia fundamental entre los dos conceptos es que el vínculo con el lugar de origen debe ser más estrecho en el caso de una denominación de origen.
La calidad o las características de 6 Fuente: http://www. wipo intlqeo indicationslesl 9 Proceso 136-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 11 de 59 un producto protegido por una denominación de origen deben ser exclusiva o esencialmente consecuencia de su origen geográfico. Por lo general, ello significa que las materias primas deben proceder del Jugar de origen y que la elaboración del producto también debería realizarse allí. En el caso de las indicaciones geográficas, un único criterio atribuible a su origen geográfico es suficiente -ya sea una cualidad u otra característica del producto, o incluso solo su reputación'". 1.9.
Para el tratadista José Carlos Tinaco Soares, "Indicaciones de procedencia y denominaciones de origen sirven, ambas, para identificar la procedencia o el origen de los productos o servicios para los cuales son utilizadas. Las denominaciones de origen, sin embargo, tienen una función adicional. Mientras una indicación de procedencia muestra solamente de dónde proviene el producto, una denominación de origen indica, adicionalmente, que las cualidades características del producto están determinadas por el área geográfica de la cual proviene y a la cual la denominación se refiere, como Margaux o Montrachet.
En estas condiciones, toda denominación de origen puede ser considerada como indicación de procedencia; pero en sentido contrario, las indicaciones de procedencia no pueden ser consideradas denominaciones de origen"ª. 1.10. La Indicación Geográfica revela al consumidor el origen del producto, así como las características propias vinculadas con la región de donde proviene, mientras que la denominación de origen se destaca porque la calidad de sus productos se debe exclusivamente al medio geográficot al factor natural y al factor humano. 1.11.
Teniendo siempre presente que la función principal de la marca es la de identificar y distinguir los productos y los servicios de un comerciante en relación con los de otro. 1.12. Por tanto, para que se dé el supuesto enunciado en el Articulo 135 literal 1) de la Decisión 486, es necesario que concurran los siguientes presupuestos: Que el signo solicitado consista en una indicación geográfica nacional o extranjera susceptible de inducír a confusión respecto a los productos o servicios a los cuales se aplique.
Que en su empleo, se pueda inducir al público a error con respecto al origen, procedencia, cualidades o caracteristicas de los bienes para los cuales se usa la marca. Fuente: hllpi,\vww. wípo.int/geo indicationsles,1aq qeographicalindica/ions.html Tinaco Soares, José Carlos, Tratato de Propiedad Industrial de las Américas, Marcas y COngéneres, Editorial LexisNexis, Buenos Aíres Argenlína, año 2006, pág. 486. 10 Proceso 136-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 12 de 59 1.13.
Es preciso tener en cuenta que basta que exista riesgo de inducir a error al público consumidor respecto a la procedencia del producto para no registrar el signo solicitado. 1.14. En el caso en análisis se deberá determinar si en efecto el signo solicitado ALPINA CAMEMBERT (mixto} consiste en una indicación geográfica nacional o extranjera y si su registro pudiere crear confusión al consumidor, respecto del origen, procedencia, cualidades o características de los productos, en este caso los de la Clase 29 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.
Los signos engañosos 2.1. Consta en los antecedentes del proceso interno que la SIC, al denegar de oficio el registro del signo ALPINA CAMEMBERT (mixto}, consideró que el signo puede engañar a los medios comerciales o al público consumidor, en particular sobre la procedencia geográfica de los productos que pretende identificar. Por lo tanto, el Tribunal abordará el tema de los signos engañosos. 2.2.
Al respecto,9 el Literal i) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, establece la irregistrabilidad de los signos que por si mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general. 2.3. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que éste se produzca efectivamente.
La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que, en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en tomo a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y, de este modo, enturbia el mercado 1 º. 2.4.
El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público, es decir, del consumidor.
El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir que no hay signos engañosos en si mismos, podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir11 • 'º " Proceso 166·1P-2012 de 15 de marzo de 2013. Proceso 82-IP-2002 de 4 de diciembre de 2002. Proceso 38-IP·99 de 29 de enero de 2000. 11 Proceso 136-1 P-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 13 de 59 2.5.
El Artículo 135 literal i} de la Decisión 486 determina la lrregistrabilidad de los signos engañosos cuando puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracteristicas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. 2.6.
A fin de resolver la acción de nulidad interpuesta, deberá determinarse si el signo solicitado para registro podría generar o no engaño, de conformidad con lo establecido en la presente providencia, para así determinar su registrabilidad. 3. La familia de marcas 3.1. En el proceso interno, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S. A. en su demanda afirma que es titular de la marca ALPINA (denominativa y mixta) desde hace varias décadas y de la familia de marcas ALPINA, por lo que esta última expresión forma parte del signo cuyo registro se ha solicitado resulta pertinente referirse al tema de la familia de marcas en particular cuando cuyo elemento principal es una marca notoriamente conocida. 3.2.
Al respecto, se reitera 12 que una familia de marcas es un conjunto de marcas que pertenecen a un mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, mediante el cual, el público consumidor asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. 3.3. En el Derecho de Marcas se admite en general la existencia de una pluralidad de marcas que posean un rasgo distintivo común. Si este elemento común figura al inicio de la denominación, será, por lo general, el elemento dominante.
El elemento dominante común hará que todas las marcas que lo incluyan produzcan una impresión general común, toda vez que inducirá a los consumidores a participar de un origen común. Dado que el elemento dominante común obra como un indicador de pertenencia de la marca a una familia de marcas, es probable que el consumidor medio considere que el producto donde figura el citado elemento común constituye objeto de una marca que pertenece a determinada familia de marcas, por lo que el registro de aquella, en caso de corresponder a distinto titular, podría inducir a confusión•3. 3.4.
El fenómeno de la familia de marcas se diferencia claramente de las marcas conformadas por una partícula en común, ya que éstas poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de productos. Por tal razón, el Ulular de una marca que contenga una particula de uso común no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo; caso contrario sucede con la familia de marcas, cuyo titular sí puede impedir que el rasgo distintivo común, 12,, Proceso 23-IP-2013 de 15 de mayo de 2013.
Proceso 96-IP-2002. de 25 de marzo de 2003 12 Proceso 136-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 14 de 59 que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que este elemento distintivo identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y, además, genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común14. 3.5.
En este sentido, se deberá determinar, en primer lugar, si la palabra "Alpina" establece una familia de marcas y si es así, en segundo lugar, se deberá verificar que este aspecto haya sido considerado en el examen de registrabilidad del signo solicitado Alpina Camembert (mixto). 4. Signos evocativos 4.1. En el presente caso, ALPINA afirma que el término CAMEMBERT evoca alguna de las características del producto que comercializa, por lo que se analizarán a continuación los signos evocativos. 4.2.
Los signos evocativos sugieren en el consumidor o en el usuario ciertas características, cualidades o efectos del producto o servicio, exigiéndole hacer uso de la imaginación y del entendimiento para relacionar aquel signo con este objeto 1 s. 4.3. Las marcas evocativas o sugestivas no hacen relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto como sucede en las marcas descriptivas.
El consumidor para llegar a comprender qué productos o servicios comprende la marca debe utilizar su entendimiento, es decir, realizar un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio que identifica1&. 4.4. Se consideran signos evocativos los que poseen la capacidad de transmitir a la mente una imagen o una idea sobre el producto, a través de llevar a cabo un desarrollo de la imaginación que conduzca a la configuración en la mente del consumidor del producto amparado por el signo 17• 4.5.
El signo evocativo a diferencia del descriptivo cumple la función distintiva de la marca y es, por lo tanto, registrable. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y, por tanto, corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer si ella se refiere a uno o a otro tipo1a. 4.6. En este mismo sentido, este Tribunal ha expresado que: "las marcas evocativas son consideradas como marcas débiles, por cuanto cualquier ",� 8 ¡IT( t lbldem.
Proceso 3lHP·2D0B. 15 Proceso 7-JP-2001 de 26 de marzo de 2001 17 Proceso 21-IP-2014. 15 Proceso 403-IP-2015. 13 Proceso 136-f P-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 15 de 59 persona tiene el derecho de evocar en sus marcas las propiedades o características de los productos o de los servicios que van a ser distinguidos con aquellas, lo que supone que su titular deba aceptar o no pueda impedir que otras marcas evoquen igualmente las mismas propiedades o características de su marca.
Cabe además recalcar que este tipo de marca es sin embargo registrable, no así las denominaciones genéricas, que son irregistrables para precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser registradas para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o de un determinado servicio".19 4.7. A manera de ejemplo de los signos evocativos, se tienen aquellos que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.
En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas. 20 4.8. En ese orden de ideas, si bien los signos evocativos pueden cumplir con la función distintiva de la marca y, por lo tanto ser registrables, no obstante, entre mayor sea la proximidad de este tipo de signo con el producto o servicio que pretende identificar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de marcas que en algún grado se le asemejen, sobre todo cuando contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no podría impedir que terceros utilicen estos elementos. 4.9.
Cosa distinta ocurre cuando el signo evocativo es de fantasía y no existe un nivel ponderado de proximidad con el producto o servicio que se pretende distinguir, pues en esta hipótesis el consumidor tendrá que hacer un mayor esfuerzo intelectual para llegar a relacionar el signo con las propiedades del producto y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo de fantasía es marcadamente fuerte 4.1O.
En ese sentido, en el caso concreto y bajo los criterios esgrimidos, se deberá analizar si la palabra "CAMEMBERT" es una palabra evocativa o no, en relación con los productos que pretende distinguir. 5. Autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones 5.1. En el proceso interno ALPINA establece que la SIC ya le ha concedido el registro de la marca ALPINA CAMEMBERT y de varias marcas que incorporan la expresión ALPINA, en razón de lo cual es necesario abordar Proceso 50.JP-2003 de 4 de junio de 2003.
Proceso 7-IP-95 de 15 de sepliembre de 1995. Caso "COMOO/S/MOS: 14 Proceso 136-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 16 de 59 el tema la autonomía de la oficina nacional competente para tomar sus decisiones. 5.2. El principio de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas, sin tener en consideración el análisis realizado en otra u otras Oficinas de Marcas.
De conformidad con lo anterior, si se ha obtenido el registro de una marca en determinado país, esto no significa que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en los otros países. O bien, si el registro de marcas ha sido negado en uno de ellos, tampoco significa que deba ser negado en los demás países, aún en el caso de presentarse con base en el derecho de prioridad o por haberse solicitado en el mismo país que negó el registro 21 • 5.3.
Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho de que el principio de independencia implica dejar en libertad a la Oficina Nacional Competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento.
En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado 22• 5.4. Asimismo, es pertinente agregar que este examen de oficio, integral y motivado debe ser autónomo tanto en relación con las decisiones expedidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones expedidas por la propia oficina, en el sentido de que ésta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto, es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de anteriores análisis sobre signos idénticos o similares23. 5.5.
Esta atribución no quiere decir que la Oficina de Registro de Marcas tenga límites en su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite24• 5.6. Sobre la base del principio de autonomía, la oficina nacional competente está facultada para que, en cada expediente administrativo evalúe conforme a las circunstancias o pruebas, sin que exista la obligación de fundamentar sus resoluciones en antecedentes de procesos en otros 21 Proceso 71·/P-2007. 22 Proceso 181-IP-2014. 23 lbidem. 24 lbidem. 15 e Proceso 136-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 17 de 59 países, toda vez que la obligación de la autoridad administrativa es efectuar un análisis actual de cada solicitud que admite o deniega.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente interpretación prejudícial para ser aplicada por la Sala consultante al resolver el proceso interno 2012-00270-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ! iJ jh Cecilia Luisa A�teros MAGISTRADA Luís Rafael Vergara Quintero MAGJST DO Hugo Ra · 1'pac MAGISTRADO Notifíquese a la Sala Consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 16 26/06/2017 GACETA OFICIAL 18 de 59 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso: 154-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú Expediente Interno del Consultante: Referencia: 00474-2012-0-1801-JR-CA-04 Infracción al derecho patrimonial de comunicación pública Magistrado Ponente: Dr. Hemán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 474-2012-0/5ta SECA-CSJLI-PJ, de 9 de abril de 2015 recibido por este Tribunal, vía correo electrónico, en la misma fecha, mediante el cual, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 13 literal b), 15 literal e), 22, 30, 31, 54 y 5 7 de la Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a fin de resolver el Proceso Interno 00474-2012-01801-JR-CA-04; y, El Auto del 8 de octubre de 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: b INSTITUTO NACIONAL DE TELEVISIÓN DEL PERÚ - IRTP RADIO Y Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 2. 26/06/2017 19 de 59 Demandado: INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL-INDECOPI, DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Terceros interesados: MARIA DEL PILAR ROCA PALACIO y JUAN FEDERICO GARCIA HURTADO Hechos Relevantes 2.1.
El 14 de julio de 2010, la señora María del Pilar Roca Palacio (en adelante, María Roca) y el señor Juan Federico Garcia Hurtado (en adelante, Juan García), interpusieron denuncia administrativa ante la Dirección de Derechos de Autor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad Intelectual (en adelante, INDECOPI) de la República del Perú, por la supuesta infracción a sus derechos de autor, contra el INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y TELEVISIÓN DEL PERÚ-IRTP (en adelante, IRTP), por proyectar sin autorización durante la transmisión del programa "Sucedió en el Perú", emitido con fecha 19 de mayo de 2010, imágenes de la obra audiovisual 'Túpac Amaru", sin pagar los derechos de autor por proyección de las imágenes de la referida película. 2.2.
El 21 de octubre de 2010, el IRTP, presentó su escrito de descargo, manifestando que no se encontraba acreditado que en la fecha señalada (19 de mayo de 2010), se hubiera transmitido a través de TV Perú (Canal 7), las imágenes de la película "Túpac Amaru". 2.3. El 8 de noviembre de 2010, mediante Resolución 0609-2010/CDA INDECOPI, la Dirección de Derechos de Autor del INDECOPI, declaró infundada la denuncia interpuesta por los señores Maria Roca y Juan García, por considerar que no se acreditó la realización de actos de comunicación pública de la obra audiovisual denominada "Túpac Amaru". 2.4.
El 26 de noviembre de 201 O, los señores María Roca y Juan Garcia, interpusieron Recurso de Apelación en contra de la Resolución 06092010. 2.5. El 4 de marzo de 2011, el IRTP, contestó al Recurso de Apelación interpuesto por los señores Maria Roca y Juan Garcfa. 2.6. El 14 de octubre de 2011, mediante Resolución 2255-2011/TPI INDECOPI, el Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual del INDECOPI, revocó la Resolución 06092010/CDA-INDECOPI y declaró fundada la denuncia interpuesta, imponiendo al IRTP una multa de 2 UIT, más el pago de costas procesales, por considerar que se habría realizado actos de comunicación pública de la obra audiovisual denominada "Túpac Amaru", sin la debida autorización de sus titulares, los señores María Roca y Juan García. 2 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 20 de 59 2.7.
El 20 de enero de 2012, el IRTP presentó demanda contencioso administrativa, solicitando la nulidad total de la Resolución 22552011/TPI-INDECOPI. 2.8. El 24 de septiembre de 2012, los señores María Roca y Juan García, dieron contestación a la demanda como terceros interesados. 2.9. El 25 de septiembre de 2012, el INDECOPI, contestó a la demanda. 2.10.
El 8 de septiembre de 2014, mediante Sentencia signada como Resolución Número Quince, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespecialidad en Temas de Mercado, declaró infundada la demanda interpuesta por el IRTP. 2.11.EI 26 de septiembre, el IRTP, interpuso Recurso de Apelación contra la Sentencia signada como Resolución Número Quince, dictada el 8 de septiembre de 2014. 2.12.
Mediante providencia de 1O de marzo de 2015 la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima, República del Perú, decidió suspender el proceso y solicitar la Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos contenidos en la Demanda Contencioso Administrativa presentados por el IRTP 3.1.
"( ) conforme a lo señalado por el productor del programa "Sucedió en el Perú': mediante Informe Nº 122-GTV-SUCEDIÓ EN EL PERÚ-2010, el uso del referido material se encontraba autorizado en virtud del acuerdo verbal celebrado entre el señor Juan Federico García Hurtado y su esposa Pilar Roca con el productor del referido programa. En dicho acuerdo, se concertó la cesión de imágenes del documental por parte de los titulares del derecho y a cambio de ello se realizaría una entrevista al señor García Hurtado". 3.2.
"( ) en el transcurso del mes de febrero del año 2008 se emitió un programa conteniendo la entrevista pactada con los titulares del derecho de autor sobre el material audiovisual en cuestión y, posteriormente, durante en el mes de mayo del mismo año, se realizó la transmisión del programa "Sucedió en el Perú" que contenía las imágenes cedidas de acuerdo a lo pactado anteriormente': 3.3.
"( ) nuestra institución difundió de buena fe el programa "Sucedió en el Perú" el cual contenía imágenes del filme "Túpac Amaru" con el consentimiento verbal de los propietarios de los derechos del referido material". 3.4. "( ) resulta evidente que la Resolución Nº 2255-2011/TPI-INDECOPI de fecha 14.10.2011, es nula, por haberse emitido sin tomar en cuenta al momento de su emisión el acuerdo verbal celebrado entre el productor del ¡ () 3 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 21 de 59 programa "Sucedió en el Perú" y los titulares del derecho de autor del material audiovisual, siendo lícita la reproducción en forma parcial, por existir consentimiento". 3.5.
"(...) la Oficina de Derechos de Autor no puede imponer al IRTP una sanción por no existir una falta, es mas no se ha acreditado el perjuicio económico /os denunciantes al realizarse los actos de comunicación pública de la obra audiovisual denominada "Túpac Amaru" de titularidad de los denunciantes, por ello no se puede calificar el hecho denunciado como un aprovechamiento ilícito obtenido por el /RTP y otros criterios que dependiendo de cada caso particular, por ello no es aceptable que el INDECOPI adopte medidas correctivas". 4.
Argumentos de la contestación a la Demanda Contencioso Administrativa presentados por los terceros interesados Maria Roca y Juan García 4.1. "( ) negamos tajantemente lo señalado por la parte contraria sobre el supuesto acuerdo verbal que existió entre el procurador del programa "Sucedió en el Perú" y la parte recurrente para autorizar el uso de la película Túpac Amaru". 4.2.
"( ) la parte contraria sustenta su posición con un informe redactado por el productor del citado programa, constituyendo un informe elaborado por ellos mismos, el cual no tiene ningún valor legal, ya que ni siquiera ha sido ofrecido como medio probatorio en el presente caso". 4.3. "(...) comete una gran equivocación al indicar que el supuesto acuerdo verbal consistfa en que, a cambio de la supuesta cesión de las imágenes del documenta/, se realizará una entrevista al señor García Hurtado, por lo que de alteramos nuestra negación y contradicción sobre dicha alegación': 4.4.
"( ) se puede apreciar que /os medios probatorios aportados, no se ha acreditado MANIFESTACIÓN DE VOLUNTAD CONJUNTA NI ULTERIOR CONSENTIMIENTO ENTRE LA DEMANDANTE Y LOS RECURRENTES QUE HA YA GENERADO UNA RELACJON JURÍDICA PATR/MONIAL': 5. Argumentos de la contestación a la Acción de Nulidad por parte del INDECOPI 5.1. "(...) la demandante no acreditó que los autores de la obra audiovisual "Túpac Amaru" les haya otorgado autorización previa y por escrito para el uso de sus obras, por lo que se aprecia con claridad que la demandante infringió las normas de derechos de autor". 5.2.
"( ) conforme a nuestra legislación la autorización respecto a los derechos de autor debe ser previa y por escrito, por lo que incluso si hubiera existido una autorización verbal (la que no está probada) esta no bastaría para comunicar lícitamente la obra audiovisual': 4 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 6. 26/06/2017 22 de 59 Argumentos contenidos en la Sentencia de Primera Instancia del Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo, con Subespeclalidad en Temas de Mercado 6.1.
"(...) resulta importante indicar al demandante que en el procedimiento administrativo el lndecopi no omitió tomar en cuenta el supuesto acuerdo verbal, pues, dicho acuerdo en ningún momento fue puesto en conocimiento de la entidad administrativa demandada; por lo que el Instituto accionante no puede alegar que el lndecopi ha incurrido en error respecto a un supuesto acuerdo del cual no se presentó medio probatorio alguno, y que sólo se sustenta en un informe presentando recién con /a demanda contenciosa administrativa': 6.2.
"( ) corresponde aclarar al accionante que las sanciones administrativas se imponen en virtud de la comisión de infracciones contra la norma sobre derechos de autor, y no sobre la base del perjuicio económico que pueda causar al titular de la obra. (...) Lo expuesto por el accionante se debe desestimar al no tener ningún respaldo legal': 7.
Argumentos del Recursos de Apelación presentado por IRTP 7.1. "( ) se ha realizado de forma posterior a la interposición de la denuncia el INFORMENª 122-GTV. SUCEDIÓ EN EL PERÚ-2010, en el cual el productor del referido programa, informaba del uso del referido material, el que si se encontraba autorizado en virtud del acuerdo verbal celebrado entre el Sr. Juan Federico Garcfa Hurtado y su esposa, en el que se concertaba la cesión de imágenes del documental a cambio de una entrevista realizada al Sr. Garcfa Hurtado, extremo que fue debidamente probado con el CD digitalizado que se presentó a/ proceso mediante escrito de fecha 11 de julio del año 2012 � 7.2.
"(...) si hubo pacto previo realizado entre /as partes, pues es más que evidente que con la entrevista realizada al titular de los derechos de la obra, se tiene probada una contraprestación efectiva·: B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Sala consultante ha solicitado la Interpretación Prejudicial de los Artículos 13 literal b), 15 literal e), 22, 30, 31, 54 y 571 de la Decisión 351 Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "Articulo 13.- El autor o, en su caso, sus derechohabientes, tienen el derecho exclusivo de realizar, autonzar o prohibir: ( ) b) La comunieación ptJbliea de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, /os signos. los sonidos o las imágenes.
(...)" "Articulo 15.- Se entiende por comunicación pública, todo acto por el cual una pluralidad de personas, reunidas o no en un mismo lugar. pueda tener acceso a la obra sin previa distribución de ejemplares a cada una de ellas, y en especial las siguientes: ( ) 5 Proceso 154-1 P-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 23 de 59 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requiriendo que este Tribunal se pronuncie respecto a: (i) ¿Cómo debe interpretarse el Articulo 13 literal b) y el Articulo 22 de la Decisión 351, respecto a cuáles son los límites permisibles en un acto de comunicación pública de una obra audiovisual realizada por un tercero no titular de la obra? ¿debe interpretarse que es necesaria la existencia de un ánimo de lucro por parte del tercero (no titular de la obra o de sus derechos) que realiza actos de disposición sobre una obra a efecto de configurarse de la existencia de una infracción a los derechos de autor? ¿de no existir un ánimo de lucro en un acto de comunicación de la obra, podría interpretarse que dicho acto se ajusta a un uso justo de la obra audiovisual? (ii) ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 15 literal e) de la Decisión 351, en lo referido a si resulta relevante el que la retransmisión televisiva de una obra audiovisual se haga en forma fragmentada y/o parcial y no en su integridad? ¿debe interpretarse como acto de comunicación la retransmisión de fragmentos de una obra que obren insertos en otra obra audiovisual difundida con posterioridad? (iii) ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 30 de la Decisión 351, respecto al hecho que la existencia de cesión de derechos sobre una obra audiovisual debe regirse a lo establecido en la legislación nacional confrontado al hecho que el Artículo 54 de la decisión contempla que la autorización brindada por el autor o titular de los derechos de la obra debe ser expresa y previa al acto de comunicación pública o cualquier otro acto de disposición? (iv) ¿Puede ser interpretado el Articulo 31 de la Decisión 351, referido a que las autorizaciones concedidas deben obrar expresamente en el contrato respectivo al hecho de que dichos contratos en los que se autorice o conceda licencia (u otro de disposición) deban ser únicamente escritos, o puede hacerse una interpretación extensiva a una modalidad verbal del contrato? e) La retransmisión, por cualquiera de los medios citados en los literales anteriores y por una entidad emisora distinta de la de origen, de la obra radiodifundida o televisada.
(•. r "Articulo 30.- Las disposiciones relativas a la cesión o concesión de derechos patrimoniales y a las licencias de uso de las obras protegidas, se regirán por lo previsto en las legislaciones internas de los Palses Miembros. Articulo 31.- Toda transferencia de los derechos patrimoniales. asl como las autorizaciones o licencias de uso. se entenderán limitadas a las formas de explotación y demás modalidades pactadas expresamente en el contrato respectivo.· "Articulo 54.- Ninguna autoridad ni persona natural o jurldica, podrá autorizar la utilización de una obra, interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o prestar su apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta con la autorización expresa previa del titular del derecho o de su representante.
En caso de incumplimiento será solidariamente responsable.· "Articulo 57.- La autoridad nacional competente, podrá asimismo ordenar lo siguiente: a} El pago al titular del derecho mfnngido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos con motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido;
(...r 6 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 24 de 59 (v) ¿Cómo debe interpretarse el Artlculo 54 de la Decisión 351 respecto al hecho de las formas en las cuales el titular de la obra o de los derechos de la obra puede autorizar su utilización, explotación, difusión o cualquier otro acto de disposición? ¿Debe interpretarse que el término "autorización expresa" al que hace referencia la norma significa que la autorización debe ser necesariamente escrita, o pueden existir otros canales mediante los cuales el autor y/o titular pueda prestar su conformidad para la comunicación pública o cualquier otro acto de disposición de la obra? (vi) ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 57 de la Decisión 351 respecto a la facultad de la administración para requerir al infractor de derechos de autor el pago de las costas en las que hubieran incurrido el denunciante? ¿se encuentra ligada esta facultad a la existencia de remuneraciones devengadas a favor del titular de los derechos de la obra? No procede la interpretación del Artículo 22 de la Decisión 351, toda vez que las excepciones o limitaciones al derecho de autor no son materia de controversia.
Sin embargo, se hará referencia a las disposiciones del mencionado artículo a fin de responder Asimismo, no se interpretarán los Literales e) y d) del Articulo 57 de la Decisión 351, toda vez que los supuestos contemplados en dichos literales no son parte de la controversia. Procede únicamente la interpretación de los Literales a) y b) del Artículo 57 de la Decisión 351, por ser parte de la controversia el pago de costas y la indemnización por una supuesta infracción. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACION 1. 2. 3. 4.
Derecho patrimonial de comunicación pública de la obra. Infracción a los derechos de autor. Medidas resarcitorias. La transmisión del Derecho de Autor y la explotación de la obra por terceros. Respuesta a las preguntas realizadas por la Sala consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Derecho patrlmonial de comunicación pública de la obra 1.1.
En el proceso interno se discute la posible violación del derecho patrimonial de comunicación pública de la obra audiovisual "Túpac Amaru" por parte de IRTP en perjuicio de sus titulares los señores María Roca y Juan García, en tal virtud se interpretan las normas que hacen mención a este tipo de instituciones jurídicas del derecho de autor. 1.2.
El creador de una obra, además del honor, espera sacar provecho de la explotación de su obra y de alli que el derecho patrimonial o pecuniario del autor esté reconocido en los convenios internacionales y en normas comunitarias sobre la materia. 7 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 25 de 59 1.3. Los derechos patrimoniales son aquellos que conceden al sujeto titular el disfrute económico de su producción y se caracterizan por ser temporales, transferibles y, como tercera característica, podemos citar que son renunciables, cuando el bien pasa al dominio público. 1.4.
El derecho patrimonial, conforme a las variables existentes en cada ordenamiento jurídico, está conformado por cualquier forma de explotación de la obra, salvo excepción legal expresa y comprende, entre otros derechos, el de elaboración o modificación, el de comunicación pública, el de reproducción y el de distribución, a recibir una remuneración referidos a determinados géneros creativos o a algunas formas de utilización de las obras, como la grabación de obras audiovisuales. 1.5.
De conformidad con su naturaleza, los derechos patrimoniales son transferibles, renunciables y temporales. En relación con la última de las características, el derecho patrimonial no es ilimitado en el tiempo y, en ese sentido, la Decisión 351 en su Artículo 18 establece que tendrán una duración que será por el tiempo de la vida del autor y 50 años más después de su muerte 2. 1.6 Las características de los derechos patrimoniales, según Marco Proaño Maya, se distinguen por.
"1.- Son derechos exclusivos del autor, facultad que se transmite a los herederos solo a la muerte del titular. A diferencia del derecho moral, que es irrenunciable e inalienable, /os derechos patrimoniales pueden ser transferidos por el autor a terceras personas; y, "2.- El derecho patrimonial es temporal. La duración en el ejercicio de este derecho tiene una limitación en el tiempo, para el autor durante su vida y para /os herederos, cincuenta años después de la muerte del autor, conforme el término generalmente aceptado por la legislación internacional.
Transcurrido este tiempo, el derecho se extingue y la obra entra en el dominio público." 3 1.7 Dentro de los derechos patrimoniales se encuentra la comunicación pública de la obra que está referida en el Literal b) del Artículo 13 de la Decisión 351, la cual se define como "todo acto por el cual una pluralidad de personas pueda tener acceso a todo o parte de ella, en su forma original o transformada, por medios que no consisten en la distribución de ejemplares."4 1.8 El Artículo 13 de la Decisión 351, en el Capítulo V de los Derechos Patrimoniales, reconoce al autor y en su caso a sus herederos "el derecho Proceso 177-IP-2013 de fecha 13 de noviembre de 2013, p. 22.
Marco Proaño Maya, El Derecho de Autor, Primera Edición, 1993, pág. 95. Delia Ups yc, Derecho de Autor y Derechos Conexos, Ediciones UNESCO-CERLALC-ZAVALIA, 1993, pág. 183. 8 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 26 de 59 exclusivo" de realizar, autorizar o prohibir, entre otros: la comunicación pública de la obra por cualquier medio que sirva para difundir las palabras, los signos, los sonidos y las imágenes. 1.9 Esta exclusividad en favor del autor se encuentra también consagrada en el Articulo 11 bis numeral 1) del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artisticas, indicando que el derecho exclusivo de autorizar "2°.- Toda comunicación pública, por hilo o sin hilo de la obra radiodifundida, cuando esta comunicación se haga por distinto organismo que el de origen''. 1.10 Las formas de comunicación pública son las siguientes: a) uRepresentación y ejecución pública.- Constituye uno de los procedimientos para hacer comunicar las obras artísticas y literarias a varias personas, a través de medios distintos de la distribución de ejemplares.
Sus principales requisitos consisten en la inexistencia de un vehículo material para que se pueda acceder a la obra y en la destinación de la comunicación a una pluralidad de personas calificadas como "público"; La noción estricta de representación se refiere a las obras dramáticas, dramático-musicales, coreográficas o pantomímicas, comunicadas a través de la escenificación. b) Recitación o declamaclón.- Hablamos de dicho derecho cuando se hace la lectura de obras literarias, en alta voz, para un público presente o con la utilización de procedimientos diferentes de la radiodifusión, sin que medie la previa distribución de ejemplares.
Las obras comunicadas al público en forma oral, expresamente mencionadas en el Convenio de Berna (Artfculo 2.1), también están protegidas por el derecho de autor. las conferencias, alocuciones, sermones y otras de la misma naturaleza, inclusive las clases que se dictan, en el marco de las actividades docentes. c) Exhibición o proyección cinematográfica.- Entre las modalidades del derecho de comunicación pública indirecta se encuentra la facultad reservada al autor de autorizar o prohibir la proyección o exhibición públicas de las obras cinematográficas, asimiladas a éstas las obras expresadas por un proceso análogo a la cinematografía, así entendidas las secuencias de imágenes y/o sonidos grabados en toda clase de soportes materiales, para proyección ante un público presente. d) Exposición.- El derecho de exposición de las obras de arte plásticas es un derecho similar al derecho de representación. El acceso público a las obras, o a una copia de la obra, puede darse de forma udirecta", denominada genéricamente de "exposición", o "Indirecta" mediante la utilización de un dispositivo que puede ser 9 f t Proceso 154-1 P-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 27 de 59 una película, un dispositivo, presentado por lo general en una pantalla.
Con la aparición de nuevas técnicas que utilizan medios electrónicos, la forma indirecta de presentación de las obras de arte y fotografías ha adquirido importancia creciente, poniendo de relieve la necesidad de una protección expresa y efectiva, en salvaguardia de los derechos exclusivos del autor. e) 1.11 Transmisión.- Se entiende por transmisión el acto de enviar a distancia obras, datos, informaciones o la representación, ejecución o recitación de la obra, sin trasladarla materialmente, por medios idóneos, alámbricos o inalámbricos." 5 El concepto de transmisión es precisado por Carlos Corrales en los siguientes términos: 'Transmitir es hacer llegar a distancias señales.
Esas señales pueden ser portadoras de sonidos, de imágenes, de datos; cuando las señales se transmiten por intermedio de ondas electromagnéticas capaces de esparcirse libremente, sin necesidad de un medio material conductor, sin guía artificial, estamos en presencia de la radio si lo que se transmite es únicamente sonidos y, la televisión, si lo que se transmite son imágenes y sonidos.
Ambas formas radio y televisión se denominan Radiodifusión o Transmisión sin Hilo. Asimismo, la transmisión de sonidos e imágenes puede hacerse por intermedio de señales que son conducidas, transportadas, por un medio físico individualizado, un cable, por ejemplo." 6 1.12 En consecuencia, la transmisión se puede hacer por radiodifusión, que se entiende a la comunicación a distancia de sonidos y/o imágenes para su recepción por el público en general por medio de ondas radioeléctricas, a través de la radio, la televisión, o de un satélite. 1.13 En el caso que se ha presentado para la Interpretación Prejudicial se hace referencia a la retransmisión, la cual según la define el Articulo 3 de la Decisión 351, es la "remisión de una señal o de un programa recibido de otra fuente, efectuada por difusión inalámbrica de signos, sonidos o imágenes, o mediante hilo, cable, fibra óptica u otro procedimiento análogo". 1.14 El Artículo 15 Literal e) de la Decisión 351, hace referencia especialmente a la retransmisión la cual, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual OMPI, es la emisión simultánea por un organismo de radiodifusión de una emisión de otro organismo de radiodifusión7• Es decir, X Congreso lntemacionat sobre Protección de los Derechos Intelectuales. ob. cit. páginas: 77, 78, 79, 80.
X Congreso Internacional sobre Protección de los Derechos Intelectuales, ob. cit. pág. 80 (carios Corrales, Televisión por Cable, San Bemardíno, 1993). 7 Comité Pennanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de ta OMPI. Octava sesión. "La Protección de los Organismos de Radiodifusión: ténninos conceptos� Doc. SCCR/8/INF/1. Ginebra 2002. 10 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 28 de 59 es la transmisión de la obra al público por un organismo distinto al de origen. 1.15 La obra radiodifundida o televisada es el medio de comunicación a través de señales portadoras de imágenes y sonidos para la colectividad. 1.16 El acto de comunicación pública debe ser sometido a la autorización o consentimiento previo de los titulares de derechos sobre la programación emitida cuando las transmisiones sean de acceso público. 1.17 Lo que trata de proteger el régimen comunitario es el bien juridico de la emisión, por lo tanto, se puede autorizar o denegar la retransmisión de las emisiones, es decir la difusión a distancia de señales (sonidos e imágenes) al público en general. 2.
Infracción a los derechos de autor. Medidas resarcitorias 2.1. Como en el proceso interno los demandantes, señores María Roca y Juan García, titulares de los derechos de autor sobre la obra audiovisual "Túpac Amaru" presentaron una demanda por supuesta infracción a sus derechos en contra de IRTP por haberla comunicado públicamente y sin autorización a través de su programa "Sucedió en el Perú" que se difunde en TV Perú (Canal 7), corresponde interpretar la normativa comunitaria que hace mención al tema señalado. 2.2.
La Decisión 351 establece en el Capitulo XIII "De los Aspectos Procesales" algunos parámetros generales en cuanto a los procesos o procedimientos que deben seguirse ante la autoridad nacional competente en relación con la protección del derecho de autor. 2.3. El titular de un derecho de autor está facultado para acudir a la autoridad nacional competente e iniciar acciones administrativas o judiciales cuando estime que existe alguna forma de vulneración a sus derechos.
En el caso de que la autoridad compruebe que se ha utilizado un derecho de autor sin autorización, el infractor tendrá que asumir consecuencias civiles, penales y administrativas sin excluir la responsabilidad pecuniaria. 2.4. Se advierte que lo dispuesto a través de la norma comunitaria y, en especial el Articulo 57 de la Decisión 351, al ser tan general en materia de procedimiento, deja abierto un gran margen para que el ordenamiento interno de los Paises Miembros regulen los procedimientos y procesos con base en la norma comunitaria, de conformidad con el principio de complemento indispensableª. 8 El Tribunal, en relación con el principio de complemento indispensable, ha manifestado lo siguiente: ¿Las normas de derecho inlemo pueden reglamentar el Ordenamiento Jurldico Comunitario?, el Tribunal ha acudido a la figura del complemento indispensable para resolverlo.
En ese sentido ha reiterado que la facullad reglamentaria por la legislación interna de los Paises Miembros es excepcional y que se rige por el principio de complemento indispensable que se consagra de la siguiente manera: "no es posible la expedición de normas nacionales sobre el mismo asunto, salvo que sean necesanas para la correcta aplicación de aquéllas: 11 Proceso 154-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 29 de 59 2.5.
Teniendo en cuenta los hechos del proceso interno previamente expuestos, corresponde interpretar los Literales a) y b) del Artículo 57, cuyo tenor señala lo siguiente: "Articulo 57.- La autoridad asimismo ordenar lo siguiente: nacional competente, podrá a) El pago al titular del derecho infringido de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos can motivo de la violación de su derecho; b) Que el infractor asuma el pago de las costas del proceso en que haya incurrido el titular del derecho infringido;" 2.6.
La reparación o indemnización de daños y perjuicios, además de ser adecuada, debe ser integral; es decir, debe incluir el daño emergente y el lucro cesante, así como el daño moral de llegar a presentarse.9 2. 7. La doctrina sostiene que el daño emergente es la pérdida patrimonial sufrida efectivamente por la víctima. En tal sentido, se habla de daño emergente cuando un bien económico sale efectivamente de la esfera patrimonial de la víctima.
Por su parte, el daño moral o extrapatrimonial es la afectación a aquellos bienes que son difíciles de valorar en dinero y que están relacionados directamente con la vida personal y afectiva de cada persona, tales bienes jurídicos pueden ser la libertad, la intimidad, la tranquilidad, entre otros. 2.8. Con respecto al lucro cesante es el conjunto de ganancias que la víctima habría obtenido en caso de no haberse realizado la afectación, lo que equivale a decir que es aquella parte del patrimonio que la víctima dejó de percibir como consecuencia de la afectación. 2.9.
En el derecho de autor, el lucro cesante se puede entender como aquellas ganancias que el titular de la obra dejó de percibir como consecuencia de la infracción; esto es, el monto equivalente a lo que habría obtenido en caso de haberse pagado por la licencia a usar la obra. "LD anterior quiere decir que los Palses Miembros no pueden expedir no,mas sobre asuntos regulados por las normas comunitarias, salvo que sean necesarias para su correcta ejecución y, en consecuencia, no pueden, so pretexto de reglamentar no,mas comunitarias, establecer nuevos derechos u obligaciones o modificar los ya existentes y previstos en las nonnas comunitarias.• (Interpretación Prejudicial del 13 de febrero de 2007, recalda en proceso 158-IP-2006}.
TAMA YO JARAMILLO, Javier. Tratado de la Responsabilidad Civil. Tomo JI. 2da. Edición. 2007, pp. 1145 y ss. SANTOS BALLESTEROS, Jorge. Instituciones de Responsabilidad Civil. 2 Edición. 2006. pp. 175 y ss. Los autores citados son claros en delimitar que cuando se habla de indemnización, esta busca resarcir los daños patrimoniales (dailo emergente y lucro cesante) as/ como los daños extrapatrimonlales (daño moral).
¡ t 12 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 30 de 59 2.10. Por lo anterior, se puede concluir que el concepto de reparación o indemnización es mucho más amplio que el simple pago compensatorio de las remuneraciones dejadas de percibir (lucro cesante), pues también incluye la reparación pecuniaria por lo que efectivamente perdió (daño emergente) y la reparación por la afectación de ciertos bienes que pertenecen a esfera personal o subjetiva (daño moral). 2.11.
Ahora bien, la reparación o indemnización del daño, sea cual fuere el tipo de afectación que se haya realizado (daño emergente, lucro cesante o daño moral) implica el traslado de la afectación a aquella persona que la produjo. En esa línea se ha pronunciado la doctrina al señalar que "la reparación del daño no es otra cosa que trasladar las consecuencias negativas que sufre el damnificado por las pérdidas sufridas a causa del daño".1 o 2.12.
En tal sentido, el literal a) del Artículo 57 de la Decisión 351 habilita a las autoridades competentes de los Países Miembros de la Comunidad Andina la posibilidad de fijar una multa en favor del ofendido por los daños y perjuicios (lucro cesante, daño emergente o daño moral), generados por el infractor, sobre los parámetros que fije la ley nacional, en aplicación del denominado principio de complemento indispensable. 2.13.
En el caso de la tutela de mérito, cuyo objeto, como se indicó, es el restablecimiento del titular en el goce y ejercicio de su derecho exclusivo, por la vía del resarcimiento del daño, la norma comunitaria atribuye potestad a la autoridad nacional competente para disponer el pago de una reparación o indemnización adecuada en compensación por los daños y perjuicios sufridos, así como el pago por el infractor de las costas del proceso y el retiro definitivo del comercio de los ejemplares ilfcitos11. 2.14.
Se deberá analizar si la sanción impuesta estuvo acorde a los parámetros señalados por la legislación comunitaria, comprobándose en primer término el cometimiento de la infracción de derechos de autor y, en segundo término, de conformidad con la normativa interna el monto de la multa y costas procesales. 3. La transmisión del Derecho de Autor y la explotación de la obra por terceros 3.1.
En virtud de que en el proceso interno se discute la existencia o no de una autorización debida por parte de los señores Maria Roca y Juan García titulares de la obra audiovisual "Túpac Amaru" para que esta pueda ser comunicada públicamente por IRTP a través del programa Sucedió en el Perú" que se difunde en TV Perú (Canal 7), corresponde analizar los conceptos de licencia de uso, transferencia y autorización sobre obras protegidas por el Derecho de Autor. 10 " PERÉZ FUENTES, Gisela Maria.
El Daño Moral en lberoamérica. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. México. 2006. p 205. Proceso 178-IP-2006, Marca: ·POL YNIL • (nominativa), publicado en la Gaceta Oficial 1486 de 11 de abril de 2007. 13 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 31 de 59 3.2. El derecho de autor está integrado por dos tipos de derechos: patrimonial y moral.
Esta composición particular hace que su transmisión a título universal por causa de muerte o, a titulo singular por acto entre vivos, sea distinta. la diferencia fundamental entre ambas clases de transferencias se encuentra en que, mientras los derechos de orden moral son intrasmisibles salvo en lo referente al ejercicio del derecho (Ej. velar por la paternidad de la obra) con ciertas limitaciones, a los herederos u otros causa-habientes del autor; los de carácter patrimonial son trasmisibles, total o parcialmente, a través de actos entre vivos, u objeto de licencias o autorizaciones de uso otorgadas a terceros para la explotación de la obra (Ej: importación o venta de una obra) 3.3.
El Artículo 31 de la Decisión 351, manifiesta que toda transferencia de los derechos patrimoniales, autorizaciones o licencias de uso, se entienden limitadas a las formas de explotación según lo exprese el contrato respectivo. lo cual quiere decir que toda cesión, concesión, licencia o autorización deberá constar por escrito, salvo excepción legal expresa. 3.4.
En el objeto de los contratos se establece las autorizaciones de uso o licencias constituyendo para algunas legislaciones la exclusión de la cesión total o parcial de los derechos, implicando el beneficio a la participación proporcional de las regalías provenientes de la explotación de su obra. 3.5. Dentro de los principios de interpretación de los contratos, la autorización de uso se encuentra limitada a aquel o aquellos mencionados en el contrato, aclarando la diferencia e independencia entre la cesión de derecho de representación y la cesión del derecho de reproducción, que no supone lo mismo. la norma establece que en el contrato se expresen las posibles modalidades o limitaciones que convlenen las partes para realizar el acto.
"No se pretende una multiplicación hasta el infinito de documentos en función de todas y cada una de las modalidades de explotación que hayan podido prever las partes, sino que el legislador trata de conseguir que las reglamentaciones que la misma ley establece para las formas de explotación contempladas en los contratos en particular (edición, representación, producción audiovisual), respecto de las cuales ha mostrado un acusado interés en organizarlas específicamente, no sean burladas mediante una transmisión concebida en términos generales." 12 3.6. la transferencia del derecho de explotación puede ser total o parcial, considerando a la primera como la transferencia de los derechos sin ninguna reserva o facultad que le confiere el titular; y la segunda es aquella que el titular transfiere por un tiempo determinado o alguna de sus facultades. 3.7.
Lo que en conjunto accede a las facultades de orden patrimonial excluyendo las de orden moral por ser inalienables. 12 Citado por Delia Upszyc, ob. cit. págs: 277 y 278. 14 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 32 de 59 "Para Sanajo, la cesión, stricto sensu, es la transmisión de un objeto incorporal mediante un precio determinado, de manera que se le considera como una especie de venta." "Pothier indica que el objeto de la venta puede ser una cosa incorporal, como un crédito o un derecho, y en tal sentido estudia entre los contratos especiales de venta, a la cesión de créditos y otros derechos." 13 3.8.
La cesión de derechos, así como las autorizaciones o licencias de uso que hace el autor a terceros debe ser interpretada en fonna restrictiva, es decir sólo aquellos limites previstos en el contrato podrán ser entendidos como cesibles sin considerar los derechos que constituye para el titular una reserva propia y particular para su uso. 3.9.
En ese mismo sentido, conforme al Articulo 54 de la Decisión 351, para que una persona natural o jurídica incluso una autoridad pueda autorizar la utilización, interpretación, producción fonográfica, radiodifusión de una obra deberá contar con la autorización expresa por parte del titular del derecho o de su representante, caso contrario podrán ser solidariamente responsables. 3.10.
El Artículo 30 de la Decisión 351, deja abierta la posibilidad de que las legislaciones de los Países Miembros establezcan condiciones o formalidades para la celebración e inscripción de estos tipos de contratos, observando el principio de complemento indispensable. 3.11. Es importante tener en cuenta que toda interpretación de los contratos en el ámbito de los derechos intelectuales, debe partir del principio de "in dubio pro autoris': que quiere decir "en caso de duda, estará a lo que más favorezca al autor': en caso de controversia o vacío legal, sin perder de vista que la interpretación de los negocios jurídicos sobre derecho de autor será siempre restrictiva por lo que, no se admite el reconocimiento de derechos más amplios de los expresamente concedidos por el autor en el instrumento respectivo. 3.12.
Se deberá tener en cuenta el valor jurídico que la normativa comunitaria así como la interna otorgan a los contratos verbales o escritos que amparan derechos de autor para el caso de que estos resulten alegados y probados conforme a derecho. 4. Respuesta a las preguntas realizadas por la Sala consultante (i) ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 13 literal b ) y el Artículo 22 de la Decisión 351, respecto a cuáles son los límites permisibles en un acto de comunicación pública de una obra audiovisual realizada por un tercero no titular de la obra? ¿Debe Interpretarse que es necesaria la existencia de un ánimo de lucro por parte del tercero (no titular de la obra o de sus derechos) que realiza actos u Citado por Ricardo Anlequera Parilli, ob. cit. pág. 505. 15 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 33 de 59 de disposición sobre una obra a efecto de configurarse la existencia de una infracción a los derechos de autor? ¿de no existir un ánimo de lucro en un acto de comunicación de la obra, podría interpretarse que dicho acto se ajusta a un uso justo de la obra audiovisual? En el orden comunitario, los limites y excepciones significan la posibilidad de realizar lícitamente, sin la autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los actos enumerados en el Artículo 22 de la Decisión 351 1 4, citado anteriormente, que alcanzan a restringir los derechos patrimoniales del autor, pero no sus derechos morales.
Si bien en los literales a), b), c), d), j) del Artículo 22 de la Decisión 351, se contempla que un tercero sin autorización del autor puede utilizar una obra en tanto lo haga sin fines de lucro, esta condición no se encuentra prevista en los literales e), f), g), h), i) y k) de dicho " Decisión 351 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena "Articulo 22..
Sin perjuicio de lo dispuesto en el Capitulo V y en el articulo anterior, será licito realizar, sin autorización del autor y sin el pago de remuneración alguna, los siguientes actos: a) Citar en una obra, otras obras publicadas, siempre que se indique la fuente y el nombre del autor, a condición de que tales citas se hagan conforme a los usos honrados y en la medida Justificada por al fin que se persiga: b) Reproducir por medios reprográficos para la anseilanza o para la realización da exámenes en instituciones educativas, en la medida Justificada por el fin que se persiga, artlculos flcitamente publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos de las obras 1/citamente publicadas, a condición que tal utilización se haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de venta u otra transacción a titulo oneroso, ni tenga directa o indirectamente fines de lucro: c) Reproducir en forma individual, una obra por una biblioteca o archivo cuyas actividades no tengan directa o indirectamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se encuentre en la colección permanente de la biblioleca o archivo, y dicha reproducción se realice con los siguientes fines: 1) PreseNar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravlo, destrucción o inutilización: o, 2) Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archivo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado. d) Reproducir una obra para actuaciones judiciales o administrativas, en la medida justificada por et fin qua se persiga: e) Reproducir y distribuir por la,xensa o emitir por radiodifusión o transm,síón pública por cable, artlculos de actualidad, de discusión económica, polftica o religiosa publicados en periódicos o colecciones periódicas, u obras radiodifundidas que tengan el mismo carácter. en los casos en que la reproducción, la radiodifusión o la transmisión pública no se hayan reservado expresamente; f) Reproducir y poner al alcance del público, con ocasión de las Informaciones relativas a acontecimientos de actualidad por medio de la fotogralla, la cinematogralla o por la radiodifusión o transmisión pública por cable, obras vistas u oidas en el curso de tales acontecimientos, en la medida justifteada por el fin de la infamación: g) Reproducir por la prensa, la radiodifusión o la transmisión pública. discursos polftieos, as/ como disertaciones, alocuciones, sennonas, discursos pronunciados durante actuaciones judiciales u otras obras de carácter similar pronunciadas en público, con fines de información sobre los hechos de actualidad, en la medida en que Jo justifiquen los fines perseguidos, y conservando los autores sus derechos a la publicación de coleccionas de tales obras; h) Realizar la reproducción, em,sión por radiodifusión o transmisión pública por cable, de la imagen de una obra arquitectónica, de una obra da bellas artes, de una obra fotográfica o de una obra de artes aplicadas, que se encuentre situada en forma permanente en un lugar abierto al público: I) La realización, por parte de los organismos de radiodifusión, da grabaciones enmaras mediante sus propios equipos y para su utilización en sus propias emisiones de radiodifusión, de una obra sobre la cual tengan el derecho para radiodifundirla.
El organismo da radiodifusión estará obligado a destruir tal grabación en el plazo o condiciones previstas en cada legislación nacional; j} Realizar la representación o ejecución de una obra en el curso de las actividades de una institución de enseilanza por el personal y los estudiantes de tal institución, siempre que no se cobre por la entrada ni tanga algün fin lucrativo directo o indirecto, y el püblrco esté compuesto exclusivamente por el personal y estudiantes de la institución o padres o tutores da los alumnos y otras personas directamente vinculadas con las actividades de la institución; k) La realización de una transmisión o relransm1si6n, por parta de un organismo de radiodifusión, de una obra originalmente radiodifundida por él, siempre que tal retransm,sión o transmisión pública, sea simultánea con la radiodifusión original y que la obra se emita por radiodifusión o se transmita públicamente sin alteraciones. • 16 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 34 de 59 artículo; sin embargo, existiendo un fin lucrativo se deberá tener en cuenta que no se afecte la normal explotación de la obra, no se causen perjuicios injustificados a los legítimos intereses del titular o titulares de los derechos (usos honrados) y sobre todo en la medida justificada por el fin que se persiga (educativo, informativo, privado, etc.).
(ii) ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 15 literal e) de la Decisión 351, en lo referido a si resulta relevante el que la retransmisión televisiva de una obra audiovisual se haga en forma fragmentada y/o parcial y no en su integridad? ¿debe interpretarse como acto de comunicación la retransmisión de fragmentos de una obra que obren insertos en otra obra audiovisual difundida con posterioridad? Se considera acto de comunicación pública de una obra audiovisual la trasmisión o retrasmisión por cualquier medio de forma total o parcial.
Sin embargo, deberá observarse las excepciones y limitaciones al derecho de autor. (iii) ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 30 de la Decisión 351, respecto al hecho que la existencia de cesión de derechos sobre una obra audiovisual debe regirse a lo establecldo en la legislación nacional confrontado al hecho que el Artículo 54 de la decisión contempla que la autorización brindada por el autor o titular de los derechos de la obra debe ser expresa y previa al acto de comunicación pública o cualquier otro acto de disposición? La Normativa Comunitaria bajo el principio del complemento indispensable deja abierta la posibilidad de que las legislaciones de los Paises Miembros regulen las formas en las que el autor pueda expresar su voluntad y consentimiento para el uso de su obra.
En todos los casos la autorización expresa y previa del autor garantiza el pleno goce de sus derechos por tanto es obligatorio el cumplimiento de esta prerrogativa. En el marco del Artículo 54 de la Decisión 351, salvo pacto en contrario un tercero puede autorizar la utilización de una obra, pudiendo ser solidariamente responsable por la posible vulneración a los derechos del autor primigenio.
(iv) ¿Puede ser interpretado el Artículo 31 de la Decisión 351, referido a que las autorizaciones concedidas deben obrar expresamente en el contrato respectivo al hecho de que dichos contratos en los que se autorice o conceda licencia (u otro de disposición) deban ser únicamente escritos, o puede hacerse una interpretación extensiva a una modalidad verbal del contrato? 17 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 35 de 59 Como se dijo en la respuesta a la pregunta anterior los Países Miembros podrán establecer condiciones y/o formalidades observado el principio del complemento indispensable para garantizar que el autor exprese su voluntad de autorizar la utilización de su obra sea esta por escrito o de forma verbal.
(v) Como debe interpretarse el artículo 54 de la Decisión 351 respecto al hecho de las formas en las cuales el titular de la obra o de los derechos de la obra puede autorizar su utilización, explotación, difusión o cualquier otro acto de disposición? ¿Debe interpretarse que el término "autorización expresa" al que hace referencia la norma significa que la autorización debe ser necesariamente escrita, o pueden existir otros canales mediante los cuales el autor y/o titular pueda prestar su conformidad para la comunicación pública o cualquier otro acto de disposición de la obra? La autorización expresa del autor quiere decir que, esta debe ser por escrito a fin de que sea oponible a terceros, sin embargo la normativa nacional en aplicación del complemento indispensable puede brindar alternativas que faciliten la manifestación de la voluntad del autor para autorizar el uso de una obra.
(vi) ¿Cómo debe interpretarse el Artículo 57 de la Decisión 351 respecto a la facultad de la administración para requerir al infractor de derechos de autor el pago de las costas en las que hubieran incurrido el denunciante? ¿se encuentra ligada esta facultad a la existencia de remuneraciones devengadas a favor del titular de los derechos de la obra? Dependiendo de la normativa interna de cada País Miembro se podrá fijar un monto por las costas judiciales y costos a los que hubiera incurrido el demandante.
En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte Consultante al resolver el Proceso Interno 00474-2012-0-1801-JR-CA-04, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. I, 18 Proceso 154-IP-2015 GACETA OFICIAL MAGISTRADA 26/06/2017 36 de 59 a el Vergara Quintero AGISTRADO Hugo Ramiro Gómez pac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. �u� t Cecilia Luisa Ayll�os PRESIDENTA Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 19 26/06/2017 GACETA OFICIAL 37 de 59 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril del 2017 Proceso: 259-IP-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2007-0326 Referencia: Registro del signo ALPINA VITALIS (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1623 de fecha 28 de mayo del 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b), 136 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-0326; y, El Auto de 15 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: COMPAGNIE GERVAIS DANONE Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y DE LA REPÚBLICA DE COMERCIO COLOMBIA PROCESO 259-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL Tercero Interesado: 2. 38 de 59 ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Hechos Relevantes 2.1. El 30 de marzo del 2006, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (en adelante, ALPINA), solicitó 1 ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (En adelante, la SIC), el registro como marca del signo ALPINA VITALIS (mixto) para identificar productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza)2.
Pantone 368 C Pantone 281 e '--__;::= Pantone Cían Process 2.2. El 31 de mayo del 2006, fue publicado el extracto de la solicitud de registro del signo ALPINA VITALIS (mixto) en la Gaceta para la Propiedad Industrial 564, sin que se hayan presentado oposiciones en su contra. 2.3. El 24 de octubre del 2006, mediante Resolución 27812, la SIC otorgó el registro como marca del signo ALPINA VITALIS (mixto)3. 2.4.
El 10 de septiembre del 2007, COMPAGNIE GERVAIS DANONE (en adelante, DANONE), presentó Acción de Nulidad en contra de la Resolución 27812 del 24 de octubre del 2006. 2.5. El 26 de febrero del 2008, DANONE presentó corrección a la demanda de Acción de Nulidad presentada en contra de la Resolución 27812 de 24 de octubre de 2006. 2.6. El 17 de octubre del 2008, la SIC contestó la demanda presentada por DANONE manifestando la legalidad del acto administrativo.
Expediente Administrativo 06 031634. Clase 32: "( ) cervezas, aguas minerales. gaseosas y otras bebidas no alcohólicas: bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas: Certificado 322. 728. 2 PROCESO 259-IP-2015 26/06/2017 GACETA OFICIAL 39 de 59 2.7. ALPINA contestó la Acción de Nulidad en calidad de Tercero lnteresado.4 2.8.
Mediante Auto del 24 de abril del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 3. Argumentos presentados por DANONE en la Acción de Nulidad 3.1. "DANONE fue creada en España en el año de 1919, en ese mismo año inició la fabricación de yogures': 3.2.
"Con posterioridad DANONE expandió sus operaciones a Francia en 1929 y a los Estados Unidos en 1942� 3.3. "CGD es una filial del GRUPO DANONE que es titular de las marcas de productos lácteos a nivel mundial': 3.4. "En el año 2006, CGD y el Grupo DANONE incursionaron en Colombia a través de una asociación estratégica con la sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S. A. ALQUERIA 1: 3.5.
"En el mundo Grupo DANONE y sus asociadas han fabricado y comercializado sus productos identificados con marcas como ACTIVIA, ACTIMEL, DANONINO, V/TAUS y VITAL/NEA': 3.6. "La marca V/TAUS se encuentra registrada5 en Francia, bajo el certificado de registro No. 94530791 para distinguir productos de las clases 5, 29, 30 y 32 Internacional� 3.7.
"( ) ALPINA tiene conocimiento de las marcas que CGD comercializa en diferentes lugares del mundo': 3.8. "En al año 1997 CGD y el GRUPO DANONE dentro de su política de penetración de mercados en Latinoamérica ( ) entró en conversaciones con los accionistas y directivos de ALPINA� 3.9. "( ) ALPINA no ha tenido reparo en solicitar el 30 de marzo de 2006 la marca ALPINA V/TAUS + GRÁFICA, registro 322. 728 para identificar esta vez productos de la clase 32 internacional.
Si bien es cierto que no se trata de la misma clase, no lo es menos que el acto de ALPINA constituye una apropiación más de la propiedad industrial de CGD': En la revisión del expediente no se pudo verificar la fecha de la contestación de la demanda como tercero interesado, ni la fecha del escrito de contestación a la corrección de la demanda de Acción de Nulidad.
Desde el 6 de enero de 1995 3 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 40 de 59 3.1 O. "(...) La resolución No. 27812 del 24 de octubre de 2006 debe ser declarada nula, por cuanto ella es vio/atoria de la Convención sobre Propiedad Industria/ suscrita entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901 ·: 3.11. "(...) Es de vital importancia destacar aquí, que la sociedad CGD ya tenía sobre la marca V/TAUS, registro No. 94530791, un derecho adquirido, y que es precisamente ese derecho adquirido el que el Estado Colombiano se obligó a proteger en virtud de la Convención Colombo Francesa de 1901 ': 3.12.
"( ) Adicionalmente, ponemos de presente que aun en el evento de que la marca VITALIS de mi representada no estuviese registrada en la clase 32 internacional en donde se encuentra registrada la marca ALPINA VITAL/S de ALPINA, la presente demanda es viable, dado de que e/ literal a) de/ artículo 136 de la decisión permite el ejercicio de la acción cuando las e/ases son conexas, como en efecto es conexa la e/ase 32 con la clase 29 internacional': 3.13.
"(... ) lo único que diferencia la expresión V/TAUS de ALPINA de la expresión V/TAUS de la marca de mi representada es el tipo de letra en el que se encuentra escrita la primera y el /ogo de ALPINA en la parte superior de la misma. Si mi representada escribiese su marca denominativa V/TAUS can un tipo de letra similar a aquel con el cual se escribe la expresión V/TAUS de ALPINA, encontraríamos que las mismas no se diferencian por el elemento gráfica·: 3.14.
"( ) el registro de la marca ALPINA V/TAUS no es una manifestación del derecho conferido por el registro anterior de la marca ALPINA, sino un registro totalmente autónomo e independiente, con el cual /o que realmente se busca es /a obtención de un derecho marcaría sobre el signo V/TAUS. Es por ello que el cotejo en este especial caso se debió presentar entre la expresión V/TAUS de ALPINA y la expresión V/TAUS previamente registrada por mi representada en Francia': 3.15.
"( ) Si bien es cierto que /as bebidas de las e/ases 32 y 29 son de diferente naturaleza, no lo es menos que entre estas dos clases existe conexidad y por ende no se podrá registrar una marca en la clase 32 que genere confundibilidad con una marca de /a clase 29 internacional': 3.16. "(...) en el acto acusado se evidencia una ausencia absoluta de protección adecuada al consumidor, a/ permitir /a coexistencia de marcas tan similares como V/TAUS y ALPINA V/TAUS, identificando productos alimenticios, como lo son aquellos que componen la clase 32 internacional': 4 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 41 de 59 3.17.
"(... ) en el plano fonético /os signos en conflicto, presentan más semejanzas que diferencias incluso podría afirmarse que en el plano fonético no existe diferencia alguna entre el signo de ALPINA y el signo de CGD, por /o que hay un altísimo riesgo de que produzca confusión auditiva entre e/los". 3.18. "(... ) Por todo Jo hasta aquí expuesto se evidencia que en la resolución demandada se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por falta de aplicación de este motivo de lrregistrabilídad a la solicitud de registro de la marca ALPINA VITAL/S en la clase treinta dos (32) •: 3.19.
Finalmente, DANONE alega la violación directa de los Artículos 135 (literales a y b) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, supuestamente por haberse obtenido el registro de la marca ALPINA VITALIS sin que dicho signo reuniera los requisitos intrínsecos establecidos en la norma, ya que carecería de distintividad y se habría solicitado de mala fe. 4.
Argumentos presentados por DANONE en la corrección de la demanda de Acción de Nulidad 4.1. "( ) ALPINA consideró apropiado imitar la presentación audiovisual usada por CGD en Argentina, en la promoción de su producto ACTIMEL. En efecto, durante el año 2006, el GRUPO DANONE lanzó a nivel internacional una campaña publicitaria desarrol lada por su Agencia YOUNG & RUBICAM, consiste en una explicación detallada de /os efectos que el consumo de ACT/MEL tiene en el organismo humano': 4.2.
"(...) el comercia/6 de ALPINA constituye una clara imitación de /os derechos de autor que tiene CGD y el GRUPO DANONE sobre su comercial, y evidencia una clara intención de imitar las prestaciones de la misma" 4.3. "( ) Asi mismo, recientemente ALPINA ha lanzado un producto que imita la forma en que DANONE presenta su yogurt ACTIVIA, y la forma en que su comunican al público las funciones del mismo•: 5.
Argumentos de la SIC en su contestación a la Acción de Nulidad, escrito de 26 de febrero de 2008 5.1. "(...) Con la expedición de la Resolución Nº 27812 del 24 de octubre de 2006 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de la Convención Colombo Francesa y ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad En referencia a la presentacíón publicitaria audiOvisual usada por ALPINA en Argentina para promocionar el producto ACTIMEL. mer,cionado en el párrafo anterior. 5 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 42 de 59 Andina de Naciones y en particular en lo relacionado con los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 172 de la menciona decisión': 5.2.
"(... ) Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener en cuenta, se tienen que entre las mismas no se presentan semejanzas. Si bien las marcas en debate comparten la expresión "V/TAUS" la expresión ALPINA le otorga la suficiente distintividad habida en cuenta que permite identificar e/ origen empresarial de los productos; de otra parte, es evidente que las marcas en debate distinguen productos comprendidos en clases distintas del nomenclátor". 5.3.
"(...) las marcas en controversia amparan productos comprendidos en clases distintas y cuya naturaleza y finalidad son distintas, sin que se presente una relación real para el consumidor que lo con/leve a pensar que los productos tienen un mismo origen empresarial, o que existe una vinculación jurídica o económica entre los titulares, sin que se genere confusión para e/ consumidor". 5.4.
"(...) se concluye sin lugar a dudas que además de pertenecer a distintas e/ases dentro de la nomenclatura internacional estos no están estrechamente relacionados entre si, por lo que no suscitan riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos·: 5.5. "(...) Sobre /a presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que habría incurrido en la Sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. para obtener registros marcarios y especialmente e/ riesgo de la marca "ALPINA VITAL/S" clase 32 de la oficina nacional competente ( ) es de reiterarse que ello no fue demostrado dentro de la actuación surtida dentro de /a vía gubernativa, cuando era oportuno hacerlo". 6.
Argumentos de la SIC, contenidos en la contestación a la Acción de Nulidad, escrito de 17 de octubre de 2008 6.1. "( ) En primer término nos permitimos reiterar lo expresado en nuestro escrito de contestación de la demanda en referencia presentada el 26 de febrero de 2008 ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera". 6.2.
"( ) En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir el acto administrativo acusado se ajustó plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria". 6.3. "( ) se concluye que entre ALPINA V/TAUS (marca mixta solicitada para la clase 32) y V/TAUS (marca registrada en Francia para /as e/ases 5, 29 y 30) no se presentan semejanzas.
Si bien /as marcas en debate comparten la expresión "V/TAUS" /a expresión ALPINA le otorga la suficiente distintividad habida cuenta que permite identificar el 6 PROCESO 259-JP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 43 de 59 origen empresarial de los productos; de otra parte, es evidente que las marcas en debate distinguen productos comprendidos en clases distintas del nomenclátor': 6.4.
"( ) En conclusión, el acto administrativo acusado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, no es nulo, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo alude la parte demandante". 7. Argumentos de ALPINA en su contestación a la Acción de Nulidad, escrito de 26 de febrero de 2008 7.1.
(...) el principio del trato nacional establecido en el articulo 3 de la Convención, se refiere a que no habrá discriminación en el trato en Colombia y Francia para sus nacionales, pero esto no implica que ambos no estén obligados a cumplir con las formalidades legales de ambos palses para obtener /os mismos derechos que ya tienen en su pafs.
Esto en materia de marcas, se refiere especlficamente a (sic) en Colombia por ser un sistema atributivo, debe solicitarse y obtener el registro de una marca para tener derechos de propiedad industria (sic) sobre ella, ya que esto no opera de forma automática': 7.2. "( ) para que DANONE pudiera hacer valer sus registros en Colombia, debió cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 2 de la Convención en comento, como es efectuar trámites de registro al menos en alguno de /os países de la Comunidad Andina de Naciones aplicable a nuestro pals.
Es decir, DANONE debió no solo registrar sus marcas en dichos países, sino darlas a conocer y usarlas para poder invocar la aplicación de la Convención suscrita con Francia en 1901'� 7.3. "( ) la parte actora nunca presento oposición en contra del registro de la marca ALPINA VITAL/S (MIXTA), la cual fue concedida durante el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que se presentaran objeciones ni recursos en contra de la solicitud de mi poderdante.
Es importante acotar, que para cuando este registro se tramitó ante la oficina de marcas, la empresa DANONE ya había mostrado interés en el mercado colombiano y por lo tanto, debió haber hecho valer sus supuestos derechos sobre la expresión VITALIS." 7.4. "(...) La marca ALPINA VITAL/S (mixta) es suficientemente distintiva al incluir la marca notoria ALPINA, evitando de esta forma cualquier riesgo de asociación con otros productos" 7.5.
"(...) no solamente NO es confundible visual, ni fonéticamente con la marca extranjera VITAL/S (DENOMINATIVA) de la demandante, sino que adicionalmente distingue productos de otra clase, permitiendo que por su identificación en cuanto a su origen empresarial del producto y 7 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 44 de 59 especialidad de los bienes que comercializa, el público consumidor no se encuentra en riesgo de confundirse sobre la naturaleza y procedencia de los mismos': 8.
Argumentos adicionales contenidos en un nuevo escrito de contestación a la Acción de Nulidad, presentado por el Tercero Interesado (ALPINA) 8.1. "(...) me ratifico en todo lo señalado dentro del escrito radicado ante ese Despacho el veintiséis (26) de febrero del dos mil ocho (2008), por medio del cual se dio contestación a la demanda adelantada en contra de la Nación, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, para lograr la nulidad de la resolución que concedió el registro de la marca ALPINA VITALIS (MIXTAJ a favor de la sociedad ALPINA·: 8.2.
"( ) no es cierto como lo asevera la parte demandante, que ALPINA, se haya valido de la publicidad desarrollada por ACTIMEL por parte de la sociedad DANONE a través de la empresa de publicidad YOUNG & RUBICAM, para impulsar en Colombia en producto YOX, tal y como será demostrado por el aceivo probatorio allegado por las partes ara este proceso".
B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b), 136 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina7 • No se interpretarán los artículos 134 y 135 Literales a) y b), por no ser pertinentes respecto del asunto analizado en el proceso interno. Decisión 486 de la Comisión de fa Comunidad Andina "Articulo 136.· No podran registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comerr:io afectara indebidamente un derecho de terr:ero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen. a una marr:a anteriormente solicitada para registro o registrada por un terr:ero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marr:a pueda causar un riesgo de confusión o de asociación: ( J • "Articulo 112.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en /os articulas 134 primer párrafo y 135.
La autoridad nacional competente decretara de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el articulo 136 o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe. Esta acción preseribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podra declararse la nulidad del registro de una marr:a por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad. Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o serv,c,os para los cuales la marr:a fue registrada, se declarará la nulidad únicamente para esos productos o servieios, y se eliminaran del registro de la marr:a". 8 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 45 de 59 C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1.
Prevalencia del ordenamiento jurídico comunitario, en relación con normas de carácter internacional. De la nulidad de un registro bajo el marco de la Decisión 486. lrregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.
Registro de una marca para perpetrar un acto de mala fe. Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 32, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 2. 3. 4. 5. 6. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Prevalencia del ordenamiento jurídico comunitario, en relación con normas de carácter internacional 1.1.
La sociedad demandante sostuvo que se está desconociendo la Convención Colombo - Francesa de 1901. Por lo tanto, es necesario referirse a la preeminencia del ordenamiento juridico comunitario andino. 1.2. El principio fundamental del Derecho comunitario andino, es el Principio de la "Primacía del Ordenamiento Comunitario", el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, como son los de: "Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario", "Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino". y "Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino". 1.3.
Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento jurídico comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primero8• 1.4.
La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o internacional. En consecuencia, la disposición normativa, interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro, que sea contraria a la Véase, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 23-IP-2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6; y del Proceso 3(HP-2014 de 10 de septiembnl de 2014, p. 8. 9 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 46 de 59 norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a la norma comunitaria9 • 1.5.
Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacía del Derecho Comunitario Andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros. 2. De la nulidad de un registro bajo el marco de la Decisión 486 2.1.
En el proceso interno, COMPAGNIE GERVAIS DANONE presentó Acción de Nulidad en contra de la resolución mediante la cual se otorgó el registro como marca del signo ALPINA VITALIS (mixto) a favor de la compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por lo que es preciso hacer referencia al tema de la nulidad de un registro de marca bajo el marco de la Decisión 486 10 • 2.2.
Uno de los cambios fundamentales que introdujo el Artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, destacándose en este tema el aspecto de la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca. 2.3. La nulidad absoluta, como la norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. 2.4.
La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. 2.5. De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria.
Véase, a modo referencial, la ln/erpre/ación Prejud,cial emitida den/ro del Proceso 2-IP-88 de 25 mayo de 1988, p. 5; citada y complementada en las Sentencias expedidas dentro del Proceso 34-A/--01 de 21 de agosto de 2002, p. 48, y del Proceso 1-Al-2001 de 27 de jumo de 2002. p. 32. Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial diclada en el marco del Proceso 12-IP-2015, de fecha 21 de agosto del 2015, marca "HOTEL ANTARA· y logotipo (mixta). 10 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 47 de 59 2.6.
Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado. 2.7. Cuando la norma comunitaria utiliza el término "acción': se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden el registro de una marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.
Lo importante en este asunto es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. 2.8. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en "acciones especiales de nulidad", por los siguientes motivos11: 2.8.1.
El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2.8.2. Asuntos procesales específicos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 2.8.3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 2.8.4.
De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una "acción especial", soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas. 2.8.5.
La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Pafses Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del Artfculo 273 de la Decisión 486, que establece: "( ) Asimismo, " lbldem. 11 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 48 de 59 entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia': 2.9.
La nulidad absoluta de un registro de marca se aplica cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artlculos 134 primer párrafo y 135 (prohibiciones absolutas), mientras que la nulidad relativa cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artfculo 136 (prohibiciónes relativas-derechos de terceros) o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe de acuerdo con el Artículo 137 de la Decisión 486. 2.1O.
Se deberá analizar si en efecto el acto administrativo que concedió el registro del signo ALPINA VITALIS (mixto), incurre en alguna de las causales del Artículo 172 de la Decisión 486. 3. lrregistrabilidad por Identidad o sfmilitud de signos. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusfón dfrecta, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos 3.1.
En el proceso interno se discute si las marcas ALPINA VITALIS (mixta) y VITALIS (denominativa) previamente registradas en Francia, son o no confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: "Articulo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( ) ·: 3.2. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 12 a),z El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la Procesos 691·/P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-IP-2015 y 668-IP-2015 de fecha 25 de Julio de 2016. l2 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 49 de 59 posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro.
Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de ta realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en ta posibilidad de que et consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que et productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica. 3.3.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión ( directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor. 3.4. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen ta marca. 3.5.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: 13 fl a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en ta sftaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con et fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta ta secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes de tos signos en conflicto, tos cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideol ógica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. lbidem. 13 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL d) 26/06/2017 50 de 59 Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 3.6.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:14 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.
No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. e) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede_ percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población).,. lbfdem. 14 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 51 de 59 Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un cqsto mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercaderla 15• 3.7. Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 4.
Comparación entre marcas mixtas y denominativas 4.1. Como la controversia radica sobre la supuesta confusión entre la marca ALPINA VITALIS (mixta) y las marcas previamente registradas VITALIS (denominativas)16, resulta necesario que se proceda a compararlas, teniendo en cuenta que los signos mixtos están compuestos de un elemento denominativo y uno gráfico.
El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. 4.2. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso. 4.3.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas 17 para el cotejo: 4.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habría riesgo de confusión. Q ¡fs? t 15 ••,, Proceso 9-IP-2001 del 27 de abril de 2001. lbldem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tnbunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias. entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-IP-2014. 15 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 52 de 59 4.3.2.
Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 4.3.2.1. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las sílabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado. 4.3.2.2.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.18 Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos mínimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición1 9. Si los signos en conflicto comparten un lexema o raíz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: 4.3.2.3. Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. • RAE: Unidad mlnima con significado léxico que no presenta morfemas grcunalica/es; p. ej.: sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: te". En enterráis. RAE: 1. m. Gram. Unidad mfnima aislable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y - es 2. m. Gram.
Por oposición a fexema, morfema gramatical: p. ej., de, no, yo, el, ar, ·S, -ero. J. m Gram. Unidad mlnima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 16 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 53 de 59 Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. - Se debe tener en cuenta la sflaba tónica de los sfgnos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostrarla cómo es captada la marca en el mercado.
Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 4.4. Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcarlo, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 4.4.1.
Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto. La primera palabra genera recordación en el público consumidor. más poder de 4.4.2. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. 4.4.3. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra.
Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor. 4.4.4. Analizar si la palabra es evocatfva y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad.
En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 17 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 54 de 59 4.4.5. Analizar si la palabra es generrca, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.4.6. Analizar el grado de distintlvldad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados.
Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto. 4.5.
Al aplicar la presente Interpretación Prejudicial en el caso concreto, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre la marca ALPINA VITALIS (mixta) y las marcas VITALIS (denominativas) previamente registradas en Francia. 5.
Registro de una marca para perpetrar un acto de mala fe 5.1. En el proceso interno, DANONE en su demanda ha afirmado que habría una "( ) VIOLACIÓN DIRECTA DEL ARTICULO 172 DE LA DECISION 486 DE LA COMUNIDAD ANDINA, POR HABERSE OBTENIDO EL REGISTRO DE LA MARCA ALPINA ACTIVO DE MALA FE': mientras que la SIC al contestar la demanda ha manifestado que sobre "( ) la presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que eventualmente habría incurrido en (sic) la Sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. para obtener registros marcarios y especialmente el riesgo de la marca "ALPINA VITAL/S n clase 32 de la oficina nacional competente ( ) es de reiterarse que ello no fue demostrado dentro de la actuación surtida dentro de la vía gubernativa, cuando era oportuno hacerlo".
Por tanto, se considera pertinente desarrollar el tema del registro de una marca para perpetrar un acto de mala fe. 5.2. Al respecto, en el segundo párrafo del Articulo 172 de la Decisión 486 se establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que forma parte de todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, así que también se asienta sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha 18 tJ PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 55 de 59 expresado lo siguiente que "( ) El concepta de buena fe, junta can otros principias universa/es del derecha como el de la equidad, el abusa del derecho o e/ del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que coma tal, debe regir na sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y na contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida coma la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno". 20 5.3.
En cuanto a la "mala fe': este Tribunal ha establecido que "{...) para determinar si una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal'21• 5.4. Una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.22 5.5.
La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado. 23 5.6. El Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocía perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo 2t1 Proceso 65·1P·2004.
Marca "TAPA ROJA� Sentencia de 30 de junio de 2004. 2, Proceso 3.1p.99_ Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI". mlBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. 22 Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 67-IP-2015, de fecha 13 de mayo del 2015, marca: TVS (denominativa). 2, Existen otras causales de irregistrabilidad que están lntimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el attlculo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el pals miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.Sobre este lema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-IP-2012.
Otra causal estrechamente ligada con la mala fe es la consagrada en el articulo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 19 e PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 56 de 59 registrado o usado previamente en el comercio, se configurarla asf un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia 24 • 5.7.
Para que la conducta analizada encaje en la causal contemplada en el Artículo 137 de la Decisión 486, la Corte consultante debe partir de "indicios razonables" que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podrfa perjudicar a otro competidor en el mercado. Por "indicio razonable" se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permita establecer si la solicitud de registro del signo ALPINA VITALIS (mixto) para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza se presentó para aprovecharse de la marca VITALIS (denominativa) previamente registrada para distinguir productos de las Clases 5, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza25, de propiedad de la demandante COMPAGNIE GERVAIS DANONE. 6.
Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 32, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Nfza. 6.1. DANONE en su demanda ha manifestado que si "(...) bien es cierto que las bebidas de las clases 32 y 29 son de diferente naturaleza, no lo es menos que entre estas dos clases existe conexidad y por ende no se podrá registrar una marca en la clase 32 que genere confundibilidad con una marca de la clase 29 internacional': ante lo cual la SIC en su contestación a la demanda, en relación a los signos en conflicto, afirma que "(...) además de pertenecer a distintas clases dentro de la nomenclatura internacional estos no están estrechamente relacionados entre sí, por lo que no suscitan riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos': En consecuencia, se estima pertinente abordar el tema de conexión competitíva entre productos de las Clases 5, 32, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. 6.2.
Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en •• 1, una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.26 Proceso 140-IP-2015. Marca registrada en Francia. Decisión 4B6 de /a Comisión de /a Comunidad Andina "Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas. tos Pafses Miembros utilizarán la Clasif,cac16n Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marr:as, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957. con sus modificaciones vigentes. 20 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 57 de 59 6.3.
Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.21 6.4.
Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución productos o servicios (intercambiabllidad) entre los Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el las clases de la Clasificación Internacional referida en el pá1Tafo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitudde los productos o servicios indicados expresamente. • (Subrayado agregado} 11 Ver Interpretaciones Prejudiciales recafdas en los Procesos 472./P.2015 y 473·/P-2015 de fecha 10 de junio de 2016. 21 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 58 de 59 uso del otro.
Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. c) La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conex1on competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podria darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva.
Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. Es más, dos productos completamente disímiles (los chocolates y ios neumáticos) pueden tener el mismo canal de comercialización (supermercados) y compartir el mismo medio de publicidad (un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. 2a Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podrfa considerar que el que produce uno también produce el otro.
ZI Lo mismo puede decirse de los clavos y el veneno para ratas, que si bien ambos se comercializan a través de ferreterfas, no por ello existe conexión competitiva entra ambos. 22 PROCESO 259-IP-2015 GACETA OFICIAL 26/06/2017 59 de 59 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el Proceso Interno 2007-00326, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. Ie l vl;i,v---- cecilia Luisa A llóñOuinteros MAGISTRADA Hugo RaamiriirooG:tJrr�.Ae,á MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario... �n.� t Cec1ha Luisa Ayllo�eros PRESIDENTA Notifíquese a la Sala consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 23