TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril del 2017 Proceso: 259-1P-2015 Asunto: Interpretación Prejudicial Consuitante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante: 2007-0326 Referencia: Registro del signo ALPINA VITALIS (mixto) Magistrado Ponente: Dr. Hernán Romero Zambrano VISTOS El Oficio 1623 de fecha 28 de mayo del 2015, recibido vía correo electrónico el mismo día, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b), 136 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2007-0326; y, El Auto de 15 de octubre del 2015, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.
A.
ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante: COMPAGNIE GERVAIS DANONE Demandada: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 2.1. 2.2. 2.3, 2.4. 2.5. 2.6. PROCESO 259-IP-2015 Tercero Interesado: ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. Hechos Relevantes El 30 de marzo del 2006, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. (en adelante, ALPINA), solicitó? ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (En adelante, la SIC), el registro como marca del signo ALPINA VITALIS (mixto) para identificar productos de la Clase 32 del Arreglo de Niza Relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de Marcas (en adelante Clasificación Internacional de Niza)?.
Pantone 281€ = Pantone Cian Process El 31 de mayo del 2006, fue publicado el extracto de la solicitud de registro del signo ALPINA VITALIS (mixto) en la Gaceta para la Propiedad Industrial 564, sin que se hayan presentado oposiciones en su contra. El 24 de octubre del 2006, mediante Resolución 27812, la SIC otorgó el registro como marca del signo ALPINA VITALIS (mixto)3, El 10 de septiembre del 2007, COMPAGNIE GERVAIS DANONE (en adelante, DANONE), presentó Acción de Nulidad en contra de la Resolución 27812 del 24 de octubre del 2006.
El 26 de febrero del 2008, DANONE presentó corrección a la demanda de Acción de Nulidad presentada en contra de la Resolución 27812 de 24 de octubre de 2006. El 17 de octubre del 2008, la SIC contestó la demanda presentada por DANONE manifestando la legalidad del acto administrativo. Expediente Administrativo 06 031634. Clase 32: Y( ) cervezas, aguas minerales, gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas".
Certificado 322.728. 2.7. 2.8. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. PROCESO 259-1P-2015 ALPINA contestó la Acción de Nulidad en calidad de Tercero Interesado. * Mediante Auto del 24 de abril del 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitó Interpretación Prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Argumentos presentados por DANONE en la Acción de Nulidad. “DANONE fue creada en España en el año de 1919, en ese mismo año inició la fabricación de yogures”. “Con posterioridad DANONE expandió sus operaciones a Francia en 1929 y a los Estados Unidos en 1942”. “CGD es una filial del GRUPO DANONE que es titular de las marcas de productos lácteos a nivel mundial”.
“En el año 2006, CGD y el Grupo DANONE incursionaron en Colombia a través de una asociación estratégica con la sociedad PRODUCTOS NATURALES DE LA SABANA S. A. ALQUERÍA”. “En el mundo Grupo DANONE y sus asociadas han fabricado y comercializado sus productos identificados con marcas como ACTIVIA, ACTIMEL, DANONINO, VITALIS y VITALINEA”. “La marca VITALIS se encuentra registrada? en Francia, bajo el certificado de registro No. 94530791 para distinguir productos de las clases 5, 29, 30 y 32 Internacional". *( ) ALPINA tiene conocimiento de las marcas que CGD comercializa en diferentes lugares del mundo”.
“En al año 1997 CGD y el GRUPO DANONE dentro de su política de penetración de mercados en Latinoamérica ( ) entró en conversaciones con los accionistas y directivos de ALPINA". “( ) ALPINA no ha tenido reparo en solicitar el 30 de marzo de 2006 la marca ALPINA VITALIS + GRÁFICA, registro 322.728 para identificar esta vez productos de la clase 32 internacional.
Sí bien es cierto que no se trata de la misma clase, no lo es menos que el acto de ALPINA constituye una apropiación más de la propiedad industrial de CGD”. En la revisión del expediente no se pudo verificar la fecha de la contestación de la demanda como tercero interesado, ni la fecha del escrito de contestación a la corrección de la demanda de Acción de Nulidad.
Desde el 6 de enero de 1995. SN PROCESO 259-1P-2015 3.10. “( ) La resolución No. 27812 del 24 de octubre de 2006 debe ser declarada nula, por cuanto ella es violatoria de la Convención sobre Propiedad Industrial suscrita entre Colombia y Francia el 4 de septiembre de 1901”. 3.11. *( ) Es de vital importancia destacar aquí, que la sociedad CGD ya tenía sobre la marca VITALIS, registro No. 94530791, un derecho adquirido, y que es precisamente ese derecho adquirido el que el Estado Colombiano se obligó a proteger en virtud de la Convención Colombo Francesa de 1901”. 3.12.
“( ) Adicionalmente, ponemos de presente que aun en el evento de que la marca VITALIS de mi representada no estuviese registrada en la clase 32 internacional en donde se encuentra registrada la marca ALPINA VITALIS de ALPINA, la presente demanda es viable, dado de que el literal a) del articulo 136 de la decisión permite el ejercicio de la acción cuando las clases son conexas, como en efecto es conexa la clase 32 con la clase 29 internacional". 3.13.
( ) lo único que diferencia la expresión VITALIS de ALPINA de la expresión VITALIS de la marca de mi representada es el tipo de letra en el que se encuentra escrita la primera y el logo de ALPINA en la parte superior de la misma. Si mi representada escribiese su marca denominativa VITALIS con un tipo de letra similar a aquel con el cual se escribe la expresión VITALIS de ALPINA, encontraríamos que las mismas no se diferencian por el elemento gráfico”. 3.14.
( ) el registro de la marca ALPINA VITALIS no es una manifestación del derecho conferido por el registro anterior de la marca ALPINA, sino un registro totalmente autónomo e independiente, con el cual lo que realmente se busca es la obtención de un derecho marcario sobre el signo VITALIS. Es por ello que el cotejo en este especial caso se debió presentar entre la expresión VITALIS de ALPINA y la expresión VITALIS previamente registrada por mi representada en Francia”. 3.15. '( ) Sí bien es cierto que las bebidas de las clases 32 y 29 son de diferente naturaleza, no lo es menos que entre estas dos clases existe conexidad y por ende no se podrá registrar una marca en la clase 32 que genere confundibilidad con una marca de la clase 29 internacional”. 3.16.
( ) en el acto acusado se evidencia una ausencia absoluta de protección adecuada al consumidor, al permitir la coexistencia de marcas tan similares como VITALIS y ALPINA VITALIS, identificando productos alimenticios, como lo son aquellos que componen la clase 32 internacional”, PROCESO 259-1P-2015 3.17.*( ) en el plano fonético los signos en conflicto, presentan más semejanzas que diferencias incluso podría afirmarse que en el plano fonético no existe diferencia alguna entre el signo de ALPINA y el signo de CGD, por lo que hay un altísimo riesgo de que produzca confusión auditiva entre ellos”. 3.18. *( ) Por todo lo hasta aquí expuesto se evidencia que en la resolución demandada se violó el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina por falta de aplicación de este motivo de Irregistrabilidad a la solicitud de registro de la marca ALPINA VITALIS en la clase treinta dos (32)". 3.19.
Finalmente, DANONE alega la violación directa de los Artículos 135 (Literales a y b) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, supuestamente por haberse obtenido el registro de la marca ALPINA VITALIS sin que dicho signo reuniera los requisitos intrínsecos establecidos en la norma, ya que careceriía de distintividad y se habría solicitado de mala fe. 4.
Argumentos presentados por DANONE en la corrección de la demanda de Acción de Nulidad 4.1. “( ) ALPINA consideró apropiado imitar la presentación audiovisual usada por CGD en Argentina, en la promoción de su producto ACTIMEL. En efecto, durante el año 2006, el GRUPO DANONE lanzó a nivel internacional una campaña publicitaria desarrollada por su Agencia YOUNG € RUBICAM, consiste en una explicación detallada de los efectos que el consumo de ACTIMEL tiene en el organismo humano”. 4.2.
“( ) el comercial? de ALPINA constituye una clara imitación de los derechos de autor que tiene CGD y el GRUPO DANONE sobre su comercial, y evidencia una clara intención de imitar las prestaciones de la misma” 4.3. “( ) Así mismo, recientemente ALPINA ha lanzado un producto que imita la forma en que DANONE presenta su yogurt ACTIVIA, y la forma en que su comunican al público las funciones del mismo”. 5.
Argumentos de la SIC en su contestación a la Acción de Nulidad, escrito de 26 de febrero de 2008 5.1. “( ) Con la expedición de la Resolución N* 27812 del 24 de octubre de 2006 expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de la Convención Colombo Francesa y ninguna de las normas contenidas en la Decisión 486 de la Comunidad 5 En referencia a la presentación publicitaria audiovisual usada por ALPINA en Argentina para promocionar el producto ACTIMEL, mencionado en el párrafo anterior. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 6.1. 6.2. 6.3.
PROCESO 259-1P-2015 Andina de Naciones y en particular en lo relacionado con los artículos 134, 135 literales a) y b), 136 literal a) y 172 de la menciona decisión”. “( ) Al efectuar el análisis de confundibilidad en conjunto desde el punto de vista de las reglas que se deben tener en cuenta, se tienen que entre las mismas no se presentan semejanzas.
Si bien las marcas en debate comparten la expresión “VITALIS” la expresión ALPINA le otorga la suficiente distintividad habida en cuenta que permite identificar el origen empresarial de los productos; de otra parte, es evidente que las marcas en debate distinguen productos comprendidos en clases distintas del nomenclátor”. “( ) las marcas en controversia amparan productos comprendidos en clases distintas y cuya naturaleza y finalidad son distintas, sin que se presente una relación real para el consumidor que lo conlleve a pensar que los productos tienen un mismo origen empresarial, o que existe una vinculación jurídica o económica entre los titulares, sin que se genere confusión para el consumidor”.
“( ) se concluye sin lugar a dudas que además de pertenecer a distintas clases dentro de la nomenclatura internacional estos no están estrechamente relacionados entre si, por lo que no suscitan riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos”, “( ) Sobre la presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que habría incurrido en la Sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. para obtener registros marcarios y especialmente el riesgo de la marca “ALPINA VITALIS” clase 32 de la oficina nacional competente ( ) es de reiterarse que ello no fue demostrado dentro de la actuación surtida dentro de la vía gubernativa, cuando era oportuno hacerlo”.
Argumentos de la SIC, contenidos en la contestación a la Acción de Nulidad, escrito de 17 de octubre de 2008 “( ) En primer término nos permitimos reiterar lo expresado en nuestro escrito de contestación de la demanda en referencia presentada el 26 de febrero de 2008 ante el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera”, “( ) En consecuencia, la Superintendencia de Industria y Comercio al expedir el acto administrativo acusado se ajustó plenamente a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria”.
“( ) se concluye que entre ALPINA VITALIS (marca mixta solicitada para la clase 32) y VITALIS (marca registrada en Francia para las clases 5, 29 y 30) no se presentan semejanzas. Si bien las marcas en debate comparten la expresión “VITALIS” la expresión ALPINA le otorga la suficiente distintividad habida cuenta que permite identificar el 6.4. 74. 7.2. 7.3. 7.4. 7.5.
PROCESO 259-1P-2015 origen empresarial de los productos; de otra parte, es evidente que las marcas en debate distinguen productos comprendidos en clases distintas del nomenclátor”. “( ) En conclusión, el acto administrativo acusado expedido por la Superintendencia de Industria y Comercio, no es nulo, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter supranacional como lo alude la parte demandante”.
Argumentos de ALPINA en su contestación a la Acción de Nulidad, escrito de 26 de febrero de 2008 ( ) el principio del trato nacional establecido en el artículo 3 de la Convención, se refiere a que no habrá discriminación en el trato en Colombia y Francia para sus nacionales, pero esto no implica que ambos no estén obligados a cumplir con las formalidades legales de ambos paises para obtener los mismos derechos que ya tienen en su pais.
Esto en matería de marcas, se refiere especificamente a (sic) en Colombia por ser un sistema atributivo, debe solicitarse y obtener el registro de una marca para tener derechos de propiedad industria (sic) sobre ella, ya que esto no opera de forma automática”. *( ) para que DANONE pudiera hacer valer sus registros en Colombia, debió cumplir con las formalidades establecidas en el artículo 2 de la Convención en comento, como es efectuar trámites de registro al menos en alguno de los países de la Comunidad Andina de Naciones aplicable a nuestro país. Es decir, DANONE debió no solo registrar sus marcas en dichos países, sino darlas a conocer y usarlas para poder invocar la aplicación de la Convención suscrita con Francia en 1901". *( ) la parte actora nunca presento oposición en contra del registro de la marca ALPINA VITALIS (MIXTA), la cual fue concedida durante el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sin que se presentaran objeciones ni recursos en contra de la solicitud de mi poderdante.
Es importante acotar, que para cuando este registro se tramitó ante la oficina de marcas, la empresa DANONE ya había mostrado interés en el mercado colombiano y por lo tanto, debió haber hecho valer sus supuestos derechos sobre la expresión VITALIS.” “( ) La marca ALPINA VITALIS (mixta) es suficientemente distintiva al incluir la marca notoria ALPINA, evitando de esta forma cualquier riesgo de asociación con otros productos” “( ) no solamente NO es confundible visual, ni fonéticamente con la marca extranjera VITALIS (DENOMINATIVA) de la demandante, sino que adicionalmente distingue productos de otra clase, permitiendo que por su identificación en cuanto a su origen empresarial del producto y Le 8.1. 8.2.
PROCESO 259-1P-2015 especialidad de los bienes que comercializa, el público consumidor no se encuentra en riesgo de confundirse sobre la naturaleza y procedencia de los mismos”. Argumentos adicionales contenidos en un nuevo escrito de contestación a la Acción de Nulidad, presentado por el Tercero Interesado (ALPINA) “( ) me ratifico en todo lo señalado dentro del escrito radicado ante ese Despacho el veintiséis (26) de febrero del dos mil ocho (2008), por medio del cual se dio contestación a la demanda adelantada en contra de la Nación, Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Superintendencia de Industria y Comercio, para lograr la nulidad de la resolución que concedió el registro de la marca ALPINA VITALIS (MIXTA) a favor de la sociedad ALPINA”. *( ) no es cierto como lo asevera la parte demandante, que ALPINA, se haya valido de la publicidad desarrollada por ACTIMEL por parte de la sociedad DANONE a través de la empresa de publicidad YOUNG 8 RUBICAM, para impulsar en Colombia en producto YOX, tal y como será demostrado por el acervo probatorio allegado por las partes ara este proceso”.
NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicita la Interpretación Prejudicial de los Artículos 134, 135 Literales a) y b), 136 Literal a) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”. No se interpretarán los artículos 134 y 135 Literales a) y b), por no ser pertinentes respecto del asunto analizado en el proceso interno. Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para fos mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )” “Artículo 172.- La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona y en cualquier momento, la nulidad absoluta de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los artículos 134 primer párrafo y 135 La autoridad nacional competente decretará de oficio o a solicitud de cualquier persona, la nulidad relativa de un registro de marca cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 0 cuando éste se hubiera efectuado de mala fe.
Esta acción prescribirá a los cinco años contados desde la fecha de concesión del registro impugnado. Las acciones precedentes no afectarán las que pudieran corresponder por daños y perjuicios conforme a la legislación interna. No podrá declararse la nulidad del registro de una marca por causales que hubiesen dejado de ser aplicables al tiempo de resolverse la nulidad.
Cuando una causal de nulidad sólo se aplicará a uno o a algunos de los productos o servicios para los cuales la marca fue registrada, se declarará ta nulidad únicamente para esos productos o servicios, y se eliminarán del registro de la marca". oa 1.1. 1.2. 1.3. 1.4, PROCESO 259-IP-2015 TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Prevalencia del ordenamiento jurídico comunitario, en relación con normas de carácter internacional.
De la nulidad de un registro bajo el marco de la Decisión 486. Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos. Comparación entre marcas mixtas y denominativas.
Registro de una marca para perpetrar un acto de mala fe. Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 32, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Prevalencia del ordenamiento jurídico comunitario, en relación con normas de carácter internacional La sociedad demandante sostuvo que se está desconociendo la Convención Colombo — Francesa de 1901.
Por lo tanto, es necesario referirse a la preeminencia del ordenamiento jurídico comunitario andino. El principio fundamental del Derecho comunitario andino, es el Principio de la “Primacia del Ordenamiento Comunitario”, el mismo que encuentra su apoyo en otros principios propios del derecho de la integración, como son los de: “Eficacia Directa del Ordenamiento Jurídico Comunitario”, “Aplicación Inmediata del Ordenamiento Jurídico Andino”, y “Autonomía del Ordenamiento Jurídico Andino”.
Este Tribunal ha manifestado en reiterada jurisprudencia la prevalencia de la que goza el ordenamiento jurídico comunitario andino respecto de los ordenamientos jurídicos de los Países Miembros y respecto de las normas de derecho internacional, en relación con las materias que regula el orden comunitario. En este marco, ha establecido que, en caso de presentarse antinomias entre el derecho comunitario andino y el derecho interno de los Países Miembros, al igual que entre el derecho comunitario y las normas de derecho internacional, prevalece el primeros, La doctrina prevaleciente, por ello mismo, se inclina con toda decisión por el principio de la aplicación preferente del derecho comunitario, siempre que entre en conflicto con el derecho nacional o intemacional.
En consecuencia, la disposición normativa, interna o contenida en un tratado suscrito por el respectivo País Miembro, que sea contraria a la Véase, por ejemplo, las Interpretaciones Prejudiciales pronunciadas dentro del Proceso 23-1P-2012 de 23 de agosto de 2012, p. 6; y del Proceso 30-1P-2014 de 10 de septiembre de 2014, p. 8. 1.5. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
PROCESO 259-IP-2015 norma comunitaria, si bien no queda propiamente derogada, dejará de aplicarse en el caso concreto, bien sea anterior o posterior a la norma comunitaria?. Corresponde atender a los criterios expuestos en la presente Interpretación Prejudicial respecto a la primacia del Derecho Comunitario Andino, teniendo en cuenta su aplicabilidad preferente sobre el ordenamiento interno de origen internacional de los Países Miembros.
De la nulidad de un registro bajo el marco de la Decisión 486 En el proceso interno, COMPAGNIE GERVAIS DANONE presentó Acción de Nulidad en contra de la resolución mediante la cual se otorgó el registro como marca del signo ALPINA VITALIS (mixto) a favor de la compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., por lo que es preciso hacer referencia al tema de la nulidad de un registro de marca bajo el marco de la Decisión 48610, Uno de los cambios fundamentales que introdujo el Artículo 172 de la Decisión 486 se centra en la distinción entre nulidad absoluta y nulidad relativa, destacándose en este tema el aspecto de la prescripción de la acción de nulidad de un registro de marca.
La nulidad absoluta, como ia norma lo indica, está concebida para la protección del ordenamiento jurídico y no de un tercero determinado, en la medida en que puede ser ejercida por cualquier persona y en cualquier tiempo. La nulidad relativa, por su parte, tiene por finalidad proteger el interés de un tercero determinado, aunque pueda ser ejercida por cualquier persona, la acción debe ejercerse dentro de un plazo específico, se consagra la prescripción de la acción en 5 años, contados desde la fecha de concesión del registro impugnado.
De conformidad con lo anterior y en relación con los actos administrativos que conceden registros de marcas, son inaplicables las normas locales que establezcan términos de prescripción para las acciones de nulidad, ya que dicho asunto, como se advirtió, es regulado por la normativa comunitaria. Véase, a modo referencial, la Interpretación Prejudicial emitida dentro del Proceso 2-1P-88 de 25 mayo de 1988, p. 5; citada y complementada en las Sentencias expedidas dentro del Proceso 34-Al-01 de 21 de agosto de 2002, p. 48, y del Proceso 1-Al-2001 de 27 de junio de 2002, p. 32.
Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 1. 2-1P-2015, de fecha 21 de agosto del 2015, marca "HOTEL ANTARA" y logotipo (mixta). 10 2.6. 2.7. 2.8. PROCESO 259-1P-2015 Además de lo anterior, el operador jurídico nacional debe aplicar todo el régimen de la acción de nulidad previsto en la Decisión 486, de conformidad con lo indicado.
Cuando la norma comunitaria utiliza el término “acción” se está refiriendo a cualquier acción judicial que tenga por finalidad anular o declarar la ilegalidad de los actos administrativos que conceden el registro de una marca; por lo tanto, es muy común que en derecho interno se le dé otras denominaciones, de conformidad con su régimen contencioso administrativo; se pueden llamar: recurso de anulación, acción subjetiva o de plena jurisdicción, acción de nulidad y restablecimiento del derecho, o simplemente acción contenciosa.
Lo importante en este asunto es que el procedimiento general que se aplica a dichas acciones es el establecido por las normas contencioso administrativas de cada País Miembro, respetando eso sí, los parámetros regulados por la normativa comunitaria. Lo anterior convierte a las acciones interpuestas en “acciones especiales de nulidad”, por los siguientes motivos*!: 2.8.1.
El procedimiento en general, lo que incluye la denominación de la acción, es regulado por la normativa interna. 2.8.2. Asuntos procesales especificos, como la prescripción de la acción y la legitimación activa, son regulados por la normativa comunitaria y, en consecuencia, la normativa interna en estos aspectos es inaplicable. 2.8.3. La normativa sustancial aplicable, por lo general, es la comunitaria andina. 2.8.4.
De conformidad con los dos puntos anteriores, el juez o la autoridad administrativa competente, al enfrentarse a una acción cuya finalidad sea anular el acto administrativo que concede el registro de marca, independiente de su denominación, deberá dar el trámite procesal correspondiente a una “acción especial”, soportada, por un lado, en las normas procesales del derecho interno y, por otro, en las normas procesales y sustanciales comunitarias andinas. 2.8.5.
La Autoridad Nacional Competente para conocer de esta acción no está limitada a la rama judicial, ya que dicha función jurisdiccional podría ser atribuida a una autoridad administrativa, si así lo dispone la legislación interna de los Países Miembros. Esta posición está en concordancia con el segundo párrafo del Artículo 273 de la Decisión 486, que establece: “( ) Asimismo, “ Ibidem. y] 1 2.9.
PROCESO 259-1P-2015 entiéndase como Autoridad Nacional Competente, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia”. La nulidad absoluta de un registro de marca se aplica cuando se hubiese concedido en contravención con lo dispuesto en los Artículos 134 primer párrafo y 135 (prohibiciones absolutas), mientras que la nulidad relativa cuando se hubiese concedido en contravención de lo dispuesto en el artículo 136 (prohibiciónes relativas-derechos de terceros) o cuando éste se hubiera efectuado de mala fe de acuerdo con el Artículo 137 de la Decisión 486. 2.10.Se deberá analizar si en efecto el acto administrativo que concedió el 3.1. 3.2. registro del signo ALPINA VITALIS (mixto), incurre en alguna de las causales del Artículo 172 de la Decisión 486.
Irregistrabilidad por identidad o similitud de signos. Similitud fonética, ortográfica, gráfica o figurativa e ideológica o conceptual. Riesgo de confusión directa, indirecta y de asociación. Reglas para realizar el cotejo de signos En el proceso interno se discute si las marcas ALPINA VITALIS (mixta) y VITALIS (denominativa) previamente registradas en Francia, son o no confundibles, por lo que es pertinente analizar el contenido del Artículo 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, concretamente en la causal de irregistrabilidad prevista en su Literal a), cuyo tenor literal es el siguiente: “Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando: a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos oO servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
( )”. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo que sea idéntico o similar a otro signo registrado o solicitado con anterioridad por un tercero, porque en dichas condiciones carece de fuerza distintiva extrínseca. Los signos no son distintivos extrínsecamente cuando puedan generar riesgo de confusión (directa o indirecta) y/o riesgo de asociación en el público consumidor. 12 a) El riesgo de confusión, que puede ser directo e indirecto.
El primero, riesgo de confusión directo, caracterizado por la 1 Procesos 691-1P-2015 de fecha 21 de julio de 2016, 648-1P-2015 y 668-1P-2015 de fecha 25 de julio de 2016. 3.3. 3.4. 3.5. PROCESO 259-IP-2015 posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto o servicio determinado, crea que está adquiriendo otro. Y el segundo, riesgo de confusión indirecto, se presenta cuando el consumidor atribuye a dicho producto, en contra de la realidad de los hechos, un origen empresarial diferente al que realmente posee. b) El riesgo de asociación, que consiste en la posibilidad de que el consumidor, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica.
Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directa o indirecta) o de asociación en el público consumidor. Un signo es idéntico a la marca registrada cuando reproduce, sin modificaciones ni adiciones, todos los elementos que constituyen la marca.
Un signo es semejante cuando, considerado en su conjunto, contiene diferencias tan insignificantes que pueden pasar desapercibidas a los ojos de un consumidor; teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser:13 a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto. La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raices, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvio. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. 1 ibídem. 13 y, 3.6. d) PROCESO 259-IP-2015 Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan.
Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto se deberá observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:14 a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.
En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor dificilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del adquirente del producto o servicio, pues un elemento importante para el examinador es determinar cómo dicho producto o servicio es captado por el público consumidor, el cual puede ser medio o especializado dependiendo del tipo de producto que se comercializa.
El consumidor medio es el común adquiriente de cualquier tipo de productos y/o servicios, en quien se presume un conocimiento y capacidad de percepción normales, el cual no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas; en cambio, el consumidor especializado es el adquiriente de productos selectivos los cuales tienen un mayor costo o son adquiridos por profesionales, lo cual hace que el consumidor preste un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir.
Si bien se afirma que un consumidor medio, por lo general, no se detiene a efectuar un examen minucioso de las marcas, sí es pertinente precisar que respecto de determinados productos o servicios, un consumidor medio prestará más o menos atención. Así, por ejemplo, un consumidor medio prestará más atención en la contratación de servicios educativos (que van dirigidos a toda la población), por el compromiso, expectativas e inversión que ello representa, que en la adquisición de golosinas (que también van dirigidos a toda la población). 1 Ibidem. 3.7. 4.1. 4.2. 4.3.
PROCESO 259-IP-2015 Para el caso de los denominados productos de consumo selectivo, los que están destinados a cierta clase de consumidores, los cuales tendrán un costo mayor, el examen de registrabilidad puede ser más benevolente porque el consumidor prestará un cuidado mucho mayor al bien que piensa adquirir. Es de esta forma que la adquisición de ropa de alta costura o perfumes de marca, van a llevar a que sus adquirientes sean más cuidadosos al momento de elegir la mercaderia'5, Conforme las reglas y pautas antes expuestas, al analizar el caso concreto se deberá determinar las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Comparación entre marcas mixtas y denominativas Corno la controversia radica sobre la supuesta confusión entre la marca ALPINA VITALIS (mixta) y las marcas previamente registradas VITALIS (denominativas)'S, resulta necesario que se proceda a compararlas, teniendo en cuenta que los signos mixtos están compuestos de un elemento denominativo y uno gráfico.
El primero, representado por una o más palabras pronunciables, dotadas o no de un significado conceptual. El segundo, por trazos definidos o dibujos perceptibles visualmente, los cuales pueden adoptar varias formas, como emblemas, logotipos, etcétera. Aunque el elemento denominativo del signo mixto suele ser el preponderante, dado que las palabras impactan más en la mente del consumidor, también puede suceder que el elemento predominante no sea éste sino el elemento gráfico, ya sea que por su tamaño, color, diseño y otras características puedan causar un mayor impacto en el consumidor, de acuerdo con las particularidades de cada caso.
En consecuencia, una vez se haya determinado cuál es el elemento predominante del signo mixto, deberá tener en cuenta las siguientes reglas!” para el cotejo: 4.3.1. Si el elemento gráfico es el preponderante. En principio no habria riesgo de confusión. Proceso 9-IP-2001 del 27 de abril de 2001 tbidem. Estas reglas han sido adoptadas por el Tnbunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de agosto de 2007 en el Proceso B4-1P-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo de 2014 en el Proceso 26-1P-2014 PROCESO 259-1P-2015 4.3.2.
Si el elemento denominativo es el preponderante. El cotejo deberá realizarse de conformidad con las siguientes reglas para el cotejo de signos denominativos: 4.3.2.1. 4.3.2.2. 4.3.2.3. Se debe analizar cada signo en su conjunto; es decir, sin descomponer su unidad fonética. Sin embargo, es importante tener en cuenta las letras, las silabas o las palabras que poseen una función diferenciadora en el conjunto, debido a que esto ayudaría a entender cómo el signo es percibido en el mercado.
Se debe establecer si los signos en conflicto comparten un mismo lexema. Una palabra puede estar constituida por lexemas y morfemas. Los primeros son la base y el elemento que no cambia dentro de la palabra cuando se hace una lista léxica de las derivaciones que pueden salir de ella, y cuyo significado se encuentra en el diccionario.1% Como ejemplo tenemos el lexema deport en: deport-e, deport-ivo, deport-istas, deport-ólogo.
Los segundos, son fragmentos minimos capaces de expresar un significado y que unido a un lexema modifica su definición?*. Si los signos en conflicto comparten un lexema o ralz léxica, se debe tener en cuenta lo siguiente: Por lo general el lexema es el elemento qué más impacta en la mente del consumidor, lo que se debe verificar al hacer un análisis gramatical de los signos en conflicto. - Por lo general en el lexema está ubicada la sílaba tónica. - Si los signos en conflicto comparten un lexema podría generarse riesgo de confusión ideológica.
Los lexemas imprimen de significado a la palabra. ll RAE: Unidad mínima con significado léxico que no presenta morfemas gramaticales; p. ej: sol, o que poseyéndolos prescinde de ellos por un proceso de segmentación, p. ej.: terr. En enterráis. 19 RAE: 1. m. Gram. Unidad mínima aistable en análisis morfológico. La palabra mujeres contiene dos morfemas: mujer y — es 2. m. Gram.
Por oposición a lexema, morfema gramatical; p. ej., de, no, yo, el, ar, -s, -ero. 3. m Gram. Unidad mínima de significado. La terminación verbal mos contiene dos morfemas: persona, primera y número, plural 16 PROCESO 259-IP-2015 Es muy importante tener en cuenta que el criterio ideológico debe estar complementado con otros criterios para determinar el riesgo de confusión en los signos en conflicto. - Se debe tener en cuenta la silaba tónica de los signos a comparar, ya que si ocupa la misma posición, es idéntica o muy difícil de distinguir, la semejanza entre los signos podría ser evidente. - Se debe observar el orden de las vocales, toda vez que esto indica la sonoridad de la denominación. - Se debe determinar el elemento que impacta de una manera más fuerte en la mente del consumidor, pues esto mostraría cómo es captada la marca en el mercado. - Se debe determinar si existe un elemento común preponderante o relevante en ambos signos. 4.4.
Como el elemento denominativo en los signos compuestos generalmente está integrado por dos o más palabras, para realizar un adecuado cotejo se debe analizar el grado de relevancia de las palabras que los componen y, sobre todo, su incidencia en la distintividad del conjunto marcario, en cuya dirección son aplicables los siguientes parámetros: 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3, 4.4.4, Ubicación de las palabras en el signo denominativo compuesto.
La primera palabra genera más poder de recordación en el público consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la extensión de la palabra. Las palabras más cortas por lo general tienen mayor impacto en la mente del consumidor. Impacto en la mente del consumidor de conformidad con la sonoridad de la palabra. Entre más fuerte sea la sonoridad de la palabra podría tener mayor impacto en la mente del consumidor.
Analizar si la palabra es evocativa y su fuerte proximidad con los productos o servicios que ampara el signo. Entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con los productos o servicios que ampara, tendrá un mayor grado de debilidad. En este caso, la palabra débil no tendría relevancia en el conjunto. 4.5. 5.1. 5.2. PROCESO 259-1P-2015 4.4.5.
Analizar si la palabra es genérica, descriptiva o de uso común. Las palabras genéricas, descriptivas o de uso común se deben excluir del cotejo de marcas. 4.4.6. Analizar el grado de distintividad de la palabra teniendo en cuenta otros signos ya registrados. Si la palabra que compone un signo es una marca notoriamente conocida, tendrá mayor relevancia. Si la palabra que compone un signo es el elemento estable en una marca derivada, o es el elemento que conforma una familia de marcas, tendrá mayor relevancia. Se debe analizar cualquier otra situación que le otorgue mayor distintividad, para de esta manera determinar la relevancia en el conjunto.
Al aplicar la presente Interpretación Prejudicial en el caso concreto, se deberá realizar el cotejo de conformidad con las reglas y los parámetros expuestos con la finalidad de poder establecer la eventual existencia de confusión y/o de asociación entre la marca ALPINA VITALIS (mixta) y las marcas VITALIS (denominativas) previamente registradas en Francia. Registro de una marca para perpetrar un acto de mala fe En el proceso interno, DANONE en su demanda ha afirmado que habría una “( ) VIOLACIÓN DIRECTA DEL ARTÍCULO 172 DE LA DECISION 486_DE LA COMUNIDAD ANDINA, POR HABERSE OBTENIDO EL REGISTRO DE LA MARCA ALPINA ACTIVO DE MALA FE”, mientras que la SIC al contestar la demanda ha manifestado que sobre *( ) la presunta mala fe aducida por la parte demandante en la que eventualmente habria incurrido en (sic) la Sociedad Alpina Productos Alimenticios S.A. para obtener registros marcarios y especialmente el riesgo de la marca “ALPINA VITALIS" clase 32 de la oficina nacional competente ( ) es de reiterarse que ello no fue demostrado dentro de la actuación surtida dentro de la vía gubernativa, cuando era oportuno hacerlo”.
Por tanto, se considera pertinente desarrollar el tema del registro de una marca para perpetrar un acto de mala fe. Al respecto, en el segundo párrafo del Artículo 172 de la Decisión 486 se establece como causal relativa de irregistrabilidad que el registro de la marca se hubiese solicitado de mala fe. Lo primero que se advierte es que cualquier conducta en el ámbito del derecho debe ser de buena fe; en este sentido, la buena fe se ha consagrado como un principio general y básico de los sistemas jurídicos; es aquella máxima fundamental que forma parte de todo el sistema jurídico.
El ordenamiento jurídico comunitario andino no escapa de esto, asi que también se asienta sobre dicho principio. El Tribunal sobre el tema ha 5.3. 5.4, 5.5. 5.6. PROCESO 259-1P-2015 expresado lo siguiente que “( ) El concepto de buena fe, junto con otros principios universales del derecho como el de la equidad, el abuso del derecho o el del enriquecimiento sin causa, constituye uno de los pilares fundamentales del orden jurídico que como tal, debe regir no sólo las relaciones contractuales sino también cualquier actuación en la vida de relación de los sujetos de derecho.
Se trata de un postulado que, en cuanto principio, es exigible a toda persona y no contempla excepciones en su aplicación. La buena fe es concebida como la convicción o conciencia de no perjudicar a otro o de no defraudar la ley. Lo contrario de la actuación de buena fe es el obrar con mala fe, vale decir, por medio de procedimientos arteros, faltos de sinceridad o dolosamente concebidos y, sobre todo, con la intención de actuar en provecho propio y en perjuicio del interés ajeno”. 20 En cuanto a la “mala fe”, este Tribunal ha establecido que “( ) para determinar sí una persona obró con mala fe es necesario que su actuación sea consecuencia de la intención o de la conciencia de violar una disposición legal o contractual, o causar un perjuicio injusto o ilegal21, Una solicitud de registro de mala fe debe ser denegada.
Además, si fue concedida, puede solicitarse su nulidad. El ordenamiento andino de propiedad industrial propugna por el disfrute de los derechos de manera sana, leal y transparente. Por tal motivo, la oficina de registro debe estar atenta para impedir que se utilicen de mala fe las plataformas jurídicas de concesión de derechos de la marca.22 La mencionada causal se encuentra abierta para que se proscriba cualquier conducta que pretenda falsear el propio ordenamiento jurídico, la competencia en el mercado o hacer daño a un competidor determinado.?3 El Tribunal advierte que si el solicitante de un registro conocia perfectamente la capacidad de distintividad, de penetración en el mercado, de función publicitaria y de recordación que genera el signo 2 2 2 Proceso 65-1P-2004.
Marca "TAPA ROJA”. Sentencia de 30 de junio de 2004. Proceso 3-1P-99. Sentencia de 14 de mayo de 1999, marca "LELLI. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Ver a modo de referencia la Interpretación Prejudicial dictada en el marco del Proceso 67-1P-2015, de fecha 13 de mayo del 2015, marca: TVS (denominativa). Existen otras causales de irregistrabilidad que están Intimamente ligadas con la mencionada causal por mala fe; una de estas es la consagrada en el articulo 136 literal d) de la Decisión 486, que plantea la irregistrabilidad cuando el solicitante sea o haya sido un representante, un distribuidor o una persona expresamente autorizada por el titular de un signo idéntico o similar al que se pretende registrar en el pals miembro o en el extranjero, siempre que su uso pudiera originar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor.
Sobre este tema se pude ver la Interpretación Prejudicial de 6 de junio de 2012, expedida en el marco del proceso 48-1P-2012. Otra causal estrechamente figada con la mala fe es la consagrada en el artículo 137 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, que se realiza cuando se solicita el registro para perpetrar, consolidar o facilitar un acto de competencia desleal. 19 / ly 5.7. 6.1. 6.2.
PROCESO 259-IP-2015 registrado o usado previamente en el comercio, se configuraría así un típico acto de mala fe de conformidad con lo expresado en la presente providencia?!, Para que la conducta analizada encaje en la causal contemplada en el Artículo 137 de la Decisión 486, la Corte consultante debe partir de “indicios razonables” que le permitan llegar a la conclusión de que el solicitante del registro, de mala fe, podría perjudicar a otro competidor en el mercado.
Por “indicio razonable” se debe entender todo hecho, acto u omisión del cual, por vía de la inferencia lógica, pueda derivarse una gran probabilidad de que el registro se solicitó con el ánimo de cometer un acto de competencia desleal, cuyo juicio de valor de manera congruente le permita establecer si la solicitud de registro del signo ALPINA VITALIS (mixto) para identificar productos de la Clase 32 de la Clasificación Internacional de Niza se presentó para aprovecharse de la marca VITALIS (denominativa) previamente registrada para distinguir productos de las Clases 5, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza?5, de propiedad de la demandante COMPAGNIE GERVAIS DANONE.
Conexión competitiva entre productos de las Clases 5 y 32, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. DANONE en su demanda ha manifestado que si “( ) bien es cierto que las bebidas de las clases 32 y 29 son de diferente naturaleza, no lo es menos que entre estas dos clases existe conexidad y por ende no se podrá registrar una marca en la clase 32 que genere confundibilidad con una marca de la clase 29 internacional”, ante lo cual la SIC en su contestación a la demanda, en relación a los signos en conflicto, afirma que “( ) además de pertenecer a distintas clases dentro de la nomenclatura internacional estos no están estrechamente relacionados entre sí, por lo que no suscitan riesgo de confusión respecto del origen empresarial de los mismos”.
En consecuencia, se estima pertinente abordar el tema de conexión competitiva entre productos de las Clases 5, 32, 29 y 30 de la Clasificación Internacional de Niza. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.26 Proceso 140-1P-2015, Marca registrada en Francia. Decisión 486 de la Comisión de fa Comunidad Andina “Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Palses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes. 6.3. 6.4.
PROCESO 259-1P-2015 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.27 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.
Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.
A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el E Las clases de la Clasilicación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán la sirnilitud ni la disirnitit los prodi 9 servicios indicados expresamente.
" (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-1P-2015 de fecha 10 de Junio de 2016. 21 d) PROCESO 259-1P-2015 uso del otro. Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental.
Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de complementariedad de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.
En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorías disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros.
Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. As, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprendan con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos.
Es más, dos productos completamente disímiles (los chocolates y los neumáticos) pueden tener el mismo canal de comercialización (supermercados) y compartir el mismo medio de publicidad (un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos.28 Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios criterios en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.
La mismo puede decirse de los clavos y el veneno para ratas, que sí bien ambos se comercializan a través de ferreterías, no por ello existe conexión competitiva entre ambos. 158] th PROCESO 259-1P-2015 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Sala Consultante al resolver el Proceso Interno 2007-00326, la que deberá ser adoptada al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.
La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, Cecilia Luisa Ayllón Úuinteros MAGISTRADA s Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO | Hugo Ramiro (e) MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.
Y | Cecilia Luisa Ayllón Úuinteros Gus Garci4Brito PRESIDENTA SECRETARIO Notifíquese a la Sala consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.