Año XXXIV – Número 3052 Lima, 26 de junio de 2017 SUMARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Pág. PROCESO 542-IP-2016 Interpretación Prejudicial. Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00497-00. Referencia: Diseño industrial titulado “MOTOCICLETA” PROCESO 549-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2015-169459. Referencia: Marcas involucradas CEVIT (denominativa) y C-VIT (denominativa) PROCESO 551-IP-2016 Interpretación Prejudicial.

Consultante: Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia. Expediente interno del Consultante: 2013-00408-00. Referencia: Signo involucrado www.lostiquetesmásbaratos.com (mixto) Para nosotros la Patria es América GACETA OFICIAL 26/06/2017 2 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 24 de abril de 2017 Proceso 542-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2013-00497-00 Referencia Diseño industrial titulado "MOTOCICLETA" Magistrado Ponente: Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4493 de fecha 5 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 24 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicita Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00497-00 y, El Auto de fecha 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el proceso interno: Demandante Bajaj Auto Limited Demandado Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia 1 Proceso 542-IP-2016 GACETA OFICIAL 2. 26/06/2017 3 de 49 Hechos relevantes 2.1 El 21 de marzo de 2012, Bajaj Auto Limited (en adelante, BAJAJ) solicitó a la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del diseño industrial "Motocicleta"1. 2.2 Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 646 de 15 de junio de 2012, término dentro del cual no se presentaron oposiciones por parte de terceros. 2.3 Mediante la Resolución 47832 de fecha 10 de agosto de 2012, la Dirección de Nuevas Creaciones de la SIC resolvió denegar el registro del diseño industrial solicitado por carecer manifiestamente de novedad. 2.4 El 21 de septiembre de 2012, BAJAJ interpuso Recurso de Apelación contra la Resolución 47832. 2.5 Mediante la Resolución 21558 de fecha 25 de abril de 20132, el Superintendente delegado para la Propiedad Industrial resolvió el Recurso de Apelación confirmando la Resolución 47832. 2.6 El 30 de septiembre de 2013, BAJAJ presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante el Consejo de Estado, a fin de que se declare la nulidad de las Resoluciones 47832 y 21558.

Expediente administrauvo 12-47976. 2 En el Informe de la Corte consultante, que acompañó la solkilud de Interpretación Prejudicial, se consignó un nümero de resolución y una fecha incorrecta, distinta a la que obra en el expediente remitido a este Tribunal. En ese sentido,. en el presente acapite se han consignado los dalos correctos. 2 Proceso 542-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 4 de 49 2.7 Mediante Auto del 7 de mayo de 2014, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, admitió la demanda presentada. 2.8 Mediante Providencia de fecha 24 de agosto de 2016, la Corte consultante dispone solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3.

Argumentos de la demanda de BAJAJ 3.1 El diseño industrial solicitado cuenta con elementos novedosos que le otorgan una apariencia diferente de la anterioridad D1, pues el motor en el diseño solicitado está por debajo del depósito de combustible mientras que en el antecedente 01, existe mucho espacio alrededor del motor, lo cual le da un aspecto diferente a ambas motocicletas. 3.2 En el diseño solicitado, el depósito de combustible tiene una forma y contorno completamente diferente, que es visible en la parte frontal curvada, la cual está hacia el lado inferior, mientras que en 01 se encuentra hacia el lado superior. 3.3 La estructura del protector de piernas es visiblemente diferente en ambas motos, las luces direccionales y su montaje son asimismo distintas, el dial de la motocicleta solicitada tiene montaje diferente, así como las luces traseras, los portadores, entre otros aspectos. 4.

Argumentos de la contestación de la SIC 4.1 El diseño solicitado carece de novedad toda vez que se encuentra comprendido en el arte previo, tal como se evidencia en el antecedente D1 COL 00 91772 del 29 de abril de 2002, por lo que aquello que la solicitante señala como características únicas del diseño no son suficientes para darle a este una apariencia exclusiva. 4.2 Para un consumidor informado las diferencias radican en aspectos de forma que cambian la forma conocida o aprendida, y cuyas condiciones para elegir uno u otro están ligadas al gusto, pero también a elementos que marquen una diferencia sustancial entre el objeto conocido o aprendido. 4.3 La demandante, cuando realizó la comparación entre el diseño solicitado y el antecedente 01 COL 00 91772 de 29 de abril de 2002, cometió un error al ir al detalle de la motocicleta y destacar partes que para el consumidor son irrelevantes cuando está frente a dos diseños tan iguales.

Asimismo compara algunas partes del diseño con imágenes y figuras que no son parte del contenido de los actuados, y basa la novedad en ciertas partes de la motocicleta, sin tener en cuenta que ni individual, ni 3 Proceso 542-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 5 de 49 colectivamente cambian la percepción de la forma solicitada frente a la anterioridad. 4.4 Los diseños comparados son confundibles, pues el consumidor percibe en conjunto y no parte por parte, como consideró la demandante. 4.5 Debe tenerse en cuenta el proceso de elección del consumidor del producto, el cual se fundamenta en tres variables: (i) la historia del aprendizaje individual en cada contexto de compra en relación con la categoría del producto, (ii) en el contexto de compra como tal, (iii) las consecuencias que esa conducta produjeron para el individuo. 4.6 La elección de un consumidor se va a ver afectada toda vez que las motocicletas cotejadas se percibirán como sustancialmente iguales, lo cual las hace confundibles en una situación real de mercado.

B. NORMAS A SER INTERPRETADAS La Corte consultante solicitó la Interpretación Prejudicial de los Artículos 113 y 115 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina3• Procede la interpretación solicitada toda vez que el proceso interno se encuentra referido a una solicitud de registro de diseño industrial, en la cual se ha cuestionado la novedad del mismo.

C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro. 2. La novedad como requisito de registrabilidad. Las formas usuales. Las diferencias secundarias. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina "Articulo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, linea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto.• "Articulo 115.- Serán registrables diseños industriales que sean nuevos.

Un diseño industrial no es nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la fecha de prioridad válidamente Invocada, se hubiere hecha accesible al público, en cualquier lugar o momento, mediante su descripción, utilización, comercialización o par cualquier otro medio. Un diseño industrial no es nuevo por el mero hecho que presente diferencias secundarias con respecto a realizaciones anteriores o porque se refiera a otra clase de productos distintos a dichas reafízaciones. ff 4 Proceso 542-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 6 de 49 D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETOS DE INTERPRETACIÓN 1.

Definición y naturaleza del diseño industrial. Requisitos y efectos de su registro 1.1. El proceso interno versa sobre la solicitud de registro del diseño industrial para "Motocicleta". En ese sentido, este Tribunal considera pertinente desarrollar los alcances del presente tema. 1.2. El Artículo 113 de la Decisión 486, define al diseño industrial de la siguiente manera: "Articulo 113.- Se considerará como diseño industrial la apariencia particular de un producto que resulte de cualquier reunión de lineas o combinación de colores, o de cualquier forma externa bidimensional o tridimensional, línea, contorno, configuración, textura o material, sin que cambie el destino o finalidad de dicho producto". 1.3.

La jurisprudencia del Tribunal sobre el tema, ha manifestado que la finalidad del diseño industrial radica en el hecho de que ante productos de distinta naturaleza y que reporten la misma utilidad, el consumidor se incline por aquellos que sean de su preferencia estética; así, el fabricante buscará aquellas formas para sus productos que sean estéticamente atractivas, dado que el factor determinante en el consumidor para la elección de los productos en el mercado puede radicar en la mera apariencia de los mismos.

En este sentido, el diseño industrial consiste en la innovación de la forma, incorporada a la apariencia externa de los productos.4 1.4. En tal sentido, tomando el concepto del Artf culo 113 de la Decisión 486, encontramos que la reunión de lineas, combinación de colores y demás opciones, solo deberán poseer una finalidad estética, pues si la innovación se realiza respecto de la "finalidad" del producto, no se estaría configurando la figura del diseño industrial, sino del modelo de utilidad.

En este sentido, serán sólo los elementos ornamentales (apariencia) los que le otorgan al diseño industrial su categoría. 1.5. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) define a los diseños industriales como "el derecho garantizado ( ) para proteger /os originales, decorativos y no funciona/es caracteres distintivos de un artículo o producto industrial que resulte de una actividad del diseño".5 4 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 71-IP-2005 de fecha 12 de septiembre de 2012. 11 Diseño Industrial en Propiedad Intelectual, Material de Lectura, en Doc.

WIPO, Publication N º 476 (E} ISBN 92-805-0629-3, WIPO 1995, p. 229. 5 Proceso 542-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 7 de 49 1.6. Las características elementales de los diseños industriales se pueden resumir en que el diseño industrial solo concierne al aspecto del producto (su fisonomía), y que el mismo debe ser arbitrario, es decir, no cumplir función utilitaria, sino tan solo estética.

A ello se debe agregar que deberá conferir un aspecto particular y distinto al producto al que se aplique, otorgándole una fisonomla nueva; ser percibido por la vista en su uso, es decir, encontrarse a la vista del consumidor y no en el diseño interior del producto; y, finalmente aplicarse a un artículo industrial, es decir, a un producto con utilidad industrial.6 Requisitos y efectos de su registro 1.7.

De acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal la esencia del derecho sobre el diseño industrial consiste en la potestad que le otorga el registro a su titular, para usarlo en forma exclusiva y evitar que otros lo usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de esa figura de la propiedad industrial.

En consecuencia, toda persona, flsica o jurídica, para poseer el derecho de exclusividad sobre su diseño industrial y poder tener la facultad de explotarlo debe necesariamente registrarto.7 1.8. Una vez reconocido por la ley, el titular podrá hacer uso de los derechos que ese registro le otorga como lo expresa el Artículo 129 de la Decisión 486: "Artículo 129.- El registro de un diseño industrial conferirá a su titular el derecho a excluir a terceros de la explotación del correspondiente diseño. En tal virtud, el titular del registro tendrá derecho a actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento fabrique, importe, ofrezca, introduzca en el comercio o utilice comercialmente productos que incorporen o reproduzcan el diseño industrial. n 1.9.

El requisito esencial para el registro de un diseño industrial se basa en su novedad sobre la base del Artículo 115 de la Decisión 486. El Tribunal entiende que un diseño industrial será nuevo si antes de la fecha de la solicitud o de la prioridad invocada, no se hubiera hecho accesible al público, en cualquier tiempo y lugar, ya sea mediante su descripción utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial no será considerado nuevo cuando se sustente en diferencias secundarias con otros diseños industriales. 1.1 O. Ahora bien, el tema acerca del diseño industrial ha sido analizado en el documento elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad 6 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 135-IP-2007 de fecha 22 de noviembre de 2007.

Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 55-IP-2002 de fecha 17 de julio de 2002. 6 Proceso 542-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 8 de 49 Intelectual (OMPl)8 en el cual se sostiene que existen una serie de elementos comunes que caracterizan a los diseños industriales como objeto de protección, a saber: (i) Visibilidad.

Los diseños industriales deben ser visualmente perceptibles; siendo esta una condición para que puedan ser reconocidos. El diseño debe, además, quedar a la vista durante el uso normal del producto por su usuario. Este aspecto es particularmente importante en relación con los productos que cambian de aspecto durante el uso normal. Por ejemplo, cabe considerar que el interior de una valija forma parte del aspecto de la misma tanto como el exterior pues ambos son visibles durante el uso normal del producto.

Análogamente, la forma de un sofá-cama en posición plegada y en posición extendida deben considerarse como parte del diseño del producto. La visibilidad tiene también importancia en lo que se refiere a las partes y componentes de productos más grandes, por ejemplo, los recambios de máquinas, automóviles o electrodomésticos. (ii) Apariencia especial.

El diseño le otorga al producto en el que está incorporado una apariencia particular. Además, hace que un articulo parezca diferente y sea más atractivo para el consumidor o usuario potencial. La apariencia es el resultado de la opción que toma el diseñador entre un gran número de medios y técnicas posibles, incluida la forma y el contorno, el volumen. los colores y líneas, el material y la textura, y el tratamiento de la superficie.

(iii) Aspectos no técnicos. Los diseños industriales deben dejar de lado las caracterlsticas técnicas o funcionales del mismo. Aunque el aspecto exterior de un producto depende tanto de la función para la que se haya previsto como de la estética, solo las caracteristicas del aspecto exterior que no obedezcan exclusivamente a criterios técnicos podrán protegerse a titulo de diseño. El aspecto exterior puede derivarse de los efectos que se apliquen a la superficie del producto (características bidimensionales), de la forma del producto (características tridimensionales) o, lo que es más común, de una combinación de ambos tipos de características.

(iv) Incorporación en un artículo utilitario. Los diseños industriales tienen por finalidad su incorporación en artículos utilitarios; es decir, productos que tienen finalidades útiles y funcionales. Su objetivo primordial no es ser objetos puramente estéticos, como las obras de bellas artes. El requisito de que el diseño pueda incorporarse en un producto útil traduce su verdadera finalidad, a saber, hacer que el producto sea más atractivo sin impedir por ello que desempeñe las 8 Con motivo de la Novena Sesión de la OMPI, titulada "Comité permanente sobre el Derecho de Marcas, Dibujos y Modelos Industriales e indicaciones geográficas· Ginebra, Octubre, 2002. 7 Proceso 542·1P·2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL 9 de 49 funciones para las que se haya creado.

En algunas leyes se exige de forma expresa que el diseño sirva de modelo o tipo para la fabricación de un producto industrial o que tenga aplicación industrial. En otras leyes se menciona que los diseños pueden también aplicarse a los productos de artesania. 2. La novedad como requisito de registrabilidad. Las formas usuales. Las diferencias secundarias 2.1 La demandante señaló que el diseño industrial solicitado contarla con elementos novedosos que le otorgan una apariencia diferente de la anterioridad señalada por la SIC.

En tal sentido, es pertinente analizar el tema del requisito de novedad en los diseños industriales. La novedad como requisito de registrabilidad 2.2 El requisito de la novedad constituye una cualidad intrínseca y esencial para la protección del diseño industrial. 2.3 Como se dijo precedentemente, un diseño industrial es nuevo si antes de la fecha de su solicitud o antes de la fecha de la prioridad invocada no hubiese sido accesible al público mediante su descripción, utilización, comercialización o cualquier otro medio.

Igualmente, un diseño industrial es nuevo cuando no presente únicamente diferencias secundarias respecto de otro diseño industrial. 2.4 Para determinar la novedad de un diseño industrial, se establecen los siguientes criterioss: a) b) c) Considerar como nuevo lo que no es conocido en un determinado momento; Considerar como nuevo lo que no ha sido copiado;

Considerar como nuevo lo que se diferencia de lo que existe en un determinado momento. En el criterio a), se infiere que el pnnc1p10 de novedad es el correspondiente al caso de la registrabilidad de Invenciones y Modelos de Utilidad; es decir, que no se encuentre anticipado por el estado de la técnica a nivel mundial. 1 º En el caso del criterio b), sólo se puede tomar como nuevo lo que no se encuentra en el conocimiento del creador del diseño industrial 1 1, mientras 9 10 Reflexiones sobre el concepto de novedad en los modelos industriafes.

Actas de Derecho Industrial. Tomo 5, Madrid 1979, pp. 371 y ss. Dicha novedad es conocida en el derecho alemán como "novedad objetiva·. 11 Ibídem. 8 Proceso 542-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 10 de 49 que en el criterio c), un diseño industrial será nuevo si en el momento de la presentación de la solicitud no es conocido por las personas de cuyo conocimiento depende la existencia de la novedad; es decir, un círculo especializado. 2.5 De esta manera, para juzgar la novedad de un diseño industrial "(...) habrá que comparar las creaciones de forma, cuyo registro se solicita, con el patrimonio de las formas estéticas existente en el momento al que ha de referirse el juicio sobre la novedad.

Si de esta comparación resulta que la creación de forma no está comprendida en el patrimonio de las formas estéticas aplicadas a la industria, la misma será nueva. En el caso contrario, la creación de forma carecerá del requisito de novedad por existir una anticipación perjudicial para la novedad".12 2.6 El Artículo 115 de la Decisión 486 señala que los antecedentes sobre los cuales deberá ser analizada la novedad, podrán consistir en diseños industriales que hayan sido accesibles al público por descripciones, usos, comercialización o cualquier otro medio.

Las formas usuales 2.7 En lo que se refiere a las formas usuales, este Tribunal ha señalado: ''A diferencia de la Decisión 344 (artículo 58, última párrafo), la Decisión 486 na extiende las causales de irregistrabilidad de las marcas a /os diseños industriales. La intención del legislador comunitaria era separar las das figuras. No obstante lo anterior, el legislador comunitario pasó por alto la distintividad que debe tener el diseño industrial para ser registrado.

Es decir, además de ser novedoso, el diseño industrial no puede consistir en formas usuales de los productos, tampoco ser confundible can otros signos distintivos previamente registrados. Por ejemplo, si existiera una marca tridimensional previamente registrada o solicitada para registra, un diseño industrial semejante y confundible con dicha marca no podría ser registrado.

Esto es coherente con /os principios básicos del derecho de propiedad industrial: permitir la transparencia en el mercado y la protección del público consumidor de productos y servicias. De permitirse diseños industria/es confundibles con otros signos distintivos, se estarla generando un defecto irreparable en el comercio subregionar. 13 2.8 Por lo anterior, el diseño industrial además de ser novedoso debe ser distintivo.

En este caso la distintividad o fuerza diferenciadora es la capacidad intrínseca o extrínseca del diseño industrial para diferenciarse de otros diseños industriales o signos distintivos en el mercado. 12 OTERO LASTRES, José Manuel. El Modelo lnduslrial. Editorial Montecorvo, Primera Edición, Madrid, 1977, p. 359. Ver lnterprelación Prejudlctal recaída en el Proceso 99-IP-2012 de íecha 12 de septiembre de 2012. 13 9 GACETA OFICIAL 2.9 26/06/2017 11 de 49 En este sentido, para la comparación entre diseños industriales se aplicará lo dispuesto para la comparación entre una marca tridimensional y un diseño industrial, la cual indica que deberá hacerse partiendo de los elementos que aportan distintividad en cada caso, como las formas del diseño, relieves y forma característica del producto, para establecer si el signo que se pretende registrar tiene una contundencia suficiente frente al diseño industrial registrado, para evitar así la confusión en el público consumidor sobre el origen empresarial del producto identificado con el signo tridimensional que se pretende registrar. 2.1 O En tal comparación, no se debe tener en cuenta los elementos accesorios, secundarios ni de uso común. Las diferencias secundarias 2.11 El citado Articulo 115 de la Decisión 486 señala que las diferencias que debe poseer el diseño solicitado en relación a diseños anteriores deben ser sustanciales y no meramente secundarias sin que se refieran a otra clase de productos, ya que ello no lo librará de ser confundible y por lo tanto, de ser irregistrable. 2.12 Al respecto, el Tribunal ha señalado en reiterada jurisprudencia que para determinar que un diseño industrial posee novedad, será necesario que su comparación se realice partiendo de la impresión en conjunto del diseño con otros que se encuentren en el estado de la técnica, considerándose en dicha comparación que no es nuevo no sólo un diseño que sea idéntico a otro, sino uno sustancialmente igual a otro o que difiera de este sólo en características secundarias.14 2.13 Las diferencias secundarias sólo podrán ser determinadas cuando la impresión general que produzca el diseño industrial en los círculos interesados del público consumidor, difiera de la producida por cualquier otro diseño que haya sido puesto a su disposición con anterioridad.

Asimismo, deberá el nuevo diseño conferir un valor agregado al producto, expresado en su apariencia estética, para que sus diferencias sean sustanciales. En este sentido, es el consumidor quien determinará si las diferencias existentes entre los diseños industriales comparados son sustanciales o no, en su elección de los productos en el mercado.15 2.14 Dado que la finalidad del diseño industrial es brindar una apariencia atractiva al producto, el criterio para determinar si existen diferencias sustanciales entre dos diseños es determinado por la elección del consumidor medio.

Si para un consumidor medio, le es indistinto adquirir 14 15 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 208-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. Ibídem. 10 Proceso 542-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 12 de 49 cualquiera de los dos productos en comparación, las diferencias serán irrelevantes; sin embargo, si prefiere uno de los dos productos por ser más atractivo estéticamente, las diferencias son consideradas relevantes, y por lo tanto se entenderá que las diferencias entre ambos son sustanciales 16. 2.15 En tal sentido, corresponde determinar si los elementos que conforman el diseño industrial denominado NMOTOCICLETA", le dan una apariencia diferente respecto al diseño considerado como anterioridad, otorgándole la novedad suficiente para acceder al registro.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00497-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Articulo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. �{( �( Cecilia Luisa Ayl�os MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGIST ADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO 16 Ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 71-IP-2005 de fecha 6 de julio de 2005. 11 Proceso 542-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 13 de 49 De acuerdo con el artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente ra presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. ttt- ! Cecilia Luisa Ayll�s PRESIDENTA Notifíquese a la Corte consultante mediante copia certificada y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 12 26/06/2017 GACETA OFICIAL 14 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso 549-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2015-169459 Referencia Marcas involucradas CEVIT (denominativa) y C-VIT (denominativa) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 1003-378 del 21 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 26 de octubre de 2016, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-169459; y, El Auto del 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Tridex Farmacéutica S.A. 1 & Proceso 549-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL Demandado 2. 15 de 49 Sesderma Colombia S.A. Hechos relevantes 2.1. Tridex Farmacéutica S.A. (en adelante, Trldex) interpuso, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC), demanda por infracción de derechos de propiedad industrial acumulada con la acción de declarativa y de condena de competencia desleal en contra de Sesderma Colombia S.A. (en adelante, Sesderma) sobre la base de la titularidad de su marca CEVIT (denominativa), inscrita con Certificados 486416 y 131121 en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza 1, respectivamente, signo que se ve afectado con el uso por parte de Sesderma del signo C-VIT (denominativo) para distinguir una línea de productos cosméticos y farmacéuticos. 2.2.

El 5 de agosto de 2016, Sesderma contestó la demanda. 2.3. Mediante Auto 95822 del 12 de octubre de 2016, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC ordenó oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de solicitar Interpretación Prejudicial. 2.4. Mediante Oficio 1003-378 de 2016 de fecha 21 de octubre de 2016, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3.

Argumentos de la demanda de Tridex 3.1. La demandada es una sociedad que fabrica, comercializa, importa y exporta productos farmacológicos, cosméticos y dermatológicos, entre otros. 3.2. Sesderma produce, importa, distribuye, oferta, comercializa y publicita una línea de productos cosméticos y farmacéuticos, distinguidos con el signo C-VIT (denominativo), asociados con los de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.3.

C-VIT (denominativo) es un signo no registrado en Colombia que identifica, en principio, una línea de seis (6) productos denominados: C­ VIT Crema Facial Hidratante, C-VIT Liposomal Serum, C-VIT Radiance Fluido Luminoso, C-VIT Crema Contorno de Ojos, C-VIT lntensive Serum y C-VIT Drinkable. Del expediente interno no es posible verificar a qué productos de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza se refiere. 2 Proceso 549·1P-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 16 de 49 3.4.

La demandada aplica sobre los empaques de sus productos cosméticos, farmacéuticos y/o dermatológicos, asociados a la cobertura de protección de que trata los ilustrados registros marcarios la expresión C-VIT. 3.5. El signo empleado por Sesderma C-VIT (denominativo) es idéntico fonéticamente a su marca registrada CEVIT (denominativa), lo que genera confusión tanto directa como indirecta. 3.6.

Existe relación entre los productos de las Clases 3 y 5. Los canales de comercialización para ofrecer los productos son análogos como los establecimientos especializados, farmacias, corredores. 3.7. Sesderma infringe los derechos de propiedad industrial previstos en los Literales a) y d) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Asimismo, también incurre en actos de competencia desleal de violación a la cláusula general y confusión. 4. Argumentos de la contestación de Sesderma 4.1 Ha estado comercializando el producto C-VIT en Colombia como producto cosmético desde el año 2005, esto es, hace más de 1 O años, y con anterioridad en otros países como España. 4.2 Tridex venia comercializando productos farmacéuticos registrados en la Clase 5 y, de forma inexplicable, en el 2013 solicitó la inscripción de su marca en la Clase 3, sin fabricar ni comercializar ningún producto. 4.3 No es cierto que Tridex fabrique, distribuya o comercialice productos identificados con la expresión CEVIT (denominativa), con fines cosméticos. 4.4 Sesderma no ha utilizado la expresión CEVIT (denominativa) como marca para comercializar sus productos.

Asimismo, no hace uso de la marca C-VIT (denominativa) en los empaques de sus productos. 4.5 Un consumidor no puede confundir la vitamina C comestible identificada con la marca CEVIT (denominativa), con productos cosméticos que usen la expresión C-VIT (denominativa). Los signos hacen referencia a clases totalmente distintas. 4.6 Actualmente no existe publicidad alguna relacionada con el producto C­ VIT. 4.7 Sesderma no ha incurrido en actos de competencia desleal.

Incluso, durante los 1 O años en que las dos marcas coexistieron en el mercado, 3 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 17 de 49 Tridex no inició ninguna reclamación o acción en contra de Sesderma, lo que indica que Tridex no se vio perjudicada por el uso de la expresión C-VIT (denominativa) en el mercado. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1.

La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina2, la cual es procedente. 2. Asimismo, se interpretarán de oficio el Articulo 258 y el Literal a) del Articulo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 3, por resultar pertinentes ya que Tridex indicó que Sesderma estarla cometiendo actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión. 3.

Cabe señalar que este Tribunal no emitirá pronunciamiento sobre el supuesto de cláusula general alegada por la demandante, toda vez que no se encuentran regulados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 4. Adicionalmente, la Entidad consultante ha solicitado que el Tribunal se pronuncie en cuanto a lo siguiente: 2 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Art/cu/o 155.• El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realfzar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para /os cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (.)".. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.·Artlculo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Articulo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, los siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; ( )" Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL (i) 26/06/2017 18 de 49 ¿Puede el titular de una marca impedir a terceros que se abstengan de su uso, a pesar de que el titular no se encuentre utilizando la marca? C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 5. 6.

Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión y desviación de clientela. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Conexión competitiva entre productos de la Clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Coexistencia de hecho de marcas. Pregunta formulada por la Entidad consultante. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. Acción por Infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar 2. 3. 4. 1.1.

En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, las cuales consistirian en el uso del signo C-VIT (denominativo) el cual afectaría su marca CEVIT (denominativa), resulta necesario analizar lo establecido en los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, /os siguientes actos: aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o a) semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre /os envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos;

(...) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del 5 Proceso 549-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL (...)" 19 de 49 reg;stro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 1.2.

Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Titulo XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características: 4 a) b) Sujetos activos. Dicha condición recae en: (i) El titular del derecho protegido.

El titular puede ser una persona natural o jurídica. (ii) El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los países miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (i) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

(ii) Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. 1.3. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, específico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1.3.1 Supuesto 1: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca. 1.3.2 Supuesto 11: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. 1.3.3 Supuesto 111: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

Supuesto 1 Sujeto activo Sujeto pasivo Es Usa titular de la Resumen del supuesto protegida marca Marca Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016. 6 Proceso 549-IP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL Supuesto 11 Supuesto 111 20 de 49 productos sobre para sobre aplicada 1 productos.

Usa la marca sobre Marca protegida, servicios para productos vinculados a los aplicada sobre que productos. servicios distingue la marca oroteaida. protegida Es titular de Usa la marca sobre Marca una marca que envases, envolturas, para productos o I distingue o servicios aplicada embalajes envases, productos o acondicionamientos sobre servicios. envolturas, de productos. embalajes o 1 acondicionamientos de oroductos. una marca que distingue oroductos.

Es titular de una marca que distingue servicios. directamente productos. 1.4. Si bien se advierte que el literal estudiado, a diferencia de los establecido en el Literal d) del Articulo 155, no prevé que se demuestre el riesgo de confusión o asociación en el mercado. Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes.

En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por si el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. 1.5. De otro lado, es de especial interés el comportamiento estipulado en el Literal d) del Articulo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor6.

A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio. La conducta se califica mediante el verbo uusar". Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. 5 De modo rererenciat, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 7 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 21 de 49 La conducta se debe realizar en el comercio.

Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercado6 • c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales. 1.6.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión. 7 1.7.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente e}ercicio del ius prohibendi no es ilimitado. La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales.. 6 Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el •...riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto llene un origen empresarial diferente af que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el • riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica� (Interpretación Prejudicial del 2 de Julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008). 1 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013. 8 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 22 de 49 se encuentran establecidas en los Articulas 157, 158 y 159 de dicha norma.8 1.8.

Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público. Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que "su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria".9 1.9.

De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Articulo 244 de la Decisión 486. 1.1 O. En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. 2.

Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad Industrial. Actos de confusión y desviación de clientela 2.1 Tridex señaló en su demanda que Sesderma habría incurrido en los actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y desviación de clientela, por aplicar sobre empaques de productos farmacéuticos, cosméticos y dermatológicos el signo C-VIT (denominativo). 2.2 Al respecto, los Articules 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. 2.3 El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: e De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recalda en el Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 9 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 37-IP-2015 de fecha 13 de mayo de 2015. 9 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 23 de 49 "Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a /os usos y prácticas honestos." 2.4 De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.10 2.5 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor.11 2.6 El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.12 2.7 La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: "( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para /os intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de /as prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).

"'3 2.8 Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente: 14 a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de 10 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015. 11 Ibídem. 12 JAECKEL KOVAKS, Jorge.

Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. 13 GACHARNA, Maria Consuelo. "La Competencia Desleal·. Edltorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47. De modo referencial. ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-IP-2015 de fecha 24 de agosto de 2015. 10 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 24 de 49 rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. 2.9 b) Que el acto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo.1s 2.1O En el Articulo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa: a) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los productos. 2.11 Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características 1ª: (i) 15 No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, Ibídem. Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010. 11 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 25 de 49 entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

(ii) La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envio de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. (iii) Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podria hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: "En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, /os productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que "para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de /os participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

(...) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a /os empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí (... (FLINT BLANCK, Pinkas: "Tratado de defensa de la libre competencia'; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)".17 r 2.12 El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: "En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja 17 De modo rererencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 116-IP-2004 de íecha 13 de enero de 2005. 12 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 26 de 49 frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos ( )"18 2.13 La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 2.14 La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 2.15 Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibllidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen especifico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 2.16 Finalmente, respecto a la desviación de clientela, el Tribunal ha manifestado que: "En el fondo, más allá de la protección del postulado de la transparencia en el mercado, la regulación de la competencia desleal trae consigo el resguardo de la clientela obtenida por los empresarios.

Posicionar los productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos. Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrían terminar en que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como tal.

La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado. Para el caso particular es muy importante que el consultante determine: • Posible práctica deshonesta: solicitud del registro marcaría del signo denominativo ( ) 18 Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010. 13 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 27 de 49 • Indicios razonables que permitan pensar que dicha práctica se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela.

Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto. Para probar la posible desviación de la clientela, primero se debe probar la clientela, ya que de lo contrario si no existe clientela no habria acto de competencia desleal. Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvio encaja dentro del supuesto normativo.

Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios Ucitos se encuentra amparado por el ordenamiento Jurídico". Proceso 54-IP-2003, publicado en la G.O.A.C. N°. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: AL/V RUS MK mixta). 19 3. Riesgo de confusión directo, Indirecto y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distíntivos 3.1. En el presente caso, la denunciante ha señalado que el signo utilizado por la denunciada C-VIT (denominativo) es idéntico fonéticamente a su marca registrada CEVIT (denominativa), lo que genera confusión tanto directa como indirecta. En ese sentido, resulta pertinente abordar dicho tema con la finalidad de que se realice correctamente el análisis de confundibilidad. 3.2.

Para ello, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser2D: a) 19 Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la silaba tónica o de la coincidencia en las raíces o terminaciones: sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 251-IP-2015, de fecha 7 de diciembre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-lP-2015, de fecha 19 de mayo de 2016. 14 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 28 de 49 determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. b) Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia. c) Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. d) Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. 3.3.

Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:21 21 a) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica. b) En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro.

No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. c) El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. d) Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. Ibídem. 15 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 29 de 49 3.4. En ese sentido, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. 4.

Conexión competitiva entre productos de la Clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza 4.1. Dado que Tridex ha señalado que los productos de la Clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza guardan conexión competitiva, corresponde analizar dicho tema. 4.2. Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.22 4.3.

Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes. 23 4.4.

Para apreciar la conexión competitiva entre productos o serv1c1os corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 22 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna."Artículo 151.- Para clasificar los productos y las servicios a los cuales se aplican las marcas, los Pafses Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación lnternacfanai referida en el pá"afo anterior no determinarán la similitud ni la disimilitud de las productos o servicios indicadas expresamente.• (Subrayado agregado) Ver lnterprelaciones Prejudiciales recafdas en los Procesos 472-IP-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 16 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL a) El grado de sustitución productos o servicios. 26/06/2017 (intercamblabilidad) 30 de 49 entre los Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. b) La complementarledad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asl, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentífrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. e) La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disimiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para 17 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 31 de 49 determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. 4.5. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro. 5.

Coexistencia de hecho de marcas 5.1. Sesderma ha indicado que los signos C-VIT (denominativo) y CEVIT (denominativo) habrían venido coexistiendo pacíficamente en el mercado por 1O años. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la "coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacífica de signos". 5.2. El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos" consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 18 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 32 de 49 5.3.

Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos. 5.4.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrían incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores. 5.5.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). 5.6. En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. 5. 7.

En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica. No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacifica. c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe 19 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 33 de 49 ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor. 6.

Pregunta formulada por la Entidad consultante Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, asi como tampoco calificará los hechos materia del proceso. 6.1.

¿Puede el titular de una marca impedir a terceros que se abstengan de su uso, a pesar de que el titular no se encuentre utilizando la marca? El Articulo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala expresamente que el registro de una marca otorga un derecho de exclusiva a su titular, el cual de acuerdo al Artículo 155 del mismo cuerpo legal lo faculta a impedir que terceros usen dicha marca o alguna similar en el mercado.

Así, el ejercicio de dicho derecho no está sujeto al uso en el mercado, por parte del titular, de la marca registrada, toda vez que no existe una obligación y/o condición para ejercer el mismo, siendo el único requisito para accionar el ser titular de un signo. Lo anterior sin perjuicio de la cancelación de registro de marcas por falta de uso, figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, las mismas que se convierten en un obstáculo para terceros que sí desean utilizarlas de manera efectiva en el mercado. 20 Proceso 549-IP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 34 de 49 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-169459, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. { � ( i J Cecilia Luisa Ayl�s MAGISTRADA Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRAD pac Hugo Ramiro Go MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la dlclal la Presidenra y el Secmtano. ra ó presente e 1 d {i �:: Cecilia Luisa Ayl�nteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21 26/06/2017 GACETA OFICIAL 35 de 49 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso 551-IP-2016 Asunto Interpretación Prejudicial Consultante Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia Expediente interno del Consultante 2013-00408-00 Referencia Signo involucrado www.lostiquetesmásbaratos.com (mixto) Magistrado Ponente Hugo Ramiro Gómez Apac VISTOS El Oficio 4756 de fecha 26 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 27 de octubre de 2016, mediante el cual la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales b), e) e i) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2013-00408-00; y, El Auto del 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente Interpretación Prejudicial.

A.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Global Bussines Solution S.A.S. 1 Proceso 551-IIP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL Demandado 2. 36 de 49 Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia Hechos relevantes 2.1. EL 12 de abril de 2011 la sociedad Global Bussines Solution S.A.S. (en adelante, Global) solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) el registro del signo www.lostiquetesmásbaratos.com (mixto) para distinguir servicios de la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza 1 • l.���� (fr>'ó:at� �.cam 2.2.

Una vez publicado el extracto de la solicitud de registro en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones. 2.3. Mediante Resolución 55143 del 6 de octubre de 2011, la SIC denegó de oficio el registro solicitado pues consideró que dicha expresión hace referencia al ofrecimiento de tiquetes económicos en el transporte de viajeros o mercanclas, lo cual acarrearía el monopolio de una expresión irregistrable que no puede ser utilizada de forma exclusiva por un empresario como marca. 2.4.

Global presentó recurso de reposición y en subsidio de apelación2 • El recurso de reposición fue resuelto a través de la Resolución 20217 del 30 de marzo de 2012; y el de apelación fue resuelto por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial a través de la Resolución 8738 del 28 de febrero de 2013, ambas resoluciones confirmaron lo decidido en la Resolución 55143. 2.5.

El 1 de agosto de 2013, Global presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, a fin de anular las Resoluciones 55143, 20217 y 8738. Clase 39: "transporte, embalaje y almacenaje de mercancías; organización de viaies, transportes y almacenaje, incluyendo servicios prestados por agencia de viajes, especialmente ventas de pasajes, organización de excursiones turísticas incluyendo los hoteles, transportes y excursiones a sitios de interés, programas de puntos y millas por afiliación a programas de viajero frecuente; servicios de transporte aéreo ofrecido en rutas nacionales e intemaclonales; servicio de reservas, salones elite y recibo de equipaje". 2 Del expediente interno no es posible verificar la fecha en la que se Interpusieron dichos recursos. 2 I •" (P Proceso 551-IIP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 37 de 49 2.6.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia admitió la demanda mediante Auto del 7 de mayo de 2014. 2.7. Mediante Auto del 24 de agosto de 2016, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, decidió suspender el proceso y solicitar Interpretación Prejudicial a este Tribunal. 3.

Argumentos de la demanda de Global 3.1. El signo www.lostiquetesmásbaratos.com es evocativo en tanto refiere a una característica del servicio, la misma que resulta ser de uso reiterado por los empresarios. 3.2. El signo solicitado no está compuesto por palabras comunes o usuales, descriptivas o genéricas, toda vez que está compuesto por un elemento gráfico, lo cual le otorga distintividad. 3.3.

El signo www.lostiquetesmásbaratos.com no describe las características o alguna otra información de los servicios, porque posee un significado propio e independiente en el idioma castellano, no compone lo definido en algún diccionario. 3.4. Si el signo solicitado consistiera en la expresión "TIQUETE", "VIAJE" y "TRANSPORTE" no sería susceptible de registro; sin embargo, dado que está conformado por otros elementos denominativos y gráficos, adquiere distintividad respecto de los servicios en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza. 3.5.

El signo solicitado no informa de manera alguna a los usuarios acerca de las características, destino, cantidad, calidad, valor u otras propiedades del servicio. 3.6. La SIC ya ha registrado marcas que contienen expresiones similares a las del signo solicitado. 3.7. Las resoluciones emitidas contravinieron lo establecido en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. 3.8.

Si bien la SIC manifiesta contar con autonomía al momento de emitir sus decisiones, dicha autonomía cuenta con límites ya que los pronunciamientos vertidos no pueden ser contradictorios, de manera tal que bajo los mismos supuestos otorguen derechos a unos y se los denieguen a otros. 3 Proceso 551-IIP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 38 de 49 3.9.

El signo solicitado sí cuenta con características que le otorgan distintividad. Del mismo modo, el referido signo es uno de fantasía. 3.1 O. Su empresa cuenta con un programa que busca, dentro de diversas páginas web, las opciones más baratas según el destino deseado por los usuarios. De esta manera pone a su disposición las tarifas más económicas respecto de las ofrecidas por la competencia. 3.11.

Siguiendo la lógica de los argumentos de denegatoria del signo solicitado, no se explica como la SIC ha otorgado el registro de la marca LOS MAX BARATOS para distinguir servicios de la Clase 5 de la Clasificación Internacional de Niza. 4. Argumentos de la contestación de la SIC 4.1. El Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, como máxima autoridad, es autónomo al momento de realizar el respectivo análisis en relación a otros casos. 4.2.

El signo solicitado es engañoso toda vez que intenta promocionar la cualidad de ser el más barato del mercado, lo que permitiría de forma directa que el consumidor lo asocie a una información que puede o no ser real, y de esa forma distorsionar la realidad del mercado. 4.3. La expresión "MAS SARATO" califica o describe las características de los servicios a distinguir, indicándole al consumidor que se está adquiriendo un servicio económico respecto de los demás que se encuentran disponibles en el mercado, lo cual puede no ser cierto, generando confusión en los consumidores del mercado. 4.4.

La expresión www.lostiquetesmásbaratos.com transmite la idea de venta de tiquetes, por medio de intemet, los cuales serían los más baratos del mercado, por lo que la solicitante no podía garantizar que expenderá en exclusiva los servicios de transporte en general como los más económicos del mercado. B. NORMAS A SER INTERPRETADAS 1. La Corte consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales b ), e) e i) del Articulo 135 de la Decisión 4863 de la Comisión de la Comunidad Andina, la cual es procedente. 3 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ "Art/cu/o 135.- Na podrán registrarse como marcas los signos que: ( } 4 Proceso 551-IIP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 39 de 49 2.

Asimismo, se interpretarán de oficio los Literales f) y g) del Artículo 1354 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, por resultar pertinentes debido a que la demandante hizo referencia a dichos supuestos en su escrito. C. TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN 1. 2. 3. 4. 5. 6. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad.

Signos descriptivos, genéricos y de uso común. lrregistrabilidad de signos engañosos. Signos evocativos. Signos de fantasía. Autonomía de la autoridad nacional competente para tomar sus decisiones. D. ANÁLISIS DE LOS TEMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN 1. La falta de distintividad como causal absoluta de irregistrabilidad 1.1. La SIC denegó el registro del signo www.lostiquetesmásbaratos.com (mixto) por incurrir en la causal del literal b) y del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina; es decir, por tratarse de un signo que no gozaría de distintividad. 1.2.

Al respecto, el Literal b) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina estipula lo siguiente: b) carezcan de distintividad; ( ) e) consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracteristfcas o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse dicho signo o indicación, Incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

( ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al públfco, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caraclerlsticas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. (...r 4 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andlna.­ "Art/culo 135.- No podrán registrarse como marcas los signas que: ( ) f} consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate; g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común a usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del pals.

( )" Proceso 551-IIP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 40 de 49 "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: (...) b) carezcan de distintividad; (...)" 1.3. La distintividad es la capacidad que tiene un signo para individualizar, identíficar y diferenciar en el mercado los productos o servicios, haciendo posible que el consumidor o usuario los seleccione.

Es considerada como característica esencial que debe reunir todo signo para ser registrado como marca y constituye el presupuesto indispensable para que esta cumpla su función de indicar el origen empresarial y, en su caso incluso, la calidad del producto o servicio, sin causar riesgo de confusión y/o asociación en el público consumidor. 5 1.4.

La distintividad tiene un doble aspecto:6 1) La distintividad intrínseca o en abstracto, mediante la cual se determina la capacidad que debe tener el signo para distinguir productos o servicios en el mercado. 2) La distintlvidad extrínseca o en concreto, mediante la cual se determina la capacidad del signo de diferenciarse de otros signos en el mercado. 1.5.

Se debe tener en cuenta que la causal de nulidad absoluta del Literal b) del Articulo 135 de la Decisión 486 está referida a la distintividad intrínseca. 1.6. Es preciso recordar que un signo puede ser inherentemente distintivo; es decir, puede gozar de distintividad ab initio, o puede haberla adquirido mediante el uso, de manera sobrevenida, desarrollando una distintividad adquirida.

La razón por la que ciertos nuevos tipos de marcas resultan difíciles de proteger es porque generalmente incorporan características que cumplen una función técnica en lugar de servir para indicar la procedencia empresarial de un producto. Los aspectos funcionales no son susceptibles de ser protegidos mediante el registro de marcas.7 1.7. El análisis de la distintividad se encuentra ligado al tipo de producto o servicio que el signo identifica.

Por lo tanto, la autoridad competente debe, en primer lugar, analizar si el signo solicitado tiene aptitud \. 5 De modo referencial, ver Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015. 6 De modo referencial, ver Proceso 388-IP-2015 del 25 de febrero de 2016. 7 De modo referencial, ver Proceso 242-IP-2015 del 24 de agosto de 2015. 6 Proceso 551-IIP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 41 de 49 distintiva en abstracto y, de ser así, evaluar si posee aptitud distintiva en concreto. 2.

Signos descriptivos, genéricos y de uso común 2.1. La SIC denegó el registro del signo www.lostiquetesmásbaratos.com (mixto) pues consideró que dicha expresión hace referencia al ofrecimiento de tiquetes económicos en el transporte de viajeros o mercancías. De otro lado, la demandante manifestó que dicho signo no estaría compuesto de palabras usuales, descriptivas o genéricas.

En ese sentido, corresponde analizar este tema. 2.2. Los signos descriptivos son aquellos que informan exclusivamente sobre las características o propiedades de los productos, tales como calidad, cantidad, funciones, ingredientes, tamaño, valor, destino, etc. La denominación descriptiva responde a la formulación de la pregunta ¿cómo es? en relación con el producto o servicio por el cual se indaga, pues la misma precisamente se contesta con la expresión adecuada a sus caracterlsticas, cualidades o propiedades según se trate. 2.3.

El Literal e) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas los signos que: (... ) e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para describir la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción u otros datos, caracter;sticas o informaciones de los productos o de los servicios para /os cuales ha de usarse dicho signo o indicación, incluidas las expresiones laudatorias referidas a esos productos o servicios;

(...)" 2.4. Como se desprende de esta disposición, no es registrable un signo conformado exclusivamente por designaciones o indicaciones descriptivas. Sin embargo, los signos compuestos formados por uno o más vocablos descriptivos tienen la posibilidad de ser registrados siempre que formen un conjunto suficientemente distintivo. El titular de un signo con dichas características no puede impedir la utilización del elemento descriptivo y, por tanto, su marca sería considerada débil.8 2.5.

Por su parte, el Literal f) del Artículo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: 1 8 De modo referencial, ver Proceso 110-IP-2015 del 25 setiembre de 2015, p. 8. 7 Proceso 551-IIP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 42 de 49 "Artículo 135.· No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) f) consistan exclusivamente en un signo o indicación que sea el nombre genérico o técnico del producto o servicio de que se trate;

(...)" 2.6. Como se advierte de la disposición antes citada, se prohíbe el registro de signos que consistan en el nombre genérico o técnico de los productos o servicios a los que se refieran, pero ello no impide que palabras genéricas o técnicas conformen un signo compuesto. La denominación genérica determina el género del objeto que identifica y la denominación técnica alude a la expresión empleada exclusivamente en el lenguaje propio de un arte, ciencia u oficio.

No se puede otorgar a ninguna persona el derecho exclusivo sobre la utilización de esa palabra, toda vez que se crearía una posición de ventaja injusta frente a otros empresarios. El aspecto genérico de un signo debe ser apreciado en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 9 2.7. La expresión genenca puede identificarse cuando al formular la pregunta ¿qué es? en relación con el producto o servicio designado se responde empleando la denominación genérica.

Desde el punto de vista de las marcas, un término es genérico cuando es necesario utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio que desea proteger o cuando por sí sólo pueda servir para identificarlo.10 2.8. Sin embargo, una expresión genérica respecto de unos productos o servicios puede utilizarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo que el resultado será novedoso cuando se usa para distinguir determinados productos o servicios que no tengan relación directa con la expresión que se utiliza.11 2.9.

De otro lado, el Literal g) del Articulo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone: "Artículo 135.- No podrán registrarse como marcas /os signos que: ( ) g) consistan exclusivamente o se hubieran convertido en una designación común o usual del producto o servicio de que se trate en el lenguaje corriente o en la usanza del país;

( )" 9 'º 11 Ibídem. lbldem. Ibídem. 8 Proceso 551-IIP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 43 de 49 2.1 O. Si bien la norma transcrita prohibe el registro de signos conformados exclusivamente por designaciones comunes o usuales, las palabras o partículas de uso común al estar combinadas con otras pueden generar signos completamente distintivos, caso en el cual se puede proceder a su registro.

En este último caso, el titular de dicha marca no puede impedir que las expresiones de uso común puedan ser utilizadas por los otros empresarios. Ello significa que su marca es débil porque tiene una fuerza limitada de oposición, toda vez que las partfculas genéricas o de uso común se deben excluir del cotejo de la marca.12 2.11. No obstante, si la exclusión de los componentes descriptivos, genéricos o de uso común llegare a reducir el signo de tal manera que resultara imposible hacer una comparación, puede hacerse el cotejo considerando de modo excepcional dichos componentes, bajo la premisa que el signo que los contenga tendría un grado de distintividad débil, en cuyo escenario se deberá analizar los signos en su conjunto, la percepción del público consumidor o cualquier circunstancia que eleve o disminuya el grado de distintividad de los signos en conflicto.13 2.12.

En tal sentido, se debe determinar si el signo solicitado está conformado por elementos descriptivos, genéricos o de uso común en la Clase 39 de la Clasificación Internacional de Niza y, posteriormente, realizar el cotejo excluyendo los elementos descriptivos, genéricos o de uso común, siendo que su presencia no impedirá el registro de la denominación en caso que el conjunto del signo se halle provisto de otros elementos que lo doten de distintividad suficiente. 3. lrregistrabllldad de signos engañosos 3.1.

La demandada señaló en su escrito de contestación que el signo www.lostiquetesmásbaratos.com (mixto) es engañoso al referirse a una cualidad, la de ser el más barato del mercado. En ese sentido, resulta pertinente precisar en qué consisten los signos engañosos. 3.2. Los signos engañosos son aquellos que por sí mismos puedan engañar a los medios comerciales o al público en general sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, etc. de los productos o servicios que buscan identificar. 3.3.

El Literal i) del Artfculo 135 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina dispone lo siguiente: t' 12 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 536-lP-2015 del 23 de junio de 2016. tl De modo referencial, ver Proceso 327-IP-2015 del 19 de mayo de 2016, p.12. 9 Proceso 551-IIP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 44 de 49 "Articulo 135.- No podrán registrarse como marcas las signas que: (... ) i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las caracterfsticas, cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;

( )".4. Se trata de una prohibición de carácter general que se configura con la posibilidad de que el signo induzca a engaño, sin necesidad de que este se produzca efectivamente. La citada prohibición se desarrolla a través de una enumeración no exhaustiva de supuestos que tiene en común el motivo que impide su registro, el cual es que el signo engañoso no cumple las funciones propias del signo distintivo, toda vez que en lugar de indicar el origen empresarial del producto o servicio a que se refiere y su nivel de calidad, induce a engaño en torno a estas circunstancias a los medios comerciales o al público consumidor o usuario, y de este modo enturbia el mercado.14 3.5.

El engaño se produce cuando un signo provoca en la mente del consumidor una distorsión de la realidad acerca de la naturaleza del bien o servicio, sus características, su procedencia, su modo de fabricación, la aptitud para su empleo y otras informaciones que induzcan al público a error. La prohibición de registrar signos engañosos, tal como se ha pronunciado este Tribunal se dirige a precautelar el interés general o público; es decir, del consumidor.

El carácter engañoso es relativo, esto quiere decir, que no hay signos engañosos en sí mismos. Podrán serlo según los productos o servicios que vayan a distinguir.1s 3.6. En el presente caso, se deberá determinar si el signo www.lostiquetesmásbaratos.com (mixto), es susceptible o no de generar engaño en cuanto a sus cualidades, para así determinar su registrabilidad. 4.

Signos evocativos 4.1. La demandante señaló que el signo solicitado es evocativo, en tanto refiere a una característica del servicio que pretende distinguir. 4.2. Un signo posee capacidad evocativa si tiene la aptitud de sugerir indirectamente en el consumidor cierta relación con el producto o servicio que ampara, sin que ello se produzca de manera obvia; es 14 Ver Interpretación Prejudicial en el Proceso 120-IP-2015 de fecha 3 de junio de 2015. 15 Ibídem. 10 Proceso 551-IIP-2016 26/06/2017 GACETA OFICIAL 45 de 49 decir, las marcas evocativas no se refieren de manera directa a una especial caracterfstica o cualidad del producto o servicio, pues es necesario que el consumidor haga uso de la imaginación para llegar a relacionarlo con aquel a través de un proceso deductivo.16 4.3.

Este tipo de signos, según se desprende de las elaboraciones doctrinarias que tratan de conceptualizarlos, podrían configurarse a partir de palabras, prefijos, sufijos, raíces o terminaciones que individualmente consideradas se avienen a términos descriptivos o genéricos, pero que combinados, unidos o transformados, pueden llegar a conformar en su conjunto, una expresión de carácter evocativo, apreciable con aptitud distintiva. 17 4.4.

Los signos evocativos cumplen la función distintiva de la marca y, por tanto, son registrables. No obstante, entre mayor sea la proximidad del signo evocativo con el producto o servicio que se pretende registrar, podrá ser considerado como un signo marcadamente débil y, en consecuencia, su titular tendría que soportar el registro de signos que en algún grado se asemejen a su signo distintivo.

Esto se da en el caso de signos evocativos que contengan elementos genéricos, descriptivos o de uso común, ya que su titular no puede impedir que terceros utilicen dichos elementos.1 ª 4.5. Un supuesto diferente ocurre cuando no hay una fuerte proximidad del signo con el producto o servicio que se pretende distinguir. En este caso el consumidor tendrá que hacer una deducción no evidente y, por lo tanto, la capacidad distintiva del signo es marcadamente fuerte.19 4.6.

En ese sentido, se deberá establecer el grado evocativo del signo www.lostiquetesmásbaratos.com (mixto) y, posteriormente, realizar el respectivo análisis de registrabilidad. 5. Signos de fantasía 5.1. La demandante sostiene que el signo www.lostiquetesmásbaratos.com (mixto) es un término de fantas[a porque posee un significado propio e independiente.

En ese sentido, resulta pertinente abordar el tema planteado. 16 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 630-IP-2015 del 25 de julio de 2016. 17 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 493-IP-2016 de fecha 3 de abril de 2017. 18 lbldem. 19 Ibídem. 11 Proceso 551-IIP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 46 de 49 5.2.

Los signos de fantasía son producto del ingenio e imaginación de sus autores; consisten en vocablos que no tienen significado propio pero que pueden despertar alguna idea o concepto, o que teniendo significado propio no evocan los productos o servicios que distinguen, ni ninguna de sus propiedades.20 5.3. Los signos de fantasía tienen generalmente un alto grado de distintividad y, por lo tanto, si son registrados poseen una mayor fuerza de oposición en relación con las marcas idénticas o semejantes. 5.4.

En ese sentido, se deberá establecer si el signo solicitado www.lostiquetesmásbaratos.com (mixto) es o no de fantasía. 6. Autonomía de la autoridad nacional competente para tomar sus decisiones 6.1. En la contestación de la demanda, la SIC señaló que cuenta con autonomía al momento de emitir sus pronunciamientos. En tal sentido, resulta pertinente abordar el presente tema. 6.2.

El Tribunal ha manifestado que el sistema de registro de marcas que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas nacionales competentes en cada país miembro. Dicha actividad, que aunque de manera general se encuentra regulada por la normativa comunitaria, deja a salvo la mencionada independencia, y es así como el Capítulo 11 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina regula el procedimiento de registro de marcas, e instaura en cabeza de las oficinas nacionales competentes el procedimiento y el respectivo examen de registrabilidad. 21 6.3.

Es preciso destacar que la referida autonomía se manifiesta, tanto en relación con decisiones emanadas de otras oficinas de registro de marcas (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones. 22 6.4. En relación con el primer tema, si bien las oficinas competentes y las decisiones que de ellas emanan son independientes, algunas figuras del derecho comunitario de marcas las ponen en contacto, como sería el caso del derecho de prioridad o de la oposición de carácter andino, 20 Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 425-IP-2015 del 19 de mayo de 2016. 21 Ver lnlerpretación Prejudicial recaída en el Proceso 640-IP-2015 del 26 de agosto de 2016. 22 lbidem. 12 Proceso 551-IIP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 47 de 49 sin que lo anterior suponga uniformizar los pronunciamientos de las mismas.23 6.5.

En este sentido, el pnnc1p10 de independencia de las oficinas de registro de marcas significa que juzgarán la registrabilidad o irregistrabilidad de los signos como marcas sin tener en cuenta el análisis de registrabilidad o irregistrabilidad realizado en otra u otras oficinas nacionales competentes. En consecuencia, si se ha obtenido un registro de marca en determinado país, ello no supone que indefectiblemente se deberá conceder dicho registro en cualquiera de los países miembros. 24 6.6.

De igual manera, si el registro de marca ha sido denegado en un determinado país, ello tampoco significa que deba ser denegado en los países miembros de la Comunidad Andina, aún en el caso de presentarse sobre la base del derecho de prioridad por haberse solicitado en el mismo país que denegó el registro.25 6.7. Un aspecto de especial importancia en relación con este tema constituye el hecho que el principio de independencia supone dejar en libertad a la oficina nacional competente para que, de acuerdo con su criterio de interpretación de los hechos y de las normas, adopte la decisión que considere más adecuada en relación con el caso puesto en su conocimiento.

En cualquier evento, es menester que se justifique de manera suficiente y razonable el criterio adelantado.26 6.8. Sobre el segundo tema, como se advirtió, la norma comunitaria colocó en cabeza de las oficinas nacionales de registro de marcas la obligación de realizar el examen de registrabilidad, el cual es obligatorio y debe llevarse a cabo aún en caso no hubiesen sido presentadas observaciones.

En consecuencia, la autoridad nacional competente en ningún caso queda eximida de realizar el examen de fondo para conceder o denegar el registro. En caso sean presentadas observaciones, la oficina nacional competente se pronunciará acerca de cada una de ellas, así como acerca de la concesión o de la denegación del registro solicitado.27 6.9.

Asimismo, es pertinente agregar, que el examen de registrabilidad, que es de oficio, integral y motivado, debe ser autónomo tanto en relación \,. t 23 lbidem. 24 Ibídem. 25 Ibídem. 26 Ibídem. 27 Ibídem. 13 Proceso 551-IIP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 48 de 49 con las decisiones proferidas por otras oficinas de registro de marcas, como en relación con anteriores decisiones proferidas por la propia oficina, en el sentido de que esta debe realizar el examen de registrabilidad analizando cada caso concreto; es decir, estudiando el signo solicitado para registro, las oposiciones presentadas y la información recaudada para dicho procedimiento, independiente de análisis anteriores respecto de signos idénticos o similares. 28 6.1O.

No se está afirmando que la oficina de registro de marcas no tenga límites a su actuación y que no pueda utilizar como precedentes sus propias actuaciones, sino que la oficina de registro de marcas tiene la obligación, en cada caso, de hacer un análisis de registrabilidad con las características mencionadas, teniendo en cuenta los aspectos y pruebas que obran en cada trámite.

Adicionalmente, los límites a la actuación administrativa de dichas oficinas se encuentran establecidos por la propia normativa comunitaria y las acciones judiciales para defender la legalidad de los actos administrativos emitidos. 29 6.11. En tal virtud, la autoridad nacional competente no está obligada a registrar como marca un signo por el hecho de que dicho signo cuente con registro de marca en otros países miembros de la Comunidad Andina; o, coexista registralmente con las marcas con las que se confronta en otros países miembros.

Estas circunstancias no obligan a proceder al registro del signo solicitado, pero si puede ser valoradas al momento de realizar el análisis de registrabilidad que corresponda. 6.12. Conforme se ha mencionado previamente, la autoridad nacional competente en materia de propiedad intelectual goza de autonomía, y tendrá que evaluar íntegramente cada caso que se presente ante su competencia, a fin de determinar si el signo es registrable o no, si hay o no riesgo de confusión, etc., dependiendo de las circunstancias del caso concreto y de las valoraciones que se realicen.

En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Corte consultante al resolver el proceso interno 2013-00408-00, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto. 28 Ibídem. 29 Ibídem. 14 Proceso 551-IIP-2016 GACETA OFICIAL 26/06/2017 49 de 49 La presente Interpretación Prejudiciat se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Articulo 90 del Estatuto del Tribunal. � A[ ! Cecilia�Aytl�ros MAGISTRADA uis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADO Hugo Ramiro Gómez Apac MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario.

Notifíquese a la Corte consultante y remítase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 15