PROCESO: 549-IP-2016 — Comunidad Andina

A a +6 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 11 de mayo de 2017 Proceso Asunto Consultante Expediente interno del Consultante Referencia Magistrado Ponente VISTOS 549-1P-2016 Interpretación Prejudicial Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia 2015-169459 Marcas involucradas CEVIT (denominativa) y C-VIT (denominativa) Hugo Ramiro Gómez Apac El Oficio 1003-378 del 21 de octubre de 2016, recibido vía correo electrónico el 26 de octubre de 2016, mediante el cual el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de resolver el Proceso Interno 2015-169459; y, El Auto del 17 de febrero de 2017, mediante el cual este Tribunal admitió a trámite la presente interpretación prejudicial.

ANTECEDENTES 1. Partes en el Proceso Interno Demandante Tridex Farmacéutica S.A. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3.2. 3.3. Proceso 549-1P-2016 Demandado: Sesderma Colombia S.A. Hechos relevantes Tridex Farmacéutica S.A. (en adelante, Tridex) interpuso, ante la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia (en adelante, la SIC) demanda por infracción de derechos de propiedad industrial acumulada con la acción de declarativa y de condena de competencia desleal en contra de Sesderma Colombia S.A. (en adelante, Sesderma) sobre la base de la titularidad de su marca CEVIT (denominativa), inscrita con Certificados 486416 y 131121 en las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza!, respectivamente, signo que se ve afectado con el uso por parte de Sesderma del signo C-VIT (denominativo) para distinguir una línea de productos cosméticos y farmacéuticos.

El 5 de agosto de 2016, Sesderma contestó la demanda. Mediante Auto 95822 del 12 de octubre de 2016, la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC ordenó oficiar al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina a fin de solicitar Interpretación Prejudicial. Mediante Oficio 1003-378 de 2016 de fecha 21 de octubre de 2016, el Grupo de Competencia Desleal y Propiedad Industrial de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales de la SIC de la República de Colombia, solicitó Interpretación Prejudicial a este Tribunal.

Argumentos de la demanda de Tridex. La demandada es una sociedad que fabrica, comercializa, importa y exporta productos farmacológicos, cosméticos y dermatológicos, entre otros. Sesderma produce, importa, distribuye, oferta, comercializa y publicita una línea de productos cosméticos y farmacéuticos, distinguidos con el signo C-VIT (denominativo), asociados con los de las Clases 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza.

C-VIT (denominativo) es un signo no registrado en Colombia que identifica, en principio, una línea de seis (6) productos denominados: C- VIT Crema Facial Hidratante, C-VIT Liposomal Serum, C-VIT Radiance Fluido Luminoso, C-VIT Crema Contorno de Ojos, C-VIT Intensive Serum y C-VIT Drinkable. Del expediente interno no es posible verificar a qué productos de las Clases 3 y $ de la Clasificación Internacional de Niza se refiere. 2 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 Proceso 549-1P-2016 La demandada aplica sobre los empaques de sus productos cosméticos, farmacéuticos y/o dermatológicos, asociados a la cobertura de protección de que trata los ilustrados registros marcarios la expresión C-VIT.

El signo empleado por Sesderma C-VIT (denominativo) es idéntico fonéticamente a su marca registrada CEVIT (denominativa), lo que genera confusión tanto directa como indirecta. Existe relación entre los productos de las Clases 3 y 5. Los canales de comercialización para ofrecer los productos son análogos como los establecimientos especializados, farmacias, corredores.

Sesderma infringe los derechos de propiedad industrial previstos en los Literales a) y d) del Articulo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Asimismo, también incurre en actos de competencia desleal de violación a la cláusula general y confusión. Argumentos de la contestación de Sesderma Ha estado comercializando el producto C-VIT en Colombia como producto cosmético desde el año 2005, esto es, hace más de 10 años, y con anterioridad en otros países como España. Tridex venía comercializando productos farmacéuticos registrados en la Clase 5 y, de forma inexplicable, en el 2013 solicitó la inscripción de su marca en la Clase 3, sin fabricar ni comercializar ningún producto.

No es cierto que Tridex fabrique, distribuya o comercialice productos identificados con la expresión CEVIT (denominativa), con fines cosméticos. Sesderma no ha utilizado la expresión CEVIT (denominativa) como marca para comercializar sus productos. Asimismo, no hace uso de la marca C-VIT (denominativa) en los empaques de sus productos. Un consumidor no puede confundir la vitamina C comestible identificada con la marca CEVIT (denominativa), con productos cosméticos que usen la expresión C-VIT (denominativa).

Los signos hacen referencia a clases totalmente distintas. Actualmente no existe publicidad alguna relacionada con el producto C- vIT. Sesderma no ha incurrido en actos de competencia desleal. Incluso, durante los 10 años en que las dos marcas coexistieron en el mercado, 3 Proceso 549-1P-2016 Tridex no inició ninguna reclamación o acción en contra de Sesderma, lo que indica que Tridex no se vio perjudicada por el uso de la expresión C-VIT (denominativa) en el mercado.

NORMAS A SER INTERPRETADAS La Entidad consultante solicitó Interpretación Prejudicial de los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, la cual es procedente. Asimismo, se interpretarán de oficio el Artículo 258 y el Literal a) del Artículo 259 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?, por resultar pertinentes ya que Tridex indicó que Sesderma estaría cometiendo actos de competencia desleal en la modalidad de actos de confusión. Cabe señalar que este Tribunal no emitirá pronunciamiento sobre el supuesto de cláusula general alegada por la demandante, toda vez que no se encuentran regulados en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Adicionalmente, la Entidad consultante ha solicitado que el Tribunal se pronuncie en cuanto a lo siguiente: Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para fos cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes O acondicionamientos de tales productos;

( ) d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del registro. Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; (..J? Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.

Artículo 259.- Constituyen actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial, entre otros, fos siguientes: a) cualquier acto capaz de crear una confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, tos productos o la actividad industrial o comercial de un competidor; (.J 4 1.1. Proceso 549-1P-2016 () ¿Puede el titular de una marca impedir a terceros que se abstengan de su uso, a pesar de que el titular no se encuentre utilizando la marca? TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos.

Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial. Actos de confusión y desviación de clientela. Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa.

Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos. Conexión competitiva entre productos de la Clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza. Coexistencia de hecho de marcas. Pregunta formulada por la Entidad consultante. ANÁLISIS DE LOS TEMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN Acción por infracción de derechos. Derecho del titular de una marca a impedir que un tercero use en el comercio un signo distintivo idéntico o similar En el presente caso, tomando en cuenta las conductas atribuidas a la demandada por parte de la demandante, las cuales consistirían en el Uso del signo C-VIT (denominativo) el cual afectaría su marca CEVIT (denominativa), resulta necesario analizar lo establecido en los Literales a) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, los cuales establecen lo siguiente: “Artículo 155.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos; d) usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca respecto de cualesquiera productos o servicios, cuando tal uso pudiese causar confusión o un riesgo de asociación con el titular del Proceso 549-1P-2016 registro.

Tratándose del uso de un signo idéntico para productos o (..)” servicios idénticos se presumirá que existe riesgo de confusión; 1.2. Previamente a realizar el análisis de la norma citada, resulta pertinente señalar que la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se encuentra regulada en el Título XV de la Decisión 486, y cuenta con las siguientes características:* 1.3. a) Sujetos activos.

Dicha condición recae en: (1) (ii) El titular del derecho protegido. El titular puede ser una persona natural o jurídica. El Estado. Si la legislación interna lo permite, las autoridades competentes de los paises miembros pueden iniciar de oficio la acción por infracción de derechos de propiedad industrial. b) Sujetos pasivos. Son sujetos pasivos de la acción: (1) (ii) Cualquiera que infrinja el derecho de propiedad industrial.

Cualquier persona que con sus actos pueda de manera inminente infringir los derechos. El Literal a) del Artículo 155 de la Decisión 486, especifico para la identificación de productos o servicios en el mercado, plantea tres supuestos de aplicación que a continuación se señalan: 1.3.1 1.3.2 1.3.3 Supuesto l: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca.

Supuesto Il: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado. Supuesto lll: Aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos. Resumen del Sujeto activo | Sujeto pasivo supuesto Supuesto | Es titular de | Usa la marca | Marca protegida 6 ga Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 367-IP-2015 de fecha 19 de mayo de 2016, 6 Proceso 549-1P-2016 1.4. 1.5. una marca que | directamente sobre | para productos distingue productos. aplicada sobre productos. productos. | Es titular de | Usa la marca sobre | Marca protegida | una marca que | productos para servicios Supuesto ll distingue vinculados a los | aplicada sobre | servicios. servicios que | productos. distingue la marca | protegida.

Este Tribunal encuentra que se debe dar un tratamiento diferente al analizar la causal sobre signos idénticos, que al analizarla sobre signos similares o semejantes. En relación con los primeros, la acción de colocar el signo idéntico incluye de por sí el riesgo de confusión en el público consumidor, mientras que en relación con los segundos sí se debe demostrar el riesgo de confusión o de asociación. De otro lado, es de especial interés el comportamiento estipulado en el Literal d) del Artículo 155 antes mencionado, se prevé que el titular de una marca podrá impedir que cualquier tercero, que no cuenta con autorización del titular de la marca, utilice en el comercio un signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio, bajo la condición de que tal uso pudiese generar riesgo de confusión o de asociación en el público consumidoró, A continuación se detallan los elementos para calificar la conducta contenida en el referido literal: a) El uso en el comercio del signo idéntico o similar en relación con cualquier producto o servicio.

La conducta se califica mediante el verbo “usar”. Esto quiere decir que se puede presentar a través de un amplio espectro de acciones donde el sujeto pasivo utilice la marca infringida: uso en publicidad, para identificar una actividad mercantil, un establecimiento, entre otras conductas. 2 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-1P-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. 7 1.6. 1.7.

Proceso 549-1P-2016 La conducta se debe realizar en el comercio. Es decir, en actividades que tengan que ver con el mercado, esto es, con la oferta y demanda de bienes y servicios. Prevé una protección más allá del principio de especialidad. Por lo tanto, se protegerá la marca, aunque el signo usado en el comercio se relacione con productos o servicios diferentes a los amparados por la marca vulnerada. b) Posibilidad de generar riesgo de confusión o de asociación. Para que se configure la conducta del tercero no consentido, no es necesario que efectivamente se dé la confusión o la asociación, sino que exista la posibilidad de que esto se pueda dar en el mercadof. c) Evento de presunción del riesgo de confusión. La norma prevé que si el signo utilizado es idéntico a la marca registrada, el riesgo de confusión se presumirá. Para esto los signos deben ser exactamente iguales.

Los mencionados derechos de exclusión, contenidos en el Literal d) del Artículo 155 de la Decisión 486, pueden considerarse como parte del conjunto de facultades del titular del registro de marca para imposibilitar determinados actos en relación con el signo o en definitiva para ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento un signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud sea susceptible de inducir a confusión.? Sin perjuicio de lo anterior, cabe resaltar que el derecho exclusivo sobre la marca y el consecuente ejercicio del ¡us prohibendi no es ilimitado.

La exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro no es absoluta, sino relativa, pues la Decisión 486 establece ciertas limitaciones y excepciones al derecho exclusivo de la marca, las cuales Sobre el riesgo de confusión y de asociación, el Tribunal ha manifestado que el ” riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta); mientras que el ” riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor que, aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica”.

(Interpretación Prejudicial del 2 de julio de 2008, recaída en el Proceso 70-IP-2008). De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 101-IP-2013 de fecha 22 de mayo de 2013, 1.8. 1.9. Proceso 549-1P-2016 se encuentran establecidas en los Artículos 157, 158 y 159 de dicha norma.3 Estas limitaciones y excepciones se sustentan en la posibilidad del uso en el mercado de una marca por parte de terceros no autorizados, sin causar confusión en el público.

Cabe resaltar igualmente que tales limitaciones y excepciones, por su propia naturaleza, deben ser objeto de interpretación restrictiva, y que “su procedencia se encuentra supeditada al cumplimiento de las condiciones expresamente exigidas por la normativa comunitaria”.? De otro lado, la acción estudiada tiene un término de prescripción de dos años desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, de cinco años desde que se cometió la infracción por última vez, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 244 de la Decisión 486. 1.10.

En atención a lo expuesto, se deberá establecer cuál es el signo 2.1 2.2 23 utilizado en el comercio para perpetrar el supuesto acto de infracción de derechos de marcas y, posteriormente, deberá comparar el signo registrado con el supuestamente infractor, para luego determinar si es factible que se genere riesgo de confusión o de asociación en el público consumidor, así como de ser el caso, la aplicación del plazo de prescripción establecido en la normativa andina, para interponer una denuncia por infracción. Actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

Actos de confusión y desviación de clientela Tridex señaló en su demanda que Sesderma habría incurrido en los actos de competencia desleal en las modalidades de confusión y desviación de clientela, por aplicar sobre empaques de productos farmacéuticos, cosméticos y dermatológicos el signo C-VIT (denominativo). Al respecto, los Artículos 258 y 259 de la Decisión 486 regulan el tema de los actos de competencia desleal vinculados a la propiedad industrial.

El Artículo 258 de la referida norma establece lo siguiente: De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 346-IP-2015 de fecha 7 de diciembre de 2015. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 37-1P-2015 de fecha 13 de mayo de 2015. 9 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 Proceso 549-1P-2016 “Artículo 258.- Se considera desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial realizado en el ámbito empresarial que sea contrario a los usos y prácticas honestos.” De lo anterior se desprende que no hay una lista taxativa que indique cuáles actos se consideran desleales.

Será desleal todo acto vinculado a la propiedad industrial que realizado en el ámbito empresarial sea contrario a los usos y prácticas honestos.?0 En cuanto al concepto de acto contrario a los usos y prácticas honestos, el Tribunal ha considerado que son actos que se producen, precisamente, cuando se actúa con la intención de causar daño o de aprovecharse de situaciones que puedan perjudicar al competidor. 1! El concepto de usos honestos parte de lo que se denomina buena fe comercial; es decir, que se encuentra relacionada con la buena fe que debe prevalecer entre los comerciantes y que responde a una práctica que atiende los mandatos de honestidad, confianza, honorabilidad, lealtad y sinceridad.?2 La finalidad de la figura de la competencia desleal se da en dos aspectos: “( ) de un lado se trata de amparar los intereses de los demás empresarios, en la medida en que ellos podrían resultar vulnerados por el comportamiento indebido del competidor desleal; pero además, y esta faceta de la restricción a la competencia desleal es frecuentemente olvidada, se busca establecer una protección efectiva para los intereses de los particulares, en cuanto son consumidores y destinatarios exclusivos de muchas de las prácticas indebidas (publicidad engañosa, por ejemplo).

"3 Para que un acto sea calificado como competencia desleal, la doctrina indica que se debe cumplir con lo siguiente:11 a) Que el acto o actividad sean de efectiva competencia; es decir, que el infractor y la víctima estén en una verdadera situación de 10 “ 12 1 14 De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015.

Ibidem. JAECKEL KOVAKS, Jorge. Apuntes sobre Competencia Desleal. Seminarios 8. Centro de Estudios de Derecho de la Competencia, Universidad Javeriana, p. 45. GACHARNÁ, Maria Consuelo. “La Competencia Desleal”. Editorial Temis, Bogotá, 1982, p. 47. De modo referencial, ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 217-1P-2015 de fecha 24 de agosto de 2015. 10 2.9 Proceso 549-1P-2016 rivalidad competitiva, ejerciendo la actividad comercial en la misma o análoga forma. b) Que el acto o la actividad sea indebido. c) Que el acto o actividad que sea susceptible de producir un daño, ya sea que lo produzca efectivamente, o que simplemente sea susceptible de producirlo.

La legislación andina trata de prevenir conductas que atenten contra los usos mercantiles honestos; por tanto, la protección a los competidores, al público consumidor y al interés general, en relación con una competencia deshonesta o desleal, se desprenden de la misma, a fin de propiciar un correcto funcionamiento del sistema competitivo. 15 2.10 En el Artículo 259 de la Decisión 486 se consideran los actos de 2.11 competencia desleal vinculados a la propiedad intelectual que, como ya se dijo, no configuran una lista taxativa: a) Cualquier acto capaz de crear confusión, por cualquier medio que sea, respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. b) Las aseveraciones falsas, en el ejercicio del comercio, capaces de desacreditar el establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. c) Las indicaciones o aseveraciones cuyo empleo, en el ejercicio del comercio, pudieren inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación, las características, la aptitud en el empleo O la cantidad de los productos.

Los actos de competencia desleal por confusión, recogidos en el Literal a) previamente citado, gozan de las siguientes características?8: (i) No se refiere propiamente al análisis de confundibilidad de los signos distintivos, aunque pueden presentarse situaciones en que la imitación de un signo distintivo genere riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

No se trata de establecer un análisis en materia de confundibilidad de signos distintivos, ya que esto es un tema regulado en otra normativa. Se trata, Ibidem. Ver a modo referencial la Interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010. 11 (ii) (ii) Proceso 549-1P-2016 entonces, de determinar si dichos actos, en relación con un competidor determinado, generan confusión en el público consumidor respecto del establecimiento, los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor.

La norma se refiere a cualquier acto capaz de crear confusión por cualquier medio. Lo anterior quiere decir que se pueden presentar diversas maneras de crear confusión respecto de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Pueden, en efecto, darse en forma de artificios, engaños, aseveraciones, envío de información, imitación, productos, envases, envolturas, etc.

En este sentido, la utilización de un signo distintivo ajeno para hacer pasar como propios productos ajenos, es considerada como una práctica desleal. Para catalogar un acto como desleal, es condición necesaria que los competidores concurran en un mismo mercado, puesto que, si no hay competencia; es decir, si los actores no concurren en un mismo mercado no se podría hablar de competencia desleal.

En relación con este punto, el Tribunal ha manifestado: “En todo caso, procede tener en cuenta que, a los fines de juzgar sobre la deslealtad de los actos capaces de crear confusión, es necesario que los establecimientos, los productos o la actividad industrial o comercial de los competidores concurran en un mismo mercado. En la doctrina se ha dicho sobre el particular que “para que un acto sea considerado desleal, es necesario que la actuación se haya producido en el mercado, esta actuación sea incorrecta y pueda perjudicar a cualquiera de los participantes en el mercado, consumidores o empresarios, o pueda distorsionar el funcionamiento del propio sistema competitivo.

( ) para que el sistema competitivo funcione hay que obligar a competir a los empresarios e impedir que al competir utilicen medios que desvirtúen el sistema competitivo en sí ( )”. (FLINT BLANCK, Pinkas: “Tratado de defensa de la libre competencia”; Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2002, p. 115)”.?? 2.12 El Tribunal, sobre los actos de competencia desleal regulados por la Decisión 486, y en especial sobre dichos actos vinculados a la propiedad industrial, ha manifestado: “En un régimen de libre competencia, se justifica que, en el encuentro en el mercado entre la oferta de productores y comerciantes y la demanda de clientes intermedios y consumidores, un competidor alcance, en la venta de sus productos o en la prestación de sus servicios, una posición de ventaja 7 De mado referencial, ver Interpretación Prejudicial recaida en el Proceso 116-1P-2004 de fecha 13 de enero de 2005. 12 Proceso 549-1P-2016 frente a otro u otros, si ha obtenido dicha posición a través de medios lícitos ( )"18 2.13 La licitud de medios, en el ámbito vinculado con la propiedad industrial, significa que la conducta competitiva del agente económico debe ser compatible con los usos y prácticas consideradas honestas por quienes participan en el mercado, toda vez que la realización de actos constitutivos de una conducta contraria al citado deber de corrección provocaría desequilibrios en las condiciones del mercado y afectaría negativamente los intereses de competidores y consumidores. 2.14 La disciplina de estos actos encuentra así justificación en la necesidad de tutelar el interés general de los participantes en el mercado, por la vía de ordenar la competencia entre los oferentes y prevenir los perjuicios que pudieran derivar de su ejercicio abusivo. 2.15 Con relación a los actos de competencia desleal por confusión, cabe reiterar que los mismos no se refieren propiamente a la confundibilidad entre los signos distintivos de los productos de los competidores, toda vez que tal situación se encuentra sancionada por un régimen específico, sino a la confusión que aquellos actos pudieran producir en el consumidor en lo que concierne al establecimiento, los productos o la actividad económica de un competidor determinado, impidiéndole elegir debidamente, según sus necesidades y deseos. 2.16 Finalmente, respecto a la desviación de clientela, el Tribunal ha manifestado que: “En el fondo, más allá de la protección del postulado de la transparencia en el mercado, la regulación de la competencia desleal trae consigo el resguardo de la clientela obtenida por los empresarios.

Posicionar los productos y servicios ofrecidos en la mente del consumidor, así como generar fidelidad en este último, es una tarea que compromete ingentes esfuerzos y recursos. Por lo tanto, todos los actos de competencia desleal podrían terminar en que la clientela migre de un empresario a otro ocasionando graves perjuicios tanto a un sujeto determinado como al mercado como tal.

La conducta se realiza cuando de manera deshonesta un competidor, bajo cualquier plataforma fáctica, planea o logra que la clientela se aparte de la actividad empresarial de otro competidor en el mercado. Para el caso particular es muy importante que el consultante determine: e Posible práctica deshonesta: solicitud del registro marcario del signo denominativo ( ) nO Ver a modo referencial la interpretación Prejudicial expedida en el Proceso 110-IP-2010 de fecha 11 de noviembre de 2010. 13 3.1.

Proceso 549-1P-2016 e Indicios razonables que permitan pensar que dicha práctica se realizó para perpetrar, facilitar o consolidar la desviación o posible desviación de la clientela. Es muy importante tener en cuenta que no es necesario que se dé efectivamente la desviación, sino que la conducta tenga como objeto causar el mencionado efecto.

Para probar la posible desviación de la clientela, primero se debe probar la clientela, ya que de lo contrario si no existe clientela no habría acto de competencia desleal. Se debe tener muy en cuenta que no cualquier práctica que genere o planee dicho desvio encaja dentro del supuesto normativo. Sólo puede ser por prácticas deshonestas y, por lo tanto, ganar clientela por medios lícitos se encuentra amparado por el ordenamiento jurídico”.

Proceso 54-1P-2003, publicado en la G.O.A.C. N”. 2242 de 21 de octubre de 2013, marca: ALIV RUS MK mixta).*? Riesgo de confusión directo, indirecto y de asociación. Similitud fonética, ortográfica, conceptual o ideológica y gráfica o figurativa. Reglas para realizar el cotejo de signos distintivos En el presente caso, la denunciante ha señalado que el signo utilizado por la denunciada C-VIT (denominativo) es idéntico fonéticamente a su marca registrada CEVIT (denominativa), lo que genera confusión tanto directa como indirecta.

En ese sentido, resulta pertinente abordar dicho tema con la finalidad de que se realice correctamente el análisis de confundibilidad.. Para ello, se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esto es capaz de generar riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser?0: a) Fonética: Se refiere a la semejanza de los sonidos de los signos en conflicto.

La determinación de tal similitud depende, entre otros elementos, de la identidad en la sílaba tónica o de la coincidencia en las raices oO terminaciones; sin embargo, deben tenerse también en cuenta las particularidades de cada caso, con el fin de Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 251-IP-2015, de fecha 7 de diciembre de 2015.

Ver Interpretación Prejudicial recaída en el Proceso 470-1P-2015, de fecha 19 de mayo de 2016. 14 3.3. b) a) Proceso 549-1P-2016 determinar si existe la posibilidad real de confusión entre los signos confrontados. Ortográfica: Se refiere a la semejanza de las letras de los signos en conflicto desde el punto de vista de su configuración; esto es, tomando en cuenta la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes de los signos en conflicto, los cuales pueden inducir en mayor grado a que el riesgo de confusión sea más palpable u obvia.

Conceptual o ideológica: Se configura entre signos que evocan una idea y/o valor idéntico y/o semejante. Gráfica (o figurativa): Se refiere a la semejanza de los elementos gráficos de los signos en conflicto, tomando en cuenta los trazos del dibujo o el concepto que evocan. Igualmente, al proceder a cotejar los signos en conflicto, debe observar las siguientes reglas para el cotejo de marcas:?! a) b) d) La comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto de los signos en conflicto; es decir, cada uno debe analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad fonética, ortográfica, gráfica (o figurativa) y conceptual o ideológica.

En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo y después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes. El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación. Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor medio, pues de esta manera es posible advertir cómo el producto o servicio es percibido por el consumidor.

El criterio del consumidor medio es de gran relevancia en estos casos, ya que estamos frente a productos que se dirigen a la población en general. 21 Ibídem. 15 3.4. 4.1. 4,2. 4.3. 4,4. Proceso 549-1P-2016 En ese sentido, es importante que al analizar el caso concreto se determinen las similitudes de los signos en conflicto desde los distintos tipos de semejanza que pueden presentarse, para de esta manera establecer si el consumidor podría incurrir en riesgo de confusión y/o de asociación. Conexión competitiva entre productos de la Clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza Dado que Tridex ha señalado que los productos de la Clase 3 y 5 de la Clasificación Internacional de Niza guardan conexión competitiva, corresponde analizar dicho tema.

Se debe tomar en cuenta que la inclusión de productos o servicios en una misma clase no es determinante para efectos de establecer si existe similitud entre los productos o servicios objeto de análisis, tal y como se indica expresamente en el segundo párrafo del Artículo 151 de la Decisión 486.22 Es por ello que se debe matizar la regla de la especialidad y, en consecuencia, analizar el grado de vinculación o relación competitiva de los productos o servicios que amparan los signos en conflicto, para que de esta forma se pueda establecer la posibilidad de error en el público consumidor; es decir, se debe analizar la naturaleza o uso de los productos identificados por las marcas, ya que la sola pertenencia de varios productos a una misma clase no demuestra su semejanza, así como la ubicación de los productos en clases distintas tampoco prueba que sean diferentes.?3 Para apreciar la conexión competitiva entre productos o servicios corresponde tomar en consideración, entre otros, los siguientes criterios: 23 Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.- “Articulo 151.- Para clasificar los productos y los servicios a los cuales se aplican las marcas, los Paises Miembros utilizarán la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, establecida por el Arreglo de Niza del 15 de junio de 1957, con sus modificaciones vigentes.

Las clases de la Clasificación Internacional referida en el párrafo anterior no determinarán _la similitud ni la disimilitud de los productos o servicios indicados expresamente.” (Subrayado agregado) Ver Interpretaciones Prejudiciales recaídas en los Procesos 472-1P-2015 y 473-IP-2015 del 10 de junio de 2016. 16 b) Proceso 549-1P-2016 El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios.

Existe conexión competitiva cuando los productos (o servicios) en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno, al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o servicio) origina una mayor demanda en el otro.

Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto (o servicio) es competidor de otro producto (o servicio), de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con relativa facilidad.

A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen ser productos sustitutos entre sí. La complementariedad de los productos o servicios Existe conexión competitiva cuando el consumo de un producto genera la necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro.

Esta complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Asi, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes (dentifrico) se complementa con el cepillo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza. La pertenencia a una misma clase de los productos o servicios de la Clasificación Internacional de Niza La inclusión de productos o servicios en una misma clase no resulta determinante para efectos de establecer la conexión competitiva entre los productos o servicios objeto de análisis.

En efecto, podría darse el caso de que los signos comparados distingan productos o servicios pertenecientes a categorías o subcategorias disímiles, aunque pertenecientes a una misma clase de la Clasificación Internacional de Niza. Por tanto, para 17 4.5. 5.2. Proceso 549-1P-2016 determinar la existencia de conexión competitiva, este criterio deberá complementarse con otros criterios. d) Los canales de aprovisionamiento, distribución o de comercialización; los medios de publicidad empleados; la tecnología empleada; la finalidad o función; el mismo género; o la misma naturaleza de los productos o servicios.

Estos criterios considerados aisladamente no acreditan la existencia de conexión competitiva. Así, por ejemplo, dos productos pueden tener la misma naturaleza o género, pero si los consumidores comprenden con relativa facilidad que los productores de uno no son los productores del otro, no habrá conexión competitiva entre ellos. De lo contrario, sí habrá conexión competitiva.

Dos productos completamente disímiles (v.g., candados e insecticidas) pueden tener el mismo canal de comercialización (v.g., ferreterías) y compartir el mismo medio de publicidad (v.g., un panel publicitario rotativo), sin que ello evidencie la existencia de conexión competitiva entre ambos. De allí que estos criterios deben analizarse conjuntamente con otros criterios para observar la existencia de conexión competitiva.

Asimismo, si los productos se dirigen a destinatarios diferentes, como regla general, no existirá conexión competitiva. Por tal razón, para establecer la existencia de conexión competitiva entre dos productos (o servicios) sobre la base de estos criterios, se requerirá la concurrencia de varios de ellos en función a que un consumidor razonable podría considerar que el que produce uno también produce el otro.

Coexistencia de hecho de marcas Sesderma ha indicado que los signos C-VIT (denominativo) y CEVIT (denominativo) habrían venido coexistiendo pacíficamente en el mercado por 10 años. En tal virtud, resulta pertinente abordar el tema de la “coexistencia de hecho de marcas" o "coexistencia pacifica de signos". El fenómeno denominado la "coexistencia pacífica de signos” consiste en que los signos en disputa, pese a ser idénticos o similares e identificar productos también idénticos o similares, han estado presentes en el mercado por un periodo considerable y efectivo de tiempo, sin que hubiere problemas de confusión entre ellos. 18 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7.

Proceso 549-1P-2016 Sobre el particular, el Tribunal ha manifestado que la coexistencia de hecho de marcas no es un factor determinante que permita el registro de signos idénticos o semejantes; sin embargo, el hecho de que dos signos vengan coexistiendo en el mercado por un periodo prolongado en el tiempo, contribuye a considerar la posibilidad de registrabilidad de uno de ellos.

Debe tenerse presente que las oficinas nacionales competentes, para analizar la registrabilidad de un signo, realizan un análisis prospectivo en el sentido de evaluar si los consumidores podrian incurrir en confusión entre el signo solicitado y una marca inscrita en el registro. Este análisis prospectivo (mirar el futuro) busca dilucidar si habrá o no confusión para los consumidores.

La coexistencia pacífica de los signos por varios años, si bien no es concluyente por sí misma para establecer la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor, podría tomarse como indicio desde un análisis retrospectivo (mirar el pasado). En ese sentido, la coexistencia pacífica de los signos es un elemento que debe ser valorado junto con otro, para generar la total convicción de que el público consumidor no incurrirá en error al adquirir los bienes y/o servicios amparados por los signos. Esto implica que quien alegue la coexistencia podrá aportar otros elementos como análisis estadísticos de diferenciación en el público consumidor y en las personas que participan en los canales de distribución, o pruebas que demuestren que se han compartido escenarios de publicidad efectiva (revistas especializadas, eventos deportivos y musicales, entre otros) sin que hubiera riesgo de confusión. En conclusión, para que una coexistencia como la planteada pudiera tener efectos en el análisis de registrabilidad, debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Debe ser pacífica.

No deben existir reclamos privados, ni procesos administrativos o judiciales donde se advierta del riesgo de confusión y/o asociación. b) La coexistencia debe presentarse en el mismo mercado físico o virtual, es decir, los signos deben compartir el mismo espacio geográfico o virtual de intercambio de bienes y servicios, ya que de no ser así no podría hablarse de coexistencia pacifica. c) Debe darse por un periodo razonable de tiempo para su efectiva incidencia en la percepción del público consumidor.

El lapso debe 19 6.1. Proceso 549-1P-2016 ser evaluado por la autoridad competente de conformidad con la naturaleza de los productos y/o servicios que amparan los signos en conflicto. No es lo mismo hablar de coexistencia para marcas que amparan productos de consumo masivo y permanente, que con relación a productos estacionales o por temporadas; tampoco es lo mismo el análisis en relación con productos básicos que con productos suntuarios. d) La coexistencia no puede presentarse para perpetrar, facilitar o consolidar actos de competencia desleal. e) La coexistencia debe estar complementada con otros elementos que generen total convicción de la inexistencia de riesgo de confusión o asociación en el público consumidor.

Pregunta formulada por ia Entidad consultante Antes de dar una respuesta a la pregunta formulada por la Entidad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, siendo que se limitará a precisar el contenido y alcance de las mormas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso.

¿Puede el titular de una marca impedir a terceros que se abstengan de su uso, a pesar de que el titular no se encuentre utilizando la marca? El Artículo 154 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina señala expresamente que el registro de una marca otorga un derecho de exclusiva a su titular, el cual de acuerdo al Artículo 155 del mismo cuerpo legal lo faculta a impedir que terceros usen dicha marca o alguna similar en el mercado.

Así, el ejercicio de dicho derecho no está sujeto al uso en el mercado, por parte del titular, de la marca registrada, toda vez que no existe una obligación y/o condición para ejercer el mismo, siendo el único requisito para accionar el ser titular de un signo. Lo anterior sin perjuicio de la cancelación de registro de marcas por falta de uso, figura que surge ante la existencia de marcas registradas, pero no usadas, las mismas que se convierten en un obstáculo para terceros que sí desean utilizarlas de manera efectiva en el mercado. 20 Proceso 549-1P-2016 En los términos expuestos, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina deja consignada la presente Interpretación Prejudicial para ser aplicada por la Entidad consultante al resolver el Proceso Interno 2015-169459, la que deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el Artículo 128 párrafo tercero de su Estatuto.

La presente Interpretación Prejudicial se firma por los Magistrados que participaron de su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del Artículo 90 del Estatuto del Tribunal. ' j / L ab y Cecilia Lula ÁyllérCilínteros Luis Rafael Vergara Quintero MAGISTRADA MAGISTRAD: A — A Hernán Xomero Z; ano Hugo Ramiro Go! pac, RADO MAGISTRADO De acuerdo con el Artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente Interpretación Prejudicial la Presidenta y el Secretario. bel.

Cecilia Luisa Ayltóri Quinteros PRESIDENTA Notifíquese a la Entidad consultante y remitase copia de la presente Interpretación Prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. 21