TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 8 de abril de 2026 VISTOS: El Oficio 11678-2019-0-S-5taSECA-CSJLI-PJ del 12 de diciembre de 2022, recibido vía correo electrónico el 16 del mismo mes y año, mediante el cual la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú solicitó al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (en lo sucesivo, el Tribunal o el TJCA) la interpretación prejudicial de los artículos 51, 52 y 240 de la Decisión 486 — «Régimen Común sobre Propiedad Industrial» de la Comisión de la Comunidad Andina (en adelante, la Decisión 486), a fin de resolver el proceso interno 11678-2019-0-1801-JR-CA-25.

ANTECEDENTES Partes en el proceso interno Demandante: Edwar Obed Cárdenas García Demandado: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de la República del Perú Tercero interesado: A&N Company S.A.C. Síntesis de hechos relevantes: El 21 de octubre de 2016, el señor Edwar Obed Cárdenas García (en adelante, el señor Cárdenas) interpuso una denuncia por infracción de sus derechos de propiedad industrial en contra de A&N Company S.A.C., por la presunta copia del producto consistente en una máquina que fabrica uniones flexibles en una sola pieza en metal.

A&N Company S.A.C. absolvió el traslado de la acción argumentando que el señor Cárdenas no ha presentado pruebas que acrediten que la máquina que esta sociedad comercializa, el proceso que realiza o las uniones flexibles que fabrica sean iguales a su patente de invención. Mediante Resolución 000076-2017/CIN-INDECOPI del 11 de julio de 2017, se declaró infundada la denuncia interpuesta por el señor Cárdenas.

En dicha resolución, la Comisión de Invenciones y Nuevas Tecnologías del Indecopi consideró que: «…el procedimiento de fabricación de un tubo con lomo o unión flexible metálica de D1 presenta diferencias respecto a D2, toda vez que en D1 se corta la plancha de metal para tener diámetros entre 140 mm hasta 630 mm, se rola la plancha para obtener un tubo y se calienta el tubo conformado durante 15 minutos antes de conformar el lomo homogéneo (forjar) en una máquina, para después enfriar el tubo a temperatura ambiente y colocar un anillo flexible en el interior del lomo homogéneo; mientras que en D2 la forja se realiza en frío en una máquina que tiene una disposición de rodillos que permite deformarlo plásticamente.» (Subrayado agregado).

El 9 de agosto de 2017, el señor Cárdenas interpuso recurso de apelación indicando que la Resolución 000076-2017/CIN-INDECOPI debía ser declarada nula por falta de motivación. Entre otros, el señor Cárdenas alegó que la resolución se fundamentó en información incompleta respecto a la diferencia entre el procedimiento de la patente en cuestión y el procedimiento de fabricación que realiza la denunciada, toda vez que el procedimiento de la patente presuntamente infringida comprende siete pasos, pero la denunciada solo ha descrito dos pasos de su procedimiento de obtención de uniones flexibles.

El 30 de enero de 2018, A&N Company S.A.C. absolvió el traslado del escrito de apelación indicando que la argumentación del señor Cárdenas es general e insuficiente, pues no explica cómo la resolución impugnada carece de motivación. A&N Company S.A.C. concordó con la resolución impugnada, en el sentido de que la diferencia entre el procedimiento patentado y el de su empresa reside en la forja en frío a través de una máquina que tiene una disposición de rodillos que permite deformar el tubo plásticamente.

Mediante Resolución 1220-2019/TPI-INDECOPI del 18 de julio de 2019, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi resolvió, entre otros, declarar infundado el pedido de nulidad del señor Cárdenas y confirmar la Resolución 000076-2017/CIN-INDECOPI (la cual declaró infundada la acción por infracción interpuesta por el señor Cárdenas).

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi consideró que, aun cuando la forja en frío no implica que no exista calentamiento, la declaración de la denunciada confirmó que su proceso de forja en frío se realiza a temperatura ambiente. Por lo anterior, el procedimiento de fabricación de uniones flexibles metálicas que realiza la denunciada se diferenciaría de la patente de invención en que no se calienta el tubo de metal (acero) para su forja.

Por escritos del 30 de octubre y 27 de diciembre de 2019, el señor Cárdenas interpuso demanda contencioso administrativa solicitando como pretensiones principal y accesoria, que se declare la nulidad de las Resoluciones 1220-2019/TPI-INDECOPI y 000076-2017/CIN-INDECOPI. Asimismo, pretendió la declaratoria de infracción de su patente y que se ordene a A&N Company S.A.C. el cese de la supuesta actividad infractora.

El demandante señaló que el Indecopi había determinado que el procedimiento 1 y el procedimiento 2 son distintos por características referidas a la temperatura, sin haber considerado el sustento técnico que probaría que la temperatura no es un factor que haría distintos los procedimientos, ni haber sustentado ni justificado su decisión. El 6 de febrero de 2020, Indecopi contestó la demanda, contradiciéndola y señalando lo siguiente: (i) que el procedimiento de fabricación de uniones flexibles metálicas que realiza la empresa denunciada se diferencia de la patente de invención en que no se calienta el tubo de metal (acero) para su forja; y, (ii) que por el principio de verdad material, la información del caso era suficiente para dilucidar el tema de controversia, ya que mostraría que la temperatura es trascendental en la fabricación de la unión flexible.

El 24 de febrero de 2020, A&N Company S.A.C. contestó la demanda, argumentando, entre otros, que el Indecopi sí efectuó un análisis motivado con base en información técnica. Mediante Resolución Nueve del 3 de noviembre de 2020, el Vigésimo Quinto Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró infundada la demanda, al considerar que, de la comparación de los dos tipos de procedimientos, se verificaría una diferencia entre ambos dada en el calentamiento del tubo de metal (acero) para su forja.

Así, el Juzgado manifestó que, mientras en el primer procedimiento se calienta el tubo conformado durante quince minutos antes de conformar el lomo homogéneo (forjar) en una máquina, para después enfriar el tubo a temperatura ambiente; en el segundo procedimiento la forja se realiza en frío, no necesitando del calentamiento previo que sí se desarrolla en el procedimiento de la reivindicación 1.

El señor Cárdenas presentó apelación argumentando, entre otros, lo siguiente: (i) no se sustenta ni se justifica técnicamente que la temperatura sea un factor que haría distintos los procedimientos; (ii) el recurrente tiene dos reivindicaciones con la patente infringida, tanto el procedimiento como el producto, siendo ello así, la protección debía ser de tal forma que no permita producir productos similares utilizando el procedimiento patentado o uno equivalente para obtener el mismo producto.

Mediante Auto del 15 de diciembre de 2021, la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú decidió suspender el proceso interno y solicitar interpretación prejudicial al TJCA, y formuló las siguientes interrogantes: «¿Qué elementos se deberá tener en cuenta para conocer si en un caso en concreto estamos ante un derecho de exclusiva de la patente sobre el producto y el procedimiento para obtenerlo?» «¿Qué elementos se deben tener en cuenta para determinar si un procedimiento utilizado infringe un procedimiento amparado con una patente?» ASUNTO CONTROVERTIDO De la revisión de los documentos remitidos por la autoridad consultante, este Tribunal considera que, de todos los temas controvertidos en el proceso interno, el que resulta pertinente para la presente interpretación prejudicial, por estar vinculado con la normativa andina, es si A&N Company S.A.C. infringió los derechos de propiedad industrial del señor Edwar Obed Cárdenas García al fabricar y comercializar una máquina que presuntamente reproduciría las características y procedimientos de la patente «UNIÓN FLEXIBLE (UF) EN UNA SOLA PIEZA DE METAL Y SU PROCEDIMIENTO DE FABRICACIÓN».

NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL La autoridad consultante solicitó la interpretación prejudicial de los artículos 51, 52 y 240 de la Decisión 486. Procede la interpretación por ser pertinente. TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El alcance de protección de las reivindicaciones (según el artículo 51 de la Decisión 486) y criterios para determinar infracción de patentes de producto y de procedimiento (según el artículo 52 de la Decisión 486), incluida la evaluación excepcional de equivalentes, y reglas probatorias en patentes de procedimiento (conforme el artículo 240 de la Decisión 486).

ANÁLISIS DEL TEMA OBJETO DE INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL El alcance de protección de las reivindicaciones (según el artículo 51 de la Decisión 486) y criterios para determinar infracción de patentes de producto y de procedimiento (según el artículo 52 de la Decisión 486), incluida la evaluación excepcional de equivalentes, y reglas probatorias en patentes de procedimiento (conforme el artículo 240 de la Decisión 486) El artículo 51 de la Decisión 486 establece que el alcance de la protección conferida por la patente está determinado por el tenor de las reivindicaciones, y que la descripción y los dibujos, o en su caso, el material biológico depositado, sirven para interpretarlas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Decisión 486, el titular de un derecho de propiedad industrial puede entablar acción (por infracción) ante la autoridad nacional competente contra cualquier persona que infrinja su derecho. El artículo 52 de la Decisión 486 establece que la patente confiere a su titular el derecho de impedir a terceras personas que, sin su consentimiento, realicen cualquiera de los siguientes actos: a) cuando en la patente se reivindica un producto: i) fabricar el producto; ii) ofrecer en venta, vender o usar el producto; o importarlo para alguno de estos fines; y, b) cuando en la patente se reivindica un procedimiento: i) emplear el procedimiento; o ii) ejecutar cualquiera de los actos indicados en el literal a) respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento.

El artículo 240 de la Decisión 486 establece ciertas reglas probatorias en procesos de infracción de patentes, cuyo objeto sea un procedimiento para obtener un producto: Inversión de la carga de la prueba: en este tipo de procesos no es el demandante sino el demandado (presunto infractor) quien debe probar que el producto se ha obtenido mediante un procedimiento diferente al patentado.

La norma prevé que el demandado (presunto infractor) se encuentra en mejor posición para probar que su producto no se ha obtenido mediante el procedimiento patentado y, por lo tanto, se establece una presunción iuris tantum que a continuación se explicará. Presunción: la mencionada inversión de la carga de la prueba se encuentra en relación con una presunción iuris tantum porque admite prueba en contrario y supone que cualquier producto idéntico al que se obtiene con el procedimiento patentado ha sido obtenido empleando dicho procedimiento, si se da alguna de las siguientes condiciones: Que el producto obtenido por el procedimiento patentado sea nuevo.

Quiere decir que el producto obtenido por el procedimiento patentado no esté dentro del estado de la técnica. Para delimitar el concepto de novedad se deben tener en cuenta las previsiones del artículo 16 de la Decisión 486. O que, ante la posibilidad material de que el producto idéntico haya sido obtenido mediante el procedimiento patentado, el titular de la patente, mediante esfuerzos razonables, esto es, mediante un análisis técnico estándar, común o normal, no pueda establecer cuál ha sido el procedimiento que se usó para obtener el producto del presunto infractor.

Para que se aplique esta condición puede tratarse de un producto nuevo o no. La autoridad consultante deberá tener en cuenta que la inversión de la carga de la prueba y la presunción iuris tantum se encuentran relacionadas. La presunción genera que la carga de la prueba la soporte el demandado, ya que él debe desvirtuar el supuesto probando que el procedimiento utilizado no es el patentado.

También es importante advertir que el artículo analizado no solo se aplica al fabricante, sino a cualquiera que cometa una infracción de los derechos de la patente, tal y como se determinó anteriormente. En consecuencia, la norma también es aplicable al importador, comercializador, distribuidor o a cualquiera susceptible de ser demandado por infracción. Esta sería la interpretación acorde con todo el acervo normativo de protección de los derechos derivados de las patentes, sobre todo porque en la comercialización, distribución, importación y demás actos, se concreta el daño al bien jurídico protegido por la norma.

En relación con el asunto probatorio comentado, la autoridad consultante también debe tener en cuenta la previsión que hace el artículo 240 de la Decisión 486 en su último inciso: «en la presentación de pruebas en contrario, se tendrán en cuenta los intereses legítimos del demandado o denunciado en cuanto a la protección de sus secretos empresariales».

Esto quiere decir que la autoridad consultante deberá aplicar las correspondientes reservas para proteger los secretos industriales del demandado. También se advierte que, en el respectivo proceso, la autoridad consultante puede hacer uso de las normas internas que regulen la figura de la participación de terceros, litisconsortes necesarios, etc.

La norma comunitaria andina no establece la forma o los medios de prueba para desvirtuar la presunción establecida. De conformidad con el principio de complemento indispensable, cualquiera de los medios de prueba que admite la normativa interna son procedentes para probar los supuestos estudiados. A partir del análisis de las reivindicaciones de la patente se entenderá si el producto o procedimiento (del presunto infractor) objeto de cuestionamiento acredita o no la existencia de una infracción, de modo que habrá infracción al derecho concedido mediante una patente si el contenido técnico definido en una reivindicación es reproducido o incorporado por la realización (producto o procedimiento) objeto de cuestionamiento.

Debe diferenciarse el alcance de la protección para el titular de la patente, que se refiere al tenor de las reivindicaciones, de la presunta infracción en la que podría incurrir un tercero al “maquillar” el objeto patentado con elementos similares al tenor de las reivindicaciones. De conformidad con la jurisprudencia del Tribunal y la Decisión 486, la determinación del objeto y alcance de protección de una patente constituye un aspecto central del derecho de patente y debe desprenderse con claridad y precisión del documento de solicitud concedida, siendo las reivindicaciones el elemento esencial, pues en ellas se delimitan las características técnicas cuya protección se reclama y sobre las cuales la autoridad realiza el examen de novedad y nivel inventivo frente al estado de la técnica.

En la Interpretación Prejudicial 475-IP-2019 del 21 de septiembre de 2022, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 5050 del 5 de octubre del mismo año, el TJCA establece criterios jurídico-interpretativos sobre las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente, e indica que las autoridades nacionales pueden tomar en consideración, al momento de realizar el análisis sobre el alcance de protección de una patente para determinar la existencia de una infracción a los derechos de propiedad industrial del titular, la aplicación de los siguientes criterios (meramente orientativos y no taxativos): La realización de un examen literal de las reivindicaciones; es decir, de cada uno de los elementos que las componen: si al realizar el análisis de las reivindicaciones coinciden en su literalidad, la autoridad nacional competente podrá determinar, sobre la base del resultado comparativo, que sí existe infracción a los derechos de propiedad industrial.

En este caso, se considerará que existe infracción cuando cada uno de los elementos de las reivindicaciones de la patente se encuentran presentes en su totalidad, caso en el cual, se estará en presencia de una infracción literal. Ello se conjuga plenamente con lo establecido en el artículo 51 de la Decisión 486, es decir, que el alcance de la protección conferida por una patente, incluido el modelo de utilidad, queda determinado por el tenor de las reivindicaciones.

La realización de un examen aplicando la doctrina de los equivalentes: si luego de aplicar el primer criterio, la autoridad nacional competente considera que el examen literal de las reivindicaciones resulta insuficiente y no permite determinar la identidad de los elementos que las componen, la autoridad nacional competente podrá tomar en cuenta y aplicar la doctrina de los equivalentes, a través de la aplicación del «test de triple identidad sustancial».

De esta manera, la autoridad nacional competente podrá establecer si los elementos del objeto que es materia de denuncia que no son idénticos a los de la materia reivindicada por la patente resultan equivalentes, a cuyo efecto deberá analizar si desempeñan la misma función, operan del mismo modo y si cumplen el mismo resultado técnico, caso en el cual se confirmará la existencia de una infracción en aplicación de la doctrina de los equivalentes.

En esa línea, la autoridad nacional competente debe considerar, en el análisis e interpretación de las reivindicaciones, que estas contienen todas las características técnicas de la invención, las cuales definen la solución a un problema técnico, que precisamente se intenta resolver mediante la invención. Así, aun cuando no exista identidad plena entre los elementos que constan en la reivindicación de una patente y aquellos que forman parte del producto o procedimiento supuestamente infractor, en aplicación de los principios de primacía de la realidad, verdad material y justicia material, la autoridad nacional competente podrá evaluar si existe correspondencia entre las características técnicas en conflicto y la forma o modo en que esas características permiten solucionar el mismo problema técnico.

Este Tribunal ya se ha pronunciado en reiterada jurisprudencia en el sentido de que al derecho de propiedad industrial se le aplica el principio de primacía de la realidad. En ese sentido, por virtud del principio de primacía de la realidad, resulta adecuado acudir de forma prudente y complementaria a la doctrina de los equivalentes y aplicarla al momento de analizar las reivindicaciones y el alcance de la protección conferida por una patente, siempre que la autoridad nacional competente considere, razonablemente, que una remisión exclusiva a la literalidad de las reivindicaciones resulta insuficiente para la plena protección de los derechos de propiedad industrial.

El uso de la doctrina de los equivalentes es válido para analizar una infracción a los derechos de propiedad industrial provenientes de una patente, sea esta de invención o de modelo de utilidad. Sin embargo, se deben evitar interpretaciones extensivas que puedan afectar la seguridad jurídica y la inversión en la subregión andina, siendo el criterio fundamental de análisis el tenor literal de las reivindicaciones, con apoyo supletorio en la doctrina de los equivalentes.

Más allá del caso concreto, este Tribunal estima pertinente precisar que cuando se trate de patentes de productos farmoquímicos o agroquímicos, o de procedimientos destinados a su obtención, la autoridad nacional competente deberá evitar un examen amplio o automático de la eventual equivalencia, y solo efectuarlo de manera excepcional y como de última ratio, en consonancia con el objetivo del artículo 1 del Acuerdo de Cartagena y la jurisprudencia del TJCA, pues incluso variaciones mínimas pueden incidir en la seguridad, la eficacia del producto o en sus efectos sobre la salud humana y animal o sobre el medio ambiente.

En consecuencia, la autoridad nacional competente deberá: Identificar si la patente reivindica producto, procedimiento o ambos (según el artículo 52 de la Decisión 486). Delimitar el alcance de la patente por el tenor literal del contenido de las reivindicaciones (según el artículo 51 de la Decisión 486), interpretadas con la descripción y los dibujos.

Realizar una comparación literal, verificando si el presunto infractor incorpora todos los elementos técnicos de la(s) reivindicación(es) relevante(s). Si no hay identidad literal, y de manera excepcional y subsidiaria, evaluar la posible equivalencia, en términos de la función, el modo y el resultado, con límites; esto es, sin cubrir el estado de la técnica ni extender más allá el alcance de la contribución reivindicada.

Es decir, la evaluación de equivalentes no puede ampliar la protección hasta comprender soluciones anticipadas u obvias a la luz del estado de la técnica, ni desbordar el contenido técnico efectivamente reivindicado. La doctrina de los equivalentes opera únicamente para evitar reproducciones con variaciones no sustanciales que mantengan la misma función, el modo de operación y el resultado técnico, valoradas desde la perspectiva de la persona versada en la materia.

En patentes de procedimiento para obtener producto, determinar si aplica el artículo 240 de la Decisión 486 y, de ser el caso, operar la mencionada inversión de la carga de la prueba en relación con una presunción iuris tantum, protegiendo también los secretos empresariales. Motivar reforzadamente, explicando por qué una diferencia (p.e., la temperatura) es esencial o accesoria desde la perspectiva del problema técnico y del efecto alcanzado.

Respuestas a las preguntas formuladas por la autoridad consultante Antes de dar respuesta a las preguntas formuladas por la autoridad consultante, es necesario precisar que este Tribunal no brindará respuestas que resuelvan el caso en concreto, sino que se limitará a precisar el contenido y alcance de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, así como tampoco calificará los hechos materia del proceso. «¿Qué elementos se deberá tener en cuenta para conocer si en un caso en concreto estamos ante un derecho de exclusiva de la patente sobre el producto y el procedimiento para obtenerlo?» Para determinar si existe un derecho de exclusiva sobre un producto y sobre el procedimiento para obtenerlo, de conformidad con lo previsto en el artículo 51 de la Decisión 486, la autoridad consultante debe revisar, en primer lugar, qué es lo que protege la patente según sus reivindicaciones.

En segundo lugar, conforme al artículo 52 de la Decisión 486, debe verificar si la patente recae sobre un producto, sobre un procedimiento o sobre ambos. Y, por último, cuando corresponda, debe tomar en consideración las reglas probatorias previstas en el artículo 240 de la referida Decisión. Adicionalmente, la autoridad consultante debe remitirse a los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en los párrafos 1.1., 1.3., 1.9., 1.10., y 1.16. del acápite E de la presente interpretación prejudicial. «¿Qué elementos se deben tener en cuenta para determinar si un procedimiento utilizado infringe un procedimiento amparado con una patente?» Para determinar si un procedimiento infringe un procedimiento patentado, la autoridad consultante debe comparar el primero con las reivindicaciones del procedimiento protegido por la patente siguiendo los criterios jurídicos interpretativos desarrollados en los párrafos 1.1, 1.3., 1.4, 1.9., 1.10, 1.12 y 1.16. del acápite E de la presente interpretación prejudicial.

De conformidad con lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, DECIDE:

PRIMERO: Consignar la presente interpretación prejudicial para ser aplicada por la autoridad consultante al resolver el proceso interno 11678-2019-0-1801-JR-CA-25, la cual deberá adoptarla al emitir el correspondiente fallo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en concordancia con el artículo 127 de su Estatuto.

SEGUNDO: Solicitar a la Quinta Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo con Subespecialidad en Temas de Mercado de la Corte Superior de Justicia de Lima de la República del Perú, que, una vez emitida la sentencia correspondiente dentro del proceso interno 11678-2019-0-1801-JR-CA-25, remita copia de dicha decisión a este Tribunal, de conformidad con el artículo 128 de su Estatuto, según el cual «los jueces nacionales deberán enviar al Tribunal las sentencias dictadas en los casos objeto de interpretación prejudicial».

TERCERO: Publicar esta sentencia de interpretación prejudicial en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

NOTIFÍQUESE,

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. Esta sentencia de interpretación prejudicial fue aprobada por unanimidad en la sesión judicial de fecha 8 de abril de 2026, conforme consta en el Acta 14-J-TJCA-2026, y se firma por los magistrados que participaron en su adopción de acuerdo con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal.

De acuerdo con el último párrafo del artículo 90 del Estatuto del Tribunal, firman igualmente la presente sentencia de interpretación prejudicial la magistrada presidenta y la secretaria del Tribunal. Notifíquese a la autoridad consultante y remítase copia de la presente sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. *****