PROCESO Nº 11-IP-96 Solicitud de Interpretación Prejudicial de los artículos 107 y 110 y de la disposición final de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, presentada por el doctor Eloy Torres Guzmán, Presidente del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, inscrito en Quito, República del Ecuador. Proceso Interno N° 1430-681-94.

Caso Marca “BELMONT” e Interpretación Prejudicial de oficio del artículo 108 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Quito, agosto 29 de 1997 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: Que el Tribunal de lo Contencioso - Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, en oficio N° 152-TDCA-2S de 27 de marzo de 1996, dentro del proceso N° 1430-681-94 propuesto por el doctor Rodrigo Bermeo en su calidad de apoderado de C.A. Cigarrera Bigott Sucesores, empresa domiciliada en Caracas - Venezuela, contra el Director Nacional de Propiedad Industrial por el cual se impugna la providencia N° 0940889 de 4 de noviembre de 1994 de dicha Dirección, por la que se decretó la prohibición de importación y comercialización en el Ecuador del producto Belmont procedente de Venezuela; proceso dentro del cual es ponente el doctor Eloy Torres Guzmán, Ministro de sustanciación del Tribunal de lo Contencioso Administrativo N° 1 de Quito, solicita a este Tribunal Comunitario interpretar por vía prejudicial los artículos 107, 110 y la Disposición Final de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que tanto el Tribunal solicitante como este Tribunal Comunitario son competentes para solicitar e interpretar, respectivamente, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, de acuerdo con los artículos 28 y 29 del Tratado Constitutivo del Tribunal Andino. Que la solicitud del Tribunal requirente reúne los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena y de conformidad con lo establecido en el literal c) de dicho artículo, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito de Quito hace el siguiente informe sucinto de los hechos que estima relevantes para la interpretación: “ a) El actor impugna la providencia N°. 0940889 de 4 de noviembre de 1994, por la que decreta la prohibición de importación y comercialización del producto Belmont procedente de Venezuela, fabricado por la Empresa a la que representa; y solicita que se declare que el Director de Propiedad Industrial no tiene facultades para prohibir importaciones y pide que se rectifique el procedimiento equivocado de la referida Autoridad y se revoque la providencia impugnada N° 0940889;

“b) Por su parte los demandados comparecen a juicio y el Procurador General del Estado en escrito de fojas 12 a 15 de los autos, luego de hacer un análisis de los antecedentes y de las disposiciones legales propone las siguientes excepciones: 1) Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda; 2) Alega la legitimidad del acto administrativo impugnado; 3) Falta del derecho del actor; 4) Incompetencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo; 5) Improcedencia de la demanda en cuanto se refiere al pago de costas; 6) Nulidad procesal; el Director Nacional de Propiedad Industrial en escrito de fojas 18 a 23, luego de la explicación de sus atribuciones y competencia, plantea las siguientes excepciones: 1) Niega los fundamentos de la demanda; 2) Ilegitimidad de personería del actor; 3) Falta de legítimo contradictor; 4) Falta de derecho del actor; 5) Legalidad del acto administrativo;

“c) El representante de la Compañía PHILIP MORRIS PRODUCTOS INC. en escrito de fojas 367 a 373 pide solicitar la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena de las disposiciones señaladas con anterioridad; de igual manera el director Nacional de Propiedad Industrial, en escrito de fojas 374 a 379, hace igual petición ”.

Que este Tribunal estima además necesario, puntualizar los argumentos esgrimidos por las partes en el proceso interno, C.A. Cigarrera Bigott Sucesores, el Director Nacional de la Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado de la República del Ecuador y la firma Philip Morris Products Inc. El demandante señala que la empresa C.A. Cigarrera Bigott Sucs, con domicilio en Caracas-Venezuela, en forma directa o por medio de sus subsidiarias y/o empresas relacionadas es propietaria de la marca de fábrica Belmont registrada en los principales países de América y originalmente en Venezuela donde se registró desde el 18 de marzo de 1963, siendo dicha marca “la marca más famosa de Venezuela, País Miembro del Pacto Andino, en lo que se refiere a cigarrillos”.

Agrega que su mandante también es propietaria de la marca Belmont en el Ecuador registrada con el N° 2015 de 1976 ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de este país. El demandante califica como “actos del monopolio del cigarrillo en el Ecuador tendientes a impedir el libre comercio”, entre otros, una acción penal en contra del distribuidor de cigarrillos, empresa DISPACIF C. Ltda., la cual se halla suspensa, pues el juzgado se inhibió de conocerla por no existir delito alguno. Las acciones civiles tendientes a impedir el uso de las palabras Belmont y Extra-suave, las acciones administrativas dirigidas ante el Ministro de Industria, Comercio, Integración y Pesca del Ecuador para que “solicite al Ministro de Finanzas que prohiba la importación del producto Belmont” las cuales, mediante oficio 944098 de septiembre 12 de 1994 decidió dejar sin efecto.

Que una vez fue levantada la prohibición por el Ministro de Industrias, a solicitud de Philip Morris Products Inc. formulada con fecha 4 de agosto de 1994, el Director de Propiedad Industrial con fecha 19 de octubre de 1994 expidió una providencia mediante la cual “decide entre otras cosas” que se abra la causa a prueba por el término de 6 días, sin que posteriormente considerara necesario actuar las pruebas solicitadas por la parte actora; agrega que dicho Director expidió la providencia por la cual se “prohibe la importación de cigarrillos Belmont fabricados por C.A. Cigarrera Bigott Suc. y su comercialización dentro del territorio ecuatoriano”, ordenando oficiar a la Junta Monetaria, al Banco Central del Ecuador, Secretaría Nacional de Comunicación del Estado y a las autoridades aduaneras.

El demandante acusa al Director Nacional de Propiedad Industrial de haber cometido las siguientes violaciones: “Ha abusado dolosamente de sus funciones”. “Ha cometido exceso de atribuciones”. “Ha conocido y resuelto una causa sin tener facultades para ello”. “Ha violentado nuestro legítimo derecho de petición”. Por lo anterior el actor demanda “que se deje sin efecto la providencia 940889 de 4 de noviembre de 1994, y se declare que el Director de Propiedad Industrial no tiene facultades para prohibir importaciones que puedan pasar por sobre las disposiciones del superior jerárquico, el Ministro, y que se lo condene al pago de costas, daños y perjuicios que de momento los evaluamos en al menos el equivalente a 2’000.000 de dólares norteamericanos”.

En la contestación de la demanda por parte de la empresa Philip Morris Productos Inc., después de señalar que la marca Belmont a nombre de la Philip Morris fue registrada el 12 de diciembre de 1963, con plazo de duración de 20 años y después de transferir sus derechos a Tabacalera Andina S.A. TANASA, el Estado ecuatoriano la renovó una vez más el 24 de agosto de 1988, se consolidó en cabeza de Industrias del Tabaco, Alimentos y Bebidas S.A. ITABSA, el 6 de agosto de 1991, se renovó el 20 de noviembre de 1992 y fue nuevamente transferida la marca a la empresa Philip Morris el 15 de julio de 1994, habiéndose otorgado la licencia de uso a favor de ITABSA.

Agrega el demandado que en violación de la ley y del derecho preexistente “Bigott obtuvo el registro de una marca idéntica con el N° 2015 el 12 de julio de 1976, por lo cual la Philip Morris la demandó civilmente, habiéndose llegado a transacción a propuesta de Bigott en cuya virtud “se allanó a la demanda de nulidad del registro de la marca Belmont”;

Philip Morris Incorporate aceptó el allanamiento y ambas partes expresaron que nada tenían que reclamarse por costas, daños y perjuicios ”. Agrega que la marca Belmont en el Ecuador no tiene otro propietario que la Philip Morris y que la marca ha sido usada y se encuentra en uso. Que a pesar de ello Bigott a través de DISPACIF S.A. ilícitamente “introduce en el mercado ecuatoriano cigarrillos con la marca Belmont fabricados en Venezuela por Bigott y exportados por (sic) Ecuador desde Venezuela por dicha compañía”.

Que ante esta situación ITABSA recurre a diversas autoridades para detener la violación de sus derechos por parte de Bigott y de sus importadores ecuatorianos y el Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, se dirige al Ministro de Finanzas para que “se arbitren las medidas pertinentes para que en toda las administraciones de aduanas del país, se impidan las importaciones de productos bajo la marca Belmont provenientes de Venezuela”; a pesar de que el Ministro de Industrias en concepto de la demandada no revocó dicha orden, la Philip Morris se dirigió al Director Nacional de Propiedad Industrial para que se impidiera la importación de cigarrillos Belmont.

Tal petición fue notificada a Bigott, se decretó y obtuvo prueba sobre el uso de la marca Belmont por ITABSA desde 1988, con base en la visita “a varios establecimientos comerciales de Quito, Guayaquil y Cuenca, bajo las órdenes del Director Nacional de la Propiedad Industrial y con su presencia, para constatar que, efectivamente, los cigarrillos Belmont provenientes de la licenciatura de mi mandante se encontraban en abundancia en el mercado.

El Director Nacional de la Propiedad Industrial, para abundar más, designó un perito, el doctor Andrés Páez, quien obviamente ratificó el amplio uso de la marca Belmont de propiedad de Philip Morris Products Inc.”. Como resultado de lo anterior el Director Nacional de la Propiedad Industrial, con fecha 4 de noviembre de 1994, decidió en acto administrativo conceder “al titular del registro Philip Morris Products Inc. la protección que confiere el artículo 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” y prohibir “la importación de cigarrillos Belmont fabricados por C.A. Cigarrera Bigott Sucesores y su comercialización dentro del territorio ecuatoriano”.

Después de varias consideraciones sobre la evolución de las normas jurídicas sobre propiedad industrial en el Ecuador, particularmente sobre el tránsito legislativo entre la Decisión 85, la 311, 313 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hoy vigente, los demandados conceptúan que en su artículo 107 se “mantuvo el principio de que no puede comercializarse en un país productos con marca idéntica o similar de propiedad de un titular, aunque provengan de otro País Miembro en el cual otra persona distinta sea el titular del registro de la marca”, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización; se dispuso además, según los demandados que “no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la Oficina Nacional Competente que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

Anota la demandada que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, en virtud del artículo 107 de la Decisión 344, tiene la competencia como Oficina Nacional Competente del Ecuador para decidir sobre la prohibición de importaciones en los casos allí previstos. Solicita al Tribunal de lo Contencioso Administrativo rechazar la demanda y condenar en costas a la parte actora.

Procuraduría General del Estado El Procurador General del Estado Ecuatoriano en escrito de 22 de febrero de 1995 procede a impugnar la demanda basado primordialmente en la competencia que en su concepto el artículo 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena otorga al Director Nacional de Propiedad Industrial “para que el titular del registro de una marca pueda solicitar la protección territorial a que dicha disposición se refiere”, debiendo acreditar ante la Oficina Nacional Competente el uso de la marca de la cual es titular.

Anota que la Dirección de Propiedad Industrial, previo a la expedición de su resolución prohibiendo la importación de los cigarrillos Belmont de Venezuela, acopió pruebas dirigidas a demostrar que la compañía Philip Morris “usa en el Ecuador dicha marca para productos comprendidos en la clase internacional 34”. Hace además el Procurador algunas consideraciones sobre la Ley de Marcas de Fábrica en relación con la competencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, que no corresponde calificar a este Tribunal Comunitario.

Director Nacional de Propiedad Industrial A su vez el Director de Propiedad Industrial del Ecuador procede a contestar la demanda en nombre de la entidad, como dependencia del Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca. Se refiere en primer lugar a la competencia en razón de la materia por parte del Director Nacional de Propiedad Industrial, como protector de los derechos de propiedad industrial que le otorga el artículo 102 de la Decisión 344, competencia que implica una serie de acciones administrativas, entre ellas la de prohibir la comercialización e importación de bienes o servicios de marcas que se encuentren registradas a favor de un tercero. Continúa el Director de Propiedad Industrial refiriéndose a la competencia en materia de procedimiento, aludiendo a las obligaciones de hacer contenidas en el artículo 5° del Tratado del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena destinadas a garantizar el cumplimiento del ordenamiento jurídico comunitario; señala las fuentes del derecho interno que respaldan el procedimiento administrativo común aplicable dentro de la función ejecutiva.

Se refiere además el Director de Propiedad Industrial a los antecedentes jurídicos de la resolución que se demanda en el proceso interno, para indicar que está respaldada en los derechos y obligaciones que surgen del registro de la marca, del derecho al uso exclusivo de la misma garantizado por la protección estatal a que se refiere el artículo 107 de la Decisión 344 que permite prohibir la importación en el evento de que la marca “esté siendo usada en el Ecuador”.

El Director de Propiedad Industrial se basa en el artículo 110 de la Decisión 344 para justificar la prohibición de importación cuando la marca por protegerse se encuentra en uso, y lo que la ley y la doctrina entienden por tal. Se refieren a los antecedentes del procedimiento desarrollado por él que desembocó en la resolución sobre prohibición de importar cigarrillos Belmont procedentes de Venezuela, e indica que previo a ello se probó el uso de la marca.

Anota en forma enfática que no hay una marca Belmont “registrada a favor de C.A. Cigarrera Bigott Sucesores” y que el registro de la marca Bigott Sucesores según inscripción 2015 de 1976, fue declarado nulo. Finalmente concluye el Director de Propiedad Industrial negando pura y llanamente todos los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y alegando algunas excepciones por ilegitimidad de personería, falta del legítimo contradictor, falta de derecho del actor y legalidad del acto administrativo impugnado.

A nombre de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial su representante solicita interpretación prejudicial del artículo 5° del Tratado que crea el Tribunal, los artículos 102, 104, 107, 110, 146 y 147 de la Decisión 344 y formula el siguiente cuestionario que en su opinión deberá absolver el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena: “.

Si cada País Miembro tiene la obligación de salvaguardar los derechos de los particulares previstos en los artículos 102, 103 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “2. Si cada País Miembro tiene la obligación de estructurar una oficina nacional competente para todos los asuntos relativos a la aplicación de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“3. Si la oficina nacional competente de cada País Miembro tiene la obligación de pronunciarse en forma expresa ante cualquier solicitud, reclamo o recurso que presente un particular por asuntos que tengan relación con lo previsto en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “4. Si la oficina nacional competente debe pronunciarse sobre el “uso” de una marca en cada País Miembro, aplicando para el efecto las disposiciones de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“5. Si el “uso” de una marca se desprende de uno cualquiera de los siguientes hechos, de conformidad con el artículo 110 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: - Que los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio. - Que tales productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde. - O, que distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros.

“6. Si la prohibición de importar a la que se refiere el artículo 107, último inciso de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena debe ser resuelta por el organismo nacional competente y aplicada por el Gobierno de cada País Miembro ”. A su vez el abogado de la parte demandada solicita a nombre de la empresa Philip Morris Products Inc. la interpretación prejudicial de los artículos 107, 110 y Disposición Final de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, así como las disposiciones transitorias primera y segunda de la misma Decisión, acompañando el siguiente cuestionario: “ a) Si de conformidad con el Art. 107 de la Decisión 344, hay una prohibición general para importar y comercializar productos identificados con una marca idéntica o similar, cuando en la Subregión existan registros sobre dicha marca a nombre de titulares diferentes.

“b) Si, de conformidad con el Art. 107 de la Decisión 344, la única posibilidad para que coexistan en un mismo mercado de cualquiera de los países miembros productos con las mismas marcas, de distintos titulares, provenientes de distintos países, es que los titulares de dichas marcas suscriban un acuerdo que permita la comercialización y que esos acuerdos se inscriban en las oficinas nacionales competentes y se respeten las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. “c) Si, de conformidad con el párrafo tercero del Art. 107 de la Decisión 344, sólo se permite la importación de un producto o servicio con marca idéntica o similar que se encuentra en la situación descrita en el primer párrafo de dicho artículo, mientras la marca local no esté siendo usada en el territorio importador en los términos del primer párrafo del Art. 110.

“d) Si, por consiguiente, el derecho a exportar productos de idéntica o similar marca no existe cuando la marca local es usada o empieza a ser usada en el territorio del país importador, en los términos del primer párrafo del Art. 110 de la Decisión 344. “e) Si, de conformidad con el párrafo tercero del Art. 107 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente de cada País Miembro es la competente para resolver sobre el uso o no de una marca, y por consiguiente, para disponer la prohibición de importación de un producto amparado por marca idéntica o similar cuando la marca local está en uso en el territorio importador, en los términos del primer párrafo del Art. 110 de la Decisión 344, o cuando la marca no está en uso por razones justificadas.

“f) Si, de conformidad con el párrafo tercero del Art. 107 de la Decisión 344, cuando la marca local no está en uso en el territorio del país importador, el titular de la marca en el país exportador es quien debe, antes de realizar la importación, solicitar a la Oficina Nacional Competente autorización para ello, pues la regla general prevista en el propio artículo 107 primer párrafo establece la prohibición a la importación de productos de marca idéntica o similar, con el fin de que el titular de la marca en el país importador pueda justificar, si fuere del caso, las razones de la falta de uso.

“g) Si, de conformidad con los Arts. 107 y 110, Disposiciones Transitorias Primera y Segunda de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que establecen un nuevo esquema en esta materia distinto al contenido en las Decisiones 311 y 313, la falta de uso de la marca en el territorio del país importador, en los términos del primer párrafo del Art. 110, tendría que considerarse y constatarse después de los tres años subsiguientes a la vigencia de la Decisión 344.

Este tiempo mínimo es aplicable sólo con ocasión de la puesta en vigencia de la Decisión 344, pues luego de aquellos tres años no existiría tiempo mínimo para acreditar el uso ”. El apoderado de la firma C.A. Cigarrera Bigott Sucesores quien según su propia afirmación se opuso a la consulta al Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en el proceso interno no obstante solicita formular las siguientes preguntas al Tribunal, referidas en su orden a la solicitud de interpretación o cuestionario presentado por Philip Morris Products Inc., en los siguientes términos: “ Al punto a).

“No es verdadero que exista una prohibición general de importar y comercializar productos identificados con una marca idéntica o similar, cuando en la Subregión existan registros sobre dicha marca a nombre de titulares diferentes. “Lo que si es verdadero y conforme al espíritu de la Ley, es que de acuerdo a los arts. 107 y 110, cuando existan marcas registradas, iguales, a nombre de titulares diferentes, en dos países del pacto Andino, ES POSIBLE COMERCIALIZAR dichos productos, si la marca NO ES UTILIZADA POR el otro titular.

“Ese es el caso que ocurrió en Belmont. La marca Belmont, registrada en Venezuela a nombre de C.A. Cigarrera Bigott, se lanzó al mercado ecuatoriano a pesar de la existencia del registro Belmont a nombre de Philip Morris, debido a que ellos no tenían uso territorial de la marca conforme lo manda y requiere el artículo 107 como requisito para que sea prohibida la importación. “Al punto b).

“No es verdad que de acuerdo al Art. 107 “la única posibilidad” para que coexistan en un mismo mercado productos con las mismas marcas, de distintos titulares, provenientes de distintos países; es que los titulares de dichas marcas suscriban un acuerdo. Esa norma trae una excepción muy clara. “Lo que si es verdadero es que si una persona registró una marca en un país, y no la usa territorialmente, ese solo registro, sin uso, no le permite impedir que un tercero comercialice un producto.

“Eso es lo que ocurrió con Belmont. Philip Morris tenía un registro para la marca Belmont en Ecuador, pero no lo utilizaba, es por ello que de acuerdo al Art. 107, se lanzó al mercado el producto venezolano, pues al no utilizarse localmente la marca Belmont, ilegalmente registrada por ellos, nosotros estábamos en libertad de ocupar ese mercado vacante.

“Lo que sucede es que Philip Morris, actúa como en la fábula de “El Perro del Hortelano, ni come ni deja comer”. Es decir, tenía el registro Belmont, con el único y solo objetivo de impedir que BELMONT de Venezuela entre al Ecuador. Por ello no lo utilizó durante 30 años y lo usa solamente como reacción a nuestro uso en Ecuador. “Cuando se reformó la ley sobre propiedad industrial, mediante la Decisión 344, el espíritu de dicha reforma era precisamente el evitar que empresas como (sic) que se apropian ilegalmente de marcas que no le pertenecen, obtengan dichos registros simplemente para impedir el libre flujo de productos entre países del Pacto Andino. “Al punto c) “Es importante señalar que el tercer párrafo del Art. 107 dice “ cuando la marca no esté siendo utilizada ”, y no: “ mientras la marca no esté siendo utilizada ” como mañosamente altera la contraparte en la consulta.

“Cuando”, se refiere a un momento específico en el tiempo que por falta de uso no se prohibe que entre un producto competidor. Usar la palabra “mientras”, en cambio, es un intento de dar una idea de duración limitada en el tiempo, de un derecho supuestamente sujeto a voluntad de la contraparte. “En el caso que nos ocupa es un hecho irrebatible el que el Belmont venezolano se lanzó “cuando” la transnacional norteamericana no utilizaba la marca en Ecuador.

Es cierto que luego como reacción lanzaron el producto al mercado, pero a ese rato, nosotros ya teníamos un derecho adquirido, es decir, ya habíamos ganado el derecho a comercializar en el Ecuador pues lanzamos primero el producto. “Al punto d) “El derecho a importar nace cuando la marca local no estaba siendo utilizada y no hay norma que diga que ese derecho cesa en cuanto la empresa local decida usar la marca.

El espíritu de la Ley no es ese. Si se interpreta en sentido contrario, es decir, que cuando la empresa local decida empezar a utilizar la marca, el productor subregional debe cesar, es: * Contrario a los principios generales del derecho, principio de legalidad (falta de prohibición expresa), al principio de la integración regional y libre comercio. * Debe notarse que la discusión de los artículos 107 y 110, previamente a legislar, traía como intención precisamente el evitar que terceros pretendan utilizar el derecho marcario como barrera o cortapisa al libre flujo de productos en el mercado. * Al mismo tiempo, se crearía un absurdo jurídico al pretender que la ley conceda un derecho o lo origine, y cuya vida y vigencia dependa exclusivamente de la voluntad de un tercero que caprichosamente puede decidir utilizar una marca no usada, con el solo objeto de molestar o perpetuar su monopolio en el mercado, como ocurre en el caso que nos ocupa. * Es un absurdo comercial puesto que con el derecho concedido en el art. 107 se promovería una inversión externa para generar una demanda en el consumidor y ese negocio se perdería de inmediato cuando el competidor decide comenzar a usar su marca.

NOTESE QUE EN EL PRESENTE CASO, PHILIP MORRIS MANTIENE SIN USO SU MARCA DESDE 1963, MAS DE 30 AÑOS, Y SORPRESIVAMENTE DECIDE UTILIZARLA, SOLAMENTE CUANDO NOSOTROS LO HACEMOS. Es esto justo.?, es eso lo que previno la legislación subregional? No es más bien este caso, precisamente lo que se quiso evitar. “Al punto e) “Es claro que en Ecuador la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, tiene competencia netamente administrativa cuyo alcance está dado por la legislación local, la competencia para resolver conflictos es de naturaleza judicial y por ello son los jueces quienes según la legislación interna deben decidir dichos conflictos.

Claramente, la Oficina Nacional Competente de Ecuador NO TIENE FACULTADES DE PROHIBIR IMPORTACION DE PRODUCTOS. La única autoridad que puede establecer prohibiciones por motivos marcarios es la propia Comisión del Acuerdo de Cartagena, mediante sus Decisiones. La autoridad judicial puede establecer medidas cautelares (prohibiciones específicas) de acuerdo a la legislación interna.

La Junta Monetaria puede establecer otro tipo de prohibiciones, siempre de manera general, y no en casos específicos. “De hecho, en Ecuador, la prohibición de importaciones establecida por el Director de Propiedad Industrial no tiene antecedente ni precedente, es la primera y única, y obedece a un procedimiento sui-géneris, inventado para este específico caso.

Los propios interesados comenzaron demandando ante los jueces, es decir en la forma usual y convencional, y solamente cuando fallaron ante ellos es que recurrieron a lo administrativo, como entidad más manejable desde el punto de vista de influencia política. “Al punto f) “Lo manifestado en el punto f) de la consulta es absolutamente una creación del preguntante, puesto que no existe en la legislación, ni local ni subregional, requisito alguno que prescriba una solicitud previa ante autoridad marcaria antes de comenzar a usar un producto.

“Es más, ni la Decisión 344 ni la legislación interna facultan a la Oficina de Propiedad Industrial a expedir ese tipo de autorizaciones de comercialización. “Al punto g) “El pretender que se espere tres años para aplicar la ley en lo referente al no uso es equivocado puesto que el requisito de uso de marcas siempre fue una obligación, incluso antes de la vigencia de la Decisión 344, incluso con la vigencia de la Decisión 85, vigente en Ecuador desde 1977, el requisito de uso de marcas existía, incluso como condición para que una marca sea renovada.

“Dicho en otras palabras, siempre fue obligatorio utilizar las marcas registradas. Philip Morris no utilizó la marca Belmont por más de treinta años y la renovó violentando esos requisitos de uso, por lo que acciones de cancelación por ese motivo se hallan pendientes en cuadernos separados ”. II. NATURALEZA Y OBLIGATORIEDAD DE LA INTERPRETACION PREJUDICIAL El Tribunal Andino de Justicia aprecia, en el presente caso el esfuerzo que hacen las partes demandadas dentro del proceso interno por concretar en sendos cuestionarios la materia objeto de interpretación prejudicial.

Asimismo observa con preocupación el Tribunal que en la narración de los hechos del caso interno que se estudia, se destaca cómo la parte actora en el proceso interno, rechazó inicialmente y se opuso a la solicitud de interpretación prejudicial a este Tribunal. De estas dos circunstancias se desprenden para el Tribunal las siguientes consideraciones sobre la naturaleza de la interpretación prejudicial y sobre la obligatoriedad de la misma.

En cuanto a la naturaleza cabe señalar que la facultad asignada por el Tratado de su Creación para interpretar el ordenamiento jurídico comunitario, es una competencia derivada del imperio del artículo 28 del Tratado de Creación vinculante para los cinco países miembros del Acuerdo. Aparte de los jueces de primera instancia, para quienes la consulta es facultativa, los jueces nacionales de única o de ultima instancia que conozcan en un proceso judicial interno de cualquier norma comunitaria de las señaladas en el artículo 1º del Tratado de Creación del Tribunal, (el Acuerdo de Cartagena, los protocolos e instrumentos adicionales, el Tratado del Tribunal, las Decisiones de la Comisión y las Resoluciones de la Junta), que vaya a ser aplicada en un juicio interno, debe suspender el proceso y solicitar al Tribunal Andino la interpretación de dicha norma, en los términos establecidos en el artículo 29 de dicho Tratado.

La obligatoriedad se predica de los jueces cuyas providencias no fueren susceptibles de recursos en derecho interno. La interpretación prejudicial no es una prueba en el derecho andino, no es la simple absolución de un cuestionario, no está llamada a constituirse como un informe de expertos o como una opinión jurídica de tipo doctrinal. Su fuerza vinculante para el juez nacional se deriva de la atribución fundamental de este Tribunal supranacional “con capacidad de declarar el derecho comunitario, dirimir las controversias que surjan del mismo e interpretarlo uniformemente”, como reza el preámbulo de su Tratado de Creación que es instrumento orientador para la hermenéutica de su ordenamiento básico primario.

La interpretación prejudicial es un incidente procesal para determinar el contenido y alcance de una norma comunitaria por el juez supranacional que debe aplicar el juez nacional para decidir el fondo del asunto. Ha dicho el Tribunal comunitario que es ésta “una solemnidad indispensable y necesaria que el juez nacional debe observar obligatoriamente antes de dictar sentencia”, y se desenvuelve dentro del principio de cooperación y colaboración entre el juez nacional y el juez comunitario en la administración de justicia ya que ambos con jurisdicción y competencia propias efectúan su aporte a la vigencia del derecho de integración”.

No es concebible para este Tribunal que el juez, por si mismo o a pedido de las partes o sus representantes en los procesos internos pueda resistirse a dar cabal cumplimiento a la petición de interpretación prejudicial. Las consecuencias de esta conducta “contra legem” puede derivar en acciones de incumplimiento o en vicios procesales de consecuencias impredecibles.

De otro lado, en esta ocasión el Tribunal desea reiterar que por ser finalidad de la interpretación prejudicial dar alcance al conjunto de materias legales pertinentes al caso controvertido internamente, el ámbito de la solicitud de interpretación prejudicial puede ser adicionado o restringido según el caso de que se trate, a fin de lograr una comprensión global del caso consultado.

En este sentido el Tribunal comunitario no debe ceñirse en su respuesta a cuestionario específico alguno, sin perjuicio de que, si lo estima conveniente, cubra en su interpretación prejudicial las inquietudes y cuestionamientos de las partes, para lo cual cuestionarios como los presentados por ellas pueden ser orientadores. III. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION DECISION 344: “Artículo 107.- Cuando en la Subregión exista registros sobre una marca idéntica o similar a nombre de titulares diferentes, para distinguir los mismos productos o servicios, se prohibe la comercialización de las mercancías o servicios identificados con esa marca en el territorio del respectivo País Miembro, salvo que los titulares de dichas marcas suscriban acuerdos que permitan dicha comercialización. “En caso de llegarse a tales acuerdos, las partes deberán adoptar las previsiones necesarias para evitar la confusión del público respecto del origen de las mercancías o servicios de que se trate, incluyendo lo relativo a la identificación de origen de los productos o servicios en cuestión con caracteres destacados y proporcionales a los mismos para la debida información al público consumidor.

Esos acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes y respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia. “En cualquier caso, no se prohibirá la importación de un producto o servicio que se encuentre en la situación descrita en el primer párrafo de este artículo, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, según lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 110, salvo que el titular de dicha marca demuestre ante la oficina nacional competente, que la no utilización de la marca obedece a causas justificadas”.

“Artículo 108.- La oficina nacional competente cancelará el registro de una marca a solicitud de cualquier persona interesada, cuando sin motivo justificado, la marca no se hubiese utilizado en al menos uno de los Países Miembros, por su titular o por el licenciatario de éste, durante los tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación. La cancelación de un registro por falta de uso de la marca también podrá solicitarse como defensa en un procedimiento de infracción, de observación o de nulidad interpuestos con base en la marca no usada.

“Se entenderán como medios de prueba sobre la utilización de la marca los siguientes: “1. Las facturas comerciales que demuestren la regularidad y la cantidad de comercialización al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca. “2. Los inventarios de las mercancías identificadas con la marca cuya existencia se encuentre certificada por una firma de auditores que demuestre regularidad en la producción o en las ventas, al menos durante el año anterior a la fecha de iniciación de la acción de cancelación por no uso de la marca.

“3. Cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro donde se solicite la cancelación. “La prueba del uso de la marca corresponderá al titular del registro. “El registro no podrá cancelarse cuando el titular demuestre que la falta de uso se debió a fuerza mayor, caso fortuito o restricciones a las importaciones u otros requisitos oficiales impuestos a los bienes y servicios protegidos por la marca.

“Asimismo, la oficina nacional competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente, al momento de solicitarse el registro”. “Artículo 110.- Se entenderá que una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado bajo esa marca, en la cantidad y del modo que normalmente corresponde, teniendo en cuenta la naturaleza de los productos o servicios y las modalidades bajo las cuales se efectúa su comercialización en el mercado.

“También se considerará usada una marca, cuando distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, según lo establecido en el párrafo anterior. “El uso de una marca en modo tal que difiera de la forma en que fue registrada sólo en cuanto a detalles o elementos que no alteren su carácter distintivo, no motivará la cancelación del registro por falta de uso, ni disminuirá la protección que corresponda a la marca.

“DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA.- La presente Decisión se aplicará en los Países Miembros a partir del 1 de enero de 1994. IV. REGISTRO MARCARIO Y PROTECCION DE LA MARCA El registro marcario es un instrumento jurídico por el cual el acto de inscripción de una marca, ante la Oficina Nacional Competente a favor de una persona natural o jurídica confiere a ésta el derecho al uso exclusivo de la misma, como se desprende del artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

El régimen imperante en el derecho marcario de la subregión es el del sistema atributivo, en el que la formalización del registro mediante la inscripción de la marca en la Oficina Nacional Competente, es el modo de adquirir el dominio sobre el signo marcario que permite a su titular ejercer el uso exclusivo de la marca. Así lo ha interpretado este Tribunal en los procesos 2, 7 y 12-IP de 1995, Gacetas Oficiales 199 de 26 de Enero de 1996, 189 de 15 de Septiembre de 1995, y recientemente, en el proceso 32-IP-96.

El registro garantiza a su titular la protección contra terceros que pretendan utilizar marcas idénticas o similares mediante la venta, ofrecimiento, almacenamiento, importación o exportación de productos con la misma marca que puedan inducir al público a error o perjudicar al titular del registro, según lo establece el artículo 104 de la Decisión 344 citada.

Vigencia.- El régimen común sobre propiedad industrial en la subregión (Decisión 344) señala las normas aplicables a la vigencia del registro de una marca en las siguientes disposiciones: el artículo 96 señala que la Oficina Nacional Competente, una vez realizado el examen de registrabilidad de la marca, procederá a denegarla o a otorgarla comunicándolo al interesado mediante providencia debidamente motivada.

Desde ese momento empieza a correr el plazo de validez del registro que, de conformidad con el artículo 98 de la misma Decisión, tendrá una duración de 10 años renovable por períodos sucesivos iguales. Ha dicho el Tribunal, a propósito de la renovación de la marca en el proceso 5-IP-95, que “el registro de una marca sólo puede extinguirse por las causales previstas en la norma comunitaria ”, pudiendo acudir los Países Miembros a normas supletorias de derecho interno únicamente en aquellos puntos en que existan vacíos en la legislación comunitaria.

Las causales de extinción del registro marcario que se derivan de la Decisión 344, son taxativas y se reducen a los siguientes casos: a) Vencimiento del término de 10 años para el cual fue concedida la marca sin que se hubiere renovado en los términos establecidos en el artículo 99 de la misma Decisión. b) La cancelación del registro de la marca que decrete la Oficina Nacional Competente, a solicitud de persona interesada, cuando la marca no se hubiere utilizado en al menos uno de los Países Miembros durante un término de 3 años, según lo dispone el artículo 108 de la Decisión 344. c) La cancelación de marcas idénticas o similares a marcas notoriamente conocidas (artículo 108 de la Decisión 344). d) La nulidad del registro, decretada de oficio o a petición de parte interesada, por la Autoridad Nacional Competente, en los eventos previstos por el artículo 113 de la Decisión 344 (ilegalidad, inexactitud de la solicitud y mala fe comprobada). e) Por la caducidad del registro cuando su titular no solicite la renovación del mismo dentro del término legal, según lo señalado en los artículos 108 y 114 de la citada Decisión. Así mismo la caducidad por falta de pago de las tasas a que se refiere el último artículo citado. f) Cuando el titular de un registro de marca renuncie a sus derechos sobre el mismo.

La renuncia sólo surte efectos cuando la Oficina Nacional Competente haya producido la inscripción respectiva en los libros de registro correspondientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Decisión 344. Es importante recabar sobre la validez de la renuncia al derecho de registro por la vía de la transacción. Siendo la transacción un contrato consensual en el que las partes se conceden prestaciones sobre derechos litigiosos y dudosos (res litigiosa et duvia) en el que las partes ceden derechos y otorgan ventajas, resulta posible que a la luz de lo establecido en el artículo 112 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el titular del registro pueda renunciar mediante la transacción a sus derechos derivados de aquel, tales como el de exclusividad en el uso de la marca.

La renuncia deberá ser inscrita en el registro correspondiente para que surta efectos jurídicos y no tiene efecto alguno sobre los derechos que a la actora en el procedimiento interno le otorga su registro en el país de origen. Oposición.- De conformidad con el artículo 105, inciso 4º, de la Decisión 344, el titular de la marca puede ejecutar las acciones del caso frente a terceros que utilicen en el tráfico económico y sin su consentimiento una marca o signo idéntico o semejante, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error.

La oposición a las importaciones de dichos terceros únicamente puede ser ejercida por el titular del registro de importación que use la marca en el mercado interno, según lo establece el inciso 3º del artículo 107 de la Decisión 344, tal como se explica más adelante en la presente interpretación. El derecho a oponerse, que se confiere al titular de la marca, presenta limitaciones como las contenidas en los artículos 105, sobre uso de buena fe con propósito de identificación o de información que no induzca al público a error sobre su procedencia (inciso primero).

También está limitado el derecho de prohibir el uso de la marca a un tercero en el caso de anuncio, ofrecimiento, información sobre disponibilidad y otros usos de buena fe dirigidos a la información al público que no induzca a error o confusión sobre el origen empresarial de los productos (inciso segundo). En términos generales puede decirse que el titular de la marca podrá ejercer acciones frente a terceros que utilicen marcas idénticas o semejantes, cuando dicha identidad o similitud induzca al público a error (inciso tercero).

Tampoco goza el titular de la posibilidad de prohibir la comercialización de sus propios productos por un licenciatario u otra persona autorizada, cuando las características originarias de los mismos no hubieren sido modificadas o alteradas, con lo cual recoge la legislación comunitaria el principio del agotamiento del derecho (artículo 106).

Por último, otra limitación al derecho de oposición está contemplada en el artículo 107 numeral tercero de la Decisión 344, en el sentido de que no podrá prohibirse la importación de un producto o servicio que cuente en la subregión, con registros idénticos o similares a nombre de titulares diferentes, cuando la marca del titular no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, salvo demostración de que el no uso obedece a causas justificadas, entendiendo por éstas el caso fortuito, la fuerza mayor y el acto de autoridad.

En atención precisamente a las limitaciones al uso exclusivo de la marca, citadas atrás, a propósito del análisis de normas similares de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, este Tribunal al referirse al tema en el Proceso 5-IP-95, observó “que la exclusividad en el uso de la marca que otorga el registro es relativa, ya que no se trata de la concesión de un monopolio en el sentido de otorgar pura y llanamente una preferencia única para la explotación de una fuerza de riqueza”.

En el Proceso 10-IP-94, el Tribunal al referirse al sistema atributivo vigente en la Comunidad Andina, con respecto al registro marcario, destacó la esencia del derecho sobre la marca como “la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen con las limitaciones y excepción que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal” (texto destacado en el original).

En tratándose del artículo 107, inciso tercero de la Decisión 344, que por primera vez es objeto de interpretación en vía prejudicial por este Tribunal, como se hace más adelante en la presente consulta, esta norma comunitaria consigna una limitación adicional al uso exclusivo de la marca al restringir la posibilidad de oponerse a importaciones de marcas idénticas o similares, cuando el titular de la marca no la esté usando en su país de origen.

En el régimen marcario andino el derecho de exclusiva sólo se pierde en los casos previstos taxativamente en la ley comunitaria. Así ha concluido este Tribunal en los Procesos 5-IP-95 y 13-IP-95, (Gacetas Oficiales N° 179 de 28 de abril de 1995 y 207 de 29 de abril de 1996), en los siguientes términos: “ El registro de una marca sólo puede extinguirse por las causales previstas en la norma comunitaria, que regulan la materia pudiendo acudir los Países Miembros a normas supletorias de derecho interno, únicamente en aquellos puntos en que existan vacíos en la legislación comunitaria ”.

El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en el caso Grunding-Consten de 13 de julio de 1996 en el que consagró por primera vez, las doctrinas sobre “protección territorial absoluta” y “distinción entre existencia del derecho y ejercicio indebido del mismo” admitió la existencia de los derechos nacionales de marca, pero no “un ejercicio abusivo de los derechos reconocidos por una ley nacional de marcas que pueda frustrar la eficacia del derecho comunitario de la competencia”.

Ius Prohibendi y Oposición La facultad de prohibir el uso de signos idénticos o semejantes por terceros, que tiene el poseedor de la marca registrada, se deriva del derecho exclusivo al uso de una marca en cabeza de su titular, no exenta de excepciones. El Ius Prohibendi lleva consigo la garantía para quien ostenta el título, de solicitar las medidas de protección para la defensa de su derecho, tal como lo ha interpretado el Tribunal en el Proceso 5-IP-94.

(Gaceta Oficial 177 de 20 de abril de 1995). El ejercicio de esta prerrogativa tiene una connotación territorial o nacional, puesto que en la subregión andina no se ha llegado todavía a establecer el registro único comunitario con efecto en todos los países, lo que significa que para el ejercicio pleno de los atributos de la propiedad marcaria en la región se requiere haber registrado la marca en todos y cada uno de los países miembros, para que pueda ésta quedar cubierta con la protección en todo el territorio comunitario.

La finalidad que persiguen las acciones derivadas del ius prohibendi está dirigida a evitar que el doble uso de una marca idéntica o similar introduzca confusión en el mercado. El Tribunal en el Proceso 12-IP-96, expresó, en efecto, que “la marca no cumple sus funciones y sus objetivos, mientras el titular no la ponga en circulación o en movimiento”; de ahí que la normativa andina exija que para beneficiarse del derecho a oposición de importaciones en el territorio nacional cubierto por la protección marcaria, sea necesario demostrar que la marca se está usando en el territorio respectivo.

La lógica de esta disposición está dada, de una parte, por la necesidad de defender a los consumidores quienes ante la presencia de dos marcas idénticas o similares en el mercado ven afectada su capacidad de selección como demandantes de bienes y servicios, y de otra, por la posibilidad de confusión fundada en la defensa de los empresarios quienes como primeros oferentes del producto están interesados en que se establezca la identidad de este producto con el fabricante, a fin de informar sobre la calidad del mismo, su origen y las características especiales que posee.

Para que en los términos de la normativa comunitaria pueda producirse confusión en el mercado, han de darse los siguientes elementos: 1. Presencia en el mercado de dos productos idénticos o similares y al mismo tiempo. 2. Existencia de dos empresarios productores, con sus respectivos registros en dos o más países de la subregión (artículo 107, inciso primero) o 3.

Existencia en un mismo país de dos proveedores también con sus respectivos registros en dos países de la subregión, pero siendo sólo uno de ellos titular. La presencia efectiva de por lo menos dos marcas que se comercializan en un mismo mercado, es elemento fundamental para que se produzca la confusión. No basta con la mera inscripción de un registro marcario sin utilizar y la presencia en el mercado de un producto con marca idéntica o similar que sí se comercializa, pues en esta última hipótesis la marca no utilizada tampoco existe en la mente del consumidor, ni de los demás oferentes del mercado local.

Para que exista confusión es necesario que se haga posible el ejercicio de comparación entre dos objetos reales. Mientras uno de ellos no se haya materializado mediante su venta en el mercado, por simple inexistencia física no puede compararse con el producto que sí está siendo utilizado. Allí donde no hay posibilidad de comparación entre dos objetos, tampoco habrá posibilidad de confusión. En este supuesto tampoco se da la coexistencia de productos con igual o similar signo marcario.

Desde el punto de vista de los derechos del titular de la marca, la defensa de su derecho exclusivo de utilizarla con el fin de poner en circulación su producto, presupone el privilegio de protegerse contra competidores que puedan aprovecharse de la reputación de su marca. Por esto para que el titular de una marca pueda oponerse al uso de otra idéntica, debe a su vez haberla utilizado mediante su oferta en el mercado en los términos que se estudian en el punto VI de esta interpretación a propósito de la obligación del uso de la marca.

IV. PRINCIPIO DE LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS Considera este Tribunal que en el estado actual del desarrollo de la integración subregional andina, se ha llegado ya a un momento en que puede construirse una doctrina sólida y consistente que desarrolle el principio de libre circulación de mercancías como instrumento orientador para la interpretación y aplicación del derecho comunitario.

Por ello resulta pertinente recoger aquí las bases generales de la libre circulación de mercancías trazadas por el Tribunal en las sentencias 2-AI-96 y 3-AI-96. En la parte pertinente a la libre circulación de mercancías, dicha sentencia se remontó a los orígenes de la integración para destacar como característica de la subregión andina, la de impulsar -más allá de los alcances de la integración latinoamericana- las metas destinadas a alcanzar estadios intermedios de integración económica como el mercado común, en forma más acelerada de lo que se estaba haciendo por aquel entonces en Latinoamérica.

El artículo 1º del Acuerdo de Cartagena concibió la integración y la cooperación económica entre los Estados, como objetivos - medio para alcanzar el objetivo final de la formación gradual de un mercado común latinoamericano. Hoy resulta aún más relevante la búsqueda de tales propósitos mediante la creación de un área geográfica y económica integrada que progresivamente permita el desenvolvimiento interno del intercambio en condiciones análogas a las de un mercado nacional.

Esta forma de cooperación comunitaria es la única que permitirá la supervivencia de la integración subregional, frente a otros procesos de nivel continental y mundial. En el sistema andino ya se han dado pasos relativamente firmes para el logro del estadio intermedio del mercado común, habiéndose alcanzado, con algunas limitaciones, la liberación del tráfico de mercancías superando la etapa de una zona de libre comercio y habiendo logrado aproximarse a una unión aduanera con la adopción parcial del Arancel Externo Común (Decisión 324 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).

La organización del mercado común incluye la eliminación de los obstáculos que se oponen a la libre circulación de bienes, de personas, de servicios y de capitales, como punto de partida preponderante para el desarrollo de una estrategia común caracterizada por la coordinación de las políticas de los Estados Miembros, que se fundamente en la búsqueda de grados superiores de integración para hacer tránsito hacia el mercado común latinoamericano previsto en el artículo 1º del Acuerdo de Cartagena como meta primordial del proceso de integración andina.

El artículo 3º del mismo instrumento señala como mecanismo para alcanzar los objetivos del Acuerdo, la organización y establecimiento de un programa de liberación de intercambio comercial, más allá de los compromisos derivados de la ALADI, y el establecimiento de un arancel externo común. No cabe duda de que en virtud de estos instrumentos, la libertad de circulación de mercancías constituye hoy una etapa avanzada en el proceso de integración andina, hasta el punto de que es el momento oportuno para que la jurisprudencia comunitaria y la doctrina desarrollen la libertad esencial de circulación de mercancías como paradigma para el avance de la integración a nivel andino y latinoamericano. No escapa a los órganos administrativos y a la organización judicial andinos, la necesidad de poner en ejecución los instrumentos jurídicos del Acuerdo para evitar que con la práctica de conductas que se separen del principio de liberación al comercio de mercancías, éste pueda resquebrajarse.

El programa de liberación del comercio a que se refiere el artículo 41 del Acuerdo de Cartagena contempla la eliminación de las restricciones de todo orden que incidan sobre el comercio de productos originarios del territorio de cualquier País Miembro, y las define en el artículo 42 como aquellas consistentes en medidas de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante las cuales un País Miembro impide o dificulta las importaciones por decisión unilateral contenida en una norma interna de cualquier género.

Para la buena marcha de la cooperación subregional es fundamental que los países se comprometan a mantener reglas de juego compatibles con la operación de intercambio comercial dentro de esquemas de libre competencia e igualdad en las relaciones entre ellos, de modo que se cumpla el propósito de la integración económica, cual es el de aglutinar los diversos mercados de los países integrantes reduciendo o eliminando los obstáculos al intercambio comercial recíproco, a fin de que el mercado ampliado cumpla las funciones de expansión comercial y mejore las condiciones de competitividad en la región. Las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas dictadas unilateralmente por un País Miembro, que tengan como resultado imposibilitar o restringir las importaciones, estarían comprendidas bajo las previsiones del Tratado sobre “restricciones de todo orden”.

Por medida restrictiva se entiende cualquier acto imputable a una autoridad pública con efecto limitativo sobre las importaciones, según se desprende de lo establecido en los incisos 1o. y 2o. del artículo 42 del Acuerdo de Cartagena. Dicho efecto puede consistir en imposibilitar las importaciones o en hacerlas más difíciles, o más costosas que los bienes de producción nacional.

Las medidas administrativas incluyen desde la imposición de precios fijos mínimos o máximos menos favorables para los productos importados, de manera que creen obstáculos a los flujos de importaciones, hasta las limitaciones directas a las mismas. Solamente puede darse la posibilidad de otras restricciones comerciales en casos de excepción, exclusivamente referidos a razones de orden económico vinculadas a situaciones deficitarias de balanza de pagos, como es el caso contemplado en los artículos 78 y 79 del capítulo IX del Acuerdo de Cartagena, sobre cláusulas de salvaguardia.

En ellos se admite la posibilidad para un País Miembro, de establecer, dentro de límites muy estrictos y mediante consulta con la Junta del Acuerdo de Cartagena, medidas transitorias y no discriminatorias para corregir desequilibrios en su balanza de pagos, en un sector significativo de la actividad económica o en la economía general del país, procurando no afectar el comercio de productos incorporados dentro del sistema de liberación. V. LA LIBRE CIRCULACION DE MERCANCIAS FRENTE A LA PROTECCION DE LOS DERECHOS MARCARIOS Hasta el momento puede señalarse que el principio de libre circulación de mercancías basado en postulados de etapas intermedias de la integración económica (arancel externo común y zona de libre comercio) resulta de fácil comprensión acudiendo a las normas primarias consignadas en el Acuerdo de Cartagena sobre liberación del comercio (artículo 41), eliminación de restricciones de todo orden (artículo 42) y excepciones aplicables al régimen de libertad comercial justificadas por objetivos expresamente señalados en el acuerdo, tales como protección de la moralidad pública, aplicación de reglamentos de seguridad, comercio de armas, protección de la vida y de la salud de personas, animales y vegetales y del patrimonio artístico e histórico nacional, comercio de oro y de materiales nucleares.

Empero, tratándose del régimen de protección a la propiedad industrial frente a la libre circulación de mercancías, la situación resulta más compleja por las siguientes razones: a) Se presenta una aparente colisión entre objetivos del proceso de integración como es la protección de la marca y la libre circulación de mercancías. b) La posibilidad de restricciones justificadas por la protección a la propiedad industrial, provienen de disposiciones contenidas en el derecho derivado a diferencia de lo que ocurre en el sistema europeo, que desde el propio Tratado legitima las restricciones al comercio en pro de la protección industrial. c) La hermenéutica jurídica para el caso de la protección a la propiedad industrial deberá buscar un balance entre el interés jurídico protegido por la norma comunitaria de libre circulación de mercancías y el interés jurídico protegido en el caso de la propiedad industrial.

El Interés Jurídico Protegido El principio de libre circulación de mercancías una vez plasmado en el derecho comunitario legislado sustentado en la jurisprudencia y en la doctrina, está llamado a proteger el interés jurídico de la comunidad andina, a fin de que el desenvolvimiento de la actividad comercial entre los Países Miembros del área, que resuelven unirse con propósitos comunes, esté rodeado de las garantías necesarias para que el comercio intra- subregional se efectúe dentro de reglas que apuntan a la libertad del intercambio exenta de barreras arancelarias y para-arancelarias, salvo las restricciones que a manera de excepción se han descrito atrás. Paralelamente a la libre circulación de mercancías, el sistema andino de integración ha desarrollado mediante normas derivadas, el régimen común de tratamiento sobre marcas, patentes, licencias y regalías contemplado en el artículo 27 del Acuerdo de integración. Este régimen, contenido en Decisiones de la Comisión, se ha basado en principios desarrollados por el derecho comparado, y por organismos internacionales de protección a la propiedad industrial como la OMPI y el Acuerdo TRIPS para trazar un sistema de protección al derecho exclusivo de uso de la marca, de patentes y similares.

Ante la presencia de un régimen comunitario que protege el uso exclusivo de la marca, considera el Tribunal que resulta necesario entrar en un proceso de conciliación entre la protección del ejercicio legítimo de los derechos sobre propiedad industrial, y la necesidad de impedir el ejercicio abusivo de tales derechos que pueda limitar artificialmente el comercio en la subregión. Ya lo había advertido el Tribunal en el proceso 1- IP-87, (Gaceta Oficial No. 28 de 15 de febrero de 1988) cuando señaló “la necesidad de armonizar el derecho exclusivo a una marca con las normas protectoras de la libre competencia y con el principio de la libre circulación de mercancías”.

En otras palabras, es indispensable determinar en qué medida el ejercicio del derecho sobre la propiedad industrial está legitimado, para que pueda ser incluido dentro de las excepciones a la libre circulación de mercancías. Porque cuando el derecho sobre la marca se ejercita para prohibir las importaciones, amparado en consideraciones ajenas a la función esencial de la marca, no está revestido de la legitimidad o autoridad suficiente para afectar el comercio de importación de manera justificada.

Para que el ejercicio del derecho sobre la marca adquiera entidad propia como excepción a la libre circulación de mercancías, deberá estar basado en el objetivo específico consagrado en el derecho marcario, cual es el de proteger el derecho a la exclusividad en el uso de la marca, determinado a su vez por razones de orden público económico.

Sólo así pueden conciliarse, legítimamente, la protección del interés público comunitario en el mantenimiento de la libre circulación de mercancías, con el interés del propietario de una marca y con el interés de los consumidores, consistente en la posibilidad de identificar la marca con el origen del producto, para evitar la confusión en su proceso selectivo.

Sobre el tema del orden público económico se había pronunciado también este Tribunal en el Proceso 7-IP-95 (Gaceta Oficial N° 189 de 15 de septiembre de 1995), cuando estableció que las normas de este tipo van dirigidas tanto al consumidor como al productor en interés general de la comunidad: “del primero, el consumidor, a fin de defender su autonomía y evitar que pueda caer en error de hecho en el proceso de selección y adquisición de los bienes y servicios que consume Del segundo, el productor, con el fin de protegerlo de las prácticas desleales de comercio que puedan menoscabar la legítima posición que hayan logrado los productores y distribuidores de un determinado bien en el mercado”.

Vale la pena a este respecto tratar de establecer la relación existente entre el uso de la marca y la protección debida al consumidor, para determinar el papel que en esta relación juega el primero de ellos. Porque en la medida en que el titular de una marca no la use, el riesgo de confusión en el mercado no puede darse. De allí surge el elemento de legitimación del derecho del propietario de una marca a oponerse o no a la importación de productos idénticos o similares que ostenten la misma marca.

Ese, a juicio de este Tribunal constituye el sustento jurídico del artículo 107, (párrafo 3º) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. En apoyo de esta interpretación vale la pena acudir a los tratados internacionales suscritos por los Países Miembros, como una de las fuentes del derecho comunitario reconocidas por este Tribunal. (véase Proceso 1-IP- 96, Gaceta Oficial N° 257 de 14 de abril de 1997).

VI. EL USO DE LA MARCA Así como el uso exclusivo de la marca constituye un derecho para su titular, en forma correlativa a ese derecho existe la obligación de utilizar efectivamente la marca en el mercado. A fin de determinar cuando se cumple con la obligación del uso de la marca, es preciso acudir a la doctrina y a la jurisprudencia que en forma prolija se han pronunciado sobre este punto.

En efecto, en el Proceso 17-IP-95 el Tribunal interpretó el artículo 108 de la Decisión 344, dando alcance al uso de la marca, medida en términos de su forma, su intensidad, su temporalidad y la persona a través de la cual se ejercita su uso. Al referirse a la forma, este Tribunal ha interpretado que “El uso de la marca deberá ser real y efectivo, de manera que no basta con la mera intención de usarla” para que aquel sea real y no simplemente formal o simbólico.

En el régimen andino se considera que dada la finalidad identificadora de la marca, su uso deberá materializarse mediante la prueba de la venta o de la disposición de los bienes o servicios a título oneroso, como verdaderos actos de comercio. Por ello el artículo 108 de la Decisión 344 se encuentra a su vez conectado con el artículo 110, el cual establece la presunción de que “una marca se encuentra en uso cuando los productos o servicios que ella distingue han sido puestos en el comercio o se encuentran disponibles en el mercado”.

Conforme al inciso segundo del artículo 110 de la norma en estudio, también se considera usada la marca cuando ella se refiera a productos destinados exclusivamente a la exportación. Sinembargo, para acreditar el uso de la marca como fundamento legal de la prohibición de importar, es necesario comprobar al mismo tiempo su uso dentro del mercado interno. La cancelación por el no uso de las marcas es una medida coercitiva para el cumplimiento por el titular de la obligación de uso, mediante la cual se establece que para la cancelación del registro marcario contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 se requiere que el uso reúna ciertas condiciones mínimas para su aceptación. Al respecto el Tribunal, interpretando los artículos 99 de la Decisión 311, 98 de la Decisión 313 y 108 de la Decisión 344 sobre requisitos de uso, señaló lo siguiente: “ Los artículos de las Decisiones comunitarias que se comentan no establecen condiciones mínimas en cuanto a la cantidad y volumen de bienes comercializados a manera de uso de la marca; coinciden la doctrina y la jurisprudencia más generalizadas en señalar como pautas en esta materia, las de que el uso debe ser serio, de buena fe, normal e inequívoco.

El elemento cuantitativo para determinar la existencia del uso de la marca es relativo y no puede establecerse en términos absolutos, sino que ha de relacionarse con el producto o servicio de que se trate y con las características de la empresa que utiliza la marca. Así, si se trata de una marca que versa sobre bienes de capital, podría ser suficiente para acreditar su uso la demostración de que en un año se han efectuado dos o tres ventas, pues su naturaleza, complejidad y elevado precio, hace que ese número de operaciones tenga nivel comercial.

En cambio no podría decirse que exista comercialización real de un producto como el maíz, por el hecho de que en un año sólo se hayan colocado en el mercado tres bultos del grano con la denominación de la marca que pretende probar su uso. Así se desprende de los artículos 100 de la Decisión 311, 99 de la Decisión 313 y 110 de la Decisión 344 ”.

(Proceso 17-IP-95, G.O. 199 de 26 de Enero de 1996). Prueba de Uso La aplicación de los principios procesales sobre la carga de la prueba de un hecho, indica que ésta recae sobre quien lo alega en su propio beneficio y debe estar prevista expresamente en la ley para que pueda aplicarse. Este principio de la carga de la prueba está consagrado en el derecho comunitario andino, así: a) En el artículo 108 de la Decisión 344 sobre cancelación de la marca por no uso durante un período de tres años contados desde el otorgamiento del registro, cuando establece que “la prueba de uso de la marca corresponderá al titular del registro”. b) La demostración de la utilización de la marca local, a cargo del titular de ésta, como condición para que él pueda oponerse a la importación de productos con marcas idénticas o similares, según lo dispuesto por el párrafo 3° del artículo 107 de la misma Decisión. c) También está a cargo del titular de la marca la obligación de probar que el no uso de la misma se ha debido a causa justificada, de fuerza mayor, de caso fortuito o hecho del príncipe, según reza el artículo 108 de la Decisión 344.

No establece la normativa andina cual sea el procedimiento para presentación y verificación de la prueba de uso de la marca, por lo cual se entiende que éste debe estar regido por la legislación interna de cada país, sin que competa a este Tribunal juzgar la legalidad o ilegalidad del procedimiento utilizado frente a las normas internas. Baste con anotar para efectos de la presente sentencia, la necesidad de que la prueba de uso se produzca ex ante al ejercicio de las acciones de oposición al uso por un tercero de la marca inscrita, para poder evaluar la validez de la actuación administrativa o judicial interna frente a la ley comunitaria.

No basta con la simple afirmación de que la marca está siendo usada en un momento determinado, si este hecho no se prueba con anterioridad a los actos de prohibición de las importaciones. Al tenor de lo establecido en el mismo artículo 108, constituyen medios de prueba idóneos para demostrar la utilización de una marca, las facturas comerciales, los inventarios de mercancías identificadas con la marca certificada por una firma de auditores y cualquier otro medio de prueba permitido por la legislación del País Miembro.

Si bien estos medios probatorios están referidos a la prueba dirigida a desvirtuar las causales de cancelación del registro a que se refiere el artículo 108, son aplicables por analogía a la demostración del uso de la marca para efectos de legitimar la oposición a importaciones de marcas idénticas o similares, contenida en el inciso tercero del artículo 107 de la Decisión 344, salvo en las exportaciones a otros países, que no son idóneas para acreditar el uso con miras a ejercer dicha oposición. El artículo 110 de la Decisión 344, inciso primero, al cual se remite el tercer inciso del artículo 107 establece una presunción legal, iuris tantum, que depende de la certeza del hecho que deba darse por conocido, en este caso el de que los productos o servicios que la marca distingue han sido puestos en el comercio.

Esta disposición plantea un aspecto típico de derecho probatorio en el sentido de que el supuesto legal que deba darse por conocido tendrá que probarse con antelación al momento de invocar la presunción, en este caso, al prohibirse una importación. La Carga de Uso de la Marca La razón de ser de la obligación del titular de la marca registrada de usarla, está dada por la necesidad de consolidar la marca como bien material, pues siendo ella según la doctrina un bien que no tiene una existencia sensible, necesita materializarse en cosas tangibles que puedan ser percibidas por los sentidos tales como un envase o un producto.

Al decir del profesor Carlos Fernández Novoa, “Fundamentos del derecho de Marcas, Ed. Montecarvo, Madrid, 1984, (pág. 23), la unión entre el signo y el producto es obra del empresario y esta unión no desemboca en una auténtica marca hasta el momento en que los consumidores no la capten y retengan en su memoria. La unión entre signo y producto constituye una marca únicamente “en tanto que la unión es captada por los consumidores: perfil psicológico de la marca”.

El profesor Fernández Novoa en la obra citada asigna como finalidad esencial de la carga de uso de la marca, la de aproximar la realidad formal del registro a la realidad viva de la utilización de las marcas en el mercado, lo cual coincide con el derecho comparado al cual acude el mismo autor, que uniformemente establece la carga de la prueba del uso marcario en cabeza de su titular.

Así, en Alemania el uso obligatorio de la marca tiene tal fuerza que su ausencia puede surtir efectos jurídicos en diversas fases de la vida de la marca registrada, por ejemplo en el procedimiento de oposición suscitado con motivo de la solicitud de inscripción de una marca en el registro, que exige acreditar el uso de la marca, la posibilidad de ejercer la acción de cancelación de una marca no utilizada en un plazo de cinco años.

El Tribunal andino al referirse al riesgo de confusión entre dos marcas, señaló con respecto al uso de la marca que “no tanto desde el punto de vista teórico sino práctico la marca no cumple sus funciones y sus objetivos mientras el titular no la ponga en circulación o en movimiento a través de la comercialización de productos y servicios.

Marca que no es usada por un tiempo determinado, está condenada a su cancelación, conforme al artículo 108 de la Decisión 344.” (Proceso 12-IP-96, de Abril 7 de 1997). La legislación francesa ha instaurado el principio del uso obligatorio de la marca registrada y consagra la carga de la prueba en cabeza del titular de la marca pretendidamente usada.

En la ley uniforme del Benelux la extinción del derecho de la marca por no uso se produce ipso jure. En el derecho español la marca es susceptible de caducidad por falta de uso, pudiendo ser declarada de oficio por el registrador de la propiedad industrial. La ley comunitaria andina, por su parte señala dos efectos jurídicos por el no uso de una marca consistentes en la cancelación del registro contemplada en el artículo 108 de la Decisión 344 y en la limitación al derecho de oposición a importaciones establecida por el artículo 107, inciso 3° de la misma Decisión. VII.

DERECHOS DEL IMPORTADOR DE LA MARCA IDENTICA Importaciones Prohibidas.- La importación de bienes que amenacen el mercado de productos porque puedan crear confusión con la marca del titular que la usa no tiene cabida en el derecho andino y su prohibición está amparada por la ley comunitaria. En el caso presente los artículos 41 y 42 del Acuerdo de Cartagena engloban las restricciones de todo orden sobre la importación de productos de cualquier País Miembro, a aquellas medidas “de carácter administrativo, financiero o cambiario, mediante la cual un País Miembro impida o dificulte las importaciones por decisión unilateral”.

El Acuerdo de Cartagena establece taxativamente los casos de excepción a la norma general de no prohibición de importaciones, clasificándolos según la finalidad que persigan, en medidas dirigidas a la protección de la moralidad pública, la seguridad, la regulación de importaciones de armas y similares, la protección de la vida y la salud de las personas, los animales y los vegetales, la importación y exportación de oro y plata y la protección del patrimonio artístico, histórico o arqueológico.

Además, como excepción adicional a la no prohibición de importar, la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena ha establecido en su artículo 107, inciso tercero, la posibilidad de prohibir importaciones de productos idénticos o similares al de una marca registrada en el territorio respectivo cuando la marca esté siendo utilizada en el territorio del país importador.

Nuevamente el intérprete de la ley comunitaria debe acudir a la figura de la confusión de marcas idénticas en el mercado para precisar la importancia que reviste la sujeción a lo dispuesto por el legislador andino, que deberán tener en cuenta las autoridades competentes de un País Miembro para evitar que la introducción de un producto del exterior no cree confusión marcaria.

Para ello la autoridad competente del País Miembro deberá cerciorarse previamente de que la marca no esté siendo utilizada por el titular del registro interno. Importaciones permitidas.- La importación de mercancías, incluidos los productos con marcas idénticas o similares, provenientes de terceros países, como acto de comercio que cumple con el supuesto del inciso tercero del artículo 107 de la Decisión 344 -en cuanto a que se introdujo al país cuando la marca registrada no ha sido utilizada- está amparada por la libertad de comercio a que se han comprometido los países integrantes de la Comunidad Andina, y genera, no propiamente el derecho de exclusividad de uso para quien no es titular del registro en el Ecuador, sino que crea derechos en favor de los importadores que se introduzcan legítimamente en el mercado.

El inciso 3° del artículo 107 de la Decisión 344 no establece en parte alguna que el importador de la marca idéntica o similar deba solicitar autorización ante la Oficina Nacional Competente para iniciar su importación, cuando el titular de la marca no la está utilizando. La exigencia de este requisito constituiría restricción al comercio prohibida por el artículo 42 del Acuerdo de Cartagena.

Por tal razón el Tribunal no comparte el alcance que la parte demandada en el proceso interno pretende dar en tal sentido al artículo 107, inciso 3°, según se desprende del punto f) del cuestionario puesto a consideración del Tribunal. Queda por establecer con respecto a las importaciones legalmente introducidas a un País Miembro, cuál es el efecto que ellas producen sobre el uso exclusivo de la marca y sobre el ius prohibendi.

Es indudable que el ejercicio del derecho al uso exclusivo de la marca del cual se desprende el derecho de oponerse a la importación de productos que tengan la misma marca, sufre, según ha quedado dicho, una limitación como resultado de la aplicación del inciso tercero del artículo 107, cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador.

El titular del registro en estas circunstancias no puede ejercer el ius prohibendi para oponerse ante la autoridad administrativa a la importación, ni el Estado de oficio podrá oponerse a la importación, pues en el evento de no utilización de la marca registrada está rigiendo en forma plena el imperio de la libertad de comercio. VIII. COMPETENCIA PARA LA PROHIBICION DE IMPORTACIONES En el Proceso interno de nuestro interés se debate el tema relativo a la competencia de las autoridades de la República del Ecuador, con respecto a la atribución de prohibir importaciones.

Revisada la legislación comunitaria sobre la materia, se encuentra que en ninguna de las normas del ordenamiento jurídico andino que hacen relación a la posibilidad de prohibir o limitar importaciones de los países miembros se señala expresamente la entidad local con facultad para hacerlo. El carácter de gravamen o de restricción a las importaciones que tenga una medida originada en un País Miembro puede ser calificado por la Junta de oficio o a petición de parte, según establece el artículo 43 del mismo Tratado, sin consideración a la entidad específica de la administración local que haya expedido la medida.

Del inciso 2º del artículo 42 se deduce a las claras que basta con que un País Miembro impida o dificulte las importaciones para que pueda haber lugar a limitaciones al comercio, admisibles o no. Tampoco los artículos 104, 106 y 107 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena - que desarrollan el ius prohibendi del titular de la marca - señalan en forma expresa cual es la autoridad a cuya responsabilidad corresponde ejercer actos limitativos de las importaciones.

La disposición final única de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena define qué debe entenderse por Oficina Nacional Competente el órgano administrativo encargado del registro de la propiedad industrial. En su segunda parte, el artículo defiere a la legislación nacional, la designación concreta de dicha autoridad. Para el Tribunal Andino es la ley interna la que debe definir a qué autoridad corresponde la limitación de las importaciones para efectos de protección de la propiedad industrial en el caso de que tales prohibiciones estén autorizadas por la normativa comunitaria.

Por esta razón el Tribunal no está en condiciones de establecer la competencia de las autoridades nacionales del Ecuador para dictar normas sobre importaciones, pues el artículo 30 de su Tratado de Creación le prohíbe interpretar el contenido y alcances del derecho nacional. IX. EFECTOS DE LA PROHIBICION DE IMPORTACIONES. Para precisar los efectos de la prohibición de importaciones es indispensable determinar en qué medida el ejercicio del derecho sobre la propiedad industrial está legitimado, para que pueda ser incluido dentro de las excepciones a la libre circulación de mercancías.

Porque cuando el derecho sobre la marca se ejercite para prohibir las importaciones, amparado en consideraciones ajenas a la función esencial de la marca, no está revestido de la legitimidad o autoridad suficiente para afectar el comercio de importación de manera justificada. Para que el ejercicio del derecho sobre la marca adquiera entidad propia como excepción a la libre circulación de mercancías, deberá estar basado en el objetivo específico consagrado en el derecho marcario, cual es el de proteger el derecho de exclusividad en el uso de la marca con miras a la protección del mercado (productores y consumidores).

Sólo así pueden conciliarse legítimamente la protección del interés público comunitario en el mantenimiento de la libre circulación de mercancías, con los intereses del propietario de una marca y con el interés de los consumidores, consistente en la posibilidad de identificar la marca con el origen del producto, para evitar la confusión en su proceso selectivo.

Corresponde a este Tribunal comunitario, como efectivamente lo hace en la presente sentencia, conciliar y reforzar los principios de libre circulación de mercancías y de protección a la propiedad industrial enmarcándolos en su justo campo de acción frente a los hechos de la contienda judicial interna: de un lado la defensa de los derechos derivados del registro de la marca, y del otro, el reconocimiento del principio de libre circulación de mercancías, armonizándolo con causales determinadas en la ley andina para justificar una limitación al derecho de importación. Vale la pena a este respecto tratar de establecer la relación existente entre el uso de la marca y la protección debida al consumidor, para determinar el papel que en esta relación juega el uso de la marca.

Porque como se dijo atrás en la medida en que el titular de una marca no la use, el riesgo de confusión en el mercado no puede darse. Del mero uso calificado de la marca surge el elemento de legitimación de su derecho a oponerse o no a la importación de productos idénticos o similares que ostenten la misma marca. Ese, a juicio de este Tribunal constituye el sustento jurídico del artículo 107, párrafo 3º de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

X. INTERPRETACION DEL ARTICULO 107 DE LA DECISION 344. Primer Párrafo.- El supuesto de hecho de este primer párrafo y de todo el texto del artículo, es el de la existencia en la subregión de pluralidad de registros nacionales para titulares diferentes, registros que versan sobre idéntica o similar marca destinada a amparar los mismos productos o servicios; supuesto ante el cual, al hacerse efectiva la libertad de comercializarlos -regla ésta en todo proceso integracionista-, surge el riesgo de confusión. Es de observar desde ahora que ese supuesto de hecho lo introduce el legislador comunitario con la expresión “cuando”, en su natural sentido de: “sí” o en “caso de que” o “en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que”.

Es decir: si, o en caso de que, o en el tiempo, en el punto, en la ocasión en que exista diversidad de registros a nombre de titulares diferentes, sobre una marca idéntica o similar para distinguir los mismos productos, es el supuesto de hecho. Obviamente el ámbito de aplicación de este supuesto inicial del párrafo, se extiende a toda la subregión y no a un sólo país, para que pueda obviamente darse la viabilidad del mismo.

Ya en presencia de este supuesto, el artículo que se interpreta impone una excepción a la regla general de la libre circulación de mercancías y servicios, a saber: la prohibición de comercializarlos en cada uno de los otros y respectivos pases en los cuales hubiere sido concedido el registro de la marca idéntica o similar, excepción al principio de la libre competencia que debe imperar en la zona o mercado andino conformado por la subregión. Obsérvese entonces cómo el ámbito de aplicación de la regla general constituida por la “libre circulación” de “productos y servicios”, finalidad que persigue en general la normativa comunitaria, se extiende a toda la subregión. En cambio, la prohibición de comercializar, se limita al ámbito territorial del respectivo país en el que se haya otorgado registro a la misma marca con diferentes titulares en la subregión. Prohibición que se concibe como un reconocimiento al derecho de propiedad intelectual.

Sentado lo cual, la solución que ofrece el legislador comunitario para que la prohibición deje de tener vigencia y se restablezca la regla general de la libre circulación de mercancías y servicios sin caer en confusión de marcas, es la de que los titulares celebren acuerdos de comercialización. Segundo Párrafo.- Destinado a regular la forma y contenido general de esos acuerdos de comercialización, con miras a evitar la confusión y a garantizar la transparencia del mercado en régimen de libre pero nunca desleal competencia, el párrafo impone condiciones para la celebración de los convenios: la obligatoriedad de su registro, la necesidad de adecuada identificación del lugar de origen de productos o servicios; y en cuanto a las características de la apariencia de esa identificación. La previsión y regulación de tales acuerdos, concreta la primera fórmula arbitrada por el legislador comunitario a través de la Decisión 344 para que se dé la coexistencia de marcas, régimen que había sido incorporado a la Decisión 85.

Es esa, en suma, la solución que encontró el legislador andino para conciliar el interés nacional con el comunitario ante el hecho cumplido del supuesto contemplado en el primer párrafo del artículo en análisis; supuesto al cual atribuye una consecuencia jurídica en forma de prohibición, que implica una excepción al inicialmente principio comunitario básico de la libre circulación de mercancías.

Esto también explica, no solo la precaución adicional de que esos “acuerdos deberán inscribirse en las oficinas nacionales competentes”, como la admonición final de que “deberán”, así mismo, “respetar las normas sobre prácticas comerciales y promoción de la competencia”, con lo cual el legislador comunitario reasume su propósito fundamental de velar por el interés común al tratar de conservar la transparencia del mercado.

El segundo modo o manera como el legislador andino contempla para que la prohibición cese y quede restablecido el imperio de la regla general de libre circulación de mercancías, se encuentra previsto y regulado -se dice que insuficientemente- en el tercer párrafo del mismo artículo; este aspecto es crucial, en opinión del Tribunal, para la solución que ha de darse al caso concreto.

Párrafo Tercero.- Tal como en el caso de la prohibición contemplada en el primer párrafo del artículo en análisis, el ámbito de aplicación de esta norma final del artículo 107, es el territorio de un País Miembro en el que se haya otorgado protección a los mismos productos o servicios también amparados por marca idéntica o similar en otros u otro país, otorgada a nombre de titular distinto.

Pero el supuesto de hecho adicional para la aplicación de este párrafo, es la no utilización de la marca en el susodicho ámbito territorial. La expresión “En cualquier caso”, con la cual comienza el inciso 3° del artículo 107, claramente se está refiriendo a las dos hipótesis contempladas por los incisos 1° y 2° del artículo citado: a) La existencia de dos registros de marcas idénticas en la subregión para distinguir los mismos productos o servicios, y b) La suscripción de acuerdos de comercialización entre los titulares de las marcas idénticas.

Quiere lo anterior decir con claridad que en ninguno de los dos casos se prohibirá la importación del respectivo producto “cuando la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador”. Ahora bien, los supuestos de hecho o hipótesis contempladas en el inciso 3° del artículo en comento están seguidos del calificativo “cuando” que inicia la frase atributiva para indicar sinónimamente que “si” o “en caso de que” la marca no esté siendo utilizada en el territorio del país importador, no se podrá prohibir la importación. A contrario sensu, con cualquiera de las expresiones antes citadas, se llega a la conclusión de que “cuando”,”si” o “en caso de que” la marca esté siendo utilizada, se podrá prohibir la importación del producto marcado en forma idéntica.

El tiempo presente del verbo “utilizar” usado por el artículo que se interpreta indica que la utilización debe medirse en cada momento en el tiempo. No obstante que en sentir de este Tribunal la interpretación gramatical del inciso 3° citado se basta por sí sola, ella está respaldada por el objeto y fin de la protección a la propiedad industrial marcaria, cual es el de velar por la inconfundibilidad de la marca y evitar el riesgo de confusión de productores y consumidores que participan en el mercado.

Esto es independientemente de considerar si el artículo 107 se conforma o no con el artículo 45, del Acuerdo. XI. INTERPRETACION DE LA DISPOSICION TRANSITORIA SEGUNDA DE LA DECISION 344 La disposición transitoria segunda de la Decisión 344 estableció como fecha de vigencia de la norma, el 1º de enero de 1994. En sentencias 29 y 30-IP-95 (Gacetas Oficiales 242 de 22 de enero de 1997 y 241 de 20 de enero de 1997 respectivamente), el Tribunal recogió la tesis jurisprudencial sobre la materia que venía aplicándose, en los siguientes términos: “.

La Norma Comunitaria y el Derecho Interno. Aplicación directa y Preferente. En la Comunidad Andina el principio de aplicación directa del derecho comunitario se deriva tanto de la Jurisprudencia como del derecho positivo comunitario. Es, a su vez, base fundamental para entender el principio de preeminencia de la ley comunitaria sobre la nacional.

Establece el artículo 3 del Tratado de Creación del Tribunal que ‘Las Decisiones de la Comisión serán directamente aplicables en los Países Miembros a partir de la fecha de su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo, a menos que las mismas señalen una fecha posterior’. La norma ha tenido abundantes desarrollos doctrinarios y jurisprudenciales.

“La jurisprudencia ha desarrollado el principio de la aplicación directa, partiendo de la Sentencia de nulidad de fecha 10 de junio de 1987 (Gaceta Oficial Nº 21, de 15 de julio de 1987), al expresar que ‘ha de tenerse en cuenta además que el ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena es imperativo, de aplicación obligatoria en todos los Países Miembros y que debe ser respetado y cumplido por todos ellos y por supuesto por los Organos del Acuerdo, lo mismo que por todos los Organismos y funcionarios que ejercen atribuciones conforme a dicho Ordenamiento, el cual regula el proceso de la integración que se cumple en una comunidad de Derecho, cual es la constituida en el Pacto Andino’ ”.

Como consecuencia de la jurisprudencia anterior, el Tribunal considera que el artículo 108 de la Decisión 344 sobre cancelación de la marca por no uso, no dice ni puede interpretarse que se aplica luego de tres años de haberse puesto en vigencia dicha norma. Un alcance semejante del artículo citado iría contra la aplicación inmediata de la ley en el tiempo que se deriva de lo dispuesto en el artículo 3º del Tratado del Tribunal, cuando establece que las Decisiones de la Comisión rigen a partir de su publicación en la Gaceta Oficial salvo que la norma establezca la fecha en que han de empezar a regir.

En ninguna parte de la citada Decisión se establece cuándo deba empezar su vigencia futura, más allá del 1° de enero de 1994, luego el período de 3 años de no uso de la marca, como causal de cancelación, debe empezar a correr desde la vigencia de la Decisión y no 3 años después. Asimismo este plazo puede tener aplicación retrospectiva cuando se trate de marcas no utilizadas que hubieren sido registradas antes de entrar en vigor la Decisión 344, puesto que las Decisiones 311 y 313 establecían similares sistemas de cancelación, por no uso durante los 5 años consecutivos precedentes.

Para efectos del no uso que puede generar cancelación de una marca de acuerdo con el artículo 108, inciso 2°, la marca se entenderá usada cuándo distinga productos destinados exclusivamente a la exportación desde cualquiera de los Países Miembros, del modo, cantidad y condiciones señalados en el párrafo primero del artículo 110 de la Decisión 344.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1. Es necesario reiterar la obligación que tienen -a parte de los jueces de primera instancia, para quienes la consulta es facultativa- los jueces nacionales de única o de última instancia de los Países Miembros que conozcan de un proceso interno en el que deba ser aplicada una norma del ordenamiento jurídico comunitario, de suspenderlo y solicitar al Tribunal Andino de Justicia la interpretación de las normas pertinentes en los términos señalados por el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal.

El pronunciamiento del Tribunal por vía de interpretación prejudicial es de obligatoria aplicación para los jueces nacionales. La práctica de jueces que, por sí mismos o a pedido de las partes en el proceso interno o de los representantes de éstas, pueda conducir a la elusión de la consulta prejudicial al Tribunal Comunitario, constituye una práctica “contra legem” que puede derivar en acciones de incumplimiento o en vicios procesales de consecuencias impredecibles. 2.

Para la cooperación subregional el mantenimiento de la zona de libre comercio y el arancel externo común, con miras a alcanzar la meta del Mercado Común Latinoamericano, constituye principio fundamental el respeto y acatamiento por parte de los Países Miembros del principio de libre circulación de mercancías que se deriva de las normas contenidas en los artículos 1, 3, 41, 42 y 43 del Acuerdo de Integración Subregional Andino. 3.

El principio de libre circulación de mercancías sólo puede ser afectado por el ejercicio del derecho exclusivo al uso de la marca, cuando el titular de ésta pruebe su utilización en el país respectivo. 4. El registro marcario confiere al titular de la marca en el país de inscripción el derecho al uso exclusivo de la misma y el ejercicio del ius prohibendi con las limitaciones y excepciones establecidas por la ley comunitaria. 5.

Las causales de extinción del registro de la marca, son las taxativamente contempladas en la Decisión 344 por vencimiento (artículo 99), cancelación (artículo 108), nulidad (artículo 113), caducidad (artículos 108 y 114) y renuncia de su titular (artículo 112). 6. Al titular del registro de una marca le corresponde la obligación de uso de la misma en los términos señalados por los artículos 107, 108 y 110 de la Decisión 344.

En el primero de ellos como requisito indispensable para poder ejercer la oposición a importaciones de los mismos productos con marcas idénticas o similares y la prueba de uso de la marca deberá acreditarse por el titular local del registro, en cada caso, como requisito indispensable previo para la validez de las actuaciones administrativas relacionadas con la prohibición de importaciones de marcas idénticas o similares. 7.

Las importaciones de productos provenientes de otros Países Miembros de la subregión con marcas idénticas o similares a las de una marca registrada en el Ecuador, gozan de legitimidad y no podrán ser restringidas por el país importador, cuando la marca registrada localmente no esté siendo utilizada. 8. Corresponde a la legislación interna señalar la autoridad competente para limitar en forma excepcional las importaciones del país de la subregión por motivos de protección a la propiedad industrial, expresamente contemplados por la legislación andina derivada. 9.

El campo de aplicación del artículo 107 de la Decisión 344 es el del territorio de un País Miembro en el que se haya otorgado protección a los mismos productos o servicios también amparados por marcas idénticas o similares, otorgadas en otros países de la subregión a nombre de titulares distintos. 10. De acuerdo con el inciso 3º del artículo 107 de la Decisión 344 no podría prohibirse la importación de productos con marcas idénticas o similares cuando el titular de la marca registrada no la esté utilizando en el territorio del país importador.

A contrario sensu, podrá prohibirse la importación de dichos productos cuando la marca registrada esté siendo utilizada en el país importador, por el titular local. 11. La disposición transitoria segunda de la Decisión 344 se halla amparada por el artículo 3º del Tratado de Creación del Tribunal y por el principio de aplicabilidad directa e inmediata del ordenamiento jurídico andino, sin que pueda aplicarse fecha distinta para la entrada en vigor de la mencionada Decisión, a la contemplada expresamente en la misma. 12.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, notifíquese al Tribunal Distrital N°1 de lo Contencioso Administrativo, Segunda Sala del Distrito de Quito, mediante copia certificada y sellada. 13. Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualbeto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. La sentencia que antecede fue aprobada por mayoría según el Artículo Nº 23 del Reglamento Interno del Tribunal, en sesión de fecha 29 de agosto de 1997.

El Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.