PROCESO 18-IP-95 SOLICITUD DE INTERPRETACION PREJUDICIAL DE LOS ARTICULOS 58, LITERALES C) Y D) Y 64 DE LA DECISION 85 DE LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA, REQUERIDA POR EL CONSEJO DE ESTADO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION PRIMERA. CONSEJERO PONENTE: DR. LIBARDO RODRIGUEZ RODRIGUEZ. REGISTRO DE LA MARCA “SULFAPLATA”, SOCIEDAD BUSSIE, BUSTILLO Y CIA. S.C.A. EXPEDIENTE INTERNO 2556.

Quito 27 de junio de de 1996 V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, y en cumplimiento del auto del 13 de junio de 1995 dictado dentro del Proceso Judicial Interno No. 2556, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicita la interpretación por la vía prejudicial de los literales c) y d) del artículo 58 y del artículo 64 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que la sociedad Bussie Bustillo y Cía., S.C.A. (antes Laboratorios Bussie Ltda., también Laboratorios Bussie S.A.), por intermedio de apoderado demanda ante el Consejo de Estado la declaratoria de nulidad de las Resoluciones números 07575 de 19 de octubre de 1984, por la cual se denegó la solicitud para registrar como marca la expresión “SULFAPLATA”, para distinguir productos de la Clase 5a. del Decreto 755 de 1972; la 03005 del 1o. de septiembre de 1992, que resolvió no reponer la decisión anterior, expedidas por la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como también de la Resolución número 324 de 8 de marzo de 1993, proferida por el Superintendente de Industria y Comercio, la cual resolvió el recurso de apelación interpuesto contra la primera resolución de las antes citadas.

Que el Consejo de Estado es competente para requerir dicha Interpretación y este Tribunal lo es para interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena al amparo de los artículos 28 y 29 del Tratado Constitutivo del Tribunal Andino. Que la petición originada en el Consejo de Estado reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184).

Que en el informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la interpretación prejudicial, el Consejero Ponente anota: “a.- El 29 de abril de 1970 el señor Policarpo Bustillo Sierra, por intermedio de apoderado, solicitó ante la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro como marca de la expresión “SULFAPLATA” para distinguir productos de la Clase 5a. del Decreto 755 de 1972.” “b.- Mediante auto de fecha junio 12 de 1980 la citada dependencia advirtió al solicitante sobre la irregistrabilidad de la expresión “SULFAPLATA”, al tenor de lo dispuesto en el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, por ser ésta una expresión genérica para productos comprendidos en la Clase 5a”.

“c.- Por escrito radicado el 22 de julio de 1980 el interesado dio respuesta a la advertencia manifestando que la expresión que se pretendía registrar era de fantasía y que estaba en la misma categoría de otras marcas, por lo cual no existía razón para que fuese rechazada, y pidió igualmente, que por la oficina competente de la División de Propiedad Industrial se conceptuara si la expresión que se solicitaba registrar como marca era genérica o de uso común.” “d.- En concepto emitido el 10 de febrero de 1981 por la Oficina de Patentes de la mencionada División, se concluyó que la expresión cuyo registro como marca se solicitaba, era la abreviatura de un nombre genérico, la SULFADIAZINA DE PLATA.” “e.- Según escrito radicado el 15 de febrero de 1982 el solicitante, por intermedio de apoderado, manifestó que había cedido la solicitud en favor de la sociedad Laboratorios Bussie Limitada.” “f.- Mediante escrito radicado el 25 de octubre de 1983 se presentó una certificación expedida por la División de Vigilancia de Productos Bioquímicos del Ministerio de Salud, en el sentido que el término SULFAPLATA no era un nombre genérico que distinguiera productos farmacéuticos.” “g.- Mediante Resolución No. 07575 de fecha 19 de octubre de 1984, la Superintendencia de Industria y Comercio denegó el registro de la marca “SULFAPLATA”, por considerar esencialmente que dicha expresión se encontraba dentro de las causales de irregistrabilidad de una marca, por consistir en una denominación descriptiva o genérica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58 literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, vigente en ese momento;

“ que la expresión “SULFAPLATA” es una denominación que define la composición química de un producto que posee propiedades ‘antibióticas’ y ‘anticépticas’ ( sic), propiedades estas que suelen utilizarse para productos comprendidos en la Clase 5a ”; que el vocablo “SULFAPLATA” era una denominación descriptiva, toda vez “ que guarda relación directa con la naturaleza de los productos que pretende registrar, con su composición química con sus propiedades ”; por último, por considerar “ que la marca objeto de registro es una expresión que por su significado y aplicación pertenece al dominio público y sobre la cual no se debe ejercer monopolio alguno o apropiación individual y de accederse a su registro se estaría contraviniendo normas claras de la ley marcaria sobre irregistrabilidad de signos marcarios.” “h.- Contra la anterior decisión el solicitante interpuso recurso de reposición y subsidiariamente el de apelación, alegando que la marca solicitada estaba compuesta de palabras no registrables pero que unidas ya adquirían un carácter novedoso y de fantasía, siendo entonces registrable; por último afirmó que se desconocía una certificación del Ministerio de Salud donde se señalaba que la expresión no es genérica.” “i.- Dichos recursos fueron resueltos mediante las Resoluciones números 03005 del 1o. de septiembre de 1992 y 324 de 8 de marzo de 1993, de manera desfavorable para el recurrente y cuyos argumentos fueron, aparte de los ya reseñados en la resolución impugnada, el que el artículo 64 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena establecía que en los eventos en que la solicitud se encontrara comprendida en una causal de irregistrabilidad, la oficina nacional competente, previa audiencia del interesado, podrá decidir su rechazo, y en ese caso le correspondía a la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio evaluar tal aspecto, razón por la cual no se debía tener en cuenta la certificación del Ministerio de Salud sobre la no genericidad del término cuyo registro se solicitaba.” “j.- La sociedad demandante considera que la expresión SULFAPLATA es registrable por no ser genérica ni descriptiva, y que la prohibición del registro es de interpretación restrictiva y no extensiva.

En cuanto a la Oficina Nacional Competente para verificar si dicha expresión era o no registrable a título de marca, considera que lo es el Ministerio de Salud (Oficina de Revisión de Especialidades Farmacéuticas) y no la División de Propiedad Industrial, Sección de Patentes, de la Superintendencia de Industria y Comercio.” Además, de los hechos puntualizados como relevantes por el Consejero Ponente, el Tribunal considera oportuno tener presente los siguientes aspectos: 1.- La Resolución 7575 de 19 de octubre de 1984 fundamenta su negativa en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena aceptando para tal conclusión el concepto técnico emitido por el ingeniero químico de esa División, que expresa: “a) SULFA: Denominación genérica, utilizada para designar “sulmidas que son sustancias químicas que agrupan derivados de la PARA-BENCENO SULFONAMIDA, primeros agentes quimioterápicos utilizados contra las infecciones bacterianas.” “b) PLATA: Nombre genérico de un metal pesado, comúnmente asociado con otros compuestos inorgánicos y orgánicos proporcionando así acciones ANTICEPTICAS.

Y concluye dicho concepto: actualmente se conoce el compuesto denominado: SULFADIAZINA DE PLATA, el cual puede denominarse también en forma abreviada SULFAPLATA. La indicada resolución invoca la norma del artículo 56 de la Decisión 85 la que prohíbe el registro de las denominaciones descriptivas, y aplicando al vocablo SULFAPLATA dice que “guarda relación directa con la naturaleza de los productos que pretende registrar, con su composición química, con sus propiedades.” 2.- Por otra parte la Resolución 324 de 8 de marzo de 1993 en sus considerandos hace referencia al artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, cuyo literal c) establece como causal de irregistrabilidad el que la marca solicitada consista en denominaciones descriptivas o genéricas.

Señala que el interesado “tres años después, el 25 de octubre de 1985, adjuntó una certificación del Ministerio de Salud sobre la no genericidad del término cuyo registro solicitó, prueba que, por lo demás, no resulta pertinente en este trámite, ya que corresponde a la Superintendencia de Industria y Comercio evaluar este aspecto”. Reproduce parte de la sentencia interpretativa del Tribunal Andino de Justicia del 29 de octubre de 1989 sobre la condición de genericidad de un vocablo apelativo. 3.- La parte actora, en el escrito que fundamenta el recurso de apelación ante el Superintendente de Industria y Comercio, resta capacidad a la División de Propiedad Industrial para que por intermedio de la Oficina de Patentes pueda determinar en materia de productos farmacéuticos cuáles expresiones constituyen o no denominaciones genéricas, “por cuanto, dice, era al Ministerio de Salud Pública a quien la ley ha señalado tal facultad y fue este Ministerio el que determinó en su concepto de fecha 3 de octubre de 1983, que reposa a Folio 18 del expediente, que la expresión SULFAPLATA no constituye un nombre genérico para distinguir productos farmacéuticos”; se ratifica en que la denominación SULFAPLATA es una denominación evocativa;

“que obviamente crea en el consumidor del producto identificado con tal denominación una recordación en relación con sus componentes, pero que en ningún caso se está identificando tal producto con palabras que constituyen su nombre descriptivo ” Fundamenta su escrito en el hecho de que la marca SULFAPLATA ha sido registrada en varios países entre ellos en la República del Ecuador, “país que es parte del Pacto Andino y que por lo tanto se ha acogido a lo dispuesto por la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo cual significa que las autoridades colombianas en materia de Propiedad Industrial deben reconocer y hacer respetar los derechos que sobre la marca SULFAPLATA tiene mi poderdante.” 4.- En el escrito de demanda ante el Consejo de Estado en el que se solicita la nulidad de las Resoluciones No. 7575 de 19 de noviembre de 1984;

No. 03005 de 1 de septiembre de 1992, ambas expedidas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; y, 324 de 8 de marzo de 1993, de la Superintendencia de Industria y Comercio, el apoderado de la actora reitera que a las Resoluciones impugnadas no se han adjuntado los conceptos doctrinarios de lo que es un signo genérico de un signo descriptivo, agregando que “todo signo que no esté comprendido todo entero en la prohibición es registrable.

Así por ejemplo, LEBLANCA es un signo registrable, así sea el apócope de lecha blanca, signo que no sería registrable por ser una denominación esencialmente descriptiva.” Acusa que se ha violado los artículos 454 de la Ley 9 de 1979 y los artículos 58 literales c) y d) y 64 de la Decisión 85. Al respecto manifiesta: “Como tuvo oportunidad de expresarlo el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena en sentencia de 25 de mayo de 1988 en el Proceso No. 2-IP-88, el artículo 454 de la Ley 9 de 1979, “ conforme al texto literal que el juez solicitante transcribe, tal norma dispone que el Ministerio de Desarrollo deberá acatar los informes o conceptos del Ministerio de Salud cuando se trate del registro de una marca de productos farmacéuticos, bien sea para aceptarlo o cancelarlo ” (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena de 26 de julio de 1988, p. 14.16).” “La División de Propiedad Industrial en lugar de pedir la opinión al Ministerio de Salud (Oficina de Revisión de Especialidades farmacéuticas) para verificar si la expresión SULFAPLATA era o no registrable a título de marca para distinguir productos farmacéuticos, como lo indica el art. 454 de Ley 9 de 1979, le confirió dicho encargo a la Sección de Patentes de la División de Propiedad Industrial, con lo cual se violó de contera el artículo 64 de la Decisión 85, toda vez que como lo señaló el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena: “Dentro de esta órbita de competencia interna resulta lógico que la oficina gubernamental que esté a cargo de los problemas relativos a la salud sea considerada oficina nacional competente para efectos del necesario control de las marcas de productos que, como los farmacéuticos, tienen relación directa con la salubridad.”(ibidem p. 15. 16).

“Al no haberse acudido a solicitar el concepto de la Oficina Nacional Competente, que para el caso de marcas es una Dependencia del Ministerio de Salud, se violó flagrantemente el artículo 454 de la Ley 9 de 1979, siendo por tanto nulos los actos acusados.” 5.- Consta en el proceso el informe de 10 de mayo de 1995 suscrito por la doctora Virginia Montes de Gómez y el ingeniero Químico Luis Miguel Torres Mayorga quienes al responder a los puntos consultados por el Consejo de Estado expresaron: “la abreviación SULFAPLATA, no indica inequívocamente su composición ya que ésta no sólo puede ser abreviación de sulfadiazina de plata sino que también lo puede ser de sulfato de plata o aún de una combinación de sulfas con plata”.

Dicho informe además expresa que “el vocablo SULFAPLATA no es equivalente del nombre genérico SULFADIAZINA DE PLATA “ y concluye expresando que “el nombre SULFAPLATA no corresponde a una denominación genérica y sí se puede utilizar comercialmente como marca para identificar un producto farmacéutico.”

CONSIDERANDO: Las normas a interpretarse dentro de este proceso, son las siguientes: DECISION 85: “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marca: c) las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios; d) las palabras que en el lenguaje corriente o en las costumbres comerciales de los Países Miembros se hayan convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate, y su equivalente en otros idiomas.” “Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 la Oficina Nacional Competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud.” DENOMINACIONES DESCRIPTIVAS Y GENERICAS.

El literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, conlleva la prohibición legal de registrar como marcas “las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma”. El Tribunal en repetidas ocasiones ha interpretado esta norma jurídica, por lo que, con la remisión que se haga a sus fallos, se tendrá una concepción amplia de su contenido, alcance y significación. Dentro del Proceso 2-IP-89 (Sentencia de 19 de octubre de 1989, Gaceta Oficial No. 49 de 10 de noviembre de ese año, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Buenos Aires, 1994, Tomo II, pág. 14 y ss.), se expresó: “ Nociones generales Según el Diccionario de la Real Academia, GENERICO es “lo común a muchas especies”, y GENERO es el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”.

También es “la clase a la que pertenecen personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes”. ESPECIE, por su parte, es “el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes”. La “denominación genérica” o “nombre apelativo”, como lo llama Don Andrés Bello en su Gramática de la Lengua Castellana, es la que conviene “a todos los individuos de una clase, especie o familia, significando su naturaleza o las cualidades de que gozan”.

Don Miguel Antonio Caro, por su parte, afirma que la denominación genérica “siendo común a muchos, no pertenece a nadie” (citados por Manuel Pachón M., en Manual de Propiedad Industrial, Ed. Temis, 1984, págs. 101 y 102). Cuando la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en el literal c) de su artículo 58, dispone que “no podrán ser objeto de registro como marcas las denominaciones genéricas en cualquier idioma” se refiere, de acuerdo con el sentido literal de los términos, a nombre de “conjuntos de seres con caracteres comunes”, o a clases o especies de cosas semejantes entre sí por compartir ciertos caracteres comunes.

La razón de ser de la prohibición, que es usual en los ordenamientos marcarios, resulta evidente ya que no sería justo que se reconociera un derecho individual exclusivo al uso de una denominación para un producto o un servicio, cuando tal denominación la comparten otros productos o servicios de la misma especie, a los cuales también les sería aplicable, dentro del lenguaje corriente”.

“Noción jurídica Debe aclararse, sin embargo, que conforme a la más generalizada doctrina dentro del Derecho Marcario, la GENERICIDAD de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto. El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la “genericidad” de una denominación desde el punto de vista jurídico.

No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca. El análisis del término o denominación, para estos efectos, no puede limitarse al aspecto idiomático ya que se trata de una cuestión eminentemente práctica, que debe ser considerada a la luz de lo que suele entenderse en el mercado según la utilización normal de los vocablos por parte de los empresarios y del público consumidor.

Resulta así que una denominación no tiene necesariamente el carácter de genérica, en lo que a marcas se refiere, por el solo hecho de serlo en sentido gramatical. La condición de genericidad de un vocablo apelativo, que impide jurídicamente que pueda ser utilizado por la marca, sólo resulta si es que tal denominación puede servir por sí sola según el lenguaje que suele utilizarse en el mercado, para señalar o identificar la clase del producto o servicio de que se trata.

De allí que la doctrina haya precisado que se está frente a una denominación genérica cuando a la pregunta “qué es?” en relación con un producto o servicio, se responde utilizando la denominación genérica. Así, los términos “silla”, “mueble”, “píldora”, “papel”, son genéricas en relación con tales clases de productos. Conviene aclarar, en el campo doctrinal, que las palabras pueden usarse en un sentido distinto a su significado inicial o propio, de modo figurado o metafórico, y adquirir así una fuerza expresiva peculiar, suficiente para ser novedosa y distintiva en relación con determinado producto o servicio.

Una expresión, utilizada en un contexto original en relación con el objeto, puede así dejar de ser genérica, jurídicamente hablando. En otras palabras, un vocablo en sí mismo genérico, al ser utilizado en lenguaje figurado y en relación directa con un producto o servicio, sale del ámbito de su significado peculiar o propio y pierde así su genericidad inicial, siempre que no sea igualmente aplicable a otros productos o servicios de la misma clase.

O sea que un término genérico se puede constituir por mera convención en palabra propia o independiente, apta por lo tanto para servir como marca. Contra esta posibilidad, admitida por la doctrina, no resulta válido el argumento consistente en sostener que quien registra una marca necesariamente monopoliza el vocablo, ya que -por supuesto- éste podrá continuar siendo utilizado libremente en el lenguaje común, en su sentido propio, sin confundirse por ello con la marca, puesto que ya no existiría relación alguna con el producto o servicio en referencia. Así ocurre, por ejemplo, con el uso novedoso de ciertos términos en el caso de marcas como “Familia”, “Ley”, “Hidalgos”, “Universo”, “Hoy”, “Comercio”, etc., etc.

Un término es genérico, en cambio, desde el punto de vista del Derecho Marcario, cuando los empresarios del correspondiente sector económico necesitan utilizarlo en alguna forma para señalar el producto o servicio, o cuando por si solo pueda servir para identificarlo. En tales casos, conforme se ha indicado, no resultaría admisible que un solo empresario pretendiera apropiarse de algo que es común y que los demás empresarios habrían de necesitar, utilizando el lenguaje corriente, para referirse a su producto o servicio ”.

Sentencia que fuera ratificada dentro del Proceso 3-IP-91 (Sentencia de 22 de octubre de 1991, Gaceta Oficial No 93 de 11 de noviembre de 1991, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo II, Pág.173). En fallos recientes el Tribunal ha retomado los mismos principios sustentados dentro del Proceso 2-IP-89. Efectivamente, en el Proceso 3-IP-95, a la vez que se reitera los criterios señalados, se han ampliado los conceptos y condiciones para que un signo sea considerado como genérico o descriptivo encontrándose, por lo tanto, en la imposibilidad de ser registrado como marca.

Dicha Sentencia (Gaceta Oficial No 189, de 15 de septiembre de 1995) ha expresado: DENOMINACIONES GENERICAS Y DESCRIPTIVAS “El artículo 58 literal c) de la Decisión 85 señala dos causales de irregistrabilidad de la marca que la oficina nacional competente debe examinar cada vez que se trate de aplicar la norma comunitaria: de una parte la originada en la imposibilidad de registro como marca, que tienen las indicaciones o los signos genéricos; de la otra, la denominación descriptiva.

El legislador comunitario de la Decisión 85, reunió en una misma enumeración (literal c) del artículo 58), tanto las denominaciones genéricas como las descriptivas, quizá por la dificultad que la doctrina reconoce para delimitarlas. Tal ocurre en la hipótesis de la denominación descriptiva de la especie, en la que puede suceder que debido al uso reiterado de una expresión por los consumidores llegue a dividirse y a sub- dividirse progresivamente en sub-géneros que inicialmente constituían una simple especie, la doctrina más autorizada al respecto deduce que bajo tal supuesto una denominación que originalmente fue descriptiva de una especie puede convertirse en una denominación genérica.

(Fernández-Novoa, Carlos. Derecho de Marcas, Editorial Montecorvo, SA. Madrid 1990, pág. 76). “a) Denominación Genérica. cabe señalar cuáles son las condiciones para que se dé el fenómeno de la genericidad en materia marcaria. El carácter genérico de una denominación por sí mismo, o mirado en un plano abstracto, no constituye elemento suficiente para determinar o deducir de él la prohibición del registro como marca.

Para que la solicitud de inscripción de una marca resulte incursa en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 58, literal c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es necesario que la naturaleza genérica de la expresión se predique del producto o servicio al cual está llamada a aplicarse - incluidas todas sus características - según la clase para la cual se solicitó el registro de la marca, contenida en el arreglo de Niza.

Para la aplicación de la clasificación de Niza que exigen los artículo 68 de la Decisión 85, 91 de la 313 y 101 de la 344 del Acuerdo de Cartagena, deberán tenerse en cuenta las notas explicativas correspondientes ” “ En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el evento de que el carácter genérico de las palabras cuando se les considera aisladamente, desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca.

De ahí que el examinador deba acudir al estudio no sólo individual sino de conjunto de las palabras para deducir o no la naturaleza general de la expresión, vista de cara al producto que pretende distinguir.” Sentencia ratificada dentro del proceso 12-IP-95, fallo de 18 de septiembre de 1995). El registro de los nombres o denominaciones genéricas no es una prohibición global hacia todos ellos.

Lo será en casos particulares en tanto en cuanto que “el nombre o la denominación que se quiere registrar se refiera al mismo género o especie dentro del cual se encuentran comprendidos los objetos amparados por la marca” y que “válidamente se puede registrar como marca un nombre o denominación genérico cuando los objetos amparados por la marca se encuentran comprendidos dentro de un género diferente, al cual no se refiere la denominación registrada” (cita de David Rangel Medina, “Tratado de Derecho Marcario”, Méjico 1960, págs. 303-304).

La doctrina aconseja que para determinar la genericidad de una marca se debe recurrir a fuentes investigativas sobre la denominación como el dictamen de alguna dependencia oficial que revista importancia y autoridad en sus opiniones sobre determinadas ramas del saber científico (laboratorios, secretarías de salubridad, agricultura, etc); diccionarios, farmacopeas nacionales e internacionales; gramáticas de la lengua española, pruebas de expertos, obras técnicas.

Se anota también por parte de tratadistas, que en la conformación de marcas farmacéuticas entran vocablos o términos que hacen relación o son alusivas a la composición química o a las aplicaciones terapéuticas de los productos. Como orientación jurisprudencial comparada y para el presente caso, se transcribe la cita que hace Rangel Medina respecto a las marcas genéricas en el campo de los productos farmacéuticos:”En la revisión de la sentencia pronunciada por el Juez Segundo de Distrito del Distrito Federal en Materia Administrativa, la Suprema Corte ratificó la declaración de nulidad de la marca UROTROPINA ( productos medicinales ), debido a su carácter de genérico.

Sobre el valor de las farmacopeas como fuente para establecer la genericidad de una marca, dijo el alto Tribunal:”El Juez de Distrito, estudió el problema sometido a su consideración con un criterio idéntico al aportado por el legislador, esto es, resolvió que la marca UROTROPINA está constituida por un nombre genérico, en virtud de que dicha palabra aparece publicada en la Nueva Farmacopea Mexicana, edición del año de 1904, y estableció además, que si bien es cierto que la farmacopea son listas de productos químicos y farmacéuticos, también lo es que en dichas listas aparecen tanto el nombre técnico del producto, como aquel con el cual se le conoce y designa genérica y comúnmente.

Y en la farmacopea de que se trata, aparece que Urotropina es el nombre con el que se conoce comúnmente el producto químico denominado Examelilenatetramina, es decir, quedó comprobado en autos que la repetida marca se encuentra dentro de los dispuesto por el tan citado artículo 5° fracción I de la Ley de Marcas de 1903" (obra mencionada págs. 307 y 308).

La marca persigue como función esencial el distinguir e individualizar un producto o servicio de otro, de tal forma que el consumidor identifique y asocie con el solo signo de qué producto se trata. El nombre o denominación genérica engloba a los productos por sus características comunes, hecho o situación que impide distinguir un producto de otro.

La prohibición de irregistrabilidad no permite que con el nombre genérico se comercialicen productos que se encuentran comprendidos dentro de este término, con lo cual, además de la dificultad de identificar a los bienes y servicios, se evita la monopolización del lenguaje. Si signo y producto se identifican o confunden, la genericidad del vocablo que ampara al género o especie de ese producto, obstaculizaría que otros industriales puedan utilizar ese nombre genérico para vender sus productos.

Autorizándose por ejemplo la inscripción de “pantalón” para productos de ese género o especie, nadie podría utilizar ese sustantivo para sus productos, limitándose el uso de las denominaciones como marcas. b) Signos descriptivos “Según Fernández-Novoa la denominación descriptiva es aquella “que permite conocer las características propias de los productos o servicios globalmente definidos a través de cada denominación genérica”.

Mediante la denominación descriptiva se da noticia de manera directa sobre los datos características o informaciones del producto no constitutivos de rasgos propios que la hagan distinguirse de los productos competidores. Tales características están señaladas de manera enunciativa por el literal c) del artículo 58 de la Decisión 85 que se comenta, referidas a la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción, entre otros.

La doctrina sugiere como uno de los métodos para determinar si un signo es descriptivo, el de formularse la pregunta de “cómo” es el producto que se pretende registrar, de tal manera que si la respuesta espontáneamente suministrada - por ejemplo por un consumidor medio - es igual a la de la designación de ese producto, habrá lugar a establecer la naturaleza descriptiva de la denominación”.

(Proceso 3-IP-95, G. O. 189, de 15 de Septiembre de 1995). Los signos o denominaciones descriptivas señalan o definen las características esenciales o primordiales de los bienes o servicios que la marca pretende amparar, descripción que puede referirse a la especie, calidad, destino, valor o composición química o física, peso, medida o función. De igual modo que las designaciones genéricas, las descriptivas deben tener relación directa con el producto o servicio que las proteja, esto es, que los artículos o productos lleven o denoten las características que tiene el nombre descriptivo.

Estas designaciones hacen relación directamente a unas de las características generales del producto, de tal modo que todos los productos que llevan esas características, propiedades o cualidades pueden ser “individualizados del mismo modo y bajo la misma denominación” ( Rangel Medina, obra citada, pág. 350). Las acepciones que tenga la marca no es un factor o impedimento para que el signo no pueda inscribirse, así fuere una descripción muy generalizada, siempre que ese nombre no haga relación a las características del producto que ampara.

Lo que significa que si ese mismo nombre o signo se solicita para mercaderías diferentes a las que describe, la inscripción es procedente. La doctrina hace hincapié en la necesidad de recurrir a un análisis exhaustivo entre lo que puedan ser marcas evocativas o descriptivas sobre todo en lo referente al campo de la Química, de la Farmacia y de la Biología. Las primeras pueden persuadir en la mente del consumidor, indirectamente y luego de un análisis, la imagen o idea del producto.

En tanto que las descriptivas, se refieren directamente a las características necesarias del producto. Las marcas evocativas son susceptibles de inscripción, aunque en muchos casos serán marcas débiles. El soporte para definir si una marca es descriptiva también debe tener una base y antecedente de orden investigativo, científico y analítico de la designación propuesta como marca.

Concretándose a las medicinas, Rangel Medina, anota como consideraciones especiales para ese campo, lo siguiente: “Una palabra evocativa es apta como signo marcario para distinguir medicinas, cuando la única connotación, cuando la única idea que despierta entre el público, entre los médicos, entre los establecimientos farmacéuticos, entre los laboratorios competidores inclusive, en una palabra, entre quienes escucha o usan o se refieren a la palabra, es que se trata no del nombre de un producto, no del nombre de un medicamento en general, sino de la marca que usa su propietario tanto en la propaganda como en la venta de productos farmacéuticos, que se identifican, que se distinguen de los que producen numerosos laboratorios competidores, precisamente por medio de dicha marca.

La eficacia del signo se reconoce en tanto que la palabra que como marca usa el fabricante, no sugiere para la generalidad del público consumidor de medicinas más artículo concreto que el que produce y vende precisa y exclusivamente con dicho nombre su titular” ( obra citada, pág. 358). Ultimamente el Tribunal se ha referido a estos conceptos de genericidad y descriptividad en la sentencia dictada dentro del Proceso 7- IP-95 (Gaceta Oficial N 189, de 15 de diciembre de 1995) en los siguientes términos: “Denominaciones Descriptivas y Denominaciones Evocativas o Sugestivas.

La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto. De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, por ejemplo, para pasta de dientes.

Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar los signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas Evocativas”. Sentencia ratificada dentro del Proceso 12-IP-95, fallo del 18 de septiembre de 1995. Si la marca en conflicto no es un nombre genérico de un producto o sustancia farmacéutica, así como tampoco describe las características esenciales del producto al que se refiere, aunque sea apócope de otras designaciones, y si a criterio del juzgador, tiene una fuerza distintiva suficiente para que pueda diferenciar ese producto de otros, puede ser inscrita como marca, pese a que las palabras que la compongan, en forma individual sean genéricas, porque la genericidad no se da por la suma de nombres genéricos sino por el análisis del conjunto marcario o de la conjunción de términos o vocablos.

INCUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PARA LA REGISTRABILIDAD DEL SIGNO El artículo 64 de la Decisión 85 establece la facultad de la oficina nacional competente para rechazar una solicitud en el supuesto o en los casos de incumplimiento de los artículos 56, 58 y 59. La autoridad administrativa tiene la obligación de examinar, previamente a continuar con la tramitación de registro de una marca, si los signos cumplen con los requisitos del artículo 56 o se encuentran dentro de las prohibiciones que establece el artículo 58.

De presentarse estos casos, la autoridad deberá rechazar la solicitud, convocando previamente a una audiencia al solicitante. Si a criterio de la autoridad, la solicitud cumple con esos requisitos, el trámite de registro puede prosperar. La determinación del cumplimiento o no de los requisitos y condiciones que establecen los artículos 56, 58 y 59 (Decisión 85), no debe nacer de una arbitrariedad de la autoridad, sino, por el contrario, obedece a un análisis severo y técnico de los signos a registrarse.

En el supuesto de que en su criterio -de la Oficina Nacional Competente- el signo es registrado, esto no obsta para que el afectado pueda iniciar la acción de cancelación prevista en el artículo 76 de la Decisión 85. El Tribunal de Justicia, dentro del proceso 2-IP-95 (sentencia de 19 de septiembre de 1995) al interpretar la norma del artículo 64 expresó: “Esta disposición no encarna obligación imperativa de rechazo por parte de la administración, cuando ésta considera que se ha cumplido con los requisitos previstos en la Decisión 85 para la admisión de la solicitud de registro, quedando a salvo los derechos de terceros para ejercer los recursos legales.

La audiencia con el solicitante para proceder al rechazo es una formalidad que debe ser cumplida antes del dictamen de la correspondiente resolución”. Anteriormente y mediante sentencia de 9 de diciembre de 1988 ( Proceso No. 4-IP-88, G O. 39 de 24 de enero de 1989; “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, págs. 172 y ss), este Organismo manifestó:”El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la oficina nacional competente “podrá decidir el rechazo de la solicitud” (subraya el Tribunal), debe entenderse con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibídem), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad” Dentro del proceso, la violación del artículo 64 en el trámite se objeta por el hecho de que la División de Propiedad Industrial debió pedir la opinión al Ministerio de Salud y no a la Sección de Patentes de esa Oficina, para emitir el concepto de registrabilidad o no de la marca solicitada.

El Tribunal ha considerado anteriormente, que el señalamiento de la “oficina nacional competente” para el registro o cancelación de marcas, queda al arbitrio de las legislaciones internas, las que pueden para ese objeto, y según la Decisión 85, indicar una o varias oficinas gubernamentales, sin que se predicara violación alguna a las normas comunitarias.

Dentro del Proceso No. 2-IP-88, Gaceta Oficial 33 de 26 de Julio de 1988, Jurisprudencia, tomo I, pág 152) el Tribunal se pronunció dentro de las conclusiones así: “2.- El País Miembro está en libertad para señalar, en cada caso, la “oficina nacional competente” que ha de tramitar las solicitudes de registro de marca y el procedimiento para su cancelación, así como señalar la oficina que deba verificar, durante dichos trámites, que se cumplan las previsiones comunitarias y, concretamente, lo dispuesto por los artículos 58 a) y 76 de la Decisión 85".

“3.- El Ministerio a cargo de los asuntos de salud puede ser considerada como “oficina nacional competente” de acuerdo con la Decisión 85, cuando se trate del registro de marcas para productos farmacéuticos”. En consecuencia, la oficina que la legislación interna haya determinado para registrar una marca, será la competente para llevar a cabo el trámite o procedimiento de registro, conforme a las reglas de la Decisión 85.

Por las consideraciones expuestas, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, C O N C L U Y E: 1.- El impedimento para ingresar al registro marcario de signos genéricos o descriptivos enumerado en el literal g) del artículo 58 de la Decisión 85, se ha de referir a que exista una correlación directa entre el signo y el bien o servicio que la marca protege, y no únicamente se debe considerar el punto de vista gramatical.

La inexistencia de tal correlación permite que un signo genérico o descriptivo pueda ser registrado. 2.- Las denominaciones genéricas o descriptivas que pueden formar un conjunto marcario son inscribibles si ese conjunto mantiene una identidad propia a fin de que pueda distinguir e identificar productos de una marca frente a productos de otra, sin que sea posible descomponerlo para comparar los términos genéricos unos con otros. 3.- El examen sobre la genericidad o descriptividad de un signo dependerá de un estudio y análisis severo de los vocablos a inscribirse, pudiéndo y debiéndose recurrir a informes técnicos y peritajes respecto al signo. 4.- Conforme al artículo 64 de la Decisión 85, la Oficina Nacional Competente no podrá registrar una marca si ésta incumple con los artículos 56, 58 y 59 de esa Decisión, supeditando dicha resolución a su propia convicción de que los signos no pueden ser registrados.

Si por el contrario, considera que no existe violación a las normas comunitarias, éstas le facultan para acordar dicha inscripción. 5.- El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación, en la sentencia a dictar dentro del proceso No.2526 según lo estatuido en el artículo 31 del Tratado del Tribunal. 7.- En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia certificada y sellada. 8.- Remítase copia de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena, para su publicación en la Gaceta Oficial.

Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.