P R O C E S O 21-IP-95 Interpretación Prejudicial de los artículos 71, 72, literal h), y de los artículos 73, literal a) y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitud de registro de la marca “AFLOX”, Expediente interno N°. 3121. Quito, 04 de Septiembre de 1996 TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA V I S T O S: La solicitud de Interpretación Prejudicial del art. 72, literal h), y de los artículos 73 y 85 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, interpuesta por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, la que por intermedio del Consejero Ponente Doctor Libardo Rodríguez, solicita dicha interpretación. Con carácter previo a considerar el contenido de la solicitud, este Tribunal pasa a verificar la competencia del Juez solicitante, estableciendo que la misma se halla prevista por el artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena (en adelante el Tratado del Tribunal), así como la competencia de este Colegiado para conocer de la solicitud, también prevista en el artículo 28 del mismo cuerpo legal.

Establecida la competencia, se analiza si el Juez Ponente, ha cumplido con los requisitos previstos en el artículo 61 (Decisión 184), constando que en lo formal se ha observado dicha norma, no obstante haber sido omitido el resumen de los hechos y de los argumentos expuestos y aducidos por las demandadas. Sinembargo resulta importante conocer la siguiente síntesis de los hechos de la demandada, que el juez solicitante considera relevantes para la interpretación: “4) Informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la interpretación Prejudicial: 1.

El 23 de octubre de 1989 la sociedad Allergan Inc., presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca “AFLOX” para distinguir un “tópico oftalmológico anti-infeccioso para el tratamiento de infecciones del ojo relacionadas con la conjuntiva ocular”, producto perteneciente a la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, solicitud que aún se encuentra en trámite bajo el expediente N° 311.864. 2.

El 21 de febrero de 1992 la sociedad Productos Farmacéuticos Especializados Ltda., presentó a la Superintendencia de Industria y Comercio la solicitud de registro de la marca “OFTAFLOX” para distinguir productos de la misma clase 5 del mencionado decreto, el cual fue concedido mediante Resolución N° 20998 del 20 de Octubre de 1993 por considerar que reunía los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes, pero sin mencionar cuáles eran estas disposiciones ni como estaban cumplidas. 3.

Encontrándose ejecutoriada la anterior resolución, el registro de la marca “OFTAFLOX” aún no ha sido publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial. 4. El demandante considera que: a) La División de signos Distintivos omitió tener en cuenta la solicitud anterior de registro y por tanto preferencial de la marca “AFLOX”. b) La marca “OFTAFLOX” reproduce íntegramente la marca “AFLOX”. c) Con el otorgamiento del registro de la marca “OFTAFLOX” la entidad Allergan Inc., no podrá utilizar su “Marca” “AFLOX” debido a la prohibición legal de usar marcas que se asemejen a las registradas. d) El registro de la marca “AFLOX” solicitado con anterioridad no le será concedido por ser transcripción de la mayor parte de la marca ya registrada. e) El prefijo “ofta” de que se compone la marca “OFTAFLOX”, puede engañar al público sobre la actitud para el empleo de productos con esa marca, puesto que puede ser utilizada en medicamentos para el tratamiento de órganos diferentes al ojo”.

C O N S I D E R A N D O: Que se ha acompañado a la solicitud de interpretación copias de la demanda, su contestación, de la certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, sobre el caso presente. Considera este Tribunal necesario recoger la síntesis de la demanda, además de sus argumentos reproducidos en el informe sucinto, el siguiente acápite que complementa el mismo, así como realizar un extracto de los planteamientos de hecho y de derecho expuestos por la parte demandada: la administración autora del acto recurrido y la Sociedad Sythelaso Productos Farmacéuticos Especializados S.A. “FUNDAMENTOS DE DERECHO Y CONCEPTO DE VIOLACION: “En el artículo 73 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena vigente en la fecha que se expidió la Resolución 20998/93 cuya nulidad demandó, (manifiesta el actor ante el Juez Nacional), se prohíbe el registro como marcas de aquellos signos que en relación con derechos de terceros se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro, para los mismos productos o para productos respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(El paréntesis es nuestro). “La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, violó esta norma de derecho sustancial al expedir la Resolución 20998/93 concediendo el registro de la marca “OFTAFLOX”, puesto que no tuvo en cuenta la solicitud de registro de la “AFLOX” presentada ante ella por mi representada, con anterioridad a la marca “OFTAFLOX”, cuando la mayor parte de la marca “OFTAFLOX”, la que debería ser la parte esencialmente distintiva de esta marca dado lo común del uso del prefijo “ofta”, es una reproducción íntegra de la marca “AFLOX” y ambas marcas están destinadas para la misma clase de productos, a saber, productos farmacéuticos, por todo lo cual existe la posibilidad de que el público las confunda; posibilidad que se encuentra agravada porque una marca evoca los ojos y la otra está efectivamente destinada al tratamiento de los ojos”.

“2. En el Artículo 72 literal h) de la Decisión 313 se prohíbe el registro como marcas de los signos que puedan engañar al público sobre la aptitud para el empleo de los productos que se trata. También fue violada esta norma de derecho sustancial al expedir la Resolución 20998/93, puesto que el prefijo “ofta” de que se compone la marca “OFTAFLOX” da a entender que se trata de un producto para el tratamiento de los ojos, cuando el registro de esta marca fue concedido para cualquier producto farmacéutico, producto que puede estar destinado al tratamiento de cualquier otro órgano”.

Así, centrando su petición el demandante en la nulidad de la Resolución N°. 20998 del 20 de Octubre de 1993, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio por la que se concedió el registro de la marca “OFTAFLOX” para distinguir productos farmacéuticos, solicita como consecuencia de la nulidad, ordenar a la Superintendencia de Industria y Comercio la cancelación del certificado de Registro 146.707 y la cancelación de la inscripción de esta marca en el Registro de la Propiedad Industrial.

Por su parte el Abogado de la NACION-SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, en el memorial presentado ante el Consejo de Estado en las partes importantes relativas al caso, refiere: “Respetuosamente solicito (dice el Abogado) a los Honorables Magistrados no tener en cuenta las pretensiones y condenas peticionadas por la demandante en contra de LA NACION-SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO por cuanto carece de apoyo jurídico y por consiguiente de sustento de derecho para proponer”.

(El paréntesis nos corresponde). Continúa narrando los hechos hasta mencionar que se expidió la Resolución N°. 20998 de 20 de Octubre de 1993 concediendo el registro de “OFTAFLOX”, para distinguir los productos comprendidos en la clase 5a. de la nomenclatura vigente a favor de “PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA”., disponiendo la entrega de copia de la resolución a los interesados, previa cancelación de los derechos correspondientes e inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial.

Manifiesta que: “Es una opinión de la parte demandante al considerar que en su criterio “AFLOX” (solicitada) y “OFTAFLOX” (registrada) son confundibles e inducen al público al error”. Prosigue líneas abajo: “Si bien la marca “OFTAFLOX” registrada a favor de la sociedad PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA., comprende en forma desvertebrada la expresión “AFLOX” solicitada por la sociedad ALLERGEN INC., ello no constituye impedimento para su registro como marca, habida cuenta que es un signo novedoso, visible y suficientemente distintivo, además de que no se dan las causales de irregistrabilidad previstas en la entonces vigente Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

“Es de agregar que el registro de la marca “OFTAFLOX” en nuestro criterio no impide el registro de “AFLOX”, si la Oficina Nacional Competente decide que esta última solicitud no encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad; ” Hace mención a que conforme al artículo 82 se dispone: “El derecho al uso de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”, disposición existente en la Decisión 313, empero establecida en el artículo 92 no en el artículo 82, como erradamente se cita.

En “RAZONES DE LA DEFENSA” expresa el apoderado: “Con la expedición de la Resolución N° 20998 de 20 de octubre de 1993 proferida por la División de Signos y Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no se ha incurrido en violación de normas legales las contenidas en la entonces Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

P r o s i g u e: “En primer lugar, se tiene que el acto administrativo impugnado ante el Honorable Consejo de Estado fue expedido por el entonces Jefe de la División de Propiedad Industrial con plena competencia para estudiar y resolver sobre la concesión de marcas, revistado para el efecto la de precisas atribuciones legales contenidas por el Decreto N° 2153 de 1992 y la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo y demás normas legales vigentes.” Añade en párrafos posteriores que: “Es importante señalar lo que ha sostenido el Honorable Consejo de Estado en uno de los apartes de la sentencia del 29 de julio de 1993, Sección Primera, Proceso 305: “ si el interesado no hace uso del derecho de formular oposición la administración no incurre en ilegalidad al concederlo.”

1. LOS ACTOS DEMANDADOS.- De la lectura de autos, se evidencia que en ejercicio de la acción prevista en las Decisiones 313, artículo 102 y 113 de la Decisión 344 se pide declarar la nulidad de la Resolución N° 20998 de 20 de octubre de 1993 por la que se concedió el registro de la marca “OFTAFLOX” para distinguir productos farmacéuticos (clase 5 del artículo 2 del Decreto N° 755 de 1972) a favor de la SOCIEDAD PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA., sin considerar la existencia de una solicitud anterior de 23 de octubre de 1989 (presentada por la sociedad Allergan Inc.), la que solicitó el registro de la marca “AFLOX”, para distinguir un “tópico oftalmológico anti-infeccioso para el tratamiento de infecciones del ojo relacionadas con la conjuntiva ocular”, perteneciente también a la clase 5a. del mismo Decreto que ampara a la marca “OFTAFLOX”.

El acto demandado (Resolución 20998) se produjo el 20 de octubre de 1993 o sea cuando estaba vigente la Decisión 313 que sustituyó por su orden a la Decisión 85 y a la Decisión 311 y que luego en enero de 1994 fue sustituida por la Decisión 344 (todas de la Comisión del Acuerdo de Cartagena) por lo que corresponde analizar la norma citada (Decisión 313) para interpretar las disposiciones que sean pertinentes.

2. LAS NORMAS SOLICITADAS PARA SU INTERPRETACION.- De obrados se desprende que las normas comunitarias pertinentes de interpretación son las siguientes: DECISION 313 Artículo 71. Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

Artículo 72. No podrán registrarse como marcas los signos que: h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate. Artículo 73. Asimismo no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error.

Artículo 85. Vencido el plazo establecido en el artículo 82 sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de irregistrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. En el caso presente se reclama para mayor claridad por parte del demandante que la marca “OFTAFLOX” se confunde con la marca solicitada anteriormente (aún en trámite) “AFLOX”, teniendo en cuenta que los vocablos son casi similares (iguales en las 5 últimas letras de la primera marca) y que AFLOX es una marca para un producto oftalmológico, por lo que el prefijo ofta unido a la palabra aflox induce al error, pues ofta es prefijo de oftalmológico razón que conduce a confundir ambas marcas por sus características, cuando en los hechos “OFTAFLOX” ampara a productos farmacéuticos diversos y no solo para el uso en el ojo humano. Por otra parte se suma el hecho de que, en el cuadro comparativo que consta en obrados bajo el título “Informe de Búsqueda de antecedentes fonéticos”, para otorgar la marca “OFTAFLOX”, no se incluye el signo “AFLOX” pese a haber sido registrado anteriormente.

En cambio si aparece el signo AFLOXAN, el cual tiene similitud fonética con los vocablos “AFLOX” y con “OFTAFLOX”. Consta del expediente que la solicitud de la marca “AFLOX”, fue presentada con dos años de anterioridad a la solicitud de “OFTAFLOX”, sin haber obtenido el registro, y es indudable que “AFLOX” tiene la prioridad sobre cualesquier otra.

El hecho evidente es el de que Allergan, solicitó primero la concesión de registro de marca “AFLOX” (1989) (esta solicitud está en trámite); posteriormente PRODUCTOS FARMACEUTICOS ESPECIALIZADOS LTDA:, solicitan el registro de la marca “OFTAFLOX”, (solicitud que se concede para la misma clase que la anterior) y que es cierto que hay la posibilidad de confusión entre ambas palabras, mucho más si la primera (AFLOX) se solicita para un tópico oftalmológico y la segunda, si bien es para productos farmacéuticos en general, lleva el prefijo de “ofta”.

Unidos “OFTA” y “AFLOX”, no sólo dan la palabra “OFTAFLOX” sino también confunden al público, sobre la aptitud que para el empleo del mismo puedan dar los consumidores. La denominación “OFTAFLOX” puede ser considerada como evocativa al utilizar el prefijo “ofta” que dentro del campo farmacéutico se refiere a un producto para la utilización en los órganos visuales.

No hay impedimento, en forma general, para que entre los productos farmacéuticos exista una relativa semejanza dada la libertad de comercio de un competidor frente a otro. Pero si la evocación del producto se refiere a uno que no tenga esa aptitud, composición o finalidad, la marca no podría ser registrada, no por la similitud ortográfica o fonética, sino por el posible engaño que el público soportaría al escuchar un signo que tiene una finalidad propia y generalmente conocida y constatar, ante la realidad, que el mismo no puede ser usado para la necesidad que se imaginó en un primer momento el adquirente.

El peligro que, en el campo farmacéutico o químico, puede correr el consumidor al adquirir un producto con determinada aptitud de utilización o composición, que no corresponde a su denominación o evocación, debe llevar a pensar que para la aceptación del registro marcario es necesario realizar un examen más exigente de los signos a registrarse, aún cuando esos productos puedan venderse o expenderse bajo receta médica.

Hipotéticamente, por ejemplo puede existir un fármaco con la denominación de “calci oral”, entendiéndose el prefijo “calci” como reconstituyente y no teniendo esa aptitud, sino más bien la de eliminación de parásitos y bacterias. No podría registrarse esa marca por referirse a las características, cualidades o aptitud para el empleo del producto, según lo establecido en el artículo 72 literal h) de la Decisión 313.

El objetivo de esta prohibición de irregistrabilidad es el evitar la confusión o el engaño pues “depende de que el signo que se pretenda registrar como marca, pueda cumplir con la función esencial de identificar, individualizar o distinguir un determinado producto o servicio, de suerte que no se confunda con otros”, tal como lo ha establecido el Tribunal Andino en la sentencia dictada en el Proceso 3-IP-90 (jurisprudencia del TJAC, Tomo II, Pág. 119).

En las marcas de “AFLOX” y “OFTAFLOX” por pertenecer a una misma clase (5a.), se acrecentaría el riesgo de confusión y de engaño puesto que el primero es específicamente para un tópico oftalmológico y el segundo se utiliza para productos farmaceúticos con el uso del prefijo “OFTA”, con lo que se induce a pensar que dicho producto farmacéutico es para uso específico en el ojo humano.

3. LA IRREGISTRABILIDAD DE MARCAS EN LA DECISION 313.- Conforme tenemos indicado, la Decisión 313 vigente desde el 14 de febrero de 1992, sustituyó a la Decisión 311 de efímera vigencia (12 de diciembre de 1991), que a su vez había sustituido a la Decisión 85, vigente desde 1974 y que por tanto tuvo larga duración. En el tránsito legislativo de estas Decisiones, todas ellas referidas al Régimen Común para la Propiedad Industrial, guardaron sin embargo una similitud en sus normas relativas a establecer las prohibiciones a la irregistrabilidad, para los casos así consignados.

En el caso de la Decisión 313, a la que hoy damos alcance, la irregistrabilidad se halla contemplada específicamente en los artículos 72 y 73, precedidas por el artículo 71 que orientan al capítulo IV “De las marcas”, al establecer que puedan “registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.”, añadiendo: “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.”, estableciendo de esta manera los requisitos básicos que se deben cumplir para el registro de una marca.

El artículo 72, a cuyo literal h) nos hemos referido en sus 12 literales, establece causales de irregistrabilidad que la autoridad nacional competente debió observar meticulosamente, mientras rigió la Decisión 313. Aparte del literal h) del artículo 72, de la Decisión indicada, se ha pedido también interpretación del artículo 73 del mismo cuerpo legal que establece las causales de irregistrabilidad, entre ellas, aquellas que puedan inducir al público a error o engaño. La norma arriba citada guarda relación con la anteriormente interpretada (artículo 72, literal h), Decisión 313), porque ambas buscan evitar el engaño y el error por parte del consumidor, frente a dos marcas similares o idénticas, que ofrecen productos o servicios de la misma clase.

Esto implica claramente la prohibición de otorgar una marca no sólo porque exista una ya registrada anteriormente, sino porque exista “una solicitada para registro”, como se alega en el caso de autos, lo que se entiende claramente por un principio elemental que rige universalmente cual es la PRIORIDAD, que ampara a la primera solicitud hecha frente a las posteriores; o sea “primero en el tiempo primero en derecho”.

La confusión como causal de irregistrabilidad de la marca, que se contempla entre otros en los literales h) del artículo 72 y a) del artículo 73 de la Decisión 313, está dirigida a amparar tanto al consumidor por razones de interés general, para que no se vea inducido a error, como al productor para garantizarle la identificación del producto que introduce al mercado.

Sobre esta materia se ha pronunciado el Tribunal en los procesos 1- IP-94, 4-IP-88, 4-IP-90, 3-IP-91, 2-IP-94, 4-IP-94, 5-IP-94, 9-IP-94, 2-IP- 95, de los cuales conviene transcribir algunos apartes jurisprudenciales: PROCESO N° 2-IP-94 “ Marcas confundibles “La confundibilidad es concepto que ha sido tratado tanto en la Decisión 85, artículo 58, literales f) y g), como la 344 artículo 83, literal e), de manera que resulta pertinente reiterar la jurisprudencia emitida por el Tribunal en los casos mencionados atrás. “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva. “Sobre este particular es pertinente el alcance que la jurisprudencia del Tribunal ha dado respecto del “riesgo de confusión” de una marca, a propósito de la interpretación prejudicial 1-IP-87 (Gaceta Oficial del A. de C. N°. 28 del 15 de Febrero de 1988), pues tanto en el artículo 58 literal f) de la Decisión 85 como en el artículo 83 literal e) de la Decisión 344 se dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida.

El Tribunal se ha pronunciado en los siguientes términos: “ Para un mejor entendimiento de las normas objeto de la presente Decisión prejudicial, importa precisar en qué consiste la posibilidad de confundir una marca con otra, o sea el llamado “riesgo de confusión”. Es necesaria tal precisión ya que, de acuerdo con el art. 58, f) de la Decisión 85, una marca no puede ser objeto de registro si es “confundible” con otra marca ya registrada, o cuyo registro haya sido debidamente solicitado o reivindicado.

La marca confundible con otra, además carece por lo mismo de fuerza distintiva y de la novedad, que son requisitos para su registrabilidad (art. 56), y por tanto la oficina nacional competente debe rechazar la correspondiente solicitud de registro (art. 64) Tampoco puede ser objeto de registro la marca capaz de producir engaño a los medios comerciales o al público consumidor sobre las características principales del producto o servicio de que se trate (art. 58, a), y es obvio que la confusión de marcas puede llegar a ser motivo de engaño. Puede decirse, en tal sentido, que lo confundible engaña y no distingue, por lo cual no debe darse en la nueva marca que se pretenda registrar ” “ Para una mejor comprensión de lo dicho el Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto ”.

PROCESO N° 4-IP-94 “ La doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han compartido la tesis de que uno de los problemas más difíciles que se presenta dentro del derecho marcario es llegar a precisar si entre dos marcas por su semejanza o similitud puede existir el llamado “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista”, que de producirse condena a las marcas a la imposibilidad de su coexistencia pacífica dentro del giro comercial.

“Las marcas como medio de protección al consumidor, cumplen varias funciones (distintiva, de identificación de origen de los bienes y servicios, de garantía de calidad, función publicitaria, competitiva, etc. De ellas y, para el tema a que se refiere este punto, la destacable es la función distintiva, que permite al consumidor identificar los productos o servicios de una empresa de los de otras.

Las restantes funciones, se ha dicho, se encuentran subordinadas a la capacidad distintiva del signo, pues sin ésta no existiría el signo marcario. “En el mercado general de bienes y servicios, el consumidor se verá protegido, frente a una competencia desleal, cuando distinga e identifique los productos o servicios por intermedio del distintivo marcario, que por sí le asigna la seguridad de adquirir con esa marca un producto que a su criterio es el que aspira obtener, bien por la calidad o por el origen empresarial.

“La inexistencia dentro de un signo marcario de esa “capacidad distintiva”, convertiría a la marca en un elemento innecesario dentro del mercado, pues, si el consumidor no puede diferenciar a través de la marca, un servicio o un bien de otro u otros, se llegaría a tan confundibilidad de marcas frente a productos o servicios, que, a más de crear un caos jurídico y económico, llevaría a un real “estado de incertidumbre” derivado de la similitud confusionista o del “riesgo de confusión ”

4. EL ARTICULO 85 DE LA DECISION 313.- Se acusa por el actor, ante el juez nacional, de haberse violado el artículo 85 de la entonces vigente Decisión 313; el juez, también ha solicitado la interpretación del mismo, cuyo contenido ha sido transcrito anteriormente. Es lógico entender que de lo que se trata es de guardar las formalidades procedimentales para el otorgamiento de un registro marcario, dando un término prudencial (30 días hábiles) para que cualquiera interesado legítimo presente observaciones a la marca solicitada (las “observaciones” a que se refieren la Decisión 313, sustituyeron a las “Oposiciones” consignadas en la Decisión 85).

Si no acontece la observación -oposición- en el término previsto, la autoridad nacional debe proceder al examen de registrabilidad y luego otorgar o negar la solicitud. Al disponer que se proceda al examen de registrabilidad de la marca solicitada, explícitamente la norma comunitaria, está consignando una obligación para la autoridad nacional competente, en el sentido de proceder al análisis y examen a los fines de establecer si hay o no causas o causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan viable la solicitud.

Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre criterio o arbitrio, pues los artículos 72 y 73 son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas. Se establecen para que no puedan registrarse como marcas las que incurran en las diferentes causales, dejando claro que este examen responsable y serio, es el que determina la decisión de otorgar o negar el registro.

La decisión en consecuencia debe ser motivada, pues es el único medio de que revista el carácter de decisión administrativa legal y no decisión arbitraria. Corresponde entonces que la autoridad administrativa, a tiempo de decidir el rechazo o la aceptación, deje constancia de haber cumplido con la obligación de examinar la registrabilidad, como corresponde de acuerdo al artículo 85 de la tantas veces citada Decisión. Sólo una vez que sean cumplidos estos requisitos previos se hará conocer la Resolución favorable o no a la solicitud “mediante resolución debidamente motivada”.

(el TJAC subraya), como lo establece el artículo 85 de la citada Decisión 313. Este Tribunal comunitario en el caso 2-IP-95 (Gaceta Oficial 199 de 26 de enero de 1996) ha profundizado en los siguientes términos sobre el examen de registrabilidad de una marca, para efectos de determinar la existencia del riesgo de confusión: PROCESO N° 2-IP-95 “El proceso subjetivo que el juzgador, (administrativo o judicial) debe llevar a cabo para llegar a determinar si entre las marcas en conflicto existe el riesgo de confusión, ha de guiarse por reglas y criterios doctrinales que para el efecto se han establecido, y que este Tribunal ha recogido en los Proceso 1-IP-87, GO n° 28 de 15 de febrero de 1987. 09-IP-94, GO N° 180 de 10 de mayo de 1995, y Proceso 4-IP-94.

“El criterio que influya en la determinación del riesgo de confusión no puede depender o sujetarse a la sola apreciación personal o subjetiva del juez, que por su propio arbitrio llegue a concebir que entre dos marcas existe o no confusión. “El cotejo marcario para esos efectos se basa en un análisis pormenorizado de los campos en que las marcas pueden producir confusión como son el visual, el auditivo, el ideológico o conceptual, y fonético, analizando siempre los signos marcarios en su conjunto, sin apreciaciones parciales, ni resquebrajando o mutilando al signo marcario que en su conjunto forma una unidad de hecho para el ingreso al registro.

“La confusión gráfica o visual se produce por la simple observación del signo, que conduzca a esa conclusión por la identificación o similitud, ya sea de palabras, frases, dibujos, etiquetas, etc. “La confusión en el campo auditivo se produce cuando las palabras tienen una fonética similar. “La similitud ideológica que conlleva el riesgo de confusión, deriva del mismo contenido conceptual de las dos marcas o de la vocación que ellas produzcan por medio del signo, aunque las palabras no sean las mismas o el signo no sea idéntico.

En uno u otro caso, en la mente del consumidor se reproduce la misma idea o concepto ”. La anterior jurisprudencia contiene reglas valiosas para ser tenidas en cuenta en el proceso de examen de registro de una marca, por parte de la oficina nacional competente. Por tanto: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA C O N C L U Y E: 1.

El principio audiatur pars (oígase a la otra parte), que debe orientar todo proceso judicial o administrativo, principio acorde con la bilateralidad del juicio, postula que todas las partes en el mismo, gocen de iguales derechos para su intervención el proceso, en cuanto a impugnación, alegatos, conclusiones. De ahí la conveniencia de que el juez nacional que formule una solicitud de interpretación prejudicial, deba incorporar en la síntesis de los hechos exigida por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, tanto los argumentos de la parte demandante como los de la demandada, que ilustran el objeto de la controversia judicial. 2.

La irregistrabilidad de una marca, establecida en el artículo 72, literal h), de la Decisión 313, busca evitar el engaño al comercio y al usuario sobre la precedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trata; busca igualmente evitar o eliminar el “riesgo de confusión” de productos o servicios, teniendo en cuenta que es la aptitud de un producto o servicio la que lleva a su consumo. 3.

Es deber inexcusable de la autoridad nacional competente examinar la existencia o no de este o de cualquier otro caso de irregistrabilidad, para dar asimismo cumplimiento a lo establecido en el artículo 71 de la misma Decisión. 4. Las prohibiciones de registro establecida en el artículo 73 de la Decisión 313, y la propiamente consignada en el literal a), determinan que la semejanza de una marca con otra anteriormente solicitada, aunque no haya sido otorgada, constituye una causal para rechazar la segunda solicitud, a fin de no vulnerar el principio universal de prioridad que rige en el derecho marcario. 5.

El artículo 85 de la Decisión 313 al regular el procedimiento para el otorgamiento del registro, señalando un plazo para la presentación de observaciones (antes oposiciones) establece igualmente la obligación de la autoridad nacional de proceder al examen previo de registrabilidad y de emitir su resolución, en todo caso debidamente motivada.

Este procedimiento también es inexcusable y su no observancia dará lugar a la nulidad de lo actuado, por exigencia expresa de la propia norma. 6. El Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el respectivo proceso, según dispone el artículo 31 del Tratado que creó este Tribunal. 7.

En cumplimiento al artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera mediante copia certificada y sellada. 8. Remítase copia similar a la Junta del Acuerdo de Cartagena para fines de publicación. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.