PROCESO 8-IP-94 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 64 y 65 de la Decisión 85 (correspondientes a los artículos 92 y 96 de la Decisión 344), formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia - Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo. Consejero Ponente: Doctor Miguel González Rodríguez.

Expediente Nacional Nº 2607; demandante: “SOCIEDAD ESPUMAS PLASTICAS S.A.”. E interpretación de los artículos 58, 67, 68 de la Decisión 85; y 72, 80, 81, 85 y Disposición Transitoria Cuarta, de la Decisión 313. Caso: “COMODISIMOS”. Quito,14 de octubre de 1996 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, V I S T O S: Que en el proceso judicial interno correspondiente al Expediente Nº 2607 identificado en el epígrafe, instaurado ante el Tribunal consultante Consejo de Estado de la República de Colombia por la SOCIEDAD ESPUMAS PLASTICAS S.A., fueron intentadas, a través de apoderados, acciones de nulidad y restablecimiento de derechos contra las Resoluciones administrativas números: 08227 y 08229, ambas de 17 de octubre de 1991; 02925 y 02926 de 27 de agosto de 1992; y 733 de 31 de mayo de 1993.

Las cuatro primeras, fueron emitidas por la División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio; y la 733 por la citada Superintendencia de Industria y Comercio. Que esta última resolvió -acumulándolos- los recursos de apelación interpuestos contra las indicadas Resoluciones 08229 y 08227, las que a su vez habían confirmado, respectivamente y por vía de “reposición” o “reconsideración”, las también ya identificadas números 02925 y 02926.

Que la consulta se tramita con observancia formal de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal Comunitario, indicándose el nombre del Tribunal Nacional que formula la solicitud; la relación de las normas del ordenamiento jurídico cuya interpretación se requiere; el lugar y dirección del despacho judicial solicitante; la identificación de las causas que han dado origen a la solicitud de interpretación; y, además, A. Que los actos administrativos impugnados versan sobre los hechos que a continuación se describen, considerados por el Tribunal solicitante como los relevantes para la interpretación prejudicial: “a) La sociedad ESPUMAS PLASTICAS S.A., presentó las solicitudes de registro de las marcas COMODISIMOS (etiqueta con reivindicación de colores) y COMODISIMOS (etiqueta), para distinguir productos de la clase 20 del artículo 2º del Decreto 755 de 1.972 “b) Mediante autos de 3 de marzo de 1.988, proferidos en ambos expedientes por la División de Propiedad Industrial, se advirtió que las marcas en cuestión no eran susceptibles de registro por encuadrar dentro de las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales a) á c) de la Decisión 85”, según la solicitud de interpretación. Observa este Tribunal Andino que, en efecto, la respectiva constancia administrativa de la Superintendencia da fe de que sobre esas normas versó la advertencia, en tanto que, conforme a los propios términos del escrito impugnatorio, la advertencia administrativa de la que se habla, se encuentra -según la demandante- limitada a los incisos “a) y c)” del señalado artículo “58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

“c) Por memoriales Nos. 008794 y 008795 de 7 de abril de 1.988 agregados en cada uno de los expedientes se dió respuesta a las advertencias sobre irregistrabilidad aclarando que lo que se pretendía registrar era la descripción del contenido externo de las marcas, es decir, sus figuras, sus signos y sus colores. No obstante ello -afirma la demandante- la División de Propiedad Industrial decidió negar los registros solicitados por considerar que las marcas COMODISIMOS son expresiones que pueden llevar a los medios comerciales y al público consumidor a engaños sobre las características o aptitud para el uso de los productos y son denominaciones descriptivas por cuanto transmiten una idea clara e inmediata de una calidad o un rasgo particular de los productos” (subrayado de esta sentencia).

Asímismo, y conforme a lo que concluye el Alto Tribunal solicitante por vía de narración de los hechos del proceso judicial interno: “Para sustentar los cargos de violación adujo la demandante, en síntesis, lo siguiente: “ - Se violó el artículo 65 inciso 1º de la Decisión 85 (92 de la Decisión 344) por cuanto las solicitudes de registro de las marcas COMODISIMOS no merecían observaciones.

Además que dichas observaciones fueron clara y oportunamente desvirtuadas. En efecto, el signo COMODISIMOS no lleva a los medios comerciales ni al público consumidor a engaños sobre las características o aptitud para el uso de los productos que distingue ya que los productos de la clase 20 son de naturaleza doméstica. Tales productos proceden de materias primas extraídas del reino animal y/o vegetal.

Son fabricados en madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, etc. El modo de fabricación hace referencia a las técnicas empleadas para su elaboración y las características se refieren a las cualidades que permiten distinguirlos de otros productos. De tal suerte que la expresión COMODISIMOS no indica nada de lo anterior”.

“ - Se violó el artículo 64 de la Decisión 85 (96 de la Decisión 344), por cuanto la advertencia de que las marcas COMODISIMOS incurrían en causales de irregistrabilidad llevó a la División de Propiedad Industrial a violar por aplicación indebida dicha norma, pues si hubiere tenido en cuenta que las aludidas marcas no incurrían en tales causales, no hubiera dado aplicación al citado artículo 64”.

Adicionalmente, y por su parte, observa el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena que entre los argumentos esgrimidos por la impugnante de las resoluciones administrativas denegatorias de las marcas solicitadas, destaca que “COMODISIMOS” (etiqueta con reivindicación de colores) y “COMODISIMOS” (etiqueta) no describen ninguno de los productos comprendidos en la clase 20 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972 y que, a lo sumo, son denominaciones sugestivas o evocativas susceptibles de ser registradas como tales.

Observa además esta jurisdicción andina que la sociedad demandante fundamenta los recursos administrativos y el judicial interpuestos, “entre otros, en el siguiente argumento doctrinario: “Deslindar el campo entre las denominaciones descriptivas y las sugestivas o evocativas no es fácil. Nosotros consideramos que la marca AROMA, para jabones, es lo suficientemente distintiva para que se permita su registro, tal como se resolvió hace algunos años en Colombia, pues simplemente sugiere o evoca una característica del jabón” (negrillas fuera del texto).

PACHON MUÑOZ, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. 1 ed. Bogotá: Temis, 1.984, P.103)”. Y así mismo, justifica el demandante esos recursos, entre otros razonamientos, en las siguientes normas de Derecho positivo comunitario andino: “ las citadas marcas no incurrían en las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales a) y c) del artículo 58 de la Decisión 85 (hoy literales h) y d) del artículo 72 de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena)”.

“Es conveniente -continúa el recurrente- interpretar las causales de irregistrabilidad referidas: “Del literal a) del artículo 58 de la Decisión 85, se desprenden las siguientes causales de irregistrabilidad: “i) Que la marca sea contraria a las buenas costumbres.” “ii) Que la marca sea contraria al orden público.” “iii) Que la marca pueda engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate.” “No ocurre lo mismo con el literal h) del artículo 72 de la Decisión 313, pues el susodicho literal sólo hace referencia a la causal de irregistrabilidad citada en el punto iii., causal en la cual, tanto la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) como la Superintendencia de Industria y Comercio, se apoyaron para negar el registro de las marcas que ahora nos ocupa.” “Por tales razones, sólo es pertinente analizar la modalidad última citada.

“En efecto, el signo COMODISIMOS no lleva a los medios comerciales ni al público consumidor a engaños sobre las características o aptitud para el uso de los productos que distingue. “Sometida a examen la expresión COMODISIMOS acerca de la posibilidad de engañar a los medios comerciales o al público consumidor sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios que identifica, se obtienen los siguientes resultados: “- Los productos de la clase 20 son de naturaleza doméstica.

Los muebles, espejos y marcas, etc., comprendidos en la clase mencionada, forman parte del ajuar de la casa. “- Tales productos proceden de materias primas extraídas del reino animal y/o del reino vegetal. Son fabricados en madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, corcho (sic), ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todas estas materias o de materias plásticas (procesamiento sintético).

“- El modo de fabricación hace referencia a las técnicas (artesanales, industriales, etc.) empleadas para su elaboración. “- Las características se refieren a las cualidades que permiten distinguirlos de otros productos, por ejemplo: muebles reclinables, muebles acolchados, muebles de tocador, etc. La aptitud para el uso se refiere a la cualidad que hace que sean idóneos, adecuados o acomodados para cierto fin o destinación. Verbigracia: muebles para sala, muebles para alcoba, espejos para baños, marcos para espejos, etc, etc.

“Como puede observase, la expresión COMODISIMOS no indica que los productos que distingue, esto es, los comprendidos en la clase 20, son de naturaleza doméstica, o que procedan de elementos extraídos de vegetales o animales; tampoco determina el modo de fabricación ni las características ni las aptitudes para el uso de los mismos”. Después de transcribir los artículos 58, letra c), de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 72, letra d), de la Decisión 313, afirma la demandante: “Regulan las normas acabadas de transcribir lo atinente a la prohibición de registrar como marcas los signos o denominaciones descriptivas, idóneas para comunicar las características, funciones, cualidades o ingredientes de los productos que distinguen.” Y añade: “Con todo, dicho registro también es procedente por la siguiente razón adicional: “Porque ya está registrada la marca COMODISIMOS, a nombre de mi mandante, para distinguir tal clase de productos.” Visto que este Tribunal estima, como va siendo ya tradicional en su jurisprudencia, que la narración de los hechos de la parte demandante debe acompañarse también de los expuestos por la demandada, en el caso la Nación colombiana (Superintendencia de Industria y Comercio), y así lo ha dejado establecido en efecto -por ejemplo en el caso 7-IP-95, proceso entre las mismas partes, sentencia de 7 de agosto de 1995-, y como en la presente solicitud de interpretación considera también indispensable resumir el contenido del escrito de respuesta a la demanda, pieza siempre relevante en todo proceso judicial: B. Aporta en efecto la demandada en su contestación, que las resoluciones 08227 y 08229, ambas del 17 de octubre de 1991, se expidieron con arreglo a la Decisión 85, artículo 85, letras a) y c), y al respecto expresa que “la mención que hace el demandante de la Decisión 313 no es pertinente, habida cuenta (de) que ésta solamente entró a regir el 14 de febrero de 1992 y las resoluciones antes citadas se expidieron el 17 de octubre de 1991, es decir, antes de la vigencia de la Decisión 313.” Pero observa al respecto este Tribunal Andino que si bien, en efecto, las mencionadas resoluciones, denegatorias de la inscripción registral, al amparo de la Decisión 85, impugnadas luego “en reposición” o “reconsideración”, fueron confirmadas por resoluciones administrativas de índole jurisdiccional números 02925 y 02926, ambas del 27 de agosto de 1992; confirmación que se produjo también bajo el mismo régimen comunitario de la Decisión 85.

Resuelto posteriormente el subsidiario recurso de alzada, apelación o jerárquico, mediante la tantas veces citada providencia administrativa 733 del 31 de mayo de 1993 -igualmente confirmatoria de las anteriores que declararon la irregistrabilidad de las marcas COMODISIMOS- fue esta última la única en agotar la vía administrativa, habiendo consecuentemente “causado estado”, vigente la Decisión 313 desde el 14 de febrero de 1992 (fecha de su publicación en la Gaceta Oficial Nº 101 del Acuerdo de Cartagena).

Expresa en efecto la administración recurrida, en su referido escrito de contestación a la demanda lo siguiente: “Es inequívoco que las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las que ahora preceptúa la Decisión 313 son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, a las que no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente en su acatamiento.” La demandada apoya también sus resoluciones decisorias en jurisprudencia comunitaria.

C. Por todo lo anteriormente expuesto considera también relevante este Tribunal Andino, a los fines de la interpretación solicitada, hacer mención aunque sucinta, del contenido de la Resolución 733; de la cual se desprende: Que la Administración recurrida, obligada como estaba por la Decisión 85 a examinar las causales de irregistrabilidad de las marcas solicitadas, las declaró inadmisibles, y así lo confirmó al decidir los respectivos recursos de reposición, e igualmente al resolver el subsidiario de “apelación” o de “alzada” mediante su pronunciamiento Nº 733 del 31-5-93, definitivo y firme en la vía administrativa, producido este último, como se ha reseñado supra, cuando ya estaba vigente la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Consideró en esa oportunidad la Administración recurrida que con “la expresión COMODISIMOS” se le está dando un calificativo al mismo producto sobre una de sus características, por lo que las respectivas solicitudes caen dentro de la causal de irregistrabilidad aplicables a las denominaciones descriptivas o genéricas que puedan servir para designar la calidad o un rasgo particular del producto; a pesar de que la expresión ‘COMODISIMOS’ se ha presentado con características especiales como son el tipo de letra especial utilizado en su presentación,” porque “no puede dejarse de lado la descriptividad de la expresión, la cual debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos comprendidos en la clase solicitada.” Se apoya la recurrida en que “la doctrina ha precisado también que las denominaciones descriptivas corresponden a la pregunta ‘¿cómo es?’ (Manuel Pachón Muñoz, Manual de Propiedad Industrial ).

A juicio de este despacho -continúa- la expresión ‘COMODISIMOS’ referida a productos de la clase 20 de la nomenclatura vigente resulta descriptiva, puesto que enuncia las características del producto (muebles) ya que se refiere a la proporcionalidad y comodidad para satisfacer las necesidades de descanso y reposo por quien la utiliza, vale decir responde a la pregunta ¿cómo es el producto distinguido?; en consecuencia se trata de una expresión irregistrable en razón de su descriptividad respecto de los productos que pretende distinguir.” Como ya se ha expuesto supra, la demandada respalda, además, las resoluciones impugnadas en la jurisprudencia de esta Jurisdicción Comunitaria y cita, en el escrito de contestación a la demanda, sentencia de fecha 19 octubre de 1989.

Con ocasión de la presente consulta, advierte el Tribunal Andino que aun la Resolución 733 del 31.5.93, producida obviamente vigente la Decisión 313 -Resolución aquella confirmatoria, se insiste, de las números 02925 y 02926, ambas del 27 de agosto de 1992, y estas últimas, a su vez confirmatorias también de las Resoluciones Nº 08227 y 08229, del 17 de octubre de 1991, todas emitidas en vigencia de la Decisión 85- alude sinembargo (la número 733, en su parte fundamentatoria), a las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 58, letras a) y c), de la Decisión 85.

La defensa de las impugnadas la realiza la administración en los términos que ya se han dejado expuestos: “Es cierto que las Resoluciones Nº 08227 del 17 de octubre de 1991 y Nº 08229 de la misma fecha, se fundamentaron entre otras consideraciones en que las marcas COMODISIMOS (etiqueta) solicitadas en registro, se encontraban comprendidas dentro de las causales establecidas en los literales a) y c) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; la mención que hace el demandante de este hecho de la Decisión 313 no es pertinente habida cuenta de que ésta solamente entró a regir el 14 de febrero de 1992 y las resoluciones antes citadas se expidieron el 17 de octubre de 1991, es decir, antes de la vigencia de la Decisión 313.” Y finalmente se desprende de la recurrida: “Que a pesar de que el solicitante insiste en el registro del contenido externo de las marcas ‘COMODISIMOS’ (etiqueta) y ‘COMODISIMOS’ (etiqueta con reivindicación de colores), el signo descrito no tiene connotación o características diferentes al conceptual de la misma expresión; por lo tanto, la insistencia del interesado no tiene cabida; además la respuesta a la advertencia de irregistrabilidad en ningún momento describió figuras o características externas que desvirtuaran las causales de irregistrabilidad observadas con anterioridad para la expresión ‘COMODISIMOS’;” (véase folio treinta y dos).

Y concluye: “ en consecuencia este Despacho considera que la expresión ‘COMODISIMOS’ (etiqueta) y ‘COMODISIMOS’ (etiqueta con reivindicación de colores) están comprendidas en las causales de irregistrabilidad consagradas en los literales a) y c) del artículo 58 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.” C O N S I D E R A N D O: Por tanto este Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, con vista de todo lo anteriormente expuesto: I. APLICACION DE LA DECISION 313 Habiendo entrado a regir el 14 de febrero de 1992, estima el juzgador comunitario, y así lo declara expresamente, que sus normas son obviamente aplicables a la Resolución Nº 733 de fecha 31 de mayo de 1993, emitida por la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia por vía de tramitación del recurso gubernativo o jerárquico, y en consecuencia quedó firme en la vía administrativa al haber causado estado.

En razón de lo cual las disposiciones de la misma, pertinentes para el caso concreto planteado ante la jurisdicción nacional, han de añadirse al catálogo de las solicitadas por esta última en interpretación prejudicial. En efecto a pesar de que dicha Resolución aparece como presentada por la administración recurrida con fundamento en las letras a) y c) del Artículo 58 de la Decisión 85, dictada como fue cuando ya se encontraba en vigencia la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, su fundamento implícito se encuentra en las normas bajo cuyo imperio nació, particularmente en su Artículo 72.

Véase esta fundamentación implícita, en la defensa judicial de la recurrida, punto DÉCIMO CUARTO, frase transcrita supra, y que textualmente expresa: “Es inequívoco que las causales de irregistrabilidad contempladas en el artículo 58 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y las que ahora preceptúa la Decisión 313 son normas de orden público y de obligatorio cumplimiento, a las que no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente en su acatamiento.” En opinión de esta Jurisdicción Andina, tampoco repelería al Derecho Comunitario la fundamentación de una resolución administrativa en el Derecho derogado, si los principios generales de éste hubieren pasado a formar parte del Derecho, también Comunitario, vigente.

Tanto más cuanto -como es el caso de autos- si en la cadena de actuaciones administrativas resolutorias, que configuran el procedimiento de conformación y revisión de éstas, las iniciales que denegaron la marca y las posteriores, decisorias de los recursos de reconsideración o reposición, se dictaron en ejecución de la Decisión 85, habiendo culminado finalmente en el acto que causó estado (Resolución 733), adoptado con arreglo a la Decisión 313, que ya había entrado a regir el caso.

Lo que no es más que una manifestación del “límite temporal de la vigencia de la ley”, respecto de la Decisión 85; y de aplicación de la para entonces recién entrada en vigor Decisión 313 a los procedimientos en curso, problema de “la vigencia temporal de la Ley”, prolijamente examinado en sentencia de este Tribunal del 11 de octubre de 1994 (‘Sociedad Comidas Rápidas Mac Pollo S.A.’, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, pág. 115 y s.s.”).

Dentro de la misma problemática se inscribe también la Cuarta Disposición Transitoria de la Decisión 313, que protege “todo derecho de Propiedad Industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la” referida Decisión 313. Lo que por argumento a contrario excluye la tramitación de solicitudes que no han culminado en un derecho ya adquirido, aplicándose por tanto desde su entrada en vigencia a las tramitaciones en curso.

De consiguiente, en opinión de este Tribunal, la norma vigente al momento de resolverse los recursos interpuestos, a los que puso fin la tantas veces citada Resolución 733, era la Decisión 313 que en el tránsito legislativo sustituyó a la Decisión 311, derogatoria a su vez de la Decisión 85, ésta aplicada a las Resoluciones 08227 y 08229, ambas de 17.10.91., y a las de 27.08.92, números 02925 y 02926.

En razón de lo cual, la Decisión 313 es también aplicable al caso controvertido, y por tanto viable su interpretación prejudicial. Así lo ha decidido este Tribunal en caso semejante al de autos, trabado entre las mismas partes (Proceso 7-IP- 95, sentencia de 07.08.95, caso “COMODISIMOS”). La correspondiente aplicación de las Decisiones 85 y 313 aparece también reseñada en los propios argumentos de la demandante cuando hace referencia a las normas equivalentes de las Decisiones 85 y 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

(Véase supra, páginas tres y siguientes de la presente sentencia). Habrá de ser examinado entonces por la Jurisdicción Nacional si ambas Decisiones Comunitarias conservan idénticos principios -y en el caso límite las mismas normas- en relación al caso concreto en debate, debiendo ser acatados los criterios sentados a continuación por este Tribunal respecto de las: II.

NORMAS OBJETO DE INTERPRETACION Considera este Tribunal como objeto de interpretación los siguientes textos: DECISION 85: “ Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: a) Las que sean contrarias a las buenas costumbres o al orden público, o las que puedan engañar a los medios comerciales o al público consumidor, sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o la aptitud para el uso de los productos o servicios de que se trate;” ( ) c) Las denominaciones descriptivas o genéricas, en cualquier idioma y los signos que puedan servir para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor o la época de la producción de los productos o de la prestación de servicios;” ( ) “Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58, y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud.” “Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro.

“Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca”. “Artículo 67.- Si no se presentaren oposiciones o éstas fueren rechazadas, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro.” “Artículo 68.- El registro de una marca y su protección se extenderán solamente a una clase.

Para registrar una marca en varias clases se requerirá solicitudes separadas para cada una de ellas, deberán pagarse los derechos respectivos y su tramitación se hará en forma independiente. “Los Países Miembros se comprometen a adoptar la clasificación internacional suscrita en Niza el 15 de junio de 1957. “Los Países Miembros que todavía no han adoptado dicha clasificación tendrán un plazo de un año, contado a partir de la vigencia del presente Reglamento, para hacerlo.” DECISION 313: “Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “g) sean contrarios a la ley, a la moral, al orden público o a las buenas costumbres;” “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 80.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades.

Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad. “Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada.” “Artículo 81.- Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación, por una sola vez.” “Artículo 85.- Vencido el plazo establecido en el artículo 82, sin que se hubieren presentado observaciones la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “DISPOSICIONES TRANSITORIAS “CUARTA.- Todo derecho de propiedad industrial válidamente concedido de conformidad con la legislación existente con anterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la presente Decisión, subsistirá por el tiempo en que fue concedido.

En lo relativo a su uso, goce, obligaciones, licencias, renovaciones y prórrogas, se aplicarán las normas contenidas en la presente Decisión.” III. CAUSALES DE IRREGISTRABILIDAD Sobre el particular este Tribunal se ha manifestado en el señalado caso 7-IP-95 (“COMODISIMOS”), sentando una doctrina enteramente aplicable al caso concreto, orientadora para el juez consultante, y en su caso para el funcionario administrativo, de la aplicación de las causales de irregistrabilidad que en el juicio interno se controvierte.

El orden público Expresó en esa ocasión la Jurisdicción Andina que: “El artículo 58, literal a), de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena tutela el interés general frente a marcas que puedan contrariar el orden público y las buenas costumbres o puedan causar engaño al consumidor, conceptos también incorporados en los literales g) y h) del artículo 72 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena.” Protección que juega -se afirma- en los artículos de esas Decisiones, que van dirigidos tanto a la protección del consumidor como del productor, pero siempre en interés general de la comunidad andina, discriminando al respecto: “Del primero, el consumidor, a fin de defender su autonomía y evitar que pueda caer en error de hecho en el proceso de selección y adquisición de los bienes y servicios que consume, por verse inducido al engaño o confusión sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, las características o, en general, sobre la información acerca de los productos que eventualmente esté llamado a adquirir.

Del segundo, el productor, con el fin de protegerlo de las prácticas desleales de comercio que puedan menoscabar la legítima posición que hayan logrado los productores y distribuidores de un determinado bien en el mercado. Adicionalmente la capacidad distintiva de la marca que protege el registro, tiene como finalidad contribuir al libre comercio en un mercado competitivo que debe caracterizarse por la transparencia en la oferta pública de bienes y servicios.

Estas consideraciones de orden público en beneficio de la colectividad, son las que deben orientar el criterio de la Oficina Nacional Competente en el examen de registrabilidad de las marcas sometidas a su aprobación, con miras a la protección del interés general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervienen en el mismo como productores y consumidores.” “Sobre los anteriores temas se ha pronunciado el Tribunal en las Interpretaciones Prejudiciales 1-IP-87, 4-IP-88, 2-IP-89 (citada por la administración recurrida en la defensa de los actos impugnados ante la jurisdicción consultante), 6-IP-89, 3-IP-90, 4-IP-90, 3-IP-91, 4-IP-91 y 2-IP-94, publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena, 28, 39, 49, 50, 70, 71, 93, 97 y 163, respectivamente.” (El paréntesis de este párrafo corresponde a la presente sentencia).

Denominaciones Descriptivas y Denominaciones Evocativas o Sugestivas En cuanto al alegato del demandante de que la marca “COMODISIMOS” corresponde a una denominación evocativa y no descriptiva, el pronunciamento del juez consultante ha de estar orientado también por la constante jurisprudencia de este Tribunal, concretada en el caso arriba señalado, y conforme a la cual, tanto el artículo 58, literal c), de la Decisión 85 como el artículo 72, literal d), de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, que lo sustituyó, establecen a la par la irregistrabilidad de los signos descriptivos, entendiendo por éstos, los que designan la calidad o características usuales del producto que se describe, apoyada dicha sentencia en autorizada doctrina.

Pero reconoce así mismo el Tribunal Andino que: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto.

De ahí, por ejemplo, que el término confortable no sea susceptible de registro para sillones y en cambio, sí podría serlo, también por ejemplo, para pasta de dientes.” (Señalada sentencia del 07.08.95., Proceso 07-IP-95, “COMODISIMO”, confirmando la jurisprudencia pacíficamente reiterada a partir de nuestra sentencia de 19 de octubre de 1989, caso “empresa Productos Familia S.A.”, citada por la recurrida en la defensa que ante la jurisdicción nacional interna hizo de las resoluciones impugnadas).

También reconoce esta Alta Jurisdicción Andina: “Al lado de los signos descriptivos se encuentran los evocativos que por cumplir a cabalidad la función distintiva de la marca, pueden ser registrables. No existe un límite exacto para diferenciar lo signos descriptivos de los evocativos y por tanto corresponderá también a la autoridad nacional en cada caso establecer, al examinar la solicitud de registro, si ella se refiere a uno o a otro tipo.

Se encuentran dentro de la categoría de signos evocativos los que poseen la habilidad de transmitir a la mente una imagen o idea sobre el producto, por el camino de un esfuerzo imaginativo. Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

(Rangel Medina, David, “Tratado de Derecho Marcario”, 1960, págs. 273 y 356 y Otamendi, obra citada). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas.” Corresponde ahora al juez consultante juzgar el caso de autos a la luz de la doctrina interpretativa -reiterada y constante-, de este Tribunal Andino. IV.

PROCEDIMIENTO DE REGISTRO De lo expuesto supra, al reseñar tanto el juez solicitante como el Tribunal Andino, las causales de impugnación alegadas por la demandante, expresa ésta que la Administración recurrida, al dictar las resoluciones impugnadas, violó: el artículo 65, inciso 1º, de la Decisión 85; y el 64 de la Decisión 85, por aplicación indebida de esta última, argumentando al respecto que si la Administración hubiere tenido en cuenta que las marcas COMODISIMOS no incurrían en las causales de irregistrabilidad previstas en la norma comunitaria, “no hubiera dado aplicación al citado artículo 64”.

Es atinente al caso concreto, la doctrina sentada y reiterada por este Tribunal, conforme a la cual: “La demandante considera que los actos tachados de ilegalidad violaron los artículos 64 de la Decisión 85 y 85 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, al advertir la Oficina Nacional Competente que la marca solicitada está incursa en las causales de irregistrabilidad contempladas en la norma comunitaria.

“A fin de dar aplicación al ordenamiento jurídico andino en materia procesal y distinguirlo de normas sustantivas como las contenidas en los artículos 58 de la Decisión 85 y 72 de la 313, este Tribunal estima del caso referirse al procedimiento de registro contenido en los artículos 60 y siguientes de la Decisión 85 y a los correspondientes de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, a fin de desentrañar el alcance de la tramitación del registro de una marca para que el Juez Nacional pueda determinar en el proceso contencioso en curso, si la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superentendencia de Industria y Comercio, se ciñó o no al procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico comunitario.

“Las normas de procedimiento mencionadas se refieren al contenido y a los documentos que deberán acompañarse a una solicitud de Registro (Arts. 60 de la Decisión 85 y 76 de la 313); al examen de forma y de fondo de la solicitud (Arts. 62 y 63 de la Decisión 85 y 79 y 80 de la 313); y al rechazo o expedición del registro (Arts. 64 y 67 de la Decisión 85 y 80, inciso 2º de la 313).

“La norma comunitaria contempla pues los siguientes trámites procesales para la aprobación o rechazo de un registro que deberán ser cumplidos para que la actuación administrativa no sea viciada de nulidad: el examen formal de registrabilidad y la determinación, también mediante examen, acerca de si el signo que se solicita registrar es novedoso, visible y suficientemente distintivo, y si no está incurso en causales de irregistrabilidad como las contenidas en los artículo 58 y 59 de la Decisión 85 y 72 y 73 de la 313; la notificación al interesado con el lleno de los requisitos de forma exigidos por los artículo 60 y 61 de la Decisión 85; la orden de publicación del extracto de la solicitud para que las personas puedan oponerse a ella según lo establecido por el artículo 65 de la Decisión 85 o puedan presentar observaciones de acuerdo con los artículo 82 y 83 de la Decisión 313 y la tramitación de ellas; y finalmente la aprobación o negación de la solicitud según el caso.

“Admitida desde el punto de vista formal la solicitud, debe la administración examinar de oficio si la marca puede registrarse por no hallarse comprendida en ninguna de la causales que impiden el registro como marca de un signo distintivo. En esta etapa del proceso administrativo la Oficina Nacional Competente en su análisis sobre la registrabilidad de la marca, obra en interés general para proteger los derechos de los consumidores de los productores y de la trasparencia del mercado.

El examen ex officio sobre la registrabilidad de la marca debe preservarse como pilar fundamental que garantiza la protección de los pequeños comerciantes y de los consumidores. La autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica.

“De lo anteriormente expuesto puede deducirse que si la administración se ha ajustado a las normas procedimentales para la aprobación o rechazo de una solicitud de registro, habiendo dado oportunidad procesal a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por el artículo 64 de la Decisión 85 (relacionado con el artículo 80 inciso 2º de la Decisión 313), sin que pueda alegarse, como lo hace la demandante, que las normas citadas se han violado por el hecho, en sí mismo, de haberse negado el registro al considerar que el signo no era registrable por los motivos aducidos en las Resoluciones que se acusan de ilegalidad.

“Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacer el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca. Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales.

En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso.” (Señalada sentencia del 7.8.95, proceso 7-IP-95, COMODISIMOS).

V. PROTECCION DEL REGISTRO MARCARIO La jurisprudencia del Tribunal Andino ha sido también constante en dejar sentado el carácter de “sistema atributivo” que nuestra legislación comunitaria tiene, “en virtud del cual sólo gozará de derechos inherentes a la marca quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente, a cargo de la Oficina Nacional Competente”; pero dejando aclarado que el “beneficiario del registro de una marca dentro de una clase determinada del nomenclator” sólo “goza de título legítimo para ejercer el derecho al uso exclusivo de la misma con respecto a los bienes comprendidos en la clase para la cual solicitó el registro, no pudiendo extenderse los beneficios a productos incluidos en otras clases”.

(Señalada sentencia de 07.08.95, proceso 7-IP-95). Concluye la señalada sentencia: “En otros términos, autorizado el registro su titular adquiere un derecho al uso de la marca en consideración a determinado producto o clase de productos. En el caso aludido por el demandante dentro del proceso interno que dio origen a la presente consulta, el titular de la marca COMODISIMOS puede utilizarla para distinguir productos comprendidos en la clase 20 de la clasificación internacional de Niza y en tal sentido tiene un derecho adquirido sobre ella; pero de esta situación no puede derivarse derecho eventual alguno para obtener el registro de la misma marca con respecto a productos comprendidos en una clase diferente, porque las razones que tuvo en cuenta la administración para registrar determinada marca en una clase, no constituyen condición necesaria para que puedan ser aplicadas al registro de productos perteneciente a otra clase.

Se trata de dos actuaciones distintas, para dos clases de productos diferentes y de dos situaciones jurídicas diversas: en el caso del registro de la marca COMODISIMOS dentro de la clase 20 del nomenclator, existe un derecho adquirido o situación jurídica concreta para su titular, en tanto que las pretensiones del demandante frente al registro del mismo signo en la clase 24 apenas representan una mera expectativa o situación jurídica abstracta.

“El artículo 68 de la Decisión 85, es claro al establecer que el registro de una marca y su protección se extienden solamente a una clase; de manera que para registrar una marca en varias clases se requerirán solicitudes separadas para cada una de ellas, y su tramitación por la Oficina Nacional Competente deberá hacerse en forma independiente.

Lógico es concluir que en presencia de diversas solicitudes de registro de una misma marca, las consideraciones sobre registrabilidad que haga autónomamente la administración serán distintas en uno y otro caso, como quiera que ellas deberán examinarse en forma independiente, sin que el criterio del administrador deba verse necesariamente comprometido por la preexistencia de un signo ya registrado como marca en otra clasificación del nomenclator." Interpretación que deberá tener en cuenta el juez consultante cuando le toque juzgar acerca del argumento de la demandante, conforme al cual ya tiene registrada la marca COMODISIMOS a su nombre, para distinguir determinados productos.

Con fundamento en las precedentes consideraciones, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA, C O N C L U Y E: 1. Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse las resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquellas. 2.

No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren precisamente a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del producto de que se trate. Por el contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que, incorporando un elemento de fantasía, transmitan indirectamente al consumidor una idea que le permita asociar el signo con el producto que se anuncia. 3.

El examen sobre la registrabilidad de la marca que deba hacer la oficina nacional competente, según lo dispuesto en los artículos 62 y 63 de la Decisión 85, y 79 y 80 de la Decisión 313, se enmarca dentro de los criterios de orden público. Por tanto deberá ceñirse a consideraciones de interés colectivo en beneficio general del mercado de bienes y servicios y de quienes intervengan en el mismo. 4.

El cumplimiento de las normas procedimentales para la aprobación del registro de una marca por parte de la autoridad nacional competente, constituye requisito necesario para garantizar el debido proceso, pero es independiente del resultado de la aplicación de las normas sustantivas contenidas en los artículos 58 y 59 de la Decisión 85 y 72 y 73 de la Decisión 313, en su caso. 5.

De conformidad con lo establecido en el artículo 68 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, el registro de una marca y su protección se extiende solamente a la clase de productos para la cual se hubiere solicitado, y no confiere a su titular expectativa o derecho alguno para obtener necesariamente el registro de igual signo distintivo en otra clase de productos. 6.

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo 31 del Tratado, el Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación en la sentencia que dicte dentro del Proceso Interno Nº 2607. 7. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 8.

Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- SECRETARIA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el respectivo expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.

Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.