PROCESO Nº 33-IP-95 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través del Consejero doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, y del literal d) del artículo 82 de la misma Decisión. Registro de la marca “PANPAN PAN PAN” (clase 30), solicitada por la compañía GRASAS VEGETALES S.A..- Expediente Nº 3266.

Quito, noviembre 15 de 1996 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, en cumplimiento de auto de 18 de septiembre de 1995, solicita a este Organismo Comunitario la interpretación prejudicial de los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, dentro del proceso interno Nº 3266, por el cual se demanda la declaratoria de nulidad de la resolución 3791 de 6 de septiembre de 1994, mediante la cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “PANPAN PAN PAN” presentada a nombre de Grasas Vegetales S.A., para distinguir productos de la clase 30.

Que de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, el Consejo de Estado tiene competencia para solicitar la interpretación prejudicial y este Tribunal para absolverla. Que la solicitud requerida reúne los requisitos contemplados en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184). Que el Consejero Ponente ha recogido en su petición como hechos relevantes para elaborar el informe sucinto los siguiente: “.- El 9 de noviembre de 1992 la Sociedad Grasas Vegetales S.A., por intermedio de apoderado solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca “PANPAN PAN PAN” para distinguir productos comprendidos en la clase 30 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972. 2.- Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros. 3.- Mediante Resolución Nº 37191 de 6 de septiembre de 1994, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro solicitado, argumentando que la marca PANPAN PAN PAN encuadra en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de los signos que “consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse” y que “en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita consiste en la repetición de la palabra PAN la cual es genérica respecto de los productos que se pretenden amparar con el registro. 4.- Contra la anterior decisión la Sociedad peticionaria, por intermedio de apoderado, interpuso recurso de apelación, con base en los siguientes argumentos: a) Lo que se pretende registrar como marca no es el término genérico PAN, sino una expresión absolutamente distinta y susceptible de registro, puesto que no es exclusiva de los productos comprendidos en la clase 30 internacional ya que “se trata de un signo compuesto, fantástico, irreal y absolutamente distintivo”. b) Al preceptuar el literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que “no es registrable el signo solicitado exclusivamente, está estableciendo claramente que si el signo se encuentra acompañado de otro signo ya sea NOMINATIVO O FIGURATIVO, puede registrarse como marca, ya que estos últimos le dan suficiente distintividad al signo que se pretende registrar. c) La marca PANPAN PAN PAN está formada a su vez por varios signos que no obstante ser semejantes, no constituyen productos genéricos de la clase 30 internacional, por lo tanto “ lo que se pretende registrar es todo el conjunto solicitado, no simplemente la expresión PAN”. d) Dicho signo “ tiene la suficiente fuerza distintiva necesaria para que los consumidores puedan diferenciar los productos que distingue de otros iguales o similares”. 5.- Como quiera que transcurrido el término de 2 meses desde la fecha de interposición del recurso de apelación contra la Resolución Nº 37191 de 1994, sin que la Superintendencia de Industria y Comercio notificara al actor decisión expresa sobre el mismo, debe entenderse que fue denegado (art. 60 del C.C.A.)”.

Que el Tribunal en base a la documentación enviada, amplía algunos conceptos que en su opinión, merecen ser citados para un mejor conocimiento del caso interno planteado ante el Consejo de Estado: I. Recurso de apelación contra la Resolución 37191, interpuesto por la compañía Grasas Vegetales S.A. En este escrito se dice: a) “El signo que se pretende registrar, está formado a su vez por varios signos, que no obstante ser semejantes, no constituyen productos genéricos de la clase 30 Internacional.

Si se trata de averiguar el significado etimológico del signo PANPAN, PAN PAN, se podrá observar que ningún Diccionario define tal concepto, en ningún aspecto, de tal manera que queda demostrado plenamente que es absolutamente fantástico y distintivo ”. b) “Por otro lado, resulta pertinente enunciar que el signo PANPAN, PAN PAN, hace referencia a una cognotación musical, pues así es como se representa la gran mayoría de las veces, la forma como termina una composición musical ”.

II Demanda ante el Consejo de Estado de Colombia: Actora la Compañía Grasas Vegetales S.A.. En sus petitorios, la actora sostiene: a) Que se violó el artículo 96 de la Decisión 344, “dado que la División de Signos Distintivos erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca PANPAN PAN PAN ”. b) Insiste en que el signo solicitado como marca no “determina la calidad, ni las características, ni las aptitudes para el uso de los productos comprendidos en la clase 30”.

Añade que “en reiteradas ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que toda modificación de un signo genérico o descriptivo es susceptible de registro como marca distintiva de los productos que se identifican con el signo genérico”. c) Cita como ejemplos de marcas que han sido registradas con la expresión PAN, de la clase 30: “ COMAPAN, TAJAPAN, LEVAPAN, YEMAPAN, BRILLAPAN, PARAPAN, P.A.N., etc.”. d) Recalca que el signo a inscribirse reúne los requisitos que se contemplan en el artículo 81 de la Decisión 344.

III Contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio a la demanda presentada ante el Consejo de Estado por la compañía Grasas Vegetales S.A.. Fundamenta su escrito con los siguientes conceptos: a) “ Las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede substraerse la Oficina Nacional Competente”. b) “ Si bien es cierto que publicado los extractos de las solicitudes de registro de la marca “PANPAN PAN PAN” en la Gaceta de Propiedad Industrial para la clase 30a, (expediente Nº 370582) no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no impedía que la Oficina Nacional Competente examinara la irregistrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca conforme a lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344 ”. c) “La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 82 literal d) impide legalmente que sean registrados los signos que consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse ”. d) “ Que en el presente caso, el signo cuyo registro como marca se solicita consiste en la repetición de la palabra PAN la cual es genérica respecto de los productos que se pretende amparar con el registro ”.

Que los productos comprendidos en la clase 30 y que se solicitan para proteger la marca son: “ Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensaladas); especias, hielo, bizcochería, bizcochos, confitería a base de cacahuetes”.

C O N S I D E R A N D O: El juez solicitante de la interpretación prejudicial, el Consejo de Estado de la República de Colombia, cita como normas requeridas para ese objetivo los artículos 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Dentro del proceso y tanto en la Resolución impugnada Nº 37191, como a la demanda ante el Consejo de Estado y en la contestación de la Superintendencia de Industria y Comercio, se debaten hechos sustentados en el literal d) del artículo 82 de la mencionada Decisión 344.

Este Tribunal con la facultad decisoria para determinar cuáles normas deben ser interpretadas, solicitadas o no por el juez nacional, cree necesario ampliar la interpretación a la norma del literal d) del mencionado artículo 82. El texto de las disposiciones objeto de esta acción interpretativa son: DECISION 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse”;

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”.

“Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA CONSIDERADO COMO MARCA Los requisitos esenciales o intrínsecos para que un signo pueda ser considerado como marca, se encuentran especificados en el inciso primero del artículo 81 de la Decisión 344: perceptibilidad, distintibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

El signo es una iniciativa humana y en definitiva es un producto del ingenio, de la imaginación y de la creación, que mientras permanece en esa etapa de formación no tiene transcendencia hacia el exterior. Bien sea con el uso, en los países donde se adopta el sistema declarativo para la concesión de marcas, o con la solicitud y registro, en los sistemas atributivos como el Andino, el signo requiere de su exteriorización o materialización para que el público pueda percibirlo; la perceptibilidad hace relación directa con uno o cualquiera de los cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto; este criterio amplía el mas restrictivo a que hacía referencia la Decisión 85 asignando exclusivamente al sentido de la vista, la aptitud de perceptibilidad del signo marcario.

Las marcas que han tenido hasta ahora un mayor alcance registral son aquellas que han utilizado la percepción del signo a través de la vista; con ese alcance se han registrado denominaciones, vocablos, dibujos, gráficos, combinaciones de palabras, de palabras y gráficos, de colores, frases, etc. que han penetrado en la mente del consumidor o han llegado a su conocimiento a través de la vista.

Doctrinalmente se admite como de difícil expresión perceptiva las marcas olfativas y gustativas, no a así las auditivas o sonoras, que deben tener características propias para su registro. No se entenderá que una palabra por ser escuchada y entendida por medio del sentido del oído es en sí una marca auditiva. (Ver proceso 27-IP-95). Ha considerado este Tribunal la distintividad del signo como la esencia intrínseca marcaria, en la medida en que este elemento nace del propio concepto de marca que doctrinaria y legalmente se ha aceptado (artículo 81, inciso segundo de la Decisión 344).

La marca es el signo con el cual el industrial o comerciante protege sus productos frente a los productos idénticos o similares de sus competidores, con el objeto de diferenciarlos e identificarlos. El signo que no diferencie ni identifique las mercancías de un productor frente a los de otro, carece de cuño distintivo y carece de capacidad legal para convertirse en marca.

Si entre lo distintivo y distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial y el objeto de la protección legal para constituirse en marca (Proceso 27-IP-95). El signo distintivo es aquel que permite en forma inconfundible distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca” (Proceso 2-IP-95, G. O. Nº 199, enero 26 de 1996).

Algunas de las prohibiciones contenidas tanto en el artículo 82 como en el 83 de la Decisión 344, se fundamentan en la condición distintiva que debe reunir el signo; por ello no tienen tales características las palabras genéricas, usuales o comunes del producto que va a proteger la marca, las denominaciones que describan al producto, las que consistan en un color aisladamente, las que sean confundibles con otras ya registradas, etc.

La marca debe adherirse al producto, mas que desde el punto de vista material, desde el ángulo psicológico, de tal modo que el pronunciamiento o la evocación de la marca ya utilizada permita al consumidor diferenciar el producto de otros similares e identificarlo. En este sentido “la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo”, siempre que no caiga en la figura de la vulgarización, por la cual el signo marcario se convierte en el nombre común o usual del producto.

(Proceso 10-IP-95, G. O. 177 de 20 de abril de 1995). El Tribunal en la interpretación prejudicial dentro del proceso 1-IP- 87 (G. O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988 “Jurisprudencia del Tribunal Andino”, INTAL, Buenos Aires, 1994, Tomo I, pág 112) al recalcar la condición sine qua non para que el signo pueda ser registrado como marca, esto es, su distintividad, expresó: “La marca, pues, es el signo distintivo de los productos o servicios en un mercado competidor, y como tal cumple una función individualizadora.

Entre productos o servicios del mismo género, especie o grupo, la marca es el elemento identificador que permite al empresario considerar suyo el producto o servicio que presta y al consumidor, exigir el producto o servicio que conoce, aprecia y busca, según la marca. Esta, por lo tanto, debe estar acompañada de elementos externos sensibles que permitan diferenciarla ” “..Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse ” El tercer requisito que la norma comunitaria contenida en el artículo 81 de la Decisión 344 exige para que un signo pueda ingresar al registro marcario, es la susceptibilidad de la representación gráfica, es decir la posibilidad de transmitir mediante trazos, la descripción de la marca para que cumpla con el requisito exigido en el literal b) del articulo 87 ibidem, (descripción de la marca).

La representación gráfica puede darse mediante palabras, gráficos, signos compuestos, que permiten la materialización externa para el registro, publicación y archivo de la marca. La representación gráfica es pues la posibilidad de exteriorizar el signo por medio de palabras o figuras u otros medios con el fin de que la imaginación pueda retenerlos.

La exigencia de la representación gráfica de cierto tipo de marcas (olfativas o gustativas) hace difícil su acceso registral, no así las sonoras que puedan tener la representación por medio del pentagrama musical. (Marco Matias Alemán, “Marcas”, Top Management, Bogotá, pág. 77). PROHIBICION DEL REGISTRO DE SIGNOS GENERICOS, COMUNES, USUALES O DESCRIPTIVOS Estas prohibiciones se contemplan en los incisos d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344, y se derivan, como se dice anteriormente, del concepto de marca acentuada en su función esencial de identificar un producto o servicio de un empresario, de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.

Si la marca consistiera en la denominación genérica o usual con la que se conoce al producto que la marca va a proteger, o describiera sus cualidades, características, calidad, cantidad, valor, etc, el signo perdería su cuño distintivo pues llegaría a confundirse el signo con el producto o con la descripción de aquello que es esencial del mismo.

No habría distintividad de los productos frente al signo, y al carecer de esa particularidad, perdería su función diferenciadora y su condición de registrable. La marca concede al titular el derecho exclusivo a su signo para el producto que lo protege. La exclusividad del uso descarta que palabras o denominaciones o signos genéricos, comunes, necesarios o usuales que pertenecen al dominio público puedan ser registrados, porque de permitirse el registro se estaría permitiendo la usurpación diaria de la marca, porque al ser esas denominaciones las genéricas o usuales, no se puede impedir que el publico en general las siga utilizando para referirse a esos productos.

Hacerlo constituirá el monopolio del uso de unos términos necesarios para todos en beneficio de unos pocos. La inscripción del registro con el carácter de exclusivo evita, precisamente, aventajar a unos productores con marcas cuyas denominaciones no son creaciones propias sino que pertenecen al uso común. La marca controvertida en este caso, se conforma de la unión de varios signos genéricos que pertenecen a la designación de algunos de los productos de la clase 30 que se trata de proteger.

El actor no ha hecho uso del derecho o facultad de restringir los productos en base de la modificación de la solicitud que se contempla en el articulo 89 de la Decisión 344, por lo que la marca anteriormente señalada ampara a todos los productos de esa clase incluido el pan. Si el signo se identificara o se confundiera con el producto que protege, se estaría frente a un signo genérico o usual que se confunde con el nombre del producto utilizado por todos los consumidores.

En las denominaciones compuestas o complejas, cada uno de sus elementos puede tener un significado o carácter genérico, pero como al signo es necesario analizarlo en su integridad, sin desmembraciones o mutilaciones ortográficas o de sílabas, puede acontecer que del análisis global, ese carácter “desaparezca porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca” (Proceso 3-IP-95, G. O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

Sinembargo, cuando el conjunto está formado por la repetición del nombre genérico, no se está agregando nada que lo haga inconfundible, ni se está creando algo original o de fantasía. Al aceptar la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal la inscripción de signos complejos o compuestos por nombres genéricos o descriptivos, lo hace siempre y cuando guarden la condición de distintivos frente a los productos que han de protegerse por la marca; esto es, debe entenderse en la mayoría de los casos, que una expresión marcaria compuesta de diferentes palabras genéricas puede ser registrada si se reúnen las siguientes condiciones: que en su conjunto ella tenga distinta significación, y represente una expresión distinta del género o cualidad esencial del producto que protege.

Si, por ejemplo, se pretende inscribir como marca las palabras “ mesa, mesa, mesa” para muebles, la distintividad del signo frente al producto que protege (muebles) no desvanece el carácter de genérico o descriptivo, y no representa idea distinta que la del mueble “mesa”. Brauer Moreno al analizar la posibilidad de inscribir como marcas los conjuntos compuestos de signos o denominaciones genéricas sostiene que “si se combinan dos palabras que son nombres genéricos del producto, sin caracterizarlos en otra forma, no obtendríamos una marca válida ” (Tratado de Marcas”, Editorial Robis, Buenos Aires, 1946, segunda edición, pág. 81).

El actor al controvertir la resolución denegatoria de la marca, insiste que el signo “PANPAN PAN PAN” es”terminación de una composición musical”, confundiendo, a lo mejor, lo que puede ser una marca sonora de una denominativa, que por ser tal se expresa a través del sonido que produce la pronunciación o vocalización de las palabras. Pero lo que se está pidiendo es la inscripción de la palabra o palabras “PANPAN PAN PAN”, y no el diagrama musical o entonación musical de las terminaciones musicales.

Marca sonora, define Carlos Alberto Parra, “es aquel signo perceptible por el oído que cumple con la función de distinguir e identificar un producto o un servicio a través de su difusión por algún medio idóneo” y anota entre sus características las de la sonoridad, originalidad o novedad, la fácil difusión y ser llamativa (Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, Nº 4, “La marca sonora”, Bogotá 1995, pág.126).

Con la supresión de la condición de visibilidad del signo marcario que exigía la Decisión 85, se permitió la posibilidad del registro de marcas sonoras, cuya representación gráfica, según criterios acordes de la doctrina, podría efectuarse por intermedio de notas o de secuencias musicales. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DEL SIGNO POR PARTE DE LA OFICINA NACIONAL COMPETENTE Al trámite de las observaciones previsto en los artículos 93, 94 y 95 de la Decisión 344, pueden acceder las personas -naturales o jurídicas- que tengan interés legítimo para presentarlas con respecto a la solicitud planteada.

Aceptada la solicitud luego de que se cumplan los requisitos formales que la Decisión establece, recae sobre la oficina nacional competente la resolución final de aceptar el registro o de rechazarlo, previo al análisis de las observaciones si las hubiere, y en todo caso procediendo al examen de registrabilidad de cuyo resultado la oficina nacional negará o aceptará la solicitud con base en la existencia o no causales de irregistrabilidad contemplados en los artículos 82 y 83.

La interpretación de esta norma, responde al cuestionamiento efectuado por el actor ante el Consejo de Estado, de que la División de Signos Distintivos “erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca PANPAN PAN PAN ”, “ en otros términos, la citada marca no incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Dentro de las atribuciones de la oficina nacional competente, el artículo 96 habla del examen de registrabilidad, esto es la actividad dirigida a conocer, analizar y dictaminar de fondo sobre el signo frente a las causales de registrabilidad que la norma establece. Los otros motivos de examen, se refieren a aspectos formales, que deben ser resueltos previamente.

Esta etapa analítica debe corresponder a una conducta rigurosa y responsable del administrador, en la aplicación de las normas de carácter sustantivo, a fin de establecer si el signo está o no contenido en las prohibiciones legales. A la contestación afirmativa, el signo no podrá ser registrado; en caso contrario sí lo será. La resolución final para el registro debe ser dictada por la oficina nacional competente, después de que para cada caso específico se haya analizado el signo, los productos que ampara la marca, la clase a la que pertenecen, etc.

Es obvio entender que si del examen resulta que una marca similar a la solicitada ha sido registrada anteriormente, no por ello la solicitada podrá también ser registrada, cuando los hechos o la legalidad no la amparan. (ver Proceso 7-IP-95, G. O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995). El Tribunal desea recalcar la responsabilidad y objetividad con la que el funcionario correspondiente debe actuar en la calificación de las solicitudes.

Si pese a esa conducta diligente falla contrariando las normas sustantivas, la propia Decisión 344 y las acciones legales correspondientes vienen en auxilio de quien se sienta perjudicado por la resolución de orden administrativo. Así el artículo 113 consagra la competencia de la autoridad nacional para que, de oficio o a petición de parte interesada, decrete la nulidad del registro de una marca cuando el registro se “haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión”.

Se hace notar que la terminología “cualquiera de las disposiciones” es tan amplia, que puede dar lugar al abuso en la recurrencia ante la autoridad nacional para pedir la nulidad por causas simples. La negativa de la oficina nacional competente al registro de una marca, fundamentada y ajustada a un criterio de análisis adecuado, no tiene porque desembocar en violación o error en la aplicación de la norma por parte de la administración. Lo que se daría en esos casos, es la apreciación autónoma del administrador ante la posibilidad real de registrarse o no un signo. Dentro del proceso 7-IP-5 (G. O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, confirmado en proceso 27-IP-95), el Tribunal advirtió sobre el alcance y objeto del examen de registrabilidad.

En esa ocasión expresó: “Admitida desde el punto de vista formal la solicitud, debe la administración examinar de oficio si la marca puede registrarse por no hallarse comprendida en ninguna de las causales que impiden el registro como marca de un signo distintivo. En esta etapa del proceso administrativo la Oficina Nacional Competente en su análisis sobre la registrabilidad de la marca, obra en interés general para proteger los derechos de los consumidores de los productores y de la transparencia del mercado.

El examen ex oficio sobre la registrabilidad de la marca debe preservarse como pilar fundamental que garantiza la protección de los pequeños comerciantes y de los consumidores. La autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana critica.

“De lo anteriormente expuesto puede deducirse que si la administración se ha ajustado a las normas procedimentales para la aprobación o rechazo de una solicitud de registro, habiendo dado oportunidad procesal a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por el artículo 64 de la Decisión 85 (relacionado con el artículo 80 inciso 2do de la Decisión 313), sin que pueda alegarse, como lo hace la demandante, que las normas citada se han violado por el hecho, en si mismo, de haberse negado el registro al considerar que el signo no era registrable por los motivos aducidos en las Resoluciones que se acusan de ilegalidad.” (artículo 91, inciso segundo de la Decisión 344).

“Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacer el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca. Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales.

En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo que cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso” CONSOLIDACION Y DESARROLLO DE LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS El orden legal comunitario andino en lo que a la propiedad industrial se refiere no sólo ha de tener por objeto la aplicación uniforme de las normas sustantivas -finalidad que se cumple con la colaboración entre las justicias nacionales y la comunitaria, a base precisamente de la interpretación prejudicial- sino además la homologación de trámites administrativos y de procedimientos internos en cada País Miembro, para lograr la mayor eficiencia en la aplicación de las normas comunitarias.

Tal aplicación corresponde a las oficinas nacionales competentes, las que deberán proceder en dos direcciones: que la designación de sus administradores recaiga sobre personas conocedoras de la propiedad industrial y que se habiliten los recursos administrativos necesarios para el logro de una administración comunitaria coherente en materia de protección a la propiedad industrial.

Así deberían proceder los Países en el desarrollo de las normas contenidas en el artículo 146 de la Decisión 344. La autonomía y modernización económica y administrativa, así como la exacta aplicación del régimen comunitario de la propiedad industrial es el marco que debe prevalecer en el manejo de las oficinas nacionales competentes según se refleja de la antedicha norma.

El espíritu de la disposición del artículo 147 guarda íntima armonía con el del 146, y no puede entenderse de otro modo, por constituir la Decisión 344 un conjunto de normas armónicas que pretenden proteger las patentes y los signos marcarios. El artículo 147 revela el compromiso de los Países Miembros de revisar sus procedimientos administrativos precisamente para que los derechos de los particulares se garanticen y se salvaguarden, se legitimen los derechos de defensa y se aplique el principio del debido proceso en el trámite de las solicitudes de patentes y de marcas u otros signos, en lo referente a las renovaciones de éstas, a la caducidad, a la nulidad, al cumplimiento de plazos decisorios de otorgamiento o denegación y a los recursos administrativos que protejan la adquisición, uso y goce legítimo de sus derechos por parte de una patente o de una marca.

Las disposiciones de los artículos 146 y 147, rigen con igual o similar texto a partir de la Decisión 311 (G. O. Nº 96 de 12 de diciembre de 1991) continuada por la 313 (G. O. Nº 101 de 14 de febrero de 1992), de tal suerte que de esos años a la presente fecha, es indudable que los procedimientos comunitarios o internos han mirado al mejoramiento del sistema de concesión de patentes, marcas y otros signos, siempre cautelando el interés general y en consonancia con éste, el de los particulares.

Refiriéndose al contenido de estas normas, el Tribunal, dentro del proceso 27-IP-95, manifestó: “El espíritu de la disposición concerniente al artículo 147 no puede interpretarse en el sentido de que si la autoridad administrativa o la oficina nacional competente deniega una solicitud de registro de una marca, ese acto “per se”, implicaría un incumplimiento del Ordenamiento Jurídico Andino, ya que una decisión o resolución administrativa emitida con un criterio técnico por parte del administrador y que aparentemente no está de acuerdo con la solicitud del administrado, no significa que viole la disposición comunitaria si se trata de proteger a los administrados de esos riesgos; para eso existen las instancias superiores y los recursos procesales que permitan revisar las resoluciones y reparar los errores u omisiones producidos en la etapa administrativa inferior.

Suponer que la norma del citado artículo 147 consagra el principio de la infalibilidad del administrador no responde ni a la realidad ni a la lógica jurídica, ni a los principios de discrecionalidad y discernimiento de que dispone el administrador”. Este Organismo comunitario en el Proceso 27-IP-95 ratificó los conceptos emitidos en sentencias anteriores.

Esta sentencia dice: “El Tribunal al interpretar el artículo 64 de la Decisión 85, y aplicando en este caso el concepto, más que el procedimiento que contempla la Decisión 344 para el registro de marcas dice: “ puede deducirse que si la administración se ha ajustado a las normas procedimentales para la aprobación o rechazo de una solicitud de registro, habiendo dado oportunidad procesal a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por el artículo 64 de la Decisión 85 (relacionado con el artículo 80 inciso 2º de la Decisión 313), sin que pueda alegarse, como lo hace la demandante, que las normas citadas se han violado por el hecho, en sí mismo, de haberse negado el registro al considerar que el signo no era registrable por los motivos aducidos en las Resoluciones que se acusan de ilegalidad.” “Otra cosa distinta sería el juzgamiento que debe hacerse el juez nacional acerca de la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca.

Tal caso se daría cuando frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales. En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso ”.

(Proceso 7-IP-95, G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995) “ Mientras los Países Miembros no modifiquen sus procedimientos internos, las oficinas nacionales competentes, deberán aplicar en sus resoluciones normas, reglamentos vigentes, y no aquellos que, con sujeción al artículo 147, deberían estar en proyecto de modificación o cambio ”.

Con las consideraciones y antecedentes expuestos, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA CONCLUYE: 1. Los signos que no reúnan las condiciones o características intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, no pueden registrarse como marcas. 2. Tampoco serán registrables los signos que se encuentren incursos en una cualquiera de las causales o prohibiciones de irregistrabilidad precisadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.

Los signos genéricos, usuales o necesarios y los que constituyen la designación común del producto, no tienen acceso al registro por carecer del cuño distintivo frente a los productos o servicios que la marca protege. 4. En el examen de registrabilidad, el conjunto marcario debe analizarse en su totalidad, sin desmembraciones o análisis parciales, de manera que aun cuando cada elemento individual del conjunto pueda considerarse término genérico o usual de los productos que la marca protege, será registrable, si el conjunto del signo tiene carácter distintivo propio para diferenciar una marca de otra. 5.

Las partes que forman el conjunto marcario no pueden ser repetitivas de un nombre genérico o común, de modo que su sola repetición signifique para el consumidor la relación entre el nombre del producto y la marca 6. Los Países Miembros asumen, conforme a las disposiciones de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, obligaciones y responsabilidades para homologar los procedimientos administrativos comunitarios, modernizar las oficinas nacionales competentes otorgándoles la oportuna y necesaria autonomía administrativa y financiera y para precautelar los derechos de los particulares procediendo a la revisión de sus sistemas administrativos, a fin de implementar el criterio del debido proceso en base de recursos e instancias, así como de medios procesales oportunos en dicha defensa. 7.

La Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al momento de dictar sentencia dentro del proceso interno, en cumplimiento del artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 8. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal (Decisión 184 de la Comisión) notifiquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada.

Remitase copia certificada de esta sentencia a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Gualberto Dávalos García PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.