PROCESO 16-IP-96 Interpretación Prejudicial de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, de los artículos 71, 72 literal a) y h); 73 literal a) en concordancia con el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, 73 literal e), 94 literales a) y d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena. Solicitud presentada por el doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, Consejero de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.
Expediente Nº 2952 Actor SOCIEDAD PRODUCTOS YUPI S.A., marca “FRITOLAY”. Quito, febrero 21 de 1997 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial interpuesta por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente doctor Libardo Rodríguez Rodríguez, en la que requiere interpretación prejudicial de los artículos 58, literal f) de la Decisión 85; 71, 72, literal a) y h) y 73 literales a) y e) de la Decisión 313; 94 literales a) y d); 81, 82 literales a) y h), 83 literales a) y e), 104, literales a) y d) y 113 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Que el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia para requerir esta interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal Andino y que éste, a su vez, tiene competencia para resolver según lo dispuesto en el artículo 28 del mismo Tratado. Que la solicitud enviada al Tribunal Comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal (Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena).
Que, el Consejero Ponente ha considerado como puntos esenciales para emitir el informe sucinto de los hechos, los siguientes: “3. Identificación de la causa que origina la solicitud: “La Sociedad Productos Yupi S.A., por intermedio de apoderado, en ejercicio de la acción prevista en el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, demanda la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 18555 de septiembre 28 de 1993, proferida por la División de Signos Distintivos de la superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada por dicha sociedad, y se concedió el registro de la marca FRITOLAY para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 29 del Artículo 2º del Decreto 755 de 1972 a favor de PEPSICO INC., con domicilio en Purchase, Estado de New York, Estados Unidos, por el término de diez (10) años.
“4. Informe sucinto de los hechos que se consideran relevantes para la Interpretación Prejudicial: “a) El 16 de octubre de 1981, la Sociedad Pepsico Inc., solicitó ante la División de Propiedad Industrial (hoy División de Signos Distintivos) de la Superintendencia de Industria y Comercio el registro de la marca FRITOLAY para distinguir productos comprendidos en la clase 29 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972, la cual se tramitó bajo el expediente Nº 205.702.
“b) El extracto de dicha solicitud se publicó el 8 de septiembre de 1989 en la Gaceta de Propiedad Industrial, y dentro del término otorgado por la ley para oponerse al registro, la sociedad actora presentó demanda de oposición en contra de tal solicitud, argumentando, en síntesis, lo siguiente: “-Que la marca FRITOLAY es confundible con la marca FRYTOS, registrada a su nombre con anterioridad para distinguir productos de la misma clase (29) y naturaleza, los cuales se expenden en los mismos establecimientos comerciales.
“-Que la marca FRITOLAY es muy similar y casi idéntica visual y gráficamente a la marca FRYTOS, registrada a su nombre con anterioridad para distinguir productos de la misma clase, lo que generaría confusión entre el público consumidor por estar imposibilitado para distinguir los productos de una y otra marca. “-Que fonéticamente las marcas contrapuestas presentan las siguientes similitudes: la marca registrada FRITOS tiene seis letras; la marca solicitada FRYTOLAY tiene ocho letras, de las cuales cinco letras y en el mismo orden son iguales.
“-Que la marca solicitada carece de toda novedad y distintividad frente a la marca registrada. “c) Mediante el acto acusado se adoptaron las determinaciones reseñaladas en el numeral 3 de esta solicitud, bajo la siguiente consideración principal: “Que el estudio de confundibilidad implica comparar dos marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles.
En opinión de este despacho, no existen entre las marcas referidas semejanzas y, por consiguiente, ambas marcas pueden coexistir en el marcado SIN inducir al público a error. En consecuencia, la marca objeto de la solicitud NO está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 73 literal a) de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena consonante con lo que previó el artículo 58 literal f) de la Decisión 85, ni en ninguna otra de las establecidas en las normas vigentes” ”.
Este Tribunal considera necesario para orientar la presente interpretación prejudicial hacer una síntesis de los argumentos esgrimidos por el apoderado de la Nación, Superintendencia de Industria y Comercio, en el memorial sustentatorio de contestación de la demanda, así como del representante legal de la firma PEPSICO INC. Superintendencia de Industria y Comercio El demandado en representación de la Nación, después de afirmar que las resoluciones tachadas de nulidad no han incurrido en violación de normas de carácter superior y de responder a cada uno de los hechos de la demanda, explica las razones de la defensa anotando que la Resolución 18555 de 1993 expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, no ha incurrido en violación de normas legales en materia marcaria como lo sostiene la demandante, especialmente en lo relativo a la Decisión 313 artículo 73, literal a) en concordancia con el artículo 58, literal d) de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en razón de que la solicitud de registro se presentó bajo la vigencia de esta última Decisión. El Jefe de la División de Signos Distintivos expidió la Resolución antedicha para conceder el registro de la marca “FRITOLAY” a favor de la Sociedad Pepsico Inc. el 28 de septiembre de 1993 cuando no regía la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; la Decisión 85 como ordenamiento legal vigente en materia de propiedad industrial era aplicable válida y legalmente con respecto al asunto en litigio, teniendo en cuenta que la fecha de presentación de la solicitud de registro fue hecha durante su vigencia y en concordancia con la Decisión 313, que rigió en el momento de expedirse el acto administrativo acusado.
Agrega que la Superintendencia se ajustó al trámite administrativo en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho de defensa. Finaliza el demandado afirmando que la marca FRITOLAY cumplió con los requisitos exigidos en los artículos 60 y 61 de la Decisión 85, que se ordenó oportunamente la publicación del extracto de la marca FRITOLAY y fue presentada una oposición por parte de Productos Yupi S.A. que según consta en el texto de la Resolución Nº 18555 aludida, no fue aceptada por cuanto la marca objeto de la solicitud no estaba comprendida en las causales de irregistrabilidad del artículo 73 literal a) de la Decisión 313, consonante con lo establecido en el artículo 58, literal f) de la Decisión 85, por la cual se concedió el registro a la marca FRITOLAY y se declaró infundada la oposición formulada por Productos Yupi S.A..
Pepsico Inc. El apoderado de la parte coayuvante de la demandada en representación de Pepsico Inc., solicita que la jurisdicción interna se declare inhibida para conocer el caso por consideraciones de derecho interno dirigidas a demostrar que la vía gubernativa no fue agotada antes de acudir a la jurisdicción contenciosa. Dado que la marca de su representada fue otorgada bajo la Decisión 313 y no bajo la Decisión 344, no puede sostenerse que el registro se concedió en contravención de las disposiciones de la Decisión últimamente citada, que permite entablar la acción de nulidad en cualquier tiempo, a diferencia de lo establecido en la Decisión 313.
En cuanto a las pretensiones de la demanda considera que deben ser negadas puesto que la expresión Frytos registrada a nombre de la actora, no reúne el requisito indispensable de distintividad, ya que la palabra es de dominio público, de manera que la simple deformación mediante el cambio de la “i” latina por “y” griega, poco o nada hace para darle distintividad a la palabra, y que auditivamente la palabra fritos o frito con “y” es idéntica.
Que jamás puede “Productos Yupi pretender que con la marca débil Frytos deformada de una palabra de uso común, vaya a poder impedir a terceros usar el término Fryto o Frytos. Observa que este término puede perfectamente utilizarse como parte que se incorpora a una marca, así como sucede con FRYTOBAN o FRYTOFILO o FRYTOPONGO o FRYTONGO, como ejemplos similares.
En cuanto a la naturaleza de notoriamente conocida que pudiera tener la marca para legitimar la oposición la parte demandada manifiesta no constarle el hecho. Añade que lo anterior no obsta para que Fryto pueda quedar unida con otras letras, verbigracia, Fritolay, formando una denominación distintiva en su contexto como es el caso de los ejemplos citados atrás. C O N S I D E R A N D O: I. DISPOSICIONES QUE SE SOLICITA INTERPRETAR Antes de entrar en consideración del fondo del asunto controvertido, este Tribunal pone de presente que el acto administrativo por el cual se concedió el registro de la marca FRITOLAY, por la Resolución Nº 18555 de 28 de septiembre de 1993, cuya nulidad se reclama en el proceso interno, fue expedido en plena vigencia de la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que rigió hasta el 31 de diciembre de 1993; sólo a partir del 1 de enero de 1994 está vigente la Decisión 344, en materia de régimen común sobre propiedad industrial.
De lo anterior, se deduce que la conducta administrativa derivada del acto de registro de la marca FRITOLAY por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, debe juzgarse a la luz de las normas contenidas en la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena. En el presente caso, este Tribunal Comunitario no podría entrar a interpretar la Decisión 344 solicitada por las siguientes razones: Irretroactividad de la Ley.- Es abundante su tratamiento en derecho y constituye noción elemental al estudiar las aplicaciones de las leyes en el tiempo, el principio generalmente aceptado de que las leyes no producen efectos retroactivos, o lo que es lo mismo, que ellas solo disponen para el futuro.
Para resumir el significado de este principio básico de derecho que ha sido objeto de debate amplísimo dentro del estudio de los derechos adquiridos, (Blondeau), de las más recientes teorías sobre las situaciones jurídicas concretas (Bonecasse) o la teoría de la “facta praetérita” (Savigni, Roubier), conviene anotar que todas las teorías se dirigen a sustentar desde diversos enfoques la no retroactividad de la ley, es decir la imposibilidad de que la nueva norma jurídica pueda afectar los derechos adquiridos, las situaciones jurídicas concretas o los hechos cumplidos antes de su vigencia. En el caso que se estudia no cabe duda de que cualquiera de las teorías que se acojan para aplicar a las pretensiones de la demanda, lleva a la conclusión de que el registro de la marca FRITOLAY, se otorgó el 28 de septiembre de 1993 mediante Resolución # 18555 de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia.
Ahora bien, la Decisión 313 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena era la norma vigente y aplicable al régimen comunitario andino sobre Propiedad Industrial, mientras que la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena sobre la misma materia, apenas entró a regir el 1 de enero de 1994. La razón para avocar este tema reside en que en el presente caso, por el texto mismo de la Decisión que se interpreta, se está ante un evento en el que se ventila la forma, el reconocimiento y la constitución de un derecho real, que incorporado al individuo le confiere un claro derecho adquirido dentro del imperio de una norma como la vigente en el momento de su constitución. Por tanto a él debe aplicarse el principio de la irretroactividad de la ley, en el sentido de que ese derecho no podrá ser modificado con arreglo a leyes sustantivas posteriores, como serían las contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Desconocer la existencia de la Decisión 313 como norma incorporada a los derechos adquiridos dentro de su vigencia, llevaría a la eventualidad de que al acogerse interpretaciones basadas en normas sustantivas posteriores, como sería por ejemplo la Decisión 344, se rompería el principio de la irretroactividad de la ley, consagrado uniformemente en los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.
Anotan los autores, entre ellos, Luis Moisset de Espanes, en su obra sobre “Irretroactividad de la Ley” que “..pretender juzgar la creación, modificación o extinción de una relación jurídica con arreglo a las nuevas leyes, es darles un efecto retroactivo” y agrega: “el mismo principio rige para las consecuencias ya agotadas de las situaciones jurídicas existentes; tampoco en este caso se puede pretender volver atrás, y gobernarlas por leyes nuevas, porque se vulneraría el principio básico de la irretroactividad de la ley”.
De otro lado Luis Claro Solar en sus “explicaciones de Derecho Civil Chileno”, págs. 67 y 73, recoge el principio de la no retroactividad de la ley como cuestión de derecho universal, remontándose a las instituciones de derecho romano y de los códigos francés, argentino, español y alemán. Así mismo explica que, en tratándose de leyes relativas a los bienes, “el principio de la no retroactividad y de los derechos adquiridos toma toda su importancia.” Este Tribunal se ha pronunciado sobre la aplicación de la ley en el tiempo a propósito del artículo 85 de la Decisión 85 del Acuerdo de Cartagena, con motivo de la interpretación prejudicial 1-IP-88, (G.O. Nº 33 de 26 de julio de 1988.
“Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”, Tomo I, pág. 135) cuya parte pertinente se reproduce a continuación: “ De la lectura de la misma se aprecia en primer término que la Comisión, órgano de la cual legítimamente emana, al reconocer que el Reglamento es de aquellos actos que tienen efectos directos y primacía sobre el derecho interno de los Países Miembros, tomó la previsión de regular la incidencia temporal del nuevo “corpus iuris”.
La naturaleza conceptual innovadora de este último, frente a leyes nacionales de un corte más tradicional, hacía necesario establecer los mecanismos adecuados para que las situaciones jurídicas preexistentes, en diversas fases de desarrollo, fueran atendidas y consideradas. En esta forma previó en primer término la situación de los derechos adquiridos.
En tal sentido, optó por la homologación temporal de todos aquellos derechos otorgados con anterioridad a la vigencia de la normativa comunitaria. Es decir, se aceptó que el derecho otorgado se mantendría o subsistiría en principio durante el mismo lapso por el cual fue concedido”. Las consideraciones que anteceden llevan sin lugar a dudas a desestimar la posibilidad de interpretación, para el caso consultado, de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena que entró a regir después de haber expirado la vigencia de la Decisión 313.
Unicamente quedaría por interpretar la Decisión 344 en lo concerniente al artículo 113 literal a) relativo a la nulidad del registro, objeto de la acción contenciosa interna. De lo anterior se concluye que las normas por interpretar serían las Decisiones y artículos que se señalan a continuación: “DECISION 85: “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;
“DECISION 313: “Artículo 71.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 72.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;
“Artículo 73 “Asimismo no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a).- Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“DECISION 344.- “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión; ” II. AGOTAMIENTO DE LA VIA GUBERNATIVA Esta figura clásica del derecho administrativo cuya determinación corresponde al derecho interno, no es materia de interpretación debido a la limitación que a este Tribunal le impone el artículo 30 de su Tratado de Creación. El artículo 113 de la Decisión 344 que sería el aplicable a la nulidad del registro, además de las normas de legislación interna prescribe que las acciones de nulidad derivadas del régimen común de protección a la propiedad industrial, podrán solicitarse en cualquier momento.
Cualquier otra consideración procedimental al respecto correspondería hacerla al juez nacional. III. REQUISITOS DE FONDO PARA EL REGISTRO DE SIGNOS MARCARIOS El artículo 56 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena recogió los requisitos intrínsecos o de fondo para que un signo pueda constituirse en marca esto es, que sea novedoso, visible y distintivo.
El carácter distintivo es esencial para que un signo tenga la capacidad de diferenciar un producto o servicio de una empresa o persona, frente a los de otra evitando inducir a error al público consumidor que demanda productos o servicios en un mercado determinado, haciendo creer que dos bienes iguales o similares tienen el mismo origen empresarial o que se trata de los mismos productos.
El Tribunal Andino, en sentencia de 19 de septiembre de 1995, caso marca “Laura vs. Laura Ashley”, Proceso 2-IP-95 (Gaceta Oficial 189 de 26 de enero de 1996), ha manifestado al respecto: “La marca protege al titular sobre el producto en sí mismo y a la clientela que adquiere ese producto o servicio en base de una determinada marca, la que tiene que ser identificable y distinguible de otras ya registradas para evitar la confusión entre ellas.
“El signo distintivo no es sino aquel que permite en forma inconfundible distinguir e identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando la confusión o la posibilidad de confusión entre los signos registrados como entre los productos y servicios que se encuentran amparados por una marca A la presente sentencia le son aplicables los siguientes principios tomados de la Jurisprudencia 2-IP-95: Para que un signo marcario pueda ser identificado por los consumidores se requiere obviamente que sea aprehensible por medio de los sentidos.
Este concepto de la visibilidad esto es que sea visible frente al consumidor que se exigía en la Decisión 85, ha sido ampliado en la Decisión 313 por el de la perceptibilidad y la susceptibilidad de la representación gráfica (artículo 71). No existe en la disposición del art. 56, como sucede en otras legislaciones una enumeración enunciativa de los signos que tomando una forma visible puedan ser susceptibles de registro si cumplen las condiciones de fondo y las formales que la norma comunitaria exige para ese efecto.
Por la limitación de la visibilidad se descarta que un signo auditivo pueda ser registrable como tampoco lo son las marcas táctiles como olfativas y gustativas. El artículo 71 de la Decisión 313 mantiene como requisitos esenciales que deben reunir los signos para que puedan registrarse como marcas el del poder distintivo o de la capacidad distintiva agregando la condición de la perceptibilidad del signo y de la capacidad de su representación gráfica, haciendo referencia en aquella - la perceptibilidad - precisamente a que los signos puedan ser perceptibles por los sentidos y particularmente por el de la vista, que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro, el que para su materialización comercial tendrá una representación gráfica, a través de cualquiera de las formas que puede adoptar el signo (palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, etc.).
El Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena se ha pronunciado sobre estos conceptos en sentencia 1-IP-87 (G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988), así: “De las características que el artículo 56 de la Decisión 85 atribuye a las marcas, la más importante es la de que los signos que la constituyen deben ser “suficientemente distintivos”.
Las demás características atribuidas a la marca son derivación de ese carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objeto principal de la marca”. “ Es esencial, en resumen, que el signo que ha de constituir una marca, tenga fuerza distintiva suficiente respecto a productos o servicios que puedan confundirse.
“Esta fuerza distintiva del signo, más aún que su novedad u originalidad - que siempre serán relativas-, constituye el requisito indispensable para que la marca exista jurídicamente hablando (artículo 56)”. (Jurisprudencia reiterada en los Procesos 2-IP-94, y 4- IP-94, (Gacetas Oficiales números 163 y 189 de 12 de septiembre de 1994 y 15 de septiembre de 1995, respectivamente), 5-IP-94 y 7-IP-94 (Gacetas Oficiales 177 y 174 de 20 de abril y 21 de marzo de 1995, respectivamente).
La distintividad como requisito esencial de los signos marcarios, está consagrada en la Decisión 313 (artículo 71). Según ésta, si un signo no cumple, presentada la solicitud de registro, con las condiciones intrínsecas para su registrabilidad, no podría ser admitido como tal. En el caso de que fuere registrado, las normas comunitarias ofrecen la posibilidad de que la administración, de oficio o a solicitud de parte interesada ejerzan la acción de nulidad de ese acto.
(Proceso 9-IP-94 Gaceta Oficial Nº 180 de 10 de mayo de 1995). IV. PROHIBICIONES PARA REGISTRAR UN SIGNO La Decisión 85, en el artículo 58 no hacía distinción alguna entre prohibiciones absolutas y relativas, para impedir o no la registrabilidad de un signo marcario. Las unas y las otras fueron tratadas en dicha norma en forma conjunta.
La Decisión 313, considera en el artículo 72, las prohibiciones absolutas para registrar una marca que se refieren, en general, al contenido objetivo del signo; y en el artículo 70 anota las causales relativas a la inviabilidad de registrar un signo como marca en cuanto contraviene derechos de terceros. Sin embargo ni la Decisión 85 ni la 313, aplicable al caso en vigencia, distinguen los efectos jurídicos que la inscripción de un signo con prohibición absoluta y con prohibición relativa produce dentro de la vida jurídica de la marca, esto es la nulidad absoluta y la nulidad relativa, limitándose a conferir competencia a la autoridad nacional (administrativa o judicial) para que de oficio o a petición de parte interesada pueda decretar “la nulidad del Registro de una marca cuando se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión” (artículo 113, literal a), Decisión 344).
V. NOVEDAD, VISIBILIDAD Y DISTINTIVIDAD DE LA MARCA El artículo 56 de la Decisión 85, sustituido por el 71 de las Decisiones 311 y 313 del Acuerdo de Cartagena, contiene los elementos esenciales que a criterio de la norma comunitaria deben estar presentes en una marca para que sea posible su registro. Entre ellos la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo.
La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño. El Tribunal ha sostenido desde su interpretación prejudicial I-IP-87 (Gaceta Oficial del acuerdo de Cartagena No. 28 de 15 de Febrero de 1988), que el signo que se elija para identificar un producto tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con productos o servicios similares.
De esta regla se derivan buena parte de las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85 antedicha, orientadas a asegurar que los bienes que se ofrezcan en el mercado con sus denominaciones no induzcan a engaño porque puedan confundir sobre su naturaleza o características (literales a), f) y g); no se refieran a calidades usuales de los productos (literales b) y d); no sean descriptivas o genéricas (literal c); no reproduzcan o imiten emblemas de estados u organizaciones internacionales o nombres y seudónimos de personas naturales y jurídicas (literales h) e i).
VI. IDENTIDAD FONETICA DE LA MARCA Ha sido opinión de este Tribunal la de que entre los criterios auxiliares o complementarios utilizados en el examen de registrabilidad de la marca está el de la comparación de marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, o a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética.
El Tribunal ha dicho: “En el plano fonético, se han establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. “En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.
“Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.
Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”.
(Proceso 9-IP-94, Gaceta Oficial Nº 180 de 10 de mayo de 1995). VII. CONFUSION CON LA MARCA NOTORIA Ya se ha pronunciado reiteradamente este Tribunal sobre el riesgo de confusión. Se ha sostenido que la marca confundible carece de fuerza distintiva pues la igualdad o semejanza se opone al carácter distintivo que hace registrable una marca y que le da la capacidad de identificarse con el producto o servicio a que ella se refiere.
De presentarse confusión entre dos marcas se afecta a los medios comerciales y al público consumidor a quien se induce a error de consentimiento, se deteriora su capacidad de discernimiento que lo lleva a comprar un determinado producto y no otro, dada la naturaleza del producto, su procedencia, su modo de producción, su calidad y demás características que él conoce.
El Tribunal del Acuerdo de Cartagena ya se ha referido a este tema en sus interpretaciones prejudiciales 1-IP-87, 4-IP-88 y más recientemente, en la interpretación 2- IP-94 y 17-IP-96, a las cuales se remite la presente sentencia. En el caso de marcas confundibles no se da el elemento indispensable que consagran los artículos 56 de la Decisión 85 y 71 de la 313 para que pueda procederse al registro, como es el de la distintividad de los signos o marcas comerciales.
La función distintiva es la característica más importante que el ordenamiento jurídico andino atribuye a las marcas pues las demás se derivan de ella; así la visibilidad de la marca y su novedad a que se refiere el mismo artículo 56 son calidades que precisamente permiten la identificación de la marca y su diferenciación con respecto a otros productos.
El artículo 71 de la Decisión 313 y el 81 de la Decisión 344, hoy vigente - además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica - concuerdan en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. De esta manera al no darse tal circunstancia se incurre en causal de irregistrabilidad de la marca.
No basta con la simple afirmación de la notoriedad sino que debe probarse para ejercer el derecho de oposición, hoy observaciones. Resulta ilustrativa la Jurisprudencia previa del Tribunal sobre el particular. Ha dicho este organismo: “ de una parte, la naturaleza de la protección que la ley otorga a la marca notoria es un beneficio no sólo de su titular que goza de un derecho individual, sino del consumidor cuya protección va en interés general de la comunidad; respecto de los particulares, son las partes que se disputan la existencia de un derecho individual sobre la marca notoria, quienes pueden y deben aportar las pruebas necesarias para determinar este hecho.
En cuanto al interés general, es al juez o al funcionario administrativo competente (oficina nacional competente) a quien corresponde la apreciación de las circunstancias de notoriedad, pues es él quien debe decidir, incluso de oficio, sobre el rechazo del registro de una marca que pueda crear confusión con otra considerada como notoriamente conocida.
“La actuación administrativa en la vía gubernativa o la actuación judicial en la contenciosa, hace que el administrador o el juez deban entrar en un proceso de cognición o “juicio” en el que la determinación del “thema probandum” es el resultado de la acción que despliegan las partes bajo la dirección del proceso por el funcionario administrativo o, en su caso, por el juez de la causa, para la determinación de los hechos que se alegan ”.
(Proceso 5-IP-94, Gaceta Oficial Nº 177 de 20 de abril de 1995). VIII. LAS MARCAS DEBILES Con los términos de banalización, dilución y marcas con raíz genérica, suele la doctrina referirse a las características de las marcas débiles. Por banalización se entiende la marca que ha pasado por un proceso gradual en el que se registran en el mercado, varias marcas compuestas por una raíz común y una desinencia. Una marca en estas circunstancias no sería oponible a otro u otros signos compuestos por raíces iguales pero desinencias distintas.
Guillermo Cabanellas de las Cuevas y Luis Eduardo Bertone en su obra sobre Derecho de Marcas, Tomo II, Ed. Eliasta, Argentina 1989, presentan como ejemplos los conflictos surgidos entre marcas de estas características como rapidox, con la marca rapidex anteriormente registrada; indican que puede darse el caso de que cuando el titular de esta última intente hacer valer sus derechos, la entidad competente conociendo el carácter común de la partícula “Rapi” pueda establecer que éste ha sido sumamente difundido, por lo cual no podría ser monopolizado de manera absoluta.
Sostiene el autor que nadie en efecto “puede monopolizar una raíz genérica, debiendo tolerar que otras marcas la incluyan”; de ahí que sea frecuente encontrar en el mercado registros de signos con raíces comunes y desinencias diversas, que por lo mismo concurren y se toleran en un territorio determinado. A su vez Jorge Otamendi en su obra “Derecho de Marcas”, páginas 183 y siguientes, pone de manifiesto las limitaciones de quien sea titular de una marca débil.
Se expresa el autor así: “ El titular de una marca que contenga una partícula de uso común, no puede impedir su inclusión en marcas de terceros, y fundar en esa sola circunstancia la existencia de confundibilidad, ya que entonces se estaría otorgando al oponente, un privilegio inusitado sobre una raíz de uso general o necesario. “Esto necesariamente tendrá efectos sobre el criterio que se aplique en el cotejo.
Y por ello se ha dicho que esos elementos de uso común son marcariamente débiles y que los cotejos entre marcas que los contengan deben ser efectuados con criterio benevolente ”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA C O N C L U Y E: 1. Salvo en lo que respecta al artículo 113, no es conducente interpretar otras normas de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la situación jurídica concreta, materia del proceso interno, registro de la marca FRITOLAY, se perfeccionó en vigencia de la Decisión 313. 2.
Los artículos 56 de la Decisión 85 y 71 de la Decisión 313 coinciden en señalar cómo es de la esencia del registro marcario, durante el examen de los requisitos de fondo para la registrabilidad de la marca, establecer su capacidad distintiva para evitar que ella introduzca confusión respecto al origen del producto, sus cualidades, etc., a fin de salvaguardar al consumidor para que no se vea inducido a error. 3.
Para establecer la identidad fonética de una marca deberá efectuarse un análisis de conjunto del signo, de su raíz, de las sílabas y de la ordenación de las vocales, miradas en su conjunto, a fin de establecer la semejanza entre dos marcas. 4. Las marcas débiles, es decir aquellas compuestas por una raíz común y una desinencia distinta, pueden concurrir en el registro marcario sin que ellas afecten el carácter distintivo de la marca, no siendo dado al titular de una de ellas que contenga elementos de uso común, impedir que esos elementos se incluyan en marcas de terceros.
El cotejo entre marcas con raíces comunes debe ser efectuado con criterio benevolente. 5. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, notifíquese al Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, mediante copia certificada y sellada. 6.
Remítase copia certificada de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación en la Gaceta Oficial. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.