PROCESO 18-IP-96 Solicitud de interpretación prejudicial de los Artículos 81, 82, 96, en concordancia con el Artículo 83 literal a); 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; los dos últimos en concordancia con el Artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia de dicho Acuerdo, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia.

Expediente Nacional Nº 3384, actor: Sociedad Espumas Plásticas S.A., marca “POLIFOAM”. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintinueve días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete. V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodriguez Rodríguez, ha presentado a este Tribunal solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 96 en concordancia con el Artículo 83 literal a); 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en relación con el caso arriba identificado.

Que este Tribunal es competente para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional, conforme lo establecido por los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Que la Sociedad Espumas Plásticas S.A., por intermedio de su apoderado, demanda la declaratoria de nulidad de la Resolución N° 50565 de diciembre 21 de 1994, por la cual se negó el registro de la marca POLIFOAM para distinguir productos comprendidos en la clase 24 de la clasificación Internacional de Niza, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio; y del acto administrativo presunto mediante el cual se resolvió de manera negativa el recurso de apelación interpuesto contra la indicada resolución. Que el Consejero Ponente considera relevantes los siguientes hechos: a) “La parte actora solicitó el registro de la marca POLIFOAM para distinguir productos de la clase 24 Internacional, y publicada como fue el extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros.” b) La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la resolución cuya nulidad se demanda, por medio de la cual se negó el registro de la marca POLIFOAM ya que se argumenta que encuadra en la causal de irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, “ que prohibe el registro de signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que puede inducir al público a error”, estando registrada la marca POLIFOM para distinguir los productos comprendidos en la misma clase 24, a nombre de Textiles Telaraña S.A. según certificado Nº 96914, vigente hasta febrero 28 del año 2002, ya que entre estas dos marcas existe semejanza ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error.

También se consigna en la parte motiva de dicho acto, que “basta para que un signo sea considerado irregistrable, el que sea idéntico o semejante a una marca anteriormente solicitada o registrada por un tercero, por lo que este despacho considera innecesario pronunciarse sobre la identidad o similitud que la mencionada marca pueda tener con otras anteriormente registradas o solicitadas a terceros, o sobre si ésta incursa en cualquier otra causal de irregistrabilidad”. c) La Sociedad actora interpone recurso de apelación, con base en los siguientes argumentos: 1.

“Una sola letra como parámetro diferenciador no puede ser el fundamento de la negación de un registro, como en el caso de POLIFOAM con POLIFOM.” 2. “POLI es una voz castiza que significa pluralidad o abundancia.” 3. “POLI es un elemento común en una serie de expresiones que son objeto de registro. No constituyen la esencia de la marca, dado que ésta se configura cuando se le adicionan letras que pueden variar la expresión, como es el caso de FOAM”. 4.

En la clase 24 están registradas marcas como Politex, Politron, Policoton las cuales incluyen el genérico POLI. 5. Por estos argumentos es procedente el registro de la marca solicitada para distinguir los productos de la clase 24 Internacional. Según la actora cuando se efectuó el examen de registrabilidad por la División de Signos Distintivos dictaminándose que la marca POLIFOAM, era confundible con la marca POLIFOM la División de Signos Distintivos no tuvo en cuenta que el signo POLIFOAM, clase 24 constituye una modificación al signo genérico POLI clase 24 y no tuvo en cuenta que en reiteradas ocasiones la Superintendencia de Industria y Comercio ha estimado que todo signo que constituya modificación a un signo génerico o descriptivo es susceptible de registro como marca para distinguir los productos o servicios que se identifican con el respectivo signo génerico o descriptivo.

Considera la actora que se violaron las Normas Comunitarias por cuanto la División de Signos Distintivos no aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre el Registro de marcas, pues de haberlo hecho en forma correcta habría advertido que en aplicación de las mismas y con anterioridad a la fecha que expidio el acto administrativo de negatorio de registro, concedió a nombre de diferentes titulares el registro de varias marcas que consisten en la modificación del signo POLI.

También alega la actora que se violaron las normas comunitarias por cuanto la División de Signos Distintivos no adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344 ni se abstuvo de expedir la resolución de negatoria de la solicitud de registro de marca.

CONSIDERANDO: I NORMAS A INTERPRETARSE Que este Tribunal considera prescindible la interpretación prejudicial del artículo 82 de la Decisión 344, que señala algunas causas de irregistrabilidad, por no ser necesario en el presente caso, procediendo así a la interpretación de las demás normas comunitarias requeridas, cuyo texto se transcribe a continuación: DECISION 344 “Artículo 81.

Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

“Artículo 83: Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

“Artículo 96. Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. “Artículo 146. Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino”.

“Artículo 147. Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión”. TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA “Artículo 5. Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera del caso analizar los siguientes puntos: I INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5 DEL TRATADO QUE CREA EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA Como lo viene declarando el Tribunal, en la interpretación de este artículo, los países del Pacto Andino -Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela- tienen una doble obligación: “La primera, de carácter positivo, “de hacer”; y, la segunda, de orden negativo, de “no hacer”.

Por la primera los Países Miembros tienen que adoptar toda clase de medidas, sean legislativas, judiciales, ejecutivas, administrativas o de cualquier otro orden, llámense reglas, procedimientos, requisitos, decisiones, resoluciones, acuerdos, dictámenes, sentencias o providencias, que garanticen el cumplimiento de la normativa andina, es decir, de las obligaciones y compromisos adquiridos en virtud de los tratados y de las que les corresponda por mandato de las normas secundarias o derivadas del mismo ordenamiento.

En el caso de que no se tenga claro el alcance y el valor de los principios de aplicación directa y preminencia de la norma comunitaria, la obligación de cada país se extendería, incluso a derogar expresamente las normas de su ordenamiento jurídico interno. Por otra parte, en virtud de la segunda obligación, el País Miembro tiene que abstenerse de toda medida que, con cualquier nombre o forma que se pretenda adoptar, pueda obstaculizar la aplicación del ordenamiento jurídico andino, abstención imperativa inherente al cumplimiento de lo pactado y como soporte básico para el desarrollo del proceso de la integración. Por esta segunda parte del compromiso, los Países Miembros no pueden aprobar leyes o dictar reglamentos o expedir normas administrativas que, aunque no sean abiertamente contrarias al citado ordenamiento, obstaculicen en la práctica, la aplicación del mismo”.

(Proceso 5-IP-89, G.O. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989). La norma que interpretamos constituye, fundamental soporte para la integración andina; del cumplimiento de ella depende la realización de los objetivos del Acuerdo y del fin primordial que persiguen los Países Miembros, cual es, el mejoramiento del “nivel de vida de los habitantes de la Subregión”.

El hecho de que la Oficina Nacional Competente, en el ejercicio de sus facultades administrativas normales, acepte o deniegue el registro de un signo como marca no puede ser considerado un incumplimiento de la norma comunitaria, peor aún una trasgreción de la obligación general que tienen los Países Miembros de conformar su conducta al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena al tenor del artículo 5 del Tratado de creación del Tribunal.

II CONCEPTO DE MARCA Conforme al inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344, “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas.

Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa” (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores, Ginebra 1983, p. 13). La marca es el signo que el industrial o comerciante utiliza para proteger sus mercancías, por consiguiente el signo que no diferencie ni identifique las mercancías de un producto frente a otro, carece de cuño distintivo y por tanto de capacidad legal para convertirse en marca.

Si entre lo distintivo y distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno con lo otro, el signo pierde esa condición esencial y el objeto de la protección legal para constituirse en marca. (Proceso 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997) La marca tiene dos cualidades fundamentales que se deben tomar en cuenta “una, la capacidad que tiene la marca de indicar la procedencia de la mercancía entendiéndose por ésto el origen empresarial de las mismas”, y “otra, su capacidad individualizadora, tanto de los productos elaborados como de los servicios prestados”.

(Marco Matias Alemán, MARCAS. Top Management International, Bogotá Colombia, p. 75). REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El Art. 81 de la Decisión 344 exige que un signo sea perceptible, que tenga suficiente distintividad, y que sea susceptible de representación gráfica; por lo tanto si un signo no cumple con estos requisitos no puede constituir marca.

Por otro lado, hay signos que reuniendo estos requisitos no pueden ser registrados en razón de tropezar con algunos de los impedimentos que señalan los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión, sobre causales de irregistrabilidad de las marcas. PERCEPTIBILIDAD DEL SIGNO El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible” como aquello que “se puede comprender o percibir” y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto”: “Percepción”, dice es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos”.

(Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, p. 104). “La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca: diferenciar, distinguir y ser distintivo. La concepción imaginativa del signo necesariamente tiene que ser traducida a algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor.” (Proceso 20-IP-96, G.O. Nº 291 de 3 de septiembre de 1997).

Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. LA DISTINTIVIDAD La función esencial que tiene la marca, es la de distinguir unos productos o servicios de otros y a su vez que el público consumidor los distinga; si la marca no cumple este requisito, no tendría la capacidad necesaria para ser distintiva.

“El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno de lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo y producto existe una menor relación” (27-IP-95).

“El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”.

(Prof. Dr. OTERO, José Manuel, Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344. Seminario Internacional Quito y Trujillo, Julio de 1996). REPRESENTACION GRÁFICA La susceptibilidad de representación gráfica consiste en “una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados”.

(ALEMÁN, Marco Matías. Marcas, Santafé de Bogotá, Top Management International, 1994, p. 77). El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores etc.

Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. UNIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS MARCARIOS Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, convergen al interés de los Países Miembros de perfeccionar los procedimientos administrativos en orden a consolidar un régimen común administrativo, no sólo para el registro de marcas sino de patentes.

Este propósito final tiene como antecedente garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la Decisión 344. El compromiso que adquieren los Países Miembros a través de la Decisión 344 y concretamente la disposición del artículo 147 se reflejará en una actualización de sus normas internas procedimentales administrativas para que los derechos de los particulares en lo concerniente a la tramitación, concesión de patentes y marcas, a la renovación de éstas, caducidad, y todo lo referente a derechos de propiedad industrial, no se vean conculcados, disminuídos o desprotegidos por la falta de una legislación administrativa suficiente y necesaria para que esos derechos se discutan en base de procedimientos amplios y abiertos que aseguren la legitimación de los mismos.

De aplicarse la norma en perjuicio del administrado “lejos de salvaguardar los derechos del titular ( ) los estarían menoscabando al restringir el alcance favorable del régimen común”. (Proceso 22-IP-95, G.O. Nº 220 de 9 de agosto de 1996). El juez nacional debe juzgar la conducta de la administración al aplicar las normas sustantivas sobre registrabilidad de la marca, cuando por ejemplo “frente al hecho evidente de que el signo que se examina se encuentra dentro de las causales de irregistrabilidad de la marca, la administración, sinembargo, procediera a su registro, o cuando lo rechazara sin existir tales causales.

En esas circunstancias la Oficina Nacional Competente estaría incurriendo en aplicación indebida de la ley, generadora de nulidad en su actuación, lo cual será objeto de decisión por el Consejo de Estado en el proceso contencioso correspondiente mediante aplicación de la legislación comunitaria que se interpreta en el presente caso ”. (Proceso 7-IP-95, G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995).

Alegar el incumplimiento de la Oficina Nacional Competente en la aplicación de la norma correspondiente, por el hecho de que marcas similares o que puedan tener el mismo significado han sido anteriormente inscritas, no puede ser o constituir fundamento legal válido para oponerse o contrariar los argumentos de la negativa de la marca por parte de la Oficina Nacional, porque a cada marca rodean circunstancias, especiales y peculiaridades distintas que provocan diferentes resoluciones.

Mientras los Países Miembros no modifiquen sus procedimientos internos, las oficinas nacionales competentes, deberán aplicar en sus resoluciones normas, los reglamentos vigentes, y no aquellos que, con sujeción al artículo 147, deberían estar en proyecto de modificación o cambio, ya que de las normas de los artsículos 146 y 147, en concordancia con los artículos 143 y 144 de la Decisión 344, “se comprueba que la intención del legislador es llegar a la uniformidad del sistema de administración comunitaria, propendiendo a obtener la autonomía y modernización de las llamadas ‘Oficinas Nacionales Competentes’, con miras a homogenizar los sistemas y servicios de información. Todo lo cual establece una colaboración estrecha entre el derecho nacional y el derecho comunitario, en el cual el primero de los nombrados actúa como derecho complementario del derecho de integración”.

(Proceso 3-IP-94, G.O. Nº 162 de 9 de septiembre de 1994). EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS El examen de registrabilidad de las marcas lo debe realizar la autoridad administrativa de la Oficina Nacional Competente. De las pruebas y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca. Al examinar dichos signos, se debe utilizar un criterio “discrecional que, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas, lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta” (Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988).

El artículo 96 de la Decisión 344 impone la obligación a la Oficina Nacional Competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, el cual procederá tanto en los casos sobre los cuales se han presentado observaciones como aquellos en que no existan. Expresa la norma que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la Oficina Nacional Competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca”; el fin y el objetivo de la norma es el de que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca.

La facultad de la Oficina Nacional Competente para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser una potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario. Al realizar el examen, el signo debe reunir los requisitos del artículo 81 y verificar si el mismo, no se encuentra incurso en las prohibiciones fijadas en los artículos 82 y 83. * Análisis en Conjunto de los Elementos de la Marca.

La Oficina Nacional Competente, al realizar el examen de registrabilidad de la marca, debe desplegar “toda su capacidad analítica y reflexiva para determinar el carácter genérico de un signo que se pretenda registrar, sin limitarse al mero análisis gramatical de la palabra o las palabras que componen el signo. En los signos compuestos constituidos por un conjunto de palabras, puede darse el caso de que el carácter genérico de las palabras -cuando se les considera aisladamente- desaparezca, porque el conjunto formado por ellas se traduce en una expresión con significado propio y poder distintivo suficiente para ser registrada como marca ” (Proceso 20-IP-96, G.O. Nº 291 de 3 de septiembre de 1997).

La confusión entre signos se dá por los elementos similares de las marcas y no por sus desemejanzas, de ahí que es importante apreciar las marcas en su conjunto. “Es un aspecto secundario el número o clases de desemejanzas que posea una marca respecto de otra, ya que puede darse el caso, que por el parecido de sólo uno o dos elementos que la componen, se produzca confusión.” (CORNEJO, Aldo.

Derecho de Marcas, Lima-Perú, Cultural Cuzco S.A., 1992, p. 119). De lo señalado y aplicando al caso, puede decirse que el argumento utilizado por la demandante de que, “una sola letra como parámetro diferenciador no puede ser el fundamento de la negación de un registro, como en el caso de POLIFOAM con POLIFON”, no es convincente, por cuanto ésta es precisamente la razón por la cual se niega el registro de la marca: mientras menos letras separen a los signos semejantes, más lejana sera la posibilidad de poder darle al segundo signo, la calidad de marca.

El punto no está en discutir, si POLI, que es un elemento común de una serie de expresiones objeto de registro, es el fundamento por el cual la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio niega el registro de la marca POLIFOAM; sino, el de analizar la marca en su conjunto, ya que de está forma produce una impresión distinta a la que se tendría sí se analiza sus elementos en forma separada.

SIGNOS IDÉNTICOS O SIMILARES A OTROS YA REGISTRADOS O SOLICITADOS Ante el juez nacional se ha planteado el conflicto de la denegación de la inscripción de la marca POLIFOAM frente a la marca ya registrada POLIFOM, bajo la consideración de que entre las dos existe semejanza “ortográfica y fonética que induce al público consumidor a error”, criterio administrativo que se fundamenta en la disposición del literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que prohibe el registro de marcas de signos que “sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error”.

Está disposición tiene como fin proteger al consumidor, ante la presencia de dos signos que siendo idénticos o semejantes, amparan los mismos productos o servicios y dentro de la comercialización o adquisición puedan inducirlo a confusión o error, al creer que con la misma marca está adquiriendo un producto del mismo empresario o, que el producto con la marca similar también proviene del mismo origen o fuente empresarial.

El error en el producto mismo y el error en el origen empresarial -no geográfico- del producto, es el que trata de evitar está norma. EL RIESGO DE CONFUSIÓN “La confusión entendida como la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994). Para determinar una posible confusión entre dos o más signos, el confrontamiento o análisis de éstos debe realizarse en su totalidad o en su composición global, sin desmembraciones, resquebrajamientos o mutilaciones de palabras o sílabas y sin atribuir a cada sílaba o palabra contenidos propios, que no reflejen el sentido o concepto del signo a registrarse, esto es sin una descomposición de su unidad gráfica, fonética o conceptual.

Tal ha sido la doctrina jurisprudencial de este Tribunal respecto del punto. “La confusión gráfica o visual, que no es sino la similitud o identidad de los signos puede darse por una similitud ortográfica, fijada, entre otros aspectos, por la ubicación o disposición igual o diferente de las vocales o consonantes, por la coincidencia de letras o sílabas, la extensión de la palabra, el número y longitud de sílabas, factores que limitan, aproximan o distancian la confusión.” (Proceso 27-IP-96, G.O. Nº 279 de 25 de julio de 1997).

Así mismo, existirá esta confusión por la similitud en los trazos de las letras o en los tipos empleados en las denominaciones. Sin alejarnos de la regla del examen global de la marca, desde el punto de vista ortográfico, la marca POLIFOM tiene tres sílabas, en tanto el signo POLIFOAM contiene cuatro sílabas, hecho que produce fonéticamente una diferenciación entre las marcas.

Sin embargo en la pronunciación inglesa el sufijo “FOAM” es de una sola sílaba y fonéticamente idéntico al signo “FOM” Visual, y fonéticamente las raíces comunes POLI, tendrían que compararse con las desinencias FOM y FOAM, a fin de encontrar la dimensión más característica de las denominaciones confrontadas, siendo “la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor y determina, por lo mismo, la impresión general que la denominación va a suscitar en los consumidores” (NOVOA, Carlos, Fundamentos de Derechos de Marcas, Edit.

Montecorvo, Madrid, 1984, p. 218). Dentro del Proceso 27-IP-96, refiriéndose a este punto, expresa: “La dimensión más característica de la marca denominativa es el significado que ella pueda tener y si este es más simple y conocido, la fijación de la impresión general de la marca tendrá mayor percepción en la mente del consumidor”. “La confusión gráfica que puede producirse entre los dos signos en estudio, deberá también ser analizada por el juzgador, y será él quien decida si la grafía de las denominaciones tiene mayor influencia distintiva que el contenido conceptual o significado de las dos palabras frente a un consumidor medio de la clase de productos que bajo las dos marcas se comercializan agrupándose el mercado como uno masivo, restrictivo o elitista en la relación producto-clase de consumidor.” EL CONSUMIDOR Las normas comunitarias al prohibir el registro de signos confundibles o con posibilidad de confusión, aparte de proteger al consumidor, protege al propio productor o titular de la marca, el cual se vería afectado, si en el mercado existieran para sus propios productos otros signos similares que pudieran confundir al público, en la adquisición de esa clase de productos, por lo cual, estos no se distinguirían de los demás, reinando en consecuencia, una confundibilidad marcaria que perjudicaría al productor y a su marca, siendo innecesaria la existencia de ellas en el campo mercantil.

Es entonces el consumidor el que, puede ser víctima de la confusión, a la vez es él quien considera si entre dos signos por el uso de la marca puede producirse dicha confusión para productos de la misma clase. La persona que realiza el examen comparativo de los signos, el cual determina la posibilidad de real confusión de los mismos ha de colocarse en la situación del consumidor normal o medio, es decir el juzgador no debe pensar si en él se enfrenta la duda de la confusión sino si ella nace por parte del consumidor.

Originariamente en el Proceso 01-IP-87 (G.O. N° 28 de 15 de febrero de 1988), y posteriormente en otros fallos, este Tribunal en referencia al tipo de consumidor expresó: ‘ Para una mejor comprensión de lo dicho, el Tribunal se permite precisar -de acuerdo con la doctrina predominante- que el consumidor al que debe tenerse en cuenta, tanto para determinar la notoriedad de una marca como para establecer el posible riesgo de confusión entre dos marcas, es el llamado “consumidor medio” o sea el consumidor común y corriente de determinada clase de productos, en quien debe suponerse un conocimiento y una capacidad de percepción corrientes.

Por supuesto que, en cuanto este fundamental punto de referencia, o sea el público consumidor de determinada clase de productos, debe distinguirse si se trata de bienes o productos de consumo masivo o si por el contrario son de consumo selectivo, en lo cual interviene definitivamente el nivel de vida y la capacidad adquisitiva del grupo humano involucrado o sea de aquel que suele solicitar, usar o consumir determinado producto ’.” “Es requisito necesario para la exclusión del registro de una marca que guarda similitud con otra ya registrada o solicitada anteriormente, que dicha confusión tenga un efecto en el consumidor, cuál es de producir error, o como anota Manuel Pachón, “lo que es lo mismo que se reconozca la existencia de una probabilidad de confusión. (El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Ediciones Jurídicas, Gustavo Ibañez, Bogotá, p. 232).” REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACIÓN DE SIGNOS DENOMINATIVOS El criterio del funcionario o del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe riesgo de confusión, y para llegar a tal decisión debe seguir ciertas reglas que la doctrina ha elaborado para la apreciación y comparación de signos, las mismas que el Tribunal las ha tomado en cuenta dentro del Proceso 09-IP-94 (G. O. N° 180 de 10 Mayo 1995) y ha ratificado en el Proceso 27-IP-95.

“Los criterios generales o reglas, según la doctrina, que pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se ha precisado en los siguientes términos: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss).” “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.

“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada”.

“Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (Proceso 9-IP- 94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995).” Con los antecedentes expuestos.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. La no presentación de observaciones por parte de terceros que tengan interés legítimo no impide que la Oficina Nacional Competente examine la registrabilidad y decida sobre el otorgamiento o denegación del registro de una marca. 2. La norma comunitaria es clara al disponer la irregistrabilidad como marcas de los signos que, en relación a derechos de terceros, sean idénticos o semejantes para los mismo productos o servicios o para productos o servicios que el uso de la marca pueda inducir al público a error. 3.

Para determinar la identidad o semejanza entre dos signos marcarios, en el examen de registrabilidad, obligatorio para el funcionario, deberá analizarse los signos en su conjunto; y si del análisis realizado en esta forma resultare una semejanza ortográfica o fonética -y mucho más si es al mismo tiempo ortográfica y fonética- que pudiere inducir a error al consumidor, la Oficina Nacional Competente deberá denegar la solicitud de registro. 4.

Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 están orientados a perfeccionar y unificar los procedimientos administrativos de los Países Miembros, para consolidar un Régimen común no solo para el registro de marcas sino también de patentes, el cual garantice la mejor aplicación de las dispocisiones sobre la materia contenidas en el Derecho Comunitario. 5.

Una resolución administrativa dictada dentro de la competencia normal y en aplicación de los procedimientos comunitarios, ya sea aprobatorios o denegatorios de una solicitud de registro, no puede constituir una violación de la obligación general que tienen los Países Miembros de conformar su conducta al ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. 6.

El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el expediente Nº 3384. 7. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado, mediante copia sellada y certificada, remítase igualmente copia certificada a la Junta del Acuerdo de Cartagena para su publicación. Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretaio a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede fue aprobada según el artículo 63, modificado, del Estatuto del Tribunal, en sesión del 29 de octubre de 1997.

CERTIFICO. EL SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.