PROCESO 28-IP-96 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso- Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Expediente Nacional Nº. 1485, Caso: Marca “CIEL” e interpretación de oficio de los artículos 84 y 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95 y 96 de la Decisión 344.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito, a los treinta y un días del mes de octubre de mil novecientos noventa y siete. VISTOS: El Tribunal Contencioso Administrativo de Quito, por intermedio de su Presidente, Dr. Eloy Torres Guzmán, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Se solicita la interpretación en razón de que la actora, señora Gloria Gladys Morales Ramírez impugna las Resoluciones Nº DNPI-008330-MICIP notificada el 15 de marzo de 1994; Nº 008923-DNPI-MICIP notificada el 16 de mayo de 1994 y Nº 011043, notificada el 19 de agosto de 1994 y pide se declare la ilegalidad del acto administrativo por la cual se niega el registro de la marca “CIEL”.

Como hechos relevantes el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, señala los siguientes: 1. “La actora en el recurso de plena jurisdicción o subjetivo afirma que el 29 de enero de 1993 presentó solicitud de registro e inscripción de la denominación “CIEL” como marca de fábrica en los términos constantes en su demanda y que la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante oficio Nº DNPI-008330-MICIP le hace conocer que no dará curso a dicha solicitud porque contraviene a lo dispuesto en el artículo 83 literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 2.

“Que con posterioridad y con oficio Nº 008923 DNPI-MICIP notificado el 16 de mayo de 1994, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, ratifica el contenido del oficio anterior; 3. “Que mediante oficio Nº 011043 notificado el 19 de agosto de 1994, la misma institución por tercera vez se ratifica en los oficios anotados, con las explicaciones constantes en su recurso. 4.

“Con los antecedentes expuestos, impugna las Resoluciones Nº DNPI- 0083230-MICIP (sic), notificada el 15 de Marzo de 1994; Nº 008923-DNPI- MICIP, notificada el 16 de mayo de 1994; y, Nº 011043, notificada el 19 de agosto de 1994 y pide se declare la ilegalidad del acto administrativo. 5. “Al calificar la demanda, el Ministro de Sustanciación solicita que la actora indique el domicilio del mandatario de la empresa PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. propietaria del registro de la marca de fábrica “CIEL Y DISEÑO” y “CIEL” a efectos de que pueda ser citada y ejerza los derechos que le concede el art. 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa”.

“Citados los demandados comparece: 1) El Ministro de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, con escrito de fs. 16 y opone como única excepción: “ilegitimidad de personería pasiva”; 2) El Director Nacional de Propiedad Industrial, se excepciona así: a) Negativa pura y simple de los fundamentos de la demanda; b) Legalidad y validez de la providencia impugnada Nº 939734 y en la cual se rechaza la solicitud de registro de la marca presentada por el Dr. Ángel Garzón Zapata, en su calidad invocada; c) Se ratifica en el total contenido de las providencias Nos: 0083330 (sic) y 011043; 3) El mandatario de la sociedad francesa PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. con escrito de fs. 29 y 30, contesta el traslado que se le ha hecho de la demanda”.

Este Tribunal considera necesario ampliar el contenido de algunas de las piezas procesales que han sido enviadas por el juez consultante, a fin de clarificar los hechos impugnados internamente. 1. Procedimiento administrativo a) Al rechazar el trámite de registro de la marca CIEL, la Oficina Nacional Competente, fundamenta su resolución emitida en el oficio Nº 8330-MICIP de 15 de marzo de 1994 en que en dicha marca “se trata de una denominación notoriamente conocida, tanto en el País como a nivel internacional”. b) La actora al contestar el oficio indicado en el literal a) anterior, recibe una nueva respuesta del Director de la Propiedad industrial contenida en el oficio 8923-DNPI-MICIP, notificada el 16 de mayo, por el que se ratifica el contenido del oficio 8330, aduciendo que “en el envase que contendrá el perfume de la marca CIEL en su espacio vertical constan las palabras entrelazadas UDU, que corresponden a las iniciales del verdadero propietario de la marca PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A., de nacionalidad francesa”. c) La actora impugna el contenido del mencionado oficio y solicita la revocatoria de la providencia de 16 de Abril (oficio 8923).

Mediante oficio Nº 11043 de 19 de Agosto de 1994 el Director de la Propiedad Industrial, a la vez que se ratifica en el contenido del oficio de 20 de abril de 1994 ordena “el archivo del expediente, por ser una marca registrada en Francia con los números 1288834 y 1278662 como CIEL y DISEÑO, y CIEL, palabra respectivamente”. 2. Demanda presentada ante el Tribunal Distrital No. 1 La demandante, Señora Gladys Morales Ramírez, por intermedio de su apoderado, luego de realizar un detalle del procedimiento administrativo, advierte que el Ecuador “no tiene ningún convenio o tratado recíproco en materia marcaria con Francia, en consecuencia es ilógico el razonamiento del señor Director de Propiedad Industrial”.

Desconoce la categoría de marca notoria de la marca CIEL, argumentando en su favor la disposición del artículo 84 de la Decisión 344, aspectos que no “son los únicos que determinan si una marca es notoria o conocida ya que la enumeración del artículo es ejemplificativa ” 3. Contestación de la demanda por parte de la Sociedad PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. Expresa que dicha compañía solicitó el registro de la marca CIEL el 16 de Septiembre de 1993, la que se publicó en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 344, solicitud que fue objeto de observación por la Señora Gloria Morales Ramírez el 3 de marzo de 1994, “fundamentándose para ello en lo previsto en el artículo 95 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena”.

Agrega que: “En escrito presentado a nombre de PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. dirigido al Director Nacional de Propiedad Industrial en septiembre 2 de 1994, quedó aclarado que, aunque ciertamente la Señora Gloria Morales Ramírez había solicitado la denominación CIEL con el Nº 36856 en enero 29 de 1993, ello no le daba derecho sobre una marca de un perfume sumamente conocido a nivel mundial, que inclusive se hallaba en otros países registrado y que en el Ecuador es distribuido y comercializado por Almacenes Juan Eljuri Cia. Ltda. y las Fragancias Cia. Ltda.”. 4.

Contestación por parte de la Oficina Nacional Competente Alega la "validez de la providencia impugnada Nº 93973.4" y en la cual se rechaza la solicitud del registro de la marca CIEL, presentada por el apoderado de la actora. Se ratifica el rechazo de la solicitud de registro a la marca CIEL, (expediente 36856/93) por cuanto contraviene las disposiciones del artículo 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal, en aras de aclarar la continuidad de los hechos, advierte que en el expediente no existe constancia de inscripción o registro de la marca CIEL, ni a nombre de la Sra. Gladys Morales Ramírez ni de PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A.; concretándose la demanda a la disconformidad del procedimiento adoptado por la Oficina Nacional Competente en la solicitud de registro formulado el 19 de enero de 1993.

CONSIDERANDO: I COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento judicial del Acuerdo de Cartagena siempre que la solicitud provenga de un Juez Nacional y tenga que aplicarlas dentro del proceso interno, como lo es en el caso el alto órgano jurisdiccional de lo contencioso administrativo consultante, conforme a lo establecido por los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

El Tribunal dentro de sus facultades para ampliar o restringir las normas que deben ser interpretadas, estima conveniente referirse al trámite de registro de la marca contemplado en los artículos 87 a 96 de la Decisión 344, y al artículo 84 ibídem. II NORMAS A INTERPRETARSE El Juez Nacional solicitó la interpretación de los artículos 81, 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

A continuación se transcribe el texto de las referidas normas: DECISIÓN 344 Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Artículo 83. “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) d) “Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; e) “Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 84.

“Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: "a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada; "b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca;

"c) La antigüedad de la marca y su uso constante; "d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca”. Artículo 87. “La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente, deberá comprender una sola clase de productos o servicios y cumplir con los siguientes requisitos: “a) La identificación del peticionario;

“b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar; “c) La indicación de los productos o servicios de la clase en la que se solicita el registro de la marca; y; “d) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida. “La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada, por la oficina nacional competente, como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”.

Artículo 88. "Con la solicitud se deberán presentar los siguientes documentos: "a) Los poderes que fueren necesarios; "b) La descripción clara y completa de la marca que se pretende registrar para objeto de su publicación; "c) Copia de la primera solicitud de marca en el caso que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; "d) La reproducción de la marca cuando contenga elementos gráficos; y, "e) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros".

Artículo 90. “Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en el presente Capítulo”. Artículo 91. “Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, en un plazo de treinta días hábiles siguientes a su notificación, subsane las irregularidades.

Este plazo será prorrogable por una sola vez, por treinta días hábiles adicionales, sin que la solicitud pierda su prioridad. “Si dentro del término señalado, no se han subsanado las irregularidades, la solicitud será rechazada”. Artículo 92. “Si la solicitud de registro reúne los requisitos formales establecidos en el presente Capítulo, la oficina nacional competente ordenará la publicación, por una sola vez”.

Artículo 93. "Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación, cualquier persona que tenga legítimo interés, podrá presentar observaciones al registro de la marca solicitado. "A los efectos del presente artículo, se entenderá que también tienen legítimo interés para presentar observaciones en los demás Países Miembros, tanto el titular de una marca idéntica o similar para productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error, como quien primero solicitó el registro de esa marca en cualquiera de los Países Miembros".

Artículo 95. "Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. "Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada".

Artículo 96. “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. III REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO El artículo 81 de la Decisión 344, establece en su primer acápite los tres requisitos que debe reunir un signo para poder ser registrado como marca: la perceptibilidad, la suficiente distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica.

Un signo es perceptible cuando por medio de cualquiera de los sentidos, el consumidor tiene la posibilidad de apreciarlo, captarlo o distinguirlo. Son signos perceptibles las denominaciones o las palabras, los colores, los gráficos, etc. porque a través de estos medios se puede memorizar el signo o captarlo para llegar al proceso diferenciador con otros signos idénticos o similares.

Una marca tiene como finalidad esencial la de distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros. La distintividad es el requisito esencial que reviste el signo para ser registrable como marca pues solo a base de ella se podrá diferenciar un producto originario de un empresario, del producto o servicio de otro empresario “estableciendo la procedencia o el origen empresarial, así como fijando una determinada competencia a base de la calidad de los productos ofrecidos” (Proceso 27-IP- 96, G. O. Nº 279 de 25 de julio de 1997).

En base de la distintividad se protege al empresario o productor, para que sus bienes o servicios sean claramente distinguidos en el mercado, y al consumidor quien al diferenciar una marca de otra evita la confusión, el error o el engaño que puede aparecer cuando entre dos signos no exista una evidente distintividad tanto en los signos en sí mismos, como entre éstos y los productos que la marca protege.

La susceptibilidad de representación gráfica del signo se refleja en una condición formal encaminada a que pueda ser impreso para fines de procedimiento y de archivo. El acápite segundo del artículo 81 citado contiene una definición clara de lo que debe entenderse por marca, haciendo referencia a la función esencial de la misma que es la función distintiva, esto es, que permita que los productos o servicios de una persona puedan ser reconocidos y diferenciados de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

En el Proceso 27-IP-95 al analizar esta definición se dijo que: “La noción de marca que trae la norma del artículo 81, resalta otra de las funciones de la marca: la indicación del origen empresarial, que garantiza al consumidor que la adquisición de productos señalados con una marca, tengan el mismo origen de los productos adquiridos anteriormente con esa misma marca.

El público tiene el convencimiento que los productos o servicios de una misma clase que llevan la misma marca, se originan o proceden de una misma empresa, sin importar quien es el titular de la marca ni el propietario de la industria, sin suponer que una misma marca para iguales o similares productos pueda ser utilizada por titulares diferentes, causándole error o confusión en la adquisición de bienes o servicios.

“El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca. En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial de la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible al proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial (Profesor José Manuel Otero Lastres Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344, Seminario Internacional Quito y Trujillo, julio de 1996)”.

IV PROCEDIMIENTO DEL REGISTRO DE UNA MARCA El procedimiento del registro de un signo como marca no ha tenido esencial variación tanto en las Decisiones 311 como en la 344, la cual abarca este punto en los artículos 87 a 98. Las etapas del procedimiento del registro pueden resumirse en las siguientes: presentación y admisión de la solicitud; examen de forma; publicación de la solicitud; observaciones de terceros contra el registro; examen de registrabilidad y el acto del registro propiamente dicho.

El interesado en registrar una marca debe presentar la solicitud ante la Oficina Nacional Competente, memorial que contendrá los requisitos esenciales que se contemplan en el artículo 87. Corresponde inmediatamente a la Oficina Gubernamental Competente, admitir dicha solicitud bajo el análisis del artículo 87 y de no reunir alguno o algunos de estos requisitos, la solicitud no será admisible y no podrá continuar el trámite.

De la no admisión de la solicitud se desprende que ésta no existe jurídicamente. Con la admisión de la solicitud se le asigna fecha de presentación y nace o se origina en esta forma la prioridad obtenida con la presentación. El solicitante deberá acompañar en su escrito los documentos señalados en el artículo 88. Admitida la solicitud, la Oficina Nacional Competente procede, conforme al artículo 90, en primer lugar y dentro del plazo de 15 días hábiles a la presentación, al análisis de los aspectos formales referidos en el artículo 88 y si de dicho examen tales requisitos no se han cumplido notificará al solicitante para que en un plazo de 30 días hábiles siguientes, subsane las irregularidades, plazo prorrogable por 30 días hábiles adicionales, sin que el solicitante pierda su prioridad.

Si cumplido el plazo no se han subsanado las irregularidades formales, la Oficina Nacional Competente rechazará la solicitud (artículo 91). Aprobado el examen formal, en el próximo paso, se procede a la publicación de la solicitud para que dentro de 30 días “cualquier persona que tenga interés” presente las observaciones al registro (artículos 92 y 93), las que de no contrariar el artículo 94, serán notificados al peticionario a fin de que dentro de los 30 días hábiles “haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente” (artículo 95), sin que el silencio del peticionario produzca efecto alguno dentro del procedimiento del registro, pues la norma no contempla sanción o consecuencia alguna para esos casos.

Vencido este plazo la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones, para lo cual procederá al examen de fondo del signo tomando en consideración tanto los puntos planteados en las observaciones como los que crea necesario analizar según su propia iniciativa y autonomía. La aceptación de las observaciones significará, consecuentemente el rechazo del registro.

(artículo 95). De este examen de fondo, se producirá el acto administrativo de concesión o denegación de la marca mediante una resolución debidamente motivada que será notificada al peticionario. De no presentarse observaciones, luego de los 30 días de publicada la solicitud, se procederá al examen de registrabilidad, tomando en consideración los requisitos y las causales que se fijan en los artículos 81, 82 y 83, para concluir con el otorgamiento o denegación del registro, mediante una resolución debidamente motiva (artículo 96).

Si realizada la publicación, se presentaren observaciones, este hecho no exime a la Oficina Nacional Competente al examen de fondo, pues “no puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan “observaciones”, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma” es la Oficina Nacional Competente la que, con el examen de fondo, conceda o deniega la marca” (Proceso 27-IP-96, G. O. Nº 279 de 25 de Julio de 1997).

Cuando las observaciones son rechazadas o no son presentadas, en ese momento, se inicia por parte de la Oficina Nacional Competente el examen de registrabilidad para conceder o negar la marca. Contrariar el trámite o procedimiento del registro o alterarlo, rechazando por ejemplo una solicitud por asuntos de fondo sin la previa publicación o proceder al examen de registrabilidad con anterioridad a dicha publicación, llevaría a la nulidad del procedimiento si la marca no ha sido conferida, o a la nulidad del registro en caso afirmativo.

Para el primer supuesto, deberá seguirse con el trámite administrativo o la vía gubernativa interna en aplicación de las normas comunitarias “Del Procedimiento de Registro” a que se contrae la sección II de la Decisión 344. V DERECHO DE PRIORIDAD En el caso sub examine la solicitud de la marca CIEL por parte de la Sra. Gloria Morales Ramírez ha sido rechazada mediante providencia del 15 de marzo de 1994; en tanto que la marca idéntica para registro fue presentada por PARFUMS ULRIC DE VAREN’S para registro el 16 de septiembre de 1993.

En el primer hecho, se trataba de una mera expectativa que significa la sola presentación de la solicitud, la que sinembargo, confiere al solicitante el derecho a presentar observaciones frente a una solicitud posterior con la que se pretenda registrar idéntico o igual signo para los mismos productos o servicios o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca puede inducir al público a error.

Frente a un eventual conflicto en la presentación de varias solicitudes simultáneas, la doctrina y las normas comunitarias, han desarrollado la institución de la “prioridad”, que no se traduce sino en conceder prevalencia a la solicitud primeramente presentada, aplicando el principio “primero en el tiempo, primero en derecho”. ("Prior tempore, prior iure").

La prioridad marcaria interna o territorial, referida al registro de dos marcas en un mismo país, se encuentra ampliada en el artículo 103 de la Decisión 344 con la prioridad andina e internacional. Según ella el solicitante que primeramente ha presentado una solicitud en un País Miembro o en otro país que concede trato recíproco a las solicitudes de los Países Miembros, conservará dicha prioridad por el término de 6 meses contados a partir de la fecha de presentación de dicha solicitud, para requerir el registro sobre la misma marca en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Para que nazca el derecho de prioridad, según el inciso final del artículo 87 de la Decisión 344, es necesario que la Oficina Nacional Competente admita la solicitud, y se le asigne fecha de presentación, circunstancias que no se producirán con aquellas solicitudes que no reúnan los requisitos del mencionado artículo 87. En tanto, no se pierde tal prioridad cuando la Oficina Nacional Competente al efectuar el examen formal encuentra incumplimientos y ordena subsanarlos en el plazo de 30 días hábiles (artículo 91); si la solicitud es admitida la prioridad queda determinada desde la fecha de presentación de la solicitud.

Así, quien presente una solicitud posterior de registro de esa marca idéntica o similar para los mismos productos o para productos que puedan causar error en el público consumidor con el uso, se encuentra frente a una causal de irregistrabilidad, en atención a la prioridad de que goza el primer solicitante, quien puede presentar observaciones contra la solicitud posterior y ejercer los otros derechos que la norma comunitaria le confiere.

No hace falta entrar al análisis de los signos confundibles que pueden causar un error en el consumidor, sea porque produzca una confusión inmediata entre los signos con los productos o porque se crea que los mismos productos con marcas similares tienen un mismo origen empresarial ya que, “en tratándose de marcas idénticas -tanto en cuanto a signos como a productos- el riesgo de confusión es inevitable y puede establecerse "prima facie" con certeza total mediante el simple cotejo de las marcas en conflicto”.

(Proceso 7-IP-96). VI MARCAS NOTORIAS En el presente caso la Dirección Nacional de Propiedad Industrial mediante oficio Nº DNPI-009330-MICIP, comunicó al interesado que no continuara con la solicitud de registro de la marca “CIEL”, clase internacional 3, “por contravenir lo dispuesto en el artículo 83, literales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena” añadiendo que se trata de una denominación notoriamente conocida tanto en el país como en el extranjero.

Los numerales aducidos para negar el trámite de la solicitud de registro señalan como causales de irregistrabilidad el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada, o reproduzcan en alguna forma un signo notoriamente conocido o sean similares hasta el punto de ocasionar confusión con una marca notoriamente conocida.

Aparece en actas, a fs. 26, que la sociedad PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. solicita la marca de fábrica “CIEL y diseño de etiqueta” a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el 16 de septiembre de 1993, solicitud que fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 344 del correspondiente mes, página 74, bajo el Nº 41557. Con anterioridad, el 29 de enero de 1993, la actora señora Gloria Gladys Morales Ramírez había solicitado el registro de la marca “CIEL” y el 3 de mayo de 1994 presentó observaciones al registro solicitado por la empresa PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. No obstante, se infiere que para la Oficina Nacional Competente, confrontadas las dos marcas, se encuentra que la primera solicitada, es inadmisible porque contraviene lo dispuesto en el artículo 83 numerales a), d) y e) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, o sea que incurre en las causales de irregistrabilidad allí señaladas, añadiendo que la marca cuya solicitud de registro presentó la firma francesa es una denominación notoriamente conocida tanto en el país como a nivel internacional.

Concepto de marca notoria “Siguiendo al Profesor Fernández Novoa, cabe definir la marca notoriamente conocida como “aquella marca que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento de los círculos interesados (los consumidores y los competidores)” (Citado por el Profesor José Manuel Otero Lastres, Seminario de Quito-Trujillo, pág. 243).

El Tribunal ha trazado con precisión la distinción entre la “marca notoria” y la “marca renombrada”. Así dice en el Proceso Nº 1-IP-87 (G.O. Nº 28 de 14 de febrero de 1988): “las marcas pueden llegar a ser “intensamente usadas” género del cual son especies la marca “notoria” de especial relevancia en el caso que se analiza y la “marca renombrada” que a la notoriedad agrega un elevado prestigio o sea un goodwill muy alto por asignársele una excelente calidad”.

En idéntico sentido se manifiesta el Tribunal en su sentencia en el Proceso Nº 2-IP-94 (G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994) donde dice: “La marca notoria es la que goza de difusión, o sea, la que es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate. Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores.

A diferencia de ella, la marca “renombrada”, que antes se mencionó, debe ser conocida por diferentes grupos de consumidores, en mercados diversos y no sólo dentro de un grupo particular, como ocurre con la marca notoria. Puede decirse entonces que toda marca renombrada es notoria, pero no toda marca notoria es renombrada, calidad esta última más exigente”.

El tratadista José Manuel Otero, con ánimo de diferenciar estos dos tipos de marca ha expresado: "Al igual que el Profesor Fernández-Novoa, creo que la diferencia esencial entre estos dos tipos de marcas radica en su distinto grado de difusión: la marca notoriamente conocida goza de difusión entre los círculos interesados del correspondiente sector, mientras que la marca renombrada goza de difusión en la generalidad de los sectores.

El prestigio o la reputación es algo que puede añadirse a la marca notoriamente conocida y que posee siempre la marca renombrada. Pero no parece que sea un rasgo conceptual que permita deslindar con precisión estas dos figuras". (Memorias, Seminario Internacional "La Integración, Derecho y los Tribunales Comunitarios", Quito-Trujillo 1996, pág. 246).

Prueba de la marca notoria El Tribunal en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes (Procesos 5-IP-94 G.O. Nº 177 de 20 de Abril de 1995, 8- IP-95, G.O. Nº 231 de 17 de Octubre de 1996, y 17-IP-96, G.O. Nº 253 de 7 de Marzo de 1997).

La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser el resultado de reconocimiento por resolución en la etapa administrativa o judicial, cuando en el trámite del proceso se aporte las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.

En el caso presente ha sido la Oficina Nacional Competente la que al rechazar la solicitud, por su propia iniciativa afirmó que la marca CIEL de la compañía PARFUMS ULRIC DE VAREN’S S.A. era notoriamente conocida en el País como en el exterior. El conocimiento que el administrador o el juez tenga sobre la notoriedad de la marca, no debe generarse por simple intuición o información o por un conocimiento general que haya podido llegar a obtener sobre una determinada marca.

El antecedente para que el juzgador declare la notoriedad de la marca y ese hecho sirva para rechazar una solicitud, ha de ser el producto o la consecuencia de un análisis, procedimiento o investigación que haya tenido lugar previamente y que con las pruebas presentadas por las partes lleven al juez a la convicción de que la marca tiene o reúne las condiciones para poder calificarse de notoria.

En este sentido el Tribunal en el Proceso 5-IP-94 expresó: “En el proceso objeto de esta interpretación, dirigido a establecer la notoriedad de una marca, se está frente a una situación en la que la función intermediadora del juez y su apreciación, cognición o juicio, puede resultar de la contradicción que se da como consecuencia de la acción de una de las partes y de la defensa de la otra.

En este contexto podría corresponder a la autoridad administrativa o judicial competente ordenar las pruebas que juzgue necesarias y proceder a la valoración de aquellas presentadas por las partes, con arreglo a los principios de la sana crítica. “Pero lo anterior no obsta para que cuando se trate de establecer la calidad de notoria de una marca, al administrador en la vía administrativa o al juez en el proceso contencioso, corresponda apreciar la notoriedad de una marca, bien porque cuando actúa de oficio -como en el caso de rechazarla, o de declarar la nulidad de aquella- pueda aplicar su propio conocimiento acerca de la notoriedad de la marca; o porque, frente al aporte de pruebas por las partes, a él compete valorarlas de acuerdo con los principios de la sana crítica.

Esta participación activa del administrador o del juez, según el caso, en la determinación del carácter notorio de la marca, garantiza la protección de ésta, no sólo en beneficio de las partes en conflicto, sino también en interés general del consumidor”. Este criterio ha sido ratificado dentro del Proceso 7-IP-96 cuando la sentencia expedida expresa que “la autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica”.

La calificación de una marca como notoria no debe ser el resultado de una libre apreciación de los hechos por el administrador, y lo que es más, en la resolución respectiva de rechazo deben motivarse las razones y fundamentos recogidos y experimentados para que él, en forma personal y de oficio, haya llegado a calificar a una marca como notoria.

Dentro del proceso interno, sin que este análisis signifique intromisión en los asuntos del derecho nacional o calificación de los hechos materia del proceso, lo que el artículo 30 del Tratado prohibe al Tribunal, no se ha dado la oportunidad procesal para que las partes presenten sus observaciones y que las mismas sean respondidas por el peticionario, porque, como se expresó anteriormente, el requisito de publicación se omitió. De consiguiente mal podía entonces presentarse observaciones para que la parte interesada pudiera detener el registro y la otra sustentarlo, toda vez que el titular de una marca notoria “goza del derecho de oponerse o, según el caso de formular observaciones a la solicitud de registro en los términos y dentro de los procedimientos establecidos en la ley marcaria vigente en el momento de ejercer dicha acción (Proceso 5-IP-94).

La notoriedad de la marca es un hecho que si se alega o se controvierte, debe probarse por “quien corresponda conforme a las reglas de la carga de la prueba, ante la autoridad administrativa o jurisdiccional que esté conociendo de un proceso de nulidad, de oposición o de observaciones al registro, según la ley aplicable en el tiempo” (Proceso 5- IP-94), aspectos de procedimiento que en cuanto a su pertinencia y a su oportunidad corresponde analizar al juez consultante.

Entre los medios probatorios, sin ser los únicos, el artículo 84 de la Decisión 344 señala algunos criterios que pueden ser considerados para la determinación de si una marca es notoria; éstos se refieren a la extensión del conocimiento entre el público, la intensidad y el ámbito de difusión, la publicidad, la antigüedad de la marca, los análisis de producción, ventas o comercialización. Dentro del conflicto marcario entre una marca notoriamente conocida y una marca común, un punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344.

En una acción de caducidad o de nulidad, la existencia de notoriedad se demostrará tanto al momento de iniciarse la acción respectiva como al momento en que la marca controvertida se presentó a registro y fue tramitada. La marca debe ser notoria con anterioridad a la nueva marca por registrarse (Proceso 17-IP-96, G. O. N° 253 de 7 de Marzo de 1997).

En el caso de “observaciones”, la notoriedad deberá probarse por el que las alegue o controvierta en el momento procesal en que tales observaciones sean presentadas, es decir, el momento en que dicha notoriedad sea contradicha. Si la acción de nulidad persigue dejar sin efecto un acto que fue declarado válido por la Oficina Nacional Competente, el análisis sobre su legalidad deberá hacerse a la luz de las normas que le dieron vigencia, y si estas prohibían conferir el registro de una marca cuando existiera una notoriamente conocida, es lógico sostener que tal hecho debe haberse cumplido al momento de tramitarse la solicitud de la marca cuyo registro se impugna, ya que en ese instante procesal se calificaron los requisitos de fondo de una marca para aceptarse o negarse su registro, entre otros, la existencia de una marca notoriamente conocida.

Así mismo si se objeta posteriormente el registro de una marca anterior en base de la notoriedad, esta circunstancia debe permanecer como tal, inclusive, como elemento legitimante para accionar dicha nulidad, según lo dispone el artículo 113 de la Decisión 344, ya que quien no es titular de una marca notoria al momento de ejercer su derecho, estaría impedido de solicitar la anulación en base a la causal de notoriedad de su marca.

En lo que respecta a la cancelación, la Oficina Nacional Competente cancelará el registro de una marca, a petición del titular legítimo, cuando ésta sea idéntica o similar a una marca que hubiese sido notoriamente conocida, de acuerdo con la legislación vigente al momento de solicitar el registro, con lo que el requisito de notoriedad debe cumplir con las exigencias que requería la ley al momento de solicitarse el registro de la marca que se impugna para efectos de la cancelación, con lo cual se requiere en primer término la prueba de esa notoriedad actual de la marca, en el entendido de que si tal marca carece de dicha condición la protección que le confiere la ley para ejercer el derecho a oponerse no tendría fundamento alguno. La notoriedad y la irregistrabilidad de los signos La Decisión 344 en los literales d) y e) impiden la registrabilidad de signos que constituyen “la imitación, la traducción o la transcripción total o parcial de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio Subregional, o internacional sujeto a reciprocidad” en cuanto haga relación al reconocimiento de igual protección específica para los signos notorios.

La utilización de los “vocablos, imitación, traducción o transcripción” denota en cierta forma la idea de “identidad” sea gráfica, conceptual u ortográfica. En cambio el literal e) impide el registro de marcas similares que puedan producir confusión con una marca notoriamente conocida, y la notoriedad puede darse en cualquier País, exista o no la reciprocidad exigida en el anterior literal d).

La protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de la “territorialidad” y de “la especialidad”, toda vez que la marca notoria se encuentra protegida no sólo en el territorio en que tiene tal categoría sino que se extiende a ámbitos extraterritoriales. De tal suerte que cualquiera que fuere el País o la Región en que la marca sea notoriamente conocida y exista como tal, su titular puede hacer valer sus derechos, condicionando su acción a los requisitos establecidos en las normas comunitarias.

Así mismo la regla de la “especialidad” se amplía dentro de la concepción y protección de la marca notoriamente conocida, la que protege no sólo a los productos iguales o similares sino a todos los productos independientemente de la clase a la que pertenecen, con lo que en este punto la protección de la marca notoria bajo la Decisión 85 y la actual 344, ha tenido un considerable desarrollo proteccionista.

En el literal d) del artículo 83, cuando la marca a registrarse o registrada es la imitación, traducción o transcripción de la marca notoriamente conocida, el amparo legal se extiende a los mismos productos o servicios o a aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos. A contrario sensu, si la marca a registrarse es similar, esa protección radica en los productos con independencia de la clase, pero exigiéndose entre ellos alguna medida competitiva o de conexión, sin abarcar a los "distintos o disímiles".

Con base en las expuestas consideraciones: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Para que un signo pueda ser registrado se requiere que sea visible, perceptible y susceptible de representación gráfica. 2. El procedimiento para obtener el registro de una marca se encuentra desarrollado en el capítulo II de la Decisión 344, cuyas etapas deben ser cumplidas por las oficinas nacionales competentes so pena de acarrear la nulidad de tal procedimiento si éste se altera o se modifica. 3.

La primera solicitud presentada ante la Oficina Nacional Competente confiere al solicitante el derecho de “prioridad” para oponerse a la solicitud de un registro posterior de un signo idéntico o semejante para los mismos productos o servicios o para aquellos en que la pretendida marca pueda inducir al público a error frente al signo anteriormente solicitado. 4.

Entre las causales de irregistrabilidad contenidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, figura la similitud del signo solicitado como marca con un signo notoriamente conocido o que pueda producir confusión con una marca notoriamente conocida. 5. La notoriedad del signo debe ser debidamente probada en la etapa administrativa o en la judicial por quien alega o contradice esa notoriedad. 6.

Para que prospere una acción de nulidad amparada en el derecho que otorga la titularidad de una marca notoriamente conocida, tal notoriedad para el momento en que se presentó la solicitud de la marca controvertida, debe ser probada por su titular. 7. La Oficina Nacional Competente puede rechazar, aun de oficio, una solicitud que viole las prohibiciones de los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica. 8.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito deberá adoptar la presente interpretación al dictar la respectiva sentencia en el caso Nº 1485. 9. Notifíquese al nombrado Tribunal Contencioso Administrativo mediante copia certificada y sellada. 10. Remítase asimismo, copia certificada de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial.

Juan José Calle y Calle PRESIDENTE Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Roberto Salazar Manrique MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede fue aprobada según el artículo 63, modificado, del Estatuto del Tribunal, en sesión del 31 de octubre de 1997.

CERTIFICO. EL SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i.