PROCESO 18-IP-98 Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 62, 58 literal f), 72 (hoy artículos 81, 96, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena), 64, 65 y 76 de la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; 99, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 5 del Tratado de Creación del Tribunal Andino, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Manuel Urueta Ayola e interpretación de oficio del artículo 69 ibídem; y artículos 88 de la Decisión 313 y 99 de la Decisión 344.

Actor: SOCIEDAD MANUFACTURAS STOP S. A; marca: "US TOP". Expediente Interno N° 3702. Quito, 30 de marzo de 1998 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Manuel S. Urueta Ayola, solicita a este Tribunal Comunitario, la interpretación por vía prejudicial de los artículos 56, 62, 58 literal f), 72 (hoy artículos 81, 96, 83 literal a) y 102 de la Decisión 344; 64, 65 y 76 de la Decisión 85; 99, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; y 5 del Tratado de Creación del Tribunal Andino. Que dicha solicitud tiene origen en el proceso interno, instaurado por la SOCIEDAD MANUFACTURAS STOP S. A., expediente N° 3702, por el que se "pretende obtener la nulidad de la Resolución N° 711 de 14 de enero de 1.982 proferida por la División de Propiedad Industrial hoy División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, dentro del expediente administrativo núm. 179.116, por la cual se concedió el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) a la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S. A. para distinguir productos de la clase 25 internacional y, que como consecuencia de lo anterior, se declare la nulidad de la resolución 10.711 de 9 de diciembre de 1988 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia mencionada dentro del expediente administrativo 264.566, por la cual se concede la renovación por cinco años del registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), para distinguir productos de la clase 25 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972, o Clasificación Internacional de Niza".

Los hechos considerados como relevantes por el Tribunal consultante son: "1° La sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) para distinguir productos de la clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La División de Signos Distintivos consideró que la marca solicitada no estaba incursa en ninguna de las causales de irregistrabilidad, procediendo entonces a aceptar la solicitud de registro con el núm. 98.354", solicitud de fecha 22 de enero de 1979, publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial N° 28 de 16 de febrero de 1981. "2° La sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. solicitó la renovación del registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), siendo concedida mediante resolución núm. 10.711 de 9 de diciembre de 1988 por un término de cinco años".

Con posterioridad y con fecha 14 de enero de 1992, se presentó una nueva solicitud de renovación, conferida hasta el 14 de enero del año 2.002. "3° La sociedad MANUFACTURAS STOP es titular de los registros de las marcas STOP (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la clase 25, expediente administrativo 169.093;", con certificado No. 95.958, solicitud presentada el 27 de septiembre de 1977, y conferida mediante Resolución N° 5233 de diciembre 05 de 1980 vigente desde el 25 de marzo de 1981; actualmente se encuentra en trámite la renovación desde el 25 de marzo de 1996 por el plazo de diez años.;

"STOP (ETIQUETA) para distinguir productos de la clase 24, certificado de registro núm. 96.477; "STOP (NOMINATIVA) para distinguir servicios comprendidos en la clase 35, certificado de registro núm. 96.476, del artículo 2° del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza". "4° La sociedad Manufacturas Stop S. A. es titular de los siguientes nombres y enseñas comerciales: Enseña comercial STOP (ETIQUETA) para distinguir establecimientos comerciales dedicados a la elaboración de productos comprendidos en las clases 24 y 25 según certificado de depósito núm. 2.088; nombre comercial STOP (ETIQUETA) para distinguir empresarios dedicados a la elaboración, producción y venta de productos comprendidos en las clases 24, 25 y 35 de la Clasificación Internacional de Niza", solicitud de depósito presentada el 27 de septiembre de 1977, bajo el expediente 160091 y conferido desde el 14 de noviembre de 1978.

En base de la demanda y de la contestación por parte de la Superintendencia, este Tribunal amplía los hechos señalados anteriormente. 1. DEMANDA a) La actora advierte que se ha violado la norma contenida en el artículo 56 de la Decisión 85 y el literal f) del artículo 58 ibídem, por cuanto el signo impugnado US TOP es confundible con el suyo por existir entre ellos una igualdad visual, ortográfica, gráfica y auditiva, aclarando sobre esta última que "ambos signos presentan semejante pronunciación fonética, predominando, además, en ambos casos el elemento denominativo.

Por otro lado, la vocal U mayúscula que hace parte del signo US TOP es débil, de suerte que al pronunciarse fonéticamente la marca US TOP, se escucha como STOP, forma auditiva como se escucha también el signo STOP de propiedad de mi representada (lo resaltado de la demanda)". b) Considera también violados los artículos 62, 64 y 65 de la Decisión 85 que se refieren al trámite de concesión de una marca porque según el mismo y previo a ordenar la publicación del extracto de la solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, la Oficina Nacional Competente debía proceder a realizar el estudio de fondo, para establecer si el signo se encontraba incurso en una de las causales de irregistrabilidad.

Efectuado dicho estudio y si no había objeciones, ordenaba la publicación en el órgano respectivo. Bajo este procedimiento la División de Propiedad Industrial debió informar a la Sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S. A. sobre la causal de irregistrabilidad del literal f), y posteriormente rechazar el registro de la marca. Por no existir tal información violó el trámite al no haber realizado correctamente el examen de registrabilidad, lo que llevó a ignorar que se encontraba realmente solicitando el registro de la marca STOP (mixta). c) Puntualiza que la Sociedad demandada SAO PAULO ALPARGATAS S. A., reconoció en un escrito de observaciones formulado el 15 de junio de 1994 contra la solicitud de registro de la marca STOP (NOMINATIVA) para los productos de la clase 25, la semejanza y confundibilidad entre los signos en cuestión. Al manifestar dicha compañía, según dice la actora, lo siguiente: "( ) "Tercero.- Mi representada la Sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A., solicitó el día 25 de enero de 1983 bajo el expediente N° 418994 el registro de la marca US TOP para distinguir productos de la clase 25 del Decreto 755 de 1972.

"Cuarto.- La marca solicitada en registro bajo el expediente de la referencia, es SIMILAR tanto fonética, ortográfica como gráficamente a la marca solicitada con anterioridad por mi mandante, lo que las hacen confundibles por el público consumidor, induciéndolo a error (se resalta)". d) Fundamenta su acción en la sentencia dictada por la Sección Primera del Consejo de Estado de 30 de noviembre de 1995, la que a su vez recoge la interpretativa de este Tribunal sobre el registro de la marca STOP JEANS, sentencia en la cual el Tribunal Nacional accedió a las pretensiones de la demanda. e) Acusa de violados los artículos 72 y 76 de la Decisión 85, por no haberse respetado su registro marcario al concederse la renovación de la marca US TOP y por cuanto la Oficina Nacional Competente no ha cancelado, como así debió hacerlo, de oficio la marca impugnada. f) El fundamento para la impugnación por presunta violación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y 5 del Tratado de Creación del Tribunal, los concreta en que la División de Signos Distintivos no adoptó "las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo (debiendo hacerlo, según se sustenta más adelante), de expedir la Resolución que concedió el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) ". 2.

CONTESTACIÓN A LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO a) Al admitir que la Decisión 85 es la aplicable para el caso, rechaza la confundibilidad entre los signos cuyo enfrentamiento se ha suscitado pues la marca STOP es mixta en tanto la marca US TOP ha sido registrada "en forma expresiva y sin distintivos ni etiquetas especiales". b) Asevera que en el trámite concesorio de la marca US TOP no existe violación de norma alguna, pues la solicitante cumplió con los requisitos exigidos en la Decisión 85 y "la División de Propiedad Industrial ordenó publicar el extracto de la solicitud de la marca en mención en la Gaceta de Propiedad Industrial N° 280 de 16 de febrero de 1981, ”sin que se hayan presentado oposiciones dentro de los 30 días siguientes a la fecha de la publicación de la solicitud" c) Agrega que la Sociedad MANUFACTURAS STOP S. A., no demostró en su oportunidad tener mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca cuya nulidad de solicita.

El Tribunal observa que los productos que amparan las marcas son los comprendidos en la clase 25 de Nomenclator de Niza, esto es, para vestidos, calzado, sombrerería. En razón de lo expuesto anteriormente, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pasa a examinar el caso de autos.

CONSIDERANDO

Que este Tribunal es competente para pronunciarse sobre la interpretación prejudicial solicitada, según el artículo 28 del Tratado de su Creación, y que el H. Consejo de Estado de la República de Colombia tiene facultad para requerir la mencionada interpretación, conforme el artículo 29 ejusdem, toda vez que las normas comunitarias a interpretarse son de aplicación dentro del proceso interno allegado para su resolución. Que a este Tribunal, como se ha reiterado en fallos anteriores, le corresponde determinar las disposiciones que han de ser interpretadas, por lo que está facultado para extender la interpretación a otras normas no comprendidas en la solicitud o excluir aquellas que no resultaren aplicables al proceso interno al que ha dado lugar la consulta.

NORMAS POR INTERPRETARSE: Las normas aplicables a este caso, en razón de que la Resolución impugnada 0711 tiene fecha 14 de enero de 1982, son las contenidas en la Decisión 85, en cuanto al trámite y concesión de la marca respectiva. Con la facultad propia e inherente concedida a este Tribunal de ampliar o restringir las disposiciones solicitadas, interpretará además, los artículos 69 de la Decisión 85 y 88 de la Decisión 313 en concordancia con el artículo 99 de la Decisión 344, en lo que se refiere a la renovación de las marcas.

Además, como ya lo ha expresado el Tribunal en ocasiones anteriores, no es procedente la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 ni el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal, por no ser aplicables al asunto controvertido en el juicio nacional, y toda vez que dichos artículos constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales. (Ver Procesos 20-IP-96 G.O. N° 291 de 3 de septiembre de 1997, 21-IP-96 G.O. N° 318 de 26 de enero de 1998, 15-IP-97 G.O. N° 314 de 18 de diciembre de 1997 y 25-IP-97). DECISIÓN 85: Artículo 56: "Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos".

Artículo 58: "No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) "f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitada posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;". Artículo 62: "Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo".

Artículo 64: "En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Artículos 56, 58, y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud". Artículo 65: "Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro".

Artículo 69: "El registro de una marca tendrá una duración de cinco años contados desde la fecha de su otorgamiento y podrá renovarse indefinidamente por períodos de cinco años". Artículo 76: "El registro de una marca será cancelado, de oficio o a petición de parte, por la oficina nacional competente cuando verifique que el registro se ha expedido contraviniendo las disposiciones de los Artículos 56 y 58 del presente Reglamento".

DECISIÓN 313: Artículo 88: "La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses posteriores a la fecha de vencimiento del registro, para solicitar la renovación. Transcurrido dicho plazo cualquier persona podrá solicitar el registro".

DECISIÓN 344: Artículo 99: "La renovación de una marca deberá solicitarse ante la oficina nacional competente, dentro de los seis meses anteriores a la expiración del registro. No obstante, el titular de la marca gozará de un plazo de gracia de seis meses, contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, para solicitar su renovación acompañando los comprobantes de pagos respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros.

Durante el plazo referido, el registro de marca o la solicitud en trámite, mantendrán su plena vigencia. "La renovación no exigirá la prueba de uso de la marca y se otorgará de manera automática, en los mismos términos del registro de cuyo vencimiento se trata. Ello no obsta, sin embargo, el derecho del titular a renunciar posteriormente a parte o a la totalidad de los productos o servicios amparados por dicha marca".

1. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El objeto de un signo marcario se proyecta en su capacidad para distinguir dentro del mercado los productos o servicios de una persona frente a los productos o servicios de otra. El signo visiblemente exteriorizado a través de palabras, frases, gráficos o colores, no puede ser confundible con otro solicitado para registro o registrado con anterioridad, para evitar en el consumidor un error, consecuencia derivada de lo que la doctrina llama "el riesgo de confusión" o la "similitud confusionista".

El signo que no tenga esta capacidad intrínseca o esta fuerza distintiva propia, para diferenciarse o identificarse entre otros signos o entre los signos y los productos o servicios que ampare, -según la Decisión 85, de la misma clase-, no cumpliría con la función esencial que la doctrina y jurisprudencia de este Tribunal ha asignado a la marca: la distintividad.

La distintividad del signo hace posible que el consumidor identifique el origen empresarial y la calidad del bien, para que dentro de un proceso comparativo simple y superficial, pueda individualizarlo para las sucesivas adquisiciones de los mismos productos tomando como referencia el signo marcario que a ellos les distingue. Un signo para que pueda ser registrado a más del aspecto exterior de la visibilidad, debe ser novedoso o contener la novedad necesaria para que pueda diferenciarlos de otros, sin que novedad signifique que el signo no haya sido utilizado anteriormente, sino más bien que se encuentre, al momento de solicitarse, disponible para registro, y que dentro de esta novedad difiera de los signos que son utilizados por los competidores para designar los mismos productos.

Estas características del signo constituyen los requisitos esenciales a que se refiere el artículo 56 de la Decisión 85: novedad, visibilidad y distintividad.

2. LA CONFUNDIBILIDAD Contrapuesta a la distintividad, se halla la figura de la confundibilidad de los signos, figura jurídica de orden marcario que impide que un signo sea registrado frente a otro previamente solicitado o anteriormente registrado. Si el signo confunde, el consumidor medio no tendría la capacidad necesaria de individualizarlo e identificarlo frente a otros signos. Si al consumidor, el signo XX, le es semejante a primera vista al signo XB, uno de esos dos signos no puede permanecer en el mercado, por causar confundibilidad, la que lleva, como se ha manifestado, a un error de consentimiento en el consumidor, al tratar de adquirir un bien por otro, prevaleciendo el signo primeramente registrado.

La regla esencial para determinar la confusión es el examen mediante una visión en conjunto del signo, para desprender cuál es la impresión general que el mismo deja en el consumidor, en base a un análisis ligero y simple de éstos, pues esta es la forma común a la que recurre el consumidor para retenerlo y recordarlo, ya que en ningún caso se detiene a establecer en forma detallada las diferencias entre un signo y otro.

La labor de la determinación de la confundibilidad depende del criterio subjetivo del administrador o del juez, el que deberá atender a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han establecido para el efecto. (Ver G.O. No. 231 de octubre 17 de 1996, Proceso 8-IP-95). Como criterios complementarios de comparación, en el supuesto de que con la regla anterior -comparación o visión de conjunto del signo- no se llegue a esa determinación, la doctrina ha establecido reglas complementarias, como el enfocar el análisis de los signos enfrentados bajo tres aspectos o campos: el visual, auditivo e ideológico, lo que produce una semejanza gráfica u ortográfica, fonética o conceptual, bastando que la confusión se origine en uno de esos aspectos para que el signo sea irregistrable.

En el campo ortográfico o visual, la semejanzas de las letras, su distribución, la longitud de las sílabas, la posición de las vocales o consonantes, son hechos que determinan una mayor o menor semejanzas entre dos signos materia de comparación, la que procede realizar no en forma simultánea sino individual. En los signos confrontados dentro del proceso interno STOP vs US TOP, por ser el primero palabra en idioma inglés, aunque de conocimiento generalizado, constituiría una marca denominativa arbitraria, que no alude ni a las cualidades ni a las funciones de los productos.

En tanto que la segunda, carente de contenido conceptual en idioma español desde el punto de vista ortográfico, constituiría una marca caprichosa o de fantasía. Analizados los signos en su globalidad o en su conjunto, como regla primera de estudio, sin desmembraciones, mutilaciones o resquebrajamientos y enfrentando más las semejanzas que las posibles diferencias entre ellos, debería quedar en claro si el añadido de la vocal "U" en el signo impugnado tiene la fuerza suficiente o la condición necesaria para que la semejanza visual quede desvanecida con la utilización de esa vocal o si esa misma vocal permite una diferencia sonora para distinguir un signo de otro, desvaneciendo cualquier confusión dentro del consumidor medio, sobre la base del procedimiento de examen que él realiza y la forma de pronunciarse las palabras en el idioma propio de los Países Miembros.

El Tribunal no se extiende en el análisis de la comparación entre una marca denominativa y mixta, porque según se desprende de los documentos materia de estudio, en el expediente No. 169.093, en el que se tramitó la concesión de la marca STOP (ETIQUETA), conferida con el certificado 95958, se lee la palabra STOP, que constituye la misma designación de la marca, por lo que el gráfico no es sino la expresión de la denominación, constituyendo ésta el elemento predominante del signo. La existencia de la confusión descartaría la posibilidad de que el signo posteriormente solicitado tenga permanencia en el registro, pues en esta situación es necesario aplicar el criterio de la prioridad marcaria que no se desprende sino del principio: "primero en el tiempo, primero en derecho" ("prior tempore, potior iure").

Debe tomarse en cuenta para el establecimiento de la confundibilidad los productos que amparan las marcas. Si son iguales o idénticos, se agrava o se profundiza la confundibilidad en el comercio de bienes y servicios. Al referirse este caso, a la anulación de dos marcas registradas, el criterio para determinar la confundibilidad debe ser más benévolo y flexible, pues se está frente a un derecho adquirido y no a una mera expectativa.

3. ACCIÓN DE CANCELACIÓN DE UNA MARCA Por otro lado, establecida cualquier confusión que lleve a error al consumidor, si la marca ha sido registrada se habría violado la norma del artículo 58 literal f) de la Decisión 85, y en concordancia con el artículo 76, el titular de la marca estaría facultado para solicitar su cancelación, acción denominada ahora nulidad -según el artículo 113 de la Decisión 344- para cuyo trámite, como así lo ha dicho el Tribunal, el demandante deberá sujetarse a la norma vigente al momento de plantear la demanda la que en el caso sublite data del año 1996, rigiendo por lo tanto, procedimentalmente, la Decisión 344 que faculta a acudir a la autoridad nacional competente, esto es, al órgano designado al efecto por la legislación nacional sobre la materia, para solicitar la nulidad a quien tenga la legitimación activa que no es otra que la "parte interesada" en la cual se involucra al titular de una marca cuyo signo sea semejante, idéntico o similar a uno registrado con posterioridad.

Las causales de nulidad atinentes a la irregistrabilidad de una marca se han de retrotraer al momento de la fecha del acto administrativo que confiere el registro marcario. Acusar un acto de nulo en base a causales que no existieron cuando el acto fue expedido, significaría aplicar la ley retroactivamente, principio que contradice el criterio universal de que la ley sólo rige para lo venidero.

Además, no cabría alegar causales de nulidad inexistentes para la fecha en que el acto fue conferido, como resultaría del hecho de aplicarse las previstas en las Decisiones 313 o 344. Por esa razón tampoco puede tomarse en cuenta lo manifestado por la compañía actora de que haya solicitado el registro o depósito del nombre comercial STOP en el año de 1977, porque bajo la Decisión 85 los nombres comerciales estaban desprotegidos, y no existiendo causal de nulidad originada en ese hecho, el acto expedido sin tomar en consideración la presencia de un nombre comercial, no estaría afectado por una causal de nulidad. 4.

RENOVACIÓN Conferido el registro de una marca, ésta puede tener vigencia en forma permanente y sucesiva, en tanto el titular solicite en su oportunidad la renovación del registro marcario, que según el artículo 69 de la Decisión 85, exigía el requisito de presentación de la solicitud antes del vencimiento del plazo, acompañando únicamente la prueba de uso, requisito eliminado posteriormente en las Decisiones 313 y 344, las que exigen únicamente la respectiva solicitud.

En cuanto al tiempo de presentación estas normas han establecido la modalidad del "período de gracia" que según sus artículos 89 y 99, abre la posibilidad de que la solicitud pueda ser presentada aun dentro de los 6 meses contados a partir de la fecha de vencimiento del registro, acompañando, en todo caso, los comprobantes de pago respectivos, si así lo disponen las legislaciones internas de los Países Miembros.

El Tribunal fue muy claro al interpretar el artículo 69 de la Decisión 85, Proceso 13-IP-95 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 207 de 29 de abril de 1996 marca GAMBRO, Tomo IV de la "Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina", págs. 246 y ss), sobre el trámite que debe seguir la renovación, el que debe sujetarse a la legislación vigente al momento de solicitarse o formularse tal pedido, advirtiendo que en el procedimiento de la renovación "no cabe, bajo estas consideraciones aceptar oposición u observación a una marca o denegar la solicitud de renovación argumentando, por ejemplo, que la marca que se pretende renovar atenta contra los principios de registrabilidad referidos en la esencia misma del signo "novedad, distintividad o visibilidad" o afectan a derechos de terceros (marcas similares) pues estas acciones y oposiciones son propias del trámite de registro.

Estas materias o puntos podrían ser objeto de otras acciones que la norma comunitaria consagra, como es el caso de la nulidad del registro. "Cuestiones estas u otras que pretendan suspender o limitar la renovación no pueden ser admitidas, en razón de que en esta etapa ya no se discute la concesión, nulidad o la cancelación de la marca del registro, sino la prolongación en la titularidad del mismo".

5. EL TRÁMITE O PROCEDIMIENTO PARA LA CONCESIÓN DE UNA MARCA Se contemplaba bajo la vigencia de la Decisión 85, en los artículos 62 a 67, los que han tenido una interpretación uniforme y permanente por parte del Tribunal, por lo cual esta sentencia se remite al Proceso 2-IP-95 (G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996, "Jurisprudencia Tomo IV", págs. 222 y ss.): "'De acuerdo con el artículo 62 de la Decisión 85, toda solicitud, para el registro de una marca debe ser examinada por la oficina nacional competente a fin de determinar si cumple con los requisitos legales y reglamentarios, tanto de fondo como de forma.

Como ya tuvo oportunidad de señalarlo este Tribunal, en dicho examen "es lógico esperar del funcionario una conducta especialmente diligente en lo que se refiere a la verificación de los supuestos en que puede estar comprometido el interés público", cuales son, conforme antes se indicó, los que se establecen en el literal a) del artículo 58 de la Decisión 85." (Sentencia del 9 de septiembre de 1988, Proceso 3-IP-88).

"El funcionario competente, antes de dar trámite a una solicitud de registro, también debe constatar el cumplimiento de los demás requisitos de registrabilidad, entre ellos el de los previstos en los literales f) y g) del citado artículo, en virtud de los cuales no es registrable una marca que puede confundirse con otra ya registrada, en los términos que dichas normas señalan.

"El artículo 64 de la Decisión 85, por su parte, dispone que es obligación de la oficina nacional competente la de rechazar las solicitudes de registro de marcas que no cumplen con los requisitos exigidos al efecto en la misma Decisión 85 (artículo 56, 58 y 59). "El texto literal del artículo 64, en cuanto dice que la oficina nacional competente "podrá decidir el rechazo de la solicitud" (subraya el Tribunal), debe entenderse en concordancia con la posibilidad alternativa de formular observaciones a la solicitud, la cual puede ser complementada (artículo 65 ibídem), pero nunca en el sentido de que resulte opcional para el funcionario nacional competente el registro de marcas sin el cumplimiento de todos los requisitos legales, bajo pena de nulidad.

"El incumplimiento de los requisitos estipulados en el literal a) del artículo 58, habida cuenta de que han sido establecidos en protección del interés público, suele generar una nulidad absoluta del registro de la marca en cuestión, nulidad que por lo tanto es insubsanable. "Mientras que el incumplimiento de los demás requisitos -entre ellos los de los literales f) y g)- suele producir tan sólo una nulidad relativa, eventualmente subsanable.

Así está establecido, por ejemplo, en la mayoría de los sistemas legales europeos". Sobre este mismo punto, en el Proceso 07-IP-95 (G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, "Jurisprudencia Tomo IV”, págs. 169 y 170) se añadió: "La norma comunitaria contempla pues los siguientes trámites procesales para la aprobación o rechazo de un registro, que deberán ser cumplidos para que la actuación administrativa no sea viciada de nulidad: el examen formal de registrabilidad y la determinación, también mediante examen, acerca de si el signo que se solicita registrar es novedoso, visible y suficientemente distintivo, y si no está incurso en causales de irregistrabilidad como las contenidas en los artículos 58 y 59 de la Decisión 85 y 72 y 73 de la 313; la notificación al interesado con el cumplimiento de los requisitos de forma exigidos por los artículos 60 y 61 de la Decisión 85; la orden de publicación del extracto de la solicitud para que las personas puedan oponerse a ella según lo establecido por el artículo 65 de la Decisión 85 o puedan presentar observaciones de acuerdo con los artículos 82 y 83 de la Decisión 313 y la tramitación de ellas; y finalmente la aprobación o denegación de la solicitud según el caso.

"Admitida desde el punto de vista formal la solicitud, debe la administración examinar de oficio si la marca puede registrarse por no hallarse comprendida en ninguna de las causales que impiden el registro como marca de un signo distintivo. En esta etapa del proceso administrativo la Oficina Nacional Competente en su análisis sobre la registrabilidad de la marca, obra en interés general para proteger los derechos de los consumidores de los productores y de la trasparencia del mercado.

El examen ex officio sobre la registrabilidad de la marca debe preservarse como pilar fundamental que garantiza la protección de los pequeños comerciantes y de los consumidores. La autoridad cuando actúa de oficio decide de conformidad con los hechos y con las pruebas que obren en el expediente, aplicando además su propio criterio y evaluando las pruebas de acuerdo con las normas de la sana crítica.

"De lo anteriormente expuesto puede deducirse que si la administración se ha ajustado a las normas procedimentales para la aprobación o rechazo de una solicitud de registro, habiendo dado oportunidad procesal a las partes para ejercer el derecho de defensa, la actuación de la Oficina Nacional Competente se habrá ajustado a lo previsto por el artículo 64 de la Decisión 85 (relacionado con el artículo 80 inciso 2° de la Decisión 313), sin que pueda alegarse, como lo hace la demandante, que las normas citadas se han violado por el hecho, en sí mismo, de haberse negado el registro al considerar que el signo no era registrable por los motivos aducidos en las Resoluciones que se acusan de ilegalidad".

6. EL REGISTRO MARCARIO La exclusividad en el uso de la marca es el derecho esencial dentro del régimen marcario, que ha sido protegido en la Decisión 85 dentro del artículo 72, al disponer que "el derecho exclusivo al uso de una marca se adquirirá con el registro de la misma ante la oficina nacional competente". Según el sistema andino, la propiedad y el derecho exclusivo nacen con el registro, que adquiere el carácter de constitutivo o atributivo, a diferencia de otros sistemas, como el anglosajón en el cual predomina la teoría del uso como medio de adquisición, constituyendo el registro solamente un acto declarativo.

Goza de este derecho exclusivo al uso de la marca solamente el titular marcario, el que además, se encuentra revestido del ius prohibendi, para impedir que terceros usen el mismo signo y oponerse al registro de signos iguales o semejantes que pudieran causar confusión con el suyo. Remitiéndose al Proceso 5-IP-94, (G. O. N°177 de 20 de abril de 1995) en el cual se interpretó la misma norma, ya este Tribunal dijo: "La concesión del registro es entre nosotros el modo de adquirir el dominio de un marca mediante acto administrativo unilateral del Estado por el cual se reconoce que su titular ha cumplido con los requisitos exigidos en la ley para ejercer los atributos que la marca implica, entre ellos el del uso exclusivo de la misma que le permite exigir garantías de protección contra usurpaciones o imitaciones que le afectan a su derecho ".

En otros fallos el Tribunal se ha pronunciado sobre el punto, ratificando en todos ellos que solamente con el registro nace el derecho exclusivo a la marca, o que el derecho al uso exclusivo de la marca se origina con el registro. "Reiterada y abundante es la doctrina y jurisprudencia de este Tribunal respecto a que la única manera de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca es por medio del registro.

“Se exige el registro del signo por parte de la oficina nacional competente”, “la legislación Comunitaria Andina consagra como título para adquirir el derecho sobre una marca, a quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente ”, “ la única forma de adquirir el derecho al uso de la marca es la de su inscripción en el registro ”, “ sólo gozará de los derechos inherentes a la marca, quien la haya inscrito en el registro marcario correspondiente”, “ así, por virtud del acto de inscripción de una marca, su titular adquiere el derecho subjetivo de usarla para la identificación de su producto ” (Proceso 2-IP-95, G.O. N° 199 de 26 de enero de 1996, 3- IP-95, G.O N° 189 de 15 de septiembre de 1995, 7-IP-95, G.O. N° 189 de 15 de septiembre de 1995, 32-IP-96)" (Proceso 20-IP-97 sentencia de 13 de febrero de 1998).

7. COEXISTENCIA MARCARIA POR VARIOS AÑOS Si lo que trata de impedir el registro marcario es que dos signos idénticos o semejantes para los mismos o iguales productos dentro de la misma clase, produzcan el riesgo de confusión, el que necesariamente debe causar error en el público consumidor, podría, consecuentemente, llevar al juez a la convicción, lograda a través de una plena prueba, de que si dos signos semejantes ya registrados han sido utilizados en el mercado por un período considerable de tiempo, sin que se produzca confusión o haya conducido al público a error, exista entonces la posibilidad de la coexistencia pacífica, siempre y cuando ésta no vaya en desmedro de los derechos del consumidor.

Una coexistencia pacífica, extensa en número de años y sin reclamaciones por parte del primer titular, puede significar una autorización tácita de aquél para que el segundo titular pueda continuar utilizando su marca, pues, constituyendo la causal de irregistrabilidad de confusión, una causal que doctrinariamente ha sido considerada como susceptible de acarrear sólo nulidad relativa, bien podría subsanarse con esa autorización -expresa o tácita- o con la desaparición de la confusión. La actitud pasiva del primer titular sin que obre en defensa de su marca en tiempo oportuno, revela una señal de aceptación de los hechos así como la presunta diferenciación de los dos signos. Sino ha existido confusión por muchos años, la nulidad por esa causal no tendría el objetivo y fines que la norma persiguió: defender a los consumidores y al titular marcario.

En ese caso, la causal de confusión más bien se ha revertido en favor del segundo titular. En efecto el uso permanente de dos signos registrados semejantes habría logrado con el transcurrir del tiempo, eliminar la confusión y crear, más bien, la inconfundibilidad y la diferenciación entre ellos. En suma, la coexistencia pacífica puede llegar a eliminar la confundibilidad entre dos signos, y habiéndose eliminado ésta, desaparece también la causal de nulidad que a lo mejor existió en un primer momento.

Los propios consumidores, luego de conocer por varios años dos marcas pertenecientes a diferentes titulares y para los mismos productos, habrán reconocido en cada una de ellas una diferente fuente empresarial, por lo que la marca, desde este punto de vista ha cumplido con la función diferenciadora de la fuente empresarial. Dentro del proceso 6-IP-95 (G.O. No. 215 de 17 de julio de 1996, “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, Tomo IV, página 267), se expresó: “La coexistencia pacifica de las dos marcas en el mercado, es decir, la comercialización de productos que protegen la una y la otra por un tiempo extenso hace presumir la inexistencia de riesgo de confusión o por lo menos que las dos marcas no han producido una confusión que lleve al público consumidor a error o engaño entre los productos que cada una ha protegido durante su vigencia registral, como lo especifica la regla comunitaria;

“ cabe destacar que ha sido y es permanente preocupación del Régimen Común de Propiedad Industrial, el evitar la confusión de marcas, como una salvaguardia legítima de las que tiene el público consumidor. En esta tarea existe el principio del interés público,” que debe ser salvaguardado por el juzgador con la más alta autonomía pero sin que ello suponga usos de criterios arbitrarios”.

La seguridad jurídica de un titular marcario también es un elemento que debe ser medido o tomado en consideración para declarar la nulidad, que conjuntamente con los costos de inversión en el mantenimiento de una marca por un período de varios años, conduciría a la necesidad de analizar el grave perjuicio económico que la declaratoria de nulidad podría conducirle al titular de la marca anulada.

En la búsqueda de esa seguridad jurídica se han arbitrado sucesivos remedios procesales: en primer lugar, el momento procedimental más propicio para impedir un nuevo registro es el de las "observaciones" u " oposiciones", que permiten al juzgador conocer cuál es la posición de los titulares marcarios frente a signos similares que vayan a ingresar al registro.

Por otra parte, el propietario de una marca, para establecer y demostrar la confusión -a manera de colaboración con la administración-, -podría, asimismo presentar pruebas de confusión real y concreta, producida en el transcurso y luego de varios años de coexistencia marcaria, situación que abonaría a los fines de que su signo desplazara al segundo titular del registro marcario-.

Adicionalmente, el titular prioritario, pese a esa coexistencia pacífica, podría intentar también la acción de nulidad en cualquier momento, la que será resuelta por el juzgador en base a las normas legales y a las circunstancias inherentes y propias de cada caso; acción de nulidad que también podría el juez ejercer de oficio. Además, este Tribunal destaca, que de acuerdo con el artículo 113 de la Decisión 344 la autoridad competente conserva en todo momento la atribución de actuar de oficio en la acción de nulidad cuando quiera que llegue a su conocimiento la posibilidad de riesgo de confusión entre dos marcas existentes y una vez que obre con plena prueba de esta circunstancia. Esto con el objeto de proteger a productores y consumidores en el interés general de la Comunidad.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que, existiendo la aquiescencia del titular originario de una marca semejante o similar, el incoar su nulidad cuando la causal de confusión ha quedado desvanecida por el uso simultáneo de los dos signos en un período prolongado, puede implicar un abuso de derecho lesivo al ejercicio de la libre competencia. Con una fundamentación similar a la analizada, el artículo 100 de la Decisión 344, expresa que "Contra la solicitud presentada dentro de los seis meses posteriores al vencimiento del plazo de gracia al que se refiere el artículo anterior, por quien fue su último titular, no procederán observaciones con base en el registro de terceros que hubiesen coexistido con la marca solicitada", disposición que protege al titular que ha dejado caducar su marca por falta de renovación, para que dentro de los seis meses posteriores al período de gracia, la nueva solicitud quede protegida de los titulares que puedan impugnar el registro, cuando entre los signos hubo coexistencia. Con todos los antecedentes expuestos TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Según la Decisión 85, para que un signo sea registrable se requería, además de su novedad, visibilidad y distintividad, que no se encontrara incurso en alguna de las causales de irregistrabilidad previstas en esa normativa comunitaria. (artículo 58). 2. El signo igual o semejante a uno anteriormente solicitado o registrado, que proteja productos de una misma clase, no puede ser objeto de registro por existir un riesgo de confusión entre los signos, que la norma del artículo 58, literal f) de la Decisión 85 trata de evitar. 3.

En el sistema atributivo de adquisición del derecho al uso de la marca que prohija el derecho andino, la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de la marca y de ejercer las acciones provenientes del ius prohibendi, es con el registro en la respectiva Oficina Nacional Competente. 4. Para determinar la confusión entre dos signos se ha de recurrir a las reglas que la doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han venido estableciendo, teniendo como norte y como mira esencial, que el análisis de los signos debe hacerse en forma global, de conjunto, apreciando todas sus características, sin mutilaciones ni precisiones gramaticales muy elaboradas, sino en forma sencilla, que es el modo como el consumidor medio examina e individualiza los signos. 5.

La coexistencia pacífica de dos signos semejantes derivada del uso simultáneo de los mismos por varios años, podría reflejar la desaparición de la confusión que la ley trata de prevenir. 6. El momento procesal más apropiado para demostrar la inconformidad de un signo por registrarse es el de las observaciones u oposiciones, que permiten al juzgador conocer cuál es la posición de lo titulares marcarios frente a signos similares que vayan a ingresar al registro. 7.

La permisibilidad por parte del primer titular de una marca, del uso que de un segundo signo registrado se hiciere durante un período considerable de tiempo, significaría la aceptación implícita de aquél respecto de la utilización simultánea de los dos signos. 8. Una posible coexistencia marcaria no priva al titular prioritario de plantear en cualquier momento la nulidad del segundo signo, que será resuelta por el juez de acuerdo a las circunstancias y situaciones sustantivas y adjetivas de cada caso; ni a este último de iniciar de oficio la pertinente acción de nulidad. 9.

De acuerdo con el artículo 113 de la Decisión 344 la autoridad competente conserva en todo momento la atribución de actuar de oficio en acción de nulidad cuando quiera que llegue a su conocimiento la posibilidad de riesgo de confusión entre dos marcas existentes y una vez que obre plena prueba de estas circunstancias. 10. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3702.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase igualmente copia sellada y certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.

Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i