PROCESO 24-IP-95 Interpretación prejudicial del literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente Dra. Nubia González Cerón, Expediente Nacional Nº 3199. Actora SOCIEDAD VICAR DE COLOMBIA S.A., marca “VIMEC”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los treinta días del mes de marzo de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por la doctora Nubia González Cerón, Consejera ponente de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, se refiere al literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, que establece el “RÉGIMEN COMÚN SOBRE PROPIEDAD INDUSTRIAL” vigente desde el 1 de enero de 1994 en los Países Miembros del Acuerdo Subregional Andino. Que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina al aceptar la solicitud admite la competencia del Consejo de Estado de la República de Colombia, para requerir la interpretación conforme al artículo 29 del Tratado de Creación del Tribunal y que éste a su vez tiene la competencia para absolverla en virtud del artículo 28 ibídem.

Que la solicitud presentada al Tribunal comunitario reúne los requisitos puntualizados en el artículo 61 de su Estatuto (Decisión 184) en cuanto a nombre del Tribunal solicitante, relación de las normas cuya interpretación se requiere, identificación de la causa e informe sucinto sobre los hechos y dirección a la que debe encaminarse la notificación correspondiente.

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan los siguientes: “1º El 21 de diciembre de 1993 la Sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A. solicitó el registro de la marca VIMEC para distinguir productos comprendidos en la clase 5 del artículo 2 del Decreto 755 de 1972; “2º La División de Signos Distintivos, mediante la expedición de la Resolución Nº 30055 de julio 27 de 1994, decidió negar el registro, argumentando que la marca VIMEC, clase 5, era confundible con la marca VIMAR registrada a nombre de LABORATORIOS VIMAR LTDA., para distinguir la misma clase de productos, según certificado de registro Nº 115670 vigente hasta el 9 de enero del año 2002.

“3º La resolución acusada viola el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 603 del Código de Comercio, porque la Superintendencia de Industria y Comercio no tuvo en cuenta que si el signo VIMEC (marca solicitada) es confundible con el signo VIMAR (marca registrada), este último también sería confundible con el signo VICAR que es parte integrante y esencial del nombre comercial VICAR DE COLOMBIA S.A., primeramente usado como nombre comercial por la sociedad así denominada antes de que LABORATORIOS VIMAR LTDA. solicitara y obtuviera el registro de la marca VIMAR clase 5º.

En consecuencia, es plenamente procedente el registro de la marca VIMEC clase 5 a nombre de VICAR DE COLOMBIA S.A. I. SÍNTESIS DE LA CONTESTACIÓN A LA DEMANDA La Superintendencia de Industria y Comercio al contestar la demanda sostiene que el acto administrativo impugnado fue expedido por la División de Signos Distintivos con plena competencia para estudiar y resolver sobre la concesión de marcas y que al expedirse el mismo no se incurrió en violación de normas legales internas y de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“La oficina nacional competente procedió a efectuar el respectivo estudio de confundibilidad entre VIMEC (solicitada) y VIMAR (registrada) concluyéndose que la marca VIMEC se encuadra dentro de la causal de irregistrabilidad contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, respecto de la expresión VIMAR; la Oficina Nacional Competente para el efecto, procedió acertadamente y conforme a las normas legales un análisis conjuntual y confundibilidad entre las dos expresiones dentro de un criterio objetivo, universal y conforme a la Jurisprudencia y a la Doctrina; cabe señalarse que las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente”.

Añade la Superintendencia de Industria y Comercio que: “Si bien es cierto que publicado el extracto de la solicitud de registro de la marca VIMEC en la Gaceta de Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, ello no impide que la Oficina Nacional Competente examine la registrabilidad y decida sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca y según lo dispuesto en el artículo 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena que a la letra dice: “Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”

CONSIDERANDO

Que el presente caso se origina en la pretensión de nulidad de una resolución administrativa mediante la cual se negó un registro marcario por considerarse que el signo solicitado era confundible con una marca ya registrada a favor de un tercero. II. NORMAS A INTERPRETARSE La interpretación solicitada se refiere al literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 el cual específicamente trata de la causal de irregistrabilidad que se fundamenta en ser el signo que se pretende registrar idéntico o similar a un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación del respectivo País Miembro, en tanto que la causal de irregistrabilidad que se basa en la identidad o similitud con una marca anteriormente registrada o solicitada para registro por un tercero para distinguir los mismos productos, se encuentra prevista en el literal a) del mencionado artículo, irregistrabilidad ésta en que se funda la resolución impugnada.

El Tribunal considera por lo tanto que su interpretación debe abarcar los dos primeros literales del artículo 83 de la Decisión 344 cuyo texto es el siguiente: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;” III. CONFUNDIBILIDAD DE LOS SIGNOS En cuanto a los criterios para determinar la semejanza, el Tribunal ha expresado en el fallo del Proceso 13-IP-97 de 6 de febrero de 1998 que: “Para dilucidar si entre una marca y otra hay similitud, se han creado en la doctrina y la jurisprudencia tres criterios, que a continuación se exponen: El primero, la confusión visual, la cual radica en poner de manifiesto los aspectos ortográficos, los meramente gráficos y los de forma.

El segundo, la confusión auditiva, en donde juega un papel determinante, la percepción sonora que pueda tener el consumidor respecto de la denominación, aunque en algunos casos vistas desde una perspectiva gráfica sean diferentes, auditivamente la idea es de la misma denominación o marca. El tercer y último criterio, es la confusión ideológica, que conlleva a la persona a relacionar el signo o denominación con el contenido o significado real del mismo, o mejor, en este punto no se tienen en cuenta los aspectos materiales o auditivos, sino que se atiende a la comprensión, o al significado que contiene la expresión, ya sea denominativa o gráfica.

“Pero la confundibilidad, como ha expresado este Tribunal, para que se constituya en impedimento o en barrera para el registro marcario, basta y es suficiente que lo sea dentro de uno de los parámetros ya enunciados. Aparte, además, que la sola posibilidad de confusión es factor que inclina al juzgador a catalogar a un signo como irregistrable”.

El registro como marca de un signo que haya sido primeramente usado por el solicitante como nombre comercial para distinguir empresas o establecimientos comerciales, dedicados a la explotación del mismo ramo de negocios es perfectamente procedente cuando su registro lo realice el solicitante. No obstante a la postre puede resultar que dicho signo o uno similar esté ya registrado a favor de un tercero, como marca para distinguir igual o similar clase de productos, situación en la que es necesario que el uso del signo como nombre comercial, haya sido anterior a la fecha en que se solicitó el primer registro.

La norma comunitaria establece la irregistrabilidad como marca de los signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con la legislación interna de los Países Miembros “siempre que dadas las circunstancias pudiesen inducir al público a error”. El Tribunal ha precisado que “la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto”.

(Proceso 1-IP-87, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, T.I. p. 116). Sinembargo sí establece criterios y comparación entre marcas para determinar cuándo hay lugar a similitudes o semejanzas que puedan dar lugar a confusión. De esta manera la jurisprudencia reiterada por este Tribunal ha señalado la siguiente metodología para el examen de fondo sobre registrabilidad de las marcas.

IV. CRITERIOS GENERALES PARA DETERMINAR LA SIMILITUD DE MARCAS El Tribunal en el Proceso 09-IP-94 (G. O. 180 de 10 de mayo de 1995) ha señalado los criterios generales que pueden ser utilizados para determinar la similitud de las marcas, diciendo lo siguiente: “Uniformemente se ha admitido que uno de los puntos más difíciles y arduos dentro del Derecho Marcario es la confrontación entre dos signos para llegar a determinar si entre ellos existe una similitud que pueda enfrentar al consumidor al riesgo de confusión. “La complejidad sobre la determinación del riesgo de confusión ha sido destacada por este Tribunal, en las tantas veces citada sentencia de 3 de Diciembre de 1987 (Proceso 1-IP-87): “Advierte la doctrina que la tarea jurídica de confrontar, comparar o cotejar una marca con otra, para determinar si existe el riesgo de confusión entre ellas, es tarea compleja en la que se deben tener en cuenta múltiples factores, sin que sea posible formular reglas generales y precisas al respecto.

La Decisión 85 no intenta hacerlo y en su aplicación, por lo tanto, el funcionario competente debe usar su criterio, que si bien es discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberían ser tomadas en cuenta”. “Por la importancia que reviste en el Derecho Marcario la comprobación de la existencia o no del riesgo de confusión entre dos marcas, se toma en cuenta las reglas que sobre el tema reconoce la doctrina y la jurisprudencia: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.

Al ubicar una marca al lado de otra no se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de “disecarlas”, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.

“Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan. No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.

La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto”. V. COMPARACIÓN DE MARCAS DENOMINATIVAS En el caso de marcas denominativas el Tribunal ha dicho en el citado proceso 09-IP-94, lo siguiente: “a.1.- Comparación de marcas denominativas “Las reglas generales sobre el cotejo de marcas que persigue la identificación o similitud entre unas y otras, se aplica también a las marcas denominativas o verbales, señalándose, como así se hará más adelante, criterios concretos para este tipo de marcas.

“Para la comparación de dos marcas, ambas denominativas, o en las que predomine el factor denominativo, el Tribunal ha reiterado en varias sentencias los criterios mantenidos dentro del Proceso 1-IP-87, con lo que se ha formado o creado una importante corriente doctrinaria y jurisprudencial. “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”.

“Concordante con este fallo, son los expresados por la Sala de lo Civil del Tribunal de Bogotá y por la Corte Suprema de Justicia de Venezuela, Sala Político-Administrativa, para la cual “la confundibilidad de las marcas debe ser evidente y la evidencia debe resultar, no de un análisis por separado de cada uno de los elementos (sílabas o signos) que integran la respectiva marca, sino de la confusión que a simple vista o de oídas resulte de la comparación”.

(Revista Colombiana de la Propiedad Industrial, página 120). En el presente caso por la posible similitud que tienen las dos marcas referidas a productos farmacéuticos, la confusión debe vigilarse con mayor celo, pues el error en que puedan incurrir los consumidores no solo afecta su patrimonio sino que puede causar daño en la salud de las personas.

Como ha expresado en la sentencia del proceso 13-IP-97 de 6 de febrero de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.

VI. IRREGISTRABILIDAD DE LA MARCA POR SEMEJANZA La Oficina Nacional competente consideró que el signo VIMEC cuyo registro se solicitaba caía dentro de una de las causales específicas de irregistrabilidad, la contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 que prohibe el registro de los signos que sean idénticos o se asemejen a otros ya registrados o solicitados para registro por un tercero para los mismos productos o servicios o para aquellos productos o servicios en que puedan inducir al público a error.

Encontraba la administración que entre el signo solicitado VIMEC y la marca ya registrada VIMAR existía semejanza ortográfica y fonética lo que podría inducir al público consumidor a error. Consecuentemente encontraba innecesario pronunciarse sobre la identidad o similitud que la mencionada marca podría tener con otras anteriormente registradas o solicitadas por terceros o sobre si estaba incursa en cualquier otra causal de irregistrabilidad.

En este caso el Juez Nacional, analizando las marcas, la una registrada y la otra por registrarse, debe decidir si las terminaciones MEC y MAR de las marcas VIMEC y VIMAR tienen la fuerza necesaria o el poder distintivo para diferenciar un signo de otro excluyendo de este modo o forma la confundibilidad entre dos signos, que es lo que prohibe el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Amparando las dos marcas los mismos productos de la clase 5, la confundibilidad provocada por esa semejanza, requiere de un examen más prolijo a los fines de determinar si guardan una prudente y necesaria distintividad para que el público al diferenciarlos no sea inducido a error o confusión. Al demandar la nulidad y restablecimiento del derecho ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado la Sociedad VICAR DE COLOMBIA S.A. insistió en que se ordenara el registro de la marca VIMEC sosteniendo que si la marca solicitada fuera confundible con la marca registrada VIMAR también lo sería con el signo VICAR que forma parte integrante y esencial del nombre comercial VICAR DE COLOMBIA S.A. El Tribunal no encuentra razón para interpretar el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344, porque el caso en estudio se refiere a la causal de irregistrabilidad por semejanza entre la marca solicitada y una previamente registrada, y no a la similitud de una marca con un nombre comercial protegido que puede ser fundamento legal para una posible nulidad en el otorgamiento de una marca como “VIMAR”, pero que no puede argüirse como estrategia para contrarrestar el argumento de la Superintendencia de Industria y Comercio.

El registro de la marca “VIMAR”, según la documentación allegada, es válido y sobre él recae la presunción de legalidad. Ella no puede desvirtuarse por la sola excepción que pretenda interponer el solicitante del registro basado en el simple hecho de no haber sido favorecido por la decisión de la Oficina Nacional Competente. Por las consideraciones que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

La norma comunitaria establece la irregistrabilidad como marca de los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error. 2. Para declarar la irregistrabilidad de un signo como marca se analizará la confundibilidad en el campo visual, auditivo e ideológico, comparando siempre el signo con los productos o servicios que las marcas van a proteger. 3.

El análisis comparativo será más riguroso cuando se trate de productos farmacéuticos que por su naturaleza y destino puedan ocasionar daños a la salud por efectos de la confusión. 4. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3199.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i