PROCESO N° 28-IP-97 Interpretación Prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 62, 64, 65 y 72 de la Decisión 85; 81, 83 literal a), 95, 96, 102, 104, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitado por el Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, Consejero de Estado de la República de Colombia. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera.

Expediente Nacional N. 3701,. Actora: Sociedad Manufacturas Stop S.A..- Marca "US TOP" (NOMINATIVA). TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 27 de marzo de 1998 VISTOS: Que la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia, a través de su Consejero Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 56, 58 literal f), 62, 64, 65 y 72 de la Decisión 85; 81, 83 literal a), 95, 96, 102, 104, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se plantea la solicitud en virtud del proceso instaurado por la Sociedad Manufacturas Stop S.A., a través de su apoderado. Se pretende obtener la nulidad de los siguientes actos administrativos, expedidos por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio: “a) De la Resolución Nº 15.115 de 28 de agosto de 1995, mediante la cual se declaró infundada la oposición formulada por la sociedad ALBERTO RIVERA GIRALDO Y CIA S.C.A. MANUFACTURAS STOP, hoy MANUFACTURAS STOP S.A., domiciliada en Medellín, contra la solicitud de registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2º del Decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, que concedió el registro de dicha marca a nombre de la Sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. “b) Del acto administrativo presunto mediante el cual se resuelve en forma negativa el recurso de apelación interpuesto contra la resolución número 15.115 de 28 de agosto de 1995.

“c) A título de restablecimiento del derecho solicita se declare fundada la oposición formulada por la sociedad ALBERTO RIVERA GIRALDO Y CIA S.C.A. MANUFACTURAS STOP, hoy MANUFACTURAS STOP S.A., domiciliada en Medellín (Antioquia); se niegue el registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2º del decreto 755 de 1972, o Clasificación Internacional de Niza, solicitado por la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. y se ordene la cancelación definitiva del registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), en el evento de que se haya expedido.

Los hechos relevantes considerados en la demanda son: “La sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A. presentó, a través de apoderado, solicitud de registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2º del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza, el 21 de marzo de 1986, solicitud que fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial núm. 340 del 1º de diciembre de 1988.

“Contra la solicitud de registro de la marca US TOP (NOMINATIVA), la Sociedad ALBERTO RIVERA GIRALDO Y CIA. S.C.A. MANUFACTURAS STOP S.A., hoy MANUFACTURAS STOP S.A., formuló demanda de oposición, la que se fundamentó en el hecho de ser ella titular del registro de la marca STOP en las clases 24 y 25 y de la enseña comercial STOP para distinguir actividades comprendidas en las mismas clases 24 y 25 de la Clasificación Internacional de Niza.

La División de Signos Distintivos mediante resolución número 15.115 de agosto 28 de 1995, declaró infundada como se ha dejado expuesto la oposición presentada. “Contra la Resolución 15.115 de 28 de agosto de 1995, la sociedad Manufacturas Stop S.A., por intermedio de apoderado interpuso recurso de apelación, el que a la fecha de presentación de la demanda, no había sido resuelto.

“La sociedad MANUFACTURAS STOP S.A. es titular del registro de la marca STOP (ETIQUETA) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 y 25; de la marca STOP (NOMINATIVA), para distinguir servicios en la clase 35 y de los nombres y enseñas comerciales STOP (ETIQUETA) para la elaboración, producción, comercialización, distribución y venta de productos comprendidos en las clases 24, 25 y 35, del artículo 2° del decreto 755 de 1972 o Clasificación Internacional de Niza.

“Los registros fueron solicitados y concedidos a la Sociedad actora con anterioridad a la fecha de solicitud de registro de la marca US TOP (NOMINATIVA) para distinguir productos comprendidos en la clase 24 del artículo 2° del decreto 755 de 1972, circunstancia que no fue tenida en cuenta por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.

“La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio en el acto demandado argumenta que las marcas US TOP y STOP han coexistido sin que haya habido confusión entre los dos signos. “La misma sociedad demandada SAO PAULO ALPARGATAS S.A., ha manifestado y reconocido a través de su apoderado, la semejanza y confundibilidad que existen entre el signo US TOP y el signo STOP, al formular la demanda de observación, sosteniendo que son similares tanto fonética, ortográfica y gráficamente, induciendo a error y a la evidente confusión del público consumidor, por lo que la División de Signos Distintivos ha debido rechazar tal solicitud de marca”.

Contestación a la demanda: La Oficina Jurídica de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante apoderado contesta la demanda dentro de la Acción de Nulidad contra la Resolución Nº. 15115 de 28 de agosto de 1995, en los siguientes términos: Que la marca US TOP (nominativa) solicitada por la sociedad SAO PAULO ALPARGATAS S.A., pretendió demostrar que esta se encontraba incursa en la causal de irregistrabilidad del literal f) del art. 58 de la Decisión 85, frente a la solicitud de registro de la marca STOP (mixta) por Alberto Rivera Giraldo y Cía., Manufacturas STOP S.A., afirmando que entre los signos marcarios en cita, no hay confundibilidad que pueda llevar al engaño al consumidor, porque STOP con registro marcario presentado, distingue productos de la clase 24 y es mixta por estar conformada no sólo por vocablos sino por un elemento gráfico y la marca US TOP solicitada por SAO PAULO ALPARGATAS S.A. expediente 254667 para productos de la clase 24 registrada en forma expresiva y sin distintivos ni alegatos especiales.

Entre las razones de la defensa, se expresa que al expedirse la Resolución Nº. 15115 de 28 de agosto de 1995, no se ha incurrido en violación de normas legales de la Constitución Nacional, el código Contencioso Administrativo y las Decisiones 85 y 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; sobre este marco legal, se explicitan las atribuciones legales de la Oficina Nacional Competente contenidas en el entonces Decreto Ley 149 de 1976 y de la Decisión 85, a los que se sujetó el trámite correspondiente.

Posteriormente la División de Signos Distintivos expidió “la Resolución Nº. 15115 de 28 de agosto de 1995 para declarar infundada la oposición formulada por la Sociedad Alberto Rivera Giraldo y Cía. S.C.A y para conceder el registro de la marca US TOP (nominativa), para distinguir productos de la clase 24 de la nomenclatura vigente, a favor de SAO PAULO ALPARGATAS S.A.”.

Reiteran que en el trámite correspondiente, se han cumplido los requisitos de la Decisión 85 y publicado el respectivo extracto de la solicitud, dentro de los 30 días pertinentes, se plantearon oposiciones concretamente por la sociedad Manufacturas STOP S.A., pero que dentro del término establecido en la Decisión 85, se dictó la citada Resolución 15115 de 28 de agosto de 1995, con la determinación ya conocida.

Agrega: “que la sociedad Alberto Rivera Giraldo & CIA S.C.A. MANUFACTURAS STOP hoy MANUFACTURAS STOP S.A., no demostró ante la oficina nacional competente y en la oportunidad legal pertinente dentro de la vía gubernativa, tener un mejor derecho o prioridad sobre el registro de la marca “US TOP” (nominativa) para la clase 24a”. C O N S I D E R A N D O: Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial, requerida por el Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

I. NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE: Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes: Decisión 85: "Artículo 56.- Podrá registrarse como marcas de fábrica o de servicios, los signos que sean novedosos, visibles y suficientemente distintivos. “Artículo 58.- No podrán ser objeto de registro como marcas: ( ) f) Las que sean confundibles con otras ya registradas o solicitadas con anterioridad por un tercero o solicitadas posteriormente con reivindicación válida de una prioridad para productos o servicios comprendidos en una misma clase;

( ) "Artículo 62.- Presentada la solicitud, la oficina nacional competente procederá a examinar si ella cumple con los requisitos legales y reglamentarios y en especial si se ajusta a las disposiciones de los Artículos 56, 58, 59, 60 y 61 del presente Capítulo. "Artículo 64.- En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los artículos 56, 58, y 59 la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud.

"Artículo 65.- Si la solicitud no mereciere observaciones o fuere complementada debidamente, se ordenará la publicación de un extracto, por una vez, en el órgano de publicidad que determine la legislación interna del respectivo País Miembro. Dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación cualquier persona podrá oponerse al registro de la marca.

"Artículo 72.- El derecho exclusivo a una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Decisión 344: "Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

"Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para el registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.

( ) "Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de la marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

"Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y ha otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. "Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.

"Artículo 104.- El registro de una marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca; b) Vender, ofrecer, almacenar o introducir en el comercio productos con la marca u ofrecer servicios en la misma; c) Importar o exportar productos con la marca; d) Usar en el comercio un signo idéntico o similar a la marca registrada, con relación a productos o servicios distintos de aquellos para los cuales se ha registrado la misma, cuando el uso de ese signo respecto a tales productos o servicios pudiese inducir al público a error o confusión, pudiese causar a su titular un daño económico o comercial injusto, o produzca una dilución de la fuerza distintiva o del valor comercial de dicha marca; o, e) Cualquier otro que por su naturaleza o finalidad pueda considerarse análogo o asimilable a los literales indicados en el presente artículo.

II. INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 56 DE LA DECISIÓN 85 EN CONCORDANCIA CON EL ARTICULO 81 DE LA DECISIÓN 344.- La Jurisprudencia emitida por este Tribunal en distintos fallos considera que el artículo 56 contiene los elementos esenciales que deben estar presentes en una marca para que sea posible su registro. "( ) Entre ellos la distintividad o capacidad de la marca para distinguir un producto o servicio de otro es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo.

La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño. "El Tribunal ha sostenido desde su interpretación prejudicial 1-IP-87 (G.O. Nº. 28 del 15 de Febrero de 1988), que el signo que se elija para identificar un producto tiene que ser distintivo y novedoso en relación con otros signos utilizados en el mercado, a fin de evitar la confusión con los productos o servicios similares.

De esta regla se derivan buena parte de las prohibiciones contenidas en el artículo 58 de la Decisión 85 antedicha ”(Proceso 16-IP-96, G.O. Nº. 265 de 16 de mayo de 1997). En el artículo 81 de la Decisión 344, se exige como requisitos para poder registrar un signo como marca: la distintividad, la perceptibilidad y la susceptibilidad de representación gráfica; por lo tanto un signo que carezca de distintividad u otro de estos elementos, no podrá ser registrado como marca.

Este Tribunal ha sentado jurisprudencia uniforme sobre el tema de la distintividad, entre ellos en los siguientes casos: 12, 27, 31 y 33-IP-95; 12, 15,18, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 32-IP-96; 3,5,10 y 15-IP-97; (Gaceta Oficial Nº. 199 de 26 de enero de 1996, 257 de 14 de abril de 1997, 291 de 3 de septiembre de 1997, 265 de 16 de mayo de 1997, 311 de 10 de diciembre de 1997, 318 de 26 de enero de 1998, 308 de 28 de noviembre de 1997, 314 de 18 de diciembre de 1997).

III. CONFUNDIBILIDAD La marca cumple como función esencial la de identificar unos productos y servicios de otros, de tal forma que de existir una semejanza entre signos y productos que pueda llevar a la confusión marcaria o a la similitud confusionista, el signo no podría registrarse porque la norma del artículo 83, literal a) de la Decisión 344, prohibe el registro de signos que causen una confusión actual o consumada o una posible confusión en el futuro por el uso de los signos. La primera y esencial regla para determinar la confusión, es la del examen en conjunto de los signos, analizados sucesivamente y no en forma simultánea, a fin de que el consumidor obtenga una visión general del signo que es la que queda impresa en su memoria.

Los signos no podrán ser objeto de desmembración, mutilación o de análisis pormenorizado o fragmentado, porque ese no es el procedimiento normal que utiliza el consumidor al momento de comparar dos marcas. El juzgador, al colocarse en la posición del consumidor de los productos, ha de tener en consideración, además, si aquellos son o no de consumo masivo, pues éstos son de más fácil confundibilidad frente a los de consumo especial o privilegiado y en los cuales el consumidor, por varias razones, procede con mas diligencia y cuidado, en la comparación entre signos. El signo en si o considerado aisladamente no es materia de confusión. Lo será en tanto en cuanto se lo compare con los productos o servicios que protege o ampara.

Por ello signos semejantes o similares para productos disimiles o diferentes pueden tener acceso al registro, por no consolidarse las causal de irregistrabilidad prevista en el articulo 83, literal a) del la Decisión 344. La confundibilidad que la ley predica, no se refiere a un acto concreto, sino a la mera posibilidad. La simple duda respecto a la existencia de confundibilidad, puede llevar al juzgador a rechazar el registro del signo posterior, el que cede el derecho registral al anterior, en base del principio “primero en el tiempo, primero en derecho” Así mismo, el juzgador para desembocar en la confundibilidad o no de los signos enfrentados, deberá acogerse a las reglas dadas por la doctrina que ha repetido este Tribunal en varias de sus sentencias de interpretación prejudicial, primando en todo caso la subjetividad del juzgador, en base no de un criterio absoluto o arbitrario, sino con fundamento en las antedichas reglas.

De no apreciarse la confundibilidad en base a la regla del examen en conjunto de los signos, la doctrina ha establecido criterios auxiliares o complementarios utilizados en el examen comparativo de marcas. Entre ellas, se acoge la comparación de las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las palabras comparadas, a la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, o a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de acuerdo a su estructura gráfica y fonética.

El Tribunal ha dicho: “En el plano fonético, se ha establecido una escala descendente de valores para comparar las marcas denominativas. (la parte nominativa de una marca mixta) “En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

“Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupar la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.

Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar de la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor” (Proceso 9-IP- 94, G.O. Nº. 180 del 10 de mayo de 1995) (Proceso 16-IP-96, G.O. Nº. 265 del 16 de mayo de 1997).

En resumen de la sentencia el Tribunal Supremo Español Tercera Sala, Sección 1ra), de 18 de junio de 1996 se expresó: "El riesgo de confusión resulta de la semejanza fonética entre los signos distintivos confrontados que puede originar error o confusión en el mercado" (Indelec contra Inelec, Intelec, pág. 11.026. Revista General de Derecho, Valencia, España).

La finalidad identificadora de la marca, protege no sólo al derecho de propiedad industrial del titular sino al público consumidor que quiere adquirir el producto de su preferencia por las ventajas que le presenta o la confianza que le inspira. La existencia de similitud entre las marcas referidas a productos similares que además usualmente se vendan en las mismas áreas comerciales acrecienta el riesgo de error en el mercado.

(Sentencia de 17 de junio de 1996. Tribunal Supremo Español. Sala 3ra. Sección 1ra) Seiko contra Seincrom-100). La semejanza fonética y la similitud de los productos amparados determinan el riesgo de confusión. Sección de Derecho de la Propiedad Industrial e Intelectual, Valencia, pág. 11024. Tribunal Supremo Español). Además podría presentarse una posible confusión visual o gráfica entre los dos signos por la similitud que existe en las sílabas que forman los mismos, y de ésta manera perder la precisión identificadora del signo que llega o puede llegar a producir una misma impresión visual.

Estos requisitos de la marca y su posterior registro dan como consecuencia el derecho consagrado en el art. 72 de la Decisión 85 y reconocido en el artículo 102 de la Decisión 344, al uso exclusivo de una marca. El juzgador en base del examen de los dos signos, el registrado y el solicitado, y con las normas precedentes deberá determinar si entre US TOP Y STOP, puede predicarse una confundibilidad que produzca error al público entre signos y productos, considerando que frente a una potencial similitud gráfica y visual y al hecho de que las dos marcas protegen los mismos productos, el consumidor puede ser conducido a error en cuanto a la fuente de origen de los productos así como entre los mismos productos.

Si las semejanzas de los signos son más profundas y determinantes que las diferencias, o no existen diferencias sustanciales y predominantes que logren desvanacer la aparente confundibilidad, los signos enfrentarían la causal de irregistrabilidd prevista en la tantas veces citada disposición del artículo 83, literal a) de la Decisión 344 y basta la confundibilidad en uno de los campos señalados para que opere ipso iure la prohibición. Concretada la confundibilidad por parte del juzgador en cualquier de los campos anotados por constatación de las similitudes y carencia de aspectos gramaticales o fonéticos u ortográficos que impriman una sensible diferenciación, el signo por registrarse estaría impedido de obtener la protección marcaria, por el precepto del articulo 83, literal a) de la Decisión 344.

IV. PROCEDIMIENTO DE REGISTRO El artículo 72 de la Decisión 85, establece que por el registro ante la Oficina Nacional Competente se constituye un derecho exclusivo y preferente sobre la marca. El procedimiento de registro se hallaba regulado en el capítulo III, sección II de la mencionada Decisión. “El registro marcario es un instrumento jurídico por el cual el acto de inscripción de una marca, ante la Oficina Nacional Competente a favor de una persona natural o jurídica confiere a ésta el derecho al uso exclusivo de la misma, como se desprende del artículo 102 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.

El régimen imperante en el derecho marcario de la Subregión es el del sistema atributivo, en el que la formalización del registro mediante la inscripción de la marca en la Oficina Nacional Competente, es el modo de adquirir el dominio sobre el signo marcario que permite a su titular ejercer el uso exclusivo de la marca”. (Proceso 11-IP-96, G.O. Nº. 299 de 17 de octubre de 1997) La disposición del citado artículo 72 de la Decisión 85 que concuerda con el art. 102 de la Decisión 344 dice: “El derecho exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva Oficina Nacional Competente”.

“El registro garantiza a su titular la protección contra terceros que pretendan utilizar marcas idénticas o similares mediante la venta, ofrecimiento, almacenamiento, importación o exportación de productos con la misma marca que puedan inducir al público a error o perjudicar al titular del registro, según lo establece el artículo 104 de la Decisión 344 citada” (Proceso 11-IP-96) "De acuerdo con el art. 64 de la Decisión 85, 'En los casos de incumplimiento de los requisitos señalados en los Art. 56, 58 y 59, la oficina nacional competente, previa audiencia del solicitante, podrá decidir el rechazo de la solicitud´.

Pero si la solicitud no merece observaciones o fuere complementada en el caso de que no se haya considerado admisible por no cumplir todos los requisitos, es deber de la oficina nacional competente el de ordenar la publicación del extracto, para que en el plazo de treinta días pueda presentarse oposición de parte de cualquier persona (art.65, 2).

Si no se presentare oposición o si ésta fuere rechazada, es también deber de la oficina nacional competente, en cumplimiento del servicio público que le está encomendado, el de expedir el correspondiente certificado de marca. Así se desprende del texto de los artículos 64, 65, 66 y 67 de la Decisión 85. “En conclusión, la oficina nacional competente, cumplido a cabalidad el procedimiento previsto por la Decisión 85, sólo puede negarse el registro de una marca cuando se ha incumplido alguno de los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85 como ya se ha indicado.

Entre estos requisitos se encuentra el de que el signo que distingue a la marca sea novedoso y suficientemente distintivo. “De allí que la autoridad encargada de este servicio público puede negarse a registrar una marca cuando ella sea confundible con otra marca ya registrada, con una en proceso de registro, con una que haya sido objeto de reivindicación válida o con una notoriamente conocida y registrada en el exterior”.

(Proceso 1-IP-87 G.O. Nº. 28 de 15 de febrero de 1988). El Derecho al uso exclusivo de la marca “Es doctrina jurisprudencial de este Tribunal que la única forma de adquirir el derecho exclusivo preferente sobre una marca es mediante el registro, que según el sistema comunitario andino es constitutivo y no declarativo de tal derecho.

Registrada la marca el titular adquiere el derecho al uso exclusivo que le permite a su titular ejercerlo positivamente o le faculta la posibilidad de prohibir que otros utilicen el signo (ius prohibendi) consagrado en las prescripciones del artículo 104 de la Decisión 344: ´El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca´ alguno de los actos mencionados en esa norma.

“El uso exclusivo confiere a su titular amplias y categóricas facultades y derechos (ius prohibendi) que no pueden ser despojados a su titular amén de desvirtuar el concepto y la función que la marca desempeña dentro de la comercialización de productos”. (Proceso 32-IP- 96). Son tres las facultades de que dispone el titular de una marca derivadas del derecho exclusivo así: - La de aplicar la marca al producto usándola sobre el mismo producto, sobre su envase o envoltorio.

Además la de oponerse a que terceros utilicen signos semejantes sobre productos similares, iguales. - La segunda facultad es la de comercializar esos productos o servicios utilizando su marca como identificación, que de igual forma otorga la facultad de prohibir que terceros vendan productos o suministren servicios identificados con la misma marca. - La tercera facultad es la de utilizar la marca en el campo publicitario.

(Criterios vertidos en Sentencias de los procesos 4-IP-94, ratificados en el 8-IP-95 y 32-IP-96). V. COMPARACIÓN DE LAS MARCAS Para realizar un examen de comparabilidad entre dos marcas y establecer si existe confusión es necesario establecer el tipo de marcas de que se traten. Clases de marcas: En el presente caso la marca US TOP, es nominativa y la marca STOP (ETIQUETA) es una marca mixta.

"( ) La DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico ya que está formada por varias letras que integran un conjunto pronunciable, y que pueden tener determinado significado conceptual (marcas "sugestivas" o "arbitrarias"), o carecer de él (marcas "caprichosas" o "de fantasía"). ( ) Marca MIXTA es más compleja, ya que está constituida por un elemento denominativo (una o varias palabras) y por un elemento gráfico (una o varias imágenes), o sea que es una combinación o conjunto de signos acústicos y visuales.

En este tipo de marca -indica la doctrina- siempre habrá de encontrarse un elemento principal o característico y un elemento accesorio o secundario, según predominen a primera vista los signos gráficos o acústicos". (Proceso 4-IP-91 G. O. Nº. 97 de 16 de diciembre de 1991). El signo STOP (ETIQUETA) es una marca mixta; sobre esta clase se ha sostenido que por lo general el elemento predominante es el denominativo, pues las palabras son la forma usual de solicitar las marcas y los productos.

Si entre el elemento denominativo propiamente tal de una marca y la parte denominativa de la marca mixta, existe similitud fonética, y el componente gráfico de la marca mixta no es relevante para establecer la distintividad entre ellas, el riesgo de confusión impediría el registro de cualquier marca denominativa que se le asemeje. La comparación entre diferentes tipos de marcas, necesariamente implica una confrontación de elementos heterogéneos.

Este aspecto se halla analizado por el Tribunal en una anterior sentencia Proceso 4-IP-91 (G.O. Nº. 97 de 16 de diciembre de 1991) que dice: "Según la doctrina actual, al comparar una marca denominativa por una mixta no debe olvidarse que, en esta última, suele prevalecer el denominativo sobre el gráfico. Se parte de la base que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto en el mercado, al paso que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo y difícilmente puede ser expresado por el consumidor al señalar el producto".

( ) Se debe analizar qué es lo más característico de la marca, pues es lo que produce impacto en la mente del consumidor porque es ahí donde está el riesgo de confusión. Para llegar a determinar si la confusión existe, la doctrina establece criterios definidos; así Fernández Novoa "Fundamentos de Derecho de Marcas”, pág. 240. dice: "Hay que esforzarse por encontrar la dimensión más característica de la misma: la dimensión que con mayor fuerza y profundidad penetra en la mente del consumidor; y que por lo mismo, determina la impresión general que la marca mixta va a suscitar en los consumidores".

Reglas de Comparación de las Marcas: Para el análisis de comparación de marcas el Tribunal ha recogido los criterios expuestos en los procesos 09-IP-94 y 32-IP-96 (G.O. Nº. 279 de 25 de julio de 1997). "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas". (Pedro C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág.: 351 y ss).

"La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. "Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el Comercio.

"En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. "Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ´la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos´”.

La resolución interna impugnada se dictó durante la vigencia de la Decisión 344, por lo que es la aplicable para efectos de determinar los requisitos que debe reunir un signo, lo que no invalida actuaciones procedimentales celebradas bajo el imperio de la Decisión 85, tales como la publicación trámite de concesión, etc. VI. NO INTERPRETACION DE LOS ARTICULOS 146 Y 147.

(DECISION 344). Como se desprende del análisis de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se puede fácilmente concluir que dichas normas jurídicas de carácter comunitario se refieren a que su efecto primordial se produce con relación a los Estados Miembros, fundamentalmente, como compromisos inter-estatales dirigidos para buscar una mejor aplicación y consolidación del Régimen de la Propiedad Industrial en aras de salvaguardar los derechos y obligaciones de los particulares.

En ese sentido, mal podría este Tribunal interpretar una normativa que si bien es aplicable a los estados individualmente considerados, no lo es directamente para las relaciones privadas o entre particulares; entre otras razones, porque el desarrollo y dinámica de los artículos 146 y 147 depende de las confluencias específicas de situaciones fácticas concretas que, en todo caso, para nada alteran los derechos y prerrogativas atribuidos a los destinatarios de las normas comunitarias y simplemente, apuntan a una racionalización y mejor protección de los derechos.

Por lo anterior, este Organismo se abstendrá de la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, toda vez que el juez comunitario y el nacional al momento de resolver el caso sub judice, se encuentran imposibilitados para pronunciarse sobre normas que de acuerdo a sus particulares características no son directamente aplicables al caso concreto.

El Tribunal hace notar la demora de la Oficina Nacional Competente en resolver el caso. La solicitud de registro de la marca US TOP, fue presentada el 21 de marzo de 1986, y apenas, el 28 de agosto de 1995, se declara infundada la oposición. Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Los artículos 56 de la Decisión 85 y 81 de la Decisión 344 coinciden en señalar que durante el examen de los requisitos de fondo para la registrabilidad de la marca, se debe establecer su capacidad distintiva para evitar que ella introduzca confusión respecto al origen del producto y sus cualidades a fin de evitar que el consumidor se vea inducido a error. 2.

Para establecer la identidad fonética de una marca deberá efectuarse un análisis del signo, de su raíz, de la sílabas y de la ordenación de las vocales, mirados en su conjunto, a fin de establecer la semejanza entre dos marcas. 3. Un signo que no reúna las condiciones intrínsecas de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica no puede considerarse apto para el registro marcario. 4.

El signo no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones o impedimentos previstos en los arts. 58 de las Decisión 85 y 82 y 83 de la Decisión 344, en el caso concreto. 5. En materia de marcas mixtas el componente predominante o la dimensión característica puede ser el elemento denominativo o el gráfico, según se desprenda del análisis de cada signo por ser registrado, advirtiéndose que el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante para el examen de registrabilidad con otra marca que se le asemeje. 6.

La Oficina Nacional Competente, antes de aceptar o rechazar la solicitud de registro, debe proceder al examen de registrabilidad, tanto en las solicitudes en las que se presentan observaciones como en las que no se formulen tales observaciones. 7. Si la administración o la Oficina Nacional Competente realiza una aplicación indebida de las normas procedimentales o de las sustantivas, el afectado puede recurrir a la justicia para solicitar el reparo del pretendido error, planteando las acciones que la norma comunitaria le concede en armonía con la legislación nacional.

Sin embargo no debe presumirse que toda negativa al registro de una marca se debe a la indebida aplicación de las disposiciones pertinentes. 8. De conformidad con el art. 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3701.

Notifíquese al nombrado Consejo de Estado mediante copia sellada y certificada, y remítase copia de esta sentencia de interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza Secretario a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i