PROCESO 14-IP-96 Interpretación prejudicial de los arts. 81, 96, 146, 147 de la Decisión 344, y 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad PROMOFERIAS LIMITADA contra el acto denegatorio del registro de la marca de servicios “PROMOFERIAS”, comprendida dentro de la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza (proceso interno No. 3383); e interpretación de oficio del artículo 82 letra d), de la Decisión 344.

Quito, 11 de marzo de 1998 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero Ponente Dr. Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los arts. 81, 96, 146 y 147 de la Decisión 344.

Se plantea la interpretación en vista de que la Sociedad Promoferias Ltda., por intermedio de apoderado, demanda ante el Consejo de Estado consultante la declaratoria de nulidad de la resolución N° 51979 de fecha 29 de diciembre de 1994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la que se niega el registro de la marca PROMOFERIAS para distinguir servicios prestados a través de ferias nacionales e internacionales, comprendidos en la clase 42 de la clasificación Internacional de Niza.

A) A los fines indicados, el Consejo de Estado considera relevantes los siguientes hechos, transcritos textual y exclusivamente del escrito contentivo del recurso interpuesto ante la jurisdicción nacional: 1. “Se argumenta en la demanda que la sociedad PROMOFERIAS LIMITADA, es una sociedad comercial domiciliada en Medellín, Antioquía y que en desarrollo de su objeto social ha acreditado un aquilatado “good will”, al punto de que su fama con el distintivo PROMOFERIAS es igual a la de las ferias más conocidas en el país y en el exterior. 2.

“Publicado el extracto de la solicitud en la Gaceta de Propiedad Industrial no se presentaron oposiciones ni observaciones por parte de terceros, no obstante lo cual la División de Signos Distintivos por medio de la Resolución N° 51979 de diciembre 29 de 1984, decidió negar el registro de la marca. Contra esta decisión se interpuso recurso de apelación contentivo de los fundamentos jurídicos por los cuales el signo PROMOFERIAS no describe ninguno de los servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2° del Decreto 755, y además, que el signo PROMOFERIAS no consiste exclusivamente en un signo descriptivo. 3.

“Se hizo énfasis, además, en que dicho signo consiste en una especial combinación de palabras cuya pronunciación y presentación denotan el carácter novedoso de la marca. De suerte que el conjunto que se pretende registrar como marca se extiende, o se limita, a la configuración propia de la citada combinación”. B) En lo principal, los argumentos de Derecho expuestos por el demandante frente a la violación de la norma comunitaria, resumidos por el Tribunal Andino son: 1) Se violó el art. 81 de la Decisión 344, dado que la División de Signos Distintivos: “ignoró que la marca PROMOFERIAS es un signo perceptible y suficientemente distintivo, susceptible de representación gráfica” ( ); e “ignoró que dicho signo es idóneo para distinguir en el mercado los servicios comprendidos en la clase 42, producidos y comercializados por PROMOFERIAS LIMITADA, de los servicios idénticos o similares producidos y/o comercializados por cualquier otra empresa”. 2) Se violó el art. 96 de la Decisión 344, por cuanto la División de Signos Distintivos “erró al efectuar el examen de fondo sobre la registrabilidad de la marca PROMOFERIAS, clase 42.

En otros términos, la citada marca no incurría en la causal de irregistrabilidad contenida en el literal d) del Artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. 3) Se violaron los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el art. 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos “no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas” ( ) “ni adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran la Decisión 344, ni se abstuvo de expedir la resolución denegatoria de la solicitud de registro de marca”.

C) El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, considera necesario citar en lo pertinente la resolución N° 51979 que cursa en el expediente enviado a este organismo por el consultante, expedida por la División de Signos Distintivos, la cual se fundamenta básicamente en los dos siguientes considerandos: “TERCERO: Que la expresión cuyo registro se solicita encuadra dentro de una de las causales de irregistrabilidad, específicamente la contenida en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, que impide el registro de los signos que ‘consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse’; y, “CUARTO: Que en el presente caso el signo cuyo registro como marca se solicita, consiste en la expresión FERIAS la cual es descriptiva de los servicios que se pretende amparar con el registro solicitado, precedida de la expresión PROMO la cual es descriptiva de una característica de esos mismos servicios.” Y en lo dispositivo

RESUELVE

“PRIMERO: Negar el registro de la marca PROMOFERIAS, para distinguir servicios prestados a través de ferias nacionales e internacionales, servicios comprendidos en la clase 42 del artículo 2° del Decreto 755 de 1972, solicitada por la sociedad PROMOFERIAS LTDA., domiciliada en Medellín, Antioquia, Colombia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución”.

(Lo resaltado corresponde a la presente sentencia). D) Además este Tribunal considera asimismo indispensable resumir la contestación que a la demanda diera la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, conforme a la cual, además de ratificar y defender los argumentos contenidos en la resolución transcritos supra, reiteró: 1.- Que los actos administrativos acusados de violación de ley se ajustaron plenamente al trámite previsto en materia marcaria, que se garantizó el debido proceso y el derecho a la defensa y que estuvieron válidamente fundamentados, sin que se hubieran violado tampoco las normas preeminentes de la Decisión 344; 2.- Que el hecho de que no se hubieren presentado oposiciones por parte de terceros, no impedía que la Oficina Nacional competente examinara la registrabilidad y decidiera sobre el otorgamiento o denegación del registro de la marca, conforme lo dispone el artículo 96 de la Decisión 344;

Finalmente, con vista de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina pasa a examinar el caso de autos, a los fines de la exclusiva interpretación que de las normas supranacionales le corresponde, C O N S I D E R A N D O: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL QUE este Tribunal es competente para interpretar en vía "prejudicial" las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción consultante, y en tanto en cuanto aquellas resulten pertinentes -a juicio del Tribunal Andino- para la resolución del litigio interno; e igualmente si, como en el caso, la solicitud se adapta a las prescripciones de los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, y cumple con los requisitos exigidos por el artículo 61 del Estatuto de este Tribunal.

II. NORMAS QUE VAN A SER OBJETO DE INTERPRETACIÓN QUE las normas cuya interpretación ha sido requerida por la alta jurisdicción consultante, y las que el Tribunal considera pertinente proceder a interpretar de oficio, tal como se señala en el encabezamiento de la presente sentencia, son en suma: A. DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

( )” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 146.- Los Países Miembros, con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria, se comprometen a garantizar la mejor aplicación de las disposiciones contenidas en la presente Decisión. Asimismo, se comprometen a fortalecer, propender a la autonomía y modernizar las oficinas nacionales competentes y los sistemas y servicios de información relativos al estado de la técnica.

Del mismo modo y a objeto de tener un sistema de información entre los Países Miembros, las oficinas nacionales competentes enviarán lo antes posible a partir de su publicación, las respectivas Gacetas o Boletines de la Propiedad Industrial, a las oficinas nacionales competentes de los demás Países Miembros. Estas Gacetas o Boletines serán colocados para consulta del público en la oficina de destino.” “Artículo 147.- Los Países Miembros se comprometen a revisar sus procedimientos administrativos a fin de salvaguardar los derechos y obligaciones que correspondan a los particulares, de conformidad con la presente Decisión.” B. TRATADO DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ACUERDO DE CARTAGENA “Artículo 5.- Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” QUE, con vista de los artículos transcritos y tomando en consideración la vasta jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal Andino, debe éste realizar la interpretación prejudicial que le corresponda, de los puntos pertinentes contenidos en dichas normas, tendiente esta interpretación a examinar la posibilidad para el signo PROMOFERIAS de obtener su registro, conforme a la determinación que al respecto haga el juez nacional, para lo cual el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina considera también conveniente examinar: III.

REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO A LOS FINES DE SU REGISTRO 1. LA DISTINTIVIDAD. Esta, como función esencial de la marca, radica en distinguir productos o servicios pertenecientes a una persona o empresa, de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio sin que se confunda con éstos o con las características de los mismos, identificando asimismo el origen empresarial de unos y otros.

Que un signo sea distintivo, tiene que ver con su singularidad y por tanto con su individualidad, diferenciándolo así de cualquier otro, lo cual convierte a ésta en una característica que, además de la novedad y de la especialidad, debe reunir aquel para que se le dé reconocimiento como marca. La distintividad exige, en consecuencia, que el signo que se pretende registrar no se confunda con los ya empleados para "distinguir" productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser reconocido por la autoridad competente como marca. Ha sido constantemente reiterada la interpretación del Tribunal Andino a este respecto, a partir de su interpretación prejudicial en el caso 1-IP-87 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 28 del 15 de febrero de 1988).

En efecto, expresó también posteriormente en el proceso 12-IP-95 (Gaceta Oficial No. 199 del Acuerdo de Cartagena del 26 de enero de 1996), lo siguiente: “El artículo 56 de la Decisión 85, sustituido por el 72 de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, contiene los tres elementos esenciales que a criterio de la norma comunitaria deben estar presentes en una marca para que sea posible su registro.

Entre ellos la distintividad o capacidad para distinguir un producto o servicio de otro, es la base fundamental para identificar un bien y diferenciarlo de los demás, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo. La distintividad es la razón de ser del derecho a la exclusividad de la marca que, desde el punto de vista del empresario, le permite individualizar los productos o servicios que elabora para participar en un mercado de libre competencia. Desde el punto de vista de los consumidores, el carácter distintivo de la marca hace posible identificar el origen, procedencia y calidad del bien que desean adquirir, sin que se vean sujetos a confusión o engaño.” Y aún más recientemente, concluyó el Tribunal Andino (Proceso 5-IP- 97, Gaceta Oficial No. 279 del 25 de julio de 1997): “La percepción que el consumidor medio tenga sobre el signo y productos, origina el proceso mental hacia la distintividad; y la diferenciación e identificación que establezca entre un signo y otro y los productos o servicios protegidos, generará la posibilidad del registro.” 2.

LA GENERICIDAD. Conforme al Diccionario de la Real Academia, GENÉRICO es “lo común a muchas especies”, y GÉNERO es el “conjunto de seres que tienen uno o varios caracteres comunes”. También es la “clase o tipo a la que pertenecen personas o cosas” o el “conjunto de especies que tienen cierto número de caracteres comunes”. Por su parte, ESPECIE es “el conjunto de cosas semejantes entre sí por tener uno o varios caracteres comunes”.

La “genericidad” de un signo, que impide su utilización como marca, debe apreciarse en relación directa con los productos o servicios de que se trate. Una denominación no tiene el carácter de genérica -en lo que a marcas se refiere- por el solo hecho de serlo exclusivamente en su acepción gramatical. En sentido estricto y conforme a la doctrina: “Por signos genéricos, habituales o usuales se entiende aquellos que de manera directa o casi directa designan el género, categoría, especie o naturaleza del producto o servicio que pretenden diferenciar.” (Alberto Casado Cerviño, “Régimen de las Prohibiciones legales en materia de Marcas”, en “La importancia de la Marca y su protección”, Consejo General del Poder Judicial y ANDEMA, Madrid 1992, pág. 76).

Y también conforme a la doctrina, se considera que una expresión es genérica cuando a la pregunta ¿qué es? se responde empleando la denominación genérica. Los principios expuestos forman parte del acervo jurisprudencial del Tribunal Andino. Así, en la sentencia dictada el 7 de Agosto de 1995, proceso 3-IP-95 (G.O. N° 789 de 15 de Septiembre de 1995), sobre la denominación genérica el Tribunal expresó: “vistas las normas comunitarias que se solicita interpretar, corresponde anotar que la noción de denominaciones genéricas debe comprender, para efectos marcarios, tanto las que se refieren a unidades de un mismo género propiamente dicho como de una misma especie, en la medida en que etimológicamente tanto el uno como la otra hacen relación al conjunto de elementos que tienen uno o varios caracteres comunes y que por tanto no pueden ser objeto de uso exclusivo para identificar el producto o servicio que se trate de registrar.

Tanto en la noción de género como en la de especie, que trae el Diccionario de la Real Academia, la comunidad de elementos hace evocar la idea de generalidad. La prohibición de registro se dirige pues, en ambos casos (género y especie), a precaver que expresiones de uso común o generalizado puedan ser utilizados, vía el registro marcario, para asignarlas como denominación exclusiva de un producto o servicio.’ (Criterio ratificado dentro del proceso 14-IP-95, G.O. N° 230 del 16 de octubre de 1996, y en proceso 18-IP-95, G.O. N° 231 del 17 de octubre de 1996).” Se ha sostenido contundentemente en la doctrina que: “Toda palabra que se entienda y reconozca por el público en general como el nombre o designación de un producto o servicio, no es marca”. 3.

TÉRMINOS DESCRIPTIVOS. Se entiende también, en general, que los términos descriptivos son los que de alguna manera “informan” a los consumidores o usuarios acerca de las características, funciones, ingredientes, tamaño, calidad, valor, u otras propiedades del producto o servicio que la marca solicitada pretende proteger, y en este sentido apunta precisamente el fundamento de la resolución interna impugnada (veáse supra, sus considerandos TRES y CUATRO); aunque tampoco sea extraño a él que el rechazo del registro obedezca a su irregistrabilidad en razón de la aparente genericidad del signo PROMOFERIAS.

En suma si, el signo describe las cualidades primarias o esenciales del producto o servicio a que se refiere, se impedirá el registro del mismo, criterio que claramente trasunta de la prohibición contenida en el artículo 82, literal d), de la Decisión 344. Esto implica que el consumidor al asimilar un signo como marca, identifica el producto o servicio que protege; en tal caso, si el bien protegido por la misma se halla por ésta directamente designado, pierde su carácter distintivo y exclusivo para el uso comercial.

Se conceptúa en doctrina a las marcas descriptivas como “aquellas que evocan la idea de un producto al cual se refieren por una alusión a la naturaleza, a las cualidades del producto ” (André FRANCON). 4. GENERICIDAD Y DESCRIPTIVIDAD Conforme a autorizada doctrina: “El artículo 58 c) de la Decisión 85 prohibía el registro como marca de las denominaciones genéricas y descriptivas, mientras que por su parte el artículo 58 d) agregaba entre las prohibiciones, las palabras que en el lenguaje corriente se hubieran convertido en una designación usual de los productos o servicios de que se trate y su equivalente en cualquier idioma.

“Teóricamente es posible hacer una diferencia entre signos usuales, necesarios y denominaciones genéricas y descriptivas. Así se ha hecho en la doctrina francesa que nosotros adoptamos en uno de nuestros trabajos. Hoy pensamos, de acuerdo con la opinión de AREAN LALIN y de FERNANDEZ NOVOA, que la distinción es artificial y no sirve para propósito alguno, toda vez que el caso de denominaciones que originalmente constituían una palabra arbitraria y que con el devenir del tiempo se convierten en una indicación usual puede comprenderse dentro de las denominaciones genéricas, así la palabra no tenga tal significado en los diccionarios generales y así su significado provenga de una manera particular de hablar, llámese dialecto o calé. “Tanto las denominaciones genéricas como las descriptivas lo son en relación con ciertos y determinados productos o servicios, como siempre lo sostuvimos en contra de la opinión mayoritaria de la doctrina y la jurisprudencia colombianas.

“El TJAC, con razón sostuvo una opinión coincidente con la nuestra cuando expresó: ‘Debe aclarase, sin embargo, conforme a la más generalizada doctrina, que dentro del derecho marcario la GENERICIDAD de una denominación, que impide que pueda ser utilizada como marca, debe apreciarse siempre en su relación directa con los productos o servicios de que se trate, y no en el vacío o en abstracto.

El criterio simplemente gramatical no es suficiente para configurar la ‘genericidad’ de una denominación desde el punto de vista jurídico. No porque una palabra figure en el diccionario con una o varias acepciones amplias o genéricas, queda por ello descalificada a priori como marca’. “Las palabras genérica y descriptiva no aparecen expresamente mencionadas en el catálogo de prohibiciones que trae la Decisión 344.

“El artículo 82 d) de la Decisión 344 dispone: (No podrán registrarse como marcas los signos que:) ‘Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse’.

“Agrega el literal e) del mismo artículo: (Tampoco podrán registrarse como marca los que:) ‘Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente, o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual, de los productos o servicios de que se trate’. “Los literales transcritos corresponden a los literales b) y c) del artículo 5 de la Ley Tipo de marcas para los países en vías de desarrollo.

Se ha entendido que las indicaciones que designan o describen la especie y las otras características de los productos o servicios son las denominaciones llamadas descriptivas. Igualmente se consideró que las denominaciones que se han convertido en las designaciones corrientes son los “nombres genéricos” de los productos”. “De los literales transcritos y de las explicaciones dadas en la ley tipo, se puede deducir que una indicación es genérica cuando constituye la designación corriente del producto.

Esta parte de la Decisión 344, puede resultar un poco imprecisa, puesto que se ha debido mencionar expresamente el género, tal como se sugería en el anteproyecto de la ley española preparado por el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela. En el derecho marcario es tan irregistrable la palabra silla para distinguir sillas, como la palabra mueble para distinguir sillas.

“En cuanto a las indicaciones descriptivas se dispone en la Decisión 344 que se han de considerar tales las que sirven para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos característicos o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse.

“Las definiciones que se dan en la doctrina sobre qué es una denominación genérica y qué debe entenderse por denominación descriptiva van a tener que utilizarse para aclarar los literales que comentamos. “Por denominación genérica debe entenderse aquella que, con anterioridad a la fecha de presentación de solicitud de la marca, designa el género o la especie de los productos o servicios que se quieren distinguir con ella.

“Igualmente, como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, deben equipararse a las denominaciones genéricas stricto sensu, las denominaciones que poseyendo una grafía parcialmente distinta o incorrecta son el equivalente fonético o gráfico de una denominación genérica; así como los signos gráficos que evoquen en el consumidor el mismo concepto de una denominación genérica.

“Por denominación descriptiva debe entenderse aquella que informa a los consumidores lo concerniente a las características de los productos o del servicio, que se quiere distinguir con la marca. Como lo señala FERNÁNDEZ NOVOA, la indicación debe tener la virtualidad de comunicar las características (calidad, cantidad, destino, etc.) a una persona que no conoce el producto.

“A las denominaciones stricto sensu descriptivas deben agregarse, aquellas denominaciones y signos gráficos que hemos mencionado en el caso de las indicaciones genéricas. Esto es, las que fonética o ideológicamente evocan una denominación descriptiva. “Como lo ha señalado la jurisprudencia del TJAC y la doctrina, la expresión genérica puede identificarse cuando se pregunta ¿qué es? y en relación con el producto o servicio de que se trate se contesta empleando la denominación genérica.

Así por ejemplo, si respecto de un escritorio se pregunta ¿qué es? y se responde un mueble o un escritorio, las palabras mueble y escritorio son genéricas para dicho producto. “Una denominación descriptiva puede identificarse cuando se pregunta ¿cómo es? y en relación con el producto o servicio de que se trate se contesta empleando la denominación descriptiva.

Así, por ejemplo, si respecto a la leche se pregunta ¿cómo es? y se responde blanca o líquida, las palabras blanca o líquida serán descriptivas para dicho producto. “Por el contrario, la denominación que puede constituir una marca válida responde a la pregunta ¿quién es?. Así por ejemplo, si se le pudiera preguntar a una galleta, ¿quién es? y respondiera SOY LA ROSA O SOY NOEL (marcas muy conocidas de galletas en Colombia), tales expresiones son signos que pueden constituir marcas por no referirse a qué es el producto ni a cuáles son las características del mismo.

(Manuel PACHON, Zoraida SÁNCHEZ ÁVILA: “El Régimen Andino de la Propiedad Industrial. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez. Bogotá, 1995, páginas 207 a 213. (Resaltado, salvo expresiones latinas y paréntesis son de la presente sentencia). Observa este Tribunal: Conforme a los principios sentados por la jurisprudencia comunitaria, para analizar un signo a los fines de su registro no se puede dividir, mutilar o fraccionar el contenido del mismo, sino que hay que proceder a su examen con criterio de globalidad.

Dentro de este criterio, hay que tener presente en el caso de autos, que la composición de la expresión PROMOFERIAS lleva a concluir que se trata de una denominación evocativa, la cual puede llegar a ser débil y por tanto insuficientemente distintiva, incluso porque describe la esencia misma de la actividad que se pretende amparar con el registro.

V. CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO DE MARCAS Una vez admitida la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales del artículo 92, dispone la normativa comunitaria que la oficina nacional competente procederá a la publicación de esa solicitud. Los terceros que acrediten un interés legítimo, tienen la posibilidad de oponerse al registro del signo mediante “observaciones”, que pueden ser presentadas dentro de los treinta días hábiles siguientes (artículo 93).

De formularse “observaciones”, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, hagan valer sus alegatos, ”, expresa textualmente la norma (artículo 95). Vencido el plazo, la misma oficina decidirá sobre las observaciones presentadas y acerca de la aceptación o denegación del signo como marca.

En efecto, para el caso de no haber surgido estas últimas, el artículo 96 deja claramente consignado cómo “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” De lo expuesto puede apreciarse asi mismo, cómo la “facultad” -entendida ésta en el sentido de competencia exclusiva- otorgada a la oficina nacional competente por la ley comunitaria, para proceder al examen de fondo acerca de la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento del registro marcario.

La ausencia de “observaciones” no libera por tanto al funcionario de la obligación de realizar el examen de fondo. La finalidad de la norma es, por el contrario, la de concebir éste como un requerimiento obligatorio del proceso de concesión o denegación de marcas, y así lo ha expresado el Tribunal en reiterada jurisprudencia; doctrina jurisprudencial ampliamente acogida además por la Oficina Nacional Competente colombiana.

Finalmente, resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben ser tomadas en cuenta para realizar el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente consagradas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, independientemente de que el interesado haya denunciado o no la supuesta violación de las mismas: el mandato en ellas contenido es de obligatorio acatamiento para el funcionario y para el juez cuando éstos se abocan, respectivamente, al análisis de los requisitos necesarios para obtener el registro de una marca.

Con base en las consideraciones expuestas, El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Forma parte de la exclusiva competencia de este Tribunal comunitario la interpretación de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina. 2. Como se ha dejado sentado en reiterada jurisprudencia, le corresponde así mismo precisar a este órgano judicial comunitario cuáles son en definitiva las normas cuya interpretación considere pertinentes para la resolución del caso concreto por el juez consultante. 3.

Una vez más se ratifican los criterios sentados por este Tribunal, de que al funcionario administrativo competente le corresponde el examen de fondo de la registrabilidad del signo, háyanse formulado o no “observaciones” por parte de los interesados; y que dicho examen debe preceder necesariamente al otorgamiento o denegación del registro marcario. 4.

No puede reconocérsele la calidad de marca al signo incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios correspondientes a la misma o a otras clases con las cuales pudiere presentarse también confusión, producidos o prestados, respectivamente, esos productos o servicios, por diferentes empresarios. De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la inscripción de dicho signo como marca. 5.

La genericidad de un signo, en tanto rasgo “común a muchas especies”, impide su utilización como marca, y en todo caso debe ser apreciada en relación directa con los productos o servicios de que se trate. 6. Pero fundamentalmente, si el signo describe o evoca las cualidades primarias o esenciales del producto o servicio al que se refiere, el registro del mismo no es posible.

El análisis de conjunto de la expresión PROMOFERIAS, denominación cuya exclusividad se pretende, revela que es enteramente asimilable a la actividad de “promover ferias”, servicio al cual está destinada, y por tanto descriptiva de la misma. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, Sala de lo Contencioso Administrativo, al emitir su respectivo fallo deberá adoptar la interpretación que en la presente sentencia se ha hecho, de las señaladas normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena.

Notifíquesele mediante copia certificada y sellada. Remítase asimismo copia de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i