PROCESO 31-IP-97 Interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 13,14, 15, 21, 22, 26 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez. Expediente Interno Nº 4152, Actor: TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON.

Patente: “Modo Dormido Mejorado en Sistemas de Radio Comunicación”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA En Quito a los ocho días del mes de junio de mil novecientos noventa y ocho. VISTOS: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera a través de su Consejero Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez ha solicitado a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 13, 14, 15, 21, 22, 26 y 27 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Que se plantea esta solicitud dentro del proceso en el que la Sociedad Telefonaktiebolaget L M Ericsson, por medio de apoderado, demanda la declaratoria de nulidad de la resolución Nº 1948 de 30 de noviembre de 1995 expedida por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual se dispuso archivar la solicitud de privilegio de patente de invención contenida en el expediente administrativo Nº 94-049.647, elevada por dicha Sociedad, y de la resolución Nº 1305 de 2 de julio de 1996, expedida por el mismo funcionario, por la cual se resolvió en forma negativa el recurso de reposición interpuesto contra la citada Resolución Nº 1948.

A título de restablecimiento del derecho, solicita se ordene a la mencionada dependencia del Estado continuar el trámite de la solicitud de privilegio de patente de invención. Que el Consejero solicitante señala en informe sucinto como hechos relevantes para la interpretación solicitada, los siguientes: 1. “El 31 de octubre de 1994, la sociedad actora presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de Patente de Invención, cuyo título es “Modo dormido mejorado en sistemas de radio comunicación”. 2.

“Mediante auto de 22 de noviembre de 1994, se concedió a la actora un término de 30 días hábiles, de acuerdo con el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, para que presentara respuesta a las observaciones o complementara los antecedentes señalados en el examen de forma. En dicha providencia se mencionaban errores respecto de la numeración de las figuras, la calidad de las mismas, e incluso, el hecho de que algunas de ellas llevan letreros en otro idioma, entre otros.

En el concepto, el examinador dice que “ en el pliego reivindicatorio se deben excluir las reivindicaciones relacionadas con las estaciones base y móvil, pues el título y la descripción se refieren a un método para mejorar el funcionamiento en un sistema de radiocomunicación, por lo que consideramos que dichas reivindicaciones no tienen fundamento.

De acuerdo con las prácticas internacionales (Ver Guía de Examinación de Patentes de la OMPI) se acepta una única reivindicación de uso en un sistema (en este caso)”. 3. “Dentro del término legal, el apoderado de la sociedad actora dio respuesta a los requerimientos del examinador técnico, y contestó las observaciones relativas a las reivindicaciones, llamando la atención respecto de que “de acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el primer examen realizado por esa oficina a una solicitud de patente debe ser formal, y el suscrito considera que el concepto técnico Nº 896 al referirse a las reivindicaciones relacionadas con las estaciones base y móvil se encuentra incursionando en asuntos de fondo y de patentabilidad que en ningún caso pueden ser objeto de examen de forma”, y que “en lo que hace a las reivindicaciones de uso de un sistema me atengo a lo expresado en el punto anterior, en el sentido de que tal observación corresponde a un examen de fondo, y por tal motivo no deben considerarse en el examen de forma”. 4.

“Mediante el primero de los actos acusados se dispuso archivar la solicitud formulada, bajo las consideraciones de que “si bien es cierto que el solicitante contestó dentro del término legal, no lo es menos que la solicitud continúa presentando defectos técnicos de forma, los cuales se encuentran consignados en el concepto técnico Nº 476 ”, y que “el artículo 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece que si a la expiración del término señalado el solicitante no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. 5.

“Mediante el segundo de los actos acusados se confirmó el primero de ellos, básicamente con fundamento en las observaciones hechas en el referido concepto técnico Nº 476”.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Que el Tribunal es competente para absolver la interpretación prejudicial, requerida, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de su Creación y a su vez el Consejo de Estado de la República Colombiana está facultado para solicitarla en virtud del mencionado artículo 29 ejusdem. II.

NORMAS A INTERPRETARSE: Que las normas del Derecho Comunitario cuya interpretación se solicita son las siguientes: DECISIÓN 344: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial".

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso, de la prioridad reconocida.

“Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique.

“Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: “a) Identificación del solicitante y del inventor; “b) El título o nombre de la invención; “c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla.

“Para las invenciones que se refieran a materia viva, en las que la descripción no pueda detallarse en sí misma, se deberá incluir el depósito de la misma en una institución depositaria autorizada por las oficinas nacionales competentes. El material depositado formará parte integrante de la descripción. Los Países Miembros reglamentarán la instrumentación de los depósitos, incluyendo, entre otros aspectos, la necesidad y oportunidad de hacerlos, su duración, reemplazo y suministro de muestras.

Los Países Miembros podrán reconocer como instituciones depositarias a centros de investigación localizados en el territorio de cualquiera de ellos; “d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; “e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, “f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

“La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”. “Artículo 14.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: “a) Los poderes que fueren necesarios;

“b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; y, “c) Los demás requisitos que establezcan las legislaciones internas de los Países Miembros”. “Artículo 15.- La patente sólo podrá comprender una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo”.

“Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”. “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”. “Artículo 26.- Si dentro del plazo previsto en el artículo anterior, se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, término que podrá ser prorrogable por una sola vez y por el mismo lapso, haga valer, si lo estima conveniente, sus argumentaciones, presente documentos o redacte nuevamente las reivindicaciones o la descripción de la invención. A tal efecto, serán aplicables las disposiciones de los artículos 17, 18, 19 o 20, según el caso, de la presente Decisión”.

“Artículo 27.- Vencidos los plazos establecidos en los artículos 25 o 26, según fuere el caso, la oficina nacional competente procederá a examinar si la solicitud es o no patentable. “Si durante el examen de fondo se encontrase que existe la posible vulneración total o parcial de derechos adquiridos por terceros o que se necesitan datos o documentación adicionales o complementarios, se le requerirá por escrito al solicitante para que, dentro del plazo máximo de tres meses contados a partir de la notificación, haga valer los argumentos y aclaraciones que considere pertinentes o presente la información o documentación requerida.

Si el solicitante no cumple con el requerimiento en el plazo señalado, su solicitud se considerará abandonada”. III. REQUISITOS DE PATENTABILIDAD (Artículo 1) La norma comunitaria contenida en el artículo 1º de la Decisión 344 claramente establece como requisito indispensable para la concesión de patentes de una invención el que ésta sea novedosa, añadiendo la característica de tener nivel inventivo y además la de ser susceptible de aplicación industrial, los que constituyen los tres requisitos objetivos de patentabilidad.

El artículo 1 de la Decisión 344 ratifica dentro del régimen común industrial la novedad como requisito para poder otorgar patentes a las invenciones y sobre éste concepto el Tribunal decía lo siguiente: “el artículo 1º de la Decisión 85 establecía que se otorgará patente de invención “a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionan dichas creaciones”, lógicamente las nuevas creaciones o el perfeccionamiento de las ya existentes, suponen la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o perfecciona lo ya existente para beneficio de la humanidad, para lograr igualmente un lucro legítimo con su invento, el que registrado legalmente y otorgada su patente, le da derechos ciertos sobre el mismo.

(Proceso 6-IP-94, G.O. Nº 170 de enero 23 de 1995) Asimismo el Tribunal en su sentencia del 26 de septiembre de 1997 Proceso 15-IP-95, expresa: “El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva”.

Al requisito de la novedad se han agregado los otros dos mencionados, es decir nivel inventivo y aplicación industrial, sin los cuales no se puede otorgar la patente. Sobre el requisito que tengan un nivel inventivo, que coincide con el concepto de actividad inventiva, es decir “Cuando para un técnico en la materia, la invención no se hubiera derivado de manera evidente del estado de la técnica” (Régimen Andino de Propiedad Industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, pág. 61, Ed. Gustavo Ibañez. 1995).

Esto es lo que se conoce como la “no evidencia” o la “no obviedad”. Finalmente sobre el último requisito, la susceptibilidad de aplicación industrial, dice el mismo autor: “La invención para ser patentable debe poderse producir (invenciones de producto) o utilizar (invenciones de procedimiento) en cualquier tipo de industria. La palabra industria, agrega el artículo que comentamos (art. 4 de la Decisión 344), debe entenderse en el sentido más amplio posible comprendiendo cualquier actividad productiva, inclusive los servicios.

“Al decir de GÓMEZ SEGADE el requisito es perfectamente lógico y razonable. La concesión de la patente debe constituir un estímulo para el desarrollo de la industria y de la tecnología. En consecuencia, sólo deben patentarse las invenciones que puedan emplearse en la práctica. “Cuando la norma se refiere a susceptibilidad de aplicación industrial se esta poniendo de relieve que no es preciso que la invención tenga carácter industrial en su conjunto, sólo se requiere que la aplicación tenga carácter industrial, no exigiéndose que lo tenga su objeto o resultado” (Manuel Pachón, Zoraida Sánchez. ob. cit. pág. 63).

IV. LA DETERMINACIÓN DE LA NOVEDAD Y EL ESTADO DE LA TÉCNICA (Artículo 2) El artículo 2 de la Decisión 344 señala cuando una invención no puede considerarse como nueva. El Tribunal Andino en su jurisprudencia se ha referido a la novedad en el Proceso 6-IP-89 (G.O. Nº 50 de 17 de diciembre de 1989) manifestando que: “El artículo 2 combina los criterios de que lo novedoso, es lo que no esta comprendido en el estado de la técnica (divulgación cualificada) o lo que no haya sido divulgado o hecho accesible al público en cualquier lugar (divulgación simple y novedad absoluta).

La divulgación puede ser oral o escrita, puede resultar del uso o explotación, o producirse por cualquier otro medio. Esta divulgación debe ser detallada y, en todo caso, suficiente para que una persona del oficio pueda utilizar esa información para ejecutar o explotar la invención. Por otra parte, cuando un invento está en uso o explotación es porque ya fue patentado o porque es del dominio público.

En estos casos el invento objetivamente perdió su novedad”. La misma sentencia añade lo siguiente: “La novedad requerida para una u otra patente de invención, hay que apreciarla de manera diferente. En el caso de patentes de invención, se supone que la creación científica o técnica viene a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no estaba en capacidad de satisfacer.

En el caso de las patentes de perfeccionamiento o mejora, en cambio, la creación científica o técnica no es tan radical, ya que el invento parte de algo conocido para tan sólo mejorarlo”. Finalmente el Tribunal concluyó que: a) El estado de la técnica, a que se refiere el artículo 2º de la Decisión 85, es el conjunto de conocimientos existentes que son aplicables al proceso industrial.

Para la utilización de ese criterio, los Países Miembros pueden ordenar que “se verifiquen exámenes completos sobre el estado de la técnica que pueden afectar la patentabilidad de las invenciones en determinados sectores de la industria.” b) La novedad debe ser apreciada por la oficina nacional competente en la fecha de presentación de la solicitud de patente.

Hechos anteriores a la fecha que constituyen divulgación del invento, le hacen perder la novedad.” ( ) “Esto supone que el establecimiento de los tres requisitos de los que habla el artículo 1º de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena tiene el carácter de absolutamente necesarios e imprescindibles para el otorgamiento de patentes, las cuales no podrían concederse si faltare cualesquiera de ellos, donde ‘LA NOVEDAD’ tiene el carácter predominante, por qué no decir sine qua non, ya que la novedad, si bien puede ser un concepto relativo en el tiempo (lo que hoy no se conoce, mañana sí), es un concepto absoluto en apreciación (se conoce o no se conoce) y el artículo 2 de la misma Decisión deja sin lugar a dudas cuando establece: ‘Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica’”.

En la sentencia del Proceso 15-IP-95, G.O. Nº 308 de 28 de noviembre de 1997, el Tribunal ha sostenido: “El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva”.

En la sentencia del Proceso 12-IP-98 de 20 de mayo de 1998, el Tribunal ha dicho: “La novedad es un concepto legal que introduce el legislador comunitario, para efectos de delimitar y precisar el espacio temporal que con relación a un patrón establecido (estado de la técnica) puede conducir a que un examinador técnico determine si una patente es o no nueva.

“Siguiendo la doctrina española, liderada por José A. Gómez Segade y Carlos Fernández Novoa, podemos afirmar que la patente se concederá sólo si la invención contenida en la solicitud corresponde a un aporte técnico que enriquezca objetivamente el acervo tecnológico en beneficio general, es decir si tal invención es nueva y hace aporte positivo a dicho enriquecimiento.

Al tenor del artículo 2º de la Decisión 344, vemos que se ha consagrado una presunción iuris et de iure que no permite prueba en contrario, pues si se determina que una invención está comprendida en el estado de la técnica, no será nueva y por ende no podrá ser patentable. (GOMEZ SEGADE, José Antonio y FERNÁNDEZ NOVOA, Carlos; La Modernización del Derecho español de Patentes, Ed. Montecorvo, S.A., Madrid-España, 1985, Pág. 69)”.

V. LA SOLICITUD DE PATENTE (Artículos 13 y 14) Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen las formalidades que deben reunir las solicitudes de patentes; el primero de ellos enumera los requisitos que deben reunir las solicitudes de patentes, los cuales deben ser considerados y evaluados para su cabal cumplimiento por la Oficina Nacional Competente; el segundo por su parte señala los documentos que se deben acompañar a la solicitud, que de igual forma deben ser apreciados por la Oficina Nacional Competente en cuanto a que se encuentren completos y en debida forma.

“El cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma comunitaria es de estricta observancia para el solicitante, a fin de que la solicitud pueda ser tramitada por la oficina nacional competente. Así, cuando el artículo 11 de la Decisión 85 disponía que “Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberán contener ’, no dejaba -ni deja hoy- al arbitrio del solicitante el cumplimiento de los requisitos detallados, sino que le impone un deber, deber que en caso de no ser acatado puede ocasionar que la solicitud sea considerada como abandonada, una vez cumplido el trámite previsto en el artículo 15 de la Decisión 85.

De igual manera, cuando el artículo 12 de la Decisión 85 expresa que ‘A la solicitud de patente deberá acompañarse ’, tampoco se otorga al solicitante una mera facultad discrecional de presentar los documentos exigidos por la norma. Las formalidades exigidas por los mencionados artículos conllevan una implícita obligación de hacer, obligación que en caso de no ser cumplida produce las consecuencias jurídicas previstas por la propia Decisión”.

(Proceso 34-IP-95, G.O. Nº 318 de enero 26 de 1998). Todo lo dicho en el párrafo transcrito respecto a los artículos 11 y 12 de la Decisión 85 se aplican rigurosamente a los actuales artículos 13 y 14 de la vigente Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Entre los requisitos señalados por el artículo 13 para las solicitudes está el de “una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente”.

Es necesario precisar que las reivindicaciones son totalmente determinantes en este tipo de solicitudes, pues permiten delimitar la invención y así establecer si la misma es o no patentable. Se puede afirmar entonces que su objetivo es fijar el contenido, y es por ello que exige la norma que estas reivindicaciones deben precisar la materia, con lo cual, lo que se busca es que se definan en forma clara, concisa y precisa, y no podría ser de otra manera, teniendo en cuenta que las nuevas creaciones y el perfeccionamiento de las ya existentes, además de generar un beneficio para la humanidad, le reportan al creador un lucro legítimo y otros derechos, de los cuales será beneficiario una vez que se encuentre registrada legalmente y otorgada la patente.

Para lo que es absolutamente necesario que la autoridad competente para llevar a cabo dicho trámite tenga certeza acerca del contenido de la invención, pues sólo así podrá otorgarle la debida protección jurídica. Por ello, las reivindicaciones “por lo general, incluyen las características técnicas necesarias para definir la invención y exponen las particularidades técnicas que desean proteger”.

(Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, “Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañes, Santafé de Bogotá, 1955, nota en pag. 94). VI. UNIDAD DE INVENCIÓN El artículo 15 de la Decisión 344 señala que cada solicitud de patente de invención sólo se puede referir a una invención única o a un grupo de invenciones que constituyan un concepto inventivo único.

Esto es lo que se considera como la unidad de invención cuyo fin es facilitar la organización de datos para la búsqueda del estado de la técnica. El concepto inventivo único debe entenderse según el Profesor Manuel Pachón, siguiendo las pautas señaladas en el Reglamento de Ejecución del Convenio sobre Patente Europea, adoptadas también por el Reglamento de la Ley Española, que autorizan la inclusión en una sola solicitud de: “la reivindicación independiente de un producto; la reivindicación independiente de un procedimiento especialmente concebido para la fabricación de ese producto y la reivindicación independiente para su utilización”.

“la reivindicación independiente para un procedimiento, la reivindicación independiente para un dispositivo o el medio especialmente concebido para la puesta en práctica de ese procedimiento, y “la reivindicación independiente de un producto; la reivindicación independiente de un procedimiento especialmente concebido para la fabricación de ese producto y la reivindicación independiente para un dispositivo o medio especialmente concebido para la puesta en práctica de dicho procedimiento”.

Hay que señalar que la patente que no tenga unidad de invención será nula conforme al artículo 52 de la Decisión 344, nulidad que puede referirse a una o mas reivindicaciones. En caso de que no se cumpla con el requisito de unidad, la solicitud debe fraccionarse en dos o más solicitudes, ya sea a petición del interesado, ya sea a pedido de la Oficina Nacional Competente de acuerdo al artículo 20 de la Decisión 344.

VII. EXAMEN FORMAL DE LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN SEGÚN LA DECISION 344 (Artículo 21) El artículo 21 de la Decisión 344, similar al artículo 14 de la antigua Decisión 85, señala la obligación de la oficina nacional competente de realizar un examen de los aspectos formales de la solicitud de patente, que consiste en verificar si la solicitud reúne los requisitos exigidos por el artículo 13 y si está acompañada de los documentos a los que se refiere el artículo 14.

En la sentencia dictada en el Proceso 6-IP-89, G.O. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989, el Tribunal, refiriéndose a la Decisión 85 entonces en vigencia, se pronunció de la siguiente forma: “El examen preliminar previsto en el artículo 14 de la Decisión no prejuzga sobre los resultados del examen definitivo de que trata el artículo 19. El hecho de que la oficina nacional competente no haya formulado reparos a la solicitud de patente o que éstos hayan sido respondidos o aclarados y que se hayan completado los antecedentes no significa que la patente tenga que ser concedida.

En este primer examen, la oficina nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los documentos que se han adjuntado a la solicitud. Su facultad se limita a verificar si los documentos indicados en el artículo 12 fueron presentados junto con la solicitud. El análisis de fondo de estos documentos deberá hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones.

Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reivindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reivindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente.

Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reivindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tiene derecho”. Expresa la referida sentencia que: “Cuando la oficina nacional competente procede a efectuar el examen preliminar previsto en el artículo 14 y encuentra que la solicitud no se ajusta a los requerimientos de la Decisión 85 debe formular los reparos del caso “a fin de que el peticionario presente sus observaciones o complemente los antecedentes”, como dispone el artículo 15.

Dos son las facultades atribuidas a la oficina nacional competente cuando formula un reparo: a) puede solicitar aclaraciones o ampliaciones o que se subsanen las omisiones observadas en la solicitud; y b) pedir que se envíen los antecedente que se omitieron. La oficina nacional competente no puede hacer juicios de valor sobre la documentación presentada ya que esa valoración debe hacerse después de publicada la solicitud y antes de efectuar el segundo examen”.

A diferencia de este examen formal el segundo tipo de examen a que se refiere el artículo 27 de la Decisión 344, el “examen de fondo” consiste en verificar si la solicitud reúne los requisitos de patentabilidad, es decir, si el invento cumple con las condiciones objetivas de patentabilidad o sea la novedad, el nivel inventivo, y la aplicación industrial, además de la licitud.

Si se pregunta cuáles son los límites que tiene el examinador técnico al estudiar las formalidades de la solicitud, se puede decir que dicho estudio se encuentra limitado por las características de que debe gozar un invento al realizar el examen de fondo, es decir, la novedad, la altura inventiva y la aplicación industrial. Entonces en la medida en que el examinador no entre a estudiar esos requisitos no está excediendo los límites impuestos ni las competencias asignadas.

Por último cabe resaltar que de una solicitud clara y precisa, depende que el análisis que se haga sobre las cuestiones de fondo sea o no correcto. Señala el Tribunal en la sentencia 34-IP-95, G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998 que: “ Frente a las observaciones propuestas por la oficina nacional competente el peticionario puede adoptar dos actitudes: abstenerse de contestarlas o comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes o complementar los antecedentes materia del reparo “El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. “La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente presentación de observaciones o complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias.

“La primera situación, de carácter positivo, se efectúa cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicados ‘por una vez en un órgano de publicación adecuado’. (artículo 16) (hoy art. 23 de la Decisión 344).

“La segunda situación -negativa- se produce cuando el solicitante, a pesar de haber presentado observaciones o complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido en el inciso 2 del artículo 15 de la Decisión 85 ( artículo 22 de la Decisión 344).

Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos y, por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos. Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido”.

“Si el solicitante completa los reparos formulados por la oficina nacional competente en vista del examen formal, no podría rechazarse la solicitud, si posteriormente la oficina formula nuevos o diferentes reparos de este orden, esto es, que no podría agregarse nuevos reparos que se realice el examen de los requisitos a que se refiere el artículo 14 (similar art. 21 de la Decisión 344), recalcándose que todo aquello relacionado con las reivindicaciones es objeto de análisis con ocasión del examen definitivo, el que procederá luego de efectuada la publicación según lo dispuesto en el artículo”.

En el caso subjudice la parte actora aduce que la sociedad TELEFONAKTIEBOLAGET L M ERICSSON procedió a dar respuesta a los requerimientos del examinador técnico y contestó las observaciones relativas a las reivindicaciones recordando que el artículo 21 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena dice que: “ admitida la solicitud, la oficina nacional competente, examinará dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión”.

Alega por otra parte que “los artículos 21 y 22 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el decreto reglamentario 117 de 1994 le otorgan competencia a la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio para que el primer examen que se realice de una solicitud de patente de invención sea únicamente sobre los aspectos formales, esto es, que dicha solicitud cumpla todos los requisitos exigidos en los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 de 1993 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 3º y 4º del Decreto 117 de 1994.

Por lo tanto, cualquier pronunciamiento que un examinador técnico efectúe en el primer examen sobre el contenido (no sobre la forma) de las reivindicaciones está fuera de sus facultades. Vale decir, en este primer examen puede objetarse, por ejemplo, el modo como una reivindicación se encuentra redactada, o que una reivindicación no puede ser dependiente de otra, pero en ningún caso puede hacerse mención al hecho de que una reivindicación deba retirarse porque el examinador “considere que no tiene fundamento”.

Para la Superintendencia de Industria y Comercio al dictar la resolución 1305 sobre el recurso de reposición consideró que: “si bien es cierto que el solicitante dio respuesta al requerimiento, la solicitud aún presenta defectos técnicos de forma que afectan la validez y alcance de la misma, los cuales se encuentran consignados en el segundo examen de forma, según obra a folios 58 y siguientes de la solicitud, tal como se mencionó en la resolucion cuya validez se cuestiona, y sobre los cuales el impugnante no presentó argumento alguno”.

Precisando los defectos en forma señala que: “De ahí, que lo que se pretendía, al requerir un nuevo pliego que definiera en forma clara, concisa y precisa el alcance de la protección solicitada, era dar cumpliemiento al artículo 13 inciso d) de la Decisión 344, “una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección ”, requisito que de ninguna manera se cumple por las razones antes anotadas.

Por lo demás, de acuerdo con la práctica común de la oficina, y el Manual del Inventor, página 18, hay dos clases de reivindicaciones: de producto y de procedimiento, no siendo aceptadas las que pretenden definir el producto por el procedimiento o viceversa. Señala la resolución 1305 “que las anteriores peticiones son de forma y no de fondo, como lo pretende hacer creer el impugnante, como quiera que es la misma legislación andina la que establece que en el examen de fondo se examina si lo definido por el pliego reivindicatorio es novedoso o no, si tiene altura inventiva o no y si tiene aplicación industrial o no; y ninguno de esos tres requisitos fueron estudiados en dicho primer examen de forma.

Se requirió la revisión del pliego porque éste no precisa el alcance de la protección solicitada y por su falta de concordancia con el título y la descripción, se reitera, en atención al artículo 13 de las tantas veces mencionada legislación andina”. En el caso en cuestión, la accionante fue requerida por la Dirección de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, para que complementara los antecedentes señalados en el examen de forma.

La accionante dió respuesta a los requerimientos del examinador técnico y contestó las observaciones respecto de las reivindicaciones diciendo que “de acuerdo con el artículo 21 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, el primer examen realizado por la Oficina a una solicitud de patente debe ser formal, y el suscrito considera que el concepto técnico Nº 896 al referirse a las reivindicaciones relacionadas con las estaciones base y móvil se encuentra incursionando en cuestiones de fondo y de patentabilidad que en ningún caso puede ser objeto de examen de forma”.

En virtud de dicha argumentación, no complementó nada al respecto y en el segundo informe técnico el examinador evidenció la misma falla, razón por la cual la solicitud fue rechazada. Al respecto podemos decir, que si bien es cierto que en el primer examen técnico el examinador debe tener en cuenta sólo los aspectos formales, es la misma Decisión 344, literal d) la que introduce en el requisito formal de que las reivindicaciones sean precisas (precisen la materia).

El examinador para determinar si una solicitud cumple o no con este requerimiento, no puede abstraerse del ámbito sustancial, del fondo del asunto, pues si lo hiciera le sería imposible determinar si la reivindicación es clara, precisa y concreta. Cosa muy diferente, es que en aras de ese análisis entre a estudiar si la solicitud tiene o no fundamento, lo que es una cuestión de fondo, que no le corresponde.

En el análisis de fondo se verifican tres aspectos: a) si el pliego reivindicatorio es o no novedoso; b) si contiene altura inventiva y c) si tiene aplicación industrial. VIII. OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE Señala el artículo 22 que si del examen formal realizado por la Oficina Nacional Competente resultase que la solicitud no cumple con los requisitos debe formular las observaciones correspondientes “a fin de que el peticionario presente respuestas a las mismas o complemente los antecedentes” dentro de un plazo de treinta días.

La no respuesta a las observaciones formuladas o el no completar los antecedentes y requisitos formales, lleva al tenor del artículo a que la solicitud se considere abandonada. IX. EXAMEN DE FONDO El examen de fondo prescrito por el artículo 27 de la Decisión 344, similar al artículo 19 de la antigua Decisión 85, se refiere a que la Oficina Nacional Comperente, vencidos los plazos establecidos en el art. 25 o 26, según fuere el caso, debe proceder a examinar si la solicitud es o no patentable, es decir, si el invento reúne las condiciones necesarias de patentabilidad, si es novedoso, tiene nivel inventivo y aplicación industrial, además de su licitud intrínseca.

A quien corresponde calificar si las respuestas a las observaciones o el complemento son satisfactorias, es a la autoridad nacional competente, y no al solicitante. Es pues el criterio de la administración la que dirige el procedimiento para determinar la continuación del trámite o el abandono de la solicitud, restando al solicitante presentar los recursos propios internos que la norma nacional le proporcione para estos casos.

“, cuando la oficina nacional competente procede a efectuar el examen definitivo previsto en el artículo 19 (hoy artículo 27 de la Decisión 344), realiza un juicio de valor sobre las condiciones de patentabilidad de la invención. Y según este juicio sea favorable o desfavorable concederá o negará la patente. Pero antes de proceder a efectuar este segundo examen, la oficina nacional competente debe examinar la descripción, las reivindicaciones y los planos y dibujos y hacer al peticionario las observaciones que correspondan”.

(Proceso 6- IP-89, G.O. Nº 50 de 17 de noviembre de 1989). Por los considerandos que anteceden, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. El artículo 1º de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos de patentabilidad para las invenciones de productos o procedimientos en todos los campos de la tecnología prescribiendo como condiciones que sean nuevas, tengan nivel inventivo y que sean susceptibles de aplicación industrial.

Estos requisitos son de obligatoria observancia para el otorgamiento de una patente y su contravención acarrearía la nulidad absoluta de la patente según el art. 52 de la mencionada Decisión. 2. La novedad de la invención está referida en el art. 2 de la misma Decisión por el criterio objetivo de que no esté comprendida en el “estado de la técnica” entendiendo por ella el conjunto de conocimientos accesibles al público por la descripción escrita u oral o por cualquier otro medio que divulgue la invención antes de presentarse la solicitud de patente, o de la prioridad reconocida. 3.

Los requisitos formales que debe contener una solicitud de patente de invención y los documentos con los que deberá ser acompañada están señalados en los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 los cuales son de obligatorio cumplimiento ocasionando que la ausencia de alguno de ellos determine que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite por la Oficina Nacional Competente. 4.

La oportunidad procesal para requerir documentación adicional al solicitante de la patente, distinta de los documentos referidos en los artículos 13 y 14 de la Decisión 344, es la establecida por el art. 27 de la misma Decisión, cuando a juicio de la Oficina Nacional Competente se precisen datos o documentación adicionales o complementarios. 5.

El examen preliminar previsto en el artículo 21 implica un análisis de los aspectos formales y no recae sobre las condiciones de fondo relativas a la novedad, nivel inventivo, aplicación industrial y licitud, que son objeto del examen definitivo de patentabilidad a que se refiere el artículo 27 de la Decisión. 6. En el trámite de solicitudes de patentes deberá distinguirse entre el examen de los aspectos formales y el examen definitivo, cuando haya lugar a él, al tenor de los artículos 27 y 29 de la Decisión 344.

La Oficina Nacional Competente deberá separar las etapas procesales de uno y otro examen, cuando fuere el caso, de manera que el examen definitivo se produzca una vez que la parte solicitante allegue la documentación que le sea requerida o haga valer sus argumentos, de lo contrario, deberá declararse abandonada la solicitud. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar la respectiva sentencia en el proceso interno. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, mediante el envío de copia sellada y certificada.

Remítase asimismo, copia certificada de esta sentencia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para la correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i