PROCESO N° 23-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), b) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena; solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Doctor Ernesto Rafael Ariza Muñoz, e interpretación de oficio del literal f) del artículo 82 ibídem.

Actora: Sociedad Herramientas Agrícolas S.A.. MARCA TRIDIMENSIONAL “UNA CACHA DE MACHETE Y UNA DENOMINACIÓN Y COLORES”. Expediente Interno N° 3841. Quito, 25 de septiembre de 1998 TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, literales a), b) y c) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, requerida por el H. Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, dentro del juicio interno instaurado por la sociedad HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A., en el que se pretende obtener la nulidad de la resolución Nº 0011487 del 30 de enero de 1985 expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, por la cual se concedió el registro de una marca figurativa a la sociedad INVERMEC S.A. Como hechos relevantes para la interpretación, al decir del demandante, señala el consultante, los siguientes: “1º El 17 de noviembre de 1994 fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial la marca figurativa limitada a proteger los productos “MACHETES” contenidos en la clase 8 del Decreto 755 de 1972, sin que se hubiese formulado demanda de observaciones”.

“2º La Superintendencia de Industria y Comercio mediante la resolución núm. 001487 de 30 de enero de 1995 concedió a la sociedad INVERMEC S.A. el REGISTRO DE LA MARCA FIGURATIVA sin que contra dicha resolución se hubiera interpuesto recurso alguno”. “3º La representación gráfica presenta las siguientes características: En su conjunto podemos apreciar una cacha de machete, con tres remaches y la lámina del machete.

En la cacha del machete podemos apreciar un gravado en forma de cuadrícula, que busca evitar el deslizamiento del machete. El machete tiene un diseño que busca adaptarse a la mano del usuario”. “4º “ la representación gráfica de una cacha de machete cuyo registro fue concedido, carece de cualquier fuerza distintiva en la medida que todos los comerciantes y fabricantes de machetes utilizan el mismo diseño; en este orden de ideas, el público al ver la cacha no identificará ningún producto en especial ni mucho menos a su fabricante.” “En este orden de ideas, la concesión del registro le otorgó un privilegio a una persona de exclusividad sobre un bien público obviamente carente de cualquier distintividad”.

El Tribunal con miras a ampliar los hechos controvertidos que puedan contribuir a una interpretación cabal, resume además otros puntos enunciados tanto en la demanda de nulidad como en la contestación de la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, así como en el escrito presentado por la parte coadyuvante. A. DEMANDA 1.

La acción de nulidad se fundamenta tanto en leyes nacionales (artículo 596 del Código de Comercio) como en el artículo 113, literal a) de la Decisión 344, disposición esta última según la cual cualquier interesado podrá solicitar la anulación de un Registro Marcario cuando la concesión contraviene cualquiera de las disposiciones establecidas en esa Decisión. 2.

Realiza un análisis de la naturaleza y características del diseño gráfico registrado. 3. Dentro de los requisitos que debe reunir un signo para ser registrado como marca, contenidos en el artículo 81 de la Decisión 344, hace énfasis en el de distintividad, respecto del cual expresa que “una marca debe poseer una aptitud distintiva suficiente (valga la redundancia), respecto de los productos a los cuales se aplicará, y debe poseer la cualidad de que por sí misma pueda llegar a identificar el producto entre todo un grupo de productos del mismo género”, y que la marca en cuestión no satisface tal exigencia. 4.

Al referirse a la violación del literal b) del artículo 82 de la Decisión 344 en el procedimiento de registro, reitera que la representación gráfica de una cacha de machete “es una forma usual de presentación de los productos; la gran mayoría de las cachas de machete presentan diseños idénticos o muy similares al registrado” particularizando el hecho de que la cacha del machete está comprendida dentro del denominado por la ley “estado de la técnica“, como quiera que el público ya ha tenido acceso al mismo. 5.

Respecto a las características del producto, luego de aseverar que “están impuestas por la función que las mismas presentan dentro del producto”, expresa: “- Gravado en forma de cuadrícula: busca evitar el deslizamiento del machete en la mano del usuario.” “- Remaches: están allí con el objeto de asegurar la lámina de aluminio, para que la misma no se suelte.” “- Diseño cacha: tiene un diseño que busca adaptarse a la forma de la mano y hacerla más cómoda.” “- Punta con orificio: busca tener una forma de colgar el machete.” 6.

En relación con la presunta violación del literal c) del artículo 82 de la Decisión 344, expresa que “esta causal prohibitiva limita la posibilidad de adoptar como marca una forma tridimensional, sin excluir la opción perentoriamente”, aunque se admite que los signos tridimensionales pueden ser objeto de protección como diseño industrial o marcas ajustándose a las exigencias legales, para concluir señalando que las formas “que pretenden ser distintivas, deben considerarse como adiciones secundarias encaminadas únicamente a configurar una forma ergonómica que otorga ventajas de funcionalidad al producto”. 7.

Para justificar el interés en la presentación de la demanda, señala que la sociedad HERRAMIENTAS AGRÍCOLAS S.A. -HERRAGRO- tiene como objeto social “la adquisición, montaje, explotación de fábricas e instalaciones dedicadas a la fabricación de herramientas, utensilios de labranza y minería”, aclarando, por otro lado, que “formula la presente acción de nulidad, con base a la lesión a ella causada por la Resolución Administrativa Nº 001487”, y a los comerciantes en general.

B. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO Fundamenta la legitimidad del acto aduciendo que no se presentaron observaciones dentro de los 30 días siguientes a la publicación de la solicitud de registro; para este efecto cita la sentencia del 9 de junio de 1993 proferida por el Consejo de Estado, Sala Contencioso Administrativa, Sección Primera, dentro del proceso 305, en la que, según la Superintendencia, se sostuvo que: “ si el interesado no hace uso del derecho de formular oposición, la administración no incurre en ilegalidad al concederlo ”.

Sostiene que la marca figurativa es perceptible, suficientemente distintiva y susceptible de representación gráfica y que no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Posteriormente la actora hace una aclaración a su demanda que se concreta, en definitiva, a transcribir la jurisprudencia de este Tribunal en el Proceso 1-IP-95, sobre el carácter distintivo de una marca.

El coadyuvante, frente a la mencionada aclaración, insiste en que la marca figurativa se refirió A LA CACHA O MANGO DE UN MACHETE y no al machete como tal. C. ESCRITO PRESENTADO POR LA SOCIEDAD INVERMEC S.A. La empresa favorecida por la concesión del registro coadyuva a la defensa realizada por la Administración demandada aportando argumentos en favor de su posición. Sus razonamientos se resumen así: a) En la marca figurativa solicitada para registro se deben considerar los siguientes elementos: “la marca se refiere a una cacha o mango para machetes que posee un ranurado específico en forma de diminutos rombos en alto relieve separados por una ranura de tal profundidad que genera una textura antideslizante y consiguientemente da seguridad y comodidad a quien utiliza el producto.

El gravado que posee la cacha en mención es el producto de varios años de análisis en los que se realizaron distintas pruebas con los usuarios directamente.” “Posee tres (3) remaches en latón, dispuestos de tal forma que evita que la mano de quien lo usa se lastime o hiera por su roce y sostenga al mismo tiempo la lámina de acero”. Para la diferenciación del producto y como está dirigido a un sector compuesto en su mayoría por analfabetos, para su identificación visual, se utilizó un producto de color determinado (naranja), el que contrasta en la lámina de acero conforme la totalidad del machete de color plata. b) Justificando la perceptibilidad del signo, manifiesta que “consiste en una figura que en forma concreta representa la marca”, poseyendo un color llamativo y una configuración antideslizante. c) Acude a criterios de la OMPI en justificación de la distintividad para recalcar una vez más que la marca propuesta en registro es antideslizante, característica que no tienen otras, como tampoco presentan forma ergonómica ni similares formas y condiciones que la registrada. d) Argumenta que la marca registrada se refiere a un elemento tridimensional por la forma de su representación. e) Anota que existe en el mercado diferentes tipos de machetes según el destino de ellos: machetes para cortar caña, cachirevólver, combinación de colores naranja - plata, producidos por la misma empresa. f) Explica que previa a la última forma de la cacha, ha experimentado otras más como la sin textura y la rugosa, relevando que la última hace más seguro su empleo y que el color naranja es llamativo para que no se pierda de vista en los trabajos del campo. g) Defiende la distintividad de los signos que conforman la marca en el sentido de que no son idénticos o engañosamente semejantes a los adoptados y usados por otros comerciantes así como tampoco lesionan o restringen de modo alguno los derechos de quienes se dedican a la comercialización de productos similares. h) Refuta el concepto del demandante sobre la irregistrabilidad de una forma tridimensional al sostener que “la contextura física de la marca (cacha o mango para machetes) es precisamente la que la diferencia de las demás“, diferencia que se refiere también al desempeño de funciones como al servicio que presta.

D. DICTAMEN PERICIAL SOBRE LA MARCA REGISTRADA Consta en el expediente allegado al Tribunal el informe pericial de María Teresa Garcés Lloreda y Humberto Cetina Gómez, que en resumen dice: A. La cacha registrada como marca para machetes, “tiene una forma ergonómica muy similar a todas las cachas de los machetes que existen en el comercio” y además “todos tienen en común los cuatro remaches que aseguran la lámina de acero”.

B. En el presente caso se trata de una de las marcas denominadas “formales o plásticas” ya que lo reivindicado con el registro “es la forma misma del producto, o sea la cacha de un machete, además de su color naranja”. C. Expresan que para determinar la novedad y originalidad efectuaron consultas al sector interesado, entre ellos varios campesinos, quienes han coincido en señalar que la cacha materia de registro “no es suficientemente distintiva”.

D. Además, han declarado unánimemente “que las cachas que han tenido a la vista presentan características bastante similares como la forma ergonómica, los cuatro remaches en latón y las rugosidades con distintas formas para seguridad del portador del machete”. E. Los colores tampoco le dan al producto una distintividad propia, por lo que “dichas características pueden llevar fácilmente a un comprador a equivocarse sobre el fabricante de este producto, por no ser suficientemente originales y novedosos como para permitir distinguirlo de otros productos iguales o similares de origen diferente”.

El Tribunal acota que en la solicitud de registro se describe a la marca como mixta, consistente en “COMBINACIÓN DE COLORES NARANJA-PLATA EN LA CACHA DE MACHETE, acompañada de la expresión GAVILÁN NARANJA según la descripción que se adjunta”; y que en la Resolución núm. 001487, por la cual se concede el registro, se hace referencia a “la marca figurativa según modelo adjunto”.

NORMAS A INTERPRETARSE El texto de las normas respectivas es el siguiente: DECISIÓN 344: Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

Artículo 82.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; “b) Consistan en formas usuales de los productos o de sus envases, o en formas o características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o del servicio de que se trate; “c) Consistan en formas que den una ventaja funcional o técnica al producto o al servicio al cual se aplican.

( ) “f) Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”. I. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA Para que los productos o servicios que se ofrecen en el mercado por distintos empresarios puedan ser diferenciados entre sí por el público consumidor, necesitan singularizarse mediante un signo respecto del cual el ordenamiento jurídico otorgue el derecho a usarlo de manera exclusiva, derecho cuyo contenido se define ante todo por su aspecto negativo, o como un ius prohibendi, es decir, como un conjunto de facultades en cuya virtud el titular puede oponerse al uso indebido de signos idénticos o similares para identificar productos o servicios iguales o semejantes.

Para que un signo pueda ser registrado como marca y, por ende, para que respecto del mismo surja el derecho al uso exclusivo, debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. La distintividad y la perceptibilidad son elementos de la esencia de la marca, circunstancia que se advierte de la simple lectura del inciso segundo del artículo 81 de la Decisión 344.

El análisis de distintividad de un signo debe hacerse desde una triple perspectiva: La primera, referida a otros signos respecto de los cuales terceras personas gocen de exclusividad en el uso, v. gr. a título de marca, o de nombre comercial, obviamente teniendo en cuenta el alcance de las facultades del titular, en especial las que surgen de las reglas de especialidad y territorialidad con sus respectivas excepciones.

Desde este punto de vista no podrá constituir marca un signo que en vez de diferenciarse de otro se confunde con él. La segunda, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar con el signo de que se trate. Dentro de esta segunda perspectiva se encuentran las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b), c), d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344.

Y, la tercera, analizando el signo en sí mismo considerado; desde éste último punto de vista cabe el estudio de la causal consagrada en el literal f) del mismo artículo 82, según la cual no pueden acceder al registro los signos que “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”. Conforme a lo inmediatamente expuesto, se observa que la mayoría de las causas que impiden calificar a un signo como marca y, por tanto, otorgar sobre el mismo el derecho al uso exclusivo, o que imponen la declaración de nulidad del respectivo acto administrativo si ya se concedió dicha exclusividad, se encuentran edificadas armónicamente sobre el concepto esencial de distintividad.

Pero, de otra parte, la distintividad además de ser factor constitutivo de la marca, se erige como su principal función. En efecto, el sentido económico - práctico de las marcas consiste en servirle al consumidor como herramienta en el proceso de cognición, selección y adquisición de los bienes disponibles en el mercado, lo que repercute en beneficio de su titular, de manera que un signo que no logre individualizar los productos o servicios del empresario que lo usa frente a los homólogos de otro fabricante o comerciante, no cumple la función que el ordenamiento jurídico le ha reconocido y por la cual ha considerado que merece una especial protección. La distintividad del signo, bien que se le mire en forma estática o dinámica, implica su aptitud para servir como elemento singularizante de los bienes existentes en el comercio.

Sobre el punto de la distintividad el Tribunal dentro del Proceso 17-IP-98 (marca “LA RUBIA”, sentencia de 21 de abril de 1998,) expresó: “Desde la sentencia proferida en el Proceso 1-IP-87 (Gaceta Oficial Nº 28 de 15 de febrero de 1988), este Tribunal se refirió a la función distintiva de la marca como la característica principal que debe reunir el signo marcario para poder ser registrado; se considera que las demás características, es decir la novedad y la visibilidad de la marca a que se refería la Decisión 85, son derivación del “carácter distintivo primigenio que debe tener todo signo para poder cumplir con la diferenciación, que es el objetivo principal de la marca”.

“El artículo 81 de la Decisión 344 hoy vigente, además de referirse al carácter perceptible y a la representación gráfica de la marca, concuerda en otorgar a la función distintiva de los signos papel fundamental para que una marca sea susceptible de registro. Así lo ha venido reiterando la jurisprudencia del Tribunal, y recientemente ha señalado que el elemento de la distintividad es el que permite identificar los productos pertenecientes a una persona o empresa de los productos idénticos o similares de otra, para que así el consumidor pueda distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial de donde ellos provienen.

“La doctrina sostiene que un signo no goza de poder identificatorio cuando el consumidor al percibir una palabra sin poder distintivo no podrá saber a qué producto se refiere o cuál origen tiene el bien que proyecta adquirir. (Jorge Otamendi. “Derecho de Marcas”, Abeledo Perrot, pág. 29). “La racionalidad de la ley marcaria en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca.

Porque la distintividad importa tanto al empresario, quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad. La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor.

Para Hermenegildo Baylos Corroza en su “Tratado de Derecho Industrial”, págs. 817 y ss., la protección jurídica de la marca se justifica por ser ésta “señal susceptible de promover en el comprador, por su aptitud distintiva, el mecanismo psicológico asociativo, en virtud del cual sea capaz de esa individualización numeral que suscita valores evocados, sin extenderse a garantizar la concordancia del fenómeno psíquico con la realidad”.

El derecho reconoce la procedencia presunta o real de un producto nominado por una marca determinada garantizando que esa marca no será engañosa ni defraudará la convicción acerca del origen y procedencia por parte de los consumidores. De ahí la relación estrecha que existe entre el poder identificatorio de una marca o función distintiva y la protección jurídica que la respalda”.

El signo, para ser considerado marca, debe tener la posibilidad intrínseca de ser percibido o captado por el consumidor, y la forma más corriente de hacerlo es a través de elementos objetivos y materiales que permitan visualizarlo. Sin la posibilidad de perceptibilidad, un signo no tendría una exteriorización material lo que impediría conocer cual es la imagen, la forma o los elementos del signo y por ende la realización de su función. Por regla general los signos marcarios se perciben por medio de la vista y el oído, esto último las más de las veces en razón de la pronunciación que del mismo se hace, lo cual obedece a su estructura tradicional, pues normalmente se encuentran compuestos por denominaciones, con o sin intelección, gráficos, o conjuntos de palabras, gráficos y/o colores.

De allí la clasificación doctrinal de marcas denominativas, gráficas y mixtas. Sin embargo, no existe en la Decisión 344 impedimento para que el signo en que consiste la marca sea un olor o un sonido. Tampoco existe obstáculo para registrar una marca tridimensional, circunstancia que se analizará más detenidamente en un acápite posterior de esta sentencia. Percibido el signo, el consumidor está en capacidad de conocerlo y apreciarlo, para posteriormente y en comparación con otros signos diferenciarlo y fijar su visión general e impresión mental, en orden a adquirir lo que le satisfizo por intermedio de la identificación del signo. La solicitud de registro de un signo necesita ser publicada para que los terceros puedan enterarse de ella y presentar, si son titulares de un legítimo interés, las observaciones que consideren pertinentes.

La finalidad de dicha publicación exige, además de la descripción general del signo, su representación gráfica, condición prevista en el articulo 81. II. PROHIBICIÓN DE REGISTRO DE COLORES La prohibición contemplada en el literal f) del artículo 82 de la Decisión 344, está referida, en primer lugar, a los siete colores fundamentales del arco iris, prohibición que como sostiene el tratadista Carlos Fernández- Novoa “se apoya en la circunstancia de que el número de los colores fundamentales y puros es ciertamente muy limitado: la acentuada escasez de colores fundamentales y puros contrasta visiblemente con la gran abundancia de denominaciones y elementos gráficos.

De donde se sigue que si a través de una marca una empresa pudiese apropiarse de un color fundamental o puro, obtendría una ventaja competitiva desmesurada y, al mismo tiempo, los competidores tropezarían con un grave obstáculo que podría llegar a bloquear el libre acceso al mercado. Los efectos obstruccionistas derivados de la concesión de una marca sobre un color fundamental o puro serían particularmente palpables en la hipótesis de que el color fuese necesariamente común a un género o línea de productos o a su envoltorio o envase” (“Derecho de Marcas”, pág. 100).

La mencionada prohibición abarca además a los colores puros que por su cromatismo son fácilmente identificables, así como a los colores secundarios, fruto de combinaciones que en todo caso son también limitadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la prohibición bajo análisis no es absoluta, pues ella sólo opera cuando el color no se encuentra “delimitado por una forma específica”, es decir que cuando el mismo se encuentra comprendido en una silueta o trazo puede acceder al registro como marca, al igual que cuando hace parte integrante de un signo tridimensional, obviamente, siempre que éste no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad, pues, v. gr., no por el hecho de que la forma usual del producto sea la que delimite al color de que se trate, puede afirmarse su registrabilidad.

La norma en comento hace referencia a un “color aisladamente considerado” lo que implica, a contrario sensu, que si dos o más colores se disponen conjuntamente, pero no mezclados, pueden acceder al registro, pues en este caso no se estaría contrariando la finalidad que persigue la causal contenida en el citado literal f). Ciertamente, una marca compuesta de varios colores debe tener el mismo tratamiento que se ha dispuesto para los signos genéricos o descriptivos, y por tanto, si analizados en conjunto proporcionan distintividad pueden ser registrados como marca.

III. MARCAS TRIDIMENSIONALES A la clasificación de marcas mencionada en renglones anteriores -denominativas, gráficas o mixtas-, se une una categoría nueva, la de marcas tridimensionales, que como se explicará en seguida cuentan con respaldo legal mientras cumplan los requisitos dispuestos para toda marca y siempre que no caigan en las prohibiciones especialmente establecidas por el legislador comunitario en relación con los signos que presentan esa particular dimensión, o en las demás causales previstas para cualquier tipo de signo. Se dice que algo es tridimensional cuando ocupa las tres dimensiones del espacio (alto, ancho y profundo), de donde, por marca tridimensional ha de entenderse aquel signo que posee volumen, es decir que ocupa por sí mismo un espacio determinado.

Si el signo de que se trate no ocupa dicho espacio, sino que está contenido en un soporte físico que es el que tiene volumen, no podrá calificarse como tridimensional. Así, por ejemplo, un signo consistente en la representación gráfica de una naranja es figurativo, bidimensional, pues dicha representación no ocupa por sí misma un lugar en el espacio; lo que ocupa el espacio determinado es el objeto sobre el que se ha impreso la gráfica (v. gr. el papel).

En cambio, si el signo no se encuentra constituido por la representación gráfica de la naranja sino, v. gr., por una naranja artificial, será tridimensional. Conforme a lo expuesto, puede afirmarse que las marcas tridimensionales se encuentran integradas por signos que además de ser perceptibles por la vista lo son también por el tacto. Dentro de este tipo de marca se encuentran, entre otras, aquellas que consisten en envoltorios, envases y relieves.

Para el adecuado tratamiento de las marcas tridimensionales ha de partirse del siguiente presupuesto fundamental: El principio general es que cualquier signo puede registrarse como marca; la excepción únicamente se encuentra representada por las causales de irregistrabilidad dispuestas expresamente por el legislador comunitario. En la medida en que éste no ha consagrado causal alguna en virtud de la cual los signos tridimensionales por ser tales no pueden acceder al registro marcario y ante el carácter excepcional y restringido de las causales de irregistrabilidad, la presentación tridimensional del signo no sirve por sí sola para negar el registro o para decretar su nulidad.

Ahora bien, al no existir norma alguna que contenga para los signos tridimensionales una regulación especial en torno a los requisitos sustanciales necesarios para acceder al registro, debe exigirse respecto de ellos las mismas condiciones requeridas por el ordenamiento en punto de cualquier otro signo marcario, esto es, la distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica.

Con fundamento en lo expuesto, debe tenerse en cuenta que el hecho de que no exista causal en virtud de la cual se excluya per se la registrabilidad de los signos tridimensionales, no implica que los mismos siempre puedan acceder al registro pues si no cumplen los requisitos esenciales de toda marca (distintividad y perceptibilidad) o si no son susceptibles de representados gráfica -cuestión esta última que sería de muy remota ocurrencia-, la oficina nacional competente tendrá que rechazar la solicitud que los contenga o, para el evento en que el registro se haya concedido, el juez nacional deberá, de oficio o a petición de parte, decretar su nulidad.

Pero también debe advertirse que la presentación tridimensional no impide la aplicación de las causales de irregistrabilidad contendidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344, obviamente siempre y cuando se cumplan todos y cada uno de los supuestos de hecho previstos para la procedencia de cada causal. Así, v. gr., si en el signo tridimensional se imprime el nombre completo, apellido o seudónimo de una persona natural distinta del peticionario, en la medida en que no se haya obtenido su previo consentimiento (literal f) artículo 83) no podrá concederse el registro o si se concedió procederá el decreto de nulidad.

Formas usuales de los productos o de sus envases e impuestas por la naturaleza de la función del propio producto. Recogiendo la cita que el profesor Areán Lalín hace de Martínez Miguez, se entiende el concepto de envoltorio, como “todo aquello que cubre, recubre, envuelve o contiene productos o envases”, mencionando, además, la sentencia del Tribunal de Gran Instancia de París de 16 de Abril de 1975, que declara “marca válida un envoltorio consistente en un saquito realizado con el mismo material que las medias y calcetines que contiene”.

“Como envase se califica todo aquél recipiente que se destina a contener productos líquidos, gaseosos o los que por carecer en su estado natural de forma fija o estable adquiere la forma del que los contiene, o incluso aquellos otros productos que por su tamaño, forma o naturaleza no pueden ser ofrecidos directamente al público” (Areán Lalín, “La protección de las marcas tridimensionales”, Seminario Nacional de la OMPI sobre Propiedad Industrial y Competitividad empresarial, Quito, abril 1994, pág. 6).

No importa el material o materia prima con la que esté elaborado el envase para que se le considere o no apto a los fines de constituirse en marca registrable. En el concepto de envase puede agruparse una amplia gama que comprenda entre otras, botellas, recipientes, cajas, estuches, figuras, latas, embalajes, y en fin todo aquello que tenga características de volumen o proporcionen una configuración que no sea la simple y llana de las marcas bidimensionales.

“Forma de un producto será la propia forma o configuración de la que está dotada la sustancia o materia que lo compone o integra: por ejemplo una forma determinada de salchichón a la que se reconoció aptitud para ser marca en la sentencia de Gran Instancia de París de 6 de mayo de 1980” (Areán Lalín, pág. 6). Finalmente por “forma de presentación” de un producto hay que entender el aspecto externo o apariencia exterior del producto que es captada por los consumidores” (Prog.

José Manuel Otero Lastres, “Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344”, Memorias del Seminario Internacional “La Integración y Derecho y los Tribunales Comunitarios”, Quito, Cuenca, Guayaquil, Trujillo, 1996, pág. 236) Como ya fue indicado, el artículo 82, contempla las excepciones al principio general que admite la inscripción de marcas tridimensionales, previstas en los literales b y c) de la Decisión 344.

Esas excepciones se reducen a las formas usuales de los productos o de sus envases, a las formas características impuestas por la naturaleza de la función de dicho producto o servicio y a la forma que proporcione una ventaja funcional o técnica. Estas prohibiciones se han de aplicar cuando las referidas formas sean exclusivamente el objeto del registro, desprendiéndose, en consecuencia, que si esas formas están integradas en una marca compleja de la que también forman parte otros signos con suficiente distintividad, la marca puede ser registrada.

Tal es el caso de envases que a más de la forma, contienen varias etiquetas distintivas y ornamentales. “Es claro que estas marcas pueden acceder al Registro, aunque su titular no podrá impedir que los competidores utilicen un envase similar con diferente etiqueta” (Prof. Manuel Areán Lalín, documento citado, pág. 7), aclarando que en la marca tridimensional no puede confundirse la forma de la envoltura con el producto mismo.

Al referirse el literal b) del articulo 82 de la Decisión 344 a las formas usuales y a las impuestas por la naturaleza de la función propia del producto, hace relación en definitiva a la genericidad, la descriptividad, las formas o envases de uso común y a aquellas otra formas que deban adaptarse a la función del producto o características necesarias para que el producto pueda ser utilizado.

Estas formas, como sostiene Martínez Miguez, afecta a aquellas “cuya utilización resulta imprescindible para que un determinado producto posea la naturaleza y cualidades que le son propias; sirva para la obtención de los resultados que con él se pretenden; o permita la satisfacción de las necesidades que con el mismo se persiguen”. (cita de Fernández-Novoa, ob. mencionada, pág. 85).

No permite la norma registrar como marca la forma de los productos si esa es la usual y común por carecer de distintividad. La forma usual del producto es inapropiable en exclusividad. La forma que es apropiable por todos, no puede ser objeto de derecho marcario en exclusiva para nadie. En cambio, la forma de los productos que no represente la usual o común, la necesaria o indispensable, y que tenga la particularidad de ser distintiva para el producto, produciendo en el consumidor un especial criterio o percepción, podría ser considerada como marca tridimensional.

Si es la forma usual y corriente del producto o del envase lo que no está permitido, a contrario sensu, se entiende que la norma comunitaria admite el registro como marca de la forma arbitraria o caprichosa que el solicitante imprima al producto o al envase, y que constituyendo signo distintivo no desempeña una función técnica. Si el solicitante se ingenia en crear una forma de fantasía, sugestiva, arbitraria o caprichosa del producto o del envase, guardando las características de distintividad, esa forma puede ser registrada, siempre que no infrinja alguna otra prohibición (Areán Lalín).

El Tratadista Breuer Moreno, al recoger el antecedente doctrinario del registro de la forma material de los productos se remonta a Rendón, quien sostiene que “tanto el colorido como la forma misma, siempre que no sean necesarios o inherentes a los productos, pueden constituir marca” (Tratado de Marcas, Editorial Robis, Bueno Aires, 1946).

Así mismo, refiriéndose a Pouillet cita su punto de vista sobre la posibilidad de inscribir la forma de los productos siempre que esta no fuere la necesaria ni la “impuesta por la fuerza de las cosas, por las necesidades de fabricación”. ¿Por qué, por ejemplo, la forma de un pan de jabón, si es nuevo y especial, no podría servir de marca al producto?.

La fabricación no impone, en este caso, ninguna forma particular, y si un fabricante imagina presentar al público sus jabones bajo una forma determinada, que nadie ha empleado antes que él, ¿por qué privarlo del beneficio de su idea?”. “Es indispensable que el envase, para ser registrable como marca, presente realmente forma nueva, ya sea mediante la alteración de configuraciones ordinarias o comunes, por disposiciones geométricas que lo conviertan en típico y característico, o bien, si fuera una forma común de envase, figuren en él elementos tales como grabados, estampados, viñetas y relieves, que imprima y dé el rasgo distintivo que la ley exige, colocándose, de acuerdo al procedimiento administrativo, en la posibilidad de obtener el registro condicionado exclusivamente a los dibujos, sin que la forma en sí importe privilegio alguno (Exp. de marca acta 161.077, noviembre 15 de 1934, P y M., 1934, pág. 731)” (Breuer Moreno, Obra citada, pág. 129).

Según lo expuesto, no será distintivo, en consecuencia, el signo tridimensional genérico o el que describa las características esenciales del producto contenido en el envase; por ejemplo, un envase en forma de una naranja resultaría irregistrable para esa clase de producto. Lo expresado por la jurisprudencia de este Tribunal en otros fallos de interpretación, respecto a la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal d) del artículo 82 resulta predicable de la causal dispuesta en el literal b) de la misma disposición, en los siguientes sentidos: a) La causal sólo opera cuando el signo de que se trate consista exclusivamente en la forma usual del producto, de sus envases o en la impuesta por su función, lo que implica que si esa forma se acompaña de otros elementos que le otorgan distintividad puede acceder al registro marcario.

No obstante, la exclusividad en el uso de la marca así compuesta no se extiende sobre dichas formas sino únicamente en relación con los elementos que otorgan distintividad al signo visto en conjunto y, de otro lado si, v. gr., a un envase se adicionan elementos consistentes en relieves o dibujos y tales ingredientes se revelan como lo característico, “no estamos en presencia de una marca constituida por un envase, sino en presencia de una marca constituida por dibujos o relieves que se aplicaron a envases, cualquiera que sea la forma de estos últimos” (Breuer Moreno, obra citada, pág. 129) y b) La causal no tiene aplicación abstracta sino concreta, lo que implica que no por el hecho de que una forma sea usual necesariamente tenga que negarse su registro para cualquier tipo de producto.

Así por ejemplo, la forma usual de unas tijeras es irregistrable como marca para este tipo de producto, pero no para identificar vestidos. El profesor Fernández-Novoa, al comentar la causal de irregistrabilidad bajo análisis expresa que “esta prohibición entrará en juego cuando la forma tridimensional solicitada como marca sea precisamente aquella forma característica que suelen revestir los productos pertenecientes al género o subgénero de productos en el que se encuadran los productos para los que solicita la correspondiente marca”, y este mismo criterio se aplica en relación con los envases.

(obra citada, pág. 84). De otra parte, así como la prohibición de los signos genéricos se justifica para evitar el monopolio sobre una denominación que otros comerciantes requieren utilizar por ser la más común y generalizada para designar el producto o servicio de que se trate o quizá la única, así también se justifica la causal contenida en el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, pues si las formas del producto o las impuestas por su función pudieran ser monopolizadas por la vía del registro marcario ad perpetuitatem, quedaría bloqueado el libre acceso de los competidores al sector del mercado del que forma parte tal género o subgénero de productos dado que los competidores no podrían fabricar o distribuir productos dotados con la forma que tienen habitualmente según los usos leales y constantes en el comercio.

Del mismo modo, surgirá un grave obstáculo comparativo si a través de un derecho de marca un empresario monopolizase ad perpetuitatem la forma usual o habitual “que en el comercio revistan los envases” (Carlos Fernández-Novoa, obra citada, pág. 86). La prohibición relativa a las formas o características impuestas por la naturaleza o función del producto o servicio, según explica el profesor Manuel Pachón, se refiere a aquellos casos “en que la forma se deba a la naturaleza o la función industrial del producto, como sucede con la configuración de las cuchillas de afeitar que para que cumplan su función tienen que acomodarse a la forma de las máquinas de afeitar” (“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, pág. 214).

Las formas impuestas por razones de orden funcional o técnico. (interpretación del literal c) del artículo 82) La razón de esta prohibición es delimitar las formas que son susceptibles de ser protegidas como marcas frente a las que pueden ser protegidas como modelos de utilidad o a través de una patente de invención. La ratio legis de la norma es impedir que por medio del registro de una marca se logre una protección temporalmente ilimitada o indefinida para una forma a la que según su naturaleza y características sólo le corresponde una protección limitada o temporal que otorga el Derecho de Patentes.

Este deslinde tiene importancia fundamental por las distancias que revisten unas y otras figuras de la propiedad industrial. “En tanto que el Derecho de Patentes o, en general, de Creaciones Industriales confiere una protección temporalmente limitada (diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud para los modelos de utilidad y veinte para las patentes) a las formas que -además de poseer ciertas características intrínsecas- sean nuevas e impliquen una actividad inventiva, el Derecho de Marcas o, en general, de Signos Distintivos otorga, en cambio, una protección de duración potencialmente ilimitada a las formas que distingan o sirvan para distinguir en el mercado unos productos o servicios de otros idénticos o similares” (Areán Lalín, documento citado, pág. 8).

En el Derecho Andino, las normas relativas a patentes confieren protección de 20 años a las formas que sean nuevas o impliquen una actividad inventiva y reúnan las condiciones previstas en el artículo 1º de la Decisión 344. Las marcas confieren protección ilimitada, en tanto se renueven sucesivamente los registros otorgados por 10 años, sobre las formas que distinguen o sirven para distinguir en el mercado productos o servicios de los productos o servicios similares.

Esta prohibición, y siguiendo el pensamiento del profesor Fernández-Novoa, se extiende a más de la forma de un producto a los envases y envoltorios. “Dada la trascendencia que las formas impuestas por razón de orden técnico asumen en el sistema competitivo, se estima justamente que con respecto a tales formas no es posible la concesión de un monopolio temporalmente ilimitado que privaría sine die a los competidores de un instrumento tal vez decisivo para la efectividad de sus actividades empresariales” (Fernández-Novoa, obra citada, pág. 84).

Si la forma de un producto o de un envase o envoltorio viene impuesta por razón de orden técnico, se tomarán en cuenta las disposiciones que el artículo 54 de la Decisión 344 trae sobre la figura del modelo de utilidad: “Se concederá patente de modelo de utilidad, a toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto, herramienta, instrumento, mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo, que permita un mejor o diferente funcionamiento, utilización o fabricación del objeto que lo incorpora o que le proporcione alguna utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no tenía”.

El plazo de duración del modelo de utilidad será de diez años contados desde la fecha de presentación de la solicitud en el respectivo País Miembro (artículo 57 de la Decisión 344), aplicándose a dichos modelos las disposiciones sobre patentes, en lo que fueren pertinentes. Según estos principios no podrán registrarse como marca la forma de la que resulte alguna ventaja prácticamente apreciable para el uso o fabricación del correspondiente producto o envase.

Así ocurrirá, según Fernández-Novoa, cuando la forma que pretende registrase como marca contribuye decisivamente a que el producto o el envase sea más duradero o más resistente; o bien cuando es menos costoso fabricar el producto o el envase dotado con la forma que pretende registrase como marca. Areán Lalín, en cita del prestigioso industrialista francés Albert CHAVANNE pone como ejemplo de forma que produce un resultado industrial y que, por ello, no puede ser protegida como marca, la de un envoltorio utilizado en quesos que permita venderlos en partes o porciones separadas.

CHAVANNE también sostiene que no pueden ser registradas como marcas las formas galénicas de presentación y envasado de productos farmacéuticos. En su opinión, estas formas deben quedar excluidas de la protección del Derecho de Marcas porque producen ciertos efectos técnicos sobre el producto; a saber: ventajas en su conservación, en su administración e, incluso, en su acción terapéutica.

IV. JURISPRUDENCIA EXTRANJERA Por ser ésta la primera interpretación del Tribunal sobre las marcas tridimensionales, y por la escasa literatura en esta materia a nivel andino, se transcribe una serie de ejemplos jurisprudenciales, que el profesor Areán Lalín trae en el documento mencionado; así: “Cabe citar la Sentencia del Tribunal de París de 10 de mayo de 1969, en la que se rechazó una acción por imitación ilícita entablada por el titular de una marca consistente en un embalaje de forma cilíndrica destinado a contener quesos y en los pliegues verticales del mismo.

En su resolución, el Tribunal Francés subrayó que los pliegues del embalaje no pueden considerarse como una característica esencial de la marca, porque se forman necesariamente cuando un queso redondo es envuelto en papel de aluminio y, más aún, cuando el embalado se realiza con una determinada máquina y estos pliegues resultan necesariamente de la puesta en práctica de la misma” (documento mencionado, pág. 8).

“En la jurisprudencia, la Sentencia del Tribunal de París de 24 de junio de 1930 negó aptitud para constituir una marca a la forma triangular de una tableta de chocolate fraccionada en dientes. El Tribunal entendió que la división de un chocolate triangular en dientes reunidos por la base provoca un resultado práctico que es el fácil seccionamiento de las tabletas ”.

“ De manera similar, la Sentencia del Tribunal de Gran Instancia de Dijon de 24 de abril de 1961 rechazó que pudiera convertirse en marca la forma de una botella destinada a contener leche esterilizada, que permitía aprovechar, al máximo, la capacidad de unos esterilizadores previamente patentados. Y, a su vez, la Sentencia del Tribunal de París de 14 de noviembre de 1963 denegó aptitud para convertirse en marca a un envoltorio de servilletas consistente en una caja de cartón de forma rectangular rodeada de papel transparente, por entender que respondía al fin utilitario de presentar las servilletas de forma visible y barata.

“Por el contrario, la Sentencia del Tribunal Civil del Sena de 7 de agosto de 1908 protegió como marca una pastilla con la forma del número ocho, utilizada para dar color a los caldos. El Tribunal reconoció que esta forma de ocho permitía un cómodo seccionamiento de la pastilla en dos, pero advirtió que tal ventaja o utilidad también podría obtenerse mediante cualquier otra forma que presentase un estrechamiento en su centro.

Este razonamiento ha sido valorado muy positivamente por MARTINEZ MIGUEZ, quien interpreta de modo más restrictivo la prohibición analizada. Según este autor, puede ser protegida como marca una forma técnicamente necesaria”. (Areán Lalín, documento citado, pág. 10). V. SERVICIOS El empresario puede distinguir el servicio que ofrece a sus clientes o al público en general, mediante una forma tridimensional que tenga distintividad y que sirva para diferenciarlos y distinguirlos de otros, ofrecidos por terceros.

Las normas de los literales b) y c) del articulo 82 de la Decisión 344, se aplican también a los servicios, pudiendo, en consecuencia, ser registrales formas tridimensionales de servicios que no sean las usuales o comunes y que guarden distintividad. El Tribunal concuerda con el criterio de las dos sentencias que en su estudio trae el profesor Areán Lalín, quien dice: “Sin embargo, en la sentencia de 12 de abril de 1977 y al fallar el caso Fotomat Corporation v. Cochran (194 USPQ 128), el Tribunal de Distrito de Kansas sostuvo abiertamente que la configuración del quiosco de Fotomat (singularmente su tejado) tan solo de manera incidental cumplía finalidades funcionales: antes al contrario, se trataba, a su entender, de una configuración esencialmente arbitraria y distintiva que constituía una marca válida de servicios y se había convertido en el símbolo de la compañía. En consecuencia, el Tribunal decidió que la parte demandada debería abstenerse de utilizar en sus edificios comerciales una estructura arquitectónica que provocase el riesgo de confusión con la estructura que constituía la marca de la demandante.

Y la misma tesis fue sustentada por el Tribunal del Distrito Sur de California al resolver en la sentencia de 26 de agosto de 1980 el caso Fotomat Corporation v. Ace Corporation (208 USPQ 92). “En la misma línea se sitúan los casos relacionados con la decoración de unos restaurantes franquiciados bajo la marca “Freddie Fuddruckers”. Restaurantes que están diseñados de tal forma que los clientes puedan ver el almacenaje y la preparación de la comida, para demostrar que ésta se halla en buenas condiciones y es cuidadosamente elaborada.

A la luz de los casos Fuddruckers v. Ridgeline (ND tex 1984), Fuddruckers v. Doc’s BR Others, (9th. Cir. 1987) y otros como Prufrock Ltd. Inc. v. Lasater et al. (8th. Cir. 1986) o Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana Inc. (5th. Cir. 1991) -uno de los pocos casos de marcas que han llegado a conocimiento del Tribunal Supremo (Sentencia de 26 de junio de 1992) desde la promulgación de la Lanhan Act-, se puede concluir que existe en los Estados Unidos una tendencia a proteger como marca la decoración de establecimientos comerciales cuando los consumidores reconocen tal decoración (el trade dress) como indicadora de una determinada procedencia empresarial, incluso aunque los elementos individuales de que se compone, sean comunes o funcionales” (documento citado, págs. 4 y 5).

VI. OBLIGATORIEDAD DEL EXAMEN DE REGISTRO FRENTE A LA AUSENCIA DE OBSERVACIONES La Superintendencia de Industria y Comercio, alega la legitimidad del acto de ella emanada, sustentándose en sentencia del Consejo de Estado, en el sentido de que “ si el interesado no hace uso del derecho de formular oposición, la administración no incurre en ilegalidad al concederlo ”.

Sobre el punto, este Tribunal, en el Proceso 2-IP-97 (Marca RIO CLARO), dijo: “Estima este Tribunal importante referirse al análisis realizado por la oficina nacional competente en el presente caso, según el cual una vez cumplido el plazo para oponerse a una solicitud de registro marcario, no se presentaren oposiciones, la oficina no comete ilegalidad alguna al conceder el registro de una marca.

A esta afirmación corresponde hacer las siguientes reflexiones que han de tomarse en consideración para el buen entendimiento sobre el procedimiento de registro y sobre las obligaciones que corresponde cumplir a las oficinas nacionales competentes, pues el Tribunal viene observando con preocupación que la administración del sistema de propiedad industrial viene amparándose en la ausencia de oposiciones para justificar el registro de una marca, sin consideración aparente a la obligación de examen de registrabilidad que le imponen los artículos 62, 63, 64 y sobre la base de una aplicación errada del artículo 67 de la Decisión 85.

“Este Tribunal considera que cuando la norma comunitaria en el artículo 67 de la Decisión 85 establecía que “si no se presentaren oposiciones, la oficina nacional competente expedirá el certificado de registro”, tal disposición no significaba de manera alguna que la oficina no diera cumplimiento estricto a las obligaciones de verificar la observancia de los requisitos legales y reglamentarios (artículo 62); la exigencia de documentos adicionales para proceder al examen de registrabilidad (artículo 63), el rechazo de la solicitud cuando no se cumplieren los requisitos señalados en los artículos 56, 58 y 59 de la Decisión 85 (artículo 64).

Iguales consideraciones deben hacerse sobre el cumplimiento de los artículos 90, 91, 95 y 97 sobre examen de registrabilidad y sobre denegación del registro por no cumplimiento de la ley marcaria que se establecen en la Decisión 344 vigente en la actualidad. “El artículo 67 de la Decisión 85 no puede ser interpretado taxativamente, sino de manera sistemática y armónica con las normas generales de Propiedad Industrial del Acuerdo de Cartagena que pretenden proteger no sólo a los titulares de marcas, sino además al público consumidor, quiénes en últimas son los destinatarios finales de las normas que regulan la materia.

“Si la tesis sostenida por el Consejo de Estado, cuyos términos corresponden a otro contexto fáctico y legal en el sentido que le pretende dar la Oficina Nacional Competente, no solo se estaría resquebrajando el régimen común de propiedad industrial, sino que además se podría llegar al resultado, no consentido por la ley andina, de que en el mercado coexistieran dos marcas idénticas o similares con lo cual se derrumbaría la protección marcaria.

Admitir una interpretación de tal naturaleza abriría el paso para que cada País Miembro interpretara a su modo las normas derivadas del Acuerdo de Cartagena, violentando el sistema de derecho comunitario implantado. “Así las cosas, una correcta interpretación de la norma mencionada, en concordancia con el artículo 58, literales f) y g) determinarán que el propósito del legislador andino fue el de exigir que la oficina nacional competente no puede conceder un título o registro de marca si al realizar el análisis de fondo encuentra que existen marcas anteriores que se le asemejan o identifiquen integral o parcialmente de modo que puedan inducir al público consumidor a error.

En estas circunstancias la oficina estará obligada a denegar el registro solicitado, a sí un tercero interesado haya o no interpuesto oposición dentro del trámite respectivo”. Con todos los antecedentes, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. El examen de registro marcario es una obligación ineludible que corresponde cumplir a la oficina nacional competente, sin que pueda condicionarse la práctica del mismo, o argüirse en defensa de un registro marcario ilegalmente otorgado, la ausencia de oposición o de observaciones durante su tramitación. 2.

Un color puro o secundario aisladamente considerado y sin configuración específica no puede registrarse como marca. A contrario sensu, pueden acceder al registro los signos compuestos por dos o más colores, o los integrados por un sólo color pero delimitados por una forma bidimensional o tridimensional, siempre que ésta no caiga en alguna otra causal de irregistrabilidad. 3.

En el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina son registrables como marca los signos tridimensionales siempre que sean distintivos, perceptibles y susceptibles de representación gráfica y en la medida en que no se hallen incursos en ninguna de las causales de irregistrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 4.

Las formas usuales de los productos o de sus envases o las impuestas por la función de aquellos, no pueden acceder al registro marcario por carecer de distintividad. Sin embargo, si se les adiciona elementos que les permita adquirir la distintividad de que carecen por sí mismas, pueden ser registradas como parte integrante de una marca, sólo que el titular no podrá ejercer respecto de dichas formas el ius prohibendi 5.

Las formas tridimensionales en sus distintas manifestaciones no pueden ser registradas como marcas cuando otorgan al producto de que se trate una ventaja funcional o técnica, pues de lo contrario se estaría evadiendo la limitación temporal dispuesta por el ordenamiento jurídico en cuanto a los derechos que surgen para el creador de un modelo de utilidad. 6.

Para la solución del caso interno, el Consejo de Estado deberá determinar, en primer lugar, si la marca cuyo registro se impugna tiene el carácter de tridimensional o si, por el contrario, se trata de un signo mixto o complejo que agrupa elementos tales que permiten afirmar su distintividad. 7. Si se concluye en el carácter tridimensional del signo cuyo registro se impugna y se establece que el mismo corresponde a una de las formas a que se refiere el literal b) del artículo 82 de la Decisión 344, también debe analizarse si los elementos adicionales a dichas formas, tales como el color y las denominaciones, otorgan distintividad, caso en el cual, si no concurre ninguna otra causal de irregistrabilidad, podrá declarar la validez del registro concedido por la administración recurrida. 8.

De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sección Primera, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro del Proceso 3841. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el numeral anterior, mediante copia certificada y sellada.

Remítase, igualmente copia sellada y certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal. Roberto Salazar Manrique PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Patricio Bueno Martínez MAGISTRADO Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Patricio Peralvo Mendoza SECRETARIO a.i