PROCESO Nº 31-IP-98 Interpretación prejudicial de los artículos 81; 82 literal a); 83 literales d) y e); y, 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena solicitada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3 de Cuenca- Ecuador; e interpretación de oficio del literal a) del artículo 83; y, artículos 86 y 113 ibídem.

Actora: “Desarrollo Agropecuario C.A.” Marca “LOS ALPES”. (Expediente Interno N° 043-96). Quito, 05 de marzo de 1999 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo No. 3 de la Ciudad de Cuenca-Ecuador, por medio de su Ministro Juez, Doctor Gonzalo González Cordero, de los artículos 81; 82 literal a); 83 literales d) y e); y, 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Y, de oficio, el literal a) del artículo 83 y el artículo 86, de la Decisión 344. Que este Tribunal es competente para conocer dicha solicitud y el juez nacional de Ecuador para requerirla, de conformidad con los Artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. Que la solicitud enviada al Tribunal, cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.

Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de las restantes piezas procesales remitidas por el Juez Nacional, este Tribunal considera como relevantes los siguientes hechos: A) DEMANDA En fecha 25 de junio de 1996, fue interpuesto ante el Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Administrativo, recurso en contra de la resolución del Director de la Propiedad Industrial N° 0947712 del 22 de enero de 1996, mediante la cual se rechaza la oposición presentada contra el registro del signo “LOS ALPES”, solicitada por la compañía ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A. En dicho escrito se señala que en fecha 06 de junio de 1995, se presentó ante la Dirección Nacional de la Propiedad Industrial una oposición al registro de la marca “LOS ALPES”, y se alega que el signo “LOS ANDES” constituye una marca acreditada y comercializada no sólo en el Ecuador sino también en otros países del Pacto Andino. En relación a la confundibilidad entre las marcas “LOS ANDES” y “LOS ALPES”, se sostiene que lo que cambia en estas denominaciones son dos letras, lo que no le otorga la suficiente distintividad al signo que se pretende registrar, y que el riesgo de confusión aumenta si se toma en cuenta que los productos protegidos por los signos en conflicto se encuentran comprendidos dentro de las clases internacionales 30 y 32, de similar naturaleza.

Por otra parte, aduce que entre los signos en referencia existe no sólo una similitud visual y fonética, sino una similitud conceptual que causa semejanza ideológica, ya que los dos signos guardan relación con estribaciones o cordilleras. Se fundamenta la presente demanda en los artículos 2, 24, 30 y 65 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en la Ley de Marcas de Fábrica, en lo que fuere aplicable, especialmente en su artículo 19; en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y en general en cuanta disposición legal y reglamentaria sea pertinente y aplicable al caso.

Se solicita que se revoque la providencia N° 0947712 emitida por el Director Nacional de la Propiedad Industrial y se rechace el registro de la marca “LOS ALPES”. B) CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Da contestación a la demanda el Ministro Fiscal del Azuay y delegado del Procurador General del Estado, proponiendo las siguientes excepciones: 1.

Legitimidad del acto administrativo al que ella se refiere, por provenir de la autoridad competente. 2. Improcedencia de la demanda, ya que no existe ninguna de las causales de nulidad de dicho acto administrativo. 3. Caducidad del derecho del actor para proponer la demanda y prescripción de la acción que ella contiene. 4. Negativa pura y simple de los fundamentos de hecho y de derecho.

C) COADYUVANCIA La empresa ALPINA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., afirma que el Tribunal Distrital N° 3 de lo Contencioso Administrativo, con sede en la Ciudad de Cuenca, no es competente en razón del territorio para conocer y resolver sobre la demanda planteada, citándose a los efectos la resolución de la Corte Suprema de Justicia publicada en el Registro Oficial N° 203 del 03 de junio de 1993.

Asimismo, niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda, así como el fundamento de que la denominación “LOS ALPES” tenga características similares y confundible con la marca “LOS ANDES”, cuyo registro fue concedido mediante la resolución ahora impugnada. En tal sentido, niega lo afirmado por el demandante en cuanto a que entre las denominaciones referidas exista una similitud conceptual que cause semejanza ideológica, ya que las dos guardan relación con estribaciones o cordilleras; toda vez que en su criterio la similitud conceptual se da “cuando la palabra se relaciona con los productos o servicios a los que la marca se aplica”, y que “es evidente que ni LOS ALPES ni LOS ANDES son marcas destinadas a proteger artículos relacionados con la geografía o la geología”.

En cuanto al cotejo marcario, señala que el mismo debe realizarse “atendiendo al conjunto general de los signos involucrados, no únicamente respecto de determinadas características, sino respecto de TODOS los elementos que conforman el signo en cuestión”. Por otra parte, niega que su representada haya realizado un acto de piratería marcaria al solicitar el registro de su signo “LOS ALPES”, por cuanto es una marca derivada de la famosa y notoriamente conocida marca “ALPINA” registrada en el Ecuador y en los países de la subregión desde hace ya varias décadas y ampliamente utilizada.

Finalmente, se señala como fundamento de derecho los artículos 81 y 82 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y el artículo 25 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. D) INFORME EN DERECHO En fecha 04 de febrero de 1998 la compañía DESARROLLO AGROPECUARIO C.A., presentó informe en derecho por parte de la empresa actora, en el cual se reitera lo indicado por ésta en su escrito de demanda relativo a la confundibilidad de los signos en conflicto.

Por otra parte, sostiene que el defensor de ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en el escrito de contestación de demanda confunde lo que es una similitud conceptual con la definición de lo que es una marca evocativa. Asimismo, se aduce que la marca “LOS ANDES” es notoriamente conocida, no sólo en el Ecuador sino a nivel subregional, por lo que debe tomarse en consideración lo dispuesto en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

En cuanto a las pruebas actuadas en el proceso, se alega que DESARROLLO AGROPECUARIO C.A. presentó copias certificadas de los títulos de registro de la marca “LOS ANDES”, no sólo en el Ecuador, sino también en Colombia y Perú; copias de facturas de venta de los productos distinguidos con dicha marca y extensa publicidad; lo que en su criterio prueba la existencia de la marca “LOS ANDES”, la gran comercialización y uso de los productos así distinguidos y la amplia difusión y comercialización de éstos no sólo en el Ecuador sino también en otros países del Area Andina.

En tal sentido, en relación a las pruebas aportadas por la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., se afirma que dicha empresa presentó el único registro de la marca “LOS ALPES” que posee (el que se impugna), y un sinnúmero de títulos correspondientes a las marcas “ALPINA”, “ALPINO” y “ALPINITO” que no son objeto de la litis; certificados de producción y venta de los productos a los cuales se aplica la marca “ALPINA” y recortes y afiches publicitarios de las marcas “ALPINA”, “ALPIN” y “ALPINO”, “pero nada respecto al signo LOS ALPES, de lo cual se deduce que la marca LOS ALPES no está en el mercado”.

Finalmente, en cuanto a las diligencias solicitadas por la empresa actora, se destaca que como resultado de la exhibición de los productos de la marca “LOS ALPES”, la contraparte, en escrito de fecha 23 de octubre de 1997, manifiesta textualmente: “ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., no comercializa por el momento los productos de dicha marca”.

Igualmente, que de la inspección en los principales supermercados de la Ciudad de Cuenca se evidenció que “los productos identificados con la marca LOS ANDES se encuentran en todos los supermercados y tiendas del país, y no consta en el proceso, ni conocen, de producto alguno que se halle en el comercio al amparo de la marca LOS ALPES”.

E) INFORME EN DERECHO Lo presentó en fecha 31 de marzo de 1998, ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., en los siguientes términos: En relación a las pruebas aportadas por la empresa ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., como coadyuvante del demandado, se alega que se presentaron copias certificadas de los dos registros ecuatorianos de la marca “LOS ALPES” y de los registros ecuatorianos de las marcas “ALPINA”, “ALPIN” y “ALPINETE”; copias certificadas de los registros colombianos de las marcas “ALPINA” y “ALPINITO”; publicidad y certificados de publicidad de estas marcas; certificados de comercialización y facturas de venta de productos distinguidos con estas marcas en Colombia y copias certificadas por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de varias resoluciones dictadas por el Director de dicho Organismo a través de las cuales se reconoce la notoriedad de la marca “ALPINA”.

Como fundamento de derecho se señala: - Que el término para deducir el recurso de plena jurisdicción o subjetivo caducó el 30 de mayo de 1996. - Que entre las denominaciones “LOS ANDES” y “LOS ALPES” no existe similitud conceptual, por lo que no se origina riesgo de confusión. - Que la marca “LOS ALPES” es una derivación de la famosa y notoriamente conocida marca “ALPINA”, la cual a su vez deriva de la razón social de su titular. - Que su representada ha registrado marcas tales como: “ALPINA”, “ALPIN”, “ALPINETTE” y “ALPINO”, todas con el prefijo ALP utilizado por la compañía ALPINA. - Que en la etapa probatoria se solicitó la práctica de una exhibición judicial para que se expusieran los productos protegidos con la marca “LOS ALPES”, la que nunca se realizó ya que su representada no comercializa por el momento los productos amparados por dicha marca, y que en tal sentido la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no establece como condición para el registro que la marca deba estar en uso, por lo que “el hecho de que no se halle en el comercio ningún producto conocido con la marca LOS ALPES es un hecho IRRELEVANTE en este proceso”.

Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, el Tribunal entra a considerar el caso de autos.

CONSIDERANDO: I. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El Tribunal ha dejado sentado en reiteradas ocasiones que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 del Tratado de Creación, es el Juez Nacional quien está facultado autónomamente para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que considere necesario interpretar. No obstante lo anterior, ha venido sosteniendo igualmente que para cumplir con la finalidad de la interpretación, esto es, “dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trata, el acervo de normas citadas por el juez nacional a fin de lograr una comprensión global del caso consultado”, puede el Tribunal determinar cuáles son las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente.

(Interpretación prejudicial 01-IP-94 del 11 de octubre de 1994, caso “MAC POLLO”. G.O. 164 del 02 de noviembre de 1994. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992, pág. 115). De acuerdo con el citado criterio, este Tribunal estima conveniente proceder a la interpretación, además de las normas señaladas por el consultante, del literal a) del artículo 83, literal i) del artículo 82 y del 86 de la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, toda vez que estas disposiciones legales guardan estrecha relación con el caso de autos.

Las normas requeridas en interpretación prejudicial y las adicionadas por este Tribunal, son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “Artículo 84.- Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;

“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad o promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” “Artículo 86.- Cuando la marca conste de un nombre geográfico, no podrá comercializarse el producto sin indicarse en éste, en forma visible y claramente legible, el lugar de fabricación del producto.” “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; ( ) “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.” II. CONCEPTO DE MARCA La marca, como figura comprendida dentro de la gama de signos distintivos susceptibles de ser protegidos por la propiedad industrial, ha sido definida doctrinaria y jurisprudencialmente.

En tal sentido, se pueden citar algunas de las definiciones aportadas por los tratadistas en esta materia. Así tenemos: “Es el signo que un empresario usa para distinguir un producto que fabrica o comercializa o un servicio que presta, de otros productos o servicios existentes o que puedan existir en el mercado”. (GIRALDO MONTOY, Julián: “El régimen marcario y su procedimiento”, Ediciones Librería del Profesional, Primera Edición, Bogotá, 1998, p.7) “El signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación”.

(BREUER MORENO, citado por CABANELLAS, GUILLERMO: “Derecho de marcas, designaciones y nombres comerciales”, Tomo I, Editorial Heliasta S.R.L., Buenos Aires, 1989, p. 14). “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro”. (OTAMENDI, Jorge: “Derecho de Marcas”. Editorial Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 1989, p. 7).

Por su parte, la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 81, inciso segundo, define la marca en los siguientes términos: "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".

Las citadas definiciones coinciden en algunos aspectos que la caracterizan, de los cuales se pueden resaltar: - Al ser definida como un “signo”, se le da a su noción una amplitud que permite abarcar o comprender dentro de ésta no sólo a las marcas denominativas, más frecuentemente utilizadas en el comercio, sino también a los gráficos, mixtos y a las formas tridimensionales, es decir, a todos los tipos de marcas que de acuerdo a su estructura han sido señalados por la doctrina. - Todas las definiciones citadas hacen alusión a la principal función de la marca, esto es, su función distintiva.

Al respecto, este Tribunal ha señalado: “La norma comunitaria coincide con las múltiples definiciones que la doctrina, la jurisprudencia y los acuerdos multilaterales, como el Convenio de París y la UNCTAD, proporcionan sobre las marcas de productos o servicios. La coincidencia se da básicamente en el elemento funcional que pertenece a la esencia de la marca como es el de su capacidad de distinguir una de otra, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de distintivo”.

(Interpretación prejudicial 10-IP-94 del 17 de marzo de 1995. G.O. del Acuerdo 177 del 20 de abril de 1995. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-1995, pág. 54). Reiterando lo anterior, en el Proceso 26-IP-96, publicado en la Gaceta Oficial N° 308, del 28 de noviembre de 1997 este Tribunal recalcó: “ La marca tiene como función primordial la de identificar productos o servicios.

En este sentido, la marca no está destinada exclusivamente a diferenciar los productos o servicios de una empresa con los de otra (indicación de la procedencia empresarial). La función distintiva de la marca va más allá de eso. En efecto, tal como lo señala Baylos Corroza: no es suficiente a este respecto decir que la marca es un signo destinado a identificar productos o servicios de una empresa, para diferenciarlos de los de otras.

Como primera precisión hay que añadir que la marca realiza, no una identificación individual del producto o del servicio; sino una identificación que podría calificarse de numeral. La marca señala al producto no como ese individuo concreto y determinado que es, sino como un ejemplar más, de la clase de productos que forman parte de todos los que vienen designados con la misma marca.

La percepción de la marca se constituye de este modo en un dato que, por sí solo afirma del objeto designado su pertenencia a una clase: la clase de objetos que llevan es marca. Es uno más entre ellos.” (Tratado de derecho industrial, Segunda Edición, Editorial Civitas, Madrid, 1993, p. 817). Cabe destacar que lo indicado adquiere relevancia siempre y cuando se trate de bienes enmarcados dentro de la competencia del mercado, pues es en tal caso que la marca puede cumplir sus funciones en beneficio o interés no sólo de su titular, sino también del público consumidor, el cual podrá tener la información necesaria para la selección y adquisición de estos bienes en el mercado.

III. REQUISITOS MARCARIOS Estos se encuentran especificados en el 1er. párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, el cual establece: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica”. De la disposición legal en comento se desprende que son tres los requisitos actualmente exigidos por la normativa comunitaria para que un signo sea susceptible de registro marcario, los cuales deben ser tomados en consideración por el funcionario registral al momento de determinar su registrabilidad.

Estos son: a.- La distintividad b.- La perceptibilidad c.- La susceptibilidad de representación gráfica. “El citado artículo mantiene como requisitos esenciales que deben reunir los signos para que puedan registrarse como marcas el del poder distintivo o de la capacidad distintiva agregando la condición de la perceptibilidad del signo y de la capacidad de su representación gráfica, haciendo referencia en aquella -la perceptibilidad- precisamente a que los signos puedan ser perceptibles por los sentidos y particularmente por el de la vista, que es el medio más generalizado para que el público pueda identificar un signo de otro, el que por su materialización comercial tendrá una representación gráfica, a través de cualquiera de las formas que puede adoptar el signo (palabras, emblemas, etiquetas, dibujos, gráficos, etc.)”.

(Interpretación prejudicial 02-IP-95, caso “LAURA”. G.O. del Acuerdo 199 del 26 de enero de 1996). a) La Distintividad: La condición necesaria de distintividad de la marca deriva de la función esencial que la misma cumple en el mercado, es decir, la distinción de bienes. Así pues, “ que un signo sea distintivo, tiene que ver con su singularidad y por tanto con su individualidad, diferenciándolo así de cualquier otro (omissis).

La distintividad exige, en consecuencia, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con los ya empleados para distinguir productos o servicios de la misma especie. Cuando el signo es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede ser reconocido por la autoridad competente como marca”.

(Interpretación prejudicial 14-IP-96 del 11 de marzo de 1998, caso “PROMOFERIAS”. G.O. 363 del 11 de agosto de 1998). La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista: intrínseca y extrínseca. Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en sí mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca).

Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad. b) La Perceptibilidad: El requisito de “visibilidad” exigido por la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena fue sustituido en las posteriores Decisiones Andinas por el de perceptibilidad, con lo cual se amplió el espectro de signos que pueden ser registrados como marca a aquellos que puedan ser percibidos o apreciados por los restantes sentidos.

En cuanto a esta condición, no sin fundamento, se ha afirmado acertadamente que “referirse al signo perceptible es una tautología, toda vez que, del concepto de signo se induce que éste tiene que ser perceptible por el sujeto receptor, pues si no se puede percibir deja de ser signo”. (PACHÓN, Manuel y SÁNCHEZ, Zoraida: “El régimen andino de la propiedad industrial, Decisiones 344 y 345 del acuerdo de Cartagena”, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, pág. 196-197). c) La Susceptibilidad de Representación Gráfica: No obstante un signo ser susceptible de ser apreciado por medio de alguno de los sentidos y ser distintivo de los productos a los cuales se aplica, puede estar legalmente impedido su acceso al registro en el supuesto en que no sea factible su representación gráfica.

Este Tribunal se ha pronunciado al respecto en la sentencia de interpretación prejudicial 05-IP-97 del 23 de mayo de 1997, al señalar que: “Este requisito se ha considerado sin atención a las funciones mismas de la marca, sino más bien como una necesidad natural o formal para el registro y que éste pueda, a través de la representación gráfica, dar a conocer al público los aspectos o características del signo a registrarse.

Este requisito favorece a la descripción de la marca que debe contener la solicitud de la que habla el artículo 87, literal b) de la Decisión 344”. (Caso “RENTAR”. G.O. del Acuerdo 279 del 25 de julio de 1997). A diferencia de los requisitos a los que ya se hizo referencia, en los que evidentemente se persigue por medio de los mismos garantizar la idoneidad del signo con miras a su función diferenciadora, la condición de susceptibilidad de representación gráfica obedece a razones de orden práctico vinculadas con el procedimiento de registro, toda vez que si fuere imposible representarlo gráficamente por algún medio, mal podrían cumplirse los extremos expresamente exigidos en el mencionado artículo 87 de la Decisión 344, relativo a los requisitos de la solicitud de registro.

Vistos estos requisitos, resta precisar que un signo que no reúna tales condiciones no podrá ser protegido por medio del derecho marcario, lo que se deriva de la simple interpretación contrario sensu del inciso primero del artículo 81 de la Decisión 344. Ahora bien, aun cuando a los efectos de impedir el registro de tales signos bastaría esta disposición legal, el legislador comunitario ha sido enfático al contemplar expresamente dentro de los supuestos prohibitivos referidos al signo en sí mismo, contenidos en el artículo 82 de la citada Decisión, el caso específico de los signos que “no puedan constituir marca conforme al artículo anterior”.

IV. RIESGO DE CONFUSIÓN “El llegar a precisar o definir por parte de la autoridad competente si entre dos marcas con similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, existe o no el ‘riesgo de confusión’ o la ‘similitud confusionista’, es para la doctrina y la jurisprudencia de este Organismo, uno de los aspectos más difíciles dentro del procedimiento de inscripción de marcas.

“Es verdad que se han establecido reglas o criterios que pueden y deben guiar al juzgador hacia su determinación, pero no es menos cierto que ese encarrilamiento depende en definitiva de la voluntad y criterio único y exclusivo de quien debe tomar esa decisión, la que no puede, desde luego, en ningún momento definirse por su solo arbitrio, sino ha de proseguir una vía de análisis, tecnisismo, comparación e investigación para que luego de todo este procedimiento comparativo entre lo fáctico del proceso o del reclamo y la realidad que enfrentan las marcas entre los consumidores, pronunciarse si entre ellas existe o no el riesgo de confusión que impida el registro marcario y su existencia legal”.

(Interpretación prejudicial 08-IP-95 del 30 de agosto de 1996, caso “LISTER”. G.O. del Acuerdo 231 del 17 octubre de 1996. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 307). La normativa en análisis contempla un supuesto prohibitivo que impide el acceso al registro de aquellos signos que afecten derechos de terceras personas que hayan registrado o solicitado para su registro un signo con el cual sea confundible el que se pretende registrar.

Para que se verifique dicho supuesto es indispensable que, aunado al hecho de la semejanza o similitud de signos, éstos pretendan distinguir los mismos bienes respecto de los cuales exista analogía. Por tanto, como quiera que los signos en conflicto en el proceso interno que da origen a esta interpretación prejudicial se aplican a productos comprendidos en las clases internacionales 30 y 32, de naturaleza semejante, de existir similitud entre estos signos, bastaría este hecho para que se configure el supuesto prohibitivo en referencia, resultando, en consecuencia, fundamental la determinación por parte del juez nacional de la existencia o no de tal similitud entre las marcas confrontadas.

Al respecto el Tribunal en la sentencia de interpretación prejudicial 04-IP-98 del 17 de agosto de 1998, ha señalado: “En cambio para los demás casos de comparación el análisis de confundibilidad requiere un mayor esfuerzo por parte de la administración o del juez, según sea el caso, pues deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos enfrentados el riesgo no se presenta por estar dirigidos a productos o servicios disímiles, o sí, a pesar de ello, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de especialidad; si los signos no son idénticos sino tan sólo similares, realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor al que los productos y/o servicios se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores cuyo estudio requiere de la mayor diligencia y prudencia”.

(Caso “OPTIPAN nominativa”. G.O. del Acuerdo 375 del 07 de octubre de 1998). La notoriedad de la marca debe demostrarse en el proceso interno y de no hacérselo se deberá realizar la comparación de acuerdo a las reglas para marcas ordinarias. Hecha la acotación anterior, en relación al literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, cabe señalar que vinculado a la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado marca, a la que ya se hizo mención, se encuentra el riesgo de confusión. Es decir, no puede ser objeto de registro marcario un signo que si bien es capaz de distinguir los bienes a los cuales se aplica, presenta identidad o similitud con otro anteriormente registrado o solicitado para su registro de manera tal que pueda inducir al público consumidor a error.

La Decisión 344 se refiere a este punto al contemplar en el literal a), de su artículo 83, que no pueden registrarse como marcas los signos que: “ sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para su registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.” Sobre este particular el Tribunal Andino se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, en las que se ha afirmado: “La confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas.

De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular a utilizarla en forma exclusiva”. (Interpretación prejudicial 02-IP-94 del 04 de julio de 1994, caso “NOEL”. G.O. del Acuerdo 160 del 21 de julio de 1994.

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 145). Así mismo lo ha dicho en la citada sentencia del 11 de marzo de 1998: “La norma antes mencionada ampara a una marca del riesgo de confusión o de la “similitud confusionista” frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aún de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.

De tal manera que es necesario establecer que en términos generales, la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.

(Interpretación prejudicial 14-IP-96, caso “PROMOFERIAS”). Conviene precisar que en materia de confusión la doctrina y la jurisprudencia han distinguido a su vez dos aspectos: confusión directa y confusión indirecta. En tal sentido, este Tribunal ha puesto de relieve: “ para efectos de comprender aún mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca, se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.

Por la primera se induce al consumidor desprevenido a que adquiera un producto determinado, creyendo que está comprando otro. Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicio que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado”.

(Interpretación prejudicial 07-IP-98 del 07 de abril de 1998, caso “PALMA FRIT”. G.O. del Acuerdo 349 del 19 de junio de 1998). Ahora bien, por cuanto los signos en conflicto en el caso de autos no se dirigen a distinguir los mismos productos, toda vez que la marca “LOS ANDES” se aplica a artículos comprendidos en la clase 30 del Clasificador Internacional de Niza, y la marca impugnada “LOS ALPES” ampara productos pertenecientes a la clase 32 del mismo clasificador, conviene traer a colación el siguiente criterio sustentado por el profesor Jorge Otamendi: “La confusión indirecta, es decir la que se da cuando el consumidor cree que los productos tienen un origen común, un mismo fabricante, puede darse también entre marcas que no cubren los mismos productos.

Esto puede suceder entre clases distintas o entre marcas de una misma clase.” “La confusión no se limita entonces a los productos cubiertos por la marca o dicho en otras palabras, el derecho de ‘excluir’ a otros en el uso de una marca no se termina con los productos o servicios para los cuales se concedió la marca”. (Derecho de Marcas, ob. cit., p.163).

El principio de especialidad consagrado en el derecho marcario guarda estrecha vinculación con lo antes expuesto. Si bien es cierto, que conforme a este principio el derecho de exclusiva del titular de una marca se concede sobre determinados bienes específicamente señalados en la solicitud de registro, no es menos cierto que al momento de determinar la confundibilidad de un signo ya registrado o solicitado para su registro con otro que pretenda serlo, el examinador no deberá restringir la posibilidad de confusión o error únicamente para el supuesto de identidad de productos, sino que deben apreciarse también aquellos bienes respecto de los cuales se pueda originar confusión aun cuando pertenezcan a clases diferentes.

Bertone Eduardo y Cabanellas Guillermo sobre este particular han afirmado que “(omissis) los derechos exclusivos sólo se adquieren para el uso de la marca con relación a los bienes para los que ha sido registrada, y el titular de un registro no puede, en principio, oponerse al registro o uso de una marca igual o semejante destinada a distinguir artículos distintos.” De allí que, para el examen de registrabilidad de un signo como marca deba tenerse especial cuidado en los bienes que se pretenda distinguir, pues así como en caso de existir total diferenciación entre los productos o servicios respectivos se elimina toda posibilidad de confusión, en cambio si éstos son los mismos o similares, la posibilidad de inducirse a error se incrementa.

V. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA CONFUNDIBILIDAD Antes de abordar los criterios doctrinales y jurisprudenciales admitidos para facilitar el cotejo marcario, es necesario precisar la clase de signos a los que se refiere el caso que motiva esta interpretación prejudicial a los efectos de hacer alusión únicamente a aquellos criterios que les fueren aplicables.

Conforme a lo anterior, se observa que las marcas en conflicto “LOS ANDES” y “LOS ALPES” son denominativos, entendiéndose por tales aquellos que “están formados por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer un significado conceptual”. (FERNÁNDEZ- NOVOA, Carlos: “Fundamentos de derecho de marcas”, Editorial Montecorvo, S.A., Madrid, 1984, pág. 28).

Como puede apreciarse, se ha prescindido de incluir en la configuración de estos signos elementos o componentes gráficos, los que caracterizan a las marcas gráficas o mixtas. A su vez dentro de la categoría de signos denominativos se distinguen dos grupos, a saber: los que carecen de un significado conocido y los que lo poseen. Aunado a ello, dentro del grupo de signos que evocan un concepto se presentan dos subgrupos, los que su significado es alusivo a los bienes que identifica o a sus características (marca sugestivas), y los que no guardan ninguna relación con los mismos (marca arbitraria).

Al subsumir los signos de autos en los supuestos planteados, se aprecia que aquellos tienen una connotación conceptual, pero que no guardan relación alguna con los productos a los cuales se aplican, por lo que se está en presencia de dos signos arbitrarios. Entre los parámetros que deben tomarse en consideración para el cotejo de este tipo de signos se reconocen los siguientes: “Regla N° 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla N° 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla N° 3: Quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla N° 4: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.” (BREUER MORENO, Pedro: “Tratado de marcas de fábrica y de comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.).

La primera de estas reglas persigue impedir la descomposición de los signos en sus diversos elementos al momento de cotejarlos. “Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras y viceversa. Riñe esta regla también con un ‘procedimiento matemático’ de contabilizar las sílabas o las letras sean éstas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.

El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que el consumidor realiza frente a ella. La imagen que retiene el público en último momento es ‘la primera impresión’ que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una ‘ojeada superficial’.” (Interpretación prejudicial 04-IP-94 del 07 de agosto de 1995, caso “EDEN FOR MAN etiqueta”.

G.O. del Acuerdo 189 del 15 de septiembre de 1995. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 125). En cuanto al cotejo sucesivo de los signos este Tribunal ha reiterado: “ en la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada ”.

(Interpretación prejudicial 07-IP-98, caso “PALMA FRIT”). Por otra parte, el Profesor Breuer Moreno, citado por el Profesor Manuel Pachón, ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. (BREUER MORENO, citado por PACHÓN, Manuel: “Protección de los derechos de propiedad industrial”, Editorial Temis S.A., Bogotá, pág. 69).

Finalmente, cabe destacar que este Tribunal en la sentencia de interpretación prejudicial 01-IP-87 del 03 de diciembre de 1987, se refirió a las reglas generales para la comparación de marcas denominativas en el sentido siguiente: “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.

Debe evitarse entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma ”. (Caso “VOLVO”. G.O. del Acuerdo 28 del 15 de febrero de 1988. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-88, pág. 99).

Así mismo, el Tribunal dentro de la interpretación prejudicial 08-IP- 95 del 30 de agosto de 1996, caso “LISTER”, señaló algunas de las pautas o criterios que pueden conducir a establecer la similitud o la conexión competitiva entre los productos, que pueden sintetizarse así: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator.

“Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

“b) Canales de comercialización. “Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. “c) Mismos medios de publicidad. “Los medios de comercialización o distribución tienen relación con los medios de difusión de los productos.

Si los mismos productos se difunden por la publicidad general (radio, televisión o prensa) presumiblemente se presentaría una conexión competitiva o los productos serían competitivamente conexos. Por otro lado, si la difusión es restringida por medio de revistas especializadas, comunicación directa, boletines, mensajes telefónicos, etc., la conexión competitiva sería menor.

“d) Relación o vinculación entre los productos. “Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva. No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. “e) Uso conjunto o complementario de productos. “Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementaridad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. “f) Partes y accesorios. “La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final.

(motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores). “g) Mismo género de los productos. “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones y finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). “h) Misma finalidad.

“Productos pertenecientes a diferentes clases pero tienen similar naturalezas, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. “i) Intercambiabilidad de los productos. “Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”.

(G.O. del Acuerdo 231 del 17 de octubre de 1996. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 307). Resta hacer referencia a la comparación fonética, dado que podría ser considerada para determinar el riesgo de confusión entre signos del tipo en estudio. Así, en el Proceso precedentemente citado, en relación a este punto se señaló: “Entre los criterios auxiliares o complementarios se menciona al comparar las marcas en el plano fonético, recurriendo a la identidad de la sílaba tónica entre las marcas comparadas, la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, a la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están configuradas por un conjunto de letras que al ser pronunciadas emiten sonidos que son percibidos por el comunicador de diferente modo, de acuerdo a su estructura gráfica y fonética.

“En el plano fonético, se ha establecido una escala descendente de valores para comparar las marca denominativas. “En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones en comparación tiene vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor.

"Posteriormente y dentro de esa escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “Debe analizarse por último -según los tratadistas- la disparidad o coincidencia de las sílabas que encabezan las denominaciones.

Es posible en algunos casos que la sílaba tónica no sea la que se ubique en primer lugar en la denominación. Pero si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante. Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en primer lugar, la posibilidad de semejanza será menor”.

VI. NOTORIEDAD MARCARIA Se ha definido en reiteradas oportunidades por parte del Tribunal Andino: “marca notoria es la que goza de difusión o -lo que es lo mismo- es conocida por los consumidores de la clase de producto o servicio de que se trate” (Interpretación prejudicial 01-IP-87, caso “VOLVO”, G.O. N° 28 del 15 de febrero de 1988. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-88, pág. 99) o “ es aquella que reúne la calidad de ser conocida por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que es aplicable, porque ha sido ampliamente difundido entre dicho grupo.

(Interpretación prejudicial 05-IP-94 del 23 de febrero de 1995, caso “BENETTON”. G.O. del Acuerdo 177 del 20 de abril de 1995). Como antecedentes de la marca notoria tenemos que “el uso de la marca por el titular, unido al prestigio de sus productos en el mercado y la divulgación de la misma tanto por el titular como por los propios consumidores, podrían constituir elementos esenciales o los caminos necesarios para el ascenso de una marca a la categoría de notoria”.

(Interpretación prejudicial 20-IP-97 del 13 de febrero de 1998, caso “MANOLITA”). Y continúa la sentencia señalando que la marca notoria “tiene un status comercial y jurídico diferente a una marca común y el buen crédito que ha adquirido en el mercado debe ser protegido frente a otro competidor que quiera inscribir una marca de tal carácter en otro país para aprovecharse, de este modo, de ese goodwill que la marca notoria posee La protección a la marca notoria también concierne al examen de registrabilidad que tiene que hacer la oficina nacional competente, el cual deberá ser más riguroso que el que se practica frente a dos marcas ordinarias y comunes, porque aunque pueda ser cierto que un signo notorio es fijado en la mente del consumidor con mayor intensidad o permanencia y le pueda ser difícil confundirse con otro similar, un examen superficial de los signos confundibles estando de por medio un signo notorio, daría lugar a su coexistencia con consiguientes problemas de confusión y error generalizados, en especial respecto al origen empresarial de las dos marcas o signos distintivos, debilitando al signo notorio o renombrado”.

Como se señaló anteriormente la marca notoria es aquella que es conocida por los consumidores o “público relevante” de la clase de producto o servicio de que se trate, entendiéndose por este último no sólo a los potenciales adquirentes sino a “los usuarios y otras personas que estén involucradas con los productos o servicios antes, durante o después de su venta” (Proceso 20-IP-97).

La protección que se otorga a la marca notoria es más amplia que la que se otorga a la marca común, ya sea en el ámbito territorial y en el ámbito de la especialidad, ya que sobre el primer punto la marca notoria no se limita al país que haya conferido el registro o a un grupo de países “sino que puede ser de cobertura universal cuando se dan las condiciones previstas en la ley marcaria, tales como la notoriedad y los acuerdos de comercialización, como lo establecen los artículos 83 literal d), y 107 de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.” (Proceso 5-IP-94, G.O. N° 177 de abril 20 de 1995).

Sobre el ámbito de la especialidad en la marca notoria, no se exige que los productos protegidos sean idénticos o similares, sino que se abarca también a los distintos, con lo cual “el análisis de la confundibilidad se concretaría únicamente a los signos (reproducción, imitación, traducción o transcripción), pues los productos perderían importancia para ese efecto”.

(Proceso 20-IP-97) Vale la pena anotar que la notoriedad de la marca debe ser probada por quien la alega de acuerdo a los medios que cada País Miembro tenga a su alcance de tal forma que esta prueba lleve al juez o administrador al convencimiento de que la marca es notoria. La sentencia antes mencionada dice: “En el artículo 84 de la Decisión 344 no se establece, expresamente los medios de prueba, pero si algunos criterios enumerativos -no taxativos-, que pueden guiar al juzgador para determinar la notoriedad de la marca, como son la extensión del uso de la marca, su difusión, su antigüedad, el conocimiento por parte de los usuarios, etc.; aparte de otras pruebas directas que pueden evacuarse en el término probatorio como declaraciones de testigos o sondeos de mercado o encuestas sobre marcas”.

La marca notoria conserva la dinámica propia de lo que constituye el mercado de bienes y de servicios: aquello que fue notorio en el pasado puede dejar de serlo en el futuro y de igual forma lo que no tuvo notoriedad en el presente podrá alcanzarlo en un momento dado. “La relatividad del conocimiento notorio de la marca promueve la necesidad para la oficina nacional competente o la autoridad judicial respectiva, de determinar en qué momento la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad con el objeto de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación de los literales d) y e) del artículo 73 de la Decisión 344 (sic)”; y continúa la sentencia al remitirse al proceso 17-IP-96, al señalar que la marca notoria tiene que ser “anterior a la nueva marca por registrarse y al decirse notoria no ha de ser únicamente como marca sino como tal y además como notoria”, lo que presupone en consecuencia que la notoriedad debe preceder como requisito esencial para impugnar el registro de una marca posterior y a fin de que surta así los efectos que la ley comunitaria persigue al otorgar una protección especial a las marcas notorias”.

(Proceso 20-IP-97) VII. IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE LA ACCIÓN DE NULIDAD. La acción de nulidad del registro consagrado en el artículo 113 de la Decisión 344 del acuerdo de Cartagena se refiere a la nulidad del registro marcario, el cual es la declaración por parte de la autoridad nacional competente que extingue el derecho respectivo.

Según Jorge Otamendi “ una marca puede estar viciada por contener algún defecto de fondo o de forma que la condenan a su invalidez, es decir la hacen nula”. (Ob. cit. pág. 340) Los motivos para decretar la nulidad se hallan señalados taxativamente en el artículo 113 de la Decisión 344, que son: “a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

“b) El registro se hubiere otorgado con base en datos o documentos previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, contenidos en la solicitud y que sean esenciales; “c) El registro se haya obtenido de mala fe”. La primera causal se refiere a que se otorgó el registro a una marca que por una u otra razón no debía serlo por contravenir normas sustanciales que pueden ser dos: aspectos objetivos (vicios que afectan al signo si el usar signos descriptivos, en colores aislados engañen sobre la procedencia, etc.), y subjetivos (el peticionario no sea capaz o no sea representante del solicitante) así como requisitos formales de publicación, señalada en el artículo 92.

Sobre las otras causales dice la doctrina: “- otorgarse el registro con base en datos o documentos contenidos en la solicitud, previamente declarados como falsos o inexactos por la autoridad nacional competente, siempre que dichos datos o documentos sean esenciales “- obtenerse el registro de mala fe, que comprende entre otros, los eventos en que una marca lo haya solicitado un representante, distribuidor o usuario autorizado del titular de la marca en el extranjero y cuando la solicitud de registro la hubiere presentado quien desarrolla como actividad habitual el registrar marcas para su comercialización ”.

(El Régimen Andino de la propiedad industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez, pág.: 295) La acción de nulidad tal como lo ha señalado el Tribunal “ en el inciso segundo del artículo 113 consagra ‘la imprescriptibilidad’ de la acción de nulidad que se derive de la mencionada norma, sin hacer relación a causales relativas o absolutas o a hechos que pueden ser en la teoría anulables o subsanables, corriendo el titular marcario, el riesgo de la inseguridad jurídica sobre su marca.

La imprescriptibilidad de las acciones de nulidad establecidas en la Decisión 344 no puede ser asimilada a las previstas en la legislación nacional, la que deberá ser aplicable en cuanto al procedimiento, según lo dispone el artículo 144, pero no en lo que se remita a plazos de prescripción de la acción para solicitar la nulidad, plazo que se encuentra definido y legislado por el ordenamiento jurídico comunitario.

Sigue de esta situación, que bien se intente la acción judicial civil o la contencioso administrativa, no podrá pretenderse en ningún caso que las acciones contempladas en las legislaciones nacionales dejen al accionante sin esta posibilidad por el transcurso del tiempo o la falta de oportunidad en su presentación. En el aspecto marcario, el incumplimiento de cualquier disposición de la Decisión 344 abre la posibilidad a la acción imprescriptible de nulidad de la concesión de la marca.

Esta norma rige prioritariamente sobre los ordenamientos nacionales de cada uno de los países miembros”. (Proceso 10-IP-97, G.O. N° 308 de noviembre 28 de 1997) Con estos antecedentes, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Un signo para ser registrado como marca, debe reunir los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. 2.

Para llegar a determinar la similitud entre los signos marcarios se ha de tomar en cuenta a los signos en sí mismos y la clasificación de los productos que ellos protegen en el nomenclator. 3. Al cotejar las marcas que se encuentran en conflicto en el presente caso, el juez nacional competente deberá tomar en cuenta, para determinar la existencia del riego de confusión, la doctrina y jurisprudencia recogidas en la presente sentencia, referentes a las marcas arbitrarias. 4.

Dadas sus características especiales no puede registrarse ningún signo que sea similar a una marca notoria, independientemente de la clase de productos que se trate. Por lo tanto el análisis de la confundibilidad se concretaría únicamente a los signos. 5. La acción de nulidad consagrado en el artículo 113 se puede solicitar en cualquier momento, siempre que se reúnan los requisitos señalados en la parte motiva de esta sentencia. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 3, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia dentro de su Proceso interno N° 043-96.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el párrafo anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase copia debidamente certificada de esta interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispuesto en el artículo 34 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO