PROCESO N° 1-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literal a), 95, e interpretación de oficio del art. 104 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicitada por el Presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito-Ecuador. Expediente interno 3110-TDCA.
Actor: CIBA GEIGY S.A. Marca “TRIGARD”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 7 de mayo de 1999 VISTOS: La Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, de la República del Ecuador, a través de su Presidente Dr. Ernesto Muñoz Borrero, ha requerido de este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82, 83 literales a), d) y e), y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Este Tribunal considera pertinente interpretar el art. 81; los literales a) y h) del artículo 82; el literal a) del art. 83, y 95 de la Decisión 344 de la Comisión. Asimismo, en virtud de que la resolución impugnada también se fundamenta en el literal a) del art. 104 de la misma Decisión, el Tribunal considera del caso su interpretación de oficio.
Que se plantea la solicitud en virtud del proceso interno N° 3110-TDCA instaurado por la compañía CIBA-GEIGY S.A. por el cual se impugna la Resolución N° 09558224 de 13 de junio de 1996, por la que el Director Nacional de Propiedad Industrial rechazó el registro de la marca “TRIGARD”, por considerar que existen semejanzas capaces de producir confusión en el público consumidor, con la marca “TRICLOGARD” de COLGATE PALMOLIVE COMPANY.
El artículo 61 del Estatuto del Tribunal establece los requisitos que deben cumplir las solicitudes de Interpretación Prejudicial, los cuales se observa que no se han cumplido a cabalidad por parte del solicitante, ya que si bien se adjunta la copia de la providencia en la que la respectiva Sala suspende el procedimiento y se solicita al organismo comunitario la interpretación prejudicial, no especifica el nombre e instancia del juez o tribunal nacional, ni la identificación de la causa que origina la solicitud, ni el lugar donde el tribunal debe recibir notificaciones, y omite realizar un informe sucinto de los hechos que el solicitante considera relevantes para la interpretación. Al respecto el Tribunal en sentencias anteriores ha manifestado: "Que si bien este documento procedente de la sociedad demandante ha sido remitido a este Tribunal por el juez nacional en calidad de 'informe sucinto' de los hechos para la consulta prejudicial, no es propiamente el informe a que se refiere el artículo 61, producido por el mismo juez o Tribunal que formula la consulta, como sin duda lo quiere la citada norma, se lo acepta, porque a criterio del Tribunal resulta suficiente como relato de los hechos básicos pertinentes, sin que tal aceptación haya de constituir precedente válido para futuros casos".
" La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta, ha de entenderse entonces no en el sentido de que éste se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le está vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez que debe fallar.
De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario". (Proceso 1-IP-87 G.O. 28 de 15 de febrero de 1988). Con estas consideraciones y a manera de regularizar el trámite, el Tribunal procede a realizar un resumen sucinto de los hechos, constantes en las diferentes piezas procesales: 1.- La marca de fábrica “TRIGARD”, de CIBA-GEIGY S.A. es presentada para “re-registro” (sic) para proteger productos de la clase 5 de la clasificación internacional de Niza en especial “preparaciones para destruir sabandijas, fungicidas, herbicidas”, con fecha 28 de enero de 1994. 2.- El 30 de agosto de 1994, el apoderado especial de COLGATE PALMOLIVE COMPANY presentó observaciones a la solicitud de registro fundamentándose en el hecho de tener registrada la marca de fábrica “TRICLOGARD”, para proteger “todos los productos de la clase 5”. 3.- El Director de Propiedad Industrial mediante resolución N° 0955824 con fecha junio 13 de 1996 acepta las observaciones presentadas y se deniega el registro de la marca solicitada; que como se explica en sus considerandos: “SEGUNDA: Que las marcas deben ser analizadas en conjunto y no fraccionadamente, en forma sucesiva desde la óptica del consumidor común, teniendo en cuenta la estructura gramatical, fonética y acentuación prosódica de las mismas.
Que en el presente caso esta dirección considera que hay lugar a confusión entre la denominación solicitada TRIGARD y la marca observante TRICLOGARD. La acentuación prosódica de las palabras y su consiguiente relación fonético-auditiva, está dada porque en ambos casos las denominaciones comparten una igual estructura gramatical tanto en su inicio como en su parte final, que se induciría en este caso a confusión al público consumidor respecto al origen del producto.- TERCERA.- Debe tenerse en cuenta además que los productos protegerían artículos de la misma clase internacional lo cual aumenta el riesgo de confusión. CUARTA.- Por ende conforme al art. 83 literal a) y art. 104, literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se acepta la observación y se deniega el registro de la marca solicitada”. 4.- Ante lo cual el demandante fundamenta su acción, en que la marca solicitada contiene elementos suficientemente novedosos, lo cual la hacen “perfectamente distintiva y original”, en los campos fonético-auditivo, gráfico-visual y gramatical.
Además la marca TRIGARD ya fue registrada en el Ecuador desde el 29 de enero de 1989 hasta 29 de enero de 1990, para proteger los mismos productos de la clase 5. Además señala que la resolución del Director de Propiedad Industrial no reúne los requisitos formales que la doctrina jurídica señala para estos actos administrativos, que es la motivación, ya que como considera el actor, “La afirmación tan simple del señor Director no es verdadera y, lo que es más, nos priva de conocer el criterio de la autoridad, que le hace llegar a dicha resolución” Finalmente considera que la denominación solicitada cumple con todos los requisitos exigidos por la Decisión 344 en su artículo 81 y por la doctrina. 5.- El Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca al contestar la demanda niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y defiende la legitimidad del acto administrativo. 6.- Finalmente comparece como coadyuvante del demandado, COLGATE PALMOLIVE COMPANY, a través de su mandatario negando los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda.
Considerando que la afirmación del actor de que entre las denominaciones enfrentadas existen elementos suficientemente novedosos es totalmente forzada, por ser la palabra “TRIGARD“ “gráfica, auditiva y fonéticamente similar y confundible con la marca registrada ‘TRICLOGARD ’” (subrayado del escrito del coadyuvante); existiendo entre los dos signos enfrentados una similitud muy grande.
Además, considera que el acto administrativo se encuentra debidamente motivado, en el considerando segundo de la resolución impugnada, ya que “un acto es motivado en derecho cuando la parte dispositiva o resolutiva es precedida de una exposición de razones o fundamentos que justifican la decisión respecto a los efectos jurídicos” (Bielsa citado en el escrito del coadyuvante).
CONSIDERANDO: 1.- COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial, requerida por la Segunda Sala del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo N° 1 Distrito de Quito-Ecuador, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. 2.- NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE: Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes: Decisión 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”. “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior; h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; ” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” El Tribunal considera del caso la interpretación de oficio del art. 104 párrafo a).
“Artículo 104.- El registro de la marca confiere a su titular el derecho de actuar contra cualquier tercero que sin su consentimiento realice, con relación a productos o servicios idénticos o similares para los cuales haya sido registrada la marca, alguno de los actos siguientes: a) Usar o aplicar la marca o un signo que se le asemeje, de forma que pueda inducir al público a error u originar situaciones que puedan ocasionar un perjuicio al titular de la marca;”. 3.- INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 81.- Se define como marca a: “Un signo característico con que el industrial, el comerciante, o el agricultor distingue los productos de su industria, comercio o explotación agrícola; la marca se identifica con el producto que distingue y desde luego cuanto mejor es la difusión y aceptación de este producto, mayor valor adquiere aquella para su titular.
Simultáneamente la marca sirve para propender a esa difusión, que fácilmente es recordada por la clientela”. (Breuer Moreno citado por Alejandro Ponce Martínez, en “Bases de la Propiedad Intelectual”, Fundación Antonio Quevedo, pág.: 35). El inciso segundo del art. 81 de la Decisión 344, ya transcrito, al definir lo que es marca, dice: "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona".
Asimismo, de ella se comenta en la doctrina: "Se entiende generalmente que una marca es un signo visible que permite distinguir los bienes o servicios de una empresa, de los bienes o servicios de otras empresas. Es un bien incorporal cuyo principal valor reside en el prestigio y la reputación que determinada marca representa" (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI): "El papel de la Propiedad Industrial en la Protección de los Consumidores", Ginebra 1983, pág. 13).
De las definiciones anteriores se desprende que la marca debe estar llamada a distinguir un producto o servicios de otros: siendo intangible requiere materializarse por signos sensibles (perceptibilidad) para que el consumidor pueda apreciarla y distinga o diferencie los productos que desea adquirir. Un signo que no permita al público consumidor identificar y distinguir un producto de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser registrado como marca.
De lo expuesto se desprende, que para que un signo pueda ser considerado como marca debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica. Sin embargo, aun reuniendo estos tres requisitos no asegura su registro si se halla encuadrado dentro de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la norma comunitaria establece en los artículos 82 y 83.
Sobre este punto el Tribunal, en varias sentencias ha reconocido que para que una marca pueda ser registrada como tal debe reunir ciertos requisitos que la norma del artículo 81 de la Decisión 344 exige: que sea perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica (Ver procesos 27-IP-95, G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997; 12-IP-96, 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997 y en el proceso 15-IP-97, G.O. Nº 314 de 18 de diciembre de 1997).
A) La perceptibilidad tiene que ver con la necesidad de que un signo pueda apreciarse por medio de los sentidos o de la inteligencia. La obra "El Régimen Andino de la Propiedad Industrial" de Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, se refiere a este requisito expresando: "Percibir es apreciar algo por medio de los sentidos o de la inteligencia. Y perceptible es, entonces, lo que se puede percibir".
(pág. 195). El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo "perceptible" como aquello que "se puede comprender o percibir"; y describe "percibir" como el hecho de recibir "por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas"; "Percepción", dice, es la "sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos." (Vigésima Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114).
La perceptibilidad hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, penetre en la mente del público, que aprende y a la vez asimila con facilidad el sonido de una palabra. Para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, caracterizándose los signos por una denominación, un conjunto de palabras, una figura, un dibujo, o un conjunto de dibujos.
B) La distintividad, como función esencial de la marca, radica en distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo posible que el consumidor los diferencie. El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con sus características. Que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, hecho que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.
La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para "distinguir" productos o servicios idénticos o similares, sea que pertenezcan o no a una misma clasificación del nomenclátor. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como tal.
En un criterio expuesto por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual se afirma: “La principal función de las marcas tanto comerciales como de servicios es distinguir, en la competencia de mercados, los productos o servicios de una empresa de los de otra empresa, para permitir así al consumidor identificar los productos o servicios según su origen.
Además, una marca puede tener la función de garantizar cierta calidad y constituir así la base legal para la responsabilidad del productor en el caso de daños ocasionados por un producto. Además, algunas marcas cumplen una función publicitaria. En todo caso, las marcas no sólo sirven a los intereses de la empresa industrial o comercial que las utilizan, sino también a los intereses de los consumidores que deben ser protegidos de los peligros de la confusión”.
(Larraguibel Zavala citado por Alejandro Ponce, ob. cit, pág. 36). C) La representación gráfica, sobre este tercer requisito, se ha señalado que: “es la posibilidad de la representación gráfica, que como ha sostenido el Tribunal, esta exigencia mira más al hecho material del registro para efectos de la publicación del signo”. (Proceso 03-IP-98, Marca: “Bella Mujer”) Y su utilidad está en que: “Por la representación gráfica el titular transmite en forma material el contenido, la forma, las dimensiones y características del signo, lo cual permitirá, más tarde, con el requisito de la publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado o ya solicitado y poder impugnarlos si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la ley marcaria andina”.
(Proceso 1-IP-98, Marca: “Exposistemas”) La representación gráfica, en suma, es una "descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados" (Marco Matías Alemán, "Marcas" Top Management, Bogotá, pág. 77). 4.- RIESGO DE CONFUSIÓN.- Se señaló anteriormente, que uno de los requisitos para que un signo sea registrado como marca, es la distintividad, lo cual implica, que el signo sea capaz de diferenciar, sin que exista riesgo de confusión para el consumidor, los productos o servicios que el signo protege.
Sobre la confusión se ha expuesto en anterior jurisprudencia de este órgano comunitario cómo: " la acción de confundir en el sentido de tomar una cosa por otra, presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derechos de su titular a utilizarla en forma exclusiva" (Proceso 2-IP-94.
GO 160 de 21 de julio de 1994). Criterio ratificado en el Proceso 21-IP-97, 18-IP-96). En el presente caso, las marcas enfrentadas son denominativas, es decir “pueden estar conformadas con una sola palabra o un conjunto de palabras, o sea, formar un conjunto registral, donde unos términos, vocablos o palabras tendrán una mayor significación que otra ”.
(Proceso 1-IP-98, Marca: Exposistemas). Para realizar la comparación de dos marcas denominativas, el Tribunal en varios procesos anteriores ha establecido una importante orientación doctrinaria y jurisprudencial: “ Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.
“Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suelen depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”.
(Proceso I-IP-87, G.O. 28 de febrero 15 de 1987). Para el análisis de comparación de marcas el Tribunal ha recogido los criterios expuestos en los procesos 09-IP-94 (G.O. N° 180 de mayo 10 de 1995) y 32-IP-96 (G.O. N° 279, de julio 25 de 1997): “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. “Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.
“Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas". (Pedro C. Breuer Moreno, "Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, editorial Robis, Buenos Aires, pág.: 351 y ss).
"La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. "Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determina así la impresión general que el distintivo causa en el mismo. “La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
"En la comparación marcaria y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. "Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintivos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".
“Para analizar la existencia o no del riesgo de confusión se examinará los varios criterios que la doctrina y la jurisprudencia han establecido para ese fin, sin que sea un único punto de vista el concluyente que conduzca a establecer la confusión entre dos marcas cuyos signos se asemejan. No se han establecido ni se han dado reglas absolutas en esta materia, por lo que el criterio de quien califique, aceptando o no la semejanza entre las marcas a compararse, debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico, y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto”. Todos estos criterios se hallan recogidos en la sentencia del 25 de mayo de 1998, Proceso 6-IP-98, Marca: VICAR de Colombia, en la cual se aporta además estos criterios: “A más del criterio de la visión en conjunto de la marca, se debe también aplicar el criterio de comparar a la marca en el plano fonético, empleando la identidad de la sílaba tónica en las marcas comparadas, la coincidencia de la raíz o primera sílaba o sílabas o diferencia en las terminaciones, la ordenación de las vocales, todo esto partiendo del concepto de que las marcas denominativas están constituidas por un conjunto de letras que al pronunciarse emiten sonidos que son percibidos por el consumidor de diferente modo.
“Se han establecido varias reglas para comparar las marcas en el ámbito fonético, que son: “a) Si las denominaciones comparadas contienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede concluirse que las denominaciones son semejantes, ya que ese orden de distribución de las vocales produce la impresión de que dicha denominación impacta en el consumidor.
“b) Si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca). “c) Si la sílaba tónica y la sílaba situada en primer lugar de las marcas estudiadas son iguales, la semejanza es más relevante.
Al contrario, si en la confrontación de las marcas es divergente la sílaba tónica y coincidente la situada en el primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor”. En el presente caso, es pertinente recordar que los signos materia del proceso se hallan bajo la clase de productos número cinco, reduciéndose uno de ellos a “preparaciones para destruir sabandijas, fungicidas, herbicidas”, mientras el otro es para proteger “todos los productos de la clase 5” (sin que exista de autos otra especificación), entre los que están los productos farmacéuticos, respecto de los cuales en anteriores procesos se ha manifestado: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
(Proceso 9-IP-98, Marca: “DERMALEX”). Es importante además, que el examinador observe en su análisis si los productos protegidos por las marcas en conflicto son o no de la misma naturaleza pues, de ser así, la posibilidad de confusión se incrementa. 5.- MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS: Anteriormente, se señaló en esta misma ponencia, que el criterio de quien califique la semejanza o no de los signos enfrentados: “debe fundamentarse en un estudio prolijo, técnico, y pormenorizado de todos los elementos y reglas que pueden servirle de base para formular su resolución o decisión. La subjetividad en la apreciación, no puede llevar tampoco al juzgador o funcionario a una liberalidad en su criterio, sino que en todo caso, debe adoptar las reglas que la doctrina y jurisprudencia han establecido.
La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto”. Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que “ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada”.
El espíritu de la Decisión 344 procura que los pronunciamientos de las autoridades nacionales sean debidamente motivados, es decir, expresen los fundamentos en los que se basan para emitirlos. Por motivación se entiende, en un acto administrativo, “‘La exposición de las razones que mueven a la Administración a tomar el acuerdo en que el acto consiste’.
Como dicen el Profesor Gustavo Penagos es la ‘exposición de motivos’ que hace la Administración para tomar su decisión”. (Garrido Falla y Gustavo Penagos citados por Gustavo Humberto Rodríguez en Derecho Administrativo General. Ed. Ciencia y Derecho, pág: 226); “ es la declaración de las circunstancias de hecho y de derecho que han inducido a la emisión del acto.
Está contenida dentro de lo que usualmente se denominan ‘considerandos’. La constituyen, por tanto, los ‘presupuestos’ o ‘razones’ del acto. Es la fundamentación fáctica y jurídica de él, con que la Administración sostiene la legitimidad de su decisión” (Derecho Administrativo, Roberto Dromi, Ed. Ciudad Argentina, pág.: 254). Esta motivación, continúa el autor antes citado, “Debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de emisión del acto.
No se trata de un mero escrúpulo formalista, ni tampoco se admite una fabricación ad hoc de los motivos del acto. ‘ con ello no se busca establecer formas por las formas mismas, sino preservar valores sustantivos y aparece como una necesidad tendiente a la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el punto de vista del particular o administrado traduce una exigencia fundada en la idea de una mayor protección de los derechos individuales.
De su cumplimiento depende que el administrado pueda ya conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que justifiquen el dictado del acto’. (CNCiv, ‘Boaglio, Carlos J. A. vs Municipalidad de Buenos Aires’ ) La falta de motivación implica, no sólo vicio de forma, sino también, y principalmente, vicio de arbitrariedad ”.
“La motivación expresará sucintamente lo que resulte del expediente, las ‘razones’ que inducen a emitir el acto, y si impusieren o declararen obligaciones para el administrado, el fundamento de derecho. La motivación no puede consistir en la remisión a propuestas, dictámenes o resoluciones previas”. (“Derecho Administrativo”, Roberto Dromi, ob. cit. pág.: 255-256).
Por su parte es importante recoger los criterios sostenidos por el Tribunal de la Comunidad Andina, al citar a Canasi cuando menciona a las reglas del Consejo de Estado de Francia, referentes a la motivación de un acto administrativo: “1a. Regla: ‘Los agentes públicos están obligados a motivar sus actos, cuando la ley o un reglamento así lo dispone’ pero ello no quita que pueda motivarse o tenerse en cuenta dicha motivación en los demás casos.
“2a. Regla: ‘Cuando un agente público está obligado, según las leyes y reglamentos, a motivar su acto, debe hacerlo, bajo pena de nulidad del acto. La ausencia de motivos es entonces un vicio radical’. ‘Esta laguna -agrega- hace suponer que el motivo determinante no es un motivo de interés público’. “3a. Regla: ‘Cuando un agente público expresa, en el acto mismo, los motivos que le han hecho obrar, estos motivos, por lo mismo que están expresados en el acto, se consideran, en principio, determinantes.
“4a. Regla: ‘Cuando la ley o un reglamento obligan a un agente público a dar a conocer los motivos del acto jurídico que realiza, debe exponer dichos motivos de manera clara y precisa, y no mediante fórmulas de estilo, fórmulas ganzúas, o frases sin significación exacta’. “5a. Regla: ‘Los motivos alegados deben ser materialmente exactos’.
“6a. Regla: ‘El motivo determinante invocado debe ser lícito’. “7a. Regla: ‘Cuando los motivos de derecho determinantes son múltiples, si uno de ellos se considera ilícito, el juez deberá investigar si, fuera del motivo determinante de derecho que subsisten, son suficientes para legitimar el acto jurídico’. “8a. Regla: ‘Los agentes públicos no pueden sustraerse al control jurisdiccional, sosteniendo que los motivos determinantes son de orden político.
Aquí se vincula con la célebre teoría de los actos de gobierno en que juegan los móviles políticos. “9a. Regla: ‘En principio el juez no investiga de oficio los motivos determinantes; solamente los examina si se le señalan y si se los critica. Sin embargo, se admite que cuando el motivo determinante es flagrante y tiene por resultado hacer salir manifiestamente al agente público de su competencia legal para invadir la competencia de otro agente, el juez tiene el deber de comprobar de oficio el vicio de incompetencia, lo que pone en manifiesto el motivo determinante.
En el hecho ésto se produce muy raramente’. “10a. Regla: ‘El juez no puede apreciar la oportunidad de las medidas adoptadas por los agentes administrativos. No puede dictar una sentencia sobre la aptitud del agente administrativo, cuando deduce consecuencia de motivos determinantes materialmente exactos y lícitos’. “11a. Regla: ‘La prueba del motivo determinante incumbe a aquel que critica el motivo, debiendo resultar de las piezas del expediente’”.
(Derecho Administrativo, José Canasi, Vol. II, Parte especial, pág. 174 y 175) (Proceso 33-IP-98. Marca: “GLICOLIK”). Igualmente, sobre la motivación puede consultarse la sentencia dictada el 30 de octubre de 1998, caso 35-IP-98, marca “GLEN SIMON”, publicada en la G.O. Nº 422 del 30 de marzo de 1999. 6.- DERECHOS CONFERIDOS POR EL REGISTRO: El artículo 104 literal a) de la Decisión 344, otorga derechos al titular de un registro marcario, para actuar en contra de tercero que de una forma arbitraria comercialice productos similares o idénticos bajo un signo similar al registrado, ya que como se ha señalado: “La esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal” (Proceso 10-IP-94, G.O. N° 177 de abril 20 de 1995).
Este criterio es compartido por Jorge Otamendi que señala: “¿En que consiste esta exclusividad? La respuesta debe ser amplia si se quiere defender verdaderamente la propiedad marcaria. Esta exclusividad consiste en poder impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, y en poder impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada.
Hay usos que pueden causar confusión y hay otros que sin causarla pueden igualmente dañar esa marca”. (Derecho de Marcas, Jorge Otamendi, De Abeledo-Perrot, pág.: 250). Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. Un signo para que pueda registrarse como marca, debe reunir no sólo los requisitos esenciales de perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica, sino que además no debe hallarse comprendido en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los art. 82 y 83 de la Decisión 344. 1.
Los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca registrada anteriormente, para productos o servicios similares o iguales que puedan conducir al público a error, no pueden constituirse como marca. El juez consultante deberá determinar si existe este riesgo de confusión, ya que de ser así no se podrá registrar como marca el signo solicitado. 2.
La motivación de un acto administrativo debe ser una auténtica y satisfactoria explicación de las razones de emisión del acto, para de esta forma preservar valores sustantivos y lograr la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, dando como resultado una mayor protección de los derechos individuales. 3.
Uno de los derechos que se obtiene gracias al registro de una marca es el de exclusividad, que permite impedir cualquier uso de una marca idéntica o similar que pueda causar confusión en el público consumidor, e impedir usos de marcas que de cualquier manera puedan dañar la marca registrada. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el Proceso Interno. Notifíquese al nombrado Tribunal, mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo Secretario TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO