PROCESO 14-IP-99 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador. Expediente Interno Nº 2985, Actor: GLORIA S.A., Marca: “DISEÑO DE ETIQUETA”.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En la ciudad de San Francisco de Quito, a los treinta días del mes de junio de mil novecientos noventa y nueve. VISTOS: Que el Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Sala Segunda, por oficio Nº 105-TDCA-2S de 25 de febrero de 1999 solicita a este Tribunal la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, a requerimiento de la administración demandada dentro del procedimiento interno Nº 2985.

Que la solicitud se admite a trámite pese a la observancia parcial de lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal y demás disposiciones pertinentes. Procede a absolverla, advirtiendo el no cumplimiento de la presentación del informe sucinto sobre los hechos de los cuales este Tribunal Comunitario hace un resumen de los planteamientos pertinentes de las partes ante el Juez Nacional.

Previamente el Tribunal debe observar que desde los inicios de su funcionamiento ha prevenido a las instancias consultantes, de la importancia del informe sucinto que les corresponde hacer y reiteradamente ha expresado: “Tanto la relación como el informe elaborado por la instancia nacional, orientan al órgano comunitario y permiten que éste centre su labor en los aspectos definidos por aquella, quien es en definitiva la que habrá de aplicar la interpretación del Tribunal al caso concreto.

Sinembargo, por vía de amplitud y pese a que no se han cumplido cabalmente todos los requisitos previstos en el artículo 61 del Estatuto, el Tribunal procede a absolver la presente consulta excepcionalmente y en beneficio de la celeridad de la justicia, y ya que es posible extraer y precisar de los documentos remitidos por el juez nacional, tanto las normas de derecho comunitario que tienen relación con el procedimiento principal, como los hechos pertinentes”.

“ La exigencia del Estatuto, de que tales hechos se informen al Tribunal de manera sucinta, ha de entenderse entonces no en el sentido de que éste se ha de pronunciar sobre ellos -lo cual le está vedado- sino para que, conociéndolos, pueda el Tribunal enfocar u orientar la doctrina de suerte que su interpretación resulte útil para el juez que debe fallar.

De otro modo, la interpretación que adopte el Tribunal podría resultar demasiado general y abstracta en el inagotable universo de la teoría jurídica e inútil, en consecuencia, tanto para decidir el caso como para asegurar la aplicación uniforme del derecho comunitario”.[1] Este Tribunal, una vez más, a fin de facilitar la interpretación requerida por la alta instancia consultante procede por su parte a resumir los hechos tal como se desprende de la demanda y de otros recaudos procesales y que son los siguientes: Resolución impugnada La resolución cuya nulidad se demanda fue dictada por el Director Nacional de la Propiedad Industrial el 13 de marzo de 1996 con el número 017658, mediante la cual deniega el registro del nombre comercial (sic) y ordena el archivo del expediente por cuanto como se expresa en el punto 2º de la parte resolutiva “acorde con las causales del artículo 82 literal j) la denominación DISEÑO DE ETIQUETA no es registrable ya que contiene colores que identifican a la bandera de la República Polaca (blanco y rojo de manera horizontal)”.

Cabe observar que la solicitud formulada por el representante de GLORIA era para el registro de la marca DISEÑO DE ETIQUETA y no se solicitaba el registro de un nombre comercial. Fundamentos de la demanda Alega la demandante que constituye motivación insuficiente para rechazar una marca el que ella contenga colores que simplemente coinciden con los de una bandera, pues no se trata de una “reproducción o imitación” lo cual denotaría la intención de llevar a engaño, que podría causar confusión al publico consumidor, lo cual no sucede por la mera coincidencia de unos colores.

Sostiene que la Leche GLORIA es notoriamente conocida en el Ecuador y en otros muchos países del área latinoamericana, y que siempre desde hace años ha venido utilizando estos colores, sin que a nadie se le haya pasado por la mente pensar que es una leche polaca, sino peruana. Que no se da el supuesto de hecho para negarse la inscripción de la marca, puesto que el consumidor durante años ha distinguido la marca sin encontrar semejanza a una bandera europea, menos aún cuando la propia bandera peruana, lugar de origen de la marca, posee los mismos colores rojo y blanco.

Contestaciones a la demanda El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, contesta la demanda sosteniendo la legalidad y validez de la resolución impugnada por guardar conformidad con la legislación vigente en materia de propiedad industrial y niega pura, simple, llana y absolutamente los fundamentos de hecho y derecho de la demanda propuesta, solicitando al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo que requiera del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal j) y 96 de la Comisión del Acuerdo.

Por su parte el Director Nacional de Patrocinio del Estado, delegado del señor Procurador, sostiene la improcedencia de la demanda y la “falta de derecho de la compañía actora para proponer la demanda, por carecer de fundamento sus pretensiones, ya que se ha limitado a enumerar disposiciones legales relacionadas con el trámite”.

CONSIDERANDO: I. COMPETENCIA Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena, que vayan a ser aplicadas por el Juez Nacional, como lo es en este caso el Tribunal Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Distrito de Quito, Segunda Sala, Organo Judicial también competente para solicitarla conforme a lo preceptuado en los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

II. NORMAS A INTERPRETARSE Las normas cuya interpretación se requiere son las siguientes: DECISIÓN 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) j) Reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier organización internacional, que sean reconocidos oficialmente, sin permiso de la autoridad competente del Estado o de la organización internacional de que se trate.

En todo caso, dichos signos solamente podrán registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal. “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Consecuentemente, este Tribunal comunitario procede a interpretar las anteriores normas para lo cual se refiere a los siguientes puntos: III. DEBIDA MOTIVACIÓN Según la norma del artículo 95 de la Decisión 344 cumplidas las formalidades administrativas pertinentes y vencido el plazo para contestar las observaciones si se hubieran presentado, la Oficina Nacional Competente debe entonces decidir sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.

Respecto a esta última obligación el Tribunal ha dicho en el Proceso 4-AN- 97, G.O. Nº 373 de 21 de septiembre de 1998, lo siguiente: “La motivación de los actos administrativos reflejan las razones que inclinaron al órgano emitente a pronunciarse en uno u otro sentido, tomando como antecedente las normas legales y los hechos materiales o situaciones fácticas que precedieron a la expedición de un acto y que lo justificarían, constituyen su causa y su razón de ser.

La motivación se contrae en definitiva a explicar el por qué de la Resolución o Decisión, erigiéndose por ello en un elemento sustancial del mismo -y hasta en una formalidad esencial de impretermitible expresión en el propio acto si una norma expresa así lo impone - y cuya insuficiencia, error o falsedad puede conducir a la nulidad del acto.

La plena correlación entre los argumentos esgrimidos por el administrador respecto del derecho y los hechos, por una parte, y de otra, la declaración final por él adoptada frente a los efectos que dicho acto va a producir, constituye la ecuación jurídica necesaria para que pueda hablarse de una verdadera, necesaria, sustancial, inequívoca y concordante motivación.” Esta jurisprudencia ha sido reinterada en la interpretación prejudicial Nº 35-IP-98, G.O. Nº 422 de 30 de marzo de 1999.

IV. LOS REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA SER REGISTRABLE El artículo 81 de la Decisión 344 exige que para que un signo pueda ser registrado como marca éste debe ser perceptible, tener suficiente distintividad y ser susceptible de representación gráfica; por tanto, si el signo no reúne estos tres requisitos no puede constituirse en marca; pero por otro lado, hay signos que reuniendo tales requisitos no pueden ser registrados en razón de estar incursos en alguno de los impedimentos señalados en los artículos 82 y 83 de la indicada Decisión. V. PERCEPTIBILIDAD DEL SIGNO El Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo “perceptible”, y “percibir” lo describe como el hecho de “recibir por uno de los sentidos las especies o impresiones del objeto”: “Percepción” dice, es la “sensación interior que resulta de una impresión material hecha con nuestros sentidos: [2] “La perceptibilidad nace de la concepción y del objeto de la marca: diferenciar, distinguir y ser distintivo.

La concepción imaginativa del signo necesariamente tiene que ser traducida a algo perceptible ya sea por palabras, gráficos, colores, etc., para que pueda ser apreciable por parte del consumidor”.[3] Al exigir la ley comunitaria que el signo sea “perceptible” hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos, que son la única forma o manera de que el sujeto tenga conocimiento o perciba los estímulos externos. VI.

LA DISTINTIVIDAD La función esencial que tiene la marca, es la de distinguir unos productos o servicios de otros y a su vez que el público consumidor los distinga, si la marca no cumple este requisito no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. “El signo será distintivo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con el o con sus características.

Si entre lo distintivo y lo distinguible existe una relación estrecha y directa que conlleve a confundir lo uno y lo otro, el signo pierde esa condición esencial para constituirse en marca. El carácter distintivo de un signo por lo tanto, será más pronunciado si entre signo o producto existe una menor relación” [4] “El requisito de la aptitud diferenciadora es una consecuencia de las importantes funciones que desempeña la marca.

En efecto, como ha destacado el profesor Fernández Novoa al indicar la procedencia empresarial la marca opera como un mecanismo de identificación del correspondiente producto o servicio y esta identificación es la que hace posible el proceso de diferenciación de los productos o servicios en el mercado en atención a su origen empresarial”.[5] VII.

REPRESENTACIÓN GRÁFICA La susceptibilidad de representación gráfica consiste en “una descripción que permita formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga facultad expresiva de los anteriormente señalados”.[6] El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite.

La implementación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse a través de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc. Estos son los medios generalizados, por el momento, con los cuales se puede usar la marca. VIII. IRREGISTRABILIDAD DE SIGNOS OFICIALES DE ESTADOS U ORGANIZACIONES INTERNACIONALES El literal j) del artículo 82 de la Decisión 344 prohibe el registro de signos que reproduzcan o imiten el nombre, los escudos de armas, banderas y otros emblemas, siglas o denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado o de cualquier Organización Internacional, reconocidos oficialmente cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente del Estado o de la Organización Internacional de que se trate, y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario.

Es evidente que la norma anterior tiene el propósito de evitar el uso abusivo de tales signos oficiales con la intención de simular un patrocinio de parte del Estado u Organización aludida o pretender un supuesto origen del producto. La prohibición no es absoluta, pues permite que tales signos puedan registrarse cuando constituyan un elemento accesorio del distintivo principal, siempre que se haya recabado autorización para ello.

A este respecto el Tribunal anteriormente ha dicho que: “Dichas prohibiciones, tienen dos condiciones que deberán concurrir necesariamente si pretendemos utilizar un signo o denominación de Estado u Organización Internacional como marca: en primer lugar, la autorización por parte del Estado u Organización para la utilización de la denominación o signo; en este punto es claro que el empresario o la persona que pretenda registrar como marca un signo de tales características, deberá solicitar al Estado u Organización Internacional permiso para tal fin; y segundo, que dicha denominación deberá ser utilizada como parte no esencial o accesoria de la marca, valga decir, que por su ubicación y particulares características no tenga un desempeño definitivo analizando la marca en su conjunto.

“Este es el verdadero alcance del artículo 82 literal j); y no como equívocamente pueda pensarse que la exigencia de permiso por parte del Estado u Organización Internacional es necesaria únicamente en los casos en que se solicite registrar el signo o denominación como parte principal de la marca; y que en consecuencia, para elementos accesorios no es menester tal autorización. Por el contrario, del contexto de la norma se desprende claramente la prohibición absoluta para registrar como marca una denominación oficial que haga las veces de elemento principal, quedando abierta la posibilidad solamente para denominaciones de carácter accesorio pero previa autorización del Estado u Organismo respectivo”.7 Es claro que la norma comunitaria alude a una verdadera reproducción o imitación de los signos oficiales, es decir, que sea evidente tal reproducción o imitación y que ésta tenga un claro propósito de aprovechamiento o ventaja derivada de la representación que reproduzca o imite los signos que tengan el reconocimiento oficial de sus titulares.

No caería dentro del impedimento de irregistrabilidad por ejemplo el uso del nombre de Siam que correspondería al antiguo nombre de Tailandia. Tampoco incurren en ésta prohibición de registro los signos o etiquetas que utilicen simplemente los mismos colores de una bandera como serían el rojo y blanco respecto de las banderas del Perú, Austria, Canadá o Polonia, puesto que el simple uso cromático no es la reproducción clara y evidente de un “pabellón oficial”, o de una bandera particular.

En el presente caso se aduce que el uso en el DISEÑO DE ETIQUETA, reproduce o imita indebidamente la bandera polaca, cuando el mero uso de los mismos colores no entraña una directa y evidente reproducción de una bandera sino que se trata de una simple coincidencia de colores. IX. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Para aceptar o negar el registro de un signo la Oficina Nacional Competente después de cumplir las formalidades pertinentes en este tipo de trámite, es decir, examinar si se ajusta a los aspectos formales indicados en la decisión y vencido el plazo para la presentación de observaciones, debe proceder según la norma del artículo 96, a realizar el examen de registrabilidad y como resultado de éste otorgar o denegar el registro de la marca.

Conforme lo prescribe el artículo 96, este hecho, debe ser comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada. Por las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, CONCLUYE: 1. Para poderse registrar como marcas los signos tienen que ser perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica, tal como lo prescribe el artículo 81 de la Decisión 344. 2.

La registrabilidad no está asegurada sólo por el cumplimiento de los requisitos anteriormente señalados sino que el signo no debe estar incurso en ninguna de las prohibiciones especificadas en el artículo 82 y 83 de la Decisión 344. 3. El inciso j) del indicado artículo 82 prohibe la reproducción o imitación de los nombres, escudos de armas; banderas y otros emblemas; siglas; o, denominaciones o abreviaciones de denominaciones de cualquier Estado u Organización Internacional, que estén reconocidos oficialmente, cuando no se cuente con el permiso expreso de la autoridad competente y siempre que constituya el elemento principal dentro del conjunto marcario. 4.

No incurre en la prohibición contenida en el indicado párrafo j) del artículo 82 la marca “DISEÑO DE ETIQUETA” dado que la simple coincidencia de colores de una etiqueta marcaria con los de una bandera oficial, no constituye una reproducción o imitación de la misma, puesto que el simple uso cromático no es la reproducción clara y evidente de un pabellón oficial o de una bandera en particular.

La Segunda Sala del Tribunal Distrital Nº 1 de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar sentencia en el respectivo proceso, según dispone el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al nombrado Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la República del Ecuador, Segunda Sala, mediante copia certificada y sellada.

Remítase igualmente, copia similar de la presente interpretación prejudicial a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Ver Interpretación Prejudicial 1-IP-88, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-1988, pág. 126.

Ver Interpretación Prejudicial 1-IP-87, pág. 105. [2] Diccionario de la Real Academia Española. Vigésima Edición, Tomo II, Madrid 1984, pág. 104. [3] Ver Proceso 20-IP-96, Caceta Oficial Nº 291 de 3 de setiembre de 1997. [4] Ver Proceso 27-IP-95, Gaceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997. [5] Prof. Otero Lastres José Manuel, Concepto y Tipos de Marca en la Decisión 344.

Seminario Internacional, Quito y Trujillo, julio de 1996. [6] Alemán Marco Matías. Marcas, Santafé de Bogotá, Image Control, 1994, pág. 77. 7 Ver Interpretación Prejudicial 15-IP-97, Marca CODE BLEU (Etiqueta), G.O. Nº 314 de 18 de diciembre de 1997.