PROCESO N° 26-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia. Actor: The Procter & Gamble Company. Patente: “COMPOSICIONES DE CONTROL DE OLOR QUE CONTIENEN CARBONO”.

Expediente interno 4778. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 23 de julio de 1999 VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 1, 2, 4 y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante oficio Nº 556 de 28 de abril de 1999, dentro de su procedimiento interno No. 4778 seguido por The Procter & Gamble Company, contra la Superintendencia de Industria y Comercio.

Dentro del proceso interno N° 4778 instaurado por The Procter & Gamble Company, a través de apoderado, se pretende obtener la nulidad de las resoluciones números 1303 de 2 de julio de 1996, mediante la cual se negó una patente de invención a la creación denominada “COMPOSICIONES DE CONTROL DE OLOR QUE CONTIENEN CARBONO”, y 902 de 10 de junio de 1997, expedidas por el Superintendente de Industria y Comercio, mediante la cual, al resolver el recurso de reposición interpuesto contra la primera de las citadas resoluciones, se dispuso confirmarla.

Los hechos relevantes considerados como tales por el consultante son los siguientes: “1.- El 11 de febrero de 1991, la sociedad actora solicitó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio que se le concedieran los derechos de patente de invención para explotar con exclusividad, por el término legal, el invento denominado “CONTROL DE LAS COMPOSICIONES DE OLORES POR CONTENEDORES DE CARBÓN”, correspondiente a la solicitud estadinense núm. 478.803 de fecha 12 de febrero de 1990.

“2.- Para dar cumplimiento a lo ordenado en un auto de la División de Nuevas Creaciones de la citada dependencia oficial, que se notificó por estado el 16 de abril de 1991, en el cual se concedió un plazo de sesenta días para aportar el texto de la descripción, las reivindicaciones y el extracto de la solicitud de patente, así como copia legalizada de la primera solicitud presentada en el extranjero para el mismo invento, junto con su correspondiente traducción oficial, así como modificar el título de la solicitud por encontrarlo confuso e impreciso, el 17 de junio de 1991, dentro del término concedido, se presentó la totalidad de lo solicitado y se cambió el nombre de la creación por el de “COMPOSICIONES DE CONTROL DE OLOR QUE CONTIENEN CARBONO”.

“3.- El 1º de octubre de 1992, la Sección de Patentes de la mencionada División de Propiedad Industrial publicó en la respectiva Gaceta la solicitud de patente y, una vez publicada, no se formularon oposiciones dentro del término legal. “4.- Posteriormente, el 30 de octubre de 1992, el solicitante pidió una aclaración, “ de algunos errores que aparecieron en dicha publicación, en una nueva publicación que debía efectuarse en la Fe de Erratas de la siguiente Gaceta de Propiedad Industrial” La aclaración solicitada apareció publicada en la Fe de Erratas de la Gaceta de la Propiedad Industrial núm. 379 de 26 de julio de 1993.

“5.- La Sección de Patentes de la mencionada División de Propiedad Industrial produjo el Concepto Técnico núm. 161 en el sentido de que “Mezclas desodorantes como las de la presente solicitud aplicadas a artículos absorbentes del 12/Sep/97, con el título “DEODORIZED SANITARY NAPKIN”; en dicha solicitud se detallan mezclas desodorantes para ser utilizadas en el artículo absorbente: las mezclas se componen de carbón activado, alumina, tierra de diatomeas, arcilla infusorial, silica activada, atapulguita, resinas de intercambio iónico; este material es en partículas, el cual es fijado a la toalla sanitaria.

“La mezcla desodorante reseñada anteriormente posee los mismos componentes que se dan como novedosos en la solicitud estudiada y es para solucionar el mismo problema de los malos olores, o sea, se da la misma solución técnica, al mismo problema con los mismos elementos “ no se muestra una variante respecto a la técnica conocida, por lo cual se considera en el estado de la técnica y sin altura inventiva, lo reivindicado en la presente solicitud, por lo cual se recomienda negar el privilegio solicitado en el total de la reivindicaciones”.

“6.- Mediante el primero de los actos acusados, que fue confirmado por el segundo de ellos, el Superintendente de Industria y Comercio negó la patente de privilegio de invención solicitada, con fundamento en las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que mediante escrito radicado en esta Superintendencia el día 11 de febrero, se presentó solicitud de patente para la invención contenida en el expediente de referencia.

SEGUNDO: Que efectuado el examen de forma sobre los requisitos que debe llenar la solicitud y cumplidas las exigencias legales, se ordenó publicar el extracto sin que se hubieran presentado observaciones por parte de terceros.

TERCERO: Que realizado el estudio de la solicitud se encuentra que la misma se refiere a materiales de control de olor, tales como zeolíticos, carbono, partículas de carbono negras, arcillas, alumina activada y mezclas de ellas; los cuales son usados en artículos higiénicos tales como toallas sanitarias, pañales, vendajes, prendas de vestir para la incontinencia de adultos y artículos semejantes.

“Practicado el estudio de fondo con el fin de determinar la patentabilidad se encontró, como antecede que afecta la novedad y nivel inventivo, la patente US 3´340.975 del 12/09/67 con el título “Deodorized Sanitary Napkin”. En efecto, la citada publicación detalla mezclas desodorantes, que adoptan la forma de partículas, para ser utilizadas en artículos absorbentes como los de la actual solicitud.

Tales mezclas están compuestas de carbón activado, alumina, tierra de diatoneas, arcilla infusorial, silica activada, atapulguita, resinas de intercambio iónico. En consecuencia, poseen los mismos componentes que se reivindican con la presente solicitud a la vez que se destinan a dar una misma solución, técnica, por lo que el objeto que ahora se examina carece de novedad”.

“7.- La parte actora aduce en sustento de sus pretensiones la violación, entre otras normas, de los artículos 1º, 2º, 4º, y 29 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sostiene que resultan vulnerados con los argumentos expuestos por el ente examinador de la División de Nuevas Creaciones al negar la solicitud, toda vez que ella en momento alguno afecta la novedad de la invención de la patente U.S. 3´340.975 del 12 de septiembre de 1967, titulada “Deodorized Sanitary Napkin”, habida cuenta de que “ aunque es evidente que los campos tecnológicos de las dos invenciones son los mismos, por ello existen similitudes notables entre ambas solicitudes, los objetivos establecidos para ambas invenciones son diferentes.

Así mientras el objetivo prioritario de la patente estadinense es la prevención de la producción de olores desagradables provenientes especialmente de los flujos vaginales, el objetivo de la solicitud colombiana tramitada bajo el expediente Nº 336.192 se endereza principalmente a obtener colores más agradables en el producto, contrarrestando el color negro del carbón activado que se utiliza generalmente en los productos catameniales”.

“La violación del artículo 29 de la citada Decisión se concreta en que la Superintendencia de Industria y Comercio no fundamentó el rechazo de la solicitud de patente en un “examen definitivo”, sino en un “único examen” contenido en el Concepto Técnico núm. 161. “8.- Por su parte, la entidad demandada sostiene que los actos acusados no desconocen ninguna de las normas invocadas en sustento de las pretensiones anulatorias y que la Administración se ajustó a las disposiciones vigentes, en su momento, para la obtención del privilegio de patente, por las razones que aparecen consignadas en el escrito de contestación de la demanda cuya transcripción se omite en esta solicitud, habida cuenta de que con ella se acompañará copia del mismo”. 1.- NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE: Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes: Decisión 344: “Artículo 1.- Los Países Miembros otorgarán patentes para las invenciones sean de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial”.

“Artículo 2.- Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. “El estado de la técnica comprenderá todo lo que haya sido accesible al público, por una descripción escrita u oral, por una utilización o cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o, en su caso de la prioridad reconocida.

Sólo para el efecto de la determinación de la novedad, también se considerará, dentro del estado de la técnica, el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la oficina nacional competente, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de patente que se estuviese examinando, siempre que dicho contenido se publique”.

“Artículo 4.- Se considerará que una invención tiene nivel inventivo, si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.” “Artículo 29.- Si el examen definitivo fuere favorable, se otorgará el título de la patente.

Si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título solamente para las reivindicaciones aceptadas. Si fuere desfavorable se denegará.” 2.- OTORGAMIENTO DE PATENTES Y SUS REQUISITOS. Un invento para poder ser considerado como patente debe ser novedoso, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial, tal como dispone el artículo 1 de la Decisión 344. 2.1 Novedad de la Invención. Sobre el primer elemento manifiesta el profesor Daniel Zuccherino, que un invento es novedoso: “cuando la relación de causa efecto, entre el medio empleado y el resultado obtenido no era conocido.

“Se reconoce que hay invento cuando se utilizan medios ya conocidos, pero combinados por primera vez en forma tal, que de su combinación deriva un resultado distinto del dado por cada uno de los medios, o por otras combinaciones conocidas También existe la posibilidad de que el resultado sea conocido, pero se llegue a él a través de nuevos medios.

El titular de una patente no tiene el derecho de evitar que un tercero obtenga el mismo resultado por medios distintos”[1]. El determinar si existe un nuevo resultado, es la tarea más difícil del juzgador, ya que éste puede ser, como señala el autor antes citado, un mejor resultado que el conocido, siempre que exista un aporte que implique un adelanto “haciendo alguna contribución novedosa y útil, se considera que hay invento”.

Sobre este punto, este órgano comunitario ha manifestado: "Decimos ratifica el concepto de novedad, pues el artículo 1 de la Decisión 85 establecía que se otorgará patente de invención 'a las nuevas creaciones susceptibles de aplicación industrial, y a las que perfeccionan dichas creaciones', lógicamente las nuevas creaciones o el perfeccionamiento de las ya existentes, suponen la manifestación inventiva del hombre que crea algo nuevo o perfecciona lo ya existente para beneficio de la humanidad, para lograr igualmente un lucro legítimo con su invento, el que registrado legalmente y otorgada su patente, le da derechos ciertos sobre el mismo"[2].

Y en una sentencia más reciente: “El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento.

Por otra parte, la accesibilidad al conocimiento no puede verse restringida por condiciones de territorialidad o número de personas que hayan llegado a conocer esa invención. Basta con que esa técnica haya sido accesible al público, así sea a un número limitado de personas, en cualquier parte del mundo, de cualquier manera, para que la invención no pueda ser considerada como nueva.

(Reiterado en Proceso 31-IP-97, G.O. 363 del 11 de agosto de 1998)”[3]. “En conclusión, siguiendo la doctrina española citada anteriormente, este Tribunal considera que para efectos de determinar si una invención es NUEVA o no, se deben observar las siguientes reglas: a) Concretar cual es la regla técnica aplicable a la solicitud de la patente, para lo cual el examinador técnico deberá valerse de las reivindicaciones, que en últimas determinarán este aspecto. b) Precisar la fecha con base en la cual deba efectuarse la comparación entre la invención y el Estado de la Técnica, la cual puede consistir en la fecha de la solicitud o la de la prioridad reconocida. c) Determinar cual es el contenido del Estado de la Técnica (anterioridades) en la fecha de Prioridad d) Finalmente deberá compararse la invención con la regla técnica”[4] 2.2.

Calificación del nivel Inventivo. El artículo 4 de la Decisión, al referirse al nivel inventivo, manifiesta que se considera que existe “si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.”. Esto es conocido como la no obviedad o la no evidencia, que existe “cuando la invención implica cualitativamente un salto en la formulación de la regla técnica.

Nada importa el esfuerzo personal de un inventor determinado, puede que la invención haya sido el fruto de una investigación prolongada, o que, por el contrario, hubiese encontrado por casualidad la solución al problema, por tratarse de cuestiones subjetivas ajenas a un requisito objetivo de patentabilidad. Lo que tiene relevancia es que el contenido de la regla técnica no se derive de manera evidente del Estado de la técnica”[5].

El nivel inventivo se configura con referencia a dos elementos que son: a) el estado de la técnica y, b) la persona experta en la técnica en cuestión. “El estado de la técnica es el conjunto de elementos técnicos que se han hecho públicos antes de la fecha de presentación de la patente”, “El experto en la técnica es una figura ficticia a la que se recurre con el propósito de obtener un parámetro objetivo que permita distinguir la actividad verdaderamente inventiva de la que no lo es.

Se tratará de una persona normalmente versada en el ámbito tecnológico a que se refiere el pretendido invento. Su nivel de conocimientos es más elevado en comparación con el nivel de conocimientos del público en general, pero no excede lo que puede esperarse de una persona debidamente calificada. Se busca la figura de un técnico de conocimientos medios, pero no especializados”[6].

Este Tribunal, en anterior sentencia sobre el tema ha manifestado: “Para determinar si una invención tiene o no nivel inventivo, el legislador comunitario trazó en el artículo 4º de la Decisión 344, el criterio para formarse un juicio acertado, considerando que tal apreciación se podrá derivar del hecho de que para una persona “del oficio” normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica.

“Tal y como lo establece Gómez Segade (obra citada) el inventor debe reunir los méritos que le permitan atribuirse una patente, sólo si la invención fruto de su investigación y desarrollo creativo constituyen “un salto cualitativo en la elaboración de la regla técnica”, actividad intelectual mínima que le permitirá que su invención no sea evidente (no obvia) del estado de la técnica.

Es decir, que con el requisito del nivel inventivo, lo que se pretende es dotar al examinador técnico de un elemento que le permita afirmar o no si a la invención objeto de estudio no se habría podido llegar a partir de los conocimientos técnicos que existían en ese momento dentro del estado de la técnica, con lo cual la invención constituye un “paso” más allá de lo existente.

“En este punto conviene advertir que uno es el examen que realiza el técnico medio respecto de la novedad y otro el que se efectúa con respecto al nivel inventivo; si bien en uno y otro se utiliza como parámetro de referencia el “estado de la técnica”, en el primero, se coteja la invención con las “anterioridades” existentes dentro de aquella, cada uno por separado, mientras que en el segundo (nivel inventivo) se exige que el técnico medio que realiza el examen debe partir del conocimiento general que él tiene sobre el estado de la técnica y realizar el cotejo comparativo con su apreciación de conjunto, determinando si con tales conocimientos técnicos existentes ha podido o no producirse tal invención. “Siguiendo lo anotado por el Doctor Manuel Pachón, para efectos de determinar quien es el técnico medio que realizará el análisis de patentabilidad, vemos que la propia norma comunitaria utiliza un standard jurídico: una persona del oficio, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, que puede llegar a la invención en el curso corriente de sus actividades.

“El experto en la materia no es el mejor técnico, ni tampoco el peor, es una persona con conocimientos suficientes en el respectivo campo: un zapatero si la invención se refiere a zapatos, un químico si la invención concierne al campo de la química, etc..” (“El régimen andino de la propiedad industrial, Manuel Pachón y Zoraida Sánchez Ávila, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibañez, Bogotá, 1995, página 62)”[7]. 2.3.

Susceptibilidad de Aplicación Industrial. La aplicación industrial se halla explicitada en el artículo 5 de la Decisión 344, al manifestar: “Se considerará que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier tipo de industria, entendiéndose por industria la referida a cualquier actividad productiva, incluidos los servicios.” La industrialidad, es el último requisito que debe reunir una patente, ella ha sido explicada como la facultad que tiene un invento de ser utilizable, es decir que sea materialmente realizable en la práctica.

“Los medios propuestos por el inventor, deben ser capaces de proporcionar, con mayor o menor perfección, el resultado industrial perseguido”[8].

3. EXAMEN DEFINITIVO PARA EL OTORGAMIENTO DE PATENTE QUE CONCLUYE EN LOS TRES CASOS: DE SER FAVORABLE, PARCIALMENTE DESFAVORABLE Y DESFAVORABLE. La Decisión 344, establece la existencia de varios exámenes que debe realizar la oficina nacional competente, uno señalado en el artículo 21, que es meramente formal, en el cual, tal como se manifestó anteriormente: “la oficina nacional competente no está facultada para emitir juicio de valor sobre los documentos que se han adjuntado a la solicitud.

Su facultad se limita a verificar si los documentos indicados en el artículo 12 (13) fueron presentados junto con la solicitud”. El segundo examen, el definitivo, se realiza: “El análisis de fondo de estos documentos debe hacerse con ocasión del examen definitivo, luego de que la solicitud haya sido publicada para que los interesados tengan la oportunidad de presentar observaciones.

Si la invención no precisa con exactitud el objeto inventivo y si el memorial descriptivo tampoco distingue claramente entre lo novedoso y lo conocido, la oficina nacional competente debe solicitar que se precisen las reinvindicaciones y se complete la descripción. Cuando en la descripción se haya acumulado un número excesivo de reinvindicaciones, lo que puede hacer difícil determinar el verdadero alcance de la patente, se debe pedir al solicitante que determine con precisión el campo exacto de los derechos que se pretenden proteger con la patente.

Con este examen lo que se busca, entre otras finalidades, es evitar que un solicitante obtenga la protección de reinvindicaciones injustificadamente extensas que le permitan sacar ventajas a las que no tienen derechos.”[9] Además del examen de fondo existe el examen definitivo, que tal como ha expresado este órgano comunitario en el Proceso 21-IP-98: “Una vez culminadas las anteriores etapas del trámite, se entrará al examen definitivo de patentabilidad, del cual dependerá la aceptación o no de la patente de invención para la solicitud que se analice.

En este sentido conviene advertir que el legislador andino al referirse en el artículo 27 al “examen de fondo” y en el artículo 29 al “examen definitivo” cabalmente quiso que durante el trámite que se suscite en las Oficinas Nacionales Competentes se distinga entre uno y otro para el caso de presentarse los supuestos previstos en el artículo 27 (vulneración de derechos o documentación complementaria) toda vez que para llegar a una final y acertada decisión y aplicación de la norma comunitaria de patentes, el examinador debe allegar todos los elementos de juicio posibles, pues en la medida en que sean más los instrumentos de análisis, más objetivo y mejor será el pronunciamiento final; de no requerirse información adicional o de no existir vulneración de derechos adquiridos de terceros, el examen de fondo deviene en definitivo.

“De esta forma, hecho el examen definitivo, si éste es favorable, deberá concederse la patente de invención; si fuere parcialmente desfavorable, se otorgará el título de patente para las reivindicaciones que hayan pasado favorablemente dicho examen y si por el contrario, luego de revisar todos esos elementos de juicio, el examen definitivo fuere desfavorable en su totalidad se negará la patente de invención para la solicitud que se estudie; en el caso de que no se alleguen los elementos necesarios para un mejor análisis, dentro del plazo de tres meses, se declarará abandonada la solicitud, precisamente sin que exista el examen definitivo, el cual no puede darse por la carencia de los requisitos establecidos por el artículo 27.”[10] Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Toda invención para poder recibir la protección de una patente debe ser novedosa, tener nivel inventivo y ser susceptible de aplicación industrial. 1. El requisito de la novedad es imprescindible para que se pueda conceder patente a una invención. La novedad debe ser entendida en un sentido amplio, sin restricciones que puedan modificar su significado; por tanto, no interesa cuánto empeño o inversión haya requerido el invento de ese producto o procedimiento. 2.

El que una invención tenga nivel inventivo se deriva del hecho de que para una persona “del oficio”, normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de manera evidente del estado de la técnica. 3. La administración deberá, una vez realizado el examen definitivo, otorgar el título de patente si éste fuere favorable.

En caso de ser parcialmente favorable sólo se otorgará el título a las reinvindicaciones aceptadas. Únicamente en caso de ser desfavorable se denegará. De conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el Proceso Interno 4778.

Notifíquese a la nombrada Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo Secretario TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Zuccherino Daniel.

“Marcas y Patentes en el Gatt”. Ed. Abeledo Perrot. pág.: 150. 1997. [2] Proceso 6-IP-94, GO 170, 23 de enero de 1994. [3] Proceso 28-IP-98. 21 de octubre de 1998. Patente: “Adhesivo de almidón - hemicelulosa para corrugado a gran velocidad”. [4] Proceso 12-IP-98. 20 de Mayo de 1998. Patente: "Composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa". [5] Pachón Manuel.

“El Régimen Andino de la Propiedad Industrial”. Ed. Gustavo Ibáñez. pág.: 62. 1995. [6] Zuccherino Daniel. Ob. cit. pág.: 153. [7] Proceso 12-IP-98. 20 de Mayo de 1998. Patente: "composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa". [8] Ibídem. pág.: 152. [9] Proceso 6-IP-89. GO. 50 de 17 de noviembre de 1989. “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena”.

Tomo: II. pág.: 57. Criterio ratificado en el Proceso 31-IP-97. [10] Proceso 12-IP-98 de 20 de Mayo de 1998. Patente: "composiciones detergentes compactas con alta actividad celulosa".