PROCESO 43-IP-98 Interpretación prejudicial de los Artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 113, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del consejero ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, e interpretación de oficio del artículo 60 de la Decisión 85 de la misma Comisión. Marca “FAIRBANKS” (MIXTA).

Expediente interno Nº 3570. EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, VISTOS: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literal b), 96, 113, 128, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del consejero ponente Dr. Ernesto Rafael Ariza Muñoz, en el proceso interno en que se demanda la nulidad de la Resolución N° 50912 del 28 de diciembre de 1.994, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, en virtud de la cual se concede el registro de la marca “FAIRBANKS” (MIXTA), en favor de la compañía de nacionalidad norteamericana FAIRBANKS, INC. El artículo 28 del Tratado de Creación del Tribunal, conforme al cual es competente este Organismo para interpretar por vía prejudicial las normas del ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros.

El artículo 29 del mismo Tratado en cuya virtud el Consejo de Estado de la República de Colombia se encuentra legitimado para elevar ante este Tribunal la solicitud de interpretación prejudicial, por estar conociendo un proceso interno en el que deben aplicarse normas del Ordenamiento Jurídico del Acuerdo de Cartagena. Que la solicitud cumple con los requisitos de admisibilidad dispuestos por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal contenido en la Decisión 184 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Como hechos relevantes para la interpretación se señalan, por parte del juez nacional consultante, los siguientes: “Las sociedades extranjeras COLT INDUSTRIES INC Y FAIRBANKS MORSE INTERNATIONAL INC. constituyeron en Colombia la sociedad INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA FAMOCOL S.A. “Desde la fecha en que se constituyó dicha sociedad, contó con la orientación e instrucción de las compañías extranjeras antes referidas, al igual que con la sociedad MANUFACTURERA FAIRBANKS MORSE S.A..

Además de la asistencia técnica prestada, las mismas fueron accionistas y desde su constitución pertenecieron a la Junta Directiva. “La División de Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio mediante Resolución Nº 4818 de 31 de octubre de 1.978, ordenó el depósito del nombre comercial INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA S.A., para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente balanzas.

“Teniendo en cuenta las anteriores circunstancias y el hecho de que la sociedad INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA - FAMOCOL S.A.-, es una persona jurídica independiente de los socios individualmente considerados, que cuenta con atributos legales como son el nombre, domicilio y capacidad legal, de acuerdo con la ley, es titular del derecho a su nombre comercial, derecho de carácter exclusivo, razón por la cual es la única que en Colombia puede registrar el nombre y la marca FAIRBANKS, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

“No obstante lo anterior, la sociedad FAIRBANKS INC., con domicilio en Kansas City, Estado de Missouri, Estados Unidos de América, solicitó ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio el 1º de agosto de 1.989 el registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA), para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª Internacional.

“FAIRBANKS INC. al ser una sociedad vinculada a las sociedades COLT INDUSTRIES INC. y FAIRBANKS MORSE INTERNATIONAL INC. estaba impedida legalmente para solicitar el registro de dicha marca. El extracto de la solicitud fue publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 408 de 26 de septiembre de 1.994. “Surtido el trámite de rigor la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Resolución Nº 50.912 de 28 de diciembre de 1994, por medio de la cual concedió la marca solicitada, sin advertir que se trataba de un signo que no podía ser objeto de registro como marca, dado que incurría en la causal de irregistrabilidad consagrada en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

“5.- Para sustentar los cargos de violación de las normas indicadas en la demanda, adujo la Sociedad actora lo siguiente: “1. Se violó el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA), que corresponde a la expresión FAIRBANKS la cual es inapropiable por tratarse de un signo que hace parte del nombre comercial de la sociedad INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA S.A., que se encuentra protegido por las normas legales nacionales y comunitarias.

“El signo FAIRBANKS de propiedad de la sociedad FAIRBANKS INC., no es novedoso, ni distintivo de los productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, por cuanto se trata de un signo que hace parte del nombre comercial de la actora, circunstancia que era de conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio si se tiene en cuenta que ésta a través de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el depósito del nombre comercial.

“2. Se violó el artículo 83, literal b) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 96 y 128 ibídem, dado que la obligación de la Superintendencia de Industria y Comercio es realizar el examen de registrabilidad así no se haya formulado demanda de observaciones, lo cual no hizo y concedió a la sociedad FAIRBANKS INC., el registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA) para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza.

“La sociedad actora fue constituida desde el día 21 de septiembre de 1.965 y depositado su nombre comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio el 31 de octubre de 1.978, lo cual demuestra que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia tenía conocimiento de la existencia de dicho nombre comercial. “3. Se violó el artículo 82 literal h) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con el artículo 96 ibídem, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA) en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, sin tener en cuenta que tal marca venía siendo usada por la actora desde el año de 1.965, gozando de un reconocido prestigio y conocimiento por el público consumidor de tales productos.

El permitir el registro de la marca, genera confusión en el público consumidor de los productos FAIRBANKS, que creerá que se trata de los mismos productos comercializados por la actora. “4. Se violaron los artículos 146 y 147 ibídem, en concordancia con el artículo 5 del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, por cuanto la División de Signos Distintivos no interpretó ni aplicó correctamente las disposiciones contenidas en la Decisión 344 sobre registro de marcas; tampoco adoptó las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que integran dicha Decisión ni se abstuvo de expedir la resolución acusada.

“Finalmente, se violó el artículo 113 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con la Disposición Final única ibídem, dado que la solicitud del registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA) en la clase 9ª Internacional, se hizo contraviniendo las normas comunitarias, al igual que la concesión por parte de la División de Signos Distintivos la cual no tuvo en cuenta que tal marca no podía ser registrada por la sociedad FAIRBANKS INC., por cuanto con anterioridad se encontraba depositado el nombre comercial INDUSTRIAS FAIRBANKS DE COLOMBIA S.A.” El Tribunal con miras a ampliar los hechos controvertidos que puedan contribuir a una interpretación cabal, resume otros puntos enunciados tanto en la demanda de nulidad como en la contestación de la misma por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio.

A.- DEMANDA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO 1. En la demanda se hace un extenso historial de la transferencia de acciones entre los diferentes socios de la compañía de INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA, constando en un primer momento como tales COLT INDUSTRIES INC., FAIRBANKS MORSE INTERNATIONAL, INC. y FAIRBANKS MORSE, INC. grupo accionario que a partir del 10 de septiembre de 1996 correspondía sólo a ciudadanos de nacionalidad colombiana. 2.

Se menciona que el objeto social inicial de INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA S.A, fue reformado mediante escritura pública del 6 de octubre de 1981, el que quedó así: “La Industria y el Comercio de los siguientes elementos que elaboren y/o distribuyan FAIRBANKS MORSE y COLT INDUSTRIES u otras empresas vinculadas o no vinculadas con ellas, (se resalta): plantas eléctricas, motores “Diesel”, motores eléctricos; locomotoras; básculas, armas, bombas de combustibles; maquinaria electrónica en todos sus tipos; demás elementos propios de la industria automotriz y también todos los implementos y accesorios necesarios para el adecuado funcionamiento de todo lo enumerado antes.

En desarrollo del referido objeto, la sociedad podrá fabricar, importar y exportar; adquirir y enajenar elementos constitutivos de materias primas para los equipos industriales que son materia del objeto social; realizar actos comerciales de compra, venta, financiación, distribución y agencia; fabricar, elaborar y ensamblar; llamar o concurrir a licitaciones, trátese de entidades oficiales o semioficiales, o de personas jurídicas o naturales; registrar patentes, marcas y nombres ante las autoridades competentes (se resalta) ”.

Así mismo mediante la escritura antes citada, y “por razones de promoción y mayor agilidad comercial” introdujo la sigla FAMOCOL, en paréntesis a la denominación social de la sociedad”. 3. Se argumenta que teniendo en cuenta que los productos comercializados por la sociedad colombiana “siempre han estado identificados por la marca FAIRBANKS, por lo que necesariamente tiene que concluirse que en Colombia es la única que puede registrar la marca FAIRBANKS, para distinguir productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza, especialmente balanzas” 4.

Reitera que la actora ha sido conocida a través del nombre comercial antedicho, remitiéndose al tratadista José Ignacio Narváez García en lo concerniente al concepto de designación o nombre comercial, que a su criterio “su función esencial consiste en identificar a la persona jurídica como empresario social”. Según este mismo tratadista: “la designación de la sociedad se equipara al nombre de pila y apellido de la persona natural.

Así, el nombre comercial que adopta una compañía para individualizarse y diferenciarse de las demás por medio del cual es conocida por el público y actúa frente a terceros, se llama razón social cuando se forma con los prenombres y apellidos o con los apellidos de todos o algunos o varios socios; y es denominación social cuando se toma de los negocios o actividades que constituyen el objeto de la sociedad ”. 5.

Anota que la sociedad es propietaria del nombre comercial independientemente de quienes hayan sido o sean sus socios y por lo tanto se encuentra en capacidad de defender los derechos emanados de la protección del nombre comercial. 6. Se hace constar que el nombre comercial a que hace relación la actora fue conferido para distinguir establecimientos de comercio dedicados a la “compra y venta, distribución, exportación, importación y sumistro en general de plantas eléctricas, motores diesel, motores eléctricos, locomotoras, bombas de aire, agua y líquido, herramientas para mecánica industrial, válvulas, carburadores, compresores, bombas de combustible, elementos de industria automotriz sus implementos y accesorios.” B.- CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

Este ente gubernativo en el respectivo escrito sostiene: 1. Que es cierto que por resolución 4818 de 31 de octubre de 1998 (Certificado depósito Nº 1089) expediente Nº 174279, se ordenó el depósito de nombre comercial “INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA S.A.” 2. Que no se presentaron observaciones contra la solicitud del registro de la marca FAIRBANKS. 3.

Niega la existencia de solicitud y registro marcario anterior sobre la misma expresión a favor de otro tercero. 4. El acto impugnado fue expedido por el entonces Jefe de la División de la Propiedad Industrial con plena competencia para estudiar y decidir sobre las solicitudes marcarias, y que la Decisión 344 es aplicable válida y legalmente para el asunto controvertido. 5.

Señala que la solicitud de la marca FAIRBANKS cumplió con los requisitos exigidos en la Decisión 85 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, por lo que se ordenó la publicación, la que se efectuó en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 408 del 26 de septiembre de 1994. C.- OTROS DOCUMENTOS Sin que signifique calificación de los hechos materia del proceso (prohibición contenida en el artículo 30 del Tratado de Creación del Tribunal), y para una mayor comprensión del asunto el Tribunal hace mención de los siguientes documentos: a. Las comunicaciones del mes de agosto de 1965 de las que se deduce claramente la intención de que las compañías COLT INDUSTRIES y FAIRBANKS MORSE, “desean que los negocios llevados a cabo en Colombia se efectúen por conducto de la referida subsidiaria sin que aparezca ninguna de las compañías matrices “haciendo negocios” en Colombia sin estar previamente domiciliadas en ese país y habilitadas para dedicarse al comercio en Colombia”. b. Que la solicitud inicial de la marca fue para “FAIRBANKS SCALES”, que siendo objetada en un primer momento por la oficina nacional competente por la generalidad de la expresión SCALES, se modificó a la expresión FAIRBANKS, con el diseño del mapa mundi que se adjuntó en su oportunidad, razón esta que podría justificar el transcurso prolongado del tiempo desde la presentación de la solicitud en 1989 y la publicación de la misma en 1994. c. En el anexo de la solicitud del registro de la marca se hace constar la limitación de productos a “especialmente balanzas para pesar de todo tipo, y sus repuestos y accesorios”.

Sinembargo en la Resolución 50.912, de concesión de la marca FAIRBANKS consta que se la confiere para “todo los productos de la clase 9 especialmente balanzas para pesar de todo tipo, y sus repuestos y accesorios. Productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza”. d. Los productos de la clase 9ª del Nomenclator son: “Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, eléctricos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesar, de medida, de señalización, de control (inspección), de socorro (salvamento) y de enseñanza; aparatos para el registro, transmisión, reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; distribuidores automáticos y mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, máquinas calculadoras, equipo para el tratamiento de la información y ordenadores; extintores”

CONSIDERANDO

I. NORMAS MATERIA DE INTERPRETACIÓN El texto de las normas a interpretarse es el siguiente: DECISIÓN 85: “Artículo 60.- La solicitud de registro de una marca deberá presentarse ante la respectiva oficina nacional competente y deberá contener: ( ) c) Indicación de la clase o clases de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca” DECISIÓN 344: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate;” “Artículo 83.- Así mismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: ( ) b) Sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error;” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.

Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, cuando: a) El registro se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión;

( ) Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”. “Artículo 128.- El nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro. En caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro se aplicarán las normas pertinentes del Capítulo sobre Marcas de la presente Decisión, así como la reglamentación que para tal efecto establezca el respectivo País Miembro.” II.

DISPOSICIONES CUYA INTERPRETACIÓN NO RESULTA PERTINENTE EN EL PRESENTE CASO Este Tribunal constantemente se ha abstenido de proceder a la interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y 5 del Tratado de Creación del Tribunal, cuando le ha sido solicitada, por las razones expuestas en la sentencia dictada el 1º de diciembre de 1997 dentro del Proceso 21-IP- 96 (Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 328 del 26 de enero de 1998) y posteriormente, entre otros, en los Procesos 17-IP- 98 (Gaceta Oficial 354 del 13 de julio de 1998) y 3-IP-98 (Gaceta Oficial 338 de 11 de mayo de 1998).

En el primero de los mencionados se dijo: “Los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

“Los compromisos sobre los que versan los mencionados artículos son obligaciones adquiridas por los países, cuyo cumplimiento estima este Tribunal deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la Propiedad Industrial en la subregión ‘con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria’.

Este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso, por lo cual el Tribunal se abstiene de proceder a la interpretación de los artículos citados”. “Tampoco es aplicable el artículo 5 del Tratado de Creación del Tribunal que impone a los Países Miembros una obligación de hacer, consistente en la adopción de las medidas necesarias para asegurar “el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena”; y la otra obligación, de no hacer, consistente en “no adoptar y emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”, porque precisamente el hecho de que la oficina nacional competente haya dictado su resolución en vista de las disposiciones de la Decisión 344, refleja el cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 5.

Si la Resolución Administrativa se ajusta o no al derecho o se encuentra o no conforme al criterio del reclamante, éste tiene los medios judiciales para que se le repare los pretendidos derechos violados”. (Proceso 3-IP-98) Por las consideraciones expuestas, el Tribunal se abstiene igualmente en este caso, de interpretar los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 y el artículo 5 del Tratado de su Creación, como le fuera solicitado en esta causa.

III. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA La doctrina y la jurisprudencia de este Tribunal han admitido que la condición esencial de un signo para que pueda ser registrado como marca es su distintividad, pues a base de este elemento la marca podrá distinguir en el mercado los productos o servicios comercializados por una persona de los productos idénticos o similares de otra persona.

En la capacidad distintiva del signo o en su cuño distintivo radica la importancia, la función y el objeto que la marca persigue en un mercado donde prima la libre circulación de bienes y servicios. La distintividad de un signo permite en forma inconfundible distinguir, identificar y singularizar los productos o servicios de una empresa frente a los de otra, evitando que entre signos registrados se produzca riesgo de confusión o la posibilidad de confusión, situación que conduciría a la irregistrabilidad del signo. “ La distintividad apunta en dos direcciones: la una, a los signos entre sí y la otra, a los signos frente a los productos.

Signos idénticos o similares para los mismos productos o signos que se refieren al producto en sí mismo o a sus cualidades o características propias esenciales, no convergerían dentro del criterio de la distintividad, por lo que su registrabilidad quedaría marginada. “La distintividad del signo se analiza considerándolo frente a los productos que va a proteger y luego a los otros signos por registrarse o registrados para evitar la existencia de la confundibilidad entre ellos, que es lo que trata de evitar el registro marcario” (Proceso 3- IP-98, Gaceta Oficial 338 de 11 de mayo de 1998).

Con base en la distintividad se estructuran la mayoría de las causales de irregistrabilidad que se concretan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. Así la que dice relación a los signos genéricos y descriptivos del producto o servicio o de sus características; la referida a los términos usuales o comunes que utiliza el público para mencionar a los productos o servicios de que se trate, o la que prohibe el registro de signos similares a otros ya registrados.

Sin embargo la distintividad, como función esencial de la marca, no puede ser considerada aisladamente sino que es necesario examinar el signo frente a los productos o servicios que va a individualizar. La aplicación de las causales de irregistrabilidad de orden comunitario no podrá realizarse contemplando individualmente la identidad o similitud entre signos sino comparándolos con la distinta naturaleza y función de los productos o servicios respecto de los cuales se pretenden usar dichos signos. La esencia misma de la distintividad radica en la comparación entre signos y productos o servicios “ya que signos similares pueden coexistir en el mercado si entre los productos o servicios no existe dato alguno que permita afirmar su conexión o competitividad hasta el punto de crear confusión. Por esos motivos, marcas iguales pueden subsistir para productos distintos salvo el caso de signos notorios”.

(Proceso 33-IP-98) En el Proceso 23-IP-98 (Gaceta Oficial Nº 379 del 27 de octubre de 1998), sobre el punto de la distintividad se dijo: “El análisis de distintividad de un signo debe hacerse desde una triple perspectiva: La primera, referida a otros signos respecto de los cuales terceras personas gocen de exclusividad en el uso, v. gr. a título de marca, o de nombre comercial, obviamente teniendo en cuenta el alcance de las facultades del titular, en especial las que surgen de las reglas de especialidad y territorialidad con sus respectivas excepciones.

Desde este punto de vista no podrá constituir marca un signo que en vez de diferenciarse de otro se confunde con él. La segunda, en relación con los productos o servicios que se pretende identificar con el signo de que se trate. Dentro de esta segunda perspectiva se encuentran las causales de irregistrabilidad contenidas en los literales b), c), d) y e) del artículo 82 de la Decisión 344.

Y, la tercera, analizando el signo en sí mismo considerado; desde éste último punto de vista cabe el estudio de la causal consagrada en el literal f) del mismo artículo 82, según la cual no pueden acceder al registro los signos que “Consistan en un color aisladamente considerado, sin que se encuentre delimitado por una forma específica”.

El segundo elemento esencial para que un signo pueda constituirse en marca es el de la perceptibilidad, que no significa otra cosa que la posibilidad por parte del público o del consumidor del producto de apreciar y comparar o distinguir un signo para diferenciarlo de otro. La idea concebida mentalmente de proteger a un producto con un signo tiene que trasladarse o reflejarse en algo tangible y material que pueda ser perceptible por uno de los sentidos, sea el de la vista -el más usual-, el oído, el olfato o el gusto.

La perceptibilidad se deriva de la función misma de marca cual es la de diferenciar, distinguir y catalogar un producto o servicio de otro, actitud que corresponde al consumidor que solo podría hacerlo al contar en el proceso de identificación o selección con un elemento que percibido por uno de los sentidos reproduzca en su mente la imagen del signo para poder compararlo y diferenciarlo de otro y a la vez identificar ese signo con el producto o servicio que a la marca se aplica.

Sin la posibilidad de perceptibilidad un signo no tendría una exteriorización objetiva o material lo que impediría conocer su forma, su dimensión, su contenido, su imagen o los elementos del signo y por ende la realización de su función. “Por regla general los signos marcarios se perciben por medio de la vista y el oído, esto último las más de las veces en razón de la pronunciación que del mismo se hace, lo cual obedece a su estructura tradicional, pues normalmente se encuentran compuestos por denominaciones, con o sin intelección, gráficos, o conjuntos de palabras, gráficos y/o colores.

De allí la clasificación doctrinal de marcas denominativas, gráficas y mixtas ” (Proceso 23-IP-98.) El tercer requisito para que un signo pueda constituirse en marca según se desprende del artículo 81 de la Decisión 344 es el de la susceptibilidad de representación gráfica, que es sobre todo un requisito de orden formal para el registro, “cuya finalidad consiste en que la oficina nacional competente conserve un soporte documental que le permita comparar la marca con otras ya registradas y con aquellas cuyo registro se solicite en el futuro, a efectos de determinar si existe o no riesgo de confusión, y proceder en consecuencia de acuerdo con las normas pertinentes.

El cumplimiento del requisito permite además de su percepción que la publicación de la solicitud cumpla con el objeto para el que ha sido prevista, es decir, que los terceros puedan saber a ciencia cierta cuál es la tipología de la marca cuyo registro se pide (denominativa, gráfica, mixta, bidimensional o tridimensional) así como las características y demás datos que la configuran, para que con base en dicha información cuenten con los elementos de juicio necesarios que les permita formular o no las observaciones pertinentes”.

(Proceso 33-IP-98). La Decisión 344, dentro de la Sección I, relativa a los requisitos para el registro de marcas determina, por otra parte en el artículo 82, las excepciones a la referida registrabilidad. En este ámbito de consideración especial para el Administrador Nacional de ese Instrumento de aplicación obligatoria en la Subregión Andina, se establece en lo atinente al literal h) de ese artículo lo siguiente: Art. 82.- “No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios que se trate;” El artículo 58, literal a) de la Decisión 85, el artículo 72 de la Decisión 313 y la norma en estudio, tutelan el interés general frente a las marcas que puedan contrariar el orden público y las buenas costumbres o sorprender la buena fe de los medios comerciales o del público consumidor, por contener falsas premisas que de una u otra manera induzcan a error.

Esta disposición prohibitiva tiene valor y carácter propios, que la mantienen independientemente de las demás causales de irregistrabilidad consagradas en el Ordenamiento Jurídico Común, así pues, la protección legal contra el “engaño público” no debe homologarse con el “engaño simple” resultante de una comparación entre marcas “confundibles”, la que básicamente afecta a intereses particulares.

Aunque por definición se presume que la generalidad de la ley se dicta en beneficio colectivo, existen normas enfocadas especialmente a proteger los intereses de la colectividad, de tal suerte que estos ejercen predominio sobre intereses individuales con el fin de mantener el equilibrio del orden jurídico de una comunidad. Entonces, al ser de naturaleza “económica” los intereses protegidos, se estará frente a lo que ha dado en entenderse como “orden público económico”, el cual encuentra su expresión concreta en el artículo 82, literal h) de la Decisión en comento, que protege tanto al consumidor como al productor dentro del interés general comunitario.

Del consumidor, al defender su autonomía y evitar que caiga en error de hecho al seleccionar y adquirir los bienes y servicios que consuma, por verse inmerso en engaño o confusión sobre la naturaleza, la procedencia, el modo de fabricación, o en general, sobre la información de los productos que fuere a adquirir. Del productor, al erradicar las prácticas comerciales desleales que van en contra de los intereses de los competidores, a fin de que se mantenga invariable la justa y legítima posición alcanzada por él y los distribuidores de un bien específico en el mercado.

Vale la pena añadir, que la distintividad de la marca protegida por el registro, también juega un papel preponderante al coadyubar a que el nivel de competitividad se caracterice por la transparencia en la oferta pública de bienes y servicios. A manera de ilustración, es interesante recoger lo expresado por este Tribunal en la Interpretación Prejudicial 1-IP-87: “La marca, en consecuencia, cumple un papel informativo en cuanto a la procedencia del producto o servicio.

Para el consumidor, productos similares con una misma marca, deben provenir lógicamente del mismo productor al que suele atribuírsele determinadas calidades de aptitud, capacidad, responsabilidad y técnica. Así la marca cumple para el consumidor, una función indicadora de la calidad, alta o baja, de determinado producto o servicio ” (Proceso 1-IP-87, G.O. Nº 28 del 15 de febrero de 1988.

Ver también Proceso 2-IP-94, G.O. Nº 160 del 21 de julio de 1994) Estas argumentaciones de orden público en favor de la colectividad son las que orientarán el criterio de la Oficina Nacional Competente, en procura de la protección del interés general de quienes intervienen en el mercado de bienes y servicios, como productores y consumidores.

Sobre este tópico, el Tribunal ya se ha pronunciado en las Interpretaciones Prejudiciales 1-IP-87, 4-IP-88, 2-IP-89, 6-IP-89, 3-IP-90, 4-IP-91 y, últimamente, en la acción 7-IP-95; publicadas en las Gacetas Oficiales del Acuerdo de Cartagena, número 28, 39, 49, 50, 70, 71, 93, 97, 163 y 189, respectivamente. IV. AMBITO DE PROTECCION DE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS La solicitud del registro de la marca fue presentada durante la vigencia de la Decisión 85 y bajo ella se pudieron haber cumplido por parte de la Oficina Nacional competente ciertos trámites procesales admitidos plenamente en su validez.

El artículo 60 de esa normativa comunitaria, en el literal c) disponía que la solicitud debe contener la “indicación de la clase o clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro de la marca”, término “clase” que “se utiliza como sinómino de descripción o identificación del producto o servicio y no en el sentido de su clasificación en el nomeclator”, al cual se refiere el mismo término de clase “cuando se utiliza en el artículo 68” (Proceso 1-IP-87, Gaceta Oficial Nº 28 de 15 de febrero de 1988).

La limitación a uno o varios productos en la solicitud inicial del registro marcario se encontraba autorizada por la Desición 85 y bien podía pues el solicitante hacer uso de ese derecho en la propia solicitud, pero no posteriormente como lo establece en la actualidad al artículo 89 de la Decisión 344. Esta limitación o restricción a los productos permitía que otros interesados puedan utilizar la misma marca para otros productos de la misma clase diferentes a aquellos a que limitaba la solicitud anterior.

En la resolución impugnada Nº 50912 textualmente se expresa que se concede el registro “PARA DISTINGUIR: TODOS LOS PRODUCTOS DE LA CLASE 9 ESPECIALMENTE BALANZAS PARA PESAR DE TODO TIPO, Y SUS REPUESTOS Y ACCESORIOS. Productos comprendidos en la clase 9ª de la Clasificación Internacional de Niza”. La limitación contenida en la solicitud debe reflejarse en forma clara y precisa en la resolución concesoria de la marca; caso contrario ha de entenderse que pese a la intención o pedido del solicitante, la administración confirió la marca para distinguir todos los productos, sin limitación alguna.

Siendo este asunto tema de derecho interno, el Tribunal no tiene facultad para pronunciarse. V. NOMBRES COMERCIALES La marca registrada FAIRBANKS ha sido objetada o impugnada en razón de la existencia de un nombre comercial usado con anterioridad a la solicitud de registro de una marca, aplicándose en este caso el principio de prioridad entre los signos. (Prior tempore, protior iure) El nombre comercial no se encontraba comprendido por la Decisión 85; es con la vigencia de la Decisión 311 (Gaceta Oficial Nº 96 de 12 de diciembre de 1991), cuando en su artículo 118 la norma comunitaria sobre Propiedad Industrial inicia la protección a los nombres comerciales frente a la solicitud o al registro posterior de signos marcarios que por asemejarse puedan inducir al público a error o a confusión. En el presente caso la solicitud de inscripción de la marca FAIRBANKS se inicia al amparo de la Decisión 85, pero el acto administrativo impugnado es emitido bajo el imperio de la Decisión 344, norma aplicable al caso conforme a la jurisprudencia de esteTribunal, según la cual, “Las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino que se encuentren vigentes al momento de adoptarse la resoluciones internas que pongan fin a un procedimiento administrativo, son las aplicables para juzgar la legalidad del acto final producido durante la vigencia de aquella” (“Sentencia emitida el 15 de diciembre de 1996, en el Proceso 4-IP-95, caso “GRANOLAJET”, que recoge la tradición jurisprudencial del Tribunal Andino, sentada a partir del fallo producido en el Proceso 1-IP-94, “SOCIEDAD COMIDAS RAPIDAS Mc.

POLLO SA”, reiterada en la sentencia de 13 de febrero de 1998, Proceso 28-IP-95, G.O. No. 332 de 30 de marzo de 1998, caso marca CANALI). El nombre comercial mantiene su protección comunitaria en el literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 cuando dispone que no podrán registrarse como marcas aquellos signos que en relación con derechos de terceros “sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido de acuerdo con las legislaciones internas de los Países Miembros, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error”.

En el caso sub exámine el enfrentamiento jurídico se presenta entre el nombre comercial INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA S.A cuyo depósito data de 1978, para distinguir productos de la clase 9ª y el registro de la marca FAIRBANKS (MIXTA), solicitado por la compañía norteamericana FAIRBANKS INC. para aplicar especialmente a balanzas, pero no excluyente para otros productos como aquél, que según la actora, ha tenido un uso público y constante desde esa época hasta la presente fecha.

Las definiciones de lo que es el nombre comercial concuerdan con los artículos 118 de la Decisión 311 y 117 de la Decisión 313 que lo definían como “la denominación, designación, sigla o signo con el cual se distingue a una empresa o a un establecimiento comercial”. Según la ley tipo de la OMPI, el nombre comercial es “el nombre o designación que identifica la empresa de una persona física o moral”.

La norma contenida en el artículo 207 de la ley peruana, expresa que “se entiende como nombre comercial el signo que sirve para identificar a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica”. El artículo 229 de la Ley de Propiedad Intelectual ecuatoriana, lo define como el “signo o denominación que identifica un negocio o actividad económica de una persona natural o jurídica”.

Las definiciones concuerdan en resaltar que la esencia de un nombre comercial es proteger a la actividad del empresario frente a las actividades de otros empresarios. VI. PROTECCIÓN AL NOMBRE COMERCIAL La denominación o razón social que tiene una compañía como uno de los requisitos esenciales para su existencia, en muchos casos no representa el nombre comercial de la misma, pues bien puede o no utilizar esa denominación o razón como nombre comercial.

Así mismo, una compañía debe tener una sola denominación social pero para el desarrollo de las actividades mercantiles puede adoptar varios nombres comerciales. La doctrina en forma generalizada acepta la protección de nombre comercial por el uso más que por el registro. Esa corriente doctrinaria es la que prima en el artículo 128 de la Decisión 344, cuando dispone “el nombre comercial será protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o registro”, norma imperativa que reconoce la protección del nombre comercial en razón de su uso, independientemente de su depósito o registro.

El uso de nombre comercial en las condiciones que más adelante se analizan se encuentra protegido conforme al artículo 83 literal b) de la Decisión 344 cuando se presenten intereses opuestos entre un titular de la marca y el usuario del nombre comercial, prevaleciendo en su derecho quien primero haya registrado o solicitado la marca o quien haya iniciado con anterioridad el uso de nombre comercial, en aplicación del citado principio de prioridad.

Respecto al análisis o alcance del artículo 128 antes citado el Tribunal en el Proceso 3-IP-98 manifestó: “Según la norma últimamente transcrita es el uso el que rige las relaciones legales y comerciales en cuanto al nombre comercial. No obstante este principio de protección al nombre comercial, el propio artículo 128 prevé la posibilidad de que las legislaciones internas establezcan un sistema de registro, y para ese objeto pueden regirse por las normas sobre registro de marcas y por las que internamente se dicten.

Pero lo que no puede establecer el régimen interno, puesto que contrariaría la prescripción comunitaria, es el registro del nombre como medio de protección o de obtención del derecho al uso exclusivo del mismo como sucede con las marcas. El registro del nombre comercial servirá, en todo caso, para determinar el uso efectivo del nombre y como un acto declarativo del derecho, pero no constitutivo del mismo.

“Este carácter declarativo se plasma en el artículo 211 de la Ley de Propiedad Industrial de la República del Perú, cuando dice: “Cualquier persona podrá solicitar el registro del nombre comercial que emplea para distinguir la actividad económica que realiza. En la solicitud de registro deberá consignarse y demostrarse la fecha en que el nombre comercial se utilizó por primera vez y especificarse la actividad económica.

La oficina competente, al conceder el registro reconocerá a favor del solicitante la fecha del primer uso del nombre comercial”. “Ha de entenderse además, que si la legislación interna ha previsto tal sistema de registro, el nombre comercial deberá sujetarse a tal trámite porque de no hacerlo la disposición del artículo 128 no tendría ninguna aplicación efectiva.

Tampoco significa que las legislaciones nacionales de los Países Miembros han de imponer necesaria y obligatoriamente el sistema de registro, pues en este punto la norma es permisiva o facultativa y lo que primará en todo caso es el uso del nombre comercial. “El artículo 210 de la citada Ley de Propiedad Industrial de la República del Perú, también reconoce el uso, al establecer que “el derecho al uso de un nombre comercial nace en virtud de su primer uso en el Comercio ” En igual sentido la Ley de Propiedad Intelectual del Ecuador (“Registo Oficial” Nº 320 del 19 de mayo de 1998) en su artículo 230 dispone: “El nombre comercial será protegido sin obligación de registro.

“El derecho al uso exclusivo de nombre comercial nace de su uso público y continuo y de buena fe en el comercio, por al menos 6 meses. “Los nombres comerciales podrán registrarse en la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, pero el derecho a su uso exclusivo solamente se adquiere en los términos previsto en el inciso anterior. Sin embargo, tal registro constituye una presunción de propiedad a favor de su titular”.

Por otro lado el artículo 232 de la indicada Ley dispone: “El trámite de registro de un nombre comercial será el establecido para el registro de marcas, pero el plazo de duración del registro tendrá carácter de indefinido”. El artículo 128 de la Decisión 344 prevé la posibilidad de que la legislación interna establezca un sistema de registro, en cuyo caso se aplicarán las normas sobre marcas de la Decisión 344, así como la reglamentación que para tal efecto disponga el respectivo País Miembro.

Al emplear esta norma los términos “un sistema de registro”, lo concibe como una forma de control del uso del nombre comercial pero no con el alcance del artículo 102 de esa misma normativa comunitaria, según el cual el derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma. En el supuesto del artículo 128, de no existir el sistema de registro nacional se seguirá aplicando para la protección al nombre comercial su uso público y continuo.

En el Proceso 27-IP-98, sentencia de 18 de noviembre de 1998 en Tribunal concluyó: “Dentro de las causales de irregistrabilidad de una marca, en protección del derecho de terceros, el artículo 83, literal b) de la Decisión 344 comprende aquellos signos que sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, dentro de los siguientes criterios: “a) que el nombre comercial se encuentre protegido por la legislación interna del País Miembro respectivo, y “b) que dadas las circunstancias hubiere lugar a inducir al público a error.

“En cuanto al primero de los criterios señalados, éste debe entenderse concordante con el artículo 128 de la Decisión 344 como quiera que este último exige que la protección del nombre comercial se haga efectiva sin obligación de depósito o de registro. “El artículo 83 literal b) de la Decisión 344 reprodujo el texto del precedente artículo 73 literal b) de la Decisión 313 del Acuerdo de Cartagena, cuya redacción era concordante con el anterior sistema comunitario en el que no se establecía la obligación a los Países Miembros de proteger los nombres comerciales sin la exigencia del registro, sino que se remitía la norma comunitaria al derecho interno. En países como Colombia que al momento de expedirse la Decisión 313 no habían adherido aún al convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial, la anterior disposición de la Decisión 313 se explicaba porque para aquella no existía la obligación de reconocimiento o protección de la propiedad industrial a nombres comerciales por el simple uso de los mismos.

“Hoy, cuando el artículo 8º del Convenio de París se encuentra en vigor para todos los Países Miembros, esa remisión debe entenderse hecha para efectos de permitir que internamente los países regulen aspectos tales como las condiciones de uso, la definición de nombre comercial y las circunstancias en las cuales se otorgará protección a él. “El artículo 128 de la Decisión en comento, referido al nombre comercial, consagra como disposición novedosa la de que los Países Miembros deben proteger el nombre comercial sin la obligación de depósito o de registro, pero a continuación y en forma aparentemente contradictoria señala que en el caso de que la legislación interna contemple un sistema de registro, se aplicarán las normas del Capítulo sobre marcas.

La duda está planteada pues, en términos de qué cosa sucede con la protección del nombre comercial cuando la legislación interna establece la posibilidad de dotarlo de un sistema de registro. Pues debe entenderse, claro está, que ese sistema de registro es el mismo establecido para la Propiedad Industrial en lo referente a marcas puesto que esa es la materia que regula la Decisión 344.

“Para dilucidar este tema conviene hacer mención al planteamiento que en similar sentido hace la doctora Hildegard Rondón de Sansó en su obra “El Régimen de la Propiedad Industrial” (Editorial Arte, 1995, Caracas, pág. 235), a propósito de comentar el artículo 128 de la Decisión 344. Señala la autora: “La norma citada indica que el nombre comercial sea protegido por los Países Miembros sin obligación de depósito o de registro, es decir, que no es necesario el registro para tener la protección de exclusividad, lo cual plantea el problema de qué sucede en las legislaciones nacionales que tengan un sistema de registro.

En tal caso, tiene igual derecho el titular de una denominación no registrada al titular de una denominación registrada?. Si se atiende a lo antes dicho, esto es, que el nombre comercial se protege sin necesidad de registro, la respuesta es obvia en el sentido de que el mismo derecho tiene el titular del registro como aquel que no lo posea.

“Por lo que atañe al sistema de registro, la Decisión 344 indica que en los países en que se prevea, se aplicarán las normas que ella establece para las marcas y la reglamentación que de las mismas haga el respectivo País Miembro”. “El Tribunal no puede estar menos que de acuerdo con la interpretación de la autora citada atrás, que permite armonizar de un lado el régimen comunitario andino de protección al nombre comercial -obligatorio para los Países Miembros- con el artículo 8º del Convenio de París para la Protección Industrial, que establece obligación en similar sentido.

La conclusión necesariamente será la de que en lo referente a la proteción del nombre comercial frente a la marca y a la igualdad de derechos para quienes ostenten uno y otra, deberá darse aplicación al principio de la prioridad para definir el conflicto entre una marca y un nombre comercial; de esta manera puede decirse, como regla general, que un nombre comercial preexistente que reúna los requisitos exigidos para su protección, puede oponerse al registro de una marca.

“De lo anterior cabe concluir que la remisión a la ley interna que hacen tanto el artículo 83 literal b) de la Decisión 344 como su artículo 128 no implica, sin embargo, que el ordenamiento jurídico comunitario esté cediendo a la aplicación del principio de prelación o de precedencia del derecho de integración sobre el derecho interno, sino que el legislador andino ha permitido aplicar al nombre comercial el sistema de registro marcario, con lo cual se puede facilitar el reconocimiento público del nombre comercial y asegurar su protección. “El autor Hermenegildo Baylos Corroza en su “Tratado de Derecho Industrial” (segunda edición, Editorial Civitas, 1993, pág. 848) hace la siguiente interpretación doctrinal del artículo 8º del Convenio de París que, para efectos de la obligatoriedad de protección al nombre comercial sin necesidad de registro, es exactamente aplicable al precepto legal contenido en el artículo 128 de la Decisión 344.

Señala al autor que “al declarar el artículo 8º del Convenio, que se protegerá el nombre comercial sin necesidad de registro, hay que entender que lo supone atribuir al nombre no registrado una protección plena que lógicamente implica la obtención del derecho exclusivo a su uso”. “De acuerdo con la doctrina podría concluirse entonces que la protección del nombre comercial puede obtenerse por una doble vía: por el uso y por la inscripción o registro en la oficina nacional competente, pero que no hay precedencia, prelación o privilegio alguno entre una y otra forma de protección, sino que ambas tienen la misma validez si cumplen con los requisitos exigidos, y, finalmente que la solución al conflicto en el tiempo entre estos signos se determinará por la aplicación del principio prior tempore potior iure.” “De todo lo anteriomente expuesto cabe deducir “sin lugar a dudas que el registro no es obligatorio en el derecho comunitario andino, que basta con el uso comercial para que éste tenga derecho a la protección industrial y que en presencia de conflicto entre una marca y un nombre comercial, éste se ha de resolver por aplicación al principio in dubio pro signo priori que le otorga al nombre comercial prioridad sobre la marca en el caso de que el propietario de aquel demuestre su utilización con anterioridad al registro de la marca” En síntesis, en cuanto a la protección al nombre comercial a la luz de las disposiciones de la Decisión 344, prima como elemento fundamental el uso, y subsidiariamente puede establecerse un sistema de registro para efectos, entre otros, de prueba de ese uso, de la prioridad del mismo, etc, pero no en el sentido de que el registro desplaza al uso, por lo que un nombre comercial registrado pero no utilizado no tendrá la efectiva protección jurídica.

El uso apoyado en el registro, estima este Tribunal, es la conjunción deseable para la transparencia y nitidez de la debida protección al nombre comercial y la solución a los conflictos existentes entre los dos signos: nombres comerciales y marcas. VII. CONDICIONES DE VALIDEZ DEL NOMBRE COMERCIAL La distintividad, la licitud y el uso de nombre comercial, son los requisitos que la Doctrina y la Jurisprudencia de este Tribunal ha reconocido para la validez de este signo. En la sentencia proferida dentro del Proceso 20-IP-98 caso MANUELITA (Gaceta Oficial Nº 332 del 30 de marzo de 1998) y reiterado en los Proceso 3-IP-98 y 27-IP-98 se establecieron los siguientes requisitos para el nombre comercial: “DISTINTIVIDAD, tanto intrínseca, esto es capacidad distintiva propia, como extrínseca o disponibilidad, lo que significa que no constituye el nombre comercial o social, una marca u otro signo usado por otra persona o empresa.

El nombre comercial no debe ser confundible con otro ya empleado para individualizar personas físicas o jurídicas u otros signos y puede servir de base para presentar observaciones a una solicitud de marca. “El otro requisito es la LICITUD, con lo que se pretende que no esté constituido por signos prohibidos por la ley, ni contrarios a las buenas costumbres y a la moral; ni tampoco ser engañoso ni contradecir el principio de veracidad; ni implicar riesgos de asociación, de confusión o dilución con otros signos distintivos, ni atentar contra el derecho de terceros, “ni implicar alguna práctica desleal o parasitaria”.

(Aracama, obra citada, pág., 205). El uso del nombre comercial como medio de alcanzar su protección debe reunir las características de ser personal, público y continuo, aspectos abordados en las sentencias pronunciadas dentro de los Procesos 20-IP-97 (Gaceta Oficial Nº 332 del 30 de marzo de 1998) y 30-IP-98 (aún no publicada en la Gaceta Oficial), en los siguientes términos: “ser personal, es decir que la utilización y el ejercicio de la actividad que protege, sea por parte de su propietario; público, cuando se ha exteriorizado, es decir, cuando ha salido de la órbita interna; ostensible, cuando puede ser advertido por cualquier transeúnte; y continuo, cuando se usa de manera ininterrumpida, ya que el nombre se adquiere por el uso y se pierde por el no uso que debe ser definitivo y no ocasional como el cierre de un negocio por inventario (profesor Aracama, obra citada, pág. 206).

“El uso continuo de un nombre comercial como requisito de observación de una marca o de nulidad de la misma, refleja un período de tiempo prudente del que pueda deducirse que dicho uso llegue a ser conocido por el público. En este caso el uso no puede equipararse al simple conocimiento que el público tenga del nombre comercial por parte del titular a través de los medios publicitarios, sino al ejercicio real y efectivo de la actividad comercial que el nombre protege.

“La sola inscripción de una sociedad en el registro mercantil no significaría de por sí que se ha utilizado el nombre comercial, pues no hay impedimento para que subsista ese nombre social y que la actividad de la sociedad con ese nombre se desarrolle dentro de un período de tiempo posterior. O bien puede la sociedad utilizar otro nombre comercial para el ejercicio de la actividad a la que la compañía se dedica.

“La prueba del uso del nombre comercial corresponde a quien alega su existencia y a quien formula la observación a la marca o a otro signo por su anterior uso, uso que debe preceder al registro de la marca impugnada, en aplicación del principio “prior tempore, potior iure”. “Si la legislación interna de un País Miembro hubiere adoptado el registro del nombre comercial, según la Decisión 313 este acto constituiría la prueba de uso”.

La prueba de uso del nombre comercial deberá hacerse por los medios procesales que la legislación nacional ponga al alcance de quien ejercita el derecho de defensa y se concretará a que el nombre ha venido siendo utilizado con anterioridad al registro de la marca con la cual enfrenta su coexistencia. “La simple alegación del uso no habilita al poseedor del nombre comercial para hacer prevaler sus derechos.

La facilidad de determinar el uso puede provenir de un sistema de registro o de depósito que sin ser esenciales para la protección, proporcionan por lo menos un principio de prueba en favor del usuario”. (Proceso 3-IP-98). Dentro de las legislaciones internas de los Países Miembros, la disposición del artículo 216 de la Ley peruana en la materia expresa que: “en los casos que se pretenda hacer valer un derecho en base a un nombre comercial, usado o registrado, el titular del nombre comercial deberá demostrar su uso por conocimiento del mismo en el Perú, por parte del público consumidor pertinente, para distinguir actividades económicas iguales o similares a aquellas que se distinguen con el signo que motiva el inicio de la acción legal”.

La Ley ecuatoriana en el artículo 230 exige un uso de 6 meses para adquirir el derecho de un uso exclusivo de nombre comercial. VIII. LA DISTINTIVIDAD Y RIESGO DE CONFUSIÓN Tanto el nombre comercial como la marca pueden estar constituídos por un conjunto de palabras o denominaciones, una sigla, un gráfico, una combinación de palabras y gráficos, un nombre, un apellido, etc., y así mismo estarían sujetos a las causales de irregistrabilidad provenientes de la genericidad, descriptividad, razones de orden público, situaciones de orden moral, etc. que se señalan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

Estos dos tipos de signos distintivos tienen como función esencial, distinguir e identificar los productos y servicios en el caso de las marcas y la actividad comercial que desarrolla o desempeña una persona natural o jurídica o moral, en el caso de los nombres comerciales. Lo analizado sobre la distintividad de una marca cabe aplicar también a las condiciones que debe reunir el nombre comercial para que merezca la protección legal prevista en la norma comunitaria.

El literal b) del artículo 83 de la Decisión 344 protege a un nombre comercial usado con anterioridad al registro de una marca siempre que ésta sea idéntica o se asemeje aclarando que no basta la mera semejanza entre los dos signos para que opere la prohibición sino que ésta sea suficiente y necesaria para producir o inducir al público a error o confusión entre los productos y actividades que en los dos signos se aplique.

“Si la utilización personal, continua, real, efectiva y pública de nombre comercial ha sido posterior a la concesión de los derechos marcarios, éstos tendrán prevalencia sobre el uso de nombre comercial” (Proceso 20-IP-95). La confundibilidad entre dos signos, sea proveniente de signos idénticos o semejantes, frente a los mismos productos o actividades que ellos amparan, descarta la posibilidad de que en el mercado puedan coexistir, porque los signos en estas circunstancias más que distinguir confunden y lo confundible se opone a la esencia de un signo distintivo.

Es que la distintividad es parte de una competencia en el mercado, en tanto que la confundibilidad entre signos, es una de las representaciones más comunes de una desleal competencia, que en ningún instante protege ni trata de proteger el derecho marcario o la propiedad industrial. La distintividad de los signos juega una doble función: en primer lugar proteger al consumidor, como elemento fundamental de toda relación comercial, evitándole la confusión ya sea en cuanto al origen o procedencia empresarial de dos signos semejantes o iguales, para que al momento de realizar el acto de adquisición no caiga en el error de que los productos o servicios o las actividades que se aplican a esos signos proceden o tienen un mismo origen industrial, o que por tener esas semejanzas adquieren la misma calidad.

El segundo elemento de protección está referido al titular del signo, para evitar que en forma inescrupulosa y abusiva terceros se aprovechen de las ventajas de sus productos, de su clientela y del “good will” y registren o adopten nombres similares o iguales o idénticos a los suyos pretendiendo confundir al consumidor con uno u otro signo. Las normas referentes a la propiedad industrial deben analizarse tomando en cuenta no sólo la posición de las empresas que ofrecen los productos o servicios, sino también, y principalmente, la del consumidor.

Para evitar la confusión sea en el momento mismo del registro (confusión actual), o en el futuro, esto es al momento del uso de los signos (confusión potencial), la Decisión 344 ha prohíbido el ingreso posterior al registro de una marca, cuando con anterioridad ha habido el uso de un nombre comercial idéntico, igual o semejante para productos o servicios que puedan tener alguna identidad o grado de competitividad.

La confusión que puede llegar a determinarse o pronunciarse por parte del respectivo funcionario no implica el acatamiento o la sujeción a reglas legales ni a procedimientos matemáticos preestablecidos ni a conceptos absolutos sino que surge de la concurrencia de varios factores que en cada caso se presentan y a las múltiples y variadas circunstancias que se desprenden del respectivo análisis.

En el campo de la confusión entre dos signos distintivos, la casuística es tan amplia y diversa que las semejanzas entre ellos se analizará en concordancia con las aspectos fácticos y en cada uno de los campos que rodean al caso entredicho. De todos modos, la determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración o del juzgador el que, alejándose de un criterio arbitrario, ha de determinar la confundibilidad con base a reglas y principios que la doctrina y jurisprudencia han sugerido para efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad absoluta a una semejanza que es “un concepto jurídico indeterminado en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, desde los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas sin descomponer su afinidad fonética y, en su caso gráfica donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(“Sección de Derecho de la Propiedad Industrial Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España 1998, Pág. 11161). O como ha dicho este Tribunal, el examen para establecer la confundibilidad “requiere de un análisis global o del conjunto de los signos, sin limitaciones en cuanto al número de sílabas o sin minimizaciones de sus componentes o análisis extensivos o técnicos en otros campos, pues el examinador al colocarse en el lugar del consumidor medio y tratándose de productos de consumo masivo, debe percibir o asimilar que éste no efectúa en cuanto a marcas o signos un profundo examen de los mismos, sino que se guía por una imagen general, superficial y ligera de las marcas, y lo que percibe y recuerda a primera vista sería el elemento diferenciador que le sirve para determinar o no la existencia de confundibilidad”.

(Proceso 20-IP-97). En el caso sub judice, y por los hechos relatados por el H. Consejo de Estado de Colombia y del contexto de la propia demanda, la actora pretende hacer valer el uso y depósito del nombre comercial efectuado en 1978, impugnando para tal efecto la inscripción de la marca FAIRBANKS bajo el argumento de que ambos signos protegen los mismos productos y es idéntico al signo que hace parte del nombre comercial de INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA S.A., como así mismo con la argumentación de que dicha compañía “es la única que puede registrar el nombre y la marca FAIRBANKS”.

Cabe pues, entrar a considerar algunos aspectos y reglas sobre la confundibilidad entre signos distintivos. La confusión entre signos puede presentarse en tres aspectos el visual o gráfico, el auditivo y el ideológico lo que genera confundibilidad por similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales. La confusión visual o gráfica es provocada por la imagen que el signo refleja en la mente del consumidor debido a la similitud ortográfica que se origina por la igualdad en las letras, el número de sílabas, la posición o ubicación de las vocales y consonantes, la similitud de las primeras y últimas letras, la entonación o acentuación de las mismas, los colores de las denominaciones, etc La confusión fonética no responde sino a una misma percepción fonética de una denominación que no llega a distinguir un sonido de otro, lo cual produce una confusión auditiva entre los dos signos materia de comparación. La percepción sonora de un signo y otro, es tan semejante, que dificulta al consumidor el apreciar sus diferencias auditivas, de tal forma que su semejanza induce a la confusión. Otro elemento referencial para determinar la confusión es el de la clase de productos o actividades que representan el signo y el nombre comercial y el tipo de consumidor.

Así, determinados productos de consumo masivo, para un público no especializado o técnico, el análisis entre dos signos no tiene, en muchas ocasiones sino el carácter de superficial, ligero o desapercibido, podría decirse, hasta indiferente. En tanto que en otro tipo de productos, donde se requiere de un conocimiento técnico o profesional o que el costo de los mismos es elevado, el consumidor es extremadamente cauteloso en apreciar el producto o el servicio, y conoce de la calidad y características de una marca y de otra.

En el primer caso, el examen de comparación entre los signos debe ser más riguroso y estricto, pues para el público, la tendencia a la confundibilidad es más proclive y generalizada que en el supuesto del consumidor técnico o profesional, experto o cualificado, para quien la indagación o la investigación respecto a las marcas y a los productos que a ella se aplican es más minuciosa y pormenorizada, por lo que el riesgo de confusión se aminora.

Entre los signos confrontados, la denominación FAIRBANKS es parte integrante del nombre comercial previamente depositado en 1978 INDUSTRIAS FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA S.A., signos que como se ha manifestado deben analizarse en su visión integral sin disgregar los factores que los componen y como una unidad estructural, constando en el primero un término de uso común que no tiene la calidad de individualizador ni de identificador como es INDUSTRIAS, palabra a la que podría aplicarse la explicación del tratadista Fernández - Novoa basado en algunos fallos de los tribunales españoles, respecto a una excepción a la regla que se comenta.

En relación con las marcas denominativas señala el citado autor. “ ( ) Está plenamente justificada, a mi modo de ver, la regla de que al comparar las marcas denominativas hay que prescindir del elemento genérico de las mismas; es más: la omisión debe extenderse así mismo a los componentes simplemente descriptivos de las denominaciones confrontadas.

Varias son las razones que justifican el que en la comparación de las marcas denominativas se haga caso omiso de sus componentes genéricos y descriptivos. En primer término porque los componentes genéricos no son apropiables en exclusiva por pertenecer al dominio público. En segundo término, porque si bien es cierto que el componente genérico o descriptivo de las marcas genéricas será muy probablemente la parte más fácilmente recordada por el consumidor, no lo es menos que el consumidor asociará tal componente al género o a las propiedades del producto correspondiente, y no al origen empresarial del producto.

O, -lo que es lo mismo- el componente genérico o descriptivo de una marca denominativa desencadena, por lo general, en el consumidor asociaciones mentales relativas al producto per se y no al origen empresarial del producto. Si es así que el componente genérico o descriptivo de la denominación no desempeña, en principio, una función marcaria debe prescindirse de tal componente en la comparación de las marcas denominativas.” (Fundamentos de Derecho de Marcas.

Editorial Montecorvo S.A. Madrid, 1984, págs. 217 y 218) A la regla de oro para examen de marcas de la visión en conjunto, global o integral de los signos, la doctrina, especialmente el tratadista Pedro Breuer Moreno, y la jurisprudencia reiteradada en varias sentencias de este Tribunal, se añaden las siguientes, susceptibles de ser aplicadas para otros signos distintivos: “2.

Cotejo sucesivo y no simultáneo de los signos. “La doctrina explica que esta regla tiene su fundamento en que, por lo general, el consumidor observa las marcas en forma separada, razón por la cual su aplicación permite percatarse de si la imagen dejada por uno de los signos es recordada o no cuando se visualiza el otro. En el evento en que se genere la asociación de las dos marcas, habrá un indicio sobre el hecho de que la coexistencia de ellas originaría un riesgo de confusión. “Debe tenerse en cuenta que la aplicación de esta regla es relativa, pues las modalidades de comercialización actualmente utilizadas en el mercado muestran en muchas ocasiones que productos iguales ofrecidos por distintos empresarios son puestos en un mismo espacio geográfico y que es precisamente la identidad o semejanza de esos productos los que motivan la organización conjunta de los bienes, independientemente del origen empresarial.

Esta circunstancia resulta evidente en relación con varios bienes de consumo masivo, respecto de los cuales al consumidor se le presentan las marcas simultáneamente. La anterior acotación se hace para poner de presente que el carácter simultáneo o sucesivo del cotejo depende de la forma general en que los productos o servicios sean puestos a disposición del público al que se encuentran dirigidos.

“3. Importancia de las semejanzas más que de las diferencias. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ella, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos (Breuer Moreno. Cita de Manuel Pachón, “Protección de los Derechos de la Propiedad Industrial”, Editorial Temis S.A., Bogotá, página 69).

“4. Análisis prospectivo de la posición del consumidor. “Siendo como es que el carácter distintivo de la marca se exige, y al mismo tiempo se protege, en aras de los intereses del consumidor, y de contera de los del titular, quien pretenda realizar un estudio sobre el riesgo de confusión de dos signos entre sí debe asumir la posición del público al que los productos o servicios están dirigidos.

“Normalmente, cuando se verifica el análisis del riesgo de confusión, uno de los signos, o ambos, no han sido aún usados, lo que implica que la autoridad encargada de pronunciarse sobre el asunto debe hacer un juicio prospectivo sobre ese riesgo, preguntándose si una vez que los bienes sean puestos en el comercio, el consumidor común razonablemente se verá expuesto a confundirse en razón de la similitud de las marcas.

“5. El cotejo de los productos o servicios identificados o que se pretende identificar mediante la utilización de los signos. “Todas las reglas enunciadas sin duda alguna contribuyen al estudio del riesgo de confusión, pero resulta necesario, además, tener en cuenta la naturaleza de los productos o servicios identificados o que se pretenden identificar mediante la utilización de los signos enfrentados.

“Esta regla, más que de orden doctrinario o jurisprudencial, tiene origen legal. Ciertamente, en el marco de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, ella se desprende del mismo literal a) del artículo 83 pues la prohibición de registro de un signo idéntico o similar a uno anteriormente registrado o solicitado, está circunscrita al hecho de que exista identidad o semejanza entre los productos o servicios que se distinguen o que se pretenden individualizar con los signos cotejados.

Es una de las manifestaciones del llamado principio de la especialidad conforme al cual el derecho al uso exclusivo de una marca sólo está referido a determinados productos o servicios, esto es, los comprendidos en el registro, y no a todos los que existen o puedan llegar a existir. “Del citado principio se desprende, como consecuencia más importante, la posibilidad de que en un mismo mercado nacional coexistan dos o más registros sobre una misma marca, o sobre marcas similares, a nombre de titulares diferentes”.

Proceso 4-IP-98 (Gaceta Oficial Nº 375 del 7 de octubre de 1998, marca OPTIPAN). IX. SIGNOS COMPUESTOS O COMPLEJOS Una denominación marcaria puede integrarse por uno o varios vocablos, constituyéndose por ello en una marca denominativa compuesta o compleja como puede ser en este caso el nombre comercial usado por la actora, en el cual es necesario catalogar o especificar cual de esos términos es el que imprime la distintividad al signo. En el Proceso 21-IP-98 al respecto se dijo: “En la comparación del signo a registrarse cuando es compuesto, también es necesario determinar cuál es la palabra que puede darle más caracterización o fuerza distintiva o es la precisa para que haga posible su identificación y diferenciación con otros, que lleven uno o varios de los vocablos ya registrados.

De existir un nuevo vocablo en el segundo signo que pueda claramente lograr que las semejanzas entre los otros términos queden diluídas, el signo sería suficientemente distintivo para ser registrado”, o cual es el elemento de la marca que tiene mayor fuerza de penetración y retención en la mente del consumidor, que le imprime el carácter de individual y distintivo del signo. Con la misma orientación se cita el extracto de la Jurisprudencia de la Tercera Sala, del Tribunal Supremo de España “En la comparación de signos distintivos hay que prestar especial atención a los elementos que contienen la mayor carga expresiva ya que de éstos pueden derivarse los necesarios matices diferenciadores que permiten eliminar el posible riesgo de confusión que trata de preservar el artículo 124 del Estatuto ”.

(“Separata Pág. 11157, Nº 648) La misma autoridad jurisdiccional española, en sentencia de 13 de julio de 1993, manifestó: “Segundo.- Como tiene dicho reiteradamente y de manera constante, esta Sala que ahora enjuicia, la determinación de la confusión que pueden generar las denominaciones o signos incluidos en las marcas solicitadas, con relación a otras registralmente preexistentes y, por consiguiente, prioritarias en el derecho de inscripción en el Registro de la Propiedad Industrial, ha de efectuarse atendiendo a la semejanza fonética o gráfica de dichas denominaciones o signos, apreciados éstos en su conjunto y fijándose, en caso de estar formados por varios elementos, principalmente en aquellos que tengan una mayor fuerza expresiva capaz de atraer una mayor y particular atención para los destinatarios al que el mensaje es dirigido, de forma que éstos, por tal causa, tengan una mayor retención en sus mentes que les haga recordar por tal impacto intelectual un producto determinado como perteneciente a la marca en cuestión. (“Separata Pág. 7052.

Nº 621) En la sentencia expedida por el Tribunal Supremo Español de 21 de enero de 1997, Sala Tercera, Sección Tercera, Marca AGA (Separata de la Revista General de Derecho, Nº 642, Valencia, Marzo, 1998, Pág. 2440), se expresó: Primero.- “Las pautas generales del comportamiento colectivo, que constituyen ciertamente, según reiterada jurisprudencia de esta Sala, uno de los elementos a tomar en consideración al decidir si el acceso al Registro de la marca posterior generará o no el riesgo de confusión en el mercado que la normativa reguladora de la materia trata de evitar, se invocan oportunamente en la sentencia apelada, pues, en efecto, no es previsible que en el comportamiento colectivo la marca “AGA Ayuda General del Automóvil” vaya a ser utilizada en su completa literalidad, presentándose como más probable su reducción en el uso al solo vocablo AGA.” Segundo.- “La aceptación de esa probable reducción como punto de partida en el juicio comparativo de las marcas enfrentadas no supone desconocimiento ni vulneración del criterio que como principal y directo ha reiterado esta Sala, que propugna en ese juicio comparativo una visión de conjunto, estructural, en el que el todo prevalezca sobre las partes o factores componentes, pues esa visión global o de conjunto a tomar en consideración es precisamente la constituida por la percepción que del signo distintivo, en su conjunto, en su globalidad, haga probablemente la colectividad.” Al entender de este Tribunal el juez consultante deberá, para el análisis que efectuará en orden a determinar la confundibilidad entre los dos signos, si éstos protegen actividades y productos que en cierta forma tienen el mismo círculo, área, sector o campo comercial, en el cual puede circular un público consumidor especializado o técnico en cuanto al escogitamiento del producto o un público desprevenido, situación ésta que produce una menor posibilidad de caer en error o confusión; deberá así mismo, encasillar con precisión cuál es en el nombre comercial la palabra o palabras que tienen mayor eficacia individualizadora o es el más llamativo o singularizador y que mayormente atraiga la atención del público consumidor o cómo éste utiliza en el comercio ordinario dicho nombre comercial, queriendo significar con esto, cómo el consumidor ha identificado al nombre comercial con una cualquiera de las palabras del signo compuesto, y que esa determinada o determinadas palabras serán las dominantes para apreciar si con la marca registrada se produce la confusión que lleve al público a error o confusión entre los signos, pues si luego del examen previsto, llega a la conclusión que en el uno y otro caso FAIRBANKS es la denominación sujeta a comparación, la identidad de ellos, desplaza a las reglas de análisis de mera confundibilidad o semejanzas, toda vez que lo idéntico es confudible por esencia, y por lo tanto se imposibilitaría la coexistencia en el mercado de los dos signos; cosa que no ocurriría si la materia comparativa se restringe a FAIRBANKS (de la marca) frente a las otras expresiones del nombre comercial como puede ser FAIRBANKS MORSE DE COLOMBIA, O FAIRBANKS MORSE, impregnando éstos una caracterisitca propia al nombre comercial que lo haría posiblemente inconfundible o por lo menos si bien existen semejanzas tambien hay diferencias que podrían permitir la coexistencia del signo; o por último, en el caso de MORSE DE COLOMBIA o MORSE, expresiones distinguibles que permitirían diferenciar a los dos signos, por lo que guardando cada cual su propia suficiencia distintiva se inclinaría por el criterio de la no confundibilidad, todo con sujeción al propio criterio del juzgador.

Esta comparación entre los dos signos, según se ha dicho, ha de efectuarse tomando en consideración los productos que la marca ampara y las actividades que con el nombre comercial se desarrollan y de no existir ningún rasgo de competencia o de ser productos que no tienen el mismo campo o círculo comercial, la confundibilidad no se produciría, pese a que entre los signos analizados individualmente dicha confusión se dé o pueda darse en el futuro.

La relación entre los productos es indispensable como elemento sustancial de la confundibilidad, pues la confundibilidad se produce cuando el público asimila los productos con el signo que los identifica. Signos idénticos o semejantes para productos diferentes, salvo los notoriamente conocidos, pueden coexistir en el mercado. La materia comparativa debe establecerse entre los productos que la marca identifica y la actividad que desarrolla la empresa o el contenido del depósito del nombre comercial y no con el objeto social de la actora, pues éste no es un signo distitntivo debidamente protegido en la legislación andina comunitaria.

Respecto a los criterios para determinar la similitud o la conexión competitiva entre bienes o productos, el Tribunal en el Proceso 8-IP-95 (Gaceta Oficial No. 231 de Octubre 17 de 1996) expresó lo siguiente: “La doctrina ha planteado o elaborado algunas pautas o criterios que pueden conducir a establecer o fijar la similitud o la conexión competitiva entre los productos (Jorge Otamendi, Carlos Fernández-Novoa y Luis Eduardo Bertone y Guillermo Cabanellas de las Cuevas).

Ellos se sintetizan: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclator. “Esta regla tiene especial interés cuando se limita el registro a uno o varios de los productos de una clase del nomenclator, perdiendo su valor al producirse el registro para toda la clase. En el caso de la limitación, la prueba para demostrar que entre los productos que constan en dicha clase no son similares o no guardan similitud para impedir el registro corresponde a quien alega.

“b) Canales de comercialización. “Hay lugares de comercialización o expendio de productos que influyen escasamente para que pueda producirse su conexión competitiva, como sería el caso de las grandes cadenas o tiendas o supermercados en los cuales se distribuye toda clase de bienes y pasa desapercibido para el consumidor la similitud de un producto con otro.

En cambio, se daría tal conexión competitiva, en tiendas o almacenes especializados en la venta de determinados bienes. Igual confusión se daría en pequeños sitios de expendio donde marcas similares pueden ser confundidas cuando los productos guardan también una aparente similitud. ( ). “d) Relación o vinculación entre los productos. “Una relación entre los productos vendidos puede crear una conexión competitiva.

No es lo mismo vender en un lugar helados y muebles, que vender al mismo tiempo cocinas y refrigeradoras, entre las cuales existe una vinculación. “e) Uso conjunto o complementario de productos. “Los productos que comúnmente se puedan utilizar conjuntamente (puertas y ventanas) pueden dar lugar a confusión respecto al origen empresarial, ya que el público consumidor supondría que los dos productos son del mismo empresario.

La complementariedad entre los productos debe entenderse en forma directa, es decir, que el uso de un producto puede suponer el uso necesario del otro, o que sin un producto no puede utilizarse el otro o su utilización no sería la de su última finalidad o función. “f) Partes y accesorios. “La confusión en este caso se produciría si entre el producto principal y el accesorio hay una cierta identidad con el producto final (motores y válvulas, pero no en caso de tornillos y carburadores).

“g) Mismo género de los productos. “Pese a que los productos pueden estar en diferentes clases y cumplir diferentes funciones o finalidades, si tienen características generales, existe la posibilidad de la similitud (medias de deporte y medias de vestir). “h) Misma finalidad. “Productos pertenecientes a diferentes clases pero que tienen similar naturaleza, uso o idénticas finalidades, pueden inducir a error o confusión. “i) Intercambiabilidad de los productos.

“Si es posible que un producto pueda ser sustituido por otro, es decir si son intercambiables en cuanto a su finalidad, la conexión competitiva es palpable”. X. MARCAS MIXTAS La marca impugnada FAIRBANKS está integrada por esta denominación y un gráfico que representa un mapa mundi, características que otorgan a este signo el carácter de mixto y para proceder a la comparación entre una marca denominativa y mixta es necesario, en primer lugar precisar cuál es el elemento predominante en esta última que le de la mayor fuerza distintiva al signo, anotándo como ya lo ha expresado este Tribunal, que en una marca mixta, en forma general, prevalece el elemento denominativo sobre el gráfico, partiendo de la base que la palabra es la única forma que existe en la práctica para solicitar un determinado producto, en tanto que el signo gráfico es con frecuencia ambiguo.

(Proceso 4-IP-91,Gaceta Oficial Nº 77 del 16 de diciembre de 1991, ratificado en Procesos 9-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995 y 25-IP-97, G.O. Nº 329 de 9 de marzo de 1998). Sinembargo, esto no excluye la valoración del elemento gráfico. Como anota el tratadista Carlos Fernández - Novoa (“Fundamento de Derechos de Marcas, Pág. 240) en la marca mixta es necesario encontrar “la dimensión más característica de la misma”.

Esta misma corriente jurisprudencial, se observa dentro del fallo pronunciado por el Tribunal Supremo Español, sala 3a de 30 de enero de 1997, cuyo criterio se recoge en los siguientes términos: “En la determinación de la similitud o semejanza entre los signos enfrentados deben prevalecer los elementos denominativos sobre los gráficos, ya que éstos no desempeñan ninguna función diferenciadora cuando los productos se solicitan o anuncian verbalmente” (Separata de la Revista General de Derecho, Número 642, Valencia, página 2458).

Si en la comparación de signos, el uno denominativo y el otro mixto, el gráfico constituiría el elemento diferenciador, es decir el que imprime distintividad a la marca, la similitud entre dos signos no se daría, descartándose la posibilidad de confusión, con la perspectiva de la coexistencia pacífica en el ambito comercial. (Proceso 09-IP-94).

En ciertas marcas mixtas aunque predomine la denominación por ser la forma más usual para solicitar el producto o servicio, las siglas o el anagrama de la marca, o el tipo de letra o el gráfico o dibujo puede ser la identificación más característica de ese signo y el público consumidor al visualizar la sigla o la letra, identifican en forma inmediata a la marca con su propia denominación, por lo que este elemento se constituirá en predominante, como podría ser el caso de la estrella del vehículo Mercedes Benz.

XI. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD DE LAS MARCAS El artículo 93 de la Decisión 344 confiere el derecho, a cualquier persona que tenga interés legítimo, para presentar observaciones, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la publicación de la solicitud de registro de una marca. Vencido dicho plazo, la Oficina Nacional Competente decidirá sobre las observaciones y el otorgamiento o denegación de la marca.

Para el supuesto de observaciones el artículo 96 prevé que la “Oficina Nacional Competente” procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. La norma comentada del artículo 96 lleva implícita una obligación para la Oficina Competente cual es la de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, lo que significa, en otras palabras, un análisis del signo solicitado frente a las prohibiciones de registrabilidad contenidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.

El Tribunal en varios de sus fallos interpretativos de este artículo ha sostenido, y ahora lo reitera que dicha norma exige que el examen de fondo debe practicarse no solamente cuando se presenten “observaciones” sino también en el caso de inexistencia de ellas, porque “el fin y el objetivo de la norma es el de que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo conceda o niegue el registro” (Proceso 11-IP-98, Marca PAVCO, Gaceta Oficial Nº 359 de 4 de agosto de 1998.

Ver Procesos 33-IP-95 Gaceta Oficial Nº 257 de 14 de abril de 1997, 12-IP-96 Gaceta Oficial Nº 265 de 16 de mayo de 1997, 9-IP-97 Gaceta Oficial Nº 336 de 27 de abril de 1998, 13-IP-96 Gaceta Oficial Nº 343 de 26 de mayo de 1998, y 4-IP-96 Gaceta Oficial Nº 344 de 28 de mayo de 1998). En el mencionado Proceso 11-IP-98 al concretar la facultad de la Oficina Nacional Competente sobre el examen de fondo, el fallo las delimitó en los siguientes términos: “Pero en cambio, no le está permitido establecer dentro de esa amplia facultad conferida a la oficina nacional, más causales de irregistrabilidad que las consagradas en los artículos 82 y 83.

Son atribuciones de la administración que no pueden ser transferidas a otra autoridad ni ser ésta objeto de reproche por haber cumplido con la obligación de proceder al examen de fondo del signo, y de resolver sobre la registrabilidad o no del mismo. El que haya acertado o no la autoridad es el efecto de ejercer su atribución, en cuya alternativa, las normas comunitarias y legislaciones internas, contienen preceptos sobre revocatoria o enmienda, para corregir el acto administrativo proferido con incumplimiento de las disposiciones relativas al registro de marcas”.

XII. NULIDAD DEL REGISTRO No cabe duda sobre la legitimidad del titular de un nombre comercial para recurrir ante la autoridad nacional competente en aras de solicitar la nulidad del registro de una marca que “se haya concedido en contravención de cualquiera de las disposiciones de la presente Decisión” (literal a) del artículo 113 de la Decisión 344), pues es obvio entender que si el literal b) del artículo 83 de ese mismo cuerpo normativo comunitario prohíbe el registro de una marca posterior que se confunda con nombre comercial protegido, el titular del nombre comercial tiene un interés para actuar y lograr que se restaure los agravios ya producidos en perjuicio suyo.

Pero este derecho no significa de por sí el éxito de la respectiva pretensión o acción. Parte interesada según los términos del artículo 113 es, procesalmente “quien puede aducir un interés legalmente protegido como base o fundamento de la acción” (Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Guillermo Cabanellas, Tomo VI, 23 Edición; Editorial Heliastas, Buenos Aires, 1994) (Ver Proceso 10-IP-97 COLSUBSIDIO, 28-IP-95 CANALI y Proceso 04-AN-97 CONTRACHAPADOS).

Y este Tribunal en varias sentencias ha reiterado que el titular de un nombre comercial es “parte interesada” según lo exige la norma de dicho artículo para tener legimitación activa en un proceso de esa naturaleza. La acción de nulidad prevista en la norma del artículo 113 es imprescriptible por la deduccion del texto de dicha norma cuando dispone que “las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento”.

Además el recurso previsto en el artículo 113 procede únicamente por causales también “taxativas” consagradas en el texto legal comunitario, “pero todas de “ilegalidad”; y constituyendo ellas -como puede apreciarse- numero clausus para el intérprete y, se entiende también para el juez en el momento en el que le corresponda aplicarlas” (Proceso 28-IP-95).

Así las cosas, el titular de un nombre comercial está revestido del derecho o facultad de presentar observaciones al registro de una marca con la condición sustancial de que pueda prestarse a confusión o error entre los consumidores. Una vez inscrita la marca en el entendido de que la Oficina Nacional Competente no se percató o no pudo detectar la similitud entre el signo usado y la marca por registrarse, al titular de nombre comercial le cabe como alternativa procesal en defensa de sus derechos, recurrir a la acción contemplada en el artículo 113 de la Decisión 344, “si su derecho estuviere protegido por alguna de las causales o motivos de impugnación previstos en dicha norma, porque una marca anteriormente registrada seguirá vigente en tanto en cuanto no se impugne su validez o legalidad, impugnación precisamente prevista en el citado artículo 113” (Proceso 4-IP- 98, Gaceta Oficial Nº 375 de 7 de octubre de 1998 marca OPTIPAN).

Como se anotó en el Proceso 25-IP-95 (Gaceta Oficial No. 241 de 20 de enero de 1997) una deficiencia técnica para detectar la identidad o la similitud entre marcas o entre marcas y nombres comerciales, con el consiguiente riesgo de confusión en el mercado comunitario, no puede desplazar a la tutela jurídica sobre los derechos de una marca idéntica o similar debidamente protegida o, inversamente, un nombre comercial debidamente protegido no puede quedar desamparado legalmente frente a la inscripción posterior de una marca.

Si la norma comunitaria protege al nombre comercial principal y esencialmente por el uso, es fácil advertir que la Oficina Nacional Competente al no contar con registro de los nombres comerciales puede conceder el registro marcario con violación no intencional de las normas comunitarias, como puede ser el registro de signos distintivos idénticos o similares y para los mismos productos que confluyen en una confusión derivada de similitudes gráficas, fonéticas o conceptuales, pero esa inadvertencia puede ser subsanada recurriendo a las acciones previstas por la propia Decisión 344, con fundamento en la acción de nulidad posterior a la inscripción de la marca que prevé la citada norma en el artículo 113.

Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1. El artículo 81 de la Decisión 344 al referirse a la distintividad, la destaca como elemento que hace posible la diferenciación de productos pertenecientes a una persona o empresa de los bienes idénticos o similares de otra, permitiendo al consumidor distinguirlos y distinguir también la fuente empresarial. 2.

De conformidad con el artículo 81 de la Decisión 344, la distintividad es un requisito de la esencia de la marca, hace parte de su contenido conceptual y por esta razón no pueden acceder al registro los signos que se confundan con el producto o servicio en sí mismo considerados, así como tampoco aquellos que presenten similitud confusionista con otros signos ya registrados o solicitados para registro por terceras personas. 3.

La legislación comunitaria protege a los nombres comerciales en función de su uso, sin perjuicio de que un País Miembro pueda establecer un sistema de registro que, en todo caso, abonaría en favor de la prueba de tal uso. 4. La sóla inscripción de un nombre social en el respectivo registro mercantil no se ha de entender como uso de esa denominación como nombre comercial. 5.

Un nombre comercial anteriormente usado en forma personal, pública, ostensible y continua puede constituir un obstáculo para el registro de una marca posteriormente solicitada o registrada. En este último caso, sería procedente la demanda de nulidad de dicha marca, siempre que se pruebe que el uso del nombre comercial reúne las condiciones precedentes, correspondiendo la carga de la prueba al impugnante, quien se valdrá para ese efecto de los medios probatorios previstos en la legislación interna. 6.

Al juez Nacional le corresponde determinar la relación entre el nombre comercial y la marca, debiendo establecer su confundibilidad en cuanto a los signos en sí mismos, como a las actividades y productos o servicios protegidos por el nombre o la marca, respectivamente. Para determinar la confundibilidad se recurrirá a los principios doctrinales y jurisprudenciales que al respecto se han enunciado en esta sentencia. 7.

Para determinar el riesgo de confusión no sólo ha de tenerse en cuenta la identidad o la similitud entre los signos cotejados sino, además, la naturaleza de cada uno de los productos o servicios que con tales signos se pretenda amparar frente a la actividad que se desarrolla con el nombre comercial. 8. Para determinar la confundibilidad en un conjunto marcario no se tomarán en consideración los elementos o vocablos genéricos así como los de uso común o los que no tengan fuerza diferenciadora alguna, pues éstos no cumplen la función esencial de la marca como es la de determinar el origen empresarial.

De todos modos el signo deberá analizarse en su globalidad o totalidad para determinar si mantiene la fuerza distintiva, estableciendo cuál palabra o palabras tienen la impresión dominante o sobresaliente que le imprima distintividad al signo compuesto frente al resto de la denominación que conforma el conjunto marcario o el nombre comercial. 9.

En las marcas mixtas -compuestas de una denominación y de un gráfico- se determinará previamente, para efectos de establecer si existe confusión, cuál es el elemento predominante en el conjunto distintivo, esto es, la denominación o el gráfico. 10. Por regla general en una marca gráfica predomina la palabra o la denominación por ser el medio más común y generalizado de que se vale el consumidor para solicitar el producto protegido por la marca. 11.

De acuerdo con la Decisión 344 un nombre comercial protegido conforme al derecho interno de cada uno de los Países Miembros, podrá constituirse en signo oponente para una marca que se pretenda registrar. Frente a la marca registrada, al titular del nombre comercial le corresponde ejercitar las acciones que contempla dicha Decisión comunitaria en defensa de sus derechos. 12.

El examen de registro marcario es una obligación ineludible que corresponde cumplir a la oficina nacional competente, sin que pueda condicionarse la práctica del mismo, o argüirse en defensa de un registro marcario ilegalmente otorgado, la ausencia de oposición o de observaciones durante su tramitación. El H. Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación al dictar su sentencia dentro del proceso interno 3570, de conformidad con el artículo 31 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto de este Tribunal, notifíquese esta providencia al organismo jurisdiccional mencionado en el párrafo anterior, mediante copia certificada y sellada. Remítase igualmente copia sellada y certificada de esta interpretación prejudicial, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial, según lo dispone el artículo 34 del Tratado de Creación de este Tribunal.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO