INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 40-IP-99 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, con motivo de la acción de nulidad interpuesta por la sociedad ESCADA A.G., contra los actos administrativos de denegación del registro de la marca “LAUREL” (Proceso interno N° 5325).

Quito, 26 de noviembre de 1999 El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: Que el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Honorable Consejero Doctor Juan Alberto Polo Figueroa, ha requerido la interpretación prejudicial del artículo 83, párrafo a), de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y del artículo 5º del Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena;

Que este Tribunal es competente para interpretar por vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la respectiva solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -que en el caso lo es la alta jurisdicción consultante-, pero en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, e, igualmente, que se encuentre conforme la solicitud con las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, así como con los requisitos establecidos en el artículo 61 del respectivo Estatuto;

Que se plantea la interpretación en razón de que la sociedad ESCADA A.G., por intermedio de apoderado, la Abogada Ximena Castellanos Abondana, demanda ante la alta jurisdicción consultante la declaratoria de nulidad de las siguientes resoluciones: Nº 52402 del 30 de diciembre de 1994, mediante la cual el Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio negó el registro de la marca “LAUREL”, solicitada para la Clase Internacional 25; la Nº 30634 del 28 de noviembre de 1997, igualmente expedida por el Jefe de esa División, la que resuelve el recurso de reposición, formulado contra la primera; y la Nº 2046 del 1º de julio de 1998, emitida en vía jerárquica por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial y confirmatoria asimismo de las anteriores;

Que fue admitida a trámite la señalada solicitud de interpretación prejudicial, habiendo actuado como sustanciador, y más tarde como ponente, el Magistrado Luis Henrique Farías Mata. Con vista de todo lo cual, procede este Tribunal a absolver la consulta formulada, previo resumen tanto de los hechos como de las pretensiones de las partes ante el juez nacional, tal como han sido planteados por éste al Tribunal: a) Los hechos 1.

La sociedad ESCADA A.G. presentó el día 09 de julio de 1991 solicitud de registro del signo “LAUREL” destinado a proteger los productos comprendidos en la Clase Internacional 25, habiéndole correspondido a aquella el expediente administrativo Nº 43.695. Publicado el extracto de la misma en la respectiva Gaceta de la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio, no fue objeto de observaciones por parte de terceros; 2.

Mediante la señalada resolución 52402 del 30 de diciembre de 1994, la División de Signos Distintivos negó el registro del signo “LAUREL”, con base en la existencia del certificado de registro número 96994 para la marca figurativa descrita como ‘representación de una corona de laurel formada por hojas de trazo grueso’, para distinguir todos los productos de la Clase 25 Internacional, a nombre de la sociedad FRED PERRY SPORTWEAR LIMITED”. 3.

Interpuestos los recursos previstos en el Derecho interno y resueltos éstos mediante las referidas resoluciones 30634 y 2046, quedó agotada la vía gubernativa, habiéndose acudido ante la jurisdicción contencioso- administrativa consultante. b) El escrito de demanda Se denuncia la violación de normas del ordenamiento jurídico andino, concretamente las contenidas en la Decisión 344, fundamentándola en los supuestos que de seguidas se resumen: La administración -especifican- al momento de emitir las resoluciones ahora impugnadas, incurrió en error cuando consideró que entre las marcas confrontadas existen semejanzas, sin percatarse de que no basta con ello, “sino que además esta semejanza sea capaz de inducir al público a error, circunstancia que ha sido erróneamente apreciada por la Administración”, al no haber aplicado las reglas lógicas y científicas para la comparación marcaria, es decir, no observó: el que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; que éstas deben ser examinadas sucesiva y no simultáneamente; que quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador y tener en cuenta la naturaleza del producto; y que lo que cuentan son las semejanzas y no las diferencias que entre ellas existan;

Considera la demandante, en relación con la marca que sirvió de fundamento a la Administración para la denegación del signo solicitado, que “el concepto de corona de laurel que expresa el dibujo registrado por la sociedad FRED PERRY SPORTWEAR LIMITED, no se encuentra comprendido en la palabra “LAUREL”. La semejanza es tan sólo aparente y basada en la asimilación de una marca exclusivamente figurativa, con una expresión ortográfica.

El concepto en sí mismo de una corona de laurel no es confundible con la expresión LAUREL, pues el primero se refiere a una corona formada por hojas, y la expresión LAUREL trae en la mente de los consumidores la idea de un apellido o nombre masculino”, por lo que “la similitud que se pretende encontrar entre las dos marcas es sólo aparente y no real frente al consumidor y dentro de un mercado existente de productos.” Concluyendo en que, “LAUREL creada por ESCADA AG., es una marca reconocida a nivel mundial “y nunca pretenderá ser relacionada o beneficiarse del good will adquirido por la sociedad FRED PERRY LIMITED. Se trata de marcas completamente diferentes y reconocidas en sus campos respectivos.

La marca LAUREL es una marca con una distintividad adquirida por la sociedad ESCADA AG. a través de los años y cuya protección ha sido otorgada en varios países del mundo.” c) Contestación de la Demanda Es presentada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y en ella defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, argumentando que en la emisión de los mismos, la facultad legal de la Oficina Nacional Competente “se ajusta plenamente a derecho y a lo establecido en las normas legales vigentes en materia marcaria ”.

Considera que apreciadas las marcas confrontadas en una visión de conjunto, tomando en cuenta la totalidad de los elementos que las integran y relevando la unidad gráfica y conceptual de las mismas, tal como lo hizo la administración recurrida -expresa- se concluye en que tienen mayor significación o peso comparativo las semejanzas existentes, antes que las diferencias.

Por tanto, no cabe duda de que la similitud entre ellas originaría inevitablemente el riesgo de confusión, induciendo a error al consumidor en la identificación de una y otra, y por tanto se vería afectada la libre escogencia de los productos amparados por ambas marcas, las cuales pertenecen a la misma clase 25 del nomenclator correspondiente.

(Resaltados de la presente sentencia.) Por su parte, estima el Tribunal Andino que, por cuanto las propias resoluciones impugnadas pueden arrojar luces al consultante para el análisis y decisión del caso concreto, resulta conveniente realizar un resumen del contenido de las mismas, incluído el de los fundamentos que las sustentan. d) Las resoluciones impugnadas 1.

“No. 52402 de 30.DIC.1994.” Como se ha dicho, emana de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y mediante ella considera la administración recurrida haber encontrado “que la marca CORONA DE LAUREL, para distinguir todos los productos comprendidos en la clase 25, está registrada, según consta en el Certificado No. 96994, vigente hasta el 17 de marzo de 1997, cuyo titular es la sociedad FRED PERRY SPORT WEAR LIMITED”, y que al ser comparada ésta con la solicitada en registro “es confundiblemente semejante”.

(Resaltado de la presente sentencia.) 2. “No. 30634 de 28.NOV.1997.” Emitida por la misma División de Signos Distintivos para resolver el recurso de reposición interpuesto contra la primera, confirma a su vez la impugnada, acudiendo al siguiente razonamiento: ( ) “SEGUNDO: El Despacho considera, luego de analizar los argumentos del recurrente que apreciadas en su conjunto, y examinadas de manera sucesiva, entre los signos LAUREL (ETIQUETA) y la marca registrada CORONA DE LAUREL, existen similitudes en el aspecto gráfico y sobre todo conceptual, de tal manera que de coexistir en el mercado, cualquier desprevenido consumidor podría llegar a pensar que se trata de la misma marca, o de marcas pertenencientes al mismo titular, generándose error en cuanto al origen empresarial de los productos.” (Resaltado del Tribunal sentenciador.) 3.

“No. 2046 de 01.JUL.1998.” Confirmatoria asimismo de la precedente, reproduce como fundamento el arriba recién transcrito, y agrega, para resolver la apelación, las siguientes consideraciones: “El punto a analizar es la aplicabilidad o no del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena, el cual establece como causal de irregistrabilidad aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, ‘sean idénticos o se asemejen, de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error.’”;

En el “análisis de la aplicabilidad de la causal en estudio, considerando los hechos dentro del presente asunto, es importante tener en cuenta a priori” lo establecido “por la doctrina y la jurisprudencia sobre los criterios para determinar la similitud o no que pueda existir entre los signos”; Que “no es sólo la visión de conjunto” de los mismos la que permite concluir en su coexistencia, sino también “los valores en orden descendente establecidos por la doctrina y la jurisprudencia, para analizar las similitudes fonéticas entre los signos”, los cuales “el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, en interpretación prejudicial proferida en el PROCESO 04-IP-94, el 7 de agosto de 1995 (G.O.A.C. No. 189 del 15 de septiembre de 1995, pág. 8.32), resume de la siguiente manera: ‘En primer lugar se menciona el criterio de que si las denominaciones de comparación tienen vocales idénticas y ubicadas en el mismo orden, puede presumirse que los signos son semejantes, pues ese orden de distribución de las vocales en una denominación, produce desde el punto de vista fonético, la impresión general de que dicha denominación impacta en el consumidor. ‘Posteriormente y dentro de esta escala, sigue el criterio de que si la sílaba tónica de las denominaciones cotejadas es coincidente, tanto por ser idénticas o muy similares y ocupan la misma posición, cabe también advertir que las denominaciones son semejantes (tonalidad de la marca).’ Según los términos de la Resolución impugnada en vía contencioso- administrativa: “Igualmente agrega el Tribunal Andino, debe observarse si coinciden o no las sílabas que encabezan las denominaciones.

Si la sílaba tónica y la ubicada en primer lugar son iguales, la semejanza es más relevante. Si es distinta la sílaba tónica de las marcas en confrontación y coincide la situada en primer lugar, la probabilidad de semejanza será menor. ‘Regla 1: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. ‘Regla 2: Las marcas deben examinarse sucesivamente, y no simultáneamente. ‘Regla 3: Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. ‘Regla 4: Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas’ (Pedro C. Breuer Moreno, Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y s.s.).’ Que expresa asimismo la administración recurrida en la propia resolución impugnada: “En el caso en estudio es pertinente traer a colación lo resaltado por el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena dentro del proceso No. 9-IP- 94: “La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

“Dentro de éstas, subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto. “No tienen ninguna connotación conceptual las marcas caprichosas o de fantasía, es decir son marcas que nacen del acuñamiento o conjunción de palabras con el propósito de emplearlas como marcas.

“La MARCA GRAFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista a fin de evocar una figura que se caracteriza por su configuración o forma externa. “Dentro de este tipo se encuentra la marca seguramente gráfica, la que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca: un conjunto de líneas, dibujos, en su caso colores; y la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con el que es conocida la marca gráfica; y el tercer subgrupo es la marca que evoca en el consumidor un concepto o un motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. (Carlos Fernández Novoa, Fundamentos ps. 29 y s.s.).

“La marca figurativa difiere de la denominativa, en que aquella no es pronunciable, pues el signo que representa no tiene vocalización, no es una figura o distintivo al que se le da un nombre. “En tratándose de marcas figurativas el Profesor CARLOS FERNANDEZ NOVOA señala acertadamente sobre el punto anterior, en su libro FUNDAMENTOS DE DERECHO DE MARCAS: ‘A modo de conclusión cabe, por tanto, formular la siguiente pauta: una marca gráfica será semejante a una marca denominativa siempre que la marca gráfica evoque de manera inequívoca y directa un concepto, y la marca denominativa constituya, a su vez, la denominación evidente, expontánea y completa de ese concepto’ (INDUSTRIAS GRAFICAS España, 1983, pág. 237).’ “De acuerdo con las pautas antes señaladas -añade la resolución recurrida- se encuentra que el examen de los signos en conflicto, LAUREL, marca solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase 25a., Internacional, frente a la marca consistente en la representación de UNA CORONA DE LAUREL FORMADA POR HOJAS DE TRAZO GRUESO, registrada para distinguir todos los productos de la clase 25a., efectuado en su conjunto, nos lleva a concluir que presentan suficientes semejanzas, las cuales imposibilitan la coexistencia pacífica de las marcas en el tráfico mercantil, dado que de conformidad con lo señalado anteriormente, la marca previamente registrada, evoca de manera inequívoca y directa el concepto de la marca solicitada LAUREL, las cuales tratarían además de identificar los mismos productos comprendidos en la clase 25a., Internacional; por ende no hay lugar a que puedan coexistir, sin causar confusión ni dificultad de identificación por parte del consumidor medio.

“En otras palabras, el hecho de apreciar la marca figurativa, ella suscita en la mente del consumidor una imagen que la asocia directamente con la imagen del objeto concreto, es decir con la marca denominativa LAUREL, evidenciándose la semejanza existente, pues las marcas reproducen figuras tan afines que suscitan en la mente del público consumidor una idéntica o parecida impresión visual.” (Todos los resaltados son de la presente sentencia.) Finalmente la recurrida apoyándose en las precedentes consideraciones concluye, como ya se ha expresado, confirmando la resolución apelada; y, a su vez, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, actuando por vía de interpretación prejudicial de la Decisión 344, con vista de todo lo anteriormente expuesto, pasa a CONSIDERAR: I. NORMAS OBJETO DE LA PRESENTE INTERPRETACIÓN El texto de las que fueran señaladas por el consultante a tales fines, es el siguiente: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena “Artículo 83.

Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mimos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ).” Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia del Acuerdo de Cartagena “Artículo 5. Los Países Miembros están obligados a adoptar las medidas que sean necesarias para asegurar el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena. “Se comprometen, asimismo, a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación.” Se limitó en cambio la demandante, en cuanto a las comunitarias, a indicar como norma objeto de interpretación el artículo 83, párrafo a), de la Decisión 344, “por aplicación indebida en perjuicio de” su poderdante.

Y, en efecto, ha considerado tradicional y congruentemente el Tribunal Andino que en casos como el presente: No “es aplicable el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal que impone a los Países Miembros una obligación de hacer, consistente en la adopción de las medidas necesarias para asegurar ‘el cumplimiento de las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena’; y la otra obligación, de no hacer, consistente en ‘no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a dichas normas o que de algún modo obstaculice su aplicación”, porque precisamente el hecho de que la oficina nacional competente haya dictado su Resolución en vista de las disposiciones de la Decisión 344, refleja el cumplimiento de la obligación consagrada por el artículo 5.

Si la Resolución Administrativa se ajusta o no a derecho, o se encuentra o no conforme al criterio del reclamante, éste tiene los medios judiciales para que se le reparen los pretendidos derechos violados.” (Sentencia de fecha 30 de enero de 1998, emitida en interpretación prejudicial 25- IP-97, caso “CAFE ORIENTE mixta”, publicada en G.O.A.C. 229 del 09 de marzo de 1998.) Confirma también el Tribunal en esta ocasión y respecto del caso concreto, el criterio contenido en la precedente transcripción y, con fundamento en él, se abstiene de interpretar la norma últimamente señalada.

El Tribunal considera asimismo que, con base en los puntos controvertidos en el proceso interno, los temas que suscita la norma cuya interpretación procede de seguidas a realizar, son los siguientes: II. EL CONCEPTO DE MARCA De la constante jurisprudencia sentada al respecto por el Tribunal, inspirada en calificada doctrina, se desprende cómo la marca es un bien inmaterial destinado a distinguir un producto o servicio de otros, representado por un signo, el que siendo intangible requiere de medios sensibles o de la perceptibilidad para que el consumidor pueda apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

Un signo que no pueda influir en el público consumidor para que éste sea capaz de diferenciar un producto o servicio de otro, no tendría la capacidad necesaria para ser distintivo. De lo anterior se colige también que para que un signo pueda ser inscrito en el registro marcario, debe reunir tres requisitos intrínsecos: ser perceptible, suficientemente distintivo y susceptible de representación gráfica.

Con la advertencia de que no por el solo hecho de que cumpla con tales requisitos, quede necesariamente asegurado su registro, ya que podría encuadrar aún dentro de alguna de las prohibiciones o causales de irregistrabilidad que la Decisión 344 establece en sus artículos 82 y 83. Así lo ha sentado constantemente, y reiterado también últimamente el Tribunal Andino en el procedimiento de interpretación prejudicial No. 20-IP- 99 (marca “SUMMER JUICE”), mediante sentencia emitida el 20 de octubre del presente año, publicada en G.O.A.C. No. 508 del 15 de noviembre de 1999.) Más en concreto: III.

LA DISTINTIVIDAD Considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo en el mercado para ser admitido a registro como marca, aquella radica en la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera que el consumidor los diferencie. Será distintivo entonces el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de dichos productos o servicios.

Además, el que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, en adición al de la novedad y la especialidad. La distintividad exige, por tanto, que el signo que se pretenda registrar no se confunda con otros ya empleados para “distinguir” productos o servicios de la misma especie.

Cuando el signo es incapaz de diferenciar ambos, de otros semejantes fabricados, o, respectivamente prestados, por diferentes empresarios, no puede ser registrado como marca. Es decir, estaríamos frente al riesgo de caer en lo que la doctrina suele denominar “confundibilidad marcaria”. IV. LA CONFUNDIBILIDAD MARCARIA El signo que se confunda con otro u otros, no puede tener acceso al registro, se insiste, tanto porque carece de la fuerza distintiva requerida (condición sine qua non para ser considerado como marca), como porque, de permitirse el registro, se violentaría el interés del titular de un signo solicitado o registrado, y así mismo el de los consumidores.

La determinación de la confundibilidad responde a una decisión unilateral de la administración revisable por el juzgador. En efecto, alejándose de toda arbitrariedad, el funcionario, y el juez a su turno, han de determinar si se ha incurrido en ella, echando mano, para averiguarlo, de reglas y principios que la doctrina y la jurisprudencia han elaborado a los efectos de precisar el grado de la misma, que va del extremo de la identidad a la semejanza, siendo por tanto la confundibilidad un “concepto jurídico indeterminado” en cuya ponderación o apreciación ocupa un lugar preferente el criterio que propugna una visión de conjunto, sintética, (a partir de( los elementos integrantes de cada una de las denominaciones confrontadas sin descomponer su afinidad fonética y en su caso gráfica, donde la estructura prevalezca sobre sus integrantes parciales, en una perspectiva especialmente adecuada a cuestiones cuyo aspecto más importante es el filológico”.

(“Sección de Derecho de la Propiedad Intelectual”, dirigida por José Massager Fuentes, Nº 648, Valencia - España, 1998. Criterio recogido en la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 43-IP- 98, del 19 de marzo de 1999, marca: “FAIRBANKS (mixta)”, publicada en la G.O.A.C. Nº 490 del 04 de octubre de 1999.) El tema de la confundibilidad marcaria surge en el presente caso por cuanto la parte actora solicita judicialmente la declaratoria de nulidad de las resoluciones que deniegan el registro como marca del signo “LAUREL”, fundamentando su demanda -y tal como lo había alegado también, pero sin éxito, con ocasión del procedimiento administrativo previo al contencioso- en la distintividad, según su parecer, de ella frente a la marca previamente registrada, consistente esa distintividad sólo en la gráfica descrita como “representación de una corona de laurel formada por hojas de trazo grueso“.

Al respecto, la autoridad nacional competente, en el caso el juez consultante, deberá precisar o definir si -tal como concluyera la administración autora y revisora de los actos impugnados- entre las denominaciones existe similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, con el propósito de determinar el “riesgo de confusión” entre ellas, de todo lo cual desprenderá la alta jurisdicción consultante, si fue bien aplicado o no por la Administración el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344.

Al respecto, y necesariamente, deberá acudir a los siguientes criterios generales que esta jurisdicción comunitaria se ha esmerado en definir, a los fines de que el examinador o el juez, al momento de resolver, puedan orientarse certeramente en la solución del caso concreto: 1. Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.

Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

En relación con las cuales, este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”).

Todo lo anterior, necesariamente se complementa con el análisis específico que el juez consultante realice de la naturaleza intrínseca de las marcas. V. LAS MARCAS EN CONFLICTO El Tribunal observa que en el presente caso ellas corresponden a diferentes tipos -una mixta y la otra gráfica-, lo cual sin duda influye en el cotejo marcario que ha de efectuar el examinador a la luz de esos dos diferentes tipos: a) Marca denominativa Es la que utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras que representan un conjunto pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual.

También se las conoce como marcas nominales o verbales. Estas marcas se subagrupan en, por un lado, las marcas sugestivas, con una connotación conceptual que hace referencia a las cualidades o funciones del producto designado por la marca; y, por el otro, se encuentran las marcas arbitrarias que no manifiestan ninguna conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar.

(Véase sentencia producida con motivo del caso 16-IP- 98, de fecha 10 de setiembre de 1998, marca “SALTIN (etiqueta)”, publicada en G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998). b) Marca gráfica Por cuanto se aprecian exclusivamente a través del sentido de la vista, son definidas como signos visuales destinados a representar una figura que se caracteriza por la forma en que se encuentra expresada.

Se desprende el anterior criterio de la propia jurisprudencia del Tribunal Andino, la cual ha precisado que dentro del señalado tipo de marcas se encuentran: las puramente gráficas, que evocan en el consumidor únicamente la imagen de la representación del signo distintivo, representación que se puede dar a través del conjunto de líneas, dibujos, colores,; las figurativas, que evocan en el consumidor un concepto concreto, el nombre que representa este concepto, y que es también el nombre con el que se solicita la marca; y, las que evocan en el consumidor el concepto o motivo, al que se llega a través de un proceso de generalización. (Criterios extraídos de la Interpretación Prejudicial No. 09-IP-94, sentencia emitida por este Tribunal el 24 de marzo de 1995, referente a la marca “DIDA”.

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena No. 180 del 10 de mayo de 1995). De todo lo anterior habrá de deducirse para el presente caso en cual subclase de marca -tanto en las denominativas como gráficas- encaja cada una de las confrontadas, por cuanto ello sin duda ayudará a determinar con mayor precisión la naturaleza de las mismas y, por tanto, si se presenta o no confusión entre ellas.

En concreto, el juez tendrá que identificar si la marca gráfica evoca un concepto específico, o, al menos, que, de su totalidad se desprenda uno, para luego confrontarlo con el que se pueda desprender del signo denominativo solicitado en registro. Pero el examen judicial propugnado en los precedentes párrafos deberá realizarlo el juez consultante con el debido respeto a la discrecionalidad del funcionario administrativo para adoptar las resoluciones impugnadas, implícito el concepto de discrecionalidad en la normativa comunitaria, y que será examinado de seguidas.

VI. LA DISCRECIONALIDAD ADMINISTRATIVA Y SUS LIMITES En efecto, la jurisprudencia del Tribunal, constante y reiterada en el sentido de diferenciar entre la discrecionalidad administrativa y la arbitrariedad, se ha pronunciado especialmente sobre el tema cuando le ha tocado referirse al insoslayable deber de revisión, que le viene impuesto al funcionario administrativo por la normativa comunitaria, de proceder al examen de registrabilidad antes de otorgar o denegar la solicitud.

Así se ha expresado al respecto: “Al disponer que se proceda al examen de registrabilidad de la marca solicitada, explícitamente la norma comunitaria está consignando una obligación para la autoridad nacional competente en el sentido de proceder al análisis y examen a los fines de establecer si hay o no causas o causales de irregistrabilidad que imposibiliten o hagan inviable la solicitud.

“Esta obligación de la autoridad nacional competente es insoslayable y no puede estar sujeta a su libre criterio o arbitrio, pues los artículos 72 y 73 son claros y terminantes y no dejan lugar a interpretaciones caprichosas. Se establecen, para que no puedan registrarse como marcas las que incurran en las diferentes causales, dejando claro que este examen responsable y serio, es el que determina la decisión de otorgar o negar el registro.

La decisión en consecuencia debe ser motivada, pues es el único medio de que revista el carácter de decisión administrativa legal y arbitraria. Corresponde entonces que la autoridad administrativa, a tiempo de decidir el rechazo o la aceptación, deje constancia de haber cumplido con la obligación de examinar la registrabilidad, como corresponde de acuerdo al artículo 85 de la tantas veces citada Decisión.” (Sentencia del 4-XI- 96 que puso fin a la interpretación prejudicial 21-IP-95, caso “AFLOX”, publicada en “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, 1994-1995, tomo IV, pág. 353.) (Resaltados de la presente sentencia.) Y posteriormente ha concluído: “La responsabilidad del estudio del signo para ser registrado recae en la autoridad administrativa de la oficina nacional competente, y del criterio del funcionario dependerá que el signo sea aceptado o rechazado como marca.

El Tribunal ha insistido en que el funcionario al examinar los signos, si bien utiliza un criterio “discrecional, en ningún caso puede ser arbitrario, ya que la doctrina y la jurisprudencia internacionales han señalado ciertas reglas lógicas y científicas, que deberán ser tenidas en cuenta (‘Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena’, tomo I, pág. 116, Proceso 1-IP-87)”.

(Véase también fallo del 3-IX-97, recaído en el procedimiento 20-IP-96, caso “EXPOVIVIENDA”, publicado en “Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”, 1997, tomo VI, pág. 285.) (Resaltados de la presente sentencia.) Así nuestra jurisprudencia ha puesto de relieve cómo en la normativa andina se recoge el tradicional concepto de discrecionalidad administrativa, tanto más relevante cuanto que nuestras Decisiones comunitarias en materia de propiedad industrial confieren a la legislación interna la posibilidad de que actividades, incluso jurisdiccionales, puedan ser confiadas a órganos administrativos, aunque siempre con arreglo a lo que dispongan las legislaciones de los Países Miembros; tal el caso de la 344, DISPOSICION FINAL UNICA.

(Véase al respecto reciente sentencia de fecha 12.XI.99, pronunciada en el proceso 07-AI-99, Secretaría General versus República del Perú.) Conforme a ese concepto -elaborado en el campo del Derecho administrativo- el funcionario dispone de una cierta libertad para decidir, conservada dentro de los límites superior e inferior previstos en la norma cuya ejecución le corresponda, los cuales se constituyen en topes de su actuación. Corresponde al juez la revisión de si la actuación administrativa se ajustó a esos límites fijados por la norma, pero no puede en cambio pronunciarse sobre la oportunidad o conveniencia de la actuación, salvo que éstas descansen sobre supuestos de hecho falsos, pues siempre le está permitido al órgano judicial la posibilidad de decidir acerca de la exactitud o inexactitud de los mismos, anulando incluso la decisión producida si ésta descansare en hechos erróneos o simplemente incongruentes.

Normalmente, y así lo ha señalado la jurisprudencia del Tribunal Andino -concordante en el punto con la doctrina-, los elementos del acto administrativo en los cuales la ley reconoce la posible mayor discrecionalidad en la actuación del funcionario, son el objeto y la causa, lo cual explica que, para morigerar cualquier arbitrariedad en la emisión de los mismos, la normativa legal -y concretamente la comunitaria- exijan a menudo la obligación de expresar en el texto de la propia actuación los motivos que la sustentan.

(Ver las sentencias pronunciadas en interpretaciones prejudiciales: 10-IP-97, de fecha 24 de septiembre de 1997, marca “COLSUBSIDIO”, G.O.A.C. No. 308 del 28 de noviembre de 1997; 28-IP-95 de fecha 13 de febrero de 1998, marca “CANALI”, en G.O.A.C. No. 332 del 30 de marzo de 1998; y, Proceso 04-AN-97, de fecha 17 de agosto de 1998, caso “CONTRACHAPADOS ECUADOR”, publicado en G.O.A.C. No. 373 del 21 de septiembre de 1998.) De todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N C L U Y E: 1.

De manera constante ha reiterado este Tribunal que el señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional consultante, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional para proceder también, o en su lugar, a la de aquellas que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto que se debata ante la jurisdicción nacional, interpretación que este Tribunal Andino puede y habrá de realizar, incluso, si ello fuere necesario, con vista de los hechos del proceso aportados por el consultante, aunque sin entrar a analizarlos. 2.

La marca, como signo perceptible capaz de distinguir en el mercado los productos o servicios provenientes de, o comercializados por, una persona, y en relación con los idénticos o similares producidos o comercializados por otra, postula también, y por sí misma, la concurrencia de las otras características de perceptibilidad y viabilidad de representación gráfica del signo que pretenda identificar tales bienes, en razón de lo cual el insuficientemente distintivo no es registrable. 3.

De ahí que la distintividad sea requisito indispensable para la acreditación de dicho signo como marca. Cuando el signo es incapaz de diferenciar de otros, productos o servicios de la misma clase, o de otra respecto de la cual pueda también desprenderse confusión -servicios o productos fabricados, producidos o prestados por diferentes empresarios- no puede reconocérsele a dicho signo la calidad de marca. 4.

Al proscribir el riesgo de confusión dentro del registro marcario, el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el uso al cual han sido destinados. 5.

La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas es atribución del funcionario de la administración (Oficina Nacional Competente) o, en su caso, del Juez nacional competente conforme a la legislación nacional respectiva, según lo preceptuado en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344, autoridades ambas, y a su turno, que procederán al examen comparativo, teniendo en cuenta, con arreglo a su respectiva competencia administrativa y judicial, los parámetros indicados por la doctrina y la jurisprudencia ya señalados en la parte considerativa de esta providencia, dentro de los cuales se destacan para el caso sub judice, el examen sucesivo y de conjunto de las mismas, guardando a su vez el juez nacional el debido respeto a la discrecionalidad implícita en la actuación administrativa, tal como ha sido examinado, diferenciado y definido este concepto en la referida parte considerativa de la presente sentencia, emitida con arreglo a la tradicional jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.

A su vez el juez consultante, al emitir el respectivo fallo, deberá adoptar la interpretación realizada en el presente, respecto de las señaladas normas del ordenamiento jurídico comunitario Andino, decisión que habrá de notificársele mediante copia certificada y sellada de la misma. Remítase también copia de ella a la Secretaría General de la Comunidad Andina, a los fines de su correspondiente publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO