PROCESO Nº 48-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Sala de los Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia; e interpretación de oficio del artículo 113 ibidem. Actor: Alfredo Cybulkiewiecz Oviedo y otro.
Marca “PIEDEMONTE (mixta)”. Expediente interno 5153. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 26 de noviembre de 1999 V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96 y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada mediante oficio Nº 1434 del 8 de septiembre de 1999 por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, dentro del proceso interno Nº 5153 interpuesto por Alfredo Cybulkiewicz Oviedo y la “Sociedad Conservas Monte Verde” contra la Superintendencia de Industria y Comercio de la misma República de Colombia.
Dentro del referido proceso interno el demandante solicita se declare la nulidad de la resolución Nº 19117 de 23 de octubre de 1995, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante la cual se concedió el registro de la marca “PIEDEMONTE (mixta)”, por el término de diez años; y como consecuencia de ello, y a título de restablecimiento de derechos, se ordene la cancelación del certificado de registro Nº 181113 correspondiente a la referida marca, inscrita en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza.
Los hechos considerados como relevantes por el consultante son: “1. El señor JUAN BERNARDO SERRANO ARDILA, presentó ante la Superintendencia de Industria y Comercio solicitud de registro de la marca PIEDEMONTE, para distinguir ‘servicios prestados por establecimientos que se encargan esencialmente de procurar alimentos o bebidas preparadas para el consumo; tales servicios pueden ser prestados por restaurantes, restaurantes de autoservicio, cantinas, así como la comercialización y distribución de todo tipo de bebidas alcohólicas, y no alcohólicas, alimentos procesados y no procesados para el consumo humano, los cuales serán prestados directamente al consumidor en el establecimiento o a domicilio’, comprendidos en la clase 42 de la Clasificación Internacional de Niza y, publicado como fue el extracto de tal solicitud en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron observaciones por parte de terceros.
“2.- Mediante el acto cuya nulidad se impetra, previa consideración acerca de ‘Que la solicitud de Registro de la Marca que se tramita bajo el expediente indicado en la referencia, cumple los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes’, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, concedió el registro de la marca solicitada.
“3.- La parte actora aduce en sustento de sus pretensiones la violación, entre otras normas, de los artículos 81, 96 en concordancia con el 83 literal a) y 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues sostiene que las mismas resultan vulneradas con base en el único argumento expuesto por la Superintendencia de Industria y Comercio al momento de estudiar y decidir sobre la procedencia de registro de la marca PIEDEMONTE (mixta clase 42) formulada por JUAN BERNARDO SERRANO ARDILA, toda vez que ‘ contrario a lo considerado en la resolución que concedió el registro de la marca PIEDEMONTE, clase 42, no es cierto que ésta hubiere cumplido (ni que cumpla) ‘los requisitos previstos en las disposiciones legales vigentes’, dado que, como se verá más adelante se trata de un signo idéntico, desde el punto de vista nominativo, a otros ya registrados y solicitados con anterioridad por el señor ALFREDO CYBULKIEWICZ OVIEDO, quien recientemente los cedió a CONSERVAS MONTE VERDE LIMITADA, para distinguir productos alimenticios comprendidos en la clase 29, 30 y 32” “4.- La entidad demandada sostiene que los actos acusados no desconocen ninguna de las normas invocadas en sustento de las pretensiones anulatorias, y que la Administración se ajustó plenamente al trámite previsto en materia marcaria, habida consideración que el solicitante de registro de la marca PIEDEMONTE (mixta) clase 42, cumplió con todos los requisitos exigidos en las normas comunitarias y supranacionales de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y al momento de publicar el extracto de solicitud de registro de dicha marca en la Gaceta de la Propiedad Industrial, no se presentaron oposiciones ni observaciones contra esta solicitud, especialmente por parte de los actores para lo cual contaban con los recursos procedentes dentro de la vía gubernativa.
“De otro lado, manifiestan, que efectuado el análisis sucesivo y de conjunto de la marca registrada PIEDEMONTE (mixta) clase 42 y de las marcas (solicitadas( PIEDEMONTE (nominativa), clase 29 y PIEDEMONTE (mixta) clases 29, 30 y 32 no se presentaron en su concepto semejanzas susceptibles de inducir al público a error; resaltando también, que debe tenerse en cuenta que se trata de marcas pertenecientes a diferentes clases de la Clasificación Internacional de Niza, por lo cual no existe en forma alguna riesgo de confusión o la posibilidad de inducción a error al consumidor.
“5.- Por su parte, el señor JUAN BERNARDO SERRANO ARDILA, titular del registro de la marca PIEDEMONTE (mixta) clase 42 y, por ende, directo interesado en las resultas del proceso manifestó, que los argumentos expresados por la sociedad actora en sustento de sus pretensiones anulatorias no pueden ser de recibo por las siguientes razones: “El signo PIEDEMONTE -mixta-, solicitado por JUAN BERNARDO SERRANO ARDILA no es confundible visualmente con el signo PIEDEMONTE de la Actora porque: “a) Está complementado por una serie de FIGURAS, TRAZOS, COLORES Y DISEÑOS que la hacen diferente de otras parecidas o similares, inclusive de marcas idénticas;
“b) Distingue SERVICIOS RESTRINGIDOS de la Clase 42, diferentes en relación con los PRODUCTOS protegidos por la marca de la Actora ubicados en las clases 29 y 32; “c) Es titular del NOMBRE COMERCIAL PIEDEMONTE-Bar y Restaurante, del signo distintivo ARROZ PIEDEMONTE LLANERO. -mixta- que protege productos de la clase 31, es decir que también es titular de Derechos anteriores en relación con los otorgados por la resolución demandada en nulidad por parte de la actora”.
Recibida la consulta en este Tribunal, se formó expediente y fue admitida a trámite, habiendo actuado como Sustanciador y luego Ponente el Magistrado Gualberto Dávalos García. Con vista de todo lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, C O N S I D E R A N D O:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para absolver la solicitud de Interpretación Prejudicial requerida por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado de la República de Colombia, de conformidad con los artículos 32 y siguientes del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
2. NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS Las normas del derecho comunitario solicitadas en interpretación son: Decisión 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
( )” “Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada.” “Artículo 102.- El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente.” Además este Tribunal procede a interpretar de oficio el artículo 113 de la misma Decisión en razón de que la alta jurisdicción consultante previene al Tribunal Andino de que la acción ejercida en el proceso interno que dio origen a la presente consulta se encuentra fundamentada en dicho artículo, cuyo texto es el siguiente: “Artículo 113.- La autoridad nacional competente podrá decretar, de oficio o a petición de parte interesada, la nulidad del registro de una marca, previa audiencia de las partes interesadas, “( ) “Las acciones de nulidad que se deriven del presente artículo, podrán solicitarse en cualquier momento.”
3. SOLICITUD DE NULIDAD Previo al análisis de fondo de los temas involucrados en los artículos que van a ser objeto de interpretación, se observa, conforme a lo arriba señalado, que la jurisprudencia del Tribunal Andino respecto de la interpretación prejudicial del artículo 113 de la Decisión 344 ha sido constante en esclarecer que: “ por sus características tiene la naturaleza de una revisión judicial distinta del contencioso administrativo, normalmente procedente contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, presupuesto éste último indispensable para que dicho recurso avance hacia la vía judicial, ya que constituye una consecuencia normal de la revisión efectuada por la administración a instancia sólo del legítimo titular de una marca;
Obviamente, el ejercicio de esos recursos -el administrativo y el subsiguiente judicial-, incluido el trámite del ‘agotamiento de la vía administrativa’ estará sometido a las regulaciones de cada ordenamiento nacional” [1] Como puede observarse, el artículo 113 deja a las legislaciones de los Países Miembros el poder establecer los procedimientos, la forma y los requisitos que debe cumplir la acción de nulidad en materia marcaria salvo, como se ha puesto de manifiesto en la sentencia que puso fin a la interpretación prejudicial 20-IP-99, lo referente a la imprescriptibilidad de la misma, que ya aparece en el propio artículo 113 de la Decisión 344, norma comunitaria y como tal de prevalente aplicación sobre el Derecho Interno. Dejó sentado en efecto este Tribunal Andino mediante el fallo últimamente referido los siguientes criterios que también confirma en el presente caso: “Por tanto, en esta ocasión el Tribunal reitera su jurisprudencia, en el sentido de que el juez consultante, previo a la decisión del fondo del asunto, deberá decidir si la acción de nulidad interpuesta, ejercida al tenor de lo establecido en el artículo 113 de la Decisión 344, ha cumplido con los requisitos establecidos por el derecho colombiano para el ingreso y conocimiento de aquella por la jurisdicción contencioso-administrativa”.[2]
4. REQUISITOS PARA QUE UN SIGNO SEA REGISTRADO COMO MARCA En cuanto al fondo, es abundante la jurisprudencia de este Tribunal, relativa a la indispensabilidad de los requisitos que debe reunir un signo para que pueda ser registrado como marca, taxativamente impuestos por el artículo 81 de la Decisión 344, a saber: la distintividad, la perceptibilidad, y la susceptibilidad de representación gráfica.
La perceptibilidad, implica que un signo sea aprehendido o captado por los sentidos; la marca necesariamente tiene que ser apreciada por el público consumidor, ya que ella es en principio la idea inmaterial del empresario, que debe quedar plasmada en algo tangible a los fines de su reconocimiento por el público consumidor. En efecto, si un signo no puede ser apreciado por los sentidos, es decir si es imperceptible, no puede constituirse en marca: “por la imposibilidad física o material de que el consumidor pueda apreciarlo, compararlo, examinarlo o diferenciarlo de otros signos. La perceptibilidad es consecuencia lógica de la expresión material que el titular de la marca debe impregnar en los productos o en sus envases, para que el consumidor adquiera la capacidad de receptarlos y de solicitarlos.
“La marca es un bien inmaterial que requiere, para que cumpla sus fines, de una identidad material y lograr de este modo su función identificadora”.[3] Como segundo requisito la norma comunitaria exige que el signo sea distintivo, requisito de gran importancia, ya que como aclara la doctrina: “La verdadera y única función esencial de la marca es distinguir un producto o servicio de otros La marca permite la distinción entre productos o servicios de una misma especie.
Si el signo en cuestión no es apto para distinguir un producto o un servicio de otros, entonces no podrá ser marca en los términos señalados. Es fácil deducir que esta función distintiva es esencial a la marca”. [4] En el mismo orden de ideas se ha expresado: “La marca desempeña ‘una función preponderante en la sociedad, pues al distinguir determinados artículos o productos, constituye a la vez un instrumento de protección, no sólo para sus dueños sino también para los compradores, de tal modo que llega a ser, en cierta manera, la base de un acuerdo tácito de lealtad comercial entre industriales o comerciantes y consumidores” [5] La marca tiene como objetivo fundamental, el ofrecer a los comerciantes y sobretodo al público consumidor la posibilidad de diferenciar un producto de otro de la misma clase, y así lo ha puesto de relieve este Tribunal Comunitario: “ que un signo sea distintivo significa que es individual y singular, diferenciándose de cualquier otro, lo cual es un carácter que la marca le reconoce, además de la novedad y la especialidad.
La distintividad, por tanto, exige que el signo que se pretende registrar no se confunda con otros ya empleados para ‘distinguir’ productos o servicios de la misma especie. Cuando la marca es incapaz de diferenciar unos productos o servicios de la misma clase fabricados o producidos por diferentes empresarios, no puede funcionar como marca.” [6] En otras palabras un signo para poder ser registrado como marca, debe estar en capacidad de distinguir los productos o servicios elaborados o prestados por su titular frente a productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
El tercer requisito, se refiere a la susceptibilidad de representación gráfica, requisito formal que mira más al “hecho material del registro para efectos de la publicación del signo”[7]. Con ésto se permite el mejor conocimiento de las características, dimensiones, forma y contenido del signo; de tal manera que los competidores pueden apreciarlo, estableciendo la existencia o no de similitudes con otros ya registrados o de los cuales se haya solicitado su registro y poder de esta forma, de ser el caso, impugnarlo a través de los procedimientos establecidos en la norma comunitaria.
5. RIESGO DE CONFUSIÓN Para determinar la existencia del riesgo de confusión, el Juez Nacional realizará un cuidadoso examen destinado a determinar los siguientes aspectos: 5.1. Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido en efecto acogiendo en reiterada jurisprudencia, los criterios expuestos por la doctrina (BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit.
Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.), resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.
En relación con tales reglas este Tribunal ha distinguido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que ‘la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos.’” (Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O. No. 28 de 15 de febrero de 1987 marca “VOLVO”, 04-IP-94 G.O. No. 189 de 15 de septiembre de 1995, marca “EDEN FOR MAN”; y 09-IP-94 G.O. No. 180 de 10 de mayo de 1995, marca “DIDA”).
Ya en cuanto al tipo de marcas involucradas en el presente caso, el Tribunal pasa a referirse a las, 5.2. Marcas denominativas Son las que utilizan un signo acústico o fonético y están formadas por varias letras que representan un conjunto pronunciable, que puede o no tener un significado conceptual. También se las conoce como marcas nominales o verbales.
Estas marcas se sub-agrupan en, por un lado, las marcas sugestivas, con una connotación conceptual que hace referencia a las cualidades o funciones del producto designado por la marca; y, por el otro, se encuentran las marcas arbitrarias que no manifiestan ninguna conexión entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del producto que van a identificar.
(Véase sentencia producida con motivo del caso 16-IP- 98, de fecha 10 de setiembre de 1998, marca “SALTIN (etiqueta)”, publicada en G.O.A.C. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998). 5.3. Marcas mixtas Aparece del expediente que la marca registrada es de aquellas que se conocen como mixtas, las cuales están “compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes).” [8] En estas marcas el elemento denominativo es, como norma general, el más relevante, aunque sin descartar que en algunos casos pueda ser más importante el elemento gráfico, así: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en un momento dado pueden ser definitivos”.[9] 5.4.
Principio de especialidad Por el principio de la especialidad, se entiende que es necesario para que exista confusión que ésta se concrete o limite a productos o servicios comprendidos en una misma clase; ésto significa que: “sobre un mismo signo pueden recaer dos o más derechos de marca ‘autónomos’ (pertenecientes a distintos titulares) siempre que cada una de estas marcas autónomas sea utilizada en relación con una clase o variedad diferente de productos o servicios”.[10] Por su parte Zuccherino manifiesta: “La regla de especialidad de la marca requiere que la misma confiera derechos sólo en relación a los bienes o servicios designados en la solicitud de registro.
El principio es claro: los derechos exclusivos que otorga una marca sólo se adquieren para invocar la protección del derecho marcario, en conexión a los bienes o servicios para los que ha sido registrada. Por lo tanto el titular de una marca no puede, en principio, solicitar el amparo legal si un tercero solicita o usa una marca semejante o igual destinada a distinguir artículos o servicios distintos”.[11] Este principio, es aceptado por la legislación comunitaria, ya que en el artículo 83 literal a), la prohibición se refiere a signos que: “Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, ”.
(Subrayado de la presente sentencia). Por lo que se concluye, que sí pueden registrarse signos similares en la misma clase internacional, pero siempre que amparen productos o servicios diferentes y, siempre y cuando, no conduzcan al público a error.
6. EXAMEN PARA LA REGISTRABILIDAD DE UNA MARCA La Oficina Nacional Competente, por expresa disposición del artículo 96 de la Decisión 344, está obligada a realizar un examen para determinar la registrabilidad de un signo como marca. Obligación que no puede ser eludida bajo el pretexto de que no se haya presentado ninguna observación; ésto conforme a los criterios ya vertidos por El Tribunal en diferentes sentencias: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.
La inexistencia de observaciones, por tanto no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y, con este fundamento, a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”.[12] De igual manera, en otra sentencia, ha expresado: “La facultad que se confiere a la oficina nacional competente o al administrador para que proceda al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, a más de ser potestad, es una obligación que debe cumplirse antes de otorgar el registro marcario.
“No puede entenderse que el examen de fondo sólo se ha de practicar cuando no existan ‘observaciones’, ni que se haya de omitir en caso de existencia de éstas, cuando el fin y el objetivo de la norma es que sea la autoridad administrativa la que, con el examen de fondo, conceda o deniegue la marca”.[13] Esta atribución que posee la Oficina Nacional Competente está dirigida a conocer, analizar y dictaminar si el signo se encuentra frente a una de las causales establecidas en la Decisión, que debe “corresponder a una conducta rigurosa y responsable del administrador, en la aplicación de las normas de carácter sustantivo, a fin de establecer si el signo está o no contenido en las prohibiciones legales.
A la contestación afirmativa, el signo no podrá ser registrado; en caso contrario sí lo será”.[14] Finalmente, la administración deberá comunicar su decisión al interesado “mediante resolución debidamente motivada”, es decir explicando las razones, las circunstancias y motivos que llevaron a la administración a tomar la resolución en un determinado sentido.
Esta motivación debe ser veraz y satisfactoria, es decir que la misma no debe limitarse a dar una apariencia de mera formalidad, sino que con ella se logre preservar el principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales, respetando de una forma adecuada los derechos de los particulares, al permitir que éste pueda conocer las razones que originaron la decisión y pueda en un momento dado y de creerlo conveniente, oponerse a la misma, con fundamento en el derecho de defensa.
7. REGISTRO DE LA MARCA El derecho al uso exclusivo de una marca se adquiere mediante su registro en la Oficina Nacional Competente, tal como lo dispone el artículo 102 de la Decisión 344. Es de esta manera que el Legislador Comunitario Andino adoptó el sistema atributivo según el cual sólo se goza de los derechos inherentes a la marca cuando su titular la ha inscrito en el registro autorizado.
“Es a partir del registro entonces, que la legislación comunitaria otorga a su titular el derecho exclusivo de la misma, cuando se haya inscrito en la respectiva Oficina Nacional Competente, como lo establece el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. “La esencia del derecho sobre la marca consiste en la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal”.[15] Con los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
La acción de nulidad prevista por el artículo 113 de la Decisión 344, es la que por sus características tiene la naturaleza de una revisión judicial distinta del contencioso administrativo ordinario interno, imprescriptible por mandato de la norma comunitaria y que normalmente procede sólo contra los actos que hubieren agotado la vía gubernativa, salvo lo que en contrario disponga respecto de esta última característica la legislación interna, todo conforme al examen y decisión que al respecto realice y emita, respectivamente, el juez nacional, en proceso que ante él se debate. 2.
Una vez más se ratifican los criterios sentados por este Tribunal, de que al funcionario administrativo competente le corresponde el examen de fondo de la registrabilidad del signo, háyanse formulado o no “observaciones” por parte de los interesados; y que dicho examen debe preceder necesariamente al otorgamiento o denegación del registro marcario. 3.
Un signo para poder ser registrado como marca, debe reunir los requisitos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344, a saber: el ser perceptible, susceptible de representación gráfica y sobre todo lo suficientemente distintivo, es decir, que distinga los productos o servicios que identifica, sin que pueda producir confusión en el consumidor con los elaborados o prestados por otra persona, propietaria de una marca ya registrada. 4.
Al proscribir el riesgo de confusión dentro del registro marcario, el inciso a) del artículo 83 de la Decisión 344 trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto del usuario sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de los productos o servicios de que se trate para el empleo al cual han sido destinados. 5.
La determinación del riesgo de confusión entre dos marcas es atribución del funcionario de la administración (Oficina Nacional Competente) o, en su caso, del Juez nacional competente conforme a la legislación nacional respectiva, según lo preceptuado en la Primera Disposición Transitoria de la Decisión 344, quienes procederán al examen comparativo, teniendo en cuenta, con arreglo a su respectiva competencia administrativa y judicial, los parámetros indicados por la doctrina y la jurisprudencia ya señalados en la parte considerativa de esta providencia, dentro de los cuales se destaca para el caso sub judice, el examen sucesivo y de conjunto de las mismas. 6.
En consecuencia, al cotejar las marcas que se encuentran en conflicto en el presente caso, el juez nacional competente deberá tomar en cuenta, cuál de sus elementos -denominativo o gráfico- cobra mayor relevancia dentro del conjunto marcario, para luego deducir si entre ellos se presenta la suficiente identidad o similitud que pueda llevar a confusión al público consumidor respecto de la utilización de la marca “PIEDEMONTE (mixta)”. 7.
En el Sistema Comunitario Andino sólo el registro confiere los derechos inherentes a la marca, entre ellos la potestad que se otorga a su titular de usarla en forma exclusiva y de evitar que otros la usen, con las limitaciones y excepciones que el régimen comunitario establece en orden a salvaguardar la función económica y comercial de este instituto legal.
De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el Proceso Interno 5153. Notifíquese mediante copia certificada, a la nombrada Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera del Consejo de Estado de la República de Colombia y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 28-IP-95, sentencia del 13 de febrero de 1998, Marca “CANALI”. [2] Proceso 20-IP-99, 20 de octubre de 1999.
Marca “Summer Juice”. [3] Proceso 13-IP-98, 20 de marzo de 1998. Marca “El Rosal”. [4] Jorge Otamendi “Derecho de Marcas”, De. Abeledo - Perrot. Pág. 9-1. Segunda Edición 1995 [5] Julio Ledesma citado por Daniel Zuccherino. “marcas y Patentes en el Gatt”. Pág. 80. [6] Proceso 18-IP-97 Sentencia del 17 de febrero de 1998. Marca “World Cup France”.
Ratificado en el Proceso 26-IP-98 Marca “C.A.S.A.” [7] Proceso 03-IP-98 Sentencia del 11 de marzo de 1998. Marca “Bella Mujer”. [8] Proceso 10-IP-98, del 19 de agosto de 1998. Marca “Gorro Cocinero y Estrellas con banda (Etiqueta). [9] Proceso 4-IP-88, del 9 de diciembre de 1988, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.
Tomo 1 Pág. 171. [10] Carlos Fernández -Novoa. “Fundamentos de Derecho de Marcas”. De. Montecorvo Pág. 279. de 1984. [11] Daniel Zuccherino, Ob. Cit Pág. 125. [12] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo V. Pág. 365 Proceso 22-IP-96, sentencia del 12 de marzo de 1997. Marca: “Expomujer”. [13] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo V. Pág. 95-96 Proceso 27-IP-95, sentencia del 25 de octubre de 1996.
Marca “Exclusiva”. [14] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Tomo V. pág. 208. Proceso 33-IP-95, sentencia del 15 de noviembre de 1996. Marca: “Panpan Pan Pan”. [15] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad andina. Tomo IV. Pág. 66 Proceso 10-IP-94, sentencia del 17 de marzo de 1995.