INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 44-IP-99 Interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82 literales g), h), y j); 83 literales a), b), c), d) y e); y 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Tribunal Distrital Nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, República del Ecuador.
Expediente Interno No. 117-98 Marca: “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON”. MAGISTRADO PONENTE: Dr. Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, Quito, 2 de febrero del 2000 V I S T O S La solicitud de interpretación prejudicial planteada por el Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Cuenca-Ecuador, por medio de su Ministro Juez, Doctor Hernán Monsalve Vintimilla, de los artículos 81, 82 literales g), h) y j); 83 literales a), b), c) d) y e); y 84 literales a), b), c) y d) de la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena.
Que este Tribunal es competente para conocer dicha solicitud y el juez nacional de Ecuador para requerirla, de conformidad con los artículos 28 y 29 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Que la solicitud enviada al Tribunal cumple con los requisitos contemplados en el artículo 61 del Estatuto del Tribunal.
Que de la solicitud de interpretación prejudicial y de las restantes piezas procesales determinadas por el Juez Nacional, este Tribunal considera como relevantes los siguientes hechos: A) DEMANDA: Se pretende en vía contencioso administrativa, obtener la revocatoria de la Providencia Nº 964997, dictada el 8 de mayo de 1998, por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, del Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, por la cual se rechaza la oposición a la solicitud de registro Nº 29494-94 correspondiente a la denominación RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON como marca de fábrica, presentada por PROVEEDORA ECUATORIANA S.A. PROESA, por existir una solicitud prioritaria No. 16376 de 5 de julio de 1989 y por falta de distintividad de la marca solicitada, en relación con la marca del actor.
Con relación a la distintividad, sostiene la parte actora que no se cumple con este requisito por confundirse RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, con la Marca solicitada RON SAN MIGUEL EL VERDADERO SABOR DEL RON, llevando además un lema comercial que coincidentemente ya fue solicitado con anterioridad por DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. Así mismo, indica que se trata de productos comprendidos en la misma clase internacional Nº 33, pudiendo causar confusión en el público consumidor.
En consecuencia, solicita la revocatoria de la providencia No. 964997 y que se rechace el registro de la marca RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON. B) CONTESTACION DE LA DEMANDA: Da contestación a la Demanda la Dra. Carmen Robayo de Hidalgo, en su condición de mandataria de la firma BACARDI & COMPANY LIMITED, que dentro del trámite se ha demostrado que a esa fecha es la titular por cesiones sucesivas y fusiones de los derechos sobre la marca registrada “RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON”.
Dicha persona jurídica, en lo principal, niega los fundamentos de la demanda, acusa su improcedencia, arguye prescripción, falta de registro en el Ecuador, y en algún país del Pacto Andino; así como que dicha denominación no es famosa ni notoria. Así mismo, niega que Desarrollo Agropecuario C.A., tenga derecho alguno sobre el slogan “EL VERDADERO SABOR DEL RON”, parte integrante de la marca RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, por cuanto este slogan empezó a ser utilizado con el RON CASTILLO desde 1984, mucho antes de que Desarrollo Agropecuario C.A. presente la solicitud de registro No. 16376 en el año de 1989, y después de que PROVEEDORA ECUATORIANA S.A., PROESA había realizado gran campaña publicitaria por los medios de comunicación masivos, con la Marca RON CASTILLLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, convirtiéndola en notoria dentro del país. Igualmente, expresa que la Resolución No. 0964997 de la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, no ha violado disposición legal alguna, por lo que pide que el Tribunal Distrital consultante rechace la demanda propuesta.
Debe aclarase que esta contestación se hace en calidad de tercero interesado en los resultados del juicio, involucrado en este por pedido expreso del propio actor; que la Procuraduría General del Estado igualmente citada con la demanda comparece por intermedio del Director Nacional de Patrocinio, para dirigirse al Delegado de esa Procuraduría en la Provincia del Azuay, por oficio Nº 00722, del 08 de octubre de 1998, en el cual solamente aclara que el IEPI es el Órgano Nacional Competente en la materia controvertida y, su presidente el llamado a comparecer en el juicio en defensa de los intereses de la Institución demandada, por lo que le solicita al mencionado Delegado Provincial, que comparezca en dicho causa únicamente con el fin de vigilar el trámite procesal; instrucción que la concreta con escrito depositado el 14 de octubre de 1998 ante el Tribunal Distrital Nº 3.
El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca, en calidad de principal demandado en esta causa, no ha comparecido a contestar la demanda, sin embargo, en los cuerpos II y III del proceso remitido a este Tribunal, se constata una acumulación de causas en las cuales comparecen ex titulares del anterior Ministerio de Industrias, Comercio, Integración y Pesca, en principio contestando una acción que no es la que origina la interpretación prejudicial solicitada y luego, pidiendo se cuente con otro de ellos para fines del proceso.
Tomando en cuenta lo anteriormente expuesto, el Tribunal, C O N S I D E R A N D O: I. NORMAS OBJETO DE INTERPRETACIÓN El Tribunal ha dejado sentado en reiteradas ocasiones que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 del Tratado de Creación, es el Juez Nacional quien esta facultado autónomamente para solicitar la interpretación prejudicial de las normas que considere necesario interpretar.
No obstante, ha venido sosteniendo igualmente que para cumplir con la finalidad de la interpretación, puede el Tribunal determinar cuales son las normas necesarias para la interpretación requerida. (Interpretación prejudicial 01-IP-94 del 11 de octubre de 1994, caso “MAC POLLO” G.O.A.C. Nº 164 del 02 de noviembre de 1994. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992, pág. 115).
De acuerdo con ese criterio, este Tribunal estima innecesaria la interpretación del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión de la Comunidad Andina, en sus literales g), h) y j), por considerar que sus respectivas disposiciones no son aplicables al caso motivo de la controversia. Las normas objeto de esta interpretación son en consecuencia las siguientes: Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: Artículo 81.- “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.“ Artículo 83.- “Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“( ) “c) Sean idénticos o se asemejen a un lema comercial registrado, siempre que dadas las circunstancias pudiere inducirse al público a error; “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 84.- “Para determinar si una marca es notoriamente conocida, se tendrán en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: “a) La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los que fue acordada;
“b) La intensidad y el ámbito de la difusión y de la publicidad promoción de la marca; “c) La antigüedad de la marca y su uso constante; “d) El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca.” II. CONCEPTO DE MARCA La marca pertenece a la categoría de los bienes inmateriales y a su vez está comprendida dentro de los signos distintivos susceptibles de ser protegidos por la Propiedad Industrial.
Este signo o símbolo es una realidad intangible (corpus misticum) que necesita materializarse (corpus mechanichum) para ser percibido por los sentidos. El concepto de marca ha sido ampliamente desarrollado por la doctrina y por la jurisprudencia. En tal sentido, se pueden citar algunas definiciones aportadas por los tratadistas en esta materia como las siguientes: “La marca es el signo que distingue un producto de otro o un servicio de otro” (Otamendi, Jorge, “Derecho de Marcas”, Editorial Abeledo- Perrot, Buenos aires, 1989, pág. 7) “El signo característico con que el industrial, comerciante o agricultor distingue los productos, de su industria, comercio o explotación”.
(Breuer Moreno, citado por Cabanellas Guillermo: “Derecho de marcas designaciones y nombres comerciales” Tomo I, Editorial Helías S.R.L., Buenos Aires, 1989, pág. 14) “Es el signo que un empresario usa para distinguir un producto que fabrica o comercializa o un servicio que presta, de otros productos o servicios existentes o que puedan existir en el mercado”.
(Giraldo Montoy, Julian: “El régimen marcario y su procedimiento”, Ediciones Librería del Profesional, Primera Edición, Bogotá, 1998, pág. 7) Por su parte la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en su artículo 81, inciso segundo, define la marca en los siguientes términos: “ Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos, o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.” Las definiciones anteriormente citadas coinciden en algunos aspectos que la caracterizan, de los cuales se pueden relievar que, al ser definida como un “signo” se le da a su noción una amplitud que permite abarcar o comprender dentro de ésta no sólo a las marcas denominativas, más frecuentemente utilizadas en el comercio, sino también a las gráficas, mixtas y a las formas tridimensionales, es decir, a todos los tipos de marcas que de acuerdo a su estructura han sido señalados por la doctrina.
Por otra parte, todas las definiciones citadas hacen alusión a la principal función de la marca, cual es, ser distintiva. Al respecto, este Tribunal ha señalado: “La norma comunitaria coincide con las múltiples definiciones que la doctrina, la jurisprudencia y los acuerdos multilaterales como el Convenio de París y la UNCTAD proporcionan sobre las marcas de productos o servicios.
La coincidencia se da básicamente en el elemento funcional que pertenece a la esencia de la marca como es el de su capacidad de distinguir una de otra, hasta el punto de que la marca llega a considerarse como sinónimo de signo distintivo”. (interpretación Prejudicial 10-IP-94 de 17 de marzo de 1995, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-1995, págs. 68 y 69).
Reiterando lo anterior, en la Interpretación prejudicial 26-IP-96, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 308 de 28 de noviembre de 1997, este Tribunal recalcó: “ La marca tiene como función primordial la de identificar productos o servicios. En este sentido, la marca no está destinada exclusivamente a diferenciar los productos o servicios de una empresa con los de otra (indicación de la procedencia empresarial).
La función distintiva de la marca va más allá de eso”. III. REQUISITOS QUE DEBE REUNIR UN SIGNO PARA QUE SEA REGISTRABLE Estos se encuentran especificados en el primer párrafo del artículo 81 de la Decisión 344, el cual establece: “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.” Sobre este punto el Tribunal, en varias sentencias ha reconocido que para que una marca pueda ser registrada como tal debe reunir los requisitos de la norma comentada.
(Ver entre otras interpretaciones prejudiciales las Nos. 27-IP-95 G.O. Nº 257 de 14 de abril de 1997; 12-IP-96; 22-IP-96 G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997 y 15-IP-97 G.O. Nº 314 de 18 de diciembre de 1997). a) La Perceptibilidad.- Es la capacidad o características que tiene el signo para ser apreciado por medio de los sentidos. Según lo ha dicho el Tribunal, la perceptibilidad dice relación con todo elemento, signo o indicación que pueda ser apreciado por los sentidos para que pueda ser aprehendido por el público.
El diccionario de la Lengua de la Real Academia Española, define el vocablo perceptible como aquello que “se puede comprender o percibir”; y describe percibir como el hecho de recibir “por uno de los sentidos las imágenes, impresiones o sensaciones externas”; Percepción dice “es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos”.
(Vigésimo Primera Edición, Madrid 1992, pág. 1114) b) La Distintividad.- Es la característica esencial de la marca, teniendo como función diferenciar productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra, logrando de esta manera que el consumidor, destinatario final del producto al que la marca se refiere, los diferencie.
“La racionalidad de la ley marcaria en su función protectora del derecho que otorga el registro marcario a su titular, se deriva precisamente del carácter distintivo de la marca. La distintividad importa tanto al empresario quien ofrece en el mercado un producto con el propósito de hacer conocer su origen, la calidad y condiciones del mismo, como al consumidor quien desea adquirir un producto de determinado origen y calidad.
La distintividad del producto sirve de puente de comunicación entre empresarios, productores y consumidores en la medida en que lanza al mercado una señal inequívoca de la procedencia de los bienes y despierta en el consumidor la convicción de que el producto que adquiere es el que desea porque lo conoce y lo asocia con un único productor.
“El Derecho reconoce la procedencia presunta o real de un producto nominado por una marca determinada garantizando que esa marca no será engañosa, ni defraudará la convicción acerca del origen y procedencia por parte de los consumidores. De ahí la relación estrecha que existe entre el poder identificatorio de una marca o función distintiva y la protección jurídica que la respalda.
“El principio general de protección jurídica de la marca basado en su distintividad que consagra el artículo 81 de la Decisión 344, se desarrolla por los artículos 82 y 83 de esa Decisión en todos sus literales relativos a las causales de irregistrabilidad de las marcas, unas veces por su carácter usual, su generalidad, su amenaza de engaño o de error, su descriptividad, entre otras.” (Proceso 01-IP-98.
Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13 de julio de 1998). “La doctrina ha reiterado que la distintividad marcaria puede ser apreciada desde dos puntos de vista, intrínseca y extrínseca.- Así las cosas, para que un signo sea amparado por el derecho marcario debe ser en si mismo capaz de distinguir los bienes respectivos (distintividad intrínseca), e igualmente debe poder distinguir dichos bienes de los demás en el mercado (distintividad extrínseca).
Sólo reuniendo el signo tales condiciones podrá coadyuvar a una competencia comercial clara y leal en beneficio de la colectividad.” (Proceso 31- IP -98. Publicado en G.O.A.C. Nº 450 de 21 de junio de 1999). c) La Representación Gráfica.- Es un requisito formal, que permite la publicación y archivo de las marcas solicitadas en las respectiva oficina de propiedad industrial.
Esta característica del signo permite transmitir en forma material el contenido y las dimensiones de este, lo cual permitirá más tarde, con el requisito de publicación que la norma exige, que los competidores puedan conocer y apreciar el signo para establecer las diferencias o semejanzas con el ya registrado, o ya solicitado y poder impugnarlos si fuera el caso a través del incidente de observaciones previsto en la norma andina.
Sobre este punto comenta Marco Matías Alemán: “La representación gráfica, en suma, es una descripción que permite formarse una idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados”. (Marco Matías Alemán, “Marcas” Top Management, Bogotá, pág. 77) Este Tribunal se ha pronunciado al respecto en la sentencia sobre interpretación prejudicial 05-IP-97 de 23 de mayo de 1997, al señalar que: “Este requisito se ha considerado sin atención a las funciones mismas de la marca, sino más bien como una necesidad natural o formal para el registro y que éste pueda a través de la representación gráfica, dar a conocer al público los aspectos o características del signo a registrarse.
Este requisito favorece a la descripción de la marca que debe contener la solicitud de la que habla el artículo 87 literal b) de la Decisión 344. (Caso “RENTAR”. G.O.A.C. Nº 279 del 25 de julio de 1997). Así mismo ha dicho este Tribunal: “A diferencia de los requisitos a los que ya se hizo referencia, en los que evidentemente se persigue por medio de los mismos garantizar la idoneidad del signo con miras a su función diferenciadora, la condición de susceptibilidad de representación gráfica obedece a razones de orden práctico vinculadas con el procedimiento de registro, toda vez que si fuere imposible representarlo gráficamente por algún medio, mal podrían cumplirse los extremos expresamente exigidos en el mencionado artículo 87 de la Decisión 344, relativo a los requisitos de la solicitud de registro.
“Vistos estos requisitos, resta precisar que un signo que no reúna tales condiciones mal podrá ser protegido por medio del derecho marcario, la que se deriva de la simple interpretación contrario sensu del inciso primero del artículo 81 de la Decisión 344.” (Proceso 31-IP- 98. Publicado en G.O.A.C. Nº 450 de 21 de junio de 1999). IV. CONFUNDIBILIDAD DE LAS MARCAS Se debe señalar que vinculado a la distintividad extrínseca que debe tener un signo para ser considerado marca, a la que ya se hizo mención, se encuentra el riesgo de confusión. El artículo 83 literal a) de la Decisión 344, se refiere al impedimento de registro como marca de aquellos signos que puedan confundir al público induciéndolo a error debido a la similitud o semejanza de los signos con una marca anteriormente solicitada o, registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, respecto a los cuales el uso pueda inducir a error.
Sobre la confundibilidad de las marcas el Tribunal Comunitario ha expresado en el Proceso 03-IP-91 G.O.A.C. Nº 93, de 11 de noviembre de 1991 que: “La finalidad de una marca no es otra que la de individualizar los productos y servicios con el propósito de diferenciarlos de otros iguales o similares. En virtud de esta función diferenciadora, la marca protege a los consumidores, quienes al identificar el origen y la procedencia del producto o servicio de que se trata, evitan ser confundidos o engañados.
“La unión entre signos distintivos y la clase de productos o servicios, es sólo el aspecto objetivo de la marca. A él debe agregarse el elemento psicológico que se presenta cuando los consumidores potenciales aprehenden o captan esa unión entre signo y producto. “Conviene puntualizar que la labor de cotejar las marcas con el propósito de determinar si son confundibles o no, es de la exclusiva competencia del juez nacional por tratarse de ‘un hecho materia del proceso’, cuya calificación escapa a la competencia del juez comunitario según el artículo 30 del Tratado que creo el Tribunal Andino, teniendo en cuenta, en todo caso, los principios sustentados por el juez comunitario al interpretar la correspondiente norma”.
Continua la referida jurisprudencia expresando que, “La Confusión presenta diversos grados que van desde la identidad de dos marcas hasta la similitud caracterizada por la semejanza entre ellas. De esta figura se predica que la marca que se proyecte registrar no debe confundirse con la debidamente inscrita que goza de la protección legal del registro y del derecho de su titular de utilizarla en forma exclusiva”.
(Interpretación Prejudicial 02- IP-94 de 04 de julio de 1994, caso “NOEL”. G.O.A.C. Nº 160 de 21 de julio de 1994; jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo III, 1992-94, pág. 145). Igualmente, el Tribunal en sentencia del 11 de marzo de 1998 ha manifestado que el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 “ampara a una marca del riesgo de confusión o de la ´similitud confusionista` frente a otras, siempre que las dos protejan productos o servicios de la misma clase o a los mismos o similares productos aun de diferentes clases, respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público consumidor a error.
De tal manera que es necesario establecer que en términos generales la confusión se origina en la semejanza entre los signos distintivos y la mayor o menor similitud de los productos que estas marcas protegen, factores que llevan a los consumidores a error o confusión en cuanto al origen de los productos vendidos con la marca similar, sin tomar en cuenta que estos productos pueden provenir de empresas diferentes”.
(Interpretación Prejudicial 14-IP-96, caso “PROMOFERIAS”). Conviene precisar que en materia de confusión la doctrina y la jurisprudencia han distinguido a su vez dos aspectos: confusiones directa e indirecta. Al respecto, este Tribunal ha puesto de relieve que: “ para efectos de comprender aun mejor el alcance de esta prohibición legal comunitaria en el procedimiento de registro de una marca, se deben distinguir dos clases de confusión: la directa y la indirecta.- Por la primera se induce al consumidor desprevenido a que adquiera un producto determinado, arguyendo que está comprando otro.
Por la segunda, el consumidor cree que el producto o servicios que está adquiriendo o solicitando pertenece a una misma línea de productos o servicios de una empresa o persona distinta de quien realmente los ofrece en el mercado”. (Interpretación Prejudicial 07-IP-98 de 07 de abril de 1998, caso “Palma Frit”. G.O.A.C. Nº 349 de 19 de junio de 1998).
V. REGLAS O CRITERIOS PARA LA COMPARACION DE SIGNOS DENOMINATIVOS El criterio del funcionario o del juzgador es en definitiva el que decide si entre dos signos marcarios existe riesgo de confusión, y para llegar a tal decisión debe seguir ciertas reglas que la doctrina ha estructurado para la apreciación y comparación de signos, las mismas que el Tribunal las ha tomado muy en cuenta en su jurisprudencia; criterios que se concretan de la siguiente manera: La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas;
Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; Deben tenerse en cuenta, así mismo, las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas. La primera de estas reglas persigue impedir la descomposición de los signos en sus diversos elementos al momento de cotejarlos.
Este criterio pugna con la posibilidad de que se descompongan las marcas cuestionadas para que las partes desintegradas de las unas sirvan de base comparativa con las otras y viceversa. El Tribunal ha manifestado en este sentido, que: “Riñe esta regla también con un procedimiento matemático de contabilizar las sílabas o las letras sean estas iguales o dispares para admitir o no la incompatibilidad.
El examen pormenorizado o meticuloso de una marca contraría la corriente examinadora o identificadora que le consumidor realiza frente a ella. “La imagen que retiene el público en último momento es la primera impresión que sobre las marcas tuvo, en forma general y sencilla, luego de una ojeada superficial”. (Interpretación Prejudicial 04-IP-94 de 07 de agosto de 1995, caso “EDEN FOR MAN etiqueta”.
G.O.A.C. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo IV, 1994-95, pág. 125). En cuanto al cotejo sucesivo de los signos este Tribunal ha reiterado: " en la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada ”.
(Citada Interpretación prejudicial 07-IP-98, caso “PALMA FRIT”) (G.O.A.C. Nº 349 de 19 de junio de 1998). “Respecto a la cuarta regla, el tratadista Breuer ha expresado que la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellos, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos".
(Ver, entre otras: Interpretaciones Prejudiciales Nos. 01-IP-87 G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1987, marca "VOLVO"; 04-IP-94 G.O. Nº 189 de 15 de septiembre de 1995, marca "EDEN FOR MAN"; Y, 09-IP-94 G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, MARCA "DIDA"). Finalmente, cabe destacar que este Tribunal en la sentencia sobre interpretación prejudicial 01-IP-87 de 03 de diciembre de 1987, se refirió a las reglas generales para la comparación de marcas denominativas en el sentido siguiente: "Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.
Debe evitarse entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma " (Caso "VOLVO" G.O.A.C. Nº 28 de 15 de febrero de 1988. jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo I, 1984-88, pág. 99). VI.
PRIORIDAD O PRELACION DE LA SOLICITUD Este Tribunal se ha pronunciado sobre este tópico en varias de las sentencias. En el Proceso 26-IP-95, correspondiente a la marca ESCADA, Publicada en la G.O. Nº 344 de 28 de mayo de 1998, por ejemplo, ha dicho respecto del concepto de prelación: “En nuestra doctrina comunitaria el tratadista Manuel Pachón, para quien el derecho de prioridad es un caso de prelación, observa: “Si por prelación entendemos 'antelación o preferencia con que una cosa debe ser atendida respecto a otra con la cual se compara' (Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, 19ed., Madrid, Espasa-Calpe, 1970, pág. 1059), no vemos inconvenientes en emplear esta palabra para referirnos a la regulación jurídica del fenómeno consistente en la presentación en un mismo país, por dos personas distintas, de solicitudes de registro para la misma marca y poder determinar quien tiene preferencia para que se le conceda el derecho sobre la marca; si bien verdaderamente, el derecho de prioridad seria un caso de prelación. “La prelación así considerada supone dos solicitudes de registro presentadas en el mismo país, para la misma marca y destinada a distinguir artículos de la misma clase del nomenclator.
“La prelación otorga a quien la pueda invocar, el derecho de oponerse a una solicitud posterior y de solicitar la nulidad del registro de marca que se hubiere concedido, 'con violación de la preferencia a que se es acreedor por haber presentado con anterioridad la solicitud' ("Las preferencias en las solicitudes de los registros marcarios" Editorial Temis 1983".
(Resaltado de la presente sentencia.) Dentro del mismo orden de ideas, tal y como lo recoge María Moliner en su Diccionario de uso del Español, prioridad es "la anterioridad de una cosa respecto de otra, en el tiempo o en el espacio"; o, como se expresa en materia jurídica propiamente, respecto del término preferencia, ésta "es uno de los medios de solución que el Derecho tiene para resolver los problemas de la concurrencia o colisión de derechos sobre una misma cosa.
Normalmente, cuando diversos derechos inciden sobre un mismo bien, el problema se resuelve mediante unas normas especiales, donde a los diferentes derechos se les otorga un determinado rango preferencial que supone una prioridad frente a los que le siguen". (Diccionario Jurídico Espasa. Bastardillas del texto; negrillas de la presente sentencia) “ la primera solicitud, como tal, otorga al peticionario ciertos derechos autónomos, totalmente deslindables de la concesión por parte de la administración del derecho exclusivo al que aspira.
Lo es, por ejemplo, el que se evacue definitivamente el procedimiento administrativo que a ella concierne, con antelación a cualquier otro trámite que con posterioridad sobre el mismo signo se adelante ante esa Oficina, así en ese segundo tramite se esté ventilando una reivindicación valida sobre el signo ya solicitado; a menos que lo que se reivindique sea una solicitud andina formulada dentro de los seis meses anteriores -se reitera-, por cuanto sin lugar a dudas la inicial seria entonces ésta, es decir, la primera presentada en el área andina, pero siempre y cuando hubiere sido antepuesta dentro del término de seis meses a que se refiere la norma comunitaria, se insiste aún. “Al establecer la anterior diferencia, queda claro que la administración esta obligada inexorablemente a pronunciarse, -obviamente en la forma que estime pertinente-, pero en primer término sobre la solicitud que inicialmente fue interpuesta.
“En estricto sentido podríamos decir que el derecho que se adquiere con la presentación de la primera solicitud va íntimamente ligado no a la forzosa concesión del signo, ya que ésta dependerá de un sinnúmero de factores de orden legal, sino a que el órgano competente evacue las solicitudes cronológicamente, es decir, según el orden en que fueron introducidas.
“De consiguiente, si ante la correspondiente Oficina Nacional Competente se solicita el registro de una marca, y posteriormente sobre ese mismo signo se presenta una nueva solicitud que ataña a ese signo, el administrador deberá poner fin prioritariamente al trámite relativo a la solicitud inicial, antes de pronunciarse en este otro trámite independiente pero que versa sobre la reivindicación formulada posteriormente, dado que existen -en salvaguarda del derecho exclusivo sobre las marcas- mecanismos especiales consagrados para proteger de una eventual usurpación a quien ostente el mejor derecho de prioridad.
“Planteamiento contrario conduciría al absurdo de dejar sin efecto la figura de la oposición u observación, toda vez que bastaría con presentar posteriormente a ésta una solicitud de concesión de marca sobre idéntico o similar signo, para que la primera ya en trámite, quede paralizada, garantizándose de esta manera el nuevo solicitante un posible mejor derecho con menoscabo del examen y pronunciamiento previo sobre la expectativa inmersa en una primera solicitud, que por ser precursora en el reconocimiento de un derecho real, imposibilita al ente administrativo para efectuar pronunciamientos frente a signos idénticos cuyo amparo haya sido solicitado con posterioridad, hasta tanto no quede definitivamente concluida la respectiva actuación previa, con lo cual ab initio se deja a buen cubierto el correlativo derecho de defensa.” VII.
AMBITO DE PROTECCION DEL LEMA COMERCIAL El artículo 83 literal c) de la Decisión 344 establece la forma como un lema comercial puede obstaculizar el registro de una marca. En tal sentido son dos los aspectos previstos por la norma: que el lema este registrado y, que de acuerdo con las circunstancias que deberá apreciar la autoridad nacional, el público pueda ser inducido a error, debido a la identidad o semejanza entre aquellos.
El Profesor Víctor Bentata opina a este respecto: “Los lemas (slogans) son tipos de marcas, extensiones y prolongaciones de marcas destinadas a reforzar y realizar su publicidad. Son esencialmente utilizados para la venta de los bienes de consumo masivo. La función del lema es la de coadyuvar a la creación de un ‘clima’ o ‘atmósfera’ de valoración ”.
(omissis). Específicamente, su múltiple función consiste en: “a) Acompañar la marca con su poder sugestivo; sin embargo, tribunales de los EUA han afirmado que los lemas largos son también susceptibles de registro independiente como marca; “b) Incrementar la capacidad mnemonítica de la marca; “c) Arrancarla de una visibilidad baja en que colocan a la marca las marcas competidoras” (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 230).
Por su parte la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en su artículo 118, inciso segundo define el lema en los siguientes términos: ”Se entiende por lema comercial la palabra, frase o leyenda utilizada como complemento de una marca.” En este sentido comenta el Dr. Bentata: “ El lema es una cuasi marca, sin llegar jamás a ser propiamente marca.
“Por ello su titularidad no es transferible sino es con la marca misma. Ello es obvio porque en la medida de la publicidad efectuada, el lema acaba no solo por sugerir, sino que puede llegar incluso a identificar en cierta forma al producto mismo. Su publicidad acoplada a la marca, contrariamente a la creencia cómoda de que refuerza puramente la marca, acaba por distinguirla de la misma, dándole una cierta autonomía. “En la medida en que el lema es efectivo, podemos nosotros mismos hacer experimentos dejando flotar al lema solo sin la marca.
“De tal manera que el lema se apoya tanto en la marca como la marca se apoya en el lema. “Por eso se requiere un mínimo de distintividad, y no son registrables simples trivialidades o descripciones del producto o de su función ” (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 234). En el caso sub judice la Compañía BACARDI & COMPANY (Actual titular del derecho de la marca concedida a través de la resolución impugnada) “niega que Desarrollo Agropecuario C.A., tenga derecho alguno sobre el slogan “EL VERDADERO SABOR DEL RON”, parte integrante de la marca RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, por cuanto este slogan empezó a ser utilizado por RON CASTILLO desde 1984 es decir, muchos años antes de que Desarrollo Agropecuario C.A., presente la solicitud de registro No. 16376 en el año de 1989, es decir, después de que por más de 5 años PROESA había realizado gran campaña publicitaria por los medios de comunicación masivos con la marca RON CASTILLO EL VERDADERO SABOR DEL RON, por lo que PROESA fue quien creó en 1984 el slogan “EL VERDADERO SABOR DEL RON”, para usarlo junto a la marca RON CASTILLO y lo uso desde tal fecha en forma amplia, de modo que el mismo fue conocido por todos.” Considera pertinente el Tribunal hacer referencia al comentario que el Dr. Bentata hace sobre el punto en estudio, en los siguientes términos: “Es importante distinguir el lema como tal y su registro.
El lema puede existir, por así decirlo, al estado natural, es decir sin registro. Pero en ningún caso puede ser registrado sino está previamente registrada la marca que acompaña”. (Bentata Víctor, Reconstrucción del Derecho Marcario, Editorial Jurídica Venezolana, pág. 232). En tal sentido corresponderá al Tribunal consultante mediante las pruebas que aportaron las partes en conflicto y los comentarios supra mencionados determinar a quien corresponde la titularidad del derecho sobre el slogan “EL VERDADERO SABOR DEL RON”.
VIII. LA MARCA NOTORIA La notoriedad es un nivel al cual llegan pocas marcas, ya que esto implica “un status de aceptación por parte del público que sólo es consecuencia del éxito que ha tenido el producto o servicio que las marcas distinguen” (Jorge Otamendi, Derecho de Marcas, pág. 327). En el proceso 1-IP-87; publicado en la G.O. Nº 28 de 15 de febrero de 1988, ha considerado este Tribunal: “ La marca notoria es la que goza de difusión o sea la que es conocida por los consumidores de la clase de productos o servicio de que se trate.
Esta notoriedad es fenómeno relativo y dinámico, según sea el grado de difusión o de reconocimiento de la marca entre el correspondiente grupo de consumidores ( )” “La notoriedad se predica de la marca utilizando no sólo a nivel nacional sino en el ámbito de la Subregión y el internacional.” (Proceso 2-IP-94 G.O. Nº 160 de 21 de julio de 1994).
Como antecedentes de la marca notoria se tiene que “el uso de la marca por el titular, debido al prestigio de sus productos en el mercado y la divulgación de la misma tanto por el titular como por los propios consumidores, podrían constituir elementos esenciales a los caminos necesarios para el ascenso de una marca a la categoría de notoria” (Interpretación Prejudicial 20-IP-97 de 13 de febrero de 1998, caso “Manolita”).
Este Tribunal se ha referido a este tema en varias de sus sentencias emitidas en acciones de interpretación prejudicial. PRUEBA DE LA NOTORIEDAD El artículo 84 de la Decisión 344, determina la forma de establecer si una marca es notoriamente conocida, dotando al examinador o juzgador de varios criterios para obtener un juicio adecuado y no arbitrario que permita proteger a la marca o signo que goce de esta característica.
“Para evaluar la prueba de la notoriedad de una marca el examinador deberá tener en cuenta si se cumplen uno o más de los siguientes criterios: 1. La extensión de su conocimiento entre el público consumidor como signo distintivo de los productos o servicios para los cuales fue acordada; 2. La intensidad y el ámbito de difusión y publicidad o promoción de la marca; 3.
La antigüedad de la marca y su uso constante 4. El análisis de producción y mercadeo de los productos que distingue la marca. “Este Tribunal considera que nada impide que los anteriores criterios sean aplicables también a la situación contemplada en el literal d) del artículo 83 de la Decisión citada, respecto de otros signos notoriamente conocidos ”.
(Proceso 20-IP-98. Publicada en G.O.A.C. Nº 393 de 14 diciembre de 1998). “Igualmente el Tribunal en varios fallos ha insistido que la notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse, pues la marca para convertirse en notoria es el resultado de una serie de factores como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, entre otros; la carga de la prueba corresponde al titular de la marca pues esta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.
“La calificación de marca notoria no puede ser atribuida por la simple afirmación ni del titular ni de los consumidores, sino que debe ser por resolución en la etapa administrativa o judicial cuando en el trámite del proceso se aporte las pruebas necesarias suficientes para que el juzgador con pleno convencimiento pueda calificar a una marca de notoria.” (Proceso 28-IP-96.
Publicado en G.O. Nº 318 de 26 de enero de 1998). La labor del examinador o del juez, para determinar cuando un signo o marca es notoriamente conocido es difícil y, en esta no debe confundirse la notoriedad marcaria con la figura del hecho notorio, definido este último por Calamandrei como: “aquellos que entran naturalmente en el conocimiento, en la cultura o en la información normal de los individuos, con relación a un lugar o a un circulo social y a un momento determinado, en el momento en que ocurre la decisión” (citado por Couture “Fundamentos del Derecho Procesal Civil, Tercera Edición, Ediciones Depalma, Buenos Aires, pág. 235).
En varios fallos de este Tribunal, se ha puesto de relieve este tema afirmándose que “ el hecho notorio se distingue de la marca notoria en que aquel se constituye en un hecho conocido de manera generalizada por todos; tal es el caso del conocimiento que tenga una comunidad en particular acerca de datos geográficos, históricos o culturales, cuya prueba no es necesaria; mientras tanto la marca notoria requiere que tal calificación sea probada, por lo que deberán demostrarse las circunstancias que precisamente han dado a la marca ese status.” (Proceso 20-IP-98 Publicado en G.O. Nº 339 de 14 de diciembre de 1998).
Con los antecedentes expuestos: El TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, C O N C L U Y E: 1.- El señalamiento de las normas andinas cuya interpretación es solicitada por el juez nacional, en modo alguno limita la competencia del juez supranacional, ni la condición para proceder a la interpretación de las que considere relevantes a los fines de la solución del caso concreto sometido a la resolución de dicho juez nacional; pudiendo el Tribunal adicionar o dejar de interpretar normas comunitarias con respecto a las incluidas en la solicitud formulada por aquel. 2.- Para que un signo pueda ser registrable se requiere que sea además de perceptible y susceptible de representación gráfica, suficientemente distintivo en relación con otras marcas ya registradas o solicitadas prioritariamente para registro.
Así como, que ese signo no se encuentre comprometido en ninguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 3.- Al proscribir el riesgo de confusión respecto del registro marcario, el literal a) del articulo 83 de la Decisión 344, trata de evitar el engaño que pueda producirse en el comercio y respecto de los usuarios del producto o del servicio respectivos, sobre la procedencia, naturaleza, modo de fabricación, características o cualidades, o acerca de la aptitud de esos productos o servicios. 4.- La determinación de la existencia o no del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado discrecionalmente por el administrador o por el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos y a los campos en que pueda producirse tal confusión; criterios expuestos y ampliamente desarrollados en ésta y en precedentes sentencias del Tribunal. 5.- La primera solicitud presentada ante la Oficina Nacional Competente confiere al solicitante el derecho de “prioridad”, para oponerse a la solicitud de un registro posterior de un signo idéntico o semejante destinado a proteger los mismos productos o servicios. 6.- La Decisión 344 consagra la protección comunitaria de otros signos distintivos como el nombre, la enseña y lema comercial, a los que les es aplicable el requisito de distintividad para efectos de proteger al público consumidor de la posibilidad de confusión en la identificación y elección de productos y servicios. 7.- El lema puede existir sin ser registrado, pero en ningún caso puede ser registrado sino está previamente registrada la marca a la cual acompaña. 8.- Tampoco puede registrarse como marca un signo que constituya reproducción total o parcial de un signo notoriamente conocido.
Corresponde al Juez nacional apreciar la alegada notoriedad, de acuerdo a las reglas pertinentes en materia probatoria. 9.- La Decisión 344 exige la prueba de la notoriedad de la marca o del signo, correspondiéndole la carga de aquella a quien la alega. La prueba deberá ser evaluada por el examinador o por el juez, considerando para el efecto, además de los principios y normas en materia de notoriedad, las excepciones al registro determinadas en los literales d) y e) del artículo 83 de la Decisión 344. 10.- El examen de registro marcario es una obligación ineludible que corresponde cumplir a la Oficina Nacional Competente, sin que pueda eludirse la práctica del mismo o arguirse en defensa de un registro marcario ilegalmente otorgado, la ausencia de observaciones durante su tramitación. Para dicho examen deberá tenerse en cuenta los parámetros doctrinales y jurisprudenciales esbozados en esta sentencia. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el Tribunal Distrital Nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca, de la República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al resolver el caso correspondiente al expediente interno 117-98.
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al Tribunal Distrital Nº 3 de lo Contencioso Administrativo de Cuenca-Ecuador, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia de esta sentencia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.
Rubén Herdoíza Mera PRESIDENTE (E) Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO