INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL 09-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 82, párrafos d) y e), 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, y 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio de los artículos 81 y 82, párrafo h) de la misma Decisión. Proceso Interno Nº 5306.

Actor: INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL RISARALDA LIMITADA-INVARI LTDA. Marca: “NUTRIPONKE (etiqueta)”. Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, en Quito, a los 03 días del mes de marzo del año 2000, en la solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, a través del Consejero Juan Alberto Polo Figueroa, por medio de oficio fechado 29 de octubre de 1999, recibido en este Tribunal el 21 de enero del año 2000.

V I S T O S: La ya identificada solicitud se ajusta plenamente a lo dispuesto por el artículo 61 del Estatuto del Tribunal, razón por la cual su admisión a trámite ha sido considerada procedente. 1.

ANTECEDENTES a) Las Partes Comparece en calidad de demandante, la sociedad INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL RISARALDA LIMITADA, por medio de acción contencioso-administrativa dirigida a obtener la nulidad de la resolución 2366, de fecha 29 de julio de 1998, emitida por la demandada en este proceso, Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, por medio de la cual ha sido denegado el registro para la denominación “NUTRIPONKE (etiqueta)” como marca de fábrica, solicitado por la actora para distinguir productos de la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza. b) Actos demandados Dentro del respectivo proceso interno de única instancia Nº 5306, es demandada la nulidad de las resoluciones Nos. 21686, de fecha 30 de mayo de 1994, por medio de la cual fue denegado el registro de la denominación “NUTRIPONKE (etiqueta)”, solicitado por la sociedad INVERSIONES AGROPECUARIAS DEL RISARALDA LTDA. - INVARI LTDA., para distinguir productos comprendidos en las Clase Internacional Nº 30; la Nº 20365, del 18 de setiembre de 1996, confirmatoria de la recurrida; y, la Nº 2366, de fecha 29 de julio de 1998, que decide en forma negativa la apelación interpuestas en contra de la resolución Nº 21686, y declara agotada la vía gubernativa.

Las dos primeras fueron expedidas por la División de Signos Distintivos y la tercera por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial. De ellas, observa el Tribunal, resulta importante hacer breve referencia al criterio expuesto por la Administración respecto a la irregistrabilidad de la denominación “NUTRIPONKE (etiqueta)”, dirigido a considerar que aquella “expresa una cualidad o característica de los productos, o en el mejor de los casos confunde al público consumidor al presentar o transmitir un concepto que puede estar relacionado con algunos de los productos que pretende distinguir, suministrando información que un signo que busca individualizar un producto no debe transmitir, circunstancia esta que precisamente enmarca la referida expresión dentro de la causal de irregistrabilidad en comento”.

(Resolución 20365, de fecha 13 de setiembre de 1996, folio 13). c) La demanda Según el juez consultante, en la solicitud de interpretación prejudicial dirigida al Tribunal, la actora alega, en resumen, lo siguiente: Que las normas del ordenamiento jurídico comunitario andino supuestamente violadas por la Administración al emitir los actos ahora recurridos, son los artículos 82, párrafos d) y e), 146 y 147 de la Decisión 344, en concordancia con el artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena.

Al respecto sostiene: La Superintendencia de Industria y Comercio al realizar el análisis de fondo sobre la registrabilidad de la denominación “NUTRIPONKE (etiqueta)”, lo hizo de forma incorrecta -dado que no la apreció en su integridad sino en partes-, y, como consecuencia de ello, la calificó como una denominación descriptiva de los productos para los cuales fue solicitada, los de la Clase 30, que incluye, entre otros, “harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería”.

El hecho de confundir las expresiones evocativas con las descriptivas es negar en el derecho marcario la existencia de aquellas. La denominación “NUTRIPONKE (etiqueta)” no es un signo genérico, por cuanto no es un producto de la Clase 30; el término genérico es PONQUE, y no PONKE; es decir, sólo parte de la denominación solicitada, la que apreciada en su conjunto no designa ningún producto de la referida clase. d) Contestación de la demanda Contesta la demanda la Superintendencia de Industria y Comercio, con escrito dirigido a defender la legalidad de los actos administrativos impugnados, en los cuales afirma que esa Dependencia no ha incurrido en violación de normas legales nacionales ni comunitarias.

Afirma así mismo que el acto administrativo impugnado ante el Honorable Consejo de Estado fue expedido por la División de Signos Distintivos con plena competencia para conceder registro de marcas, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por las normas vigentes en la materia y en especial la Decisión 344; La denominación “NUTRIPONKE (etiqueta)” “está incursa en la causal de irregistrabilidad prevista en el artículo 82 literal d) de la Decisión 344; en consecuencia [dicha] marca es irregistrable y no cumple con todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria ”;

Finalmente, considera que el signo solicitado en registro “carece del elemento de distintividad de que trata la norma comunitaria y además conllevaría al consumidor a engaño acerca de las características, calidad y otras propiedades del producto”. Considerado el signo “NUTRIPONKE (etiqueta)” en su conjunto, se concluye que consiste en una denominación que se usa en el comercio para describir la especie de los productos para los que se aplicaría.

2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la respectiva solicitud provenga de un juez nacional también con competencia para actuar como juez comunitario -que en el caso lo es la alta jurisdicción requirente, en cuanto se encuentra obligada a formular la consulta, y a acatar la interpretación que de las normas supranacionales realiza este Tribunal Andino en la presente sentencia-, pero en tanto esas normas resulten pertinentes para la resolución del proceso interno, y conforme asimismo la solicitud con las prescripciones de los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal, y 61 del respectivo Estatuto.

3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL En el marco de la intervención que le ha sido solicitada, el Tribunal considera que, además de las normas señaladas por el consultante, debe previamente realizar la interpretación del artículo 81, relativo a la definición de marca, y adicionalmente la del párrafo h) del artículo 82. Las disposiciones en mención se transcriben seguidamente.

“Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona" “Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: “(…) “d) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que pueda servir en el comercio para designar o para describir la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, el lugar de origen, la época de producción u otros datos, características o informaciones de los productos o de los servicios para los cuales ha de usarse;

“(…) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; (…)”. En cambio, por lo que toca a la solicitud de interpretación de los artículos 146 y 147 de la Decisión 344, así como la del artículo 5º del Tratado de Creación del Tribunal, en esta ocasión se reiteran los criterios expuestos en constante jurisprudencia del Tribunal, en el sentido de no proceder a la interpretación de los mismos, por cuanto -tal como lo ha sentado anteriormente- éstos “constituyen compromisos que los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena adquirieron desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.

Tales compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales”. (Ver, entre otras, sentencias de interpretación prejudicial Nº 26-IP-96, correspondiente al caso “SEFRITA” publicada en G.O.A.C. Nº 308 de fecha 28 de noviembre de 1997. Y, reciente sentencia producida con motivo del caso 55-IP-99, de fecha 26 de enero del presente año, marca “FARLIN mixta”). 4.

CONSIDERACIONES a) Requisitos para el registro de marcas El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, señala las siguientes características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca: distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica. Respecto de la distintividad ha dicho el Tribunal: “No basta con que la marca sea perceptible y susceptible de representación gráfica, sino que unido a ello deberá distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de aquellos idénticos o similares de otra.” (Sentencia de 17 de abril de 1998, interpretación prejudicial 01-IP-98, marca “EXPOSISTEMAS mixta”.

Publicada en G.O.A.C. Nº 354, del 13 de julio de 1998). El segundo inciso del referido artículo 81 complementa el concepto de marca relievando el aspecto de la distintividad, al señalar que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.

La definición mencionada consagra que la marca se caracteriza por constituir un bien inmaterial, destinado a distinguir un producto o un servicio de otros, que se encuentra representada por un signo, el cual, por ser intangible, requiere de medios sensibles para que el consumidor pueda aprehenderlo, esto es, apreciarlo, distinguirlo y diferenciarlo.

La susceptibilidad de representación gráfica tiene que ver con la necesidad de que la marca pueda ser dada a conocer desde el momento mismo de introducirse la respectiva solicitud de registro. Marco Matías Alemán, en su obra MARCAS, TOP. Management. Bogotá, pág. 77, ha señalado, que “ la representación gráfica del signo es una descripción que permite formarse la idea del signo objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de lo anteriormente señalado ”.

En consecuencia debe necesariamente concluirse, que un signo es registrable como marca cuando cumple plenamente los tres requisitos del artículo 81 interpretado, y por cierto, siempre que no esté comprendido en alguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. b) Signos genéricos, descriptivos y evocativos El literal d) del artículo 82 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena al establecer la irregistrabilidad de los signos genéricos y descriptivos está involucrando en esa excepción al registro, entre otros, a los distintivos que designen la calidad, la especie, la cantidad o comprendan características usuales del signo que describen.

El Tribunal a este respecto ha señalado: “La naturaleza de signo descriptivo no es condición sine qua non para descalificar per se un signo descriptivo; para que exista la causal de irregistrabilidad a que hacen referencia las normas citadas, se requiere que el signo por registrar se refiera exactamente a la cualidad común y genérica de un producto”.

(Sentencia del 7 de agosto de 1995, interpretación prejudicial 07-IP-95, marca “COMODISIMOS”. Publicada en G.O.A.C. Nº 189, del 15 de setiembre de 1995). La doctrina y también la jurisprudencia han reconocido que los adjetivos calificativos suelen ser aceptados como marcas siempre que no tengan una estrecha relación con los bienes o servicios que pretendan proteger o distinguir.

En todo caso, cabe advertir que en la medida en que estos signos puedan servir de calificativos para distintos productos pertenecientes a diversas clases, se verá disminuida su capacidad distintiva, por ser factible de utilización en diversos productos. Se consideran signos evocativos los que transmiten a la mente una imagen o una idea sobre el bien que se pretende proteger, y, a diferencia de los signos descriptivos, sí cumplen con la función distintiva de la marca, siendo por tanto registrables.

Este Tribunal, en la sentencia antes citada, ha dicho respecto de los signos evocativos: “Ejemplo de ellos son los que se refieren al producto utilizando una expresión de fantasía, de manera que despierten remota o indirectamente la idea del mismo, como por ejemplo Nescafé para café, Choco Milk para una bebida con sabor a chocolate, Veloz para bicicletas, Luxtral para distinguir un líquido brillador de superficies de madera, Nosalt para productos alimenticios, etc.

(Rangel Medina, David, ‘Tratado de Derecho Marcario’, 1960, págs. 273 y 356). En este sentido la doctrina coincide en la validez para registro de las marcas evocativas.” (Identificada sentencia 07-IP-95, marca “COMODISIMOS”). En aplicación de los conceptos y pronunciamientos señalados, al juez nacional consultante le corresponderá, a fin de resolver la controversia presentada para la resolución del caso concreto, analizar si el signo cuestionado como descriptivo lo es en verdad, situación en la cual no procedería su registro; o si, como contrariamente alega la demandante, se trata de un signo evocativo, caso en el que además deberá analizar si lo evocado por el signo que se pretende registrar como marca, no conduce a engaño “ a los medios comerciales o al público, en particular sobre las características o cualidades de los productos ” identificados con la marca, ello en los términos de la prohibición contenida en el párrafo h) del artículo 82 de la Decisión 344.

Con base en estos fundamentos, CONCLUYE: 1. Un signo es susceptible de registro como marca, si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y posibilidad de ser representado gráficamente, establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344. Esa aptitud se concreta si además la denominación cuyo registro se pretende no encaja en ninguna de las causales de irregistrabilidad determinadas en los artículos 82 y 83 de la referida Decisión. 2.

No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos o servicios, cuando se refieran, precisamente, a la cualidad que necesaria, usual o comúnmente es aplicable al nombre del bien de que se trate. En sentido contrario, pueden ser objeto de registro como marcas los signos evocativos que transmitan indirectamente al consumidor una idea del bien protegido, siempre y cuando no conduzca a engaño a los medios comerciales o al público respecto de la procedencia y las características del producto identificado con la marca.

El Consejo de Estado de la República de Colombia deberá adoptar la presente interpretación prejudicial, al dictar sentencia dentro del proceso interno de única instancia Nº 5306, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado mediante Decisión 472 de la Comisión. Notifíquese al mencionado Consejo de Estado, a través de copia certificada de esta sentencia. Remítase copia de la misma a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO