PROCESO N° 5-IP-2000 Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a) 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Además, el Tribunal procede de oficio a interpretar los literales e) y d) del artículo 83 de la mencionada Decisión. Marca "LORD PARK".

Expediente interno 4043. Actor: Internacional de Licores Ltda. Magistrado Ponente: Dr. Gualberto Dávalos García TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA Quito, 3 de marzo del 2000 VISTOS: El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, recurre a este Órgano Comunitario para que efectúe la Interpretación Prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

La solicitud se plantea en virtud del Proceso instaurado por la sociedad INTERNACIONAL DE LICORES LTDA. a través de apoderado y se pretende obtener la nulidad de las Resoluciones Nºs. 17550 de 27 de septiembre de 1995 y 9672 de 27 de marzo de 1996, con las cuales se niega el registro de la marca LORD PARK. En la demanda la actora señala que el 17 de octubre de 1984 solicitó ante la División de Propiedad Industrial, el registro de la marca LORD PARK, para distinguir productos de la clase 33 de la Clasificación Internacional de Niza.

Se presentaron oposiciones por parte de la Sociedad Macdonald Greenless Limited, basándose en el hecho de ser titular de la marca OLD PARR, para distinguir productos de la misma clase, oposición que fue aceptada por la División de Signos Distintivos, impidiéndose en la mencionada Resolución la facultad "para cambiar el signo ni para ampliar los productos o servicios principalmente especificados", en virtud de lo dispuesto en el artículo 89 de la Decisión 344.

Señala además en la demanda, que la sociedad UNITED DESTILLERS P.L.C. TRADING AS MACDONALD GREENLESS, sólo es titular de la marca OLD PARR a partir del 25 de enero de 1995, y en virtud de que no existía registrada ni en trámite de registro ninguna marca confundiblemente similar, jurídicamente procede el registro de la marca. Presenta recurso de reposición, el cual fue decidido por la administración a través de Resolución No. 9672 de marzo de 1996, que ratifica la anterior Resolución. Como fundamentos de su acción, señalan que se han violado los artículos 81, 83 literal a), 96, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, en concordancia con los artículos 58 de la Constitución y 3 del Código Contencioso Administrativo.

Por su parte la Administración en su contestación, expresa que la Resolución No. 17550 de 27 de septiembre de 1995, no ha incurrido en ninguna violación de las normas legales, ya que "las causales de irregistrabilidad son normas de orden público de obligatorio cumplimiento a cuyo acatamiento no puede sustraerse la Oficina Nacional Competente", y continúa "Por ello, puede afirmarse inequívocamente que los fundamentos legales tenidos en cuenta en la Resolución No. 17550 del 27 de septiembre de 1995 expedida por la División de Signos Distintivos son legales y válidos y por lo tanto, se ajusta a pleno derecho y no violenta disposiciones legales superiores ni en materia marcaria".

La sociedad UNITED DESTILLERS P.L.C. TRADING As Macdonald Greenless como tercero coadyuvante, fundamenta su contestación, expresando que la Resolución impugnada cumple con lo prescrito por el artículo 81 de la Decisión 344, ya que la marca OLD PARR, de registro No. 42.567 se encuentra vigente y que es anterior a la presentada por el demandante; esta marca también es notoriamente conocida a nivel mundial lo que hace irregistrable la marca nominativa LORD PARK, por carecer de suficiente fuerza distintiva.

No se ha violado el artículo 83 literal a) del mismo cuerpo normativo, toda vez que la marca solicitada es irregistrable, "por cuanto es confundiblemente similar con la marca nominativa OLD PARR, registro No. 42.567 previamente registrada"; esta marca es confundible con la marca notoria nominativa OLD PARR. (Folio 74) No se ha transgredido el artículo 96, "Por el contrario, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio cumplió con lo allí prescrito al hacer el estudio de registrabilidad de la marca nominativa LORD PARK y negar su registro por ser confundible con marcas ya existentes, como lo es la marca nominativa OLD PARR ".

Por su parte la resolución 17550 de septiembre 27 de 1995, por la que se decide una oposición y se niega un registro se fundamenta: "CUARTO: Que el estudio de confundibilidad implica el comparar las marcas en su conjunto, evitando el fraccionamiento de los signos que se comparan o el examinarlos en sus detalles. En opinión de este despacho entre la marca que se pretende registrar LORD PARK y la marca que le sirve de fundamento al opositor OLD PARR, existe semejanza literal y fonética, que podría inducir a error al consumidor y en consecuencia estas marcas NO pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público.

En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena". El Jefe de la División de Signos Distintivos, a través de la resolución 9672 de 27 de marzo, confirma la resolución anterior considerando que: "En el caso en estudio, de acuerdo con los anteriores parámetros, se encuentra que la impresión de conjunto despertada por las marcas en confrontación, "LORD PARK" y "OLD PARR", examinadas de manera sucesiva y teniendo en cuenta más que las diferencias las semejanzas de los signos, arroja confusión, de tal manera que se encuentra que entre las expresiones en estudio existe similitud fonética y gráfica que conlleva a confusión y dificultad de identificación por parte del consumidor si coexistieran en el mercado".

Cabe aclarar que de los documentos aparejados a la presente solicitud de interpretación, existe la petición de “que se declare la nulidad del acto administrativo presunto, mediante la cual se decide, en forma negativa (según el Art. 60 del C.C.A.), el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución” 17550.

CONSIDERANDO: 1.- COMPETENCIA DEL TRIBUNAL: Que el Tribunal es competente para absolver la solicitud de interpretación prejudicial, requerida por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia de conformidad con los artículos 32 y siguientes del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. 2.- NORMAS QUE VAN A INTERPRETARSE: Que las normas del derecho comunitario que deben interpretarse son las siguientes: Decisión 344: "Artículo 81. - Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.

"Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra". "Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: "a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; "e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. "Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida";

"Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93 sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada." 3.- INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 146 Y 147 DE LA DECISIÓN 344.

Como ya se ha señalado en repetidas ocasiones por este Órgano Comunitario, los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 hacen referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, que fueron adquiridos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311. Estos compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participan con intereses individuales.

Los compromisos sobre los que versan los ya mencionados artículos 146 y 147 son obligaciones adquiridas por los Países cuyo cumplimiento estima este Tribunal que deberá concretarse en beneficio del fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión "con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria".

Sinembargo este punto no está siendo objeto de discusión en el presente caso. 4.- REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE LAS MARCAS La marca se ha definido como un signo que permite al industrial, al comerciante, o al agricultor distinguir los productos de su industria, comercio o explotación agrícola; esta definición es acogida por el Derecho Comunitario, y es así que en el artículo 81 de la Decisión 344 señala que "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra".

Un signo, para poder ser registrado como marca, debe cumplir con los requisitos que señala la misma Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, es decir, debe ser distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica. Que un signo sea distintivo, implica que sea capaz de diferenciar los productos o servicios comercializados por su titular, o por los producidos o comercializados por otro.

La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, al explicar este elemento ha señalado: "La distintividad del signo se proyecta hacia dos campos: a que el signo no sea idéntico con otro y también a que entre los productos y servicios no haya identidad o semejanza, todo ello para defender el interés general del consumidor sobre el interés particular, que es lo que la marca protege a fin de evitar el riesgo de confusión entre productos y signos".

(Proceso 27-IP-96, Marca: MANÍA. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo VI, pág.: 326). El segundo requisito es la perceptibilidad, es decir la facultad que tiene un signo de ser captado, apreciado o distinguido por cualquiera de los sentidos. Este requisito se constituye en la única forma o manera para que el sujeto conozca la marca.

Finalmente, la norma comunitaria exige que el signo sea capaz de ser susceptible de representación gráfica,: "que es una 'descripción que permite formarse una idea del signo, objeto de la marca, valiéndose para ello de palabras, figuras o signos, o cualquier otro mecanismo idóneo, siempre que tenga la facultad expresiva de los anteriormente señalados' (Marco Matías Alemán, "Marcas" Top Management, Bogotá, pág. 77), por lo que este requisito hace relación a la materialización o factibilidad externa para el registro, esto es la publicación y el archivo".

(Proceso 27-IP-95, Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Pág.: 90) La importancia de los requisitos del artículo 81 ha sido enfatizada en reiterada jurisprudencia de este Tribunal; es así que un signo sólo puede ser registrado como marca cuando se cumple a cabalidad con estos requisitos. Pero aún cuando un signo reúna estas características no debe hallarse en ninguna de las causales de irregistrabilidad señaladas en los artículos 82 y 83 del mismo cuerpo normativo. 5.- IDENTIDAD O SEMEJANZA DE MARCAS La función esencial de la marca, como se señaló anteriormente, es la de identificar o distinguir productos o servicios de un fabricante o comerciante de los de igual o semejante naturaleza que pertenezcan a otra persona o empresa.

Cuando esta función no puede ser cumplida, por ser ese signo idéntico o similar a una marca registrada o solicitada su registro con anterioridad, existe el riesgo de inducir al público a error y tal como señala el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, no se podrá otorgar el registro para ese nuevo signo. Por la complejidad que implica para el juzgador el determinar la existencia de ese riesgo, este Tribunal ha establecido los siguientes criterios generales que orientan al juez nacional al aplicar las normas comunitarias estableciendo al respecto: "Con este propósito ha decantado cuatro reglas básicas que se estiman de utilidad en el proceso de comparación entre signos distintivos; así: "a) La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Esta primera regla es la que se ha considerado de mayor importancia, exige el cotejo en conjunto de la marca, criterio válido para la comparación de marcas de todo tipo o clase. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio;

"b) Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea. En la comparación marcaria debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada; "c) Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto.

Comoquiera que quien, en último término, puede ser objeto de la confusión es la persona que compra el producto o recibe el servicio, el juez o administrador, al momento de realizar el cotejo debe situarse frente a los productos designados por las marcas en conflicto como si fuera un consumidor o un usuario, para poder evaluar con el mayor acierto si se presentan entre ellas similitudes tan notorias que induzcan al error en la escogencia; y, "d) Deben tenerse en cuenta, así mismo, más las semejanzas que las diferencias que existan entre las marcas que se comparan.

La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos." (Proceso 42-IP- 99, Sentencia del 8 de octubre de 1999, Marca: "OLD PARR") 5.1 NOTORIEDAD DE LAS MARCAS La confusión entre dos marcas, se puede presentar, no sólo en marcas ordinarias, sino en las denominadas marcas notorias; es así que en el artículo 83 literal e), se expresa la prohibición de registrar un signo que: "Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro".

Un signo para que sea considerado como una marca notoria, debe gozar de una gran difusión, la cual le permite ser conocida por los consumidores de los productos a los que se aplica la marca. El profesor Arean Lalín ha expresado, sobre marca notoria,: "la que es conocida por la mayor parte de los consumidores que usualmente adquieren o contratan la clase de productos o servicios en relación con los cuales la marca es usada y eventualmente figura registrada".

Por su parte Ricardo Metke, expresa que es "conocida por un sector mayoritario o representativo del mercado relevante del producto o servicio de que se trate en virtud de uso y constante" (citas tomadas por este Tribunal dentro del Proceso 20-IP-97 de 13 de febrero de 1998, Marca: "Manuelita" vs "Manolita"). Son varios elementos, los que concurren para que una marca sea considerada como notoria y entre ellos se distinguen la difusión que le permite ser conocida en un determinado grupo de consumidores,: "su uso intenso en relación con una determinada calidad de productos y, en no pocas veces, su exclusividad.

En una marca para que se considere notoria pueden presentarse uno o varios de estos elementos, en menor o mayor grado, y ello determina que obtenga un rango jurídico especial con respecto a las marcas que no lo son." (Proceso 42-IP-99, Sentencia del 8 de octubre de 1999, Marca: "OLD PARR"). Es una exigencia necesaria, para que exista esta protección especial, que la marca sea conocida, no siendo necesario su registro en el país donde surge la controversia (basta que esté inscrita en otro u otros países) o que se la esté usando.

La exigencia de la norma comunitaria se limita a que sea conocida, situación que puede derivarse del uso continuo o sistemático o la difusión publicitaria. La condición de notoria de una marca, debe ser probada por la persona que argumenta esta condición, ya que sólo de esta forma podrá merecer los derechos que le otorga a estos signos la norma comunitaria.

Con referencia a este aspecto, en sentencia dentro del proceso Nº 17-IP-96, pág. 281 de la Jurisprudencia Tomo V, el Tribunal dice: “Por regla general, en principio y antes de analizar el aspecto de las marcas notorias, el signo primeramente solicitado o registrado adquiere prioridad marcaria ante un signo requerido para registro con posterioridad, en base al principio "primero en el tiempo primero en derecho". 6.- PLAZO PARA PRESENTACIÓN DE OBSERVACIONES 6.1.- Prioridad Dentro del expediente en análisis, se hace necesario el referirnos al principio de prioridad que se ha reconocida a través del principio "prior tempore, prior iure".

La prioridad, definida como la "Anterioridad en el tiempo o en el orden de una persona o cosa con respecto a otra/ Precedencia/ Antelación/ Privilegio/ Prelación/ Preferencia/" (Diccionario Jurídico Elemental, Guillermo Cabanellas, Pág. 320, Ed. Heliasta, 1998.), que según el artículo 93 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, se refiere a que sólo puede presentar observaciones quien sea el titular de la marca o quien presentó en primer lugar la solicitud de registro en cualquiera de los países miembros.

Esta solicitud le da una prelación a quien primero presente la solicitud de registro de la marca, no pudiendo otorgársele a otro que presente con posterioridad la solicitud de registro para productos iguales o similares donde exista el riesgo de confusión para el público consumidor. Este derecho de prioridad sólo se produce cuando la Oficina Nacional Competente ha admitido la solicitud la cual ha cumplido con todos los requisitos del artículo 87, es decir se ha identificado al peticionario, se ha descrito clara y completamente la marca, se ha indicado los productos o servicios para los que se solicita la marca y el comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

En caso de que exista ausencia de alguno de los requisitos, se estará a lo señalado en el último inciso del mismo artículo, es decir, que la solicitud sea considerada como no admitida a trámite. 6.2.- OBSERVACIONES La Administración, está obligada a efectuar un análisis de las observaciones presentadas y determinar si éstas son fundadas o no, debiendo en su caso negarse el registro o aceptarlo a través de un pronunciamiento debidamente motivado.

Este examen de registrabilidad debe ser efectuado por la Oficina Nacional Competente que comprende el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344 lo que implica que el signo para ser registrado debe reunir los requisitos señalados en el artículo 81 y no incurrir en ninguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Estos criterios constarán necesariamente en el propio texto de la Resolución en la cual se califica la semejanza o no entre los signos en conflicto, lo que da como resultado la concesión o denegación del registro.

Esta motivación debe ser el resultado de un análisis técnico y detenido de los hechos que expliquen la razón de su decisión. Como se ha manifestado en anteriores oportunidades,: “el funcionario no goza de absoluta discrecionalidad en la adopción de su criterio, puesto que debe adoptar las reglas que la doctrina y la jurisprudencia han establecido, a las que se hizo referencia en esta misma providencia. La aplicación que de éstas se realice en el examen comparativo, dependerá en cada caso de las circunstancias y hechos que rodeen a las marcas en conflicto.

Este parámetro se halla ordenado en el artículo 95 de la Decisión 344, al exigir que ‘ la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada’” (Proceso 42-IP-99, ya mencionado anteriormente). Con todos los antecedentes expuestos: EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA CONCLUYE: 1.

Se constituye en marca todo signo que sea distintivo, perceptible y susceptible de representación gráfica, que además no incurra en alguna de las prohibiciones de los artículos 82 y 83 de la Decisión 344. 2. Un signo en el cual exista riesgo de confusión, no podrá ser registrado como marca. Este riesgo debe ser valorado por Juez Nacional competente sujetándose a las reglas de comparación señaladas en la presente sentencia. 3.

Al analizar el mencionado riesgo de confusión, deberá el juez nacional determinar quién es el titular de este derecho, lo que implica respetar el registro ya existente o de ser el caso el derecho de prioridad sobre la marca de que se trate, si ha sido este reivindicado. 4. Al expedir una resolución por parte de la Administración, debe hacerlo sobre la base de criterios que necesariamente constarán en la motivación del mismo.

En este acto deberá calificar la semejanza o no entre los signos en conflicto, y según esto el conceder o denegar el registro. La motivación debe ser el resultado de un análisis técnico y detenido de los hechos que expliquen la razón de su decisión. 5. La protección a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no poseen las marcas comunes, pero esto no significa que la notoriedad surge de la marca por sí sola, o que para su reconocimiento legal no tengan que probarse las circunstancias que han dado lugar a la presencia de esa característica especial.

Alegada la notoriedad de una marca como obstáculo para el registro de una nueva marca, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación de este Tribunal, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera de la República de Colombia, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia en el Proceso interno. Notifíquese al nombrado Consejo de Estado de la República de Colombia mediante copia sellada y certificada, y remítase igualmente copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial.

Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo Secretario TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Dr. Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO