INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL No. 47-IP-99 Solicitud de interpretación prejudicial de los artículos 12, 13, 14, párrafo a), y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; e interpretación de oficio del artículo 14, párrafo b), y 21 ejusdem.

Expediente interno Nº 4911. Caso: patente "RETENCIÓN DE COLLAR PARA NÚCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA". Magistrado Ponente: Luis Henrique Farías Mata Quito, 04 de octubre del año 2000 EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA V I S T O S: La solicitud de interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, a través del Consejero Ponente Dr. Libardo Rodríguez Rodríguez, de los artículos referidos en el encabezamiento.

Que este Tribunal comunitario es competente para interpretar en vía prejudicial las normas que conforman el Ordenamiento Jurídico de la Comunidad Andina, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional actuando en función de juez comunitario, como lo es en el caso la alta jurisdicción requirente, y en la medida en que dichas normas resulten pertinentes —a juicio del Tribunal Andino— para la resolución del litigio interno. a) Demanda La parte actora Black & Decker, Inc., pretende obtener la nulidad de las resoluciones Nros. 1498 del 22 de julio de 1996, mediante la cual el Superintendente de Industria y Comercio “ordena archivar un expediente” de privilegio de patente de invención denominado “RETENCIÓN DE COLLAR PARA NÚCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”, y de la 2011 del 18 de noviembre de 1997, igualmente emitida por el Superintendente de Industria y Comercio, por la que “resuelve un recurso de reposición” interpuesto contra la anterior, confirmándola. b) Hechos relevantes 1.

El 04 de agosto de 1995 el apoderado de la sociedad actora BLACK & DECKER INC., a través del abogado Dr. Emilio Ferrero, presentó ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio una solicitud de patente de invención denominada “RETENCIÓN DE COLLAR PARA NÚCLEO FLEXIBLE DE UNA LINTERNA”. A dicha solicitud le fue asignado el número de expediente 35.029. 2.

El 04 de septiembre de 1995 la Sección de Patentes de la mencionada División de Nuevas Creaciones rindió el concepto técnico Nro. 911, por el cual concluyó, en resumen, que dicha solicitud “no se ajusta a los aspectos FORMALES indicados en la Decisión 344 y por tanto, no se recomienda PUBLICAR el extracto correspondiente”, de conformidad con las observaciones que allí aparecen formuladas. 3.

Mediante auto Nro. 1483, notificado el 20 de septiembre de 1995, la División de Signos Distintivos puso en conocimiento del apoderado de la sociedad solicitante las observaciones formuladas a la solicitud de patente de invención, concediéndole un plazo de treinta días para presentar respuesta a las observaciones o complementar los antecedentes señalados en el examen de forma realizado el 31 de octubre de 1995; la sociedad Black & Decker, Inc., dentro del término concedido cambió el título originario de la solicitud por el de "LINTERNA CON MEDIOS DE RETENCIÓN PARA UN NÚCLEO FLEXIBLE", presentando un nuevo formato de solicitud, un nuevo extracto y una tarjeta temática —conforme con el nuevo título— así como las artes finales, copia legalizada de la primera solicitud presentada en el extranjero para el mismo invento, junto con la correspondiente traducción oficial de su descripción, reivindicaciones y certificaciones, y el poder conferido para actuar en la solicitud de patente.

Por último, según resumen del consultante, “indicó que la presente normativa de la reciprocidad de que trata el artículo 12 de la Decisión 344 y el artículo 4-f del Decreto 117 de 1994, es el mencionado artículo 12 y la Convención de París”, tema que será analizado más adelante. c) Contestación a la demanda La autoridad Administrativa demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, defiende la legalidad de los actos administrativos impugnados, sosteniendo que los mismos “se ajustan plenamente a derecho, pues se expidieron con base en los artículos 13, 14 literal a) y 22 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”.

Igualmente, afirma que actuó “en pleno uso de sus competencias y facultades legales ”. En cuanto a las observaciones formuladas a la solicitud de patente inicialmente presentada, destaca que fueron puestas en conocimiento de la sociedad solicitante, y entre otras aparecen las siguientes: el título de la invención no reflejaba el contenido de la solicitud, no contenía la copia de la primera solicitud de patente presentada en los Estados Unidos de América, no se aportó el arte final del dibujo característico, no se presentaron los poderes necesarios, no se acreditó en forma correcta la existencia y representación de la sociedad solicitante, y, finalmente, al invocar la reciprocidad entre el país donde originalmente se presentó la solicitud de patente y la República de Colombia, se debió señalar también la fuente normativa de la misma.

Adicionalmente, y en relación al memorial presentado dentro del término legal por la solicitante respondiendo a las observaciones formuladas, la Superintendencia argumenta que la solicitud de patente de invención continúa presentando defectos jurídicos de forma, por cuanto “el poder allegado al expediente no corresponde a la patente de invención objeto de la solicitud en referencia, sino a un diseño industrial materia de otro expediente ”.

El Tribunal Andino pasa a examinar, en los siguientes términos, el asunto que le ha sido planteado, C O N S I D E R A N D O: I. ALCANCE DE LAS NORMAS QUE VAN A SER INTERPRETADAS Reitera en esta ocasión que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Tratado de su Creación, es el Juez Nacional el facultado autónomamente para solicitar la interpretación prejudicial, pero sin perjuicio de lo que la jurisprudencia de este Tribunal ha venido sosteniendo al dejar esclarecida la finalidad de la interpretación, esto es “dar alcance al cuerpo legal en el conjunto de materias pertinentes al caso controvertido, adicionando o restringiendo, según el asunto de que se trate, el acervo de normas citadas por el juez nacional competente, a fin de lograr una comprensión global del caso consultado”.

Por tanto, queda a criterio de este Tribunal determinar en definitiva cuáles son las normas pertinentes a interpretar, sugeridas o no por el requirente. (Ver sentencia producida con motivo de la interpretación prejudicial 40-IP-99 del 29 de noviembre de 1999, caso: marca “LAUREL”. Publicado en G.O.A.C. 528 del 26 de enero del año en curso).

Y justamente, considera el Tribunal que, dados los hechos del caso sometido al conocimiento del juez consultante, resulta pertinente interpretar de oficio los artículos 14 párrafo b), y 21 de la Decisión 344. En consecuencia, el texto de las normas que en definitiva se pasa a interpretar es el siguiente: Decisión 344 “Artículo 12.- La primera solicitud de una patente de invención validamente presentada en un País Miembro, o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena, conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha de esa solicitud, para solicitar una patente sobre la misma invención en cualquiera de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena.

Dicha solicitud no deberá pretender reivindicar prioridades sobre materia no comprendida en tal solicitud.” “Artículo 13.- Las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener: “a) Identificación del solicitante y del inventor; “b) El título o nombre de la invención;

“c) La descripción clara y completa de la invención en forma tal que una persona versada en la materia pueda ejecutarla. “( ) “d) Una o más reivindicaciones que precisen la materia para la cual se solicita la protección mediante la patente; “e) Un resumen con el objeto y finalidad de la invención; y, “f) El comprobante de haber pagado la tasa de presentación establecida.

“La ausencia de alguno de los requisitos enumerados en el presente artículo, ocasionará que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación.” “Artículo 14.- A la solicitud deberán acompañarse, en el momento de su presentación: “a) Los poderes que fueren necesarios;

“b) Copia de la primera solicitud de patente en el caso en que se reivindique prioridad, señalándola expresamente; ” “Artículo 21.- Admitida la solicitud, la oficina nacional competente examinará, dentro de los quince días hábiles siguientes a su presentación, si ella se ajusta a los aspectos formales indicados en la presente Decisión.” “Artículo 22.- Si del examen resulta que la solicitud no cumple con los requisitos a los que hace referencia el artículo anterior, la oficina nacional competente formulará las observaciones correspondientes a fin de que el peticionario presente respuesta a las mismas o complemente los antecedentes dentro del plazo de treinta días hábiles siguientes a la fecha de notificación. Dicho plazo será prorrogable por una sola vez y por un período igual, sin que pierda su prioridad.

“Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud.” II. DERECHOS QUE CONFIERE LA SOLICITUD DE PATENTE Uno de los derechos que concede la solicitud de patente es el de «prioridad», conforme al cual, presentadas dos solicitudes en países distintos por el mismo titular, puede éste “invocar el derecho a que la segunda solicitud en el tiempo, se juzgue, en cuanto a la viabilidad de concesión del registro, no por la fecha de presentación en el segundo país, sino por la fecha de la primera solicitud, por lo cual, los hechos ocurridos en el período entre la presentación de la solicitud en el extranjero y en el país donde se invoca la prioridad no afectan la registrabilidad y las solicitudes presentadas por terceros en ese intervalo no pueden dar lugar al nacimiento de un derecho válido.” (Manuel Pachón, La Propiedad Industrial en el Acuerdo de Cartagena, Bogotá, Edit.

Temis, 1975, p. 19). Por su parte, el artículo 12 de la Decisión 344 señala, en relación con el derecho de prioridad, lo siguiente: "La primera solicitud de una patente de invención válidamente presentada en un País miembro o en otro país que conceda un trato recíproco a solicitudes provenientes de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena conferirá al solicitante o a su causahabiente el derecho de prioridad por el término de un año ".

Conforme a este artículo, quien hubiere solicitado por primera vez una patente de invención en un País Miembro o, en aplicación del principio de reciprocidad, en otro Estado que conceda un trato equivalente a las solicitudes de los nacionales de algún país perteneciente a la Comunidad Andina, gozará del derecho de invocar prioridad por el término de un año, contado a partir de la fecha en que hubiere presentado la primera solicitud.

En el caso sub judice la parte actora, Black & Decker, Inc., anexa copia legalizada de la primera solicitud introducida en los Estados Unidos de Norteamérica, indicando “que la fuente normativa de la reciprocidad de que trata el artículo 12 de la Decisión 344 y el artículo 4-f del decreto 117 de 1994 son el mencionado artículo 12 y la Convención de París (Ley 178 de 1995)”.

Ésta, cuyo nombre completo es “Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial”, consagra el Derecho de Prioridad en su artículo 4º, que es del siguiente tenor: "A.-1) Quien hubiere depositado regularmente una solicitud de patente de invención, de modelo de utilidad, de dibujo o modelo industrial, de marca de fábrica o de comercio, en alguno de los países de la Unión o su causahabiente, gozará, para efectuar el depósito en los otros países, de un derecho de prioridad durante los plazos fijados más adelante en el presente.

“2) Se reconoce que da origen al derecho de prioridad todo depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada país de la Unión o de tratados bilaterales o multilaterales concluidos entre países de la Unión. “3) Por depósito nacional regular se entiende todo depósito que sea suficiente para determinar la fecha en la cual la solicitud fue depositada en el país de que se trate cualquiera que sea la suerte posterior de esta solicitud “C-1) Los plazos de prioridad serán de doce meses para las patentes “2) Estos plazos comienzan a correr a partir de la fecha del depósito de la primera solicitud; el día del depósito no está comprendido en el plazo ".

Sobre el Derecho de Prioridad consagrado en el artículo 4º del Convenio de París, formula textualmente D’ALDANO el siguiente comentario: "tal Derecho se ve desarrollado al establecerse que cada persona que ha aplicado debidamente para la obtención de una Patente en uno de los Países de la Unión, tendrá el derecho de prioridad para llenar una aplicación por ante la autoridad administrativa respectiva de cualquier otro país miembro de la Unión".

(Ivor D'Aldano Mogollón Rojas, Propiedad Intelectual Temas Escogidos, Caracas, Edit Hermanos Vadell, 1997, págs. 237 y 238). De donde, el derecho de prioridad previsto en la Decisión 344 del Acuerdo de Cartagena es similar al de prioridad establecido en el Convenio de París para la protección de la Propiedad Industrial. Corresponde por tanto al juez nacional, determinar si en el presente caso procedía el reconocimiento para conceder el derecho de prioridad de la patenten solicitada y si a su vez la solicitud cumplía con los requisitos formales requeridos para conceder tal privilegio.

III. REQUISITOS Y DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A LA SOLICITUD DE PATENTE Los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen las formalidades que deben reunir las solicitudes de patente: en efecto, el primero fija los requisitos que aquellas deben contener, en tanto que el segundo precisa los documentos que deben serle anexados; debiendo ambos ser considerados y evaluados por la oficina nacional competente.

Al respecto, el artículo 13 de la Decisión 344 dispone que “las solicitudes para obtener patentes de invención deberán presentarse ante la oficina nacional competente y deberán contener ” (resaltado de la presente sentencia). Como puede observarse, la norma transcrita tiene carácter imperativo: no deja al arbitrio del solicitante el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Se impone de esta manera un deber que en caso de comportamiento omisivo, o de ausencia de algunos de los requisitos exigidos en el señalado artículo, traerá como consecuencia “que la solicitud sea considerada por la oficina nacional competente como no admitida a trámite y no se le asignará fecha de presentación”, como taxativamente lo expresa la norma; situación que denota además que todos dichos requisitos son concurrentes.

Y tal como ha sido señalado supra, el artículo 14 ejusdem, al igual que el 13, priva al solicitante de discrecionalidad alguna en la presentación de los documentos por aquel exigidos. En suma, las consecuencias que apareja el incumplimiento de los requisitos establecidos por el artículo 13, consisten en que —como fue indicado supra, y como lo ha venido sosteniendo este Tribunal— la oficina nacional competente no admitirá la solicitud, ni le fijará fecha de presentación; en tanto que de no cumplirse con las exigencias del artículo 14, le corresponde a la oficina nacional competente pero ya con motivo del posterior examen de los requisitos formales, en acatamiento de lo previsto en el artículo 21, formularle observaciones para que las responda en el plazo de 30 días hábiles siguientes a la fecha de notificación, en concordancia con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 22.

Finalmente, si habiendo expirado este plazo el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los requisitos formales (entre ellos los del artículo 14), es cuando podría considerarse abandonada la solicitud, siempre en los términos del segundo párrafo del artículo 22. Al respecto el Tribunal Andino —siguiendo una interpretación relativa al último inciso del artículo 13— sostiene: “lo procedente es que la Oficina Nacional Competente no admita la solicitud pero tampoco debe rechazarla y más bien debería informar al peticionario la causa de la paralización o no admisión de la solicitud, para que corrija el defecto y luego entrar a admitirla y seguir con el trámite dispuesto por los artículos 21, 22 y 23, que señalan el análisis del trámite o procedimiento para el estudio de los requisitos formales, y dentro de dicho trámite hacer el estudio de los requisitos dispuestos en el artículo 14.” Y continúa: “Si la administración en su primer estudio de forma, en el que analiza únicamente los requisitos del artículo 13, encuentra que éstos no han sido cumplidos, paraliza el trámite de la actuación, pero le informa esa circunstancia al peticionario para que si a bien lo tiene corrija las deficiencias.

Si el peticionario no las corrige, su solicitud continuará paralizada, no se admite a trámite y no se asigna fecha de presentación, pero no puede declararse el abandono, pues para esta primera etapa del examen formal, prevista implícitamente en el citado artículo 13, no se contempla tal figura (la del abandono), lo cual es obvio, pues una solicitud ante la administración se perfecciona cuando es admitida a trámite, por cuanto de lo contrario resulta inane.

“Ahora, si en esa primera fase del examen la administración entiende que se cumplieron los requisitos del artículo 13, pero no los del 14, debe de todas formas admitir a trámite la solicitud y requerirle al peticionario que los subsane y sólo si éste no lo hace, debe declarar el abandono. (Artículo 22)". (Interpretación prejudicial 28-IP-98, G.O. Nº 398, del 22 de diciembre de 1998).

Subrayado de la presente sentencia. En el caso sub judice, el problema se plantea en torno a los poderes para actuar en el procedimiento administrativo interno. Al respecto, y como fue señalado, el artículo 14, párrafo a), establece que a la solicitud deben acompañarse los “poderes que fueren necesarios”. Estos poderes, por su parte, deben ajustarse en relación a los correspondientes objeto y facultades otorgadas, y a los sujetos intervinientes en los mismos, y ceñirse además a las regulaciones internas sobre la materia, cuestiones todas que en el caso sometido al conocimiento del juez consultante deben ser resueltas por éste.

En resumen, los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 establecen condiciones obligatorias al considerar imperativo el cumplimiento a cabalidad de los requisitos en ellos contenidos, obligaciones que, en caso de no ser cumplidas, producen los efectos jurídicos previstos en los correspondientes artículos de la propia Decisión. IV. EXAMEN FORMAL Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE PATENTE DE INVENCIÓN El artículo 21 de la Decisión 344 consagra la obligatoriedad de la realización de un examen de forma por parte de la oficina nacional competente respecto de las solicitudes de patente que ya hubieren sido admitidas, es decir, de aquellas que fueron analizadas previamente de acuerdo a lo previsto en el último párrafo del artículo 13.

Consiste ese examen, en la verificación de si la solicitud reúne efectivamente todos los requisitos exigidos por el artículo 13, y si además le han sido acompañados los documentos requeridos por el 14. Por su parte, el artículo 22 ejusdem consagra el procedimiento destinado a formular observaciones. Señala en este sentido el Tribunal, en la sentencia proferida con motivo de la interpretación prejudicial 34-IP-95, G.O.A.C. No 318 del 26 de enero de 1998, que frente “a las observaciones propuestas por la oficina nacional competente el peticionario puede” asumir dos posiciones: bien, abstenerse de contestarlas o, por el contrario, comparecer y presentar las observaciones que estime pertinentes “o complementar los antecedentes materia del reparo”.

Y, se insiste: "El silencio del peticionario ocasiona que la solicitud se considere abandonada sin necesidad de declaración. "La comparecencia ante la oficina nacional competente y la consecuente presentación de observaciones o complementación de antecedentes puede producir dos situaciones jurídicas con diversas consecuencias. "La primera, de carácter positivo, surge cuando el solicitante satisface los reparos formulados por la oficina nacional competente, en cuyo caso la solicitud y el extracto de la descripción del invento y de las reivindicaciones solicitadas serán publicados 'por una vez en un órgano de publicación adecuado' (art. 23 de la Decisión 344)”.

Y, la "segunda situación —negativa— se produce cuando el solicitante, a pesar de haber presentado observaciones o complementado los antecedentes, no satisfizo los reparos formulados. En este último caso la oficina nacional competente considerará abandonada la solicitud sin necesidad de declaración, según el mandato contenido en el artículo 22 de la Decisión 344.

“Para estos efectos, la Administración debe hacerle conocer al solicitante que no satisfizo los requerimientos, y por lo tanto, se considera abandonada su solicitud, sin que el peticionario pueda formular nuevos reparos. Tampoco se podrá conceder un nuevo plazo para que subsane las omisiones observadas en la solicitud o para que envíe cualquier antecedente que se hubiere omitido ”.

En el caso sub judice la parte demandada, Superintendencia de Industria y Comercio, indica que la hoy actora, Black & Decker, Inc., contestó en el término legal establecido las observaciones formuladas en el procedimiento administrativo. Empero, argumenta esa misma instancia, que la solicitud de patente de invención “continúa presentando defectos jurídicos de forma”, por cuando “el poder allegado al expediente no corresponde a la patente de invención objeto de la solicitud en referencia sino a un diseño industrial materia de otro expediente ”.

Al respecto, considera este Tribunal Comunitario Andino que, de resultar veraz la precedente afirmación, formulada en relación al poder presentado, y conforme a la cual éste no corresponde a la patente de invención objeto del caso en estudio, se estaría en presencia de las consecuencias jurídicas previstas en el segundo párrafo del artículo 22 de la Decisión 344: " Si a la expiración del término señalado el peticionario no presentó respuesta a las observaciones o no complementó los antecedentes y requisitos formales, se considerará abandonada la solicitud”.

(Resaltado de esta sentencia). En razón de las precedentes consideraciones, este Tribunal, C O N C L U Y E: 1° Conforme al derecho de prioridad consagrado en el artículo 12 de la Decisión 344, quien solicita una patente de invención en un País Miembro, y en aplicación del principio de reciprocidad en otro país que conceda un trato similar o igual a las solicitudes de los nacionales de los Países del Acuerdo de Cartagena, podrá invocar el derecho de prioridad que le corresponda por el término de un año, contado a partir de la fecha de la presentación de la primera solicitud. 2° Las formalidades establecidas en los artículos 13 y 14 de la Decisión 344 para el trámite de patentes son de obligatorio cumplimiento, y deben ser observadas por el solicitante en el momento de presentar la solicitud, a fin de que ésta pueda ser admitida a trámite por la oficina nacional competente. 3° Recibida una solicitud, la oficina nacional competente deberá revisar si ella reúne todos los requisitos exigidos por el artículo 13 de la Decisión 344 para que proceda su admisión, y posteriormente deberá aquélla realizar el examen exigido por el artículo 21 ejusdem.

Dicho examen implica un análisis de los aspectos formales, sin que recaiga por tanto sobre cuestiones de fondo. De no acompañarse los documentos exigidos por el artículo 14 de la Decisión 344, la oficina nacional competente deberá sin embargo admitir la solicitud, a reserva de proceder en una fase posterior al examen de forma regulado por los artículos 21 y 22 ibídem, sin que el incumplimiento de tales requisitos pueda ser motivo de rechazo o de inadmisión de la misma. 4° Frente a las observaciones que pueda formular la oficina nacional competente a la solicitud de patente, el peticionario puede: o abstenerse de contestarlas, o comparecer y presentar a su vez las observaciones que estime pertinentes o proceder a complementar los “antecedentes materia del reparo”.

Su silencio al respecto, acarrea como consecuencia el que la solicitud se considere abandonada. A igual conclusión conduce el hecho de que el solicitante no proceda a complementar, cuando se le exija, los “antecedentes o requisitos formales”. De conformidad con el artículo 35 del Tratado de creación del Tribunal Andino, el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al resolver el caso contenido en el expediente interno Nro. 4911.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 64 del Estatuto del Tribunal, notifíquese la presente sentencia al Consejo de Estado de la República de Colombia, mediante copia sellada y certificada. Remítase así mismo copia a la Secretaria General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial. El Presidente, Luis Henrique Farías Mata Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO