PROCESO 78-IP-2000 Solicitud de interpretación Prejudicial de los artículos 81; 82, literal e); 83, literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, formulada por la Segunda Sala del Tribunal Distrital N° 1 de lo Contencioso Administrativo, con sede en Quito República del Ecuador. Expediente Interno N° 2277-95-MP.
Marca: “NEWGIBB”. Magistrado Ponente: Guillermo Chahín Lizcano Quito, 15 de noviembre del 2000 1.
ANTECEDENTES. Como hechos relevantes para la interpretación, la instancia nacional consultante ha señalado, o del expediente remitido se deducen, los siguientes: 1.1. Las Partes. Se trata de demanda establecida por la Sociedad ABBOTT LABORATORIES contra el Director Nacional de Propiedad Industrial y el Procurador General del Estado de la República del Ecuador.
Se menciona para que comparezca al juicio en calidad de tercero interesado, a la Sociedad MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC 1.2. La demanda. La sociedad actora fundamenta sus pretensiones de anulación del acto por el cual se concedió el registro de la marca “NEWGIBB” a favor de MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC., diciendo que si se la compara con la marca “PRO-GIBB”, de su propiedad y previamente registrada, se observa que presentan una semejanza gráfica, visual y fonética auditiva, capaces de producir confusión en el público consumidor.
Agrega que las dos marcas están destinadas a proteger productos comprendidos dentro de la misma clase internacional[1] lo que causaría grave perjuicio a su representada; y, que ABBOTT LABORATORIES es la única titular y propietaria de la marca de fábrica “PRO-GIBB”, la misma que es famosa y notoriamente conocida a nivel mundial. 1.3. Contestación de la demanda.
La demanda es contestada por el Procurador General del Estado, el Director Nacional de la Propiedad Industrial y por la sociedad titular del registro cuya nulidad se demanda, quienes respectivamente, y según el resumen efectuado por el juez consultante, argumentan: 1.3.1. El Procurador General del Estado opone las excepciones de nulidad procesal por omisión de las solemnidades sustanciales señaladas en el artículo 355 numerales 3 y 4 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; incompetencia del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Quito en razón de la materia; negativa de los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y caducidad del derecho de la actora y prescripción de la acción. Concluye solicitando que se rechace la demanda. 1.3.2.
El Director Nacional de Propiedad Industrial niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda y alega la validez de la resolución impugnada, la cual según expresa, guarda conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 literales a) y d) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Solicita se acojan sus excepciones y se deseche la demanda. 1.3.3.
La firma MARKETING ARM INTERNATIONAL INC., sostiene que la resolución impugnada es legal y válida; que las marcas en litigio no poseen características gráfico-visuales y fonético-auditivas que las asemejen de tal manera que puedan ocasionar confusión o error en el público consumidor; que el término GIBB es genérico y no susceptible de apropiación por parte de determinada persona; que la Oficina de Signos Distintivos de la República del Perú resolvió, ante la observación presentada por ABBOTT LABORATORIES S.A. contra el registro de la marca “NEW-GIBB”, que las marcas poseen características gráficas y fonéticas propias que determinan su inconfundibilidad; niega los fundamentos de hecho y de derecho de la demanda propuesta; y, sostiene que conforme al Tratado que crea el Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, concluido el término de prueba, se debe solicitar interpretación prejudicial de los artículos 82 literal e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
2. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL. El Tribunal es competente, por razón del Tratado de su Creación, para interpretar, por la vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en el territorio de los Países Miembros, según lo dispone el artículo 32 del mismo Tratado.
3. NORMAS OBJETO DE LA INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL. El Tribunal interpretará las normas indicadas en la consulta, esto es, los artículos 81; 82, literal e); 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. A continuación se inserta el texto de las normas a ser interpretadas: 3.1. Artículo 81. “Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica.
“Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona” 3.2. Artículo 82. “No podrán registrarse como marcas los signos que: (…) “e) Consistan exclusivamente en un signo o indicación que, en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país, sea una designación común o usual de los productos o servicios de que se trate;” 3.3.
Artículo 83. “Así mismo, no podrán registrarse como marca aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;”.
( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.
“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;” Artículo 95.
"Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga vales sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.” 4.
CONSIDERACIONES. Procede, en consecuencia, El Tribunal, a realizar la interpretación prejudicial solicitada, para lo cual analizará principalmente los aspectos relacionados con los requisitos para el registro de las marcas y los impedimentos para su registro; la notoriedad de la marca y las observaciones a la solicitud de registro. 4.1. Requisitos y condiciones para el registro de un signo como marca.
(Artículo 81. Decisión 344). El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, arriba transcrito, contempla las características básicas que debe reunir un signo para ser registrado como marca. Ellas son: la distintividad, la perceptibilidad y la posibilidad de representación gráfica. Por distintividad se conoce la característica que permite diferenciar o distinguir en el mercado los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de aquellos idénticos o similares producidos o comercializados por otra.
Como perceptibilidad se define la capacidad que tiene un signo de poder ser captado por cualquiera de los sentidos. Este concepto constituye la única manera para que el sujeto identifique a la marca y la asocie con un producto o servicio determinado. La condición de susceptibilidad de representación gráfica determina que sobre el signo se pueda realizar una descripción que permita formarse una idea del mismo, utilizando palabras, figuras o signos. Se dice que esta condición hace relación a la materialización del signo.[2] El ordenamiento comunitario vigente (art. 81 de la Decisión 344) al definir el concepto de marca pone el mayor énfasis, sin embargo, en el aspecto de la distintividad cuando señala que marca es “todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona, de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona”.
Un signo es registrable como marca sólo cuando cumple a cabalidad con los tres requisitos enunciados en el artículo 81 ibídem. No obstante, ello sólo no basta. Se requiere, además, que el signo solicitado no se encuentre incurso en alguna de las precisas y taxativas causales de irregistrabilidad de las que se contemplan en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Por ello, en el presente caso, el juez nacional ecuatoriano consultante, cuando actúe como juez comunitario al aplicar las normas pertinentes del ordenamiento jurídico andino, deberá analizar si el signo “NEWGIBB”, cuyo registro se impugna por la sociedad actora, cumple con los requisitos señalados en el citado artículo 81 para determinar luego, si no encaja en alguno o algunos de los conceptos de irregistrabilidad a que anteriormente se hizo alusión, principalmente a los contemplados en los literales e) del artículo 82 y a), d) y e) del artículo 83, que son, precisamente, los indicados en la consulta como relacionados con el acto administrativo demandado. 4.2.
Irregistrabilidad de signos que no cumplan los requisitos y condiciones legalmente establecidos. Irregistrabilidad de signos comunes o usuales (Artículo 82, literal e). Decisión 344). El artículo 82 de la Decisión 344 en su literal e) señala que no podrá registrarse un signo que sea una designación común o usual de productos o servicios, esto es, que no se puede registrar una marca que en el lenguaje corriente o en el uso comercial del país donde se pretende registrar, sea la designación común o usual de los productos que se busca proteger, ya que el nombre mismo del producto o servicio no puede servir como marca.
Sobre el tema este Tribunal ha dicho: “Por carecer de distintividad no pueden ser registradas como marcas las denominaciones genéricas, que no son sino aquellas que se refieren al producto mismo. Si la marca que protege o ampara un producto o servicio es del mismo nombre del producto, pierde distintividad frente a otros productos y por lo tanto no reúne uno de los requisitos esenciales que la norma exige para que pueda constituirse en marca.
En las denominaciones genéricas el nombre del producto que es conocido de manera general y amplia por el público es la designación de la misma marca estableciéndose una relación estrecha y directa entre el nombre a distinguirse y el producto a diferenciarse” [3]. Según tal criterio jurisprudencial, tanto en el caso de los signos genéricos como en el de los descriptivos, para que rija la prohibición de registro, debe existir una relación directa o conexión entre la denominación y el producto que distingue.
Evade la prohibición el hecho de que la designación no tenga vinculación con el objeto en sí mismo y con sus características esenciales. Así, ha puesto de ejemplo el Tribunal que “silla puede ser utilizada para vehículos pero no para muebles, por ser genérico de éstos; “frío” podría emplearse para caramelos pero no para hielo, por denotar la descripción esencial de éste” [4]. 4.3.
Similitud de Signos y Riesgo de Confusión. (Artículo 83, literal a). Decisión 344). La función principal de la marca es la de identificar los productos o servicios de un fabricante o comerciante para diferenciarlos o distinguirlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona. De esta función se sigue que el titular del registro debe contar con la facultad de exclusión referida a la utilización del signo, la cual consiste básicamente en el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca.
Cuando en un mismo mercado, dos o más personas están en capacidad o pretenden utilizar marcas similares o idénticas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera el “riesgo de confusión” al colocarse a los consumidores en incapacidad de distinguir el origen empresarial de los bienes y servicios.
Tal incapacidad es contraria a la libre voluntad con la que deben ellos realizar la elección o escogencia. Por ello, y como una función derivada de la anterior, llamada a evitar que la confusión se presente, la legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.
(artículo 83, literal a)). El Tribunal ha sido reiterativo en sus pronunciamientos sobre el cuidado que se debe tener al practicarse el análisis entre dos signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita pues el juez sólo deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.
En los demás casos de comparación (semejanza o similitud), en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del juez que lo lleva a realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posible.[5] 4.4.
Notoriedad de la marca. (Artículo 83, literales d) y e). D. 344). Las reglas contenidas en el artículo 83, literales d) y e), de la Decisión 344 de la Comisión, contemplan una amplia y especial protección para los signos distintivos que reúnan el requisito de la notoriedad. La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o servicio que con ella se identifica.
La notoriedad es un "status", un elevado grado de aceptación y reconocimiento por parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o servicios como fabricados o prestados por una persona en particular. La notoriedad de la marca es un hecho que debe probarse. Así lo estipula el artículo 84 de la Decisión 344 cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque la marca común, para elevarse al estadio de la marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: calidad del producto, difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc..
La carga de la prueba corresponde a quien alegue la notoriedad, pues con ello se pretende convencer al juzgador de que la marca reputada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes.[6] Corresponde, entonces, a la Autoridad Nacional Competente o al Juez, en su caso, establecer, con base en las probanzas aportadas por quien desea el reconocimiento de marca notoria y por ende la protección especial que de ello se deriva, si una marca tiene o no los atributos de la notoriedad, para lo cual el ordenamiento comunitario establece, en forma no taxativa, los criterios del artículo 84 citado.
Es de advertir que dentro del alcance de la protección especial que otorga la notoriedad comprobada está lo que dispone el artículo 83, literal e), cuando señala que se puede producir confusión con una marca notoriamente conocida, si existe similitud, sin tener en cuenta la clase de los productos o servicios a que ella se refiere ni tampoco aquellos para los cuales se solicita el registro.
De la lectura que hace el Tribunal de los dos incisos objeto de la interpretación se puede colegir que la protección de la marca notoria no se encuentra limitada por los principios de "especialidad" y de "territorialidad" generalmente aplicables con relación a las marcas comunes.[7] 4.5. Procedimiento para el examen de registrabilidad de marcas.
(Artículo 95. Decisión 344). La normativa comunitaria aplicable contempla que admitida la solicitud de registro de la marca por reunir el signo respectivo los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que ostenten un interés legítimo en los resultados de esa solicitud de registro, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).
De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido “el plazo”, la misma oficina decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del signo como marca. De no haber surgido observaciones provenientes de terceros, el artículo 96 ibídem dispone que “vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieran presentado, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca.” Al respecto considera el Tribunal que la facultad otorgada a la oficina nacional competente de proceder al examen de fondo sobre la registrabilidad del signo, es una obligación que precede al otorgamiento o no del registro marcario.
La existencia de “observaciones” compromete más al funcionario en la realización del examen de fondo; pero, la inexistencia de ellas no lo libera de la obligación legal de proceder al mismo. En efecto, la finalidad perseguida por la norma es que el examen de fondo se convierta en una etapa obligatoria del proceso de concesión o denegación de marcas.
Resta advertir que las causales de irregistrabilidad que deben tomarse en cuenta para el examen de fondo, no pueden ser otras que las taxativamente establecidas en los artículos 81, 82 y 83 de la Decisión 344, las cuales deben ser obligatoriamente examinadas por el funcionario competente, tal como en forma reiterada lo ha expresado el Tribunal.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: Primero: Un signo puede registrarse como marca únicamente si reúne los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica a que se refiere el artículo 81 de la Decisión 344 y además, no está incurso en ninguna de las causales de irregistrabilidad a que se refieren los artículos 82 y 83 de la Decisión 344.
Segundo: La existencia del riesgo de confusión es un aspecto de hecho que deberá ser analizado por el administrador o el juez nacional, sujetándose en todo caso, a las reglas de comparación de signos establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Tercero: La protección legal comunitaria a la marca notoria, reconoce al titular de la misma otros derechos que no confiere el registro de las marcas comunes; empero las circunstancias que han dado lugar a la presencia de la notoriedad deben ser probadas.
Alegada la notoriedad como obstáculo para el registro de un nuevo signo, la prueba de tal notoriedad corresponde a quien la alega, quien dispondrá, para ese objeto, de los medios procesales que la legislación interna haya previsto. La protección especial que confiere la marca notoria es independiente de la clase de productos o servicios a que ella se refiere o de aquellos para los cuales se solicita el registro.
Cuarto: No son registrables como marcas los signos descriptivos de productos cuando se refieren al nombre con el cual un producto o servicio es conocido por el público consumidor, sin importar el idioma con el cual sea expresado. Quinto: Admitida a trámite la observación que no incurra en las causales de rechazo mencionadas en el artículo 94 de la Decisión 344, la Oficina Nacional Competente deberá notificar al peticionario para que dentro de los treinta días haga valer sus alegatos.
Vencido este plazo debe decidir las observaciones y luego efectuar indefectiblemente el examen de registrabilidad para concluir pronunciándose expresamente sobre la concesión o denegación del registro de la marca, pronunciamiento que, independientemente de su contenido, favorable o desfavorable, deberá plasmarse en resolución debidamente motivada, la que debe ser notificada al peticionario.
La Segunda Sala del Tribunal Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación al dictar la sentencia dentro del proceso interno Nº 2277-95-MP, de conformidad con el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Notifíquese al juez consultante mediante copia certificada.
Remítase copia a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación oficial. Luis Henrique Farías Mata PRESIDENTE Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Guillermo Chahín Lizcano MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Las marcas NEW-GIBB y PRO-GIBB distinguen bienes comprendidos en la clase 5ª internacional y se destinan a uso en el sector agrícola. [2] Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, Tomo V, Proceso 27-IP-95, Pág.: 90. [3] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.
Sentencia del 03-V-98. Proceso 11-IP-98, Gaceta Oficial N° 359 de 4-VIII-98. Marca: PAVCO NÚCLEO CELULAR. [4] TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. Sentencia de 25-X-96. Proceso 27-IP-95. Marca: “EXCLUSIVA”. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tomo V. Pág. 93. También sobre la utilización de prefijos y sufijos de uso común en las marcas puede consultarse la exposición que al respecto se hace en la sentencia de 7- XI-98, dictada en el proceso 33-IP-98.
Publicada en la G.O.A.C. Nº 416 de 15-III-99. [5] Sobre este tópico puede consultarse la sentencia del TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA del 17-VIII-98. Proceso 4-IP-98. Caso OPTIPAN. En G.O.A.C. Nº 375 de 7-X-98. [6] Véase al respecto lo dicho en la Sentencia de 21-IV-98. Proceso 23-IP- 96. Marca VODKA BALALAIKA. Publicado en G.O.A.C. Nº 354 de 13-VII-98. [7] En similar sentido se pronunció el Tribunal en Sentencia de 8-X-99.
Dentro del Proceso 36-IP-99. Marca FRISKIES. Publicado en G.O.A.C. Nº 504 de 9-XI-99.