PROCESO 96-IP-2000 Interpretación prejudicial de los artículos 83 literal a), y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actora: NOVARTIS AG. Marca: “CLOROTIR”. Proceso interno N° 5711. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los treinta y un días del mes de enero del año dos mil uno en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio del Consejero doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal, el 1º de noviembre del año 2000, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. La parte demandante es la sociedad NOVARTIS AG. y, la demandada la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia. 1.2. Acto administrativo demandado. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad NOVARTIS AG. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 1044, de 29 de enero de 1999, expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual negó el registro de la marca CLOROTIR (nominativa), por considerar entre otros varios fundamentos, que los productos que se pretendía amparar con la misma y los que distingue la marca previamente registrada CLOROPTIC (nominativa) son iguales.

Así mismo se pretende la nulidad de la Resolución Nº 04538 de 19 de marzo de 1999, en la cual el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial de la Superintendencia de Industria y Comercio confirmó en todas sus partes la resolución impugnada. 1.3 Hechos relevantes. En el escrito presentado por el Juez Consultante, esa instancia relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1.

El 8 de julio de 1998, la sociedad NOVARTIS AG., presentó la solicitud Nº 38708/98, en la cual pidió ante la División de Signos Distintivos, el registro de la expresión CLOROTIR (nominativa) destinada a distinguir únicamente “preparaciones farmacéuticas”, productos comprendidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza. 2.

La solicitud Nº 38708/98 fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 466 de 2 de octubre de 1998. No se presentaron observaciones por parte de terceros respecto de aquella. 3. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 01044 de 29 de enero de 1999, “negó el registro de la marca CLOROTIR, por considerar que los productos que se pretendían amparar con la misma y los que distingue la marca previamente registrada vigente CLOROPTIC (nominativa) son iguales, por cuanto están destinados al mismo consumidor y además presentan los mismos canales de comercialización ” 4.

La empresa ALLERGAN INC. es titular de la marca CLOROPTIC (nominativa), solicitada para proteger productos farmacéuticos, veterinarios e higiénicos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebes; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para moldes dentales; desinfectantes; productos para la destrucción de animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Productos comprendidos en la clase 05 de la Clasificación Internacional de Niza, registrada bajo el certificado Nº 71989, vigente hasta el 18 de septiembre del 2000. 5. El 19 de marzo de 1999, la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante Resolución Nº 04538, resolvió dentro del trámite dado al recurso de apelación presentado, confirmar en todas sus partes la Resolución Nº 01044 de 29 de enero de 1999. b) Escrito de demanda La sociedad NOVARTIS AG. por intermedio de su apoderado denuncia la violación por parte de la Administración demandada, de los artículos 83 literal a) y 96 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.

Fundamenta la demanda realizando un análisis relativo a las denominaciones CLOROTIR y CLOROPTIC; demuestra también que existen registradas a nombre de diferentes propietarios, una infinidad de marcas que llevan el prefijo CLOR. Aclara además, mediante documentación, que “la sociedad ALLERGAN INC., propietaria de la marca CLOROPTIC, marca esta última base de la negación de oficio de la Superintendencia, ha manifestado que no tiene objeción para que mi mandante, la sociedad NOVARTIS AG., use y registre en Colombia la marca CLOROTIR para distinguir preparaciones antibióticas orales”.

El apoderado de NOVARTIS AG. argumenta además su demanda, refiriendo algunos artículos y jurisprudencia de la Constitución Política, del Código Contencioso Administrativo de Colombia y, de este Tribunal, que abordan temas de carácter marcario aplicables al caso. c) Contestación de la demanda Es presentada por el apoderado de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia quien argumenta: 1.

Legalidad de los actos administrativos acusados. 2. Negativa simple y llana de los fundamentos de hecho y de derecho de la demandada. 3. Pide se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena cuya violación se acusa, la que se solicita sea tenida como prueba de su parte.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

“Artículo 96.- Vencido el plazo establecido en el artículo 93, sin que se hubieren presentado observaciones, la oficina nacional competente procederá a realizar el examen de registrabilidad y a otorgar o denegar el registro de la marca. Este hecho será comunicado al interesado mediante resolución debidamente motivada”. Por cuanto la controversia suscitada tiene relación con las prohibiciones al registro marcario, de manera especial con las previstas para signos idénticos o semejantes y, además, tiene que ver con el sector farmacéutico, este Tribunal ha considerado conveniente referir de manera complementaria en el ámbito objeto de la interpretación prejudicial requerida, las previsiones doctrinarias y jurisprudenciales aplicables al contexto en referencia. 3.

DEFINICION Y ELEMENTOS DE LA MARCA Es considerado como marca, todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 enumera los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son la perceptibilidad, la distintividad y la susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica Consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

4. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO a) Irregistrabilidad de signos como marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado como marca. El literal a) determina que no podrán registrarse como tales los signos que conforme al artículo 81 no puedan constituir marca. b) El riesgo de confusión El que la autoridad competente llegue a precisar entre dos marcas con similitud fonética, ortográfica, semántica, conceptual o gráfica, la existencia o no del “riesgo de confusión” o la “similitud confusionista”, es para la doctrina y jurisprudencia de este Organismo uno de los aspectos más complejos en el procedimiento de inscripción de marcas.

Es verdad que se han establecido criterios o parámetros que guían al juzgador hacia su determinación. No obstante, una justa apreciación depende del criterio de quien debe tomar la decisión, la que en ningún momento, desde luego, dependerá de su solo arbitrio, sino ha de seguir una vía de análisis, tecnicismo y comparación que le permita pronunciarse fundamentalmente acerca de la existencia o no del riesgo de confusión. Los criterios generales o reglas que según la doctrina pueden ser utilizados por el juzgador para analizar la existencia del riesgo de confusión, se han concretado en los siguientes términos: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

“Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. “Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza del producto. “Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas” (Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, editorial Robis, Buenos Aires, Págs. 351 y ss).

“La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. “Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada”. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de estos elementos”. [1] Otra de las causales de irregistrabilidad de un signo se encuentra determinada en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, la cual señala como tal, al hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca registrada o a una anteriormente solicitada. c) La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a) de la Decisión 344). Este Tribunal ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[2] Cuando dos o más personas, en un mismo mercado, pretenden utilizar marcas similares o idénticas a otras ya solicitadas para su registro o ya registradas para designar productos o servicios idénticos o de la misma naturaleza o finalidad, se genera confusión, por ello, este Tribunal ha insistido en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al practicarse el análisis entre dos signos con el fin de dilucidar si entre ellos se presenta esta situación. La labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y, según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando se trata de marcas idénticas, el análisis se facilita pues el juez sólo deberá precisar si no obstante la identidad entre los signos confrontados el riesgo de confusión no se presenta por estar dirigidos a distinguir productos o servicios disímiles, o si, a pesar de esto, el carácter notorio de la marca preexistente se impone frente al principio de la especialidad.

En los demás casos de comparación (semejanza o similitud), en cambio, el análisis exige un mayor esfuerzo del juez que lo lleva a realizar un juicio de valor sobre si el grado de similitud existente puede o no generar error entre el público consumidor, teniendo en cuenta cuál es el público al que los bienes se encuentran dirigidos y, en fin, toda una serie de factores y elementos cuyo estudio requiere, sin duda, el mayor cuidado y la mayor objetividad posibles.

5. EXAMEN DE REGISTRABILIDAD Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD DE REGISTRO MARCARIO a) Examen de la solicitud de Registro La Decisión 344 exige en sus artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados y, además, que se expresen en ellos los fundamentos en los que se basan para emitirlos.

El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81 ya analizados, y tomando en consideración las prohibiciones determinadas por los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. Además, este Tribunal ha señalado que: “La disposición del artículo 96 impone la obligación a la oficina nacional competente de realizar el examen de registrabilidad de una solicitud marcaria, examen que debe proceder tanto en los casos en que se han presentado observaciones como en aquellos en los que ellas no existan.

La inexistencia de observaciones, por lo tanto, no exime al administrador, de la exigencia de proceder al examen de registrabilidad, y con este fundamento a otorgar o denegar el registro de la marca, resolución debidamente motivada que será comunicada al interesado”. (Proceso 22-IP-96, G.O. Nº 265 de 16 de mayo de 1997) b) Trámite de las observaciones Una vez admitida a trámite la solicitud de registro de la marca por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que tengan interés legítimo en los resultados de esa solicitud, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes, dentro de los treinta días hábiles siguientes (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido ese plazo, la misma oficina competente deberá decidir sobre esas observaciones y acerca de la concesión o denegación del registro solicitado.

6. LAS MARCAS FARMACEUTICAS “El cotejo entre marcas farmacéuticas presenta aspectos especiales a los que el Tribunal se ha referido, entre otros, en el Proceso 13-IP-97 (G.O. Nº 329 del 9 de marzo de 1998 ), en los siguientes términos: ´En las marcas farmacéuticas especialmente, se utilizan elementos o palabras de uso común o generalizado que no deben entrar en la comparación, lo que supone una excepción al principio anteriormente señalado, que el examen comparativo ha de realizarse atendiendo a una simple visión de los signos enfrentados, donde la estructura prevalezca sobre los componentes parciales. ´Si las denominaciones enfrentadas tienen algún elemento genérico común a las mismas “este elemento no debe ser tenido en cuenta en el momento de realizarse la comparación” (Jesús Gómez Montero, “Revista General de Derecho”, Valencia - España, Octubre - Noviembre 1993, Pág. 10389).”[3] Ha dicho así mismo este Tribunal con oportunidad del fallo dictado en el Proceso 48-IP-2000: “En cuanto al examen de las marcas farmacéuticas, el Tribunal observa que inicialmente el examinador, funcionario o juez, al analizar las que protegen ese tipo de productos, aplicó un criterio benévolo en el cotejo, por cuanto consideró que el consumidor es el más interesado, y por tanto cuidadoso, en el examen de lo que compra, aunque no se trate de productos comercializados bajo receta médica.

“Esa jurisprudencia inicial fue posteriormente modificada en el sentido de hacerla descansar en el grado de atención que prestaría el consumidor, pasando entonces a ser el factor determinante las peligrosas consecuencias que puede acarrear para la salud una eventual confusión que llegare a producirse en el momento de adquirir un determinado producto farmacéutico, dado que la ingestión errónea de éste puede producir efectos nocivos y hasta fatales.

Se concluyó por tanto que el criterio aplicable en el cotejo debía ser más riguroso.”[4] Este Tribunal ha considerado finalmente en este campo que: “En cuanto a marcas farmacéuticas el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha similitud, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expendidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno.”[5] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, su solicitud de registro no debe encontrarse afectada por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.

La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. 3. La Oficina Nacional Competente, además, debe realizar necesariamente el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.

Dicho examen debe realizarse aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. 4. El examinador debe también tener en cuenta que en las marcas farmacéuticas se presentan semejanzas atinentes fundamentalmente a prefijos y sufijos que, más que provocar eventuales confusiones, ayudan por el contrario a identificar la naturaleza de los productos comercializados con las mismas.

En consecuencia, al momento de analizar tales marcas, deberá dejar de lado esos elementos genéricos, correspondiéndole por tanto determinar si la distintividad del signo que se pretende registrar surge del resto de los elementos específicos que configuran el conjunto marcario. 5. Con relación a los productos farmacéuticos, es de gran importancia el determinar la naturaleza de los mismos, dado que algunos de ellos corresponden a productos de delicada aplicación, que pueden causar daños irreparables en la salud del consumidor.

Por tanto, lo recomendable en estos casos es aplicar, al momento del análisis de las marcas confrontadas, un criterio riguroso que busque prevenir eventuales confusiones en el público consumidor, dada la naturaleza de los productos por ellas identificados. El Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 5711, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.

Notifíquese al mencionado Consejo mediante copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 9-IP-94, G.O. Nº 180 de 10 de mayo de 1995, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [3] Proceso 30-IP-2000, sentencia de 2 de junio del 2000, G.O. Nº 578 de 27 de junio del 2000, marca: “AMOXIFARMA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [4] Proceso 48-IP-2000, sentencia de 28 de julio del 2000, G.O. Nº 594 de 21 de agosto del 2000, marca: “BROMTUSSIN”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 30-IP-2000, sentencia de 2 de junio del 2000, G.O. Nº 578 de 27 de junio del 2000, marca: “AMOXIFARMA”.

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