PROCESO 16-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literal h), 83 literales a) y f) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador. Interpretación de oficio del literal a) del artículo 82, de los literales d) y e) del artículo 83 y del artículo 95 de la Decisión 344.

Actora: Varela S.A. Marca: “PURO VARELA Y LOGOTIPO”. Proceso interno N° 4737-98 MP. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por la Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, por intermedio de su Presidente, doctor Ernesto Muñoz Borrero.

VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal, el 12 de febrero del año 2001, se encuentra ajustada a las prescripciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.

ANTECEDENTES: 1.1 Partes. La parte demandante es la empresa VARELA S.A. y, las demandadas, el Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, el Director Nacional de Propiedad Industrial, el Procurador General del Estado ecuatoriano, así como, los terceros beneficiarios, la sociedad Jabonería Nacional S.A. y la Fábrica de Aceites La Favorita S.A. 1.2.

Acto administrativo demandado. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad Varela S.A. demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 0961363, de 27 de octubre de 1997, expedida por el Director de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior, por medio de la cual son aceptadas las observaciones formuladas en contra de la solicitud de registro de la denominación “PURO VARELA Y LOGOTIPO” como marca de fábrica, para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 3 de la Clasificación Internacional de Niza y, además, se niega dicho registro, por considerar que las marcas en controversia pueden inducir a engaño y confusión al público consumidor.

En consecuencia, se ordena el archivo del expediente. 1.3 Hechos relevantes. En el escrito presentado por el Juez Consultante, esa instancia relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El 30 de enero de 1996, la sociedad VARELA S.A., a través de su apoderado, presentó la solicitud Nº 65228-96, en la cual pidió ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, el registro de la marca “PURO VARELA Y LOGOTIPO” destinada a distinguir productos comprendidos en la Clase Internacional Nº 3. 2.

Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 372 correspondiente al mes de enero de 1996, pág. 233. 3. El 27 de junio de 1997, la sociedad Jabonería Nacional S.A., formuló observación al registro de la marca “PURO VALERA Y LOGOTIPO”, argumentando que tiene registrada la marca de fábrica “PURO”, inscrita bajo el Nº 2615/91, de 31 de octubre de 1991, para proteger productos de la Clase Internacional Nº 3. 4.

El 23 de julio de 1997, FABRICA DE ACEITES LA FAVORITA S.A., por su parte, presentó también observación, aduciendo ser propietaria de la marca “PURO, SUAVE CON SUS MANOS DURO CON LA MUGRE”, registrada bajo el Nº 658/91 de 24 de abril de 1991, para proteger productos de la misma clase Nº 3. 5. El 23 de septiembre de 1997, la sociedad VARELA S.A. contestó las observaciones presentadas y pidió se revoque la Providencia Nº 0961363, de 27 de octubre de 1997, pronunciada por el Director Nacional de Propiedad Industrial, objeto de la impugnación y, que se acepte el registro de la marca “PURO VARELA Y LOGOTIPO”. b) Escrito de demanda La sociedad VARELA S.A., fundamenta la demanda en el hecho de que el Director Nacional de Propiedad Industrial pasó por alto las reglas recomendadas por la doctrina para el cotejo de marcas.

Que una de las partes integrantes de la marca es la palabra “VARELA”, la misma que constituye la razón social de la empresa, que goza de suficiente distintividad y que por lo tanto no se produce confusión con las marcas en que se apoyan las observaciones formuladas acerca de la respectiva solicitud. Expresa que tampoco existen similitudes que lleven a confusión, ya que las marcas en cotejo son distintas, la una es mixta y las otras denominativas, las que deben ser analizadas de manera conjunta, sin aislar o independizar unas partes de otras.

Afirma que la marca “PURO” de Varela S.A. es famosa y notoria en Colombia y, que, adicionalmente, está registrada en Perú y Venezuela. Agrega que “La marca “PURO VARELA Y LOGOTIPO” es suficientemente distintiva y, por tanto, capaz de ser objeto de registro como marca, pues cumple los requisitos de registrabilidad establecidos en el Art.81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, pues ha sido concebida de modo que especializa, individualiza y singulariza, haciéndola efectivamente distintiva”. c) Contestación de la demanda - El Ministro de Comercio Exterior, Industrialización y Pesca de la República del Ecuador, al contestar la demanda argumenta: Legalidad y validez de la resolución impugnada;

Negativa de los fundamentos de la demanda; y, Pide se solicite al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a), d), y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - El Procurador General del Estado ecuatoriano, por medio de su delegado, comparece al juicio y fija casillero judicial para futuras notificaciones.

Solicita también del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina la interpretación prejudicial de los artículos 81, 82 literales a) y h), 83 literales a), d) y e) y 95 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. - El Director Nacional de Propiedad Industrial se limita a remitir el respectivo expediente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito y fija casillero judicial para las notificaciones que puedan corresponderle. - La sociedad Jabonería Nacional S.A., en calidad de coadyuvante de la Oficina Nacional Competente, por medio de apoderado señala que la observación por élla presentada tiene como fundamento jurídico la disposición contenida en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344 y, reivindica la titularidad de la marca “PURO” en Ecuador.

Expresa que la denominación “PURO VARELA Y LOGOTIPO” viola los artículos 82, literal h) y 83 literal f) de la Decisión 344. - La Fábrica de Aceites La Favorita S.A., en calidad también de coadyuvante de la Administración Nacional, contesta así mismo la demanda, argumentando que la solicitud de registro denegada no cumple con los requisitos de registrabilidad establecidos en el artículo 81 de la Decisión 344 y, al reivindicar su titularidad respecto de la marca PURO, SUAVE CON SUS MANOS DURO CON LA MUGRE, expresa igualmente que se viola el artículo 82 literal h) de la misma Decisión con el pretendido registro de la denominación “Puro Varela y Logotipo”.

Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:

1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.

NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a los siguientes artículos de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: DECISION 344 “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. “Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.

“Artículo 82.- No podrán registrarse como marcas los signos que: ( ) “h) Puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades o la aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate; “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;

( ) “f) Consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente;

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en uso de su natural competencia, considera que la interpretación prejudicial pedida de la Disposición Transitoria Quinta de la Decisión 313 de la Comisión no es procedente, toda vez que el acto impugnado, esto es, la Resolución Nº 0961363, ha sido expedida por el Director Nacional de Propiedad Industrial del Ministerio de Comercio Exterior el 27 de octubre de 1997, cuando se encontraba ya en plena vigencia de Decisión 344, aprobada por el mismo Organo Comunitario, el 21 de octubre de 1993 y, cuyas normas son las únicas aplicables para la solución del asunto controvertido.

Contrariamente a lo expuesto, este Tribunal considera que además de la interpretación prejudicial de las disposiciones precisadas y, con el objeto de cubrir todas las situaciones involucradas en la causa propuesta ante las Autoridades Nacionales, es conveniente extender esa interpretación, esta vez de oficio, a las siguientes normas contenidas también por la Decisión 344 de la Comisión: “Artículo 82 “a) No puedan constituir marca conforme al artículo anterior;

“Artículo 83 ( ) “d) Constituyan la reproducción, la imitación, la traducción o la transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que (sic) solicita el registro o en el comercio subregional, o internacional sujeto a reciprocidad, por los sectores interesados y que pertenezca a un tercero. Dicha prohibición será aplicable, con independencia de la clase, tanto en los casos en los que el uso del signo se destine a los mismos productos o servicios amparados por la marca notoriamente conocida, como en aquellos en los que el uso se destine a productos o servicios distintos.

“Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida; “e) Sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro. “Esta disposición no será aplicable cuando el peticionario sea el legítimo titular de la marca notoriamente conocida;

“Artículo 95.- Una vez admitida a trámite la observación y no incurriendo ésta en las causales del artículo anterior, la oficina nacional competente notificará al peticionario para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, de estimarlo conveniente. “Vencido el plazo a que se refiere este artículo, la oficina nacional competente decidirá sobre las observaciones y la concesión o denegación del registro de marca, lo cual notificará al peticionario mediante resolución debidamente motivada.”

3. DEFINICION DE MARCA Y SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica. a) Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos.

La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad. Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. b) Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.

Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. c) Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos mixtos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.

El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede darse por medio de palabras, vocablos o denominaciones, gráficos, signos mixtos, notas, colores, etc.

4. TIPOS DE MARCAS La doctrina reconoce algunas clases de marcas, como las DENOMINATIVAS, las GRÁFICAS y las MIXTAS, en atención a la estructura del signo. “La MARCA DENOMINATIVA, llamada también nominal o verbal, utiliza un signo acústico o fonético y está formada por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable, que puede o no poseer significado conceptual.

Dentro de éstas subsisten dos grupos que tienen connotación conceptual: las marcas sugestivas que hacen referencia a la naturaleza, cualidades o funciones del producto designado por la marca, y las marcas arbitrarias en las que no existe relación entre su significado y la naturaleza, cualidades y funciones del correspondiente producto.

La MARCA GRÁFICA es la definida como un signo visual porque se dirige a la vista, a fin de evocar una figura que se caracteriza por su forma externa. Dentro de este tipo se encuentra la marca puramente gráfica, que evoca en la mente del consumidor sólo la imagen del signo utilizado en calidad de marca, esto es, un conjunto de líneas, dibujos y en su caso colores; y, la marca figurativa, que evoca en el consumidor un concepto concreto: el nombre que representa este concepto, es también el nombre con en el que es conocida la marca gráfica.

El tercer subgrupo corresponde a la marca que evoca en el consumidor un concepto o motivo al que se llega a través de un proceso de generalización. Las MARCAS MIXTAS son las compuestas por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes)”. [1] a) Naturaleza del distintivo en conflicto El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina observa que la denominación motivo de la controversia corresponde a las marcas mixtas, lo cual sin duda es determinante para el cotejo marcario que ha de efectuar el examinador.

Para el examen de esta clase de signos distintivos es necesario precisar cuál de los dos elementos que los conforman tiene una mayor fuerza de penetración en el público consumidor, a fin de poder identificar el que resulte más importante dentro del conjunto que constituye el signo; elemento que es en definitiva el que lo caracterizará. La jurisprudencia de este Tribunal ha puesto de relieve, cómo el elemento denominativo “de la marca mixta suele ser el más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación de la gráfica, que en un momento dado pueden ser definitivos.” [2] Corresponde por tanto al Juez Consultante, determinar necesariamente y como primer punto del análisis comparativo que realice, cuál de los elementos, el gráfico o el denominativo, que componen el conjunto marcario, es el relevante, dado que es a partir de esa precisión cuando procede el análisis destinado a establecer la existencia o no del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto.

Al respecto, en el caso que se analiza, el juez consultante, deberá acudir a los siguientes criterios generales, a los fines de que, al momento de resolver, pueda orientarse certeramente en la solución del caso concreto: b) Reglas para el cotejo marcario Como reglas o criterios de análisis de las marcas en comparación, el Tribunal ha venido acogiendo en reiterada jurisprudencia, los expuestos por la doctrina, resumiéndolos de la siguiente manera: - La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas; - Las marcas deben ser examinadas en forma sucesiva y no simultánea; - Quien aprecie la semejanza deberá colocarse en el lugar del comprador presunto, tomando en cuenta la naturaleza del producto; - Deben tenerse en cuenta así mismo las semejanzas y no las diferencias que existan entre las marcas.

(BREUER MORENO, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Edit. Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss.) En relación con estos criterios, este Tribunal ha concluido: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas. Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede llevarlo a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio.

En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de cotejo sucesivo entre las marcas, ésto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente las marcas, sino que lo hace en forma individualizada. Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que “la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”.[3] Todo lo anterior se complementa, necesariamente, con el análisis específico que el juez consultante realice de la naturaleza intrínseca de las marcas.

5. EXCEPCIONES AL REGISTRO MARCARIO a) Denominaciones no consideradas marca El ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina contempla en el artículo 82 de la Decisión 344, los impedimentos para que un signo sea considerado como marca. El literal a) de la disposición establece que no podrán registrarse como marca los signos que conforme al artículo 81 de esa Decisión no puedan constituir marca. b) Denominaciones que pueden producir engaño El inciso h) del artículo 82 de la misma Decisión, considera entre esas prohibiciones, al engaño a los medios comerciales o al público en general, en cuanto a la procedencia, la naturaleza, el modo de fabricación, las características o cualidades, etc. del producto, debiendo tenerse presente que la función principal de la marca es la de identificar a los productos y servicios de un comerciante de los de otro.

Esta prohibición hace referencia al engaño o confusión que los signos pueden producir en relación con la procedencia y las características de los productos, derivándose del concepto de marca, en cuanto a su función esencial de identificar los productos o servicios de un empresario o de otro u otros similares o idénticos pertenecientes a diferentes empresarios.

6. PROHIBICIONES PARA EL REGISTRO MARCARIO Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentran los determinados en los literales a), d), e) y f) del artículo 83 de la Decisión 344, los cuales señalan como tales: el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada; que se trate de una reproducción, imitación, traducción o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo notoriamente conocido; que sean similares hasta el punto de producir confusión con una marca notoriamente conocida, independiente de la clase de los productos o servicios para los cuales se solicita el registro; así como que consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o, que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esta persona o de sus herederos, de conformidad con las formalidades establecidas por la legislación nacional correspondiente. a) La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares “a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error”.

(artículo 83, literal a). Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[4] El Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello, por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y, según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.

Cuando las marcas no sólo son idénticas, sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la semejanza. b) La notoriedad de signos distintivos El Profesor Fernández Novoa define a la marca notoria como aquella que goza de difusión y ha logrado el reconocimiento en el círculo de consumidores del producto que identifica.

La doctrina y la jurisprudencia han caracterizado la marca notoria por sus atributos de "difusión" y de "reconocimiento" logrados dentro del círculo de consumidores del producto o del servicio que con ella se identifican. La notoriedad es un status, un elevado grado de aceptación y reconocimiento de parte del público, alcanzado por un signo como consecuencia de su función de distinguir determinado tipo de bienes o de servicios como fabricados o prestados por una persona en particular.

El literal d) del artículo 83 de la Decisión 344, establece una amplia protección para los signos distintivos que posean la característica de notoriedad. Lo hace estableciendo la prohibición para la inscripción de signos que reproduzcan, imiten o transcriban, total o parcialmente, un signo distintivo notoriamente conocido en el país en el que se solicita el registro o, en el comercio subregional o internacional sujeto a reciprocidad.

Este literal establece una amplia protección para los signos distintivos que reúnan condiciones de notorios; no obstante, la notoriedad es un hecho que como se ha dicho debe ser probado. Así lo establece el artículo 84 de esa Decisión cuando señala los elementos que sirven para medir tal circunstancia. Ello porque “ la marca común, para elevarse al estado de marca notoria, debe contar con una serie de factores tales como: difusión de la marca, imagen en el mercado, comercialización del producto, etc.

La carga de la prueba corresponde al titular de la marca, pues ésta puede ser desconocida inclusive por la autoridad administrativa o judicial y la prueba precisamente pretende convencer al juzgador de que la marca alegada como notoria reúne características especiales que no poseen las marcas comunes”.[5] En el literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 se prevé una protección especial a la marca notoriamente conocida, independientemente de la clase de servicios y productos solicitados para el registro, considerando que si existe similitud puede producirse confusión con otra marca.

"Dentro del conflicto suscitado entre una marca notoriamente conocida y una marca común, el punto esencial radica en determinar el momento en que la marca notoriamente conocida debe tener tal calidad a fin, o bien de impugnar con ella un registro o bien para hacer valer preferentemente los derechos que confiere la norma cuando se ha registrado una marca en violación del literal e) del artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena."[6] La independencia de la clase internacional respecto de los productos amparados por una marca eventualmente notoria, de aquellos a ser protegidos por otra marca, sólo podrá ser considerada si dicha notoriedad ha sido probada y oportunamente reconocida por el examinador. c) Utilización de nombres propios, apellidos, seudónimos, etc.

De conformidad con el literal f) del artículo 83 de la Decisión 344, no son registrables los signos que consistan en el nombre completo, apellido, seudónimo, firma, caricatura o retrato de una persona natural distinta del peticionario o, que sea identificado por la generalidad del público como una persona distinta de éste, salvo que se acredite el consentimiento de esa persona o de sus herederos.

Esta disposición, tal como se desprende de su texto, sólo opera respecto de personas naturales y por lo tanto, no es, en manera alguna, aplicable en relación con personas jurídicas o morales o con personas ficticias. Las hipótesis normativas que se contemplan permiten advertir que no es registrable como marca, ni el nombre completo de una persona natural, esto es, sus nombres y apellidos, ni su seudónimo, ni su firma, ni su caricatura, ni su retrato.

Es evidente, por otra parte, que en el mismo estatuto normativo contiene disposiciones que protegen como nombre comercial el de las personas morales, su razón social, etc., caso en el cual no podría hablarse del nombre propio de una persona natural, sino de la razón social o del nombre comercial de una persona jurídica. La doctrina encuentra justificada la prohibición de registrar nombres propios de personas naturales, tal como lo hace la norma interpretada.

En tal sentido cabe destacar la opinión del tratadista Manuel Pachón quien al respecto ha expresado: “Según enseña don Andrés Bello en su gramática de la lengua castellana, se designa con el vocablo nombre a los sustantivos y adjetivos, los cuales pueden clasificarse en propios y apelativos. Por nombre propio se entiende ‘el que se pone a una persona o cosa individual para distinguirlas de las demás de su especie o familia’.

“A nuestro modo de ver la expresión, tal como se utiliza en el derecho marcario colombiano, equivale únicamente a nombre propio de personas y comprende tanto el nombre de pila y el apellido como el solo apellido. Los nombres geográficos también son nombre propios, pero su regulación legal es diferente ”.[7] En similar sentido Otamendi, partiendo de la base de que la protección relativa al nombre sólo es aplicable respecto a las personas físicas, manifiesta que ellas: “ tienen un nombre y un apellido, lo que es vulgarmente conocido como nombre.

La norma ¿se refiere a este conjunto de nombre y apellido?. ¿o también se refiere al apellido en forma individual?. “A principios de este siglo la cuestión fue decidida respondiendo afirmativamente a estas preguntas, aunque desde entonces la jurisprudencia parece haber modificado el criterio ” ( ) “Es indudable que el nombre comprende siempre el nombre y apellido de cualquier persona.

Pero no creo que siempre deba ocurrir lo mismo con relación al apellido. “El nombre identifica a un individuo y es a éste a quien se protege. No siempre sucede lo mismo con relación a un apellido, éste no siempre identifica a un individuo o si se quiere a una familia. Apellidos como ‘Lindbergh, Reuteman o Vilas’, no son comparables a ‘Pérez, González o Díaz’.

En una palabra nadie tiene porque utilizar el nombre de otro, ni su apellido, cuando pueda establecerse, debido a diversas circunstancias que se resumen en la notoriedad, que ese apellido es atribuible a un individuo o a una familia que lo lleve. Hace muchos años la justicia al denegar el registro de la marca ‘Churchill’ dijo: ‘Que si bien las personas se designan comúnmente por su nombre y apellido, en algunos casos es suficiente este último para individualizarlas, cuando quien lo lleva le ha dado notoriedad por su actuación pública destacada o por haberse distinguido en alguna rama de la ciencia’”.[8] También es preciso tomar en cuenta lo que la doctrina y la jurisprudencia señalan acerca de quién tendría la posibilidad de invocar la protección por utilización de su nombre, apellido, seudónimo, etc..

De consuno tratadistas y jueces indican que quien tiene tal derecho es el titular del nombre o sus herederos.

7. TRAMITE DE REGISTRO Y OBSERVACIONES A LA SOLICITUD a) Examen de la solicitud de Registro El examen de registrabilidad que debe practicar la oficina correspondiente, comprende el análisis de todas las exigencias que la Decisión 344 impone para que un signo pueda ser registrado como marca, partiendo de los requisitos establecidos en el artículo 81, ya analizados y, tomando en consideración las prohibiciones que señalan los artículos 82 y 83 de la misma Decisión. b) Trámite de las observaciones Una vez admitida a trámite la solicitud de registro de una marca, por reunir los requisitos formales a que se refiere el artículo 92 de la Decisión 344, la oficina nacional competente procederá a la publicación de la misma, a partir de la cual, los terceros que tengan interés legítimo en los resultados de esa solicitud, podrán formular las “observaciones” que consideren pertinentes dentro de los treinta días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha de dicha publicación (artículo 93).

De existir observaciones, la oficina nacional competente notificará al peticionario “ para que, dentro de treinta días hábiles contados a partir de la notificación, haga valer sus alegatos, ” (artículo 95). Vencido ese plazo, la misma oficina competente deberá decidir sobre esas observaciones y acerca de la concesión o denegación del registro solicitado.

La Decisión 344 exige en los artículos 95 y 96, que los pronunciamientos de las autoridades nacionales respecto de las solicitudes de registro de marcas sean debidamente motivados, es decir, que expresen los fundamentos que los sustentan. Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.

Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, no debe encontrarse afectado por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en los artículos 82 y 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2. La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales.

Para el efecto de la comparación, al juez le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina y la jurisprudencia referidas en esta sentencia. 3. No son registrables los nombres completos, ni el apellido, ni el seudónimo, ni la firma, ni tampoco la caricatura o el retrato de personas naturales distintas del peticionario o, que sean identificadas por la generalidad del público como distintas a él. La titularidad de los derechos para oponerse al registro o para solicitar su anulación en caso de que se haya producido, se radica en cabeza de las personas naturales portadoras del nombre propio protegido o del apellido, o dueñas del seudónimo o de la firma o, sujetos de la caricatura o del retrato.

Puede radicarse también en cabeza de sus herederos, de conformidad con lo que disponga la legislación nacional correspondiente. 4. La marca notoria se caracteriza por sus atributos sobre difusión y reconocimiento logrados en el círculo de consumidores, dentro del cual el signo ha alcanzado un grado especial de aceptación y reconocimiento.

La notoriedad, no obstante, debe necesariamente ser probada por quien la alega, ante las autoridades que conozcan de un procedimiento relacionado con el registro de una determinada marca. 5. La Oficina Nacional Competente debe realizar el examen de registrabilidad, el que comprenderá el análisis de todas las exigencias de la Decisión 344.

Dicho examen debe ser practicado, aún en aquellos casos en que no se hayan presentado observaciones a la solicitud de registro. 6. La Oficina Nacional Competente procederá a la publicación de la solicitud del registro de una marca, a partir de la cual, cualquier persona que tenga legítimo interés en los resultados de esa solicitud, puede presentar observaciones al registro de la misma, dentro de los treinta días hábiles siguientes.

Tienen legítimo interés para presentar esas observaciones, tanto el titular de una marca registrada ante el intento de registrar otra idéntica o similar, así como quien solicitó primero el registro del signo correspondiente. La Segunda Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Distrito de Quito, República del Ecuador, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 4737-98-MP, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.

Notifíquese al mencionado Tribunal mediante copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase, así mismo, copia certificada a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Fernández Novoa, Carlos, Fundamentos de Derechos de Marcas, Edit.

Montecorvo S.A., Madrid, España, 1984, pp. 29 y ss. [2] Proceso Nº 04-IP-88, caso “DAIMLER”, sentencia de fecha 09 de diciembre de 1988, publicada en G.O.A.C. Nº 39 del 29 de enero de 1989. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena. [3] Interpretaciones prejudiciales Nos. 01-IP-87, G.O.A.C. Nº 28, del 15 de febrero de 1987, marca “VOLVO”; y, 40-IP-99, G.O.A.C. Nº 528, de 26 de enero del 2000, marca “LAUREL”, entre otras. [4] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 23-IP-96, sentencia de 21 de abril de 1998, G.O. Nº 354 de 13 de julio de 1998, marca: VODKA BALALAIKA. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [6] Ibídem [7] PACHON MUÑOZ, Manuel. Manual de Propiedad Industrial. Edit. Temis. 1984. pág. 96. [8] OTAMENDI, Jorge. “Derecho de Marcas”.

Abeledo-Perrot. Buenos Aires. 1989. pág. 96.