PROCESO 20-IP-2001 Interpretación prejudicial del artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actora: LIPHA. Marca: “SYNERGON”. Proceso interno Nº 6012. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 14 de febrero del año 2001, se encuentra ajustada a las disposiciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Es demandante en esta acción la sociedad LIPHA, siendo demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y, considerada como tercero interesado, la compañía Nature’s Sunshine Products Inc. 1.2. Acto administrativo demandado. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad LIPHA demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 06038, de 31 de marzo de 1999, expedida por la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual se niega registro como marca de fábrica para la denominación “SYNERGON”, solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 5 de la Clasificación Internacional de Niza.
Solicita además, la nulidad de la Resolución Nº 12143, de 30 de junio de 1999, expedida por el Jefe de la División de Signos Distintivos de la misma Dependencia, mediante la cual ha sido resuelto el recurso de reposición interpuesto y se confirma la Resolución anterior; y, finalmente, propone la nulidad de la Resolución Nº 16625, de 23 de agosto del mismo año, a través de la cual la misma Superintendencia niega la revocatoria planteada por la recurrente, confirma la decisión contenida en la Resolución Nº 06038 y, declara agotada la vía gubernativa. 1.3.
Hechos relevantes. La Instancia Consultante, relieva los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. La sociedad LIPHA, constituida en Francia, con domicilio en la ciudad de Lyon, a través de su apoderado presentó el 9 de junio de 1998 una solicitud en la cual pidió ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la marca “SYNERGON” destinada a distinguir productos comprendidos en la clase internacional Nº 5. 2.
Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de Propiedad Industrial Nº 464, de 21 de agosto de 1998. 3. La firma Nature’s Sunshine Products Inc., formuló oposición al registro de la marca SYNERGON, aduciendo ser propietaria de la marca SYNERPRO. 4. La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº 06038, de 31 de marzo de 1999, en la que declara infundada la observación presentada por la firma Nature’s Sunshine Products Inc., sin embargo de lo cual niega la solicitud de registro de la marca “SYNERGON”, fundamentando la existencia de un registro previamente conferido para la marca “SYNERGEN” que distingue productos también de la clase 5. 5.
La sociedad LIPHA interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación contra la Resolución Nº 06038 de 31 de marzo de 1999. 6. El 30 de junio de 1999, la Jefe de División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición, expide la Resolución Nº 12143, en la que expresa que “entre el signo SYNERGON y la marca SYNERGEN, de la sociedad Lipha, además de distinguir productos de la misma clase existen semejanzas gráficas y fonéticas que pueden inducir al público consumidor a error.
Por consiguiente estos signos no pueden coexistir en el mercado, pues generarían confusión en el público consumidor”. 7. El 3 de agosto del mismo año, mediante Resolución Nº 16625, el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial decide confirmar la Resolución 06038, fundamentando que: “si bien es cierto el vocablo Syner es de uso común para los productos de la clase 5, no lo es menos que analizadas en su conjunto las marcas en confrontación Synergon (solicitada) y Synergen (registrada) existen semejanzas, desde el punto de vista gráfico, fonético y visual, que pueden inducir al consumidor a error, toda vez que lo único que se cambia dentro del signo solicitado es una vocal.” “En consecuencia esta Delegatura considera que del examen de los signos en confrontación, en su conjunto presentan suficientes semejanzas las cuales imposibilitan la coexistencia de las marcas en el mercado.” b) Escrito de demanda La sociedad LIPHA, fundamenta la demanda argumentando que la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio violó el artículo 83, literal a) de la Decisión 344, en torno a lo cual manifiesta: “Si se lee con detenimiento, el artículo exige la marca que se solicita sea semejante de tal forma, que sea susceptible de inducir al público a error, y que sea para los mimos productos o servicios o para productos o servicios relacionados para que opere la causal de irregistrabilidad.
La Superintendencia no puede negar el registro de la marca SYNERGON, toda vez que no existe entre ésta y la marca SYNERGEN, una similitud susceptible de inducir al público a error, las marcas SYNERGON y SYNERGEN solamente tienen en común la raíz “SYNER” por lo que no se puede derivar de ésta, una semejanza capas de confundir a los consumidores.
En efecto, se trata de dos expresiones distintas pero que comparten una misma raíz, la cual es frecuente o usual en marcas de la clase quinta (5) Internacional, por lo cual se ha convertido en una raíz de uso común o necesario para todos los empresarios del sector”. Agrega que: “ la Sociedad Synergen Inc., hubiese considerado que la marca solicitada lesionaba de alguna manera sus intereses hubiera presentado oportunamente observaciones contra la misma o por lo menos habría advertido a la Oficina de Marcas de la existencia de su registro.
En conclusión vemos como la División de Signos Distintivos expidió una Resolución totalmente errada al negar la marca SYNERGON, puesto que como quedó demostrado NO es posible que la coexistencia de las marcas SYNERGON Y SYNERGEN sea susceptible de inducir al público a error, máxime si tenemos en cuenta que actualmente coexisten en registro marcas más parecidas a la marca base de esta decisión que la marca de mi representado”. c) Contestación de la demanda 1.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda niega haber incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Manifiesta que como Oficina Nacional Competente se ajustó plenamente al trámite administrativo establecido en materia marcaria, garantizando el debido proceso y el derecho de defensa.
Argumenta además, que “En opinión de este Despacho entre la expresión que se pretende registrar como marca SYNERGON y la marca en que se base la observación SYNEPRO, no existen semejanzas que produzcan confusión entre los signos cotejados, por el contrario entre la marca solicitada SYNERGON y la marca encontrada de oficio SYNERGEN, si existen grandes semejanzas gráficas, fonéticas y en mayor medida conceptuales que pueden inducir al público consumidor a error, ya que la marca solicitada reproduce el signo registrado sin que la variación introducida por esta, en el cambio de la vocal E por la O, dote de distintividad a la marca cuyo registro se solicita, que ampara la misma clase de productos que esta; circunstancias que junto con la identidad en el tipo de comercialización y distribución de dichos productos en el mercado, acrecientan el riesgo de confusión que representaría la coexistencia de las marcas en cotejo frente a los consumidores que serían susceptibles de caer en engaño respecto de la procedencia y origen de dichos productos, en tanto que podrían suponer erróneamente que los productos que amparan las marcas en conflicto tienen una misma fuente de procedencia. Por consiguiente estas marcas no pueden coexistir en el mercado sin generar confusión en el público consumidor.
En consecuencia, la marca objeto de la solicitud está comprendida en la causal de irregistrabilidad establecida en el artículo 83 literal a) de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena”. En la contestación a la demanda, la Superintendencia destaca alguna jurisprudencia originada en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en el Proceso 14-IP-98 y, solicita la interpretación prejudicial por parte del Organismo, del literal a) del artículo en referencia. 2.
La compañía Nature’s Sunshine Products no contesta la demanda. Con vista de lo anteriormente expuesto, este Tribunal, CONSIDERANDO:
1. COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.
NORMAS A SER INTERPRETADAS Corresponden a la siguiente disposición de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
3. IMPEDIMENTOS PARA EL REGISTRO MARCARIO Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentra, precisamente, el determinado en el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, el cual señala como tal, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada. La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal objeto de esta interpretación prejudicial.
Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[1] El Tribunal ha enfatizado en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base a principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la identidad al de la similitud.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo anterior, no obstante, se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [2]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mencionado tratadista ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ‘disecarlas’, que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “Respecto a la cuarta regla, el mencionado tratadista Breuer ha expresado que "la similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [3]
4. LAS MARCAS FARMACEUTICAS Y EL EXAMEN PARA SU REGISTRO En el caso motivo de esta interpretación prejudicial, por tratarse de marcas que amparan productos farmacéuticos, es conveniente referir lo que a este respecto este órgano jurisdiccional ha manifestado en el Proceso 13-IP- 97, publicado en la Gaceta Oficial Nº 329 de 9 de marzo de 1998: “Este Tribunal se inclina por la tesis de que en cuanto a marcas farmacéuticas, el examen de la confundibilidad debe tener un estudio y análisis más prolijo evitando el registro de marcas cuya denominación tenga una estrecha confusión, para evitar precisamente, que el consumidor solicite un producto confundiéndose con otro, lo que en determinadas circunstancias puede causar un daño irreparable a la salud humana, más aún considerando que en muchos establecimientos, aun medicamentos de delicado uso, son expedidos sin receta médica y con el solo consejo del farmacéutico de turno”.
En este contexto este Tribunal ha considerado, vista la importancia de proteger al consumidor en materia de productos destinados al cuidado de la salud, que en el cotejo de las denominaciones cuyo registro como marca de fábrica ha sido solicitado, “Deberá tenerse en cuenta la visión de conjunto, la totalidad de sus elementos integrantes, la unidad fonética y gráfica de los nombres, su estructura general y no las partes aisladas unas de otras, ni los elementos particulares distinguibles en los nombres, ya que por tratarse de estructuras lingüísticas deberá atenderse antes que nada a la fonética.
Debe evitarse, entonces, la disección o fraccionamiento de los nombres que se comparan, o el pretender examinarlos en sus detalles, ya que el consumidor medio no procede en tal forma. Por lo mismo, deberá ponerse atención preferente a los elementos caracterizantes de cada denominación, de los cuales suele depender en la práctica la primera impresión o impacto que recibe ese consumidor medio ante el nombre que sirve de marca”. [4] Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1.
La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para el efecto de la comparación, al juez le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina y la jurisprudencia resaltadas en esta sentencia. 2.
El examen técnico atinente a signos distintivos de productos farmacéuticos deberá ser siempre más exigente, pues la delicadeza en la utilización de tales productos por parte del público al que están destinados, puede ocasionar, por efectos de la confusión, daños graves e incluso irreparables. El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 6012, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado.
Notifíquese al mencionado Consejo por medio de copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional. Remítase copia, así mismo, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Juan José Calle y Calle MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [3] Ibídem [4] Proceso 09-IP-94, de 24 de marzo de 1995. En G.O.A.C Nº 180, de 10 de mayo de 1995, marca: “DIDA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.