PROCESO 33-IP-2001 Interpretación prejudicial de los artículos 81, 83 literal a), 102, 146 y 147 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, solicitada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Actor: INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. Marca: “BUNKER”.
Proceso interno Nº 5956. Magistrado Ponente: Rubén Herdoíza Mera EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA, En Quito a los nueve días del mes de mayo del año dos mil uno; en la solicitud sobre interpretación prejudicial formulada por el Consejo de Estado de la República de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, por intermedio de su Consejera de Estado, doctora Olga Inés Navarrete Barrero.
VISTOS Que la solicitud recibida por este Tribunal el 10 de abril del año 2001, se encuentra ajustada a las disposiciones del artículo 61 de su Estatuto, y que en consecuencia ha sido admitida a trámite. 1.
ANTECEDENTES: 1.1. Partes. Es demandante en esta acción la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.- INDUCALSA, siendo demandada, la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia y, considerado como tercero interesado en el proceso, el señor GERMÁN LAISECA HERNÁNDEZ. 1.2. Actos administrativos demandados. La interpretación se plantea en razón de que la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.-INDUCALSA demanda ante la jurisdicción consultante, la declaratoria de nulidad de la Resolución Nº 14051, de 22 de julio de 1999, expedida por el Superintendente de Industria y Comercio de Colombia, por medio de la cual se revoca la Resolución Nº 23069, de 29 de agosto de 1997, por la que la División de Signos Distintivos, resolviendo el recurso de apelación, declara fundada la observación presentada por INDUCALSA y se niega el registro como marca de fábrica para la denominación “BUNKER”, solicitada para distinguir productos comprendidos en la clase Nº 25 de la Clasificación Internacional de Niza., por considerar que la denominación enunciativa BUNKER y la marca BUNKY son confundibles. 1.3.
Hechos relevantes. La Instancia Consultante, destaca los siguientes aspectos: a) Los hechos 1. El señor GERMÁN LAISECA HERNÁNDEZ, domiciliado en Ibagué, Tolima, Colombia, a través de apoderado presentó el 30 de diciembre de 1994 una solicitud en la cual pidió ante la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, el registro de la marca “BUNKER” destinada a distinguir productos comprendidos en la clase internacional Nº 25. 2.
Dicha solicitud fue publicada en la Gaceta de la Propiedad Industrial Nº 412, de 30 de enero de 1995, pág. 234. 3. La sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A.-INDUCALSA, con domicilio en Quito, Ecuador, por intermedio de apoderado, formuló oposición al registro de la marca BUNKER, aduciendo ser propietaria de la marca mixta BUNKY, registrada en Colombia desde el 31 de octubre de 1994 mediante Resolución Nº 44306 y, que distingue productos también de la clase 25. 4.
La División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, expidió la Resolución Nº 23069, de 29 de agosto de 1997, por medio de la cual declara fundada la observación presentada por INDUCALSA, y niega el registro para la marca “BUNKER”. 5. El señor GERMÁN LAISECA HERNÁNDEZ, interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, contra la Resolución Nº 23069 de 29 de agosto de 1997. 6.
El 10 de mayo de 1999, la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio, resolviendo el recurso de reposición, expide la Resolución Nº 08559, en la que confirma la Resolución Nº 23069 de 29 de agosto de 1997 y niega así mismo el registro de la marca BUNKER, por considerar que esa denominación es confundible con la marca registrada BUNKY. 7.
El 22 de julio de 1999, mediante Resolución Nº 14051, el Superintendente de Industria y Comercio decide revocar la resolución Nº 23069 de 29 de agosto de 1997, emanada de la División de Signos Distintivos, concediendo, contrariamente, el registro de la marca nominativa BUNKER para distinguir productos de la clase internacional 25, por el término de diez (10) años, en favor del señor GERMÁN LAISECA HERNÁNDEZ.
Se declara en esta Resolución, además, que se agota con ella la vía gubernativa. 8. El 4 de agosto de 1999 fue notificada la resolución Nº 14051 de 22 de julio de 1999 a la sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. INDUCALSA, la misma que decide iniciar la acción de nulidad y restablecimiento del Derecho, objeto de la controversia en que se origina el pedido de interpretación prejudicial. b) Escrito de demanda La sociedad INDUSTRIA NACIONAL DE CALZADO S.A. INDUCALSA, fundamenta su demanda argumentando que la Superintendencia de Industria y Comercio violó los artículos 81, 83 literal a), 102, 146 y 147 de la Decisión 344, entre otras disposiciones internas colombianas, en torno a lo cual manifiesta: “Lo anterior, debido a que al otorgar la marca BUNKER Clase 25 al señor GERMAN LAISECA HERNANDEZ, por resolución No. 14051 del 22 de julio de 1999, que revocó la resolución No. 23069 del 29 de agosto de 1997, permitió la coexistencia de dos signos confundibles como sucede con las marcas BUNKY Y BUNKER marcas que se encuentran registradas para distinguir los mismos productos de la clase 25 internacional”.
En la demanda se destaca alguna jurisprudencia originada en el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en los Procesos 1-IP-87, 2- IP-95, 27-IP-95 y 4-IP-94. c) Contestación de la demanda 1. La Superintendencia de Industria y Comercio, al contestar la demanda niega haber incurrido en violación de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena.
Argumenta que el fundamento de los actos administrativos acusados y expedidos por el Superintendente Delegado para la Propiedad Industrial, se ajustó plenamente a derecho y a lo establecido en las normas vigentes en materia marcaria, manifestando, en lo fundamental, que: “Efectuado el examen sucesivo y comparativo entre las marcas “BUNKY” y “BUNKER” clase 25, se concluye que no existen semejanzas gráficas, ortográficas y conceptuales y por lo tanto, su coexistencia en el mercado no conllevan a error al público consumidor.
“En consecuencia, la marca “BUNKER” solicitada por Germán Laiseca Hernández, para distinguir productos de la clase 25 es registrable y cumple todos los requisitos establecidos en la norma comunitaria y se dan todos los presupuestos señalados en el artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena y no se encuadra dentro de las causales de irregistrabilidad.
“La resolución nº 14964 del 30 de julio de 1998 proferida por la Superintendencia de Industria y Comercio no es nula, se ajusta a pleno derecho y a las disposiciones legales vigentes de ese entonces y aplicables sobre marcas y no violenta normas de carácter superior como lo aduce la parte demandante.” En su contestación a la demanda refiere jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, como la sentada en los Procesos 14- IP-98, 22-IP-96, 1-IP-87. 2.
El señor GERMÁN LAISECA HERNÁNDEZ, por su parte, argumenta no haberse violado ninguna de las normas contenidas en la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Expresa: “De lo expuesto se concluye que si bien entre la expresión BUNKER y la expresión BUNKY, existen semejanzas de índole gramatical, esto no constituye suficiente elemento para determinar que entre los anteriores signos se presenta error o confusión en el público.
La expresión BUNKER, posee una identidad propia frente a BUNKY, por consiguiente el consumidor no entrará en incertidumbre, frente al producto que desea adquirir, por cuanto el contenido conceptual de las dos expresiones, producen efectos totalmente diversos, lo que le permitirá diferenciarlos.” Con base en lo anteriormente expuesto, este Tribunal, 2.
CONSIDERA: 2.1. Competencia del Tribunal Este Tribunal es competente para interpretar, en vía prejudicial, las normas que conforman el ordenamiento jurídico del Acuerdo de Cartagena, siempre que la solicitud provenga de un juez nacional competente, como lo es en este caso la jurisdicción consultante, conforme lo establece el artículo 32 del Tratado de Creación del Organismo. 2.2.
Normas a ser interpretadas Corresponden a la siguiente disposición de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena: “Artículo 81.- Podrán registrarse como marcas los signos que sean perceptibles, suficientemente distintivos y susceptibles de representación gráfica. "Se entenderá por marca todo signo perceptible capaz de distinguir en el mercado, los productos o servicios producidos o comercializados por una persona de los productos o servicios idénticos o similares de otra persona.
“Artículo 83.- Asimismo, no podrán registrarse como marcas aquellos signos que, en relación con derechos de terceros, presenten algunos de los siguientes impedimentos: “a) Sean idénticos o se asemejen de forma que puedan inducir al público a error, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error;
“Artículo 102.- “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”. Interpretación de los artículos 146 Y 147 de la Decisión 344 El Tribunal ha expresado que los artículos 146 y 147 de la Decisión 344 hacen referencia a compromisos de los Países Miembros de la Comunidad Andina, adquiridos desde la entrada en vigencia de la Decisión 311.
Estos compromisos, de carácter nacional, no pueden ser invocados ni aplicados a los casos en que los particulares participen con intereses individuales. Los compromisos sobre los que versan dichos artículos, constituyen obligaciones asumidas por los Países Miembros, cuyo cumplimiento deberá concretarse en el fortalecimiento institucional de los órganos de protección de la propiedad industrial en la subregión "con miras a la consolidación de un sistema de administración comunitaria". 2.3.
Definición de marca y sus elementos constitutivos La marca es definida como todo signo visible, capaz de distinguir los bienes o servicios producidos o comercializados en el mercado por una persona, de los bienes o servicios idénticos o similares de otra. El artículo 81 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena establece los requisitos que debe reunir un signo para ser registrable, los cuales son: perceptibilidad, distintividad y susceptibilidad de representación gráfica.
Perceptibilidad Siendo la marca un signo inmaterial, para que pueda ser percibido o captado por uno de los sentidos (vista, olfato, audición, gusto y tacto), es indispensable su materialización o exteriorización por medio de elementos que transformen lo inmaterial o abstracto en algo perceptible o identificable por aquellos. La perceptibilidad, precisamente, hace referencia a todo elemento, signo o indicación que pueda ser captado por los sentidos para que, por medio de éstos, la marca penetre en la mente del público, el cual la aprehende y asimila con facilidad.
Por cuanto para la recepción sensible o externa de los signos se utiliza en forma más general el sentido de la vista, han venido caracterizándose preferentemente aquellos elementos que hagan referencia a una denominación, a un conjunto de palabras, a una figura, un dibujo, o a un conjunto de dibujos. Distintividad El artículo 81 se refiere también a la distintividad, considerada característica y función primigenia que debe reunir todo signo para ser susceptible de registro como marca; lleva implícita la necesaria posibilidad de distinguir unos productos o servicios de otros, haciendo viable de esa manera la diferenciación por parte del consumidor.
Será entonces distintivo el signo cuando por sí solo sirva para identificar un producto o servicio, sin que se confunda con él o con las características esenciales o primordiales de aquellos. Susceptibilidad de representación gráfica La susceptibilidad de representación gráfica consiste en representaciones realizadas a través de palabras, gráficos, signos, colores, figuras etc., de tal manera que sus componentes puedan ser apreciados en el mercado de productos.
El signo tiene que ser representado en forma material para que el consumidor a través de los sentidos lo perciba, lo conozca y lo solicite. La traslación del signo del campo imaginativo de su creador hacia la realidad comercial, puede entonces darse, como se ha dicho, por medio de los elementos antes indicados. 2.4. Prohibiciones para el registro marcario Entre los impedimentos para el registro de un signo se encuentra, precisamente, el determinado por el literal a) del artículo 83 de la Decisión 344, el cual señala como tal, el hecho de que los signos sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada.
La similitud o semejanza La legislación andina ha determinado que no pueden ser objeto de registro aquellos signos que sean idénticos o similares, conforme lo establece el literal objeto de esta interpretación prejudicial. Este Tribunal al respecto ha señalado: “La marca tiene como función principal la de identificar los productos o servicios de un fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza, pertenecientes a otra empresa o persona; es decir, el titular del registro goza de la facultad de exclusividad respecto de la utilización del signo, y le corresponde el derecho de oponerse a que terceros no autorizados por él hagan uso de la marca”.[1] Ha enfatizado además en sus pronunciamientos, acerca del cuidado que se debe tener al realizarse el análisis entre dos signos para determinar si entre ellos se presenta el riesgo de confusión. Ello por cuanto la labor de determinar si una marca es confundible con otra, presenta diferentes matices y complejidades, según que entre los signos en proceso de comparación exista identidad o similitud y según la clase de productos o servicios a los que cada uno de esos signos pretenda distinguir.
Cuando las marcas no sólo son idénticas sino que tienen por objeto individualizar unos mismos productos o servicios, el riesgo de confusión es absoluto. Podría presumirse, incluso, la presencia de la confusión. El Tribunal observa también que la determinación de la confundibilidad corresponde a una decisión del funcionario administrativo o, en su caso, del juzgador, quienes alejándose de un criterio arbitrario, han de determinarla con base en principios y reglas que la doctrina y la jurisprudencia han sugerido, a los efectos de precisar el grado de confundibilidad, la que va del extremo de la similitud al de la identidad.
Resulta en todo caso necesario considerar las siguientes características propias de la situación de semejanza: Similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Al respecto señala el profesor OTAMENDI, que aquella es la que “deriva del mismo parecido conceptual de las marcas. Es la representación o evocación [de] una misma cosa, característica o idea la que impide al consumidor distinguir una de otra” (Derecho de Marcas, pág. 152).
En consecuencia, pueden ser considerados confundibles signos que aunque visual o fonéticamente no sean similares, puedan sin embargo inducir a error al público consumidor en cuanto a su procedencia empresarial, en caso de evocar, como ya se ha expresado, la misma o similar idea; Similitud ortográfica, que se presenta por la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud, el número de sílabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden inducir en mayor o menor grado a que la confusión sea más palpable u obvia;
Similitud fonética, que se da entre signos que al ser pronunciados tienen una fonética similar. La determinación de tal similitud depende de la identidad en la sílaba tónica, o de la coincidencia en las raíces o terminaciones, entre otros. Sin embargo, deben tenerse en cuenta las particularidades que conserva cada caso, con el fin de determinar si existe la posibilidad real de confusión. Todo lo anterior, no obstante, se encuentra ligado con las siguientes reglas para realizar el cotejo marcario: "Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.
"Regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. "Regla 3.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos. "Regla 4.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas" [2]. Acerca de la utilidad y aplicación de estos parámetros técnicos, el mencionado tratadista ha manifestado adicionalmente: “La primera regla y la que se ha considerado de mayor importancia, es el cotejo en conjunto de la marca, criterio que se adopta para todo tipo o clase de marcas.
“Esta visión general o de conjunto de la marca es la impresión que el consumidor medio tiene sobre la misma y que puede Ilevarle a confusión frente a otras marcas semejantes que se encuentren disponibles en el comercio. “En las marcas es necesario encontrar la dimensión que con mayor intensidad penetra en la mente del consumidor y determine así la impresión general que el distintivo causa en el mismo.
“La regla de la visión en conjunto, a más de evitar que sus elementos puedan ser fraccionados en sus partes componentes para comparar cada componente de una marca con los componentes o la desintegración de la otra marca, persigue que el examen se realice a base de las semejanzas y no por las diferencias existentes, porque éste no es el camino de comparación utilizado por el consumidor ni aconsejado por la doctrina.
“En la comparación marcaria, y siguiendo otro criterio, debe emplearse el método de un cotejo sucesivo entre las marcas, esto es, no cabe el análisis simultáneo, en razón de que el consumidor no analiza simultáneamente todas las marcas sino lo hace en forma individualizada. El efecto de este sistema recae en analizar cuál es la impresión final que el consumidor tiene luego de la observación de las dos marcas.
Al ubicar una marca al lado de otra se procederá bajo un examen riguroso de comparación, no hasta el punto de ´disecarlas', que es precisamente lo que se debe obviar en un cotejo marcario. “La similitud general entre dos marcas no depende de los elementos distintos que aparezcan en ellas, sino de los elementos semejantes o de la semejante disposición de esos elementos”. [3] 2.5.
Derechos que confiere el registro En la doctrina y en diversas legislaciones encontramos dos sistemas para la protección de un signo: el sistema declarativo, que protege a la marca únicamente por su uso y, el sistema atributivo que sólo confiere derecho al uso exclusivo a raíz de la inscripción del signo en el respectivo registro. La norma comunitaria que consagra el artículo 102 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, corresponde al sistema atributivo, en el cual el derecho nace exclusivamente del registro del signo;
"es decir en las normas del ordenamiento jurídico andino el registro es título constitutivo del derecho de marcas."[4] La doctrina reconoce tres facultades que se derivan del registro y, por el cual el titular puede hacer valer su derecho de propietario: "La facultad de aplicar la marca al producto, que puede ejercerla sobre el mismo producto, o sobre su envase o envoltorio; y además se le faculta para interponer acciones a fin de impedir que esas mismas acciones o hechos puedan realizarse o ejecutarse por terceros sobre productos similares que ostentan signos iguales o semejantes a los suyos;
"Una segunda facultad, entraña la capacidad de comerciar esos productos o servicios con identificación de su marca. En la faceta negativa, esa facultad se traduce en la prohibición que puede lograr el titular para que terceros vendan productos o suministren servicios, bajo el amparo de un signo igual o similar; "La tercera facultad hace referencia al campo publicitario, en el que el titular puede utilizar la marca en avisos publicitarios, impidiendo que terceros lo realicen con esa misma marca." [5] El valor constitutivo del registro de marca se da desde el momento mismo de su concesión por parte de la Oficina Nacional Competente, adquiriendo su titular el derecho exclusivo sobre una marca para usarla en la identificación de sus productos y servicios.
Con fundamento en las consideraciones anteriores, EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA C O N C L U Y E: 1. Para que un signo sea registrable como marca, a más de cumplir los requisitos de distintividad, perceptibilidad y susceptibilidad de representación gráfica, su solicitud de registro no debe encontrarse afectada por alguna de las causales de irregistrabilidad establecidas en el artículo 83 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 2.
La Oficina Nacional Competente deberá analizar el grado de confusión que produzca una marca, considerando que ese riesgo puede darse, según lo ha expresado este Tribunal, por similitudes gráficas, fonéticas y conceptuales. Para el efecto de la comparación, al -examinador le corresponde aplicar las reglas reconocidas por la doctrina, así como por la jurisprudencia de este Organismo. 3.
El sistema andino marcario determina que la única forma de adquirir el derecho al uso exclusivo de una marca y de ejercer las acciones provenientes del ius prohibendi, es con el registro del signo en la respectiva Oficina Nacional Competente. El Consejo de Estado de la Republica de Colombia, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, deberá adoptar la presente interpretación prejudicial al dictar sentencia en el proceso interno N° 5956, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, codificado por medio de Decisión 472 de la Comisión. Notifíquese al mencionado Consejo por medio de copia certificada, en cumplimiento del artículo 64 del Estatuto de este Organo Jurisdiccional.
Remítase copia, así mismo, a la Secretaría General de la Comunidad Andina para su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Guillermo Chahín Lizcano PRESIDENTE Luis Henrique Farías Mata MAGISTRADO Rubén Herdoíza Mera MAGISTRADO Gualberto Dávalos García MAGISTRADO Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.- La sentencia que antecede es fiel copia del original que reposa en el expediente de esta Secretaría. CERTIFICO.- Eduardo Almeida Jaramillo SECRETARIO ----------------------- [1] Proceso 46-IP-2000, sentencia de 26 de julio del 2000, G.O. Nº 594, de 21 de agosto del 2000, marca: “CAMPO VERDE”.
TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [2] Pedro C. Breuer Moreno, “Tratado de Marcas de Fábrica y de Comercio”, Editorial Robis, Buenos Aires, pág. 351 y ss. [3] Ibídem [4] Proceso 20-IP-98, de 7 de agosto de 1998, G.O. No. 393, de 14 de diciembre de 1998, marca: “RÍO CLARO” (nominativa), TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA. [5] Proceso 4-IP-94, de 7 de agosto de 1995, G.O. No. 189, de 15 de septiembre de 1995, marca: “EDEN FOR MAN – Etiqueta”, TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA COMUNIDAD ANDINA.